Immaterialgüter-, Wettbewerbs- und Kartellrecht

 

Bundesgericht 

Tribunal fédéral 

Tribunale federale 

Tribunal federal 

 

 

 

 

4A_480/2024  

 

 

Urteil vom 24. Januar 2025  

 

I. zivilrechtliche Abteilung  

 

Besetzung 

Bundesrichterin Kiss, präsidierendes Mitglied, 

Bundesrichter Denys, Rüedi, 

Gerichtsschreiber Leemann. 

 

Verfahrensbeteiligte 

A.________ GmbH, 

vertreten durch Rechtsanwälte Dr. Gregor Wild und Fabio Versolatto, 

Beschwerdeführerin, 

 

gegen  

 

B.________ Inc., 

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Michael Treis und Rechtsanwältin Dr. Fabienne Bretscher, 

Beschwerdegegnerin. 

 

Gegenstand 

Rückweisung; UWG, 

 

Beschwerde gegen das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 15. Juli 2024 (HG240063-O). 

 

 

 

A.  

 

A.a. Die A.________ GmbH (Klägerin, Beschwerdeführerin) ist eine Gesellschaft mit Sitz in Schmallenberg, Deutschland. Sie bezweckt die Herstellung und den Vertrieb von Textilien aller Art.  

Die B.________ Inc. (Beklagte, Beschwerdegegnerin) ist eine nach dem Recht von Delaware gegründete Gesellschaft mit Sitz in San Clemente, USA. Sie vertreibt Socken und weitere Kleidungsstücke, unter anderem in der Schweiz. 

 

A.b. Die Klägerin ist Inhaberin der folgenden am 21. November 1984 eingetragenen Schweizer Marke Nr. 2P-334167:  

 

 

 

Sie ist zudem Inhaberin der internationalen Marken Nr. 982019, Nr. 1017273, Nr. 1007952, Nr. 982021, Nr. 982018 und Nr. 1179560 mit Schutzwirkung für die Schweiz, die in den Jahren 2008 bis 2013 eingetragen wurden und alle das oben abgebildete Zeichen enthalten. 

Die Beklagte hat am 18. Dezember 2015 die folgende Marke Nr. 684329 im schweizerischen Markenregister hinterlegt, die am 22. Februar 2016 eingetragen wurde: 

 

 

 

Die Marken beider Parteien beanspruchen Gültigkeit für den Schweizer Markt für Waren und Dienstleistungen der Klasse 25 (Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Socken, Wirkwaren, Unterwäsche, Büstenhalter, Unterbekleidung, Sportbekleidung, Damenkleider, Hemden, Bekleidungsoberteile, Hosen, Unterhosen, Jacken, Mäntel, Strandbekleidung, Gürtel für Bekleidungsstücke, Handschuhe, Kinderbekleidung, Nachtwäsche). Die Marken wurden jeweils ohne Farbanspruch eingetragen. Beide Parteien vertreiben ihre Socken, Strumpfwaren und Strümpfe (auch) in der Schweiz. 

 

B.  

 

B.a. Mit Klage vom 30. September 2019 beantragte die Klägerin dem Handelsgericht des Kantons Zürich, es sei der Beklagten unter Androhung von Vollstreckungsmassnahmen im Widerhandlungsfall zu verbieten, ihre Zeichen im Geschäftsverkehr in der Schweiz für Socken, Strumpfwaren und Strümpfe zu verwenden (Antrags-Ziff. 1 und 3). Zudem sei die von der Beklagten eingetragene Marke Nr. 684329 (fig.) für sämtliche beanspruchten Waren in Klasse 25 als ungültig zu erklären (Antrags-Ziff. 2). Die Beklagte trug auf Abweisung der Klage an.  

 

B.b. Mit Urteil vom 2. Oktober 2023 untersagte das Handelsgericht der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von bis zu Fr. 1'000.-- für jeden Tag des Verstosses, das Zeichen in der Schweiz im geschäftlichen Verkehr für Socken, Strumpfwaren und Strümpfe zu gebrauchen oder durch Dritte gebrauchen zu lassen, insbesondere durch Anbringen des Zeichens auf Waren oder Verpackungen, durch Anbieten oder Inverkehrbringen von Waren unter dem Zeichen sowie durch Gebrauch des Zeichens in der Werbung oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr. Zudem erklärte das Handelsgericht die Marke Nr. 684329 (fig.) für die in Klasse 25 beanspruchten Waren für nichtig und wies das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) an, die Marke nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist im Markenregister entsprechend zu löschen.  

 

B.c. Gegen dieses Urteil (nachfolgend "erstes Urteil") erhob die Beklagte Beschwerde an das Bundesgericht. Dieses hiess die Beschwerde teilweise gut, hob das Urteil des Handelsgerichts vom 2. Oktober 2023 auf und wies das Nichtigkeitsbegehren (Antrags-Ziff. 2) ab. Im Übrigen wies es die Sache zu neuer Beurteilung der Unterlassungsbegehren (Antrags-Ziff. 1 und 3) nach UWG an das Handelsgericht zurück (Urteil 4A_540/2023 vom 26. März 2024; nachstehend "Rückweisungsurteil").  

Anders als das Handelsgericht verneinte das Bundesgericht eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr zwischen dem klägerischen und dem beklagtischen Zeichen. Es wies daher das auf Art. 52 MSchG gestützte Nichtigkeitsbegehren der Klägerin ab und erkannte, das Unterlassungsbegehren lasse sich nicht auf Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG stützen. Da das Handelsgericht offengelassen hatte, ob der Klägerin allenfalls ein lauterkeitsrechtlicher Unterlassungsanspruch nach Art. 9 Abs. 1 lit. a UWG zusteht, wies es die Sache insofern zurück, damit das Handelsgericht abschliessend beurteile, ob das Unterlassungsbegehren allenfalls auf dieser Grundlage zu schützen sei. 

 

B.d. Nach erfolgter Rückweisung setzte das Handelsgericht das Verfahren fort. Die Klägerin reichte dem Handelsgericht am 5. Juni 2024 eine Eingabe ein.  

Mit Urteil vom 15. Juli 2024 wies das Handelsgericht die Klage ab, soweit nicht bereits durch Urteil des Bundesgerichts 4A_540/2023 vom 26. März 2024 erledigt. Dabei berücksichtigte es die Eingabe der Klägerin vom 5. Juni 2024 nicht. Es verneinte eine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr und damit einen lauterkeitsrechtlichen Unterlassungsanspruch der Klägerin. 

 

C.  

Die Beschwerdeführerin beantragt dem Bundesgericht mit Beschwerde in Zivilsachen, das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 15. Juli 2024 aufzuheben. Im Hauptbegehren ersucht sie um Rückweisung an das Handelsgericht "zur Neubeurteilung basierend auf dem zu gewährenden rechtlichen Gehör". Eventualiter beantragt sie die Gutheissung der mit Klage vom 30. September 2019 gestellten Rechtsbegehren, wobei sie aber nur das Unterlassungsbegehren und die diesbezüglichen Vollstreckungsmassnahmen wiederholt. Subeventualiter beschränkt sie das Unterlassungsbegehren "einzig auf Socken". Subsubeventualiter beantragt sie, die Sache zur Neubeurteilung an das Handelsgericht zurückzuweisen. 

Die Beschwerdegegnerin beantragt, auf die Beschwerde (mangels hinlänglicher Begründung) nicht einzutreten, eventualiter sei sie vollumfänglich abzuweisen. Die Vorinstanz verzichtete auf Vernehmlassung. 

Die Beschwerdeführerin replizierte. 

 

 

 

1.  

Die Sachurteilsvoraussetzungen geben zu keinen Bemerkungen Anlass. Entgegen der Beschwerdegegnerin kann insbesondere nicht gesagt werden, die Beschwerde entbehre durchwegs einer rechtsgenüglichen Begründung, weshalb aus diesem Grund insgesamt nicht darauf einzutreten sei. Die Beschwerdeführerin kann allerdings mit Vorbringen, welche die Begründungsanforderungen nach Art. 42 Abs. 1 und 2 sowie Art. 106 Abs. 2 BGG verfehlen, nicht gehört werden. 

 

2.  

Nach einem Rückweisungsentscheid des Bundesgerichts sind sowohl dieses selbst als auch die kantonalen Instanzen an die rechtliche Beurteilung gebunden, mit der die Rückweisung begründet wurde. Wegen dieser Bindung der Gerichte ist es ihnen wie auch den Parteien - abgesehen von zulässigen Noven - verwehrt, der Beurteilung des Rechtsstreits einen anderen als den bisherigen Sachverhalt zu unterstellen oder die Sache unter rechtlichen Gesichtspunkten zu prüfen, die im Rückweisungsentscheid abgelehnt oder überhaupt nicht in Erwägung gezogen worden waren. Wie weit die Gerichte und Parteien an die erste Entscheidung gebunden sind, ergibt sich aus der Begründung der Rückweisung, die sowohl den Rahmen für die neuen Tatsachenfeststellungen als auch jenen für die neue rechtliche Begründung vorgibt (BGE 143 IV 214 E. 5.3.3; 135 III 334 E. 2 und 2.1 mit Hinweisen). 

Mit einer Beschwerde gegen den neuen kantonalen Entscheid können daher keine Argumente vorgetragen werden, die das Bundesgericht schon in seinem Rückweisungsentscheid verworfen hat oder die es im ersten Beschwerdeverfahren gar nicht prüfen musste, weil die Parteien sie nicht vorbrachten, obwohl sie dies tun konnten und mussten (Urteile 4A_70/2021 vom 15. Juli 2021 E. 7; 4A_197/2020 vom 10. Dezember 2020 E. 3.2.1; 4A_268/2015 vom 24. September 2015 E. 1.2; je mit Hinweisen). 

Die neue Entscheidung der unteren Instanz ist somit auf diejenige Thematik beschränkt, die sich aus den bundesgerichtlichen Erwägungen als Gegenstand der neuen Beurteilung ergibt. Das Verfahren wird nur insoweit neu in Gang gesetzt, als dies notwendig ist, um den verbindlichen Erwägungen des Bundesgerichts Rechnung zu tragen (BGE 143 IV 214 E. 5.2.1). Daraus folgt schliesslich auch, dass die zuvor obsiegende Beschwerdeführerin im neuen Verfahren keine Verschlechterung ihrer Rechtsstellung erleiden darf; im für sie ungünstigsten Fall müsste sie sich mit dem bisherigen, von der Gegenpartei nicht angefochtenen Ergebnis abfinden (BGE 135 III 334 E. 2; 131 III 91 E. 5.2; 116 II 220 E. 4a; Urteil 4A_554/2023 vom 26. März 2024 E. 2.1). 

 

 

3.  

Diese Grundsätze verkennt die Beschwerdeführerin, wenn sie rügt, die Vorinstanz habe ihren Gehörsanspruch nach Art. 29 Abs. 2 BV und Art. 53 ZPO verletzt, indem sie ihre Eingabe vom 5. Juni 2024 unberücksichtigt liess. 

Das Bundesgericht hat die Rückweisung ausdrücklich auf die - von der Vorinstanz im ersten Entscheid offengelassene - Frage beschränkt, ob sich das Unterlassungsbegehren auf das UWG stützen lässt. Die Gutheissung der Beschwerde und Rückweisung erfolgte nicht, weil die Vorinstanz das rechtliche Gehör verletzt oder notwendige Sachverhaltsfeststellungen zu treffen unterlassen hätte. Die Rückweisung erfolgte einzig zur Wahrung des Instanzenzuges betreffend die Frage einer Verletzung des UWG, welche die Vorinstanz im ersten Durchgang nicht zu entscheiden brauchte, weil sie das Unterlassungsbegehren bereits gestützt auf Markenrecht gutgeheissen hatte. Nach der Rückweisung war der Prozess in die Lage zurückversetzt, in der er sich vor Erlass des ersten Urteils befunden hatte, mithin entscheidreif bei eingetretenem Aktenschluss. 

Bei dieser Sachlage musste die Vorinstanz den Parteien nicht erneut das rechtliche Gehör gewähren. Vielmehr war der Prozess lediglich zur rechtlichen Beurteilung der Frage betreffend die Verletzung des UWG aufzunehmen, dies auf der Grundlage des Prozessstoffes, wie er sich im ersten Durchgang bei Aktenschluss präsentiert hatte. Die Parteien hatten somit nach der Rückweisung keine erneute Gelegenheit, sich zur Sache zu äussern, insbesondere auch nicht zur Frage betreffend die Verletzung des UWG, da sie sich dazu bereits vor dem ersten Urteil erschöpfend hatten äussern können, und zu der nunmehr lediglich die vom Gericht bisher offen gelassene rechtliche Beurteilung vorzunehmen war. 

Damit ergibt sich ohne weiteres, dass die Vorinstanz die Eingabe vom 5. Juni 2024 zu Recht unberücksichtigt liess. Die in diesem Zusammenhang gerügten Rechtsverletzungen liegen nicht vor, namentlich keine Gehörsverletzung. 

 

4.  

In der Sache macht die Beschwerdeführerin eine Verletzung von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG geltend. 

 

 

4.1. Unlauter handelt unter anderem, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen (Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG).  

Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung für das gesamte Kennzeichenrecht einheitlich zu umschreiben (BGE 128 III 401 E. 5; 127 III 160 E. 2a; 126 III 239 E. 3a). Anders als im Markenrecht, in dem die Beurteilung der Verwechselbarkeit anhand des Registereintrags vorzunehmen ist, sind im Lauterkeitsrecht jedoch die gesamten Umstände, namentlich die Warenpräsentation, ebenfalls zu berücksichtigen (vgl. BGE 150 III 188 E. 6.4.2; 135 III 446 E. 6.1). Nicht nur das registerrechtliche Zeichen ist massgebend, sondern dessen tatsächlicher Gebrauch im Wirtschaftsverkehr. Ausserdem sind weitere Elemente ausserhalb des Zeichens, wie beispielsweise der Internetauftritt, zu würdigen (sog. kennzeichenexterne Umstände; Urteile 4A_152/2020 vom 26. Oktober 2020 E. 8.3; 4A_83/2018 vom 1. Oktober 2018 E. 5.2). Im Lauterkeitsrecht können solche den tatsächlichen Gebrauch des Zeichens im Wirtschaftsverkehr betreffende Umstände die Verwechselbarkeit begründen oder aber auch aufheben (Brauchbar Birkhäuser/Spitz, SHK-UWG, 3. Aufl. 2023, N. 26 zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG; Reto Arpagaus, Basler Kommentar zum UWG, 2013, N. 91 und 113 zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG). 

 

4.2. Die Vorinstanz verneinte eine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr. Zunächst erachtete sie die streitbetroffenen Zeichen im Einklang mit der markenrechtlichen Beurteilung der Unterscheidbarkeit im Rückweisungsurteil als hinreichend unterscheidbar, dies auch in Berücksichtigung der farblichen Ausgestaltung. Ebenso wenig konnte sie eine Nachahmung von kennzeichnenden Elementen des Marktauftritts, namentlich betreffend die von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Positionierung der Zeichen auf den Socken im gleichen Format und der Nutzung derselben Vertriebskanäle C.________ und D.________, ausmachen. Sie schloss, dass keine unmittelbare Verwechslungsgefahr vorliegt. Eine allfällige mittelbare Verwechslungsgefahr nach lauterkeitsrechtlichen Gesichtspunkten schied die Vorinstanz aus, da die Beschwerdeführerin insofern keine ausreichenden Behauptungen aufgestellt hatte.  

 

4.3. Was die Beschwerdeführerin gegen diese Beurteilung vorbringt, verfängt nicht:  

 

4.3.1. Sie beharrt zunächst auf ihrem Standpunkt, das klägerische Zeichen geniesse eine gesteigerte Bekanntheit, insbesondere für Socken, und damit über eine erhöhte Kennzeichnungskraft, was die Vorinstanz in Verletzung von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG unberücksichtigt gelassen habe. Sie meint, die Vorinstanz, die im ersten Durchgang gemäss Bundesgericht die Bekanntheit methodisch unzutreffend beurteilt habe, hätte nunmehr im lauterkeitsrechtlichen Verfahren die diesbezüglichen Beweise abnehmen und insbesondere den angebotenen Zeugen E.________ (Schweizer Länderchef) anhören müssen. Indem sie dies nicht getan habe, habe sie Bundesrecht verletzt.  

Der Vorwurf ist unbegründet. Das Bundesgericht hat im Rückweisungsurteil letztinstanzlich verbindlich entschieden, dass dem Zeichen der Beschwerdeführerin keine durch intensiven Gebrauch gesteigerte Bekanntheit zukommt (E. 2.2.2) und dass es originär kennzeichnungsschwach ist (E. 2.2.2). Wie die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerde selbst ausführt, ist die "Bekanntheit eines Zeichens nach trefflicher Auffassung von Thouvenin im Marken- und Lauterkeitsrecht einheitlich aufzufassen" (mit Hinweis auf Fortunat Wolf/Alessandro Vanini, Der Schutz der Bekanntheit von Marken, Bericht über den Ittinger Workshop vom 25./26. August 2017, sic! 2018 S. 216). Daraus hat die Vorinstanz den richtigen Schluss gezogen, dass der Entscheid des Bundesgerichts im Rückweisungsurteil, wonach dem Zeichen der Beschwerdeführerin in markenrechtlicher Hinsicht keine gesteigerte Bekanntheit zukommt (E. 2.2.2), gleichermassen für die lauterkeitsrechtliche Bekanntheit gilt. Da dieser Punkt somit letztinstanzlich verbindlich entschieden ist, musste und durfte die Vorinstanz diese Frage nicht erneut prüfen und diesbezügliche Beweise abnehmen. 

Es trifft auch nicht zu, dass die Beschwerdeführerin wegen der "methodisch unrichtigen" Beurteilung der Bekanntheit durch die Vorinstanz im ersten Urteil, nunmehr zwischen "Stuhl und Bank der Instanzen" falle, wenn es im zweiten Durchgang diesbezüglich nicht zu einer "umfangreichen" Beweisabnahme und Würdigung komme. Zum einen ist nicht belegt, dass diesbezüglich eine ungenügende Beweisabnahme stattgefunden hätte. Das Bundesgericht beanstandet denn auch im Rückweisungsurteil (E. 2.2.2), dass die Vorinstanz zwar "nach Würdigung der von der [Klägerin] angebotenen Beweismittel" eine gesteigerte Bekanntheit als nicht erwiesen erachtete, aber dennoch gestützt auf einen bloss allgemein festgestellten Gebrauch der klägerischen Marken von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der ursprünglich schwachen Marke ausging. Mithin wurden die von der Beschwerdeführerin eingereichten Beweismittel gewürdigt, dies mit einem negativen Ergebnis. Wenn die Beschwerdeführerin die Beweisabnahme der Vorinstanz in diesem Punkt als unvollständig erachtete, hätte sie dies im bundesgerichtlichen Verfahren in ihrer Antwort auf die Beschwerde der Beklagten - eventualiter - vorbringen können. Dass sie dies getan hätte, belegt sie in ihrer Beschwerde nicht. 

 

4.3.2. Die Beschwerdeführerin moniert sodann die Verletzung "weiterer Grundsätze der lauterkeitsrechtlichen Verwechslungsgefahr durch die Vorinstanz". Die Begründung dieses Vorwurfs erschöpft sich allerdings in allgemeinen Darlegungen, ohne dass aufgezeigt würde, welche konkreten Grundsätze die Vorinstanz inwiefern durch ihre Beurteilung des vorliegenden Falles missachtet haben soll. Darauf muss daher nicht im Einzelnen eingegangen werden.  

Die Beschwerdeführerin erkennt selber, dass für das gesamte Kennzeichenrecht ein einheitlicher Begriff der Verwechslungsgefahr gilt (BGE 128 III 401 E. 5). Das Bundesgericht hat im Rückweisungsentscheid (E. 3.3) verbindlich entschieden, dass zwischen den Zeichen der Parteien keine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG besteht, da sich die Zeichen aus Sicht der massgebenden Verkehrskreise hinreichend unterscheiden und aufgrund des unterschiedlichen Gesamteindrucks der beiden Zeichen auch keine mittelbare Verwechslungsgefahr besteht. An diese verbindliche Beurteilung der Verwechslungsgefahr hat sich die Vorinstanz mit Blick auf den im ganzen Kennzeichenrecht einheitlichen Begriff der Verwechslungsgefahr auch im Rahmen der lauterkeitsrechtlichen Prüfung nach Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG zu Recht gehalten. 

Demzufolge hatte sie nur noch zu prüfen, ob Umstände ausserhalb des Registereintrags, mithin die Art und Weise des Marktauftritts (vgl. oben E. 4.1), vorliegend eine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr begründen. Als solche Umstände hatte die Beschwerdeführerin geltend gemacht, die Beschwerdegegnerin positioniere die Zeichen auf den Socken im gleichen Format. Ferner ergebe sich eine Verwechslungsgefahr dadurch, dass beide Parteien dieselben Vertriebskanäle C.________ und D.________ nutzten. Die Vorinstanz befasste sich eingehend mit diesen Vorbringen, gelangte jedoch zum Schluss, dass sie keine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr begründeten. Dabei stellte sie verbindlich fest, dass eine identische Positionierung nicht ersichtlich sei und die Produkte der Parteien hinsichtlich ihrer Gestaltung deutlich voneinander abweichen. Die entsprechenden tatsächlichen Feststellungen weist die Beschwerdeführerin nicht als willkürlich aus. Darauf beruht die Folgerung der Vorinstanz, wonach der in Erinnerung bleibende Gesamteindruck trotz identischer Waren und zumindest teilweise ähnlicher Zeichenplatzierung in gleichem Format und gleicher Grösse auf den Produkten und mindestens teilweisem Vertrieb über die gleichen Vertriebskanäle derart unterschiedlich sei, dass keine unmittelbare Verwechslungsgefahr bestehe. Diese Erwägung lässt die Beschwerdeführerin intakt, und es ist der Beschwerde nicht zu entnehmen, wodurch die Vorinstanz "Grundsätze der lauterkeitsrechtlichen Verwechslungsgefahr" verletzt haben soll. 

 

5.  

Die Beschwerde erweist sich als unbegründet. Sie ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Bei diesem Verfahrensausgang wird die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 66 Abs. 1 und Art. 68 Abs. 2 BGG). 

 

 

 

1.  

Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird. 

 

2.  

Die Gerichtskosten von Fr. 6'500.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. 

 

3.  

Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 7'500.-- zu entschädigen. 

 

4.  

Dieses Urteil wird den Parteien und dem Handelsgericht des Kantons Zürich schriftlich mitgeteilt. 

 

 

Lausanne, 24. Januar 2025 

 

Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung 

des Schweizerischen Bundesgerichts 

 

Das präsidierende Mitglied: Kiss 

 

Der Gerichtsschreiber: Leemann