Immaterialgüter-, Wettbewerbs- und Kartellrecht

 

Bundesgericht 

Tribunal fédéral 

Tribunale federale 

Tribunal federal 

 

 

 

 

4A_256/2024  

 

 

Urteil vom 18. Juni 2024  

 

I. zivilrechtliche Abteilung  

 

Besetzung 

Bundesrichterin Kiss, präsidierendes Mitglied 

Bundesrichter Rüedi, 

Bundesrichterin May Canellas, 

Gerichtsschreiber Tanner. 

 

Verfahrensbeteiligte 

A.________ GmbH, 

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Thierry Calame und Rechtsanwältin Dr. Barbara Abegg, 

Beschwerdeführerin, 

 

gegen  

 

1. B.________ SA, 

2. C.________ SA, 

beide vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Andri Hess und Rechtsanwältin Dr. Angelika Murer, 

Beschwerdegegnerinnen. 

 

Gegenstand 

Patentrecht; Zwischenentscheid, 

 

Beschwerde gegen die Verfügung des Bundespatentgerichts vom 1. Mai 2024 (O2023_011). 

 

 

 

A.  

Am 22. Juni 2023 reichten die B.________ SA und die C.________ SA (Klägerinnen, Beschwerdegegnerinnen) beim Bundespatentgericht Klage gegen die A.________ GmbH (Beklagte, Beschwerdeführerin) ein. Sie begehrten, es sei festzustellen, dass der schweizerisch-liechtensteinische Teil des Europäischen Patents EP xxx nichtig sei. 

Die Beklagte reichte am 29. April 2024 eine beschränkte Klageantwort ein mit folgenden Rechtsbegehren: 

 

"1. Es sei auf die Klage vom 22. Juni 2023 nicht einzutreten. 

2. [Kosten- und Entschädigungsfolgen]" 

und folgenden prozessualen Anträgen: 

 

"1. Es sei über das Rechtsschutzinteresse der Klägerinnen vorab ein Zwischenentscheid zu erlassen und das Verfahren betreffend die materiellen Aspekte - unter gleichzeitiger Fristansetzung an die Klägerinnen zur Stellungnahme zu ihrem Rechtsschutzinteresse - auszusetzen. 

Im Übrigen sei der Beklagten die mit Verfügung vom 10. April 2023 [...] gesetzte Frist zur Einreichung der Klageantwort abzunehmen. 

2. Eventualiter sei das vorliegende Verfahren bis zum rechtskräftigen Abschluss des in Deutschland im Zusammenhang mit der EP xxx hängigen Vindikationsverfahrens yyy [sic] auszusetzen." 

Mit Verfügung vom 1. Mai 2024 ordnete der Präsident des Bundespatentgerichts als Instruktionsrichter Folgendes an: 

 

"1. Das Rechtsbegehren Nr. 1 gemäss beschränkter Klageantwort vom 29. April 2024 wird abgewiesen. 

2. Die prozessualen Anträge gemäss beschränkter Klageantwort vom 29. April 2024 werden abgewiesen. 

3. Die Frist zur Erstattung der Klageantwort wird letztmals bis am 13. Mai 2024 erstreckt. 

4. Die Prozesskosten werden im Endentscheid geregelt." 

 

B.  

Die Beklagte beantragt dem Bundesgericht mit Beschwerde in Zivilsachen, die Verfügung vom 1. Mai 2024 aufzuheben und auf die Klage der Beschwerdegegnerinnen vom 22. Juni 2023 nicht einzutreten. Eventualiter sei festzustellen, dass die Verfügung vom 1. Mai 2024 nichtig sei, und die Sache sei zu neuer Entscheidung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückzuweisen. 

Es wurden keine Vernehmlassungen eingeholt. 

 

C.  

Mit Verfügung vom 7. Mai 2024 wies das präsidierende Mitglied das Begehren der Beschwerdeführerin um (superprovisorische) Anordnung vorsorglicher Massnahmen (Aussetzung des Verfahrens O2023_011) ab, da die Beschwerde aussichtslos erscheine. 

Am 22. Mai 2024 informierte das Bundespatentgericht die Parteien und das Bundesgericht, dass es sein Verfahren bis zur Erledigung des Beschwerdeverfahrens am Bundesgericht auf gemeinsamen Wunsch beider Parteien sistiert habe. 

 

 

 

1.  

Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob ein Rechtsmittel zulässig ist (vgl. Art. 29 Abs. 1 BGG; BGE 149 III 277 E. 3.1; 148 IV 155 E. 1.1; 145 II 168 E. 1, je mit Hinweisen). 

 

1.1. Die angefochtene Verfügung des Präsidenten des Bundespatentgerichts, mit der das Rechtsbegehren 1 gemäss beschränkter Klageantwort vom 29. April 2024, die Beschränkung des Verfahrens auf das Rechtsschutzinteresse der Beschwerdegegnerinnen und die eventualiter verlangte Sistierung des Verfahrens abgewiesen wurden, schliesst das Klageverfahren vor dem Bundespatentgericht nicht ab. Es handelt sich mithin nicht um einen Endentscheid im Sinne von Art. 90 BGG, ebenso wenig um einen Teilentscheid (Art. 91 BGG). Sodann betrifft sie weder die Zuständigkeit noch den Ausstand, sodass auch ein Zwischenentscheid nach Art. 92 BGG ausscheidet. Die angefochtene Verfügung stellt daher einen Zwischenentscheid im Sinne von Art. 93 BGG dar.  

 

 

1.2. Gegen solche Zwischenentscheide ist die Beschwerde nur zulässig, wenn sie einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken können (Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG) oder wenn die Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit "oder" Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren ersparen würde (Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG). Entgegen dem deutschen (wie auch dem italienischen) Wortlaut muss das durch den Endentscheid entfallende Beweisverfahren sowohl lang als auch kostspielig sein, wie dies aus dem zutreffenden französischen Wortlaut: "longue et coûteuse" [Hervorhebung nicht im Original] klar hervorgeht (Urteile 4A_605/2021 vom 5. Mai 2022 E. 1.1; 5A_297/2021 vom 29. Oktober 2021 E. 3.1).  

Die selbständige Anfechtbarkeit von Zwischenentscheiden aus prozessökonomischen Gründen bildet eine Ausnahme vom Grundsatz, dass sich das Bundesgericht mit jeder Angelegenheit nur einmal befassen soll (BGE 144 III 475 E. 1.2; 141 III 80 E. 1.2; 134 III 188 E. 2.2). Diese Ausnahme ist restriktiv zu handhaben, zumal die Parteien keiner Rechte verlustig gehen. Wenn sie einen Zwischenentscheid im Sinne von Art. 93 BGG nicht selbständig anfechten, können sie ihn mit dem Endentscheid anfechten, soweit er sich auf dessen Inhalt auswirkt (Art. 93 Abs. 3 BGG; BGE 144 III 475 E. 1.2; 138 III 94 E. 2.2). 

Dementsprechend obliegt es der beschwerdeführenden Partei darzutun, dass die Voraussetzungen von Art. 93 BGG erfüllt sind, soweit deren Vorliegen nicht offensichtlich in die Augen springt (BGE 142 III 798 E. 2.2; 141 III 80 E. 1.2; 137 III 324 E. 1.1). 

Macht der Beschwerdeführer geltend, die Voraussetzung nach Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG sei erfüllt, ist zu differenzieren: Geht bereits aus dem angefochtenen Urteil oder der Natur der Sache hervor, dass ein bedeutender Aufwand an Zeit und Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren erforderlich sein wird, darf auf lange Ausführungen verzichtet werden. Andernfalls hat der Beschwerdeführer im Einzelnen darzutun, welche Tatfragen offen sind und welche weitläufigen Beweiserhebungen in welchem zeit- und kostenmässigen Umfang erforderlich sind. Zudem hat er unter Aktenhinweisen darzulegen, dass er die betreffenden Beweise im kantonalen Verfahren bereits angerufen oder entsprechende Anträge in Aussicht gestellt hat (BGE 133 IV 288 E. 3.2; Urteil 4A_89/2024 vom 13. März 2024 E. 1.5.1 mit Hinweisen). Das Bundesgericht prüft nach freiem Ermessen, ob die Voraussetzung, dass bei einer Gutheissung der Beschwerde ein bedeutender Aufwand an Zeit und Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren erspart werden kann, erfüllt ist (BGE 133 IV 288 E. 3.2; 4A_89/2024 vom 13. März 2024 E. 1.5.1). 

 

2.  

 

2.1. Die Beschwerdeführerin beruft sich in erster Linie auf Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG.  

 

2.1.1. Zunächst ist zu prüfen, ob das Bundesgericht, sollte es die Rechtsauffassung der Beschwerdeführerin teilen, einen verfahrensabschliessenden Endentscheid fällen könnte.  

Dazu führt die Beschwerdeführerin aus, das Bundesgericht könne sofort einen Endentscheid fällen, nämlich auf die Klage mangels Rechtsschutzinteresses nicht eintreten. Sie vertritt den Standpunkt, den Beschwerdegegnerinnen mangle es am Rechtsschutzinteresse im Sinne von Art. 28 PatG bzw. Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO. Das habe die Vorinstanz jedoch verworfen und daher ihr Rechtsbegehren 1 auf Nichteintreten auf die Klage zu Unrecht abgewiesen. Von dieser Prozessvoraussetzung hänge das Schicksal der ganzen Klage ab. Wenn das Bundesgericht dem Standpunkt der Beschwerdeführerin folge, könne es deshalb sofort einen Endentscheid fällen. Der Präsident des Bundespatentgerichts habe mit der Abweisung des Rechtsbegehrens 1 gemäss beschränkter Klageantwort zwar die Besetzungsvorschriften verletzt, indem er als Einzelrichter über die Frage des Rechtsschutzinteresses abschliessend entschieden habe. Gemäss Art. 21 PatGG hätte die Vorinstanz zumindest in Dreierbesetzung entscheiden müssen. Insofern habe sie Art. 35 PatGG i.V.m. Art. 23 Abs. 1 PatGG i.V.m. Art. 21 PatGG und damit auch Art. 30 BV verletzt. Die von der Vorinstanz verletzten Vorschriften über die funktionelle Zuständigkeit und das Rechtsschutzinteresse der Beschwerdegegnerinnen beträfen reine Rechtsfragen, die das Bundesgericht frei prüfen und daher ohne Rückweisung direkt selber entscheiden könne. 

Letzterem kann kaum gefolgt werden, auch wenn sich in der Tat primär Rechtsfragen stellen. Träfe die Rüge der Verletzung der Besetzungsvorschriften zu, wäre mithin der Instruktionsrichter effektiv über seine Zuständigkeiten als Einzelrichter (vgl. Art. 23 PatGG) hinausgegangen, als er das Rechtsbegehren 1 gemäss beschränkter Klageantwort vom 29. April 2024 abwies, dann könnte das Bundesgericht - entgegen der Beschwerdeführerin - nicht ohne Weiteres reformatorisch entscheiden. Vielmehr wäre die Sache in diesem Fall zur Wahrung des Instanzenzuges an die Vorinstanz zurückzuweisen, damit sie in der rechtmässigen Besetzung über die Frage des Rechtsschutzinteresses und damit des Eintretens auf die Klage entscheide, zumal das Bundespatentgericht in seinem Zuständigkeitsbereich als einzige Instanz vor dem Bundesgericht fungiert. 

In Betracht fallen zudem mehrere Verständnisse von Dispositivziffer 1 der angefochtenen Verfügung. Darin wird das Rechtsbegehren 1 gemäss beschränkter Klageantwort vom 29. April 2024 abgewiesen, womit die Beschwerdeführerin Nichteintreten auf die Klage beantragte. 

Das kann zwar dahingehend aufgefasst werden, dass der Einzelrichter sich die Kompetenz anmasste, für den Endentscheid verbindlich festzulegen, dass auf die Klage einzutreten sei, da die Vorbringen der Beschwerdeführerin zum angeblich fehlenden Rechtsschutzinteresse der Beschwerdegegnerinnen nicht zuträfen. 

Denkbar ist aber auch, dieser - zugestanden missverständlich formulierten - Dispositivziffer 1 der angefochtenen Verfügung lediglich die Tragweite eines unnötigerweise in Dispositivform gekleideten Beurteilungsergebnisses betreffend die Frage beizumessen, ob hinreichende Gründe dafür bestehen, um die von der Beschwerdeführerin verlangte Beschränkung des Verfahrens auf die Frage des Rechtsschutzinteresses anzuordnen oder nicht. Für diese verfahrensrechtliche Anordnung (Verfahrensbeschränkung) ist der Instruktionsrichter zuständig (Art. 35 PatGG, Art. 125 lit. a ZPO i.V.m. Art. 27 PatGG). Für ein solches Verständnis spricht namentlich, dass die Begründung der angefochtenen Verfügung nicht klar unterscheidet, ob die Abweisung von Rechtsbegehren 1 gemäss beschränkter Klageantwort vom 29. April 2024 oder die Abweisung der prozessualen Anträge begründet wird. Vielmehr scheint der Instruktionsrichter auf die beantragte Verfahrensbeschränkung auf das Rechtsschutzinteresse deshalb verzichtet zu haben, weil er die diesen Antrag stützenden Vorbringen der Beschwerdeführerin für unbegründet hielt, ohne aber bereits verbindlich über diese Prozessvoraussetzung befunden zu haben. Bei einem solchen Verständnis der angefochtenen Verfügung ist ein reformatorischer Entscheid des Bundesgerichts noch weniger angebracht. 

Wie es sich damit verhält, braucht nicht weiter vertieft zu werden, da es - wie nachfolgend dargelegt wird - ohnehin an der zweiten Voraussetzung von Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG fehlt. 

 

2.1.2. Zu prüfen ist weiter, ob mit einem Endentscheid ein bedeutender Aufwand an Zeit und Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren erspart werden könnte.  

Wie die Beschwerdeführerin selber bemerkt, fallen die von ihr zur Begründung dieser Voraussetzung angeführten Prozessschritte, mithin ein doppelter Schriftenwechsel, eine Instruktionsverhandlung, das Fachrichtervotum des technischen Richters mit schriftlicher Stellungnahme der Parteien (Art. 37 PatGG) in Verfahren vor dem Bundespatentgericht üblicherweise an. Damit lässt sich vorliegend keine erhebliche Kosten- und Aufwandersparnis für ein weitläufiges Beweisverfahren im Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG belegen.  

Allzu pauschal ist auch das Vorbringen, die Beschwerdegegnerinnen hätten "ein Gerichtsgutachten zur Frage, ob das Tiefziehverfahren für Kapseln aus Aluminium zum Prioritätszeitpunkt der EP xxx die Regel war" beantragt. Damit vermag die Beschwerdeführerin nicht darzutun, dass das Einholen eines Gutachtens von erheblicher Komplexität gefordert ist, so dass dessen Erstellung mit ausserordentlichem Kosten- und Zeitaufwand verbunden wäre (vgl. Urteile 4A_250/2024 vom 16. Mai 2024 E. 4.3.1; 4A_288/2021 vom 13. Juli 2021 E. 2.3.2). Das Einholen eines Gutachtens vermag für sich allein in einem Patentprozess noch nicht als besonders aufwändige Beweismassnahme zu gelten, ansonsten die vom Gesetz sehr restriktiv formulierte Voraussetzung für die unmittelbare Anfechtbarkeit von Zwischenentscheiden regelmässig angenommen werden müsste. Weshalb vorliegend der für einen Patentprozess übliche Aufwand klar überschritten wäre, legt die Beschwerdeführerin nicht dar. 

Zudem fehlt ein konkreter Hinweis auf die Kosten der erwähnten Beweismassnahme. Ohnehin müssen auch diese klar den üblichen Rahmen sprengen, wobei auch hier die spezifischen Kosten eines Patentnichtigkeitsverfahrens in Betracht zu ziehen sind. Es hilft der Beschwerdeführerin daher nicht, wenn sie allgemein behauptet, die Kosten eines Patentprozesses seien gerichtsnotorisch aussergewöhnlich hoch. Das genügt nicht, gelten die Voraussetzungen von Art. 93 BGG doch ohne Ausnahme auch in Patentprozessen. Sie sind demnach in Berücksichtigung der Besonderheiten derselben anzuwenden. 

 

2.1.3. Zusammenfassend vermag die Beschwerdeführerin nicht hinreichend darzutun, dass ein Endentscheid des Bundesgerichts einen bedeutenden Aufwand an Zeit und Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren im Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG ersparen würde. Auf die Beschwerde kann daher nicht eingetreten werden.  

 

2.2. Die Beschwerdeführerin schliesst ihre Ausführungen zum Formellen mit der Bemerkung, wenn das Bundesgericht die Voraussetzungen von Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG verneinen sollte, so wären auch diejenigen nach Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG erfüllt. Sie begründet jedoch nicht, jedenfalls nicht rechtsgenüglich, dass und inwiefern die angefochtene Verfügung einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil rechtlicher Natur im Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG bewirken kann. Der Verweis auf ihre Ausführungen zum Sistierungsantrag genügt nicht, ergibt sich die Zulässigkeit der unmittelbaren Beschwerde gegen die angefochtene Zwischenverfügung doch auch daraus nicht.  

 

3.  

Für den Fall der mangelnden Anfechtbarkeit stellt die Beschwerdeführerin den Eventualantrag, es sei die Nichtigkeit der angefochtenen Verfügung festzustellen. Sie begründet diesen Antrag mit einem Besetzungsfehler (Einzelrichter statt Dreier- oder Fünferbesetzung), worin sie eine Verletzung von Art. 35 Abs. 1 PatGG i.V.m. Art. 23 Abs. 1 PatGG i.V.m. Art. 21 PatGG sowie eine Verletzung von Art. 30 BV erblickt. 

Zuständigkeitsfehler führen nur zur Nichtigkeit, wenn sie offensichtlich und besonders schwerwiegend sind und die Rechtssicherheit durch die Annahme der Nichtigkeit nicht gefährdet ist (Urteil 4D_75/2020 vom 25. Januar 2021 E. 2; allgemein BGE 145 III 436 E. 4 mit Hinweisen). Das kann etwa zutreffen, wenn eine Behörde ausserhalb jeglicher sachlichen und funktionellen Zuständigkeit entscheidet (z.B. eine Baubewilligungsbehörde erlässt eine Steuerverfügung), nicht aber wenn ihr im betreffenden Gebiet allgemein Zuständigkeit zukommt (BGE 137 III 217 E. 2.4.3; 129 V 485 E. 2.3; 127 II 32 E. 3g; Urteile 5A_737/2014 vom 26. Mai 2015 E. 3.1; 2C_522/2007 vom 28. April 2008 E. 3.6). 

Von einem derartigen Zuständigkeitsfehler kann vorliegend keine Rede sein. Der Vorinstanz fehlt es keineswegs grundsätzlich an der Zuständigkeit, ist das Bundespatentgericht doch klarerweise für die Patentnichtigkeitsklage der Beschwerdegegnerinnen zuständig (Art. 26 PatGG). Sodann obliegt dem Präsidenten als Instruktionsrichter die Verfahrensleitung bis zum Entscheid (Art. 35 PatGG) und besitzt er gewisse Einzelrichterkompetenzen (Art. 23 PatGG). Selbst wenn also Dispositivziffer 1 der Verfügung vom 1. Mai 2024 mit der Beschwerdeführerin als verbindlicher Entscheid des Instruktionsrichters über die Frage des Rechtsschutzinteresses aufgefasst würde (vgl. aber zum möglichen Verständnis als blosse Beurteilung der Argumente betreffend die verlangte Verfahrensbeschränkung, oben E. 2.1.1), wäre der Besetzungsfehler (vgl. Art. 23 Abs. 1 lit. a PatGG e contrario) nicht derart offensichtlich und schwerwiegend, dass er geradezu zur Nichtigkeit führen müsste. Vielmehr bliebe es bei der Anfechtbarkeit mit dem Endentscheid (Art. 93 Abs. 3 BGG), sofern der Fehler nicht ohnehin im zu Dritt oder zu Fünft zu treffenden Endentscheid korrigiert werden sollte.  

Nichts anderes ergibt sich aus dem von der Beschwerdeführerin angerufenen BGE 127 II 32, bezeichnet das Bundesgericht die dort angefochtene Verwaltungsverfügung doch als in mehrerer Hinsicht "derart falsch, dass sie geradezu als nichtig zu beurteilen" sei (E. 3b). Eine solche Konstellation liegt in casu nicht vor.  

Kommt hinzu, dass die Beschwerdeführerin die Feststellung der Nichtigkeit der ganzen Verfügung vom 1. Mai 2024 beantragt, dieses Begehren aber lediglich bezüglich deren Dispositivziffer 1 begründet. Damit mangelt es im Übrigen an jeglicher Begründung für die geltend gemachte Nichtigkeit.  

Aus diesen Gründen ist dem Eventualantrag, es sei festzustellen, dass der Zwischenentscheid vom 1. Mai 2024 nichtig sei, keine Folge zu geben. 

 

4.  

Auf die Beschwerde ist mangels Vorliegens der Voraussetzungen nach Art. 93 BGG nicht einzutreten. Dem Eventualbegehren auf Feststellung der Nichtigkeit der Verfügung vom 1. Mai 2024 kann nicht stattgegeben werden. 

Bei diesem Verfahrensausgang wird die Beschwerdeführerin kostenpflichtig (Art. 66 Abs. 1 BGG). Die reduzierte Höhe der Gerichtsgebühr berücksichtigt den geringen Aufwand für diesen Nichteintretensentscheid. Den Beschwerdegegnerinnen steht keine Parteientschädigung zu, da ihnen aus dem bundesgerichtlichen Verfahren kein Aufwand erwachsen ist (Art. 68 Abs. 2 BGG). 

 

 

 

1.  

Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten. 

 

2.  

Dem Eventualbegehren auf Feststellung der Nichtigkeit der Verfügung vom 1. Mai 2024 wird nicht stattgegeben. 

 

3.  

Die Gerichtskosten von Fr. 5'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. 

 

4.  

Dieses Urteil wird den Parteien und dem Bundespatentgericht schriftlich mitgeteilt. 

 

 

Lausanne, 18. Juni 2024 

 

Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung 

des Schweizerischen Bundesgerichts 

 

Das präsidierende Mitglied: Kiss 

 

Der Gerichtsschreiber: Tanner