Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_152/2020
Urteil vom 26. Oktober 2020
I. zivilrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichterin Kiss, Präsidentin,
Bundesrichterinnen Hohl, Niquille,
Bundesrichter Rüedi,
Bundesrichterin May Canellas,
Gerichtsschreiber Gross.
Verfahrensbeteiligte
1. OTTO (GmbH & Co. KG),
2. A.________ GmbH,
beide vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Michael Treis
und Rechtsanwältin Eva-Maria Strobel,
Beschwerdeführerinnen,
gegen
OTTO'S AG,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Michael Isler und Rechtsanwältin Christine Leuch,
Beschwerdegegnerin.
Gegenstand
Markenrecht; UWG,
Beschwerde gegen das Urteil des Kantonsgerichts Luzern, 1. Abteilung, vom 13. Februar 2020 (1A 19 5).
Sachverhalt
A.
A.a. Die OTTO'S AG, U.________/CH (Klägerin, Beschwerdegegnerin) wurde 1978 gegründet und bezweckt den Handel mit Waren aller Art, insbesondere den Verkauf von Waren in eigenen Verkaufsgeschäften. Sie betätigte sich zunächst als Restpostenhändlerin und später als Einzelhändlerin und Dienstleistungsanbieterin unter der Marke "OTTO'S" und dem Logo
Sie hält eine Markenserie von insgesamt 14 aktiven Marken mit dem Zeichenbestandteil "OTTO'S" als Kernelement. Sie ist namentlich Inhaberin der Wortmarke CH-Nr. P-453413 "OTTO'S Warenposten", hinterlegt am 20. März 1998, der Wortmarke CH-Nr. P-462929, "OTTO'S", hinterlegt am 21. April 1999 sowie der Bildmarke CH-Nr. 473105 "OTTO'S" (Bild oben), hinterlegt am 30. Dezember 1999. Gegen die Eintragung dieser Bildmarke erhob die Otto (GmbH & Co. KG) am 4. Oktober 2000 Widerspruch, zog diesen jedoch am 20. Dezember 2000 vorbehaltlos zurück.
Sie beschäftigt in rund 100 Filialen rund 2'000 Mitarbeiter und bediente nach eigener Darstellung im Jahre 2016 mehr als 15 Mio. Kunden über sämtliche Vertriebskanäle mit über 80'000 Artikeln und diversen Dienstleistungen. Neben dem stationären Handel betreibt sie seit 2007 " für ausgesuchte Markenartikel zu absoluten Sensationspreisen " auch einen Online-Webshop. Der Online-Versandhandel macht zwar nur ca. 1-2 % des Gesamtumsatzes aus, es kommt ihm jedoch nach Darstellung der Klägerin eine hohe strategische Bedeutung zu. Im Jahre 2015 betrug der Umsatz der Klägerin 649 Mio. Franken.
A.b. Die Otto (GmbH & Co. KG), V.________/D (Beklagte 1, Beschwerdeführerin 1) ist die Muttergesellschaft einer weltweit tätigen Handels- und Dienstleistungsgruppe in den Bereichen Einzelhandel, Finanzdienstleistungen und Services. Sie wurde 1949 von Werner Otto gegründet. Die Gruppe betreibt nach eigenen Angaben keinen stationären Handel, jedoch Online-Handel (ca. 92 %) und Kataloghandel (ca. 8 %) unter der Marke "OTTO" und dem Logo
OTTO
Sie hält mehrere international registrierte Marken mit dem Zeichen "OTTO" in Alleinstellung oder in Verbindung mit anderen Zeichenelementen. Den Schutz in der Schweiz beansprucht sie namentlich seit 1. Mai 1979 für die Wortmarken IR-Nr. 218534 "OTTO-VERSAND" und seit 20. Juni 1994 für IR-Nr. 616349 "OTTO". Am 20. Juli 1994 hinterlegte sie zudem die Schweizer Marken "OTTO-VERSAND" (2P-423133) und "OTTO" (2P-423132) für "Versandhandel" in Klasse 42. Im Zeitraum von 2000 bis 2012 registrierte sie weitere zehn Marken mit dem Bestandteil "OTTO" mit Schutzanspruch für die Schweiz, wogegen die Klägerin keinen Widerspruch erhob.
Die Otto-Gruppe ist in der Schweiz seit 1996 im Online-Handel tätig, nachdem sie H.________ erworben hatte, den sie als H.________-Versand fortführt. Sie betreibt den Online-Handel über H.________ sowie über die Versandhäuser I.________, J.________, K.________, L.________, C.________, D.________, M.________ und N.________; sie erzielt damit in der Schweiz einen Umsatz von rund 400 Mio. Franken. Die Marke "OTTO" wurde bisher dafür nicht benutzt.
A.c. Die A.________ GmbH, W.________/A und X.________/A (Beklagte 2, Beschwerdeführerin 2) gehört der Otto-Gruppe an und betreibt den Online-Versandhandel. Sie ist mit sieben Versandhandelsmarken (u.a. C.________, D.________, O.________ und P.________) in der Schweiz und Österreich sowie in Osteuropa präsent und erzielt einen Jahresumsatz von rund 330 Mio. Franken.
A.d. Mit Schreiben vom 16. September 2016 teilte die Beklagte 2 der Klägerin mit, dass sie ab dem 2. Quartal 2017 auch in der Schweiz mit der Marke "OTTO" im Markt auftreten, einen Online-Shop eröffnen und im Kataloggeschäft tätig sein werde. Sie bot eine Koexistenz in dem Sinne an, dass jeder seine Sortimente in seiner Zielgruppe online vermarkte, wobei die Details in einem Gespräch zu klären seien. Die Klägerin erklärte sich damit nicht einverstanden, da sie die Verwechslungsgefahr als sehr gross erachtete, wenn ein Zeichen "Otto-Versandhandel.ch" im schweizerischen Markt auftrete. Sie könnte sich dagegen mit einem Zeichen "otto.de/ch" einverstanden erklären. Weitere Verhandlungen scheiterten.
B.
B.a. Am 7. April 2017 gelangte die Klägerin an das Kantonsgericht des Kantons Luzern mit folgenden Rechtsbegehren:
"1. Es sei den Beklagten zu verbieten (jeweils als selbständiger Antrag),
a. die Tätigkeit als Detail- oder Versandhändlerin (einschliesslich Katalog- und Online-Vertrieb) in der Schweiz oder mit spezieller Ausrichtung auf die Schweiz unter dem Kennzeichen "OTTO" und/oder "OTTO-VERSAND" (in Alleinstellung oder in Verbindung mit zusätzlichen Elementen) selbst auszuüben oder durch einen Dritten ausüben zu lassen;
b. einen Domainnamen mit der Top-Level-Domain "ch", der die Zeichen "OTTO" und/oder "OTTO-VERSAND" enthält, in Alleinstellung oder in Verbindung mit zusätzlichen Elementen, zu registrieren oder durch einen Dritten registrieren zu lassen und/oder einen solchen bereits registrierten Domainnamen zu erwerben oder aktiv zu nutzen bzw. durch einen Dritten erwerben oder aktiv nutzen zu lassen.
2. Die Verbote gemäss Rechtsbegehren 1 hievor seien unter Androhung der Bestrafung der verantwortlichen Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB (Art. 343 Abs. 1 lit. a ZPO), einer Ordnungsbusse von Fr. 5'000.-- (Art. 343 Abs. lit. a ZPO) und/oder einer Ordnungsbusse von bis zu Fr. 1'000.-- für jeden Tag der Nichterfüllung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO) im Zuwiderhandlungsfall auszusprechen (...) "
Die Klägerin stellte gleichzeitig das Begehren, der Beklagten 2 sei die Aufnahme des Online-Handels unter den strittigen Zeichen vorsorglich zu verbieten. Dieses Verbot sprach das Kantonsgericht Luzern mit Entscheid vom 14. August 2017 aus; das Bundesgericht wies die diesbezügliche Beschwerde der Beklagten 2 mit Urteil 4A_500/2017 vom 12. Februar 2018 ab.
Die Beklagten beantragten in der Antwort, es sei auf die Klage nicht einzutreten, eventuell sei sie abzuweisen.
In der Replik änderte die Klägerin ihr Begehren 1b etwas ab (zusätzliche "Sachbezeichnungen" statt "Elemente"), die Beklagten hielten an ihren Begehren fest.
B.b. Mit Urteil vom 26. November 2018 wies das Kantonsgericht des Kantons Luzern die Klage ab, soweit es darauf eintrat.
B.c. Das Bundesgericht hob diesen Entscheid mit Urteil 4A_22/2019 vom 23. Mai 2019 (Rückweisungsentscheid) auf und wies die Sache zur Neubeurteilung an das Kantonsgericht Luzern zurück.
Es erwog, gemäss den Feststellungen des Kantonsgerichts habe die Beklagte 1 (im Rückweisungsentscheid Beschwerdegegnerin 1) ihre Marke "OTTO-VERSAND" für die Schweiz im Jahre 1979 und ihre Marke "OTTO" im Jahre 1994 hinterlegt, während die Klägerin (im Rückweisungsentscheid Beschwerdeführerin) ihre Marken "OTTO'S" und "OTTO'S" (Fig.) in den Jahren 1998 und 1999 hinterlegt habe. Die Beklagte 1 könne daher für ihre Marken für die von beiden Parteien beanspruchten Waren und Dienstleistungen gestützt auf Art. 6 MSchG (SR 232.11) Priorität beanspruchen. Die Beklagte 1 habe aber ihre Marken in der Schweiz nicht gebraucht. Nach Art. 5.1 des Übereinkommens vom 13. April 1892 zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz (SR 0.232.149.136; nachfolgend: der Staatsvertrag) gelte der Gebrauch der Marke in Deutschland auch als Gebrauch der Marke in der Schweiz. Dem angefochtenen Entscheid sei nicht zu entnehmen, wie die Beklagte 1 ihre Marken in Deutschland gebraucht habe. Das Kantonsgericht habe indes festgestellt, der rechtserhaltende Gebrauch der prioritären Marken der Beklagten 1 in Deutschland sei nicht bestritten. Die Beklagte 1 könne sich aber gegenüber der Klägerin nicht auf ihre prioritären Markenrechte berufen, um dieser den Gebrauch des Zeichens "OTTO's" verbieten zu lassen, denn sie habe ihre markenrechtliche Abwehransprüche wegen verspäteter Rechtsausübung verwirkt. Das Kantonsgericht habe die Voraussetzungen einer Verwirkung (namentlich den Aufbau eines wertvollen Besitzstandes) zu Unrecht verneint. Die Verwirkung des markenrechtlichen Abwehranspruchs im Verhältnis zur Klägerin führe allerdings nicht zum Untergang der älteren Markenrechte. Beide Parteien könnten ihre Marken zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, gebrauchen. Es bestehe eine markenrechtliche Koexistenz.
Das Kantonsgericht habe aber Art. 3 lit. d UWG (SR 241) falsch angewendet, indem es nicht auf den Gesamtauftritt der Beschwerdegegnerin im Markt abgestellt, sondern seine Beurteilung auf den Online-Betrieb beschränkt habe. Die wettbewerbsrechtliche Verwechslungsgefahr beurteile sich nach dem tatsächlichen Gebrauch der Zeichen. Der von den Beklagten geplante Marktauftritt unter dem Zeichen "OTTO" oder "OTTO-VERSAND" würde eine Verwechslungsgefahr mit den Waren oder dem Geschäftsbetrieb der Klägerin schaffen, wenn beim Publikum der Eindruck erweckt würde, die so gekennzeichneten oder vertriebenen Waren stammten aus dem Betrieb der Klägerin. Die Sache sei daher an das Kantonsgericht zurückzuweisen, damit es prüfe, ob die von den Beklagten beabsichtigte Erweiterung ihrer Geschäftstätigkeit eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 lit. d UWG schaffe.
B.d. Mit Urteil vom 13. Februar 2020 schützte das Kantonsgericht die Klagebegehren 1a und 1b (letzteres mit der geringfügigen Modifikation gemäss Replik) unter Strafandrohung gemäss Art. 292 StGB.
C.
Mit Beschwerde in Zivilsachen beantragen die Beklagten, das Urteil des Kantonsgerichts Luzern vom 13. Februar 2020 sei kostenfällig aufzuheben und die Rechtsbegehren gemäss Dispositivziffern 1a, 1a (sic) und 2 seien vollumfänglich abzuweisen; eventualiter sei die Sache zu neuer Entscheidung an das Kantonsgericht zurückzuweisen.
Die Beschwerdegegnerin trägt auf kostenfällige Abweisung der Beschwerde an, soweit darauf einzutreten ist; ebenso das Kantonsgericht.
Die Parteien haben unaufgefordert repliziert und dupliziert.
Erwägungen
1.
Die Beschwerdeführerinnen beantragen gemäss dem Wortlaut ihrer Anträge in der Beschwerde die Abweisung der "Rechtsbegehren gemäss Dispositivziffern 1a, 1a und 2". Aus der Begründung ergibt sich aber, dass die Ziffern "1a, 1b und 2" gemeint sind und, da das Dispositiv des angefochtenen Urteils keine Buchstaben verwendet, damit die Bezeichnung der Rechtsbegehren gemäss Klage gemeint sind.
2.
Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1 BGG). Es ist folglich weder an die in der Beschwerde geltend gemachten Argumente noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden; es kann eine Beschwerde aus einem anderen als dem angerufenen Grund gutheissen und es kann eine Beschwerde mit einer von der Argumentation der Vorinstanz abweichenden Begründung abweisen (vgl. BGE 140 III 86 E. 2 S. 88 f.; 134 II 235 E. 4.3.4 S. 241). Immerhin prüft das Bundesgericht, unter Berücksichtigung der allgemeinen Begründungsanforderungen (
3.
Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1 BGG). Dazu gehören sowohl die Feststellungen über den streitgegenständlichen Lebenssachverhalt als auch jene über den Ablauf des vor- und erstinstanzlichen Verfahrens, also die Feststellungen über den Prozesssachverhalt (BGE 140 III 16 E. 1.3.1 S. 17 f. mit Hinweisen). Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz nur berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht (Art. 105 Abs. 2 BGG). "Offensichtlich unrichtig" bedeutet dabei "willkürlich" (BGE 140 III 115 E. 2 S. 117; 135 III 397 E. 1.5 S. 401). Überdies muss die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein können (Art. 97 Abs. 1 BGG).
Für eine Kritik am festgestellten Sachverhalt gilt das strenge Rügeprinzip von Art. 106 Abs. 2 BGG (BGE 140 III 264 E. 2.3 S. 266 mit Hinweisen). Die Partei, welche die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz anfechten will, muss klar und substanziiert aufzeigen, inwiefern diese Voraussetzungen erfüllt sein sollen (BGE 140 III 16 E. 1.3.1 S. 18 mit Hinweisen). Wenn sie den Sachverhalt ergänzen will, hat sie zudem mit präzisen Aktenhinweisen darzulegen, dass sie entsprechende rechtsrelevante Tatsachen und taugliche Beweismittel bereits bei den Vorinstanzen prozesskonform eingebracht hat (BGE 140 III 86 E. 2 S. 90). Genügt die Kritik diesen Anforderungen nicht, können Vorbringen mit Bezug auf einen Sachverhalt, der vom angefochtenen Entscheid abweicht, nicht berücksichtigt werden (BGE 140 III 16 E. 1.3.1 S. 18).
4.
Nach einem Rückweisungsentscheid des Bundesgerichts sind sowohl dieses selbst als auch die Vorinstanz (en) an die rechtliche Beurteilung, mit der die Rückweisung begründet wurde, gebunden. Wegen dieser Bindung der Gerichte ist es ihnen wie auch den Parteien, abgesehen von allenfalls zulässigen Noven, verwehrt, der Beurteilung des Rechtsstreits einen anderen als den bisherigen Sachverhalt zu unterstellen oder die Sache unter rechtlichen Gesichtspunkten zu prüfen, die im Rückweisungsentscheid ausdrücklich abgelehnt oder überhaupt nicht in Erwägung gezogen worden waren (BGE 135 III 334 E. 2 S. 335 mit Hinweisen).
4.1. Die Vorinstanz hat die Schutzfähigkeit des Zeichens "OTTO'S", die Gebrauchspriorität dieses Zeichens in der Schweiz, die sog. schutzwürdige Marktposition dieses Zeichens und die Verwechslungsgefahr geprüft sowie damit zusammenhängend eine Interessenabwägung vorgenommen.
Die Beschwerdegegnerin ist der Auffassung, zu beurteilen seien nur noch die Verwechslungsgefahr sowie die Interessenabwägung. Im Rückweisungsentscheid bereits entschieden seien die Schutzfähigkeit der Zeichen (Rückweisungsentscheid E. 3.1), die zeitliche Priorität der Beschwerdegegnerin (Rückweisungsentscheid E. 3.6) und dass sie ihre schutzwürdige Marktposition gutgläubig erworben habe (Rückweisungsentscheid E. 2.3.2). Zahlreiche materielle Rügen der Beschwerdeführerinnen seien daher gegenstandslos.
4.2. Gemäss Rückweisungsentscheid wurde die Sache an die Vorinstanz zurückgewiesen, damit sie die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG prüfe. Allein aus dieser Wortwahl lässt sich nicht ableiten, dass nicht alle tatbestandsmässigen Voraussetzungen von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG zu prüfen gewesen wären. Es geht bei Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG insgesamt um den Schutz vor Verwechslung, gleichzeitig ist aber das Merkmal der Verwechslungsgefahr nur
ein Tatbestandsmerkmal der Norm. Entsprechend argumentierte auch die Beschwerdegegnerin in ihrer dem Rückweisungsentscheid zugrundeliegenden Beschwerde. Dort führte sie unter dem Titel "Fazit zur Verwechslungsgefahr" aus, grundsätzlich falsch sei, dass die Vorinstanz Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG mit Blick nur auf den Online-Handel und nicht gestützt auf ihren insgesamten Marktauftritt geprüft habe. Richtigerweise müssten die einzelnen Tatbestandsmerkmale von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG, "d.h. die Kennzeichnungskraft von 'OTTO'S', die Gebrauchspriorität, die schutzwürdige Marktposition und die Verwechselbarkeit (...) wie auch die erforderliche Interessenabwägung (...) unter Berücksichtigung der gesamten Marktsituation auf Stufe Detailhandel in der Schweiz" beurteilt werden. (Herv. im Original).
Die Vorinstanz stellte im damals angefochtenen Urteil vom 26. November 2018 (E. 3.7.3) fest, die Beschwerdegegnerin fokussiere sich bei den Tatbestandsmerkmalen der Gebrauchspriorität und der schutzwürdigen Marktposition auf die Verwendung der Marke seit 1978 und zeige nicht auf, ob und inwieweit sie im Online-Handel ab 2007 materiell zeitliche Priorität und eine schutzwürdige Marktposition erworben habe. Eine Anwendung von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG scheide daher aus.
Der Rückweisungsentscheid beruht nun eben gerade darauf, dass die Vorinstanz, wie von der Beschwerdegegnerin in der damaligen Beschwerde als "übergreifende Rüge" geltend gemacht worden war, nicht den gesamten Marktauftritt beurteilt hatte. Mit der Rückweisung sollte die nicht erfolgte Prüfung von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG auf der Grundlage des gesamten Marktauftritts erfolgen. Das Bundesgericht nahm diese Prüfung auch angesichts des Prinzips der materiellen Erschöpfung des Instanzenzugs (vgl. BGE 143 III 290 E. 1.1 S. 293 mit Hinweisen) nicht - auch nicht teilweise - selber und anstelle des kantonalen Gerichts vor.
5.
Damit unlauterer Wettbewerb gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG besteht, ist als Erstes vorausgesetzt, dass das Zeichen, auf das sich ein Unterlassungsanspruch stützt, Kennzeichnungskraft besitzt, also von den angesprochenen Kreisen als Herkunftshinweis verstanden wird. Kennzeichnungskraft besteht, wenn ein Zeichen entweder eine originäre Unterscheidungskraft besitzt oder mittels Verkehrsdurchsetzung Kennzeichnungskraft erlangt hat (BGE 135 III 446 E. 6.2 S. 451 mit Hinweisen).
5.1. Die Vorinstanz erwog, die Beschwerdegegnerin sei 1978 von Otto Ineichen gegründet worden und bezwecke den Handel mit Waren aller Art. Sie habe bis 1999 die Zeichen "OTTO'S Sonderposten" und "OTTO'S Warenposten", später "OTTO'S" in Alleinstellung verwendet, alles ausgehend vom Vornamen "OTTO" ihres Gründers. Durch die Verwendung des in deutscher Sprache unüblichen Apostrophs werde eine zusätzliche optische Unterscheidungskraft erzeugt. Das Zeichen sei damit für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht gemeinfrei und auch nicht freihaltebedürftig, sondern wirke vor dem Hintergrund der angebotenen Dienstleistungen der Beschwerdegegnerin, nämlich Güter des täglichen Bedarfs wie Lebensmittel, Mode etc. gerade auch wegen seiner angenehmen Kürze einprägsam. Dem Zeichen "OTTO'S" komme daher originäre Kennzeichnungskraft zu. Dies werde zusätzlich mit dem Logo, worauf sich eine Hand mit ausgestrecktem Zeigefinger befinde, gestützt.
5.2. Im Zusammenhang mit ihrer Kritik am von der Vorinstanz festgestellten Sachverhalt betreffend die von dieser bejahten Gebrauchspriorität des Zeichens "OTTO'S" machen die Beschwerdeführerinnen geltend, die Beschwerdegegnerin habe seit ihrer Gründung 1978 ihre stationären Geschäfte unter dem Kennzeichen "OTTO'S Schadenposten" (1978-1985), "OTTO'S Warenposten" (1995-1999) und "OTTO Le Soldeur" (1989-1999) betrieben und nicht unter der Marke "OTTO'S" als alleiniges Kennzeichen.
Sie wollen damit aber offensichtlich nicht die Kennzeichnungskraft des Zeichens "OTTO'S" bestreiten, denn an anderer Stelle führen sie aus, auf die Verkehrsdurchsetzung komme es nicht an, da die originäre Unterscheidungskraft der Marke "OTTO'S" unstreitig sei und auch die Vorinstanz davon ausgehe. Die Vorinstanz ging nämlich in der Tat zutreffend davon aus, dass der Zeichenbestandteil "OTTO'S" als
Kernelement der von der Beschwerdegegnerin benutzten Zeichen die erforderliche originäre Zuordnungs- und Individualisierungsfähigkeit hat und diese deshalb auch besteht, wenn er mit zusätzlichen Sachbezeichnungen (Schadenposten, Warenposten etc.) kombiniert wird.
6.
Umstritten ist weiter, ob dem Zeichen "OTTO'S" der Beschwerdegegnerin Gebrauchspriorität zukommt. Die Vorinstanz erwog, die Beschwerdegegnerin verwende das Zeichen "OTTO'S" in der Schweiz seit dem Jahr 1978 zur Kennzeichnung ihres Unternehmens sowie ihres Waren- und Dienstleistungsangebots intensiv und ununterbrochen. Sie könne daher die Gebrauchspriorität von "OTTO'S" in der Schweiz beanspruchen, nachdem die Beschwerdeführerinnen - obwohl deren Marken "OTTO" und "OTTO-VERSAND" in der Schweiz zeitlich vor der Marke "OTTO'S" registriert worden seien - diese Marken unbestritten bislang nie explizit bzw. aktiv in der Schweiz gebraucht hätten.
6.1. Die Beschwerdeführerinnen rügen diesbezüglich eine mangelhafte Sachverhaltsermittlung.
6.1.1. Sie machen geltend, die Vorinstanz habe festgestellt, dass die Beschwerdegegnerin das Zeichen "OTTO'S" als " (alleinige) Kennzeichnung seit 1978 für ihr Unternehmen brauch (e) " und dass fast das gesamte Schweizer Publikum das Zeichen seit den späten 80er Jahren als Hinweis auf die Beschwerdegegnerin verstehe. Diese Sachverhaltsfeststellungen würden lediglich auf den Behauptungen der Beschwerdegegnerin basieren und seien als Grundlage der festgestellten Tatsachen unhaltbar. Es sei sodann willkürlich, wenn die Vorinstanz gestützt auf eine von der Beschwerdegegnerin ins Recht gelegte demoskopische Umfrage aus dem Herbst 2016 ableite, fast das gesamte Schweizer Publikum verstehe "OTTO'S" seit den späten 80er Jahren als Hinweis auf die Beschwerdegegnerin. Mit ihren Feststellungen habe die Vorinstanz auch Art. 8 ZGB verletzt, da die Beschwerdegegnerin den von ihr behaupteten Sachverhalt nicht bewiesen habe. Diese Feststellungen seien sodann offenkundig für den Ausgang des Verfahrens entscheidend, habe die Vorinstanz doch massgeblich darauf abgestellt.
6.1.2. Die Vorinstanz hat wie dargelegt (E. 5 hiervor) dem Zeichen "OTTO'S"
originäre Unterscheidungskraft zuerkannt. Sie hat in einer Doppelbegründung sodann auch die Kennzeichnungskraft aufgrund Verkehrsdurchsetzung bejaht. Die Beschwerdeführerinnen vermischen mit ihrer Argumentation diese beiden Aspekte. Konnte die Vorinstanz - wie dargelegt - davon ausgehen, dem Zeichen "OTTO'S" komme allein
oder zusammen mit weiteren Sachbezeichnungen originäre Kennzeichnungskraft zu, ist für die Gebrauchspriorität allein massgeblich, seit wann die Beschwerdegegnerin dieses Zeichen benutzt. Die übrige Kritik der Beschwerdeführerinnen hinsichtlich der Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz, namentlich betreffend die von der Beschwerdegegnerin eingereichte demoskopische Umfrage des Instituts B.________ aus dem Jahr 2016, bezieht sich auf die Kenneichnungskraft durch Verkehrsdurchsetzung und ist im Zusammenhang mit dem prioritären Gebrauch nicht entscheidwesentlich.
Die Beschwerdeführerinnen gehen selber davon aus, dass die Beschwerdegegnerin das Zeichen "OTTO'S" zusammen mit weiteren Sachbezeichnungen seit 1978 benutzt hat. Ihre Rügen betreffend den fehlenden Nachweis der Benutzung des Zeichens "als (alleinige) Kennzeichnung" durch die Beschwerdegegnerin stossen ins Leere.
6.2. In rechtlicher Hinsicht sind die Beschwerdeführerinnen der Auffassung, die Vorinstanz hätte auch den früheren (seit 1949) durch sie in Deutschland gemachten Gebrauch ihrer Marken würdigen müssen.
6.2.1. Sie machen geltend, die Vorinstanz habe zu Unrecht den Staatsvertrag von 1892 (vgl. Sachverhalt B.c) überhaupt nicht berücksichtigt. Es sei das Ziel der Vertragsstaaten gewesen, dass ihre Staatsangehörigen im Staatsgebiet des anderen Vertragsstaates den gleichen Schutz in Bezug auf die Benutzung von Marken geniessen wie im eigenen Vertragsstaat. Nach seinem Sinn und Zweck erfasse Art. 5 des Staatsvertrags deshalb nicht nur die in Art. 12 MSchG vorgesehenen immaterialgüterrechtlichen Nachteile, sondern erstrecke sich auch auf
andere aus dem Nichtgebrauch erwachsende Rechtsnachteile. Aus dem direkt anwendbaren Art. 5 des Staatsvertrages fliesse somit nicht nur, dass der Gebrauch der Marken "OTTO" und "OTTO-VERSAND" durch die Beschwerdeführerinnen in Deutschland auch in der Schweiz als rechtserhaltender Gebrauch im Sinne von Art. 12 MSchG gelte, sondern überhaupt, dass das Staatsgebiet der Vertragsstaaten in Bezug auf den Gebrauch von Marken zu einem
einzigen Gebiet vereinigt werde. Es würde Sinn und Zweck des Staatsvertrags widersprechen, wenn der durch die Beschwerdeführerinnen in Deutschland gemachte Gebrauch zwar als rechtserhaltender Gebrauch im Sinne von Art. 12 Abs. 1 MSchG anerkannt und ihnen somit grundsätzlich prioritäre Markenrechte zuerkannt würden, derselbe Gebrauch aber im Rahmen der Beurteilung der lauterkeitsrechtlichen Gebrauchspriorität unberücksichtigt bliebe und ihnen somit die Benutzung ihrer Marken in der Schweiz aus diesem Grund untersagt werden könnte.
6.2.2. Die Beschwerdegegnerin verweist auf ein Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union (Urteil des EuGH vom 12. Dezember 2013 C-445/12 P
Rivella International betr. "BASKAYA"/"Passaia"; vgl. zit. Urteil 4A_500/2017 E. 2.3). Gemäss diesem EuGH-Urteil ist die Anwendung des Staatsvertrages wegen des übergeordneten EU-Rechts im nationalen deutschen Markenrecht ausgeschlossen. Die Beschwerdegegnerin leitet aus diesem Urteil ab, der EuGH habe damit dem Staatsvertrag von vornherein die Anwendung ausserhalb des nationalen Markenrechtsregimes versagt. In der Lehre wird indessen, soweit sie sich dazu äussert, die Auffassung vertreten, die Anwendbarkeit des Abkommens in der Schweiz werde dadurch nicht ausgeschlossen (MARKUS WANG, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Stämpflis Handkommentar, 2. Aufl. 2017, N. 66 zu Art. 11 MSchG a.E.; DIRK JESTAEDT, Die EUGH-Entscheidung "Baskaya / Passaia", in: sic! 5/2014 S. 307 ff., 309). Darauf muss nicht weiter eingegangen werden, da wie nachfolgend (E. 6.2.3) gezeigt wird, die Beschwerdeführerinnen ohnehin nichts zu ihren Gunsten aus dem Staatsvertrag ableiten können.
6.2.3. Vorerst ist festzuhalten, dass das Bundesgericht entgegen der Beschwerdegegnerin im Rückweisungsentscheid den Staatsvertrag nicht ausgelegt hat. Auch in dem von der Beschwerdegegnerin zitierten Urteil 4A_429/2011, 4A_435/2011 vom 23. Februar 2012 fand aus prozessualen Gründen keine solche Auslegung statt (vgl. zit Urteil 4A_429/2011, 4A_435/2011 E. 5.5).
6.2.3.1. Art. 5 Abs. 1 des Staatsvertrages lautet:
"Die Rechtsnachteile, welche nach den Gesetzen der vertragschliessenden Teile eintreten, wenn eine Erfindung, ein Muster oder Modell, eine Handels- oder Fabrikmarke nicht innerhalb einer bestimmten Frist ausgeführt, nachgebildet oder angewendet wird, sollen auch dadurch ausgeschlossen werden, dass die Ausführung, Nachbildung oder Anwendung in dem Gebiete des anderen Teiles erfolgt".
6.2.3.2. Dieser Wortlaut spricht für eine enge Auslegung in dem Sinn, dass der Gebrauch der Marke im einen Vertragsstaat einzig die Gebrauchsschonfrist im andern Vertragsstaat - in der Schweiz 5 Jahre gemäss Art. 12 MSchG - aufschiebt (ebenso: MATTHIAS BEBI, Gebrauchsabsicht bei Marken, sic! 10/2012 S. 610 ff., 616).
Entgegen den Beschwerdeführerinnen ergibt sich auch aus der Botschaft (Botschaft vom 24. Mai 1892 betreffend das mit Deutschland getroffene Uebereinkommen zum gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz, BBl 1892 III 247 ff., 250 f.) nichts anderes - im Gegenteil. Die Beschwerdeführerinnen machen geltend, an der erwähnten Stelle werde gesagt, dass mit Art. 5 " (i) n Beziehung auf Ausbeutung des gewerblichen Eigenthums (...) die beiden vertragschließenden Theile gleichsam zu einem einzigen Gebiete" vereinigt würden. Das trifft zu; aber unmittelbar danach wird diese Aussage einschränkend unter Bezugnahme auf die Gebrauchsschonfrist präzisiert; es bestehe ein einziges Gebiet "in dem Sinne nämlich, daß wegen Nichtausbeutung im Gebiete des einen Theils oder wegen Import vorgesehene Erlöschungsgründe nicht anwendbar sind, wenn die Ausbeutung im Gebiete des andern Theiles oder die Einfuhr von dem Gebiete dieses andern Theiles aus stattfindet" (ebenso: BEBI, a.a.O., S. 616). Auch die französische Version (vgl. Message du 24 mai 1892 concernant la convention conclue avec l'Allemagne pour la protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques, FF 1892 III 694 ff., 697) enthält entgegen einer Lehrmeinung (UTE BUGNION, Neues zum schweizerisch-deutschen Staatsvertrag vom 13. April 1892 betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz, abgeändert am 26. Mai 1902, sic! 5/2001 S. 448 ff., 453) eine entsprechende einschränkende Präzisierung ("L'article 5 fait des deux états un seul territoire quant à l'exploitation de la propriété industrielle, dans ce sens que les causes de déchéance consistant dans la non-exploitation des brevets, dessins, etc., ou dans l'importation de produits fabriqués conformément à ces derniers, cesseront d'être applicables dans l'un des deux pays, si l'exploitation a lieu dans l'autre, ou si c'est de celui que provient l'importation").
6.2.3.3. Der deutsche Bundesgerichtshof hat eine ausdehnende Interpretation angesichts des klaren Wortlauts ebenfalls abgelehnt und festgehalten, dass in Art. 5 Abs. 1 des Staatsvertrags allein auf den gesetzlichen Benutzungszwang abgestellt worden ist (Urteil des BGH vom 26. Juni 1968 [I ZR 55/66], in: GRUR 1969 S. 48 ff., 49 mit zustimmendem Kommentar von BUSSMANN). Das Bundesgericht musste die Frage als solche - wie erwähnt - so noch nicht beurteilen, verwies aber in BGE 100 II 230 im Zusammenhang mit der Frage, nach welchem Recht der "Gebrauch" im Sinne von Art. 5 Abs. 1 des Staatsvertrages zu beurteilen sei, in zustimmendem Sinn auf dieses Urteil des BGH.
Die Vorinstanz ging somit zu Recht von der Gebrauchspriorität des Zeichens "OTTO'S" aus.
7.
7.1. Die Vorinstanz erwog, der Schutz vor Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG setze weiter eine schutzwürdige Marktposition des Zeichens "OTTO'S" voraus. So könne eine in der Schweiz mit Hilfe eines unbefugten Kennzeichengebrauchs aufgebaute Position nicht schutzwürdig sein und deshalb nicht zur Abwendung von durch andere geschaffene Verwechslungsgefahren verwendet werden. Auch diese Voraussetzung sei vorliegend erfüllt. Die Beschwerdegegnerin verfüge im Vergleich zu den Beschwerdeführerinnen über fast 40 Jahre Marktvorsprung in der Schweiz und habe seit 1978 einen wertvollen Besitzstand erlangt. Die Beschwerdeführerinnen hätten seit spätestens 4. Oktober 2000 Kenntnis davon gehabt, dass die Beschwerdegegnerin die Marke "OTTO'S" tatsächlich benutze, als sie gestützt auf ihre international und schweizerisch registrierte Marke "OTTO" Widerspruch gegen die Eintragung der schweizerischen Marke "OTTO'S" der Beschwerdegegnerin erhoben hätten. Danach seien sie inaktiv geblieben und hätten damit die Verletzung ihrer Marke durch die Beschwerdegegnerin geduldet, namentlich hätten sie den eingelegten Widerspruch zurückgezogen, statt diesen weiterzuverfolgen. Der Beschwerdegegnerin könne daher nicht vorgeworfen werden, ihre (schutzwürdige) Marktposition mit unlauteren Mitteln aufgebaut zu haben.
7.2. Die Beschwerdeführerinnen rügen als rechtsverletzende Sachverhaltsfeststellung, dass die Vorinstanz nur das von ihnen eingeleitete Widerspruchsverfahren erwähne, jedoch mit keinem Wort, dass sich die Beschwerdegegnerin ihrerseits in den Jahren 2000 und 2001 darum bemüht habe, eine Art Koexistenzvereinbarung mit der Beschwerdeführerin 1 abzuschliessen. Ihre entsprechenden Ausführungen in der Klageantwort seien von der Beschwerdegegnerin nicht bestritten worden. Es treffe auch nicht zu, dass sie seit 2000 inaktiv geblieben seien. Im Zeitraum zwischen dem 28. Januar 2000 und dem 8. Juni 2012 hätten sie zehn internationale Wort- oder Wort-/Bildmarkenregistrierungen mit dem Kennzeichenelement "OTTO" mit Schutzausdehnung auf die Schweiz vorgenommen, was ebenfalls unbestritten sei. Die Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz seien daher willkürlich im Sinne von Art. 9 BV. Die behaupteten Sachverhaltsmängel seien entscheiderheblich, da sie zu einer falschen Interessenabwägung durch die Vorinstanz führen würden.
7.3. Das Bundesgericht hat in BGE 125 III 193 E. 2a S. 206 f. das Rechtsschutzinteresse einer Klägerin zur Geltendmachung des Nichtgebrauchs einer Marke (Art. 12 MSchG) durch die Beklagte verneint, wenn die Klägerin das fragliche Zeichen oder ein diesem ähnliches Zeichen schon aus anderen Gründen selbst gar nicht benutzen könne oder dürfe, sodass für sie die Markeneintragung zum vornherein keine weitere Behinderung in der freien Zeichenbildung bewirken könne. Ein Rechtsschutzinteresse ergebe sich auch nicht aus der mittlerweile erworbenen Marktstellung, die das klägerische Produkt unter der verwendeten Marke erlangt habe, beruhe dieses doch auf einem unbefugten Markengebrauch. Das Interesse der Klägerin am Erhalt dieser Marktstellung erscheine daher nicht schutzwürdig. In der Lehre wird gestützt auf diesen Entscheid zum Teil eine "schutzwürdige Marktposition" als eigenständiges Tatbestandselement von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG erwähnt (RETO ARPAGAUS, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG], 2013, N. 61 zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG; SPITZ/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: Jung/Spitz [Hrsg.], Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG], Stämpflis Handkommentar, 2. Aufl. 2016, N. 23 f. zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG), zum Teil auch als Einschränkung der Gebrauchspriorität, indem sich auf diese nur berufen könne, wessen Zeichengebrauch rechtmässig war (ANDREAS HEINEMANN, in: Heizmann/Loacker [Hrsg.], UWG Kommentar, 2018, N. 62 zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG; NICOLAS KUONEN, in: Commentaire Romand, Loi contre la concurrence déloyale, 2017, N. 24 zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG).
Nachdem gemäss Rückweisungsentscheid die Beschwerdeführerinnen ihre prioritären Markenrechte gegenüber der Beschwerdegegnerin verwirkt und somit keinen markenrechtlichen Anspruch mehr haben, der Beschwerdegegnerin die Benutzung der Marke "OTTO'S" zu verbieten, kann offensichtlich nicht von einer nicht "schutzwürdigen Marktposition" der Beschwerdegegnerin im Sinne von BGE 125 III 193 die Rede sein. Die weiteren von der Vorinstanz angeführten Argumente sind unter diesem Titel nicht relevant. Die Beschwerdeführerinnen beziehen diese Argumente zu Recht auf die Interessenabwägung (vgl. E. 10 hiernach).
8.
Das Bundesgericht hat im Rückweisungsentscheid die rechtsprechungsgemässen Voraussetzungen der Verwechslungsgefahr zitiert (Rückweisungsentscheid E. 3.2). Es kann darauf verwiesen werden. Zusammenfassend und nachdem es den insgesamten Marktauftritt als massgeblich qualifiziert hatte, stellte es fest, der von den Beschwerdeführerinnen geplante Marktauftritt unter ihren Zeichen "OTTO" und "OTTO-VERSAND" würde eine Verwechslungsgefahr mit den Waren oder dem Geschäftsbetrieb der Beschwerdegegnerin schaffen, wenn beim Publikum der Eindruck erweckt würde, die so gekennzeichneten oder vertriebenen Waren stammten aus dem Betrieb der Beschwerdegegnerin.
Ob dies zutreffe, sei in gesamter Würdigung aller Umstände zu beurteilen, die für den durchschnittlich aufmerksamen Käufer die Individualisierung der gekennzeichneten Produkte tatsächlich mitprägten (Rückweisungsentscheid E. 3.5, Herv. beigefügt).
8.1. Die Vorinstanz gibt in ihren Ausführungen zur Verwechslungsgefahr fast wörtlich die Ausführungen des Bundesgerichts in Erwägung 3.1 des Rückweisungsentscheids wieder und schliesst dann, aus diesen Erwägungen ergebe sich, dass das Bundesgericht die Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen "OTTO" und "OTTO'S" bejaht habe. Die Vorinstanz erwog sodann, sie teile diese Auffassung; die Verwechslungsgefahr sei evident. Sollten die Beschwerdeführerinnen wie geplant im Schweizer Markt im Online-Handel auftreten, würde dies zu einer empfindlichen Schwächung der Marktstellung der Beschwerdegegnerin und zu einer Marktverwirrung führen.
8.2. Entgegen der Vorinstanz trifft es nicht zu, dass das Bundesgericht die Verwechslungsgefahr bejaht hat. Das ergibt sich mit aller Deutlichkeit aus dem oben (vgl. hiervor E. 8) zitierten und hervorgehobenen Satz. Zutreffend ist aber immerhin, dass es im Rückweisungsentscheid bereits eingehende Ausführungen zur Frage der drohenden Verwechslungsgefahr gemacht hat (vgl. Rückweisungsentscheid E. 3.1), die dahingehend verstanden werden können, dass es im Rückweisungsentscheid prima facie zur Bejahung einer Verwechslungsgefahr tendierte.
Entgegen den Beschwerdeführerinnen hat die Vorinstanz aber - trotz ihrer falschen Annahme, dass das Bundesgericht im Rückweisungsentscheid eine Verwechslungsgefahr bereits bejaht habe - eine eigene Prüfung der Verwechslungsgefahr vorgenommen (vgl. hiervor E. 8.1). Allerdings genügen ihre diesbezüglichen, äusserst knappen Ausführungen den Anforderungen an eine hinreichende Begründung kaum. Die Begründung muss kurz die Überlegungen nennen, von denen sich das Gericht hat leiten lassen und auf die sich sein Entscheid stützt (BGE 142 III 433 E. 4.3.2 S. 436; 136 I 184 E. 2.2.1 S. 188). Die Vorinstanz hätte somit unter dem Titel "Verwechslungsgefahr" die Umstände nachvollziehbar darlegen müssen, aufgrund derer sie zum Schluss gelangt, die Verwechslungsgefahr zwischen den strittigen Zeichen sei evident. Trotzdem kann vorliegend von einer (erneuten) Rückweisung an die Vorinstanz abgesehen werden, da eine solche zu unnötigen Verzögerungen führen würde, die mit dem Interesse der Parteien an einer beförderlichen Beurteilung der Sache nicht zu vereinbaren wären.
8.3. Denn aus den allgemeinen rechtlichen Erwägungen der Vorinstanz zur Verwechslungsgefahr (E. 3.7.1) ergibt sich immerhin, dass sie zu deren Beurteilung von den zutreffenden Grundlagen ausgegangen ist. Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist für das gesamte Kennzeichenrecht einheitlich zu umschreiben (BGE 128 III 401 E. 5 S. 403; 127 III 160 E. 2a S. 165; 126 III 239 E. 3a S. 245). Im Gegensatz zum Firmen- oder Markenrecht, wo nur die jeweiligen Zeichen bzw. Registereinträge massgebend sind, sind aber im Lauterkeitsrecht zur Prüfung der Verwechslungsgefahr die gesamten Umstände zu würdigen, also nicht nur das registrierte Zeichen, sondern dessen tatsächlicher Gebrauch sowie auch weitere Elemente ausserhalb der jeweiligen Zeichen (Urteil 4A_83/2018 vom 1. Oktober 2018 E. 5.2. Vgl. statt vieler auch die entsprechende Unterscheidung zwischen "Kriterien des allgemeinen Kennzeichenschutzes" und "zusätzliche Kriterien des lauterkeitsrechtlichen Kennzeichenschutzes" bei SPITZ/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., N. 31 ff. bzw. N. 34 ff. zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG sowie ARPAGAUS, a.a.O., N. 92 ff. bzw. N. 113 ff. zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG).
Als Ausgangspunkt der Beurteilung kann mit der Vorinstanz von einer evidenten Verwechslungsgefahr ausgegangen werden, da das kennzeichnungskräftige Kernelement der beiden Zeichen "OTTO" bzw. "OTTO'S" beinahe wortidentisch ist. Was die weiteren Umstände angeht, die es bei der gebotenen "Würdigung aller Umstände" zu berücksichtigen gilt, wird im angefochtenen Urteil (wenn auch teilweise nicht unter dem Titel "Verwechslungsgefahr") ausgeführt, die Parteien würden das Zeichen mindestens teilweise für gleiche oder gleichartige Produkte verwenden (E. 3.7.2 und E. 3.7.3); die Beschwerdegegnerin verfüge über fast 40 Jahre Marktvorsprung in der Schweiz (E. 3.6.2) und das Zeichen "OTTO'S" sei in der Schweiz sehr bekannt, fast das gesamte Schweizer Publikum verstehe "OTTO'S" seit den späten 80er Jahren als Hinweis auf die Beschwerdegegnerin (E. 3.4.3.3); demgegenüber hätten die Beschwerdeführerinnen ihre Zeichen "OTTO" und "OTTO-VERSAND" nie explizit bzw. aktiv in der Schweiz gebraucht (E. 3.5.2). Weiter stellte die Vorinstanz fest, die Beschwerdegegnerin betreibe bereits jetzt das Online-Geschäft in der Schweiz, es liege auf der Hand, dass sie den Online-Handel mit Blick auf die Zukunft ausbauen respektive festigen wolle. Das Stationär- und das Versandgeschäft seien zudem so ineinander verwoben, dass sich eine strenge Trennung allein durch diese Differenzierung nicht vornehmen lasse (E. 3.6.2).
Die Würdigung dieser Umstände sprechen allesamt für eine hohe Verwechslungsgefahr. Aufgrund der geringen Bekanntheit der Zeichen der Beschwerdeführerinnen in der Schweiz einerseits und der Durchsetzung des Zeichens "OTTO'S" im schweizerischen Markt andererseits ist die Gefahr von Fehlzurechnungen bei einem Markteintritt der Beschwerdeführerinnen unter den Zeichen "OTTO" und "OTTO-VERSAND" sehr hoch, zumal aufgrund der Verflechtung von Stationär- und Versandgeschäft keine separate Beurteilung der Verwechslungsgefahr vorgenommen werden kann und darf. Diese Verwechslungsgefahr wird zudem durch die teilweise Identität der angebotenen Waren noch erhöht. Dem halten die Beschwerdeführerinnen in ihrer Beschwerde keine relevanten Umstände entgegen, welche die von der Vorinstanz als evident bezeichnete Verwechslungsgefahr umzustossen vermöchten. Allein der Umstand, dass Schweizer Konsumenten im deutschen Online-Shop der Beschwerdeführerinnen angeblich Waren in erheblichem Umfang bestellen würden, vermag die vorinstanzliche Feststellung, wonach die Zeichen der Beschwerdeführerinnen im schweizerischen Markt - mangels aktiver Verwendung - bloss eine geringe Bekanntheit hätten, jedenfalls nicht als willkürlich auszuweisen. Weiter beurteilt sich die Verwechslungsgefahr nach dem Verständnis des durchschnittlich aufmerksamen Käufers (vgl. Rückweisungsentscheid E. 3.2 und 3.5), sodass der Einwand der Beschwerdeführerinnen, die Parteien seien von einer möglichen Koexistenz ausgegangen, im Rahmen der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ohnehin nicht erheblich ist. Betreffend ihren Ausführungen zur Sortimentspolitik und zum Marktauftritt belegen sie im Übrigen nicht mit präzisen Aktenhinweisen, dass sie ihre diesbezüglichen Vorbringen, welche die Beschwerdegegnerin in der Beschwerdeantwort als neu bestreitet, schon im kantonalen Verfahren prozesskonform vorgebracht hätten. Ebenso wenig erheben sie diesbezüglich eine hinreichend begründete Sachverhaltsrüge (vgl. hiervor E. 3), welche eine Ergänzung des Sachverhalts erlauben würde. Somit liegen keine weiteren relevanten Umstände im Recht, die von der Vorinstanz nicht festgestellt wurden und die bei der Gesamtbeurteilung der Verwechslungsgefahr noch zu berücksichtigen wären. Ebenso wenig legen die Beschwerdeführerinnen hinreichend dar, dass sie im vorinstanzlichen Verfahren konkret aufgezeigt hätten, dass eine Verwechslungsgefahr durch klarstellende Zusätze hätte beseitigt werden können. Die Vorinstanz durfte folglich ohne Verletzung von Bundesrecht davon ausgehen, die drohende Verwechslungsgefahr sei evident.
9.
Die Beschwerdeführerinnen rügen, die Vorinstanz habe verkannt, dass ein Anspruch der Beschwerdegegnerin gestützt auf Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG ein unlauteres Verhalten ihrerseits voraussetze. Dies sei ein ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal, wie das Bundesgericht wiederholt erklärt habe (unter Hinweis auf das Urteil 4C.353/2002 vom 3. März 2003 sowie BGE 126 III 198 E. 2c S. 202; 120 II 76 E. 3a S. 78 f.).
Aus den zitierten Entscheiden ergibt sich nichts dergleichen. Im zit. Urteil 4C.353/2002 geht es um die Frage der kartellrechtlich relevanten Wettbewerbsbeeinflussung. Auch in BGE 126 III 198 E. 2c/aa S. 202 geht es um den Begriff des Wettbewerbs. Der Entscheid hält fest, damit unlauterer Wettbewerb vorliege, genüge nicht, dass ein Verhalten unlauter im Sinne einer der Beispiele in Art. 3 bis 8 UWG erscheine; erforderlich sei zudem, wie sich aus der allgemeinen Definition in Art. 2 UWG ergebe, dass dieses Verhalten das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusse. Auch hier geht es somit nur um die Wettbewerbsbeeinflussung und nicht um ein (angebliches) ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal von Art. 2 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG. Auch BGE 120 II 76 E. 3a S. 78 f. behandelt die Wettbewerbsbeeinflussung (durch Dritte). Führt das Verhalten der Beschwerdeführerinnen eine Verwechslungsgefahr herbei und sind im Rahmen einer Interessenabwägung die Interessen der Beschwerdegegnerin gewichtiger als jene der Beschwerdeführerinnen (vgl. E. 10 hiernach), ist das Verhalten unlauter im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG (vgl. Urteil 4C.240/2006 vom 13. Oktober 2006 E. 2.4.2). Einer besonderen subjektiven Vorwerfbarkeit bedarf es nicht. Die Ausführungen der Beschwerdeführerinnen, wonach sie sich kein - im Sinne des von ihnen geltend gemachten (ungeschriebenen) Tatbestandsmerkmals - unlauteres Verhalten zu Schulden hätten kommen lassen, stossen daher ins Leere.
10.
Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung (zit. Urteil 4C.240/2006 E. 2.2.1 mit Hinweisen) sind bei einer Bejahung der Verwechslungsgefahr die Interessen der Parteien gegenseitig abzuwägen. In der Lehre wird darauf hingewiesen, dass das Erfordernis der Interessenabwägung von besonderer Bedeutung sei für das Recht der Gleichnamigen. Auch wenn im Grundsatz im Verhältnis zwischen Gleichnamigen die jeweiligen Prioritätsregeln gälten, seien die Namensrechte der Prioritätsjüngeren in die erforderliche Interessenabwägung einzubringen. Das Ergebnis könne ein Kompromiss sein, indem das prioritätsjüngere Zeichen mit einem Zusatz ergänzt werden müsse. Nur wo dies nicht möglich sei, dürfe der Prioritätsjüngere seinen Namen nicht als charakteristischen Zeichenteil benutzen (HEINEMANN, a.a.O., N. 68 und N. 71 zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG; weitergehend: ARPAGAUS, a.a.O., N. 228 und N. 231 ff. zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG "kann die Priorität durch andere Kriterien übersteuert werden"). Entsprechendes hat das Bundesgericht in den auch im zitierten Urteil 4C.240/2006 erwähnten Entscheiden festgehalten (BGE 128 III 353 E. 4.3.2 S. 364 [Montana]; 125 III 91 E. 3c S. 93 f. [Rytz]; 116 II 614 E. 5d S. 619 [Gucci]; je mit weiteren Hinweisen). So gewichtete das Bundesgericht in BGE 128 III 353 angesichts der Notorietät des Namens der Gemeinde und deren Renommee deren Interessen höher und untersagte der Beklagten die Nutzung des Domainnamens "montana.ch", obwohl dieser zuerst registriert worden war (BGE 128 III 353 E. 4.3.3 S. 364 f.). In der Regel wird aber davon ausgegangen, dass der Bestand eines (im Gebrauch) prioritätsälteren Zeichens, das sich aufgrund seiner Bekanntheit im Verkehr durchgesetzt hat, es rechtfertigt, dem jüngeren Wettbewerber Einschränkungen in Bezug auf die Verwendung seines Zeichens aufzuerlegen, um Verwechslungen zu vermeiden (vgl. auch Rückweisungsentscheid E. 3.2 a.E.).
10.1. Von diesen Grundsätzen ging auch die Vorinstanz aus. Sie erwog, die Schutzwürdigkeit des Zeichens "OTTO'S" würde deutlich überwiegen aufgrund der Gebrauchspriorität, der Verkehrsdurchsetzung und der erlangten schutzwürdigen Marktposition. Unter dem Titel schutzwürdige Marktposition verwies die Vorinstanz sodann darauf, dass die Beschwerdegegnerin über fast 40 Jahre Marktvorsprung in der Schweiz verfüge und seit 1978 einen wertvollen Besitzstand erlangt habe. Weiter hätten die Beschwerdeführerinnen seit 4. Oktober 2000 Kenntnis gehabt, dass die Beschwerdegegnerin die Marke "OTTO'S" tatsächlich benutze und hätten seither nichts (mehr) dagegen unternommen.
10.2. Die Beschwerdeführerinnen erheben zwei Sachverhaltsrügen.
10.2.1. Sie bemängeln im Hinblick auf die Verkehrsdurchsetzung, die Vorinstanz sei gestützt auf die von der Beschwerdegegnerin eingereichte demoskopische Umfrage in tatsächlicher Hinsicht davon ausgegangen, das Zeichen "OTTO'S" habe in der gesamten Schweiz eine grosse Bekanntheit (Bekanntheitsgrad von über 50 %) und überragende Verkehrsgeltung erlangt. Sie habe damit einzig auf die Ausführungen der Beschwerdegegnerin abgestellt. Eine Würdigung des Schreibens des Instituts B.________ vom 31. März 2017 zeige aber, dass sich die Bekanntheit gemäss der Umfrage nicht auf die Marke 'OTTO'S "
tout court " bezogen habe; vielmehr habe der durch die Umfrage ermittelte Bekanntheitsgrad auch Nennungen wie "Warenposten", "Restposten", "le soldeur", "Gemischtwarenladen" berücksichtigt. Zudem hätten die Befragten der Stichproben das Zeichen "OTTO'S" sehr oft in Verbindung mit dem figurativen Element - der Hand mit gestrecktem Zeigefinger - erkannt.
Darauf muss nicht weiter eingegangen werden. Wie die Beschwerdegegnerin zu Recht darlegt, hat die Vorinstanz in E. 3.4.3.3 festgestellt, die Beschwerdeführerinnen hätten im Schriftenwechsel nur die Relevanz der demoskopischen Umfrage bestritten, an den Ausführungen der Beschwerdegegnerin jedoch nur oberflächliche Kritik geübt. Sie ging also von einer ungenügenden Bestreitung aus und stellte deshalb auf die Ausführungen der Beschwerdegegnerin ab. Die Beschwerdeführerinnen müssten somit mit konkreten Hinweisen auf ihre Rechtsschriften im vorinstanzlichen Verfahren darlegen, dass sie - entgegen den Feststellungen im angefochtenen Entscheid - substanziiert bestritten haben. Das tun sie nicht - jedenfalls nicht rechtsgenüglich.
10.2.2. Die Vorinstanz habe - so die Beschwerdeführerinnen weiter - ohne entsprechenden Beweis durch die Beschwerdegegnerin auf deren Behauptung abgestellt, wonach sie seit 1978 das Zeichen "OTTO'S" als (alleiniges) Kennzeichen für ihr Unternehmen gebraucht habe. Damit sei die Vorinstanz in Willkür verfallen (Art. 9 BV) und habe Art. 55 ZPO verletzt.
Wie vorne dargelegt (vgl. hiervor E. 6) ist dieser Aspekt im Hinblick auf die Gebrauchspriorität nicht entscheidend. Im Hinblick auf die von der Vorinstanz im Zusammenhang mit der Interessenabwägung berücksichtigte Marktposition der Beschwerdegegnerin weist letztere zutreffend darauf hin, dass das Bundesgericht bereits im Rückweisungsentscheid als Voraussetzung für die Verwirkung des markenrechtlichen Abwehranspruchs einen wertvollen Besitzstand der Beschwerdegegnerin angenommen hat (Rückweisungsentscheid E. 2.3.2). Daran ist es gebunden (vgl. hiervor E. 4).
Die Sachverhaltsrügen erweisen sich als nicht stichhaltig.
10.3. Der Entscheid, welche Interessen überwiegen, ist ein Ermessensentscheid. Ein solcher wird nach ständiger Praxis vom Bundesgericht bloss mit Zurückhaltung geprüft. Das Bundesgericht greift nur ein, wenn die kantonale Instanz von dem ihr zustehenden Ermessen einen falschen Gebrauch gemacht hat, das heisst, wenn sie grundlos von in Lehre und Rechtsprechung anerkannten Grundsätzen abgegangen ist, wenn sie Gesichtspunkte berücksichtigt hat, die keine Rolle hätten spielen dürfen, oder wenn sie umgekehrt rechtserhebliche Umstände ausser Acht gelassen hat. Aufzuheben und zu korrigieren sind ausserdem Ermessensentscheide, die sich als im Ergebnis offensichtlich unbillig, als in stossender Weise ungerecht erweisen (BGE 130 III 28 E. 4.1 S. 32; 126 III 223 E. 4a S. 227 f.; Urteil 4A_106/2009 vom 1. Oktober 2009 E. 13.1, nicht publ. in: BGE 136 III 23).
10.3.1. Die Beschwerdeführerinnen sind der Ansicht, die Vorinstanz habe zu Unrecht die Verkehrsdurchsetzung bei der Interessenabwägung berücksichtigt. Der Vorwurf ist nicht gerechtfertigt. Die Verkehrsdurchsetzung und damit der Bekanntheitsgrad eines Zeichens ist ein relevanter Gesichtspunkt (vgl. E. 10 hiervor).
In diesem Zusammenhang ist auch nicht von Bedeutung, dass die von der Vorinstanz berücksichtigte Studie sich auf den Herbst 2016 bezieht und nicht den früheren Bekanntheitsgrad belegen kann, wie die Beschwerdeführerinnen monieren. Entscheidend im Hinblick auf die Interessenabwägung sind die Verhältnisse bei Klageeinleitung.
10.3.2. In grundsätzlicher Weise rügen die Beschwerdeführerinnen, die Vorinstanz habe die Koexistenz der beiden Marken (vgl. Rückweisungsentscheid E. 2.3.3) überhaupt nicht in die Interessenabwägung einbezogen.
10.3.2.1. Im Einzelnen machen sie geltend, die Interessenabwägung der Vorinstanz bedeute nichts anderes, als dass sie der lauterkeitsrechtlichen Position der Beschwerdegegnerin (Gebrauchspriorität an "OTTO'S") den Vorrang vor der markenrechtlichen Position der Beschwerdeführerinnen (Anmeldepriorität an "OTTO" und "OTTO-VERSAND") gebe, weil sie die Marke "OTTO'S" toleriert hätten. Dies laufe im Effekt auf eine Verwirkung des Rechts der Beschwerdeführerinnen zur Benutzung ihrer älteren Marken hinaus. Damit habe die Vorinstanz nicht berücksichtigt, dass die vom Bundesgericht bestätigte Verwirkung des markenrechtlichen Abwehranspruchs gegen die Beschwerdegegnerin und das Recht der Beschwerdeführerinnen zur Benutzung ihrer älteren Marke zu unterscheiden seien. Die Beschwerdeführerinnen hätten der Beschwerdegegnerin zwar den Gebrauch ihres eigenen Zeichens "OTTO'S" nicht untersagt; daraus könne aber nicht gefolgert werden, dass die Beschwerdeführerinnen auf ihre eigenen Benutzungsrechte an den Zeichen "OTTO" und "OTTO-VERSAND" verzichtet hätten. Das Bundesgericht habe daher zu entscheiden, ob der allfällige lauterkeitsrechtliche Anspruch der Beschwerdegegnerin schutzwürdiger sei als die Markenrechte der Beschwerdeführerinnen.
10.3.2.2. Die Argumentation der Beschwerdeführerinnen bedeutet letztlich ganz grundsätzlich - wie sie es in ihrer Replik auf den Punkt bringen -, dass ihr Weiterbenutzungsrecht an der Marke "OTTO" und "OTTO-VERSAND" ausschliesst, dass die Beschwerdegegnerin ihrerseits einen lauterkeitsrechtlichen Unterlassungsanspruch ihnen gegenüber haben kann. Dies wurde aber mit dem Rückweisungsentscheid bereits gegenteilig entschieden und ergab sich aus dem Grundsatz, dass das Lauterkeitsrecht einen selbstständigen Anwendungsbereich neben dem Markenrecht hat (vgl. Rückweisungsentscheid E. 3 mit Hinweisen). Hätte das Bundesgericht die Auffassung der Beschwerdeführerinnen vertreten, hätte es auf eine Rückweisung zur Prüfung der Tatbestandsvoraussetzungen von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG verzichten können. Zwar wird in der Lehre betont, soweit möglich müssten Wertungswidersprüche zwischen Marken- und Lauterkeitsrecht vermieden werden und als Beispiel auf das Weiterbenützungsrecht gemäss Art. 14 MSchG verwiesen, auf welches sich auch die Beschwerdeführerinnen beziehen. Gemäss Art. 14 MSchG setzt sich die eingetragene Marke nicht gegenüber denjenigen durch, die ein bestimmtes Zeichen bereits vor dessen Hinterlegung gebraucht, aber auf eine Eintragung verzichtet haben. Dieser Wertung würde es widersprechen, wenn die Weiterbenützung auf pauschale Art und Weise lauterkeitsrechtlich, z.B. aufgrund von Verwechslungsgefahr, untersagt werden könnte (HEINEMANN, a.a.O., N. 51 des 1. Teils: Grundlagen in systematischer Darstellung, § 5 Lauterkeitsrecht und Immaterialgüterrecht). Gerade anders verhält es sich aber auch nach dieser Lehrmeinung, wenn dem Markeninhaber im Verhältnis zum Weiterbenutzungsberechtigten die Gebrauchspriorität zukomme: Dann könne er nach den lauterkeitsrechtlichen Grundsätzen die Weiterbenutzung untersagen (HEINEMANN, a.a.O., N. 51 des 1. Teils: Grundlagen in systematischer Darstellung, § 5 Lauterkeitsrecht und Immaterialgüterrecht; vgl. ebenso FLORENT THOUVENIN, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.] Markenschutzgesetz [MSchG], Stämpflis Handkommentar, 2. Aufl. 2017, N. 17 zu Art. 14 MSchG).
Es trifft auch nicht zu, dass aufgrund dieses Verhältnisses zwischen Lauterkeits- und Markenrecht den Interessen der Markeninhaberin überhaupt nicht Rechnung getragen werde. Die Verwirkung des Markenrechts hat zur Folge, dass der Verletzer, der den Verwirkungseinwand geltend macht, sein Zeichen
im bisherigen Umfang weiterbenutzen kann. Die Verwirkung verwirkt ein Recht, aber sie bewirkt kein Recht. Die Rechtsfolgen der Verwirkung sind also in örtlicher, sachlicher und persönlicher Hinsicht auf den Besitzstand beschränkt, der durch den Verwirkungseinwand geschützt wird. Der Verletzer hat kein Recht, seinen Besitzstand darüber hinaus auszudehnen (MARKUS R. FRICK, in: Basler Kommentar, Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, N. 77 Vorb. zu
10.3.3. Die Beschwerdeführerinnen sind der Auffassung, die Vorinstanz habe im Rahmen der Interessenabwägung zu wenig zwischen stationärem Handel und Online-Handel differenziert.
10.3.3.1. Sie rügen, das Bundesgericht habe im Rückweisungsentscheid festgehalten, im Rahmen der Prüfung der Verwechslungsgefahr und der Gebrauchspriorität sei eine Differenzierung zwischen stationärem Handel und Online-Handel nicht sachgerecht. Eine differenzierte Betrachtungsweise sei jedoch im Rahmen der Interessenabwägung erforderlich, da nur so berücksichtigt werden könne, wie stark sich ihre Erweiterung der Geschäftstätigkeit auf die Interessen der Beschwerdegegnerin auswirken werde. In diesem Zusammenhang sei festzuhalten, dass die Beschwerdegegnerin sich im Bereich des Online-Handels noch keinen nennenswerten Besitzstand aufgebaut habe. Unstreitig erziele sie aktuell nur 1-2 % ihres Umsatzes mit dem Online-Geschäft. Auch sei wesentlich, dass es die Beschwerdegegnerin (und nicht die Beschwerdeführerinnen) gewesen sei, die um 2007-2009 damit begonnen habe, ihre Geschäftstätigkeit um den Online-Handel zu erweitern, und die damit das Potenzial für eine Verwechslungsgefahr geschaffen habe.
10.3.3.2. Die Vorinstanz hat im Zusammenhang mit ihren Ausführungen zur schutzwürdigen Marktposition durchaus erkannt, dass die Beschwerdegegnerin mit dem Online-Handel lediglich einen kleinen Anteil ihres Umsatzes im Betrag von 1-2 % erzielt hat. Sie erwog aber, es liege auf der Hand, dass die Beschwerdegegnerin den Online-Handel mit Blick auf die Zukunft ausbauen bzw. festigen wolle, namentlich auch, um ihre starke Marktposition im stationären Geschäft nicht zu gefährden. Das Stationär- und das Versandgeschäft seien zudem so ineinander verwoben, dass sich eine strenge Trennung allein durch diese Differenzierung nicht vornehmen lasse. Damit hat die Vorinstanz die massgeblichen Gesichtspunkte nicht verkannt. Es ist auch nicht zu beanstanden, dass sie angesichts des gerichtsnotorischen rasanten Wachstums des Online-Handels innert kurzer Zeit von einem strategischen Interesse der Beschwerdegegnerin an einem Ausbau dieses Vertriebskanals ausging.
10.3.4. Schliesslich rügen die Beschwerdeführerinnen eine einseitige Würdigung der Inaktivität der Parteien. So habe die Vorinstanz nur berücksichtigt, dass sie den Gebrauch des jüngeren Zeichens "OTTO'S" geduldet und darauf verzichtet hätten, sich auf ihre prioritären Markenrechte zu berufen. Gleichzeitig habe die Vorinstanz aber unberücksichtigt gelassen, dass sie keinen Grund gehabt hätten, gegen die Marke "OTTO'S" vorzugehen, da sie sich am Vertrieb der Beschwerdegegnerin im stationären Discounthandel nicht gestört hätten. Die Vorinstanz habe auch nicht beachtet, dass sich die Beschwerdegegnerin ihrerseits damals, also in den Jahren 2000 und 2001, darum bemüht habe, eine Art Koexistenzvereinbarung mit der Beschwerdeführerin 1 abzuschliessen. Mit dieser einseitigen Sicht werde die Marktposition der Beschwerdegegnerin als schutzwürdiger dargestellt, als sie tatsächlich sei.
Letztlich laufen diese Argumente der Beschwerdeführerinnen darauf hinaus, das Verhalten der Beschwerdegegnerin als unlauter darzustellen, weil sie sich ihrerseits nicht an eine gleichsam stillschweigende Koexistenz gehalten habe, sondern "
siees gewesen ist, die in den Vertriebskanal der Beschwerdeführerinnen (Onlinehandel) expandiert hat", wie die Beschwerdeführerinnen in ihrer Replik ihre Argumentation selber zusammenfassen. Das Bundesgericht hat im Rückweisungsentscheid (E. 2.3.2, unter Hinweis auf das Urteil 4C.371/2005 vom 2. März 2006 E. 3.1) einen wertvollen Besitzstand anerkannt. Es hat damit gleichzeitig anerkannt, dass die Beschwerdegegnerin beim Aufbau dieses Besitzstands gutgläubig war (vgl. zit. Urteil 4C.371/2005 E. 3.1). Im Übrigen trifft es nicht zu, dass die Beschwerdegegnerin in einen Vertriebskanal der Beschwerdeführerinnen expandiert hat, verfügen doch diese mit dem Zeichen "OTTO" über keine Marktpräsenz in der Schweiz.
Auf die in diesem Zusammenhang erhobenen Sachverhaltsrügen, bei denen es sich weitgehend ohnehin nicht um eine Kritik an Feststellungen zum Sachverhalt, sondern um eine solche an dessen Beurteilung handelt, braucht daher nicht weiter eingegangen zu werden.
10.3.5. Es besteht somit kein Anlass für das Bundesgericht, in die Interessenabwägung der Vorinstanz einzugreifen.
11.
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend werden die Beschwerdeführerinnen unter solidarischer Haftbarkeit kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 66 Abs. 1 und 5 sowie
Demnach erkennt das Bundesgericht
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 12'000.-- werden den Beschwerdeführerinnen (unter solidarischer Haftbarkeit und intern je zur Hälfte) auferlegt.
3.
Die Beschwerdeführerinnen haben die Beschwerdegegnerin für das bundesgerichtliche Verfahren (unter solidarischer Haftbarkeit und intern je zur Hälfte) mit insgesamt Fr. 14'000.-- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Kantonsgericht Luzern, 1. Abteilung, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 26. Oktober 2020
Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Die Präsidentin: Kiss
Der Gerichtsschreiber: Gross