Immaterialgüter-, Wettbewerbs- und Kartellrecht

 

Bundesgericht 

Tribunal fédéral 

Tribunale federale 

Tribunal federal 

 

 

 

 

4A_65/2022  

 

 

Urteil vom 6. Mai 2022  

 

I. zivilrechtliche Abteilung  

 

Besetzung 

Bundesrichterin Kiss, präsidierendes Mitglied, 

Bundesrichter Rüedi, 

Bundesrichterin May Canellas, 

Gerichtsschreiber Dürst. 

 

Verfahrensbeteiligte 

A.________ AB, 

vertreten durch Rechtsanwälte Dr. Conrad Weinmann und Fabian Wigger, 

Beschwerdeführerin, 

 

gegen  

 

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, 

Beschwerdegegner. 

 

Gegenstand 

Markenrecht; Gemeingut (Art. 2 lit. a MSchG), 

 

Beschwerde gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung II, vom 22. Dezember 2021 

(B-5789/2020). 

 

 

 

A.  

Die A.________ AB (Beschwerdeführerin) ist Inhaberin der internationalen Registrierung Nr. 1'381'407 FACTFULNESS mit Basiseintragung in der Europäischen Union als Ursprungsbehörde. Am 21. Dezember 2017 notifizierte die Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) die beantragte Schutzausdehnung auf die Schweiz für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 25, 35, 41 und 42. 

Am 21. November 2018 eröffnete das IGE der Beschwerdeführerin eine partielle provisorische Schutzverweigerung für im einzelnen genannte Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 und 41 mit der Begründung, dass die Wortmarke zum Gemeingut gehöre. 

Mit Stellungnahme vom 21. Juni 2019 bestritt die Beschwerdeführerin den Gemeingutcharakter des Zeichens. Die Wortmarke sei ein unterscheidungskräftiger Fantasiebegriff. Sie begehrte, das Zeichen für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen zum Markenschutz zuzulassen. 

Nachdem das IGE an der teilweisen Schutzverweigerung festgehalten hatte, insistierte die Beschwerdeführerin auf dem vollumfänglichen Markenschutz in der Schweiz. 

 

B.  

Mit Verfügung vom 19. Oktober 2020 verweigerte das IGE der internationalen Registrierung Nr. 1'381'407 FACTFULNESS Schutz in der Schweiz für Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 und 41. Für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 25, 35 und 42 gewährte es den Schutz. 

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 18. November 2020 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragte, die IR- Marke FACTFULNESS für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen zum Schutz in der Schweiz zuzulassen. Mit Urteil vom 22. Dezember 2021 wies das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde ab. Zusammengefasst erwog es, die relevanten Verkehrskreise erwarteten aufgrund des Zeichens, dass sie für ihre Ausbildung Zugang zu einer Ansammlung von Fakten erhalten werden. Der beschreibende Sinngehalt in Bezug auf Druckerzeugnisse, Lehr- und Unterrichtsmittel sowie Dienstleistungen zur Wissensvermittlung liege damit auf der Hand. Das Zeichen gehöre dem Gemeingut an. Ferner verwarf es den geltend gemachten Anspruch auf Gleichbehandlung. 

 

C.  

Die Beschwerdeführerin beantragt mit Beschwerde in Zivilsachen, das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 22. Dezember 2021 und die Verfügung des IGE vom 19. Oktober 2020 aufzuheben. Das IGE sei anzuweisen, der internationalen Registrierung IR 1'381'407 FACTFULNESS für sämtliche von dieser beanspruchten Waren und Dienstleistungen in der Schweiz Schutz zu gewähren. Sie rügt eine Verletzung von Art. 5 Abs. 1 MMP i.V.m. Art. 6quinquies lit. b Ziff. 2 PVÜ bzw. der binnenrechtlichen Parallelnorm von Art. 2 lit. a MSchG. Das streitgegenständliche Zeichen gehöre auch bezüglich der in den Klassen 16 und 41 beanspruchten Produkte nicht dem Gemeingut an. Es sei weder beschreibend noch bestehe daran ein Freihaltebedürfnis. 

Das Bundesverwaltungsgericht verzichtete auf eine Vernehmlassung. Das IGE beantragt die kostenfällige Abweisung der Beschwerde. 

Die Beschwerdeführerin replizierte. 

 

 

 

1.  

In der vorliegenden Registersache ist nach Art. 72 Abs. 2 lit. b Ziff. 2 BGG die Beschwerde in Zivilsachen das zulässige Rechtsmittel. Als Vorinstanz hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden (Art. 75 Abs. 1 BGG). Der Entscheid erging nicht im Rahmen des Widerspruchsverfahrens (Art. 73 BGG). Die Beschwerdeführerin ist mit ihren Begehren vor der Vorinstanz unterlegen und damit formell zur Beschwerde legitimiert (Art. 76 Abs. 1 lit. a BGG). Da sie den gewünschten Markenschutz für ihr Zeichen nicht für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen erhalten hat, ist sie auch materiell beschwert (Art. 76 Abs. 1 lit. b BGG). Der angefochtene Entscheid schliesst das Verfahren betreffend die Internationale Registrierung Nr. 1'381'407 ab und stellt demnach einen Endentscheid dar (Art. 90 BGG). Die Beschwerdefrist von 30 Tagen (Art. 100 Abs. 1 BGG) wurde eingehalten. Der für die Beschwerde in Zivilsachen erforderliche Streitwert ist erreicht (Art. 74 Abs. 1 lit. b BGG; BGE 133 III 490 E. 3). Auf die Beschwerde ist demnach einzutreten. 

Dies gilt allerdings nicht, soweit die Beschwerdeführerin auch die Aufhebung der Verfügung des IGE vom 19. Oktober 2020 beantragt, ist das IGE doch nicht Vorinstanz des Bundesgerichts und können seine Verfügungen demnach nicht direkt beim Bundesgericht angefochten werden. Auf das Rechtsbegehren 2 ist daher nicht einzutreten. 

 

2.  

Strittig ist, ob das IGE der internationalen Marke FACTFULNESS den Schutz in der Schweiz auch für die von ihm abgelehnten und von der Beschwerdeführerin beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 und 41 gewähren muss. Die Vorinstanz verneinte dies mit der Begründung, dass das Zeichen insofern dem Gemeingut zuzurechnen sei. 

 

3.  

Nach Art. 30 Abs. 2 lit. c MSchG (SR 232.11) weist das IGE ein Eintragungsgesuch zurück, wenn absolute Ausschlussgründe vorliegen. 

 

3.1. Für die Beurteilung der beantragten Schutzausdehnung für die streitbetroffene international registrierte Marke gelten das Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMP; SR 0.232.112.4) und die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ; SR 0.232.04). Nach Art. 5 Abs. 1 MMP darf ein Verbandsland einer international registrierten Marke den Schutz nur verweigern, wenn nach den in der PVÜ genannten Bedingungen ihre Eintragung in das nationale Register verweigert werden kann. Dies ist laut Art. 6quinquies lit. b Ziff. 2 PVÜ namentlich der Fall, wenn die Marken jeder Unterscheidungskraft entbehren oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt sind, die zum Gemeingut zählen, da sie im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen können, oder da sie im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten der Schweiz üblich sind.  

Dieser Ausschlussgrund entspricht demjenigen nach Art. 2 lit. a MSchG (BGE 143 III 127 E. 3.3.1 mit Hinweisen). Danach sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden. 

 

 

3.2. Als Gemeingut im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung namentlich Zeichen, die sich in Angaben über die Beschaffenheit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen erschöpfen und daher die zu deren Identifikation erforderliche Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft nicht aufweisen. Der beschreibende Charakter solcher Hinweise muss vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand unmittelbar erkennbar sein. Dabei genügt, dass dies in einem Sprachgebiet der Schweiz zutrifft (BGE 145 III 178 E. 2.3.1; 135 III 359 E. 2.5.5; 131 III 495 E. 5; je mit Hinweisen). Dass eine Angabe neuartig, ungewohnt oder fremdsprachig ist, schliesst ihren beschreibenden Charakter nicht aus. Entscheidend ist, ob das Zeichen nach dem Sprachgebrauch oder den Regeln der Sprachbildung von den beteiligten Verkehrskreisen in der Schweiz als Aussage über bestimmte Merkmale oder Eigenschaften der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung aufgefasst wird (Urteile 4A_38/2014 vom 27. Juni 2014 E. 3.2, nicht publ. in: BGE 140 III 267; 4A_528/2013 vom 21. März 2014 E. 5.1, nicht publ. in: BGE 140 III 109).  

Das Bundesgericht prüft als Rechtsfrage frei, wie der massgebende Adressatenkreis für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen abzugrenzen ist und wie die Adressaten aufgrund der erwarteten Aufmerksamkeit das Zeichen wahrnehmen (BGE 145 III 178 E. 2.3.1; 143 III 127 E. 3.3.2; 139 III 176. E. 2). 

 

4.  

 

4.1. Ob einem Zeichen markenrechtlicher Schutz zu gewähren ist, ist im Hinblick auf die konkret beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und der davon angesprochenen Abnehmerkreise zu beurteilen. Die massgebenden Verkehrskreise sind demnach im Hinblick auf die tatsächlichen Abnehmer der Ware oder Dienstleistung zu definieren (Urteile 4A_528/2013, a.a.O., E. 5.1, nicht publ. in: BGE 140 III 109; 4A_116/2007 vom 27. Juni 2007 E. 6.2, nicht publ. in: BGE 133 III 490).  

 

4.2. Die Vorinstanz führte zum massgebenden Abnehmerkreis aus, die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 und 41 richteten sich sowohl an Fachkreise, die über besondere Marktkenntnisse verfügten und deshalb eine grössere Aufmerksamkeit an den Tag legten, als auch an das breite (erwachsene) Publikum, das die betreffenden Produkte mit einer gewöhnlichen Aufmerksamkeit nachfrage. Dem stimmen beide Parteien zu. Es ist somit davon auszugehen, dass sich der massgebende Abnehmerkreis für die streitbetroffenen Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 und 41 sowohl aus Fachkreisen als auch aus Endkonsumenten zusammensetzt.  

 

4.3. Bei einer solchen Zusammensetzung der massgebenden Verkehrskreise soll gemäss Vorinstanz bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit der Marke in erster Linie auf das Verständnis der Endkonsumenten abgestellt werden, da diese die grösste und am wenigsten erfahrene Marktgruppe bildeten. Dem pflichtet die Beschwerdeführerin bei, während das IGE einwendet, gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung spiele die Grösse der Verkehrskreise bzw. deren zahlenmässiges Verhältnis zueinander keine Rolle. Wenn sowohl Fachkreise als auch Endkonsumenten Abnehmer der betroffenen Waren und Dienstleistungen seien, sei bei der Beurteilung des Gemeingutcharakters eines Zeichens dieses bereits dann zurückzuweisen, wenn der Schutzausschlussgrund nur aus Sicht eines der betroffenen Verkehrskreise gegeben ist.  

Der Einwand des IGE erfolgt in grundsätzlicher Hinsicht zu Recht, ändert aber vorliegend am Ergebnis nichts. So hat das Bundesgericht im Fall "Wilson" klargestellt, dass die Erwägung der Vorinstanz nicht zutreffe, wonach für die Unterscheidungskraft die Auffassung der Endverbraucher massgebend sei, wenn diese die grösste Teilmenge der massgebenden Verkehrskreise bildeten. Wäre dieses quantitative Kriterium ausschlaggebend, würde zu allermeist allein auf das Verständnis des allgemeinen Publikums abzustellen sein, wenn dieses von den betreffenden Waren und Dienstleistungen auch angesprochen ist, und die allenfalls ebenfalls angesprochenen, aber mengenmässig kleineren Fachkreise oder weitere Adressatengruppen blieben unberücksichtigt (Urteil 4A_6/2013 vom 16. April 2013, E. 3.2.2; in: sic! 2013, S. 532). Dies dürfte sich aber bei gemischt zusammengesetzten Abnehmerkreisen zumeist kaum auf die Beurteilung der Unterscheidungskraft auswirken, weil sich in einem solchen Fall die Wahrnehmung an der gewöhnlichen oder gar flüchtigen Aufmerksamkeit des Endverbrauchers messen muss (in diesem Sinn wohl DAVID Aschmann, in: Markenschutzgesetz [MSchG], Michael Noth und andere [Hrsg.], 2. Aufl. 2017, N. 32 zu Art. 2 lit. a MSchG). 

Bei der Frage, welchen Sinngehalt die massgebenden Kreise einem Zeichen zuschreiben, vermag indessen die Berücksichtigung des Verständnisses von ebenfalls angesprochenen Fachkreisen durchaus ein anderes Bild abzugeben als wenn einzig auf die Wahrnehmung des allgemeinen Publikums als der grössten Gruppe abgestellt würde. 

 

5.  

 

5.1. Die Vorinstanz befasste sich eingehend mit dem Sinngehalt des Zeichens FACTFULNESS. Sie erwog, "factfulness" sei kein fester Bestandteil des deutschen, französischen, italienischen oder englischen Wortschatzes. Daher würden die Abnehmer die Wortneuschöpfung in allfällige inhaltlich sinngebende Bestandteile gliedern. Der Bestandteil "fact" bedeute "Tatsache" oder "Faktum" und sei unstrittig allgemein bekannt. "Full" bedeute "voll" und gehöre dem Grundwortschatz an. Das Suffix "-ness" diene der Hauptwortbildung. Die Vokabeln "truthfulness", "mindfulness" oder "cheerfulness" seien geläufige Beispiele für eine vergleichbare Wortbildung. Das zusammengesetzte Zeichen ergebe in der Übersetzung "Tatsache-Vollsein" bzw. "Faktenfülle". Dieser Sinngehalt stehe deutlich im Vordergrund. Das Zeichen sei nicht mehrdeutig, da einige der wörtlichen Übersetzungen von "fact" und "fulness" in der Kombination keinen Sinn ergäben.  

Das Zeichen sei den massgebenden Verkehrskreisen ohne weiteres im Sinne von "Faktenfülle" verständlich. Daran änderten auch marginale Verfremdungseffekte oder gewisse grammatikalische Fehler nichts. Die Verwendung von "fact" im Singular und ebensowenig der Umstand, dass es "factful" statt (grammatikalisch korrekt) "full of facts" laute, bewirkten daher keine andere Deutung. Die Vorinstanz verwarf im Einzelnen die Vorbringen der Beschwerdeführerin und kam zusammengefasst zum Schluss, die relevanten Verkehrskreise erwarteten aufgrund des Zeichens, dass sie für ihre Ausbildung Zugang zu einer Ansammlung von Fakten erhalten werden. Der beschreibende Sinngehalt in Bezug auf Druckerzeugnisse, Lehr- und Unterrichtsmittel sowie Dienstleistungen zur Wissensvermittlung liege damit auf der Hand. Das Zeichen gehöre demnach dem Gemeingut an. 

 

5.2. Dem kann das Bundesgericht ohne weiteres folgen. Was die Beschwerdeführerin dagegen vorbringt, erheischt keine andere Beurteilung. Im Wesentlichen beharrt sie auf ihrem Standpunkt, FACTFULNESS sei eine Fantasiebezeichnung, und wiederholt ihre früheren Vorbringen, die bereits die Vorinstanz überzeugend verworfen hat. Darauf muss nicht mehr im Einzelnen eingegangen werden.  

 

5.2.1. Entgegen der Beschwerdeführerin kann im streitbetroffenen Zeichen keine blosse Fantasiebezeichnung gesehen werden. Vielmehr ist der Vorinstanz durchwegs zuzustimmen, dass die massgebenden Abnehmerkreise FACTFULNESS in Bezug auf die angesprochenen Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 und 41 ohne besondere Denkarbeit als "Faktenfülle" und damit als Inhaltsangabe verstehen.  

Mit der Vorinstanz ist davon auszugehen, dass den Abnehmerkreisen das englische Wort "fact" in seiner Bedeutung als "Tatsache" oder "Factum" allgemein bekannt ist. Gemäss Vorinstanz war dies im vorinstanzlichen Verfahren unbestritten, wird jetzt aber von der Beschwerdeführerin angegriffen mit dem Argument, das stehe in einem "Wertungswiderspruch" zum Umstand, dass das IGE "FACT" wiederholt als Marke für Produkte der Klassen 16 und 41 eingetragen habe. Letztere Behauptung findet so im angefochtenen Urteil keine Stütze. Die Vorinstanz erwähnt lediglich zwei Voreintragungen, welche die Beschwerdeführerin unter dem Titel der Gleichbehandlung angerufen hat. Diesbezüglich wurden aber auch Unterschiede im Sachverhalt vorgebracht. Mit Blick auf die beiden Voreintragungen, wovon eine 16 Jahre zurücklag, konnte die Vorinstanz keine ständige gesetzeswidrige Praxis ausmachen. Damit muss auch der hier geltend gemachte "Wertungswiderspruch" ausscheiden. 

Die Beschwerdeführerin vermag sodann nicht zu überzeugen, wenn sie das von der Vorinstanz angenommene Verständnis des Zeichens mit der Behauptung in Abrede stellt, es treffe nicht zu, dass nur weil ein Schweizer das englische Wort "full" kenne, er auch wisse, dass sich dieses Wort mit dem Suffix "-ness" zu "fulness" substantivieren lasse. Dazu wäre ein nicht zu unterschätzender Denkaufwand erforderlich, der zusätzlich erschwert werde, weil im Bestandteil "ful" der Doppelkonsonant fehle, also das Wort "full" nicht ohne weiteres erkennbar sei. "Ful" wecke in Deutschschweizer Ohren Assoziationen zum Adjektiv "faul". "Fulness" sei kein den massgebenden Verkehrskreisen verständliches Wort bzw. kein verständlicher Wortteil. Diese Vorbringen verfangen nicht. Die Vorinstanz hat zutreffend angeführt, ein Kompositum aus bekannten englischen Wörtern könnte dann als Fantasiewort gelten, wenn die einzelnen Wörter aufgrund ihrer Zusammensetzung die eigentliche Bedeutung verlören, was vorliegend jedoch nicht der Fall sei. In der Tat ist mit der Vorinstanz anzunehmen, dass der Wortteil "FULNESS" mit Blick auf andere bekannte Beispiele für eine vergleichbare Wortbildung ("truthfulness", "mindfulness" oder "cheerfulness") vom angesprochenen Abnehmer durchaus als Substantiv "Fülle" verstanden und in der Kombination mit "FACT" als "Faktenfülle" aufgefasst wird. Dieser Sinngehalt des Zeichens ist eindeutig und nicht "diffus", wie die Beschwerdeführerin meint. Jedenfalls liegt die von ihr angeführte Assoziation mit "faul" derart fern, dass sie keine andere Beurteilung zu begründen vermag. Die Vorinstanz erblickte mithin im streitbetroffenen Zeichen FACTFULNESS zu Recht kein Fantasiewort. 

 

5.2.2. Die Beschwerdeführerin entkräftet den beschreibenden Charakter auch nicht mit der Behauptung, FACTFULNESS sei in Bezug auf die relevanten Produkte der Klassen 16 und 41 ein typischer Fall eines trotz eines gewissen inhaltlichen Bezugs schlagwortartigen und einprägsamen Zeichens. Das IGE hält dem in seiner Vernehmlassung entgegen, das Zeichen beschreibe die Beschaffenheit der Waren und Dienstleistungen in dem Sinn, dass diese eine Faktenfülle aufweisen, das heisst eine Ansammlung von Fakten zur Verfügung stellen. Ob damit nun die Beschaffenheit oder der Inhalt beschrieben wird, ist nicht ausschlaggebend. Jedenfalls kann nicht lediglich von einem "gewissen inhaltlichen Bezug" gesprochen werden, sondern vielmehr von einem eindeutigen Sinngehalt, wonach das Zeichen die massgebenden Abnehmerkreise erwarten lässt, dass sie mit den betreffenden Waren und Dienstleistungen Zugang zu einer Ansammlung von Fakten erhalten.  

 

5.3. Die Vorinstanz hat das Zeichen FACTFULNESS für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 und 41 zutreffend als beschreibend qualifiziert und ihm deshalb den Schutz nach Art. 2 lit. a MSchG bundesrechtskonform verweigert.  

 

6.  

Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Die Gerichtskosten sind bei diesem Verfahrensausgang der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1 BGG). Parteientschädigungen sind keine zu sprechen (Art. 68 Abs. 3 BGG). 

 

 

 

1.  

Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist. 

 

2.  

Die Gerichtskosten von Fr. 4'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. 

 

3.  

Dieses Urteil wird den Parteien und dem Bundesverwaltungsgericht, Abteilung II, schriftlich mitgeteilt. 

 

 

Lausanne, 6. Mai 2022 

 

Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung 

des Schweizerischen Bundesgerichts 

 

Das präsidierende Mitglied: Kiss 

 

Der Gerichtsschreiber: Dürst