Immaterialgüter-, Wettbewerbs- und Kartellrecht

 

Bundesgericht 

Tribunal fédéral 

Tribunale federale 

Tribunal federal 

 

 

 

 

4A_514/2023  

 

 

Urteil vom 3. Januar 2024  

 

I. zivilrechtliche Abteilung  

 

Besetzung 

Bundesrichterin Kiss, präsidierendes Mitglied, 

Bundesrichterinnen Hohl, May Canellas, 

Gerichtsschreiber Leemann. 

 

Verfahrensbeteiligte 

A.________ SA, 

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Raphael Nusser, 

Beschwerdeführerin, 

 

gegen  

 

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum (IGE), Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, 

Beschwerdegegner. 

 

Gegenstand 

Markeneintragungsgesuch, 

 

Beschwerde gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung II, vom 13. September 2023 (B_2628/2022). 

 

 

 

A.  

 

A.a. Die A.________ SA (Gesuchstellerin, Beschwerdeführerin) mit Sitz in U.________ beantragte beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE, Beschwerdegegner) Markenschutz für das Zeichen "Novafoil" per Hinterlegungsdatum vom 3. Juni 2021. Sie beansprucht unter diesem Zeichen folgende Waren der Klasse 7:  

Machines et parties de machines de façonnage, d'enduction et de contre- collage pour la fabrication des emballages et des étiquettes; machines et parties de machines de découpage, de gaufrage, de refoulage et d'estampage pour la fabrication des emballages et des étiquettes; machines et parties de machines plieuse-colleuse; machines et parties de machines d'impression; commandes hydrauliques, pneumatiques et mécaniques pour les produits précités; parties constitutives et pièces de rechange pour les produits précités.  

 

A.b. Mit Schreiben vom 30. September 2021 beanstandete das IGE das angemeldete Zeichen "Novafoil" als beschreibend für folgende der beanspruchten Waren:  

Machines et parties de machines de façonnage, d'enduction et de contrecollage pour la fabrication des emballages; machines et parties de machines de découpage, de gaufrage, de refoulage et d'estampage pour la fabrication des emballages.  

Nachdem die Gesuchstellerin gegen diese Beanstandung Stellung genommen hatte, hielt das IGE mit Schreiben vom 23. Februar 2022 an der Rückweisung fest, wobei diese Rückweisung um die Waren "parties constitutives et pièces de rechange pour les produits précités" ergänzt wurde. 

Die Gesuchstellerin liess in der Folge die von der Vorinstanz gesetzte Frist zur möglichen Änderung des Gesuchs unbenutzt verstreichen, worauf das IGE mit Verfügung vom 16. Mai 2022 das Markeneintragungsgesuch für die in den Beanstandungen genannten Waren zurückwies. 

 

B.  

Die Gesuchstellerin erhob gegen diesen Entscheid Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragte, die Verfügung des IGE vom 16. Mai 2022 betreffend die teilweise Schutzverweigerung des Markeneintragungsgesuchs sei aufzuheben und das IGE sei anzuweisen, das Zeichen "Novafoil" in Klasse 7 für sämtliche beanspruchten Waren als Marke einzutragen. 

Mit Urteil vom 13. September 2023 wies das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde ab. 

 

C.  

Mit Beschwerde in Zivilsachen beantragt die Gesuchstellerin dem Bundesgericht, es sei das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 13. September 2023 aufzuheben und das IGE anzuweisen, das Zeichen "Novafoil" in Klasse 7 für sämtliche beanspruchten Waren als Marke einzutragen. 

Der Beschwerdegegner und die Vorinstanz haben auf eine Vernehmlassung verzichtet. 

 

 

 

1.  

Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob ein Rechtsmittel zulässig ist (Art. 29 Abs. 1 BGG; BGE 148 IV 155 E. 1.1; 145 I 121 E. 1; 143 III 140 E. 1). 

 

1.1. In der vorliegenden Registersache ist nach Art. 72 Abs. 2 lit. b Ziff. 2 BGG die Beschwerde in Zivilsachen das zulässige Rechtsmittel. Als Vorinstanz hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden (Art. 75 Abs. 1 BGG). Der Entscheid erging nicht im Rahmen des Widerspruchsverfahrens (Art. 73 BGG).  

Die Beschwerdeführerin ist mit ihren Begehren vor der Vorinstanz unterlegen und hat den gewünschten Markenschutz für ihr Zeichen nicht im beanspruchten Umfang erhalten, womit sie zur Beschwerde berechtigt ist (Art. 76 Abs. 1 lit. a und b BGG). Das angefochtene Urteil schliesst das Verfahren betreffend das strittige Markeneintragungsgesuch ab und stellt demnach einen Endentscheid dar (Art. 90 BGG). Der für die Beschwerde in Zivilsachen erforderliche Streitwert ist erreicht (Art. 74 Abs. 1 lit. b BGG; vgl. BGE 133 III 490 E. 3). 

Auf die Beschwerde ist demnach unter Vorbehalt einer hinreichenden Begründung (Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG) einzutreten. 

 

1.2. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1 BGG). Es ist somit weder an die in der Beschwerde geltend gemachten Argumente noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden; es kann eine Beschwerde aus einem anderen als dem angerufenen Grund gutheissen oder eine Beschwerde mit einer von der Argumentation der Vorinstanz abweichenden Begründung abweisen. Mit Blick auf die Begründungspflicht der beschwerdeführenden Partei (Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG) behandelt es aber grundsätzlich nur die geltend gemachten Rügen, sofern die rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich sind; es ist jedenfalls nicht gehalten, wie eine erstinstanzliche Behörde alle sich stellenden rechtlichen Fragen zu untersuchen, wenn diese vor Bundesgericht nicht mehr vorgetragen werden (BGE 140 III 115 E. 2; 137 III 580 E. 1.3; 135 III 397 E. 1.4). Eine qualifizierte Rügepflicht gilt hinsichtlich der Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht. Das Bundesgericht prüft eine solche Rüge nur insofern, als sie in der Beschwerde präzise vorgebracht und begründet worden ist (Art. 106 Abs. 2 BGG). Macht die beschwerdeführende Partei beispielsweise eine Verletzung des Willkürverbots (Art. 9 BV) geltend, genügt es nicht, wenn sie einfach behauptet, der angefochtene Entscheid sei willkürlich; sie hat vielmehr im Einzelnen zu zeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid offensichtlich unhaltbar ist (BGE 141 III 564 E. 4.1; 140 III 16 E. 2.1, 167 E. 2.1; je mit Hinweisen). Stützt sich der angefochtene Entscheid auf mehrere selbstständige Begründungen, so muss sich die Beschwerde zudem mit jeder einzelnen auseinandersetzen, sonst wird darauf nicht eingetreten (BGE 142 III 364 E. 2.4 mit Hinweisen; vgl. auch BGE 143 IV 40 E. 3.4).  

Unerlässlich ist im Hinblick auf Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG, dass die Beschwerde auf die Begründung des angefochtenen Entscheids eingeht und im Einzelnen aufzeigt, worin eine Rechtsverletzung liegt. Die beschwerdeführende Partei soll in der Beschwerdeschrift nicht bloss die Rechtsstandpunkte, die sie im vorinstanzlichen Verfahren eingenommen hat, erneut bekräftigen, sondern mit ihrer Kritik an den als rechtsfehlerhaft erachteten Erwägungen der Vorinstanz ansetzen (BGE 140 III 86 E. 2, 115 E. 2). Die Begründung hat ferner in der Beschwerdeschrift selbst zu erfolgen und der blosse Verweis auf Ausführungen in anderen Rechtsschriften oder auf die Akten reicht nicht aus (BGE 143 II 283 E. 1.2.3; 140 III 115 E. 2). 

 

1.3. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1 BGG). Dazu gehören sowohl die Feststellungen über den streitgegenständlichen Lebenssachverhalt als auch jene über den Ablauf des vor- und erstinstanzlichen Verfahrens, also die Feststellungen über den Prozesssachverhalt (BGE 140 III 16 E. 1.3.1 mit Hinweisen). Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz nur berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht; zudem muss die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein können (Art. 97 Abs. 1 und Art. 105 Abs. 2 BGG). "Offensichtlich unrichtig" bedeutet dabei "willkürlich" (BGE 145 V 188 E. 2; 140 III 115 E. 2; 135 III 397 E. 1.5). Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt (Art. 99 Abs. 1 BGG).  

Für eine Kritik am festgestellten Sachverhalt gilt ebenfalls das strenge Rügeprinzip von Art. 106 Abs. 2 BGG (BGE 140 III 264 E. 2.3 mit Hinweisen). Die Partei, welche die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz anfechten will, muss klar und substanziiert aufzeigen, inwiefern diese Voraussetzungen erfüllt sein sollen (BGE 140 III 16 E. 1.3.1 mit Hinweisen). Wenn sie den Sachverhalt ergänzen will, hat sie zudem mit präzisen Aktenhinweisen darzulegen, dass sie entsprechende rechtsrelevante Tatsachen und taugliche Beweismittel bereits bei den Vorinstanzen prozesskonform eingebracht hat (BGE 140 III 86 E. 2). Genügt die Kritik diesen Anforderungen nicht, können Vorbringen mit Bezug auf einen Sachverhalt, der vom angefochtenen Entscheid abweicht, nicht berücksichtigt werden (BGE 140 III 16 E. 1.3.1). 

 

1.4. Neu und damit unbeachtlich sind die Vorbringen der Beschwerdeführerin, mit denen sie sich im Zusammenhang mit der angeblichen Verletzung des Gleichheitsgebots (Art. 8 BV) vor Bundesgericht erstmals auf die Eintragungen der Marken "NOVAPLANT", "NovaFlex", "NOVA electric" (fig.) und "novadura" beruft und zudem geltend macht, sie ersuche auch um Gleichbehandlung betreffend der am 11. Oktober 2023 eingetragenen Schweizer Marke "Notafoil". Ohne Berücksichtigung dieser unzulässigen Vorbringen geht aus der Beschwerdebegründung nicht hinreichend hervor, inwiefern der Vorinstanz eine Verletzung von Art. 8 BV vorzuwerfen wäre. Die Rüge geht damit von vornherein ins Leere.  

 

2.  

Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe Art. 2 lit. a MSchG (SR 232.11) verletzt, indem sie dem angemeldeten Zeichen "Novafoil" die Unterscheidungskraft abgesprochen habe. 

 

2.1. Nach Art. 2 lit. a MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden. Die Gründe für den Schutzausschluss von Zeichen, die dem Gemeingut angehören, liegen entweder im Freihaltebedürfnis oder in der fehlenden Unterscheidungskraft, wobei sich Überschneidungen ergeben können (BGE 148 III 257 E. 6.2.2; 145 III 178 E. 2.3.1; 143 III 127 E. 3.3.2; je mit Hinweisen).  

Nicht schutzfähig sind nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung insbesondere Zeichen, die sich in Angaben über die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert oder sonstige Merkmale der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen erschöpfen und daher die zu deren Identifikation erforderliche Unterscheidungskraft nicht aufweisen. Der beschreibende Charakter solcher Hinweise muss vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand unmittelbar erkennbar sein. Dabei genügt, dass dies in einem Sprachgebiet der Schweiz zutrifft (BGE 148 III 257 E. 6.2.2; 145 III 178 E. 2.3.1; 135 III 359 E. 2.5.5). Englischsprachige Ausdrücke können berücksichtigt werden, sofern sie von einem nicht unbedeutenden Teil der massgebenden Verkehrskreise verstanden werden (BGE 148 III 257 E. 6.2.2; 145 III 178 E. 2.3.1; 129 III 225 E. 5.1). 

Ob ein Zeichen als Marke in Frage kommt, beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den es bei den massgebenden Adressaten in der Erinnerung hinterlässt (BGE 148 III 257 E. 6.2.2; 145 III 178 E. 2.3.1; 143 III 127 E. 3.3.2). Ob die massgebenden Adressaten ein Zeichen für die beanspruchten Produkte als Hinweis auf ein Unternehmen wahrnehmen, ist dabei vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen (BGE 148 III 257 E. 6.2.2; 145 III 178 E. 2.3.1; 143 III 127 E. 3.3.2). 

 

2.2.  

 

2.2.1. Die Vorinstanz hielt zur Frage der relevanten Verkehrskreise fest, dass es sich bei den beanspruchten Waren um industrielle Maschinen handle, die für Fachkreise bestimmt seien, wobei diese in ihren Branchen oft über gute Englischkenntnisse verfügten. Es sei zudem davon auszugehen, dass Abnehmer von Verpackungsmaschinen Wissen und Erfahrung über Verpackungen und Verpackungsmaschinen jeweils in Bezug zu ihrer eigenen Branche mitbrächten. Entsprechend bilde die Verkehrsauffassung von Fachkreisen mit Wissen über Verpackungen und Verpackungsmaschinen der anzuwendende Massstab für die Auffassung des strittigen Zeichens.  

 

2.2.2. Die Beschwerdeführerin beanstandet diese Umschreibung der massgebenden Verkehrskreise nicht, sondern bestätigt vielmehr selber, dass es sich bei den Abnehmern von Verpackungsmaschinen um Fachkreise - konkret Entscheidungsträger von Verpackungsherstellern - mit entsprechendem Wissen und nicht etwa um Durchschnittskonsumenten handelt.  

 

2.3.  

 

2.3.1. Zum Verständnis der relevanten Verkehrskreise erwog die Vorinstanz, das Wort "nova" sei unter anderem der Plural von "novum", was gemäss Duden Neuheit bedeute. Es handle sich bei "nova" zudem um die weibliche Form des italienischen Adjektivs "novo" im Sinne von "neu/neuartig", einer umgangssprachlichen respektive poetischen Variante von "nuovo". Zwar sei "nuova" die weitaus gebräuchlichere Schreibweise; die Bedeutung von "nova" sei für Italienischsprechende - sei es als Umgangssprache oder als geringfügige Abweichung von "nuova" - jedoch offensichtlich.  

Zudem werde das englische Wort "foil" von den angesprochenen Abnehmern von Verpackungsmaschinen in der Bedeutung von "Folie" verstanden, womit "Novafoil" im Sinne von "neue Folie" verstanden werde. 

 

2.3.2. Die Beschwerdeführerin räumt selber ein, dass italienischsprachige Unternehmer das Wort "nova" in seiner Bedeutung von "neu" verstehen und das Wort "foil" in der Verpackungsindustrie bekannt sein dürfte. Von vornherein unbehelflich ist jedoch ihr Einwand in diesem Zusammenhang, in der West- und in der Deutschschweiz werde "nova" demgegenüber als unbestimmt und fantasievoll verstanden, weshalb keinesfalls "erhebliche Teile der Verkehrskreise" das italienische Lehnwort "nova" verstünden. Die Beschwerdeführerin verkennt damit, dass es nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung genügt, wenn der beschreibende Charakter von den angesprochenen Verkehrskreisen in einem Sprachgebiet der Schweiz erkannt wird (dazu vorn E. 2.1).  

Mit dem blossen Vorbringen, es könnten "ganz wenige Tessiner der Marke 'NOVAFOIL' - unter Anwendung einer gehörigen Portion 'Gehirnschmalz' - den vom Beschwerdegegner und der Vorinstanz beigemessenen Sinngehalt von 'neue Folie' abgewinnen", vermag die Beschwerdeführerin die vorinstanzliche Erwägung zum Verständnis der für die Beurteilung der Schutzfähigkeit massgebenden Fachkreise nicht als bundesrechtswidrig auszuweisen. 

 

2.4.  

 

2.4.1. Die Vorinstanz erwog hinsichtlich der beanspruchten Waren, d.h. Maschinen, die Verpackungen sowie Etiketten herstellen, der Sinngehalt "Folie" sei für Verpackungen aus Luftpolsterfolie direkt beschreibend. Es sei auch weit verbreitet, (Karton-) Verpackungen auf Paletten oder kleinere Bestandteile einer Ware innerhalb einer Verpackung in eine Schweissfolie zu hüllen. Ein solcher Vorgang müsse ebenfalls unter die Arbeitsweise der beanspruchten Verpackungsmaschinen subsumiert werden. Darüber hinaus seien auch Kratzschutzfolien, die an Produkten mit hochwertigen Oberflächen angebracht werden, eine Verpackung, wie sie die beanspruchten Maschinen verarbeiteten. Auch Etiketten seien oftmals mit einer Plastikfolie überzogen, um sie vor Schmutz oder Abrieb zu schützen.  

Damit könne festgehalten werden, dass die von der Beschwerdeführerin beanspruchten Maschinen zur Herstellung von Verpackungen Folien verwendeten. Dadurch sei das Wort "Folie" direkt beschreibend für die beanspruchten Waren. Das Wort "neu" hingegen werde unabhängig von den konkreten Waren oder Dienstleistungen als Qualitätshinweis mit anpreisendem Charakter wahrgenommen. Das Zeichen "Novafoil" sei daher für die beanspruchten Waren der Klasse 7 direkt beschreibend bzw. anpreisend und sei nach Art. 2 lit. a MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen. 

 

2.4.2. Die Beschwerdeführerin bringt vor, "Novafoil" bzw. "neue Folie" sei nicht für die Maschinen zur Herstellung von Verpackungen selbst beschreibend, sondern für eine angeblich "neue Folie". Sie weist zwar grundsätzlich zutreffend darauf hin, dass ein weiterer Gedankenschritt notwendig sei, um von der Bezeichnung der Maschinen auf das Produkt einer "neuen Folie" zu kommen. Es bedarf jedoch keiner besonderen Denkarbeit oder eines Fantasieaufwands, um ausgehend von den bezeichneten Verpackungsmaschinen einen Zusammenhang mit den angefertigten Verpackungen bzw. den verwendeten Folien herzustellen. Die Beschwerdeführerin vermag der vorinstanzlichen Erwägung nichts Stichhaltiges entgegenzusetzen. Sie bezeichnet es vielmehr selber als "Selbstverständlichkeit, dass eine Maschine zur Herstellung von Verpackungen eine 'neue Fole' produziert und vom Band lässt [...]". Weshalb aufgrund dieser "Selbstverständlichkeit" "nova" als fantasievoll verstanden werden soll, wie die Beschwerdeführerin vorbringt, leuchtet nicht ein.  

Indem die Beschwerdeführerin im gleichen Zusammenhang behauptet, es bestehe in der Verpackungsindustrie eine Gewöhnung an anlehnende Kennzeichenkombinationen, weshalb Fachkreise auch solchen (schwächeren) Zeichen einen Herkunftshinweis beimessen könnten, setzt sie sich in unzulässiger Weise über den vorinstanzlich verbindlich festgestellten Sachverhalt hinweg (Art. 105 Abs. 1 BGG), ohne jedoch eine hinreichende Sachverhaltsrüge zu erheben. 

Die Beschwerdeführerin vermag nicht aufzuzeigen, inwiefern die Vorinstanz die nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung massgebenden Beurteilungsgrundsätze verletzt hätte. Daran vermögen weder der Hinweis auf verschiedene in der Schweiz eingetragene Marken, welche die Beschwerdeführerin für vergleichbar hält, noch der ins Feld geführte Umstand der im Ausland erfolgten Markeneintragung etwas zu ändern (vgl. dazu BGE 136 III 474 E. 6.3; 130 III 113 E. 3.2; 129 III 225 E. 5.5). Entgegen ihrer Ansicht liegt kein Grenzfall vor, weshalb kein Raum für eine Eintragung im Zweifelsfall bleibt (vgl. etwa BGE 147 III 326 E. 2.3; 140 III 297 E. 5.1). 

 

2.4.3. Der Vorwurf der Verletzung von Art. 2 lit. a MSchG erweist sich insgesamt als unbegründet.  

 

3.  

Die Beschwerdeführerin rügt eine Verletzung des verfassungsrechtlichen Prinzips von Treu und Glauben (Art. 9 BV). 

 

3.1. Art. 5 Abs. 3 BV enthält den allgemeinen rechtsstaatlichen Grundsatz, dass staatliche Organe und Private nach Treu und Glauben handeln. Dieses Prinzip wird in Art. 9 BV grundrechtlich ergänzt. Der grundrechtlich verstärkte Grundsatz von Treu und Glauben verleiht einer Person Anspruch auf Schutz des berechtigten Vertrauens in behördliche Zusicherungen oder sonstiges, bestimmte Erwartungen begründendes Verhalten der Behörden. Voraussetzung für eine Berufung auf Vertrauensschutz ist, dass die betroffene Person sich berechtigterweise auf die Vertrauensgrundlage verlassen durfte und gestützt darauf nachteilige Dispositionen getroffen hat, die sie nicht mehr rückgängig machen kann. Die Berufung auf Treu und Glauben scheitert, wenn ihr überwiegende öffentliche Interessen entgegenstehen (BGE 147 IV 209 E. 2.5; 137 I 69 E. 2.5.1; 131 II 627 E. 6; 129 I 161 E. 4.1; je mit Hinweisen).  

 

3.2. Die Vorinstanz liess das Vorbringen der Beschwerdeführerin nicht gelten, die erfolgten Eintragungen ihrer Marken "Expertfoil", "Masterfoil", "Accufoil", "Novaflute", "Novafold", "Visionfoil", "Novacut" und "EFOIL" bildeten eine Vertrauensgrundlage. Sie erwog, diese Eintragungen enthielten jeweils den Bestandteil "Nova" oder "foil" des nunmehr strittigen Zeichens. Diese Bestandteile würden in den Fällen "Accufoil", "Visionfoil" und "Novaflute" mit Wörtern ergänzt, die eine eigenständige Unterscheidungskraft mit sich brächten oder zumindest nicht direkt beschreibend seien, weshalb sie nicht als Vergleichszeichen herangezogen werden könnten. Die Marke "EFOIL" werde gemäss der Antwort der Beschwerdeführerin auf die Beanstandung des Beschwerdegegners als "une feuille d'aluminium électronique" verstanden. Soweit solche elektronischen Aluminiumfolien überhaupt existierten, würden sie nicht von den entsprechend beanspruchten Waren hergestellt. Die Eintragung der Marke "EFOIL" durch das IGE sei daher wohl in erster Linie aufgrund des Buchstabens "E" erfolgt, der elektronisch/elektrisch andeute.  

Die Marken "Expertfoil" und "Masterfoil" wiederum seien in den Jahren 2008 und 2010 eingetragen worden. Eintragungen, die mehr als acht Jahre zurückliegen, seien in der Regel nicht mehr repräsentativ für eine bestehende Praxis des Beschwerdegegners. Dies gelte umso mehr für Eintragungen, die 15 bzw. 13 Jahre zurückliegen. Vergleichbar erschienen hingegen die Marken "Novafold" mit Veröffentlichungsdatum 22. März 2022 und "Novacut" mit Veröffentlichungsdatum 1. September 2021; beide seien vor dem vorliegend ablehnenden Entscheid vom 16. Mai 2022 für dieselben Waren der Klasse 7 eingetragen worden und enthielten den Zeichenbestandteil "Nova" sowie ein englisches Wort, das im Zusammenhang mit Verpackungsmaschinen als beschreibend angesehen werden könne. Auch wenn diese Eintragungen insbesondere in Bezug auf die zeitliche Abfolge durchaus Fragen zum Eintragungsverfahren vor dem IGE aufwärfen, könnten zwei einzelne Eintragungen noch nicht als Praxis angesehen werden, die eine Vertrauensgrundlage bilden könnten. Hinzu komme, dass in einem Verfahren einer anderen Partei das ebenfalls vergleichbare Zeichen "NOVAPRIME" für Maschinen der Klasse 7 nicht zum Markenschutz zugelassen worden sei, was ebenfalls gegen eine solche Praxis spreche. Entsprechend fehle es der Beschwerdeführerin an einer Vertrauensgrundlage, um sich auf Art. 9 BV zu stützen, weshalb sich Ausführungen über die pauschal geltend gemachten nicht wieder gutzumachenden Dispositionen, welche sie angeblich getätigt habe, erübrigten. 

 

3.3.  

 

3.3.1. Die Beschwerdeführerin beanstandet die von der Vorinstanz angeführte "Achtjahres-Regel", für die es keine Grundlage gebe. Die Vergleichbarkeit von Markenregistrierungen müsse sich vielmehr zumindest über eine einmalige Schutzdauer von zehn Jahren erstrecken.  

Angesichts dieser Vorbringen leuchtet nicht ein, weshalb die beiden Marken "Expertfoil" und "Masterfoil", deren Eintragung im Anmeldezeitpunkt des strittigen Zeichens jeweils mehr als zehn Jahre zurücklag, dennoch als Vertrauensgrundlage in Frage kommen sollen. In Bezug auf den zeitlichen Zusammenhang bringt die Beschwerdeführerin unter Berufung auf die Lehre im Übrigen selber vor, dass der Vertrauensschutz gegebenenfalls zur Anwendung kommen kann, wenn nach einer erfolgten Eintragung ein neues Zeichen der gleichen Serie "wenig später" als schutzunfähig zurückgewiesen wird (vgl. EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: SIWR Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, Rz. 237). 

 

3.3.2. Hinsichtlich der von ihr eingetragenen Marken "Accufoil", "Visionfoil" und "Efoil" bringt die Beschwerdeführerin lediglich in allgemeiner Weise vor, diese als Serien-Marken zu qualifizierenden Kennzeichenrechte schafften "sehr wohl und entgegen der Vorinstanz eine Vertrauensgrundlage in die Registrierungsfähigkeit von Marken, welche mit einem unterscheidungskräftigen Anfangswort und dem Zusatz 'foil' gebildet werden". Der Bestandteil "nova" beim strittigen Zeichen hat sich jedoch als nicht unterscheidungskräftig erwiesen; es leuchtet daher anhand der Ausführungen in der Beschwerde nicht ein, weshalb es mit den erwähnten Voreintragungen vergleichbar sein soll. Inwiefern diese aus Sicht der massgebenden Verkehrskreise ebenfalls beschreibend sein sollen, begründet die Beschwerdeführerin nicht weiter. Zudem lässt sich die nunmehr erhobene Behauptung, das von ihr eingetragene Zeichen "Novaflute" könne - von den massgebenden Fachkreisen - als beschreibend verstanden werden, da "flute" auf Englisch auch "Rille" oder "Kannelierung" bedeute, nicht auf die Sachverhaltsfeststellungen im angefochtenen Entscheid stützen. Inwiefern die Vorinstanz Art. 9 BV verletzt hätte, indem sie in den beiden weiteren Eintragungen "Novacut" und "Novafold" keine hinreichende Vertrauensgrundlage erblickte, zeigt die Beschwerdeführerin nicht auf.  

Die Rüge der Verletzung von Art. 9 BV erweist sich als unbegründet. 

 

4.  

Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend wird die Beschwerdeführerin kostenpflichtig (Art. 66 Abs. 1 BGG). Dem Beschwerdegegner steht keine Parteientschädigung zu (Art. 68 Abs. 3 BGG). 

 

 

 

1.  

Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist. 

 

2.  

Die Gerichtskosten von Fr. 5'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. 

 

3.  

Dieses Urteil wird den Parteien und dem Bundesverwaltungsgericht, Abteilung II, schriftlich mitgeteilt. 

 

 

Lausanne, 3. Januar 2024 

 

Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung 

des Schweizerischen Bundesgerichts 

 

Das präsidierende Mitglied: Kiss 

 

Der Gerichtsschreiber: Leemann