Immaterialgüter-, Wettbewerbs- und Kartellrecht

 

Bundesgericht 

Tribunal fédéral 

Tribunale federale 

Tribunal federal 

 

 

 

 

4A_370/2023  

 

 

Urteil vom 14. Dezember 2023  

 

I. zivilrechtliche Abteilung  

 

Besetzung 

Bundesrichterin Kiss, präsidierendes Mitglied, 

Bundesrichterinnen Hohl, May Canellas, 

Gerichtsschreiber Stähle. 

 

Verfahrensbeteiligte 

A.________ AG, 

vertreten durch Rechtsanwalt Andrea Mondini, Beschwerdeführerin, 

 

gegen  

 

B.________ AG, 

vertreten durch Rechtsanwalt Adriel Caro, 

Beschwerdegegnerin. 

 

Gegenstand 

Patentrecht, 

 

Beschwerde gegen das Urteil des Bundespatentgerichts vom 6. Juni 2023 (O2021_009, O2021_010). 

 

 

 

A.  

Die A.________ AG (Beklagte, Beschwerdeführerin) mit Sitz in Deutschland ist Inhaberin der schweizerischen Teile der europäischen Patente EP xxx (nachfolgend: "Streitpatent") und EP yyy. Die beiden Patente betreffen ausweislich ihres Titels die Verwendung von Antioxidantien zur Herstellung einer pharmazeutischen oder kosmetischen Zusammensetzung zum Schutz der Haut vor Schädigung durch Infrarotstrahlung. 

Die B.________ AG (Klägerin, Beschwerdegegnerin) ist eine Gesellschaft mit Sitz in der Schweiz. 

 

B.  

Am 6. September 2021 reichte die Klägerin beim Bundespatentgericht zwei Klagen ein, eine betreffend EP xxx, die andere betreffend EP yyy. Sie begehrte, es sei festzustellen, dass die schweizerischen Teile der europäischen Patente EP xxx und EP yyy (eventualiter: im Umfang der erteilten Ansprüche) nichtig seien, und infolgedessen seien die Patente mit Wirkung ex tunc zu widerrufen. 

Mit Verfügung vom 20. Oktober 2021 vereinigte das Bundespatentgericht die beiden Verfahren. 

Die Beklagte beantragte die Abweisung der Klagen, wobei sie in Bezug auf das Patent EP yyy die Aufrechterhaltung in einer eingeschränkten Fassung verlangte. In der Duplik verteidigte sie die Patente eventualiter in verschiedenen verbal eingeschränkten Fassungen (Hilfsanträge 1 bis 9 hinsichtlich EP xxx; Hilfsanträge 1 bis 7 betreffend EP yyy). 

Mit Urteil vom 6. Juni 2023 hiess das Bundespatentgericht die Klagen gut. Es stellte fest, dass die schweizerischen Teile von EP xxx und von EP yyy nichtig sind, und es ersuchte das IGE, die Patente im Register zu löschen. Die Nichtigkeit begründete es damit, dass (i) das Streitpatent EP xxx sowohl in der erteilten Fassung als auch in den eingeschränkten Fassungen gemäss den Hilfsanträgen 1 bis 3 und (ii) das Patent EP yyy in allen verteidigten Fassungen nicht neu seien. In den Fassungen gemäss den Hilfsanträgen 4 bis 9 beruhe das Streitpatent EP xxx nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. 

 

C.  

Die Beklagte verlangt mit Beschwerde in Zivilsachen, das Urteil des Bundespatentgerichts sei hinsichtlich der Nichtigerklärung von EP xxx aufzuheben. Die Sache sei insoweit zum neuen Entscheid an die Vorinstanz zurückzuweisen. Eventualiter sei die Klage betreffend EP xxx vollumfänglich abzuweisen, subeventualiter sei EP xxx in einer eingeschränkten Fassung gemäss den Hilfsanträgen 1 bis 9 aufrechtzuerhalten. 

Die bundespatentgerichtliche Nichtigerklärung von EP yyy ficht die Beklagte vor Bundesgericht nicht an. 

Die Klägerin beantragt, die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Die Vorinstanz verzichtete auf Vernehmlassung. Die Beklagte replizierte, worauf die Klägerin eine Duplik eingereicht hat. 

Mit Präsidialverfügung vom 11. Juli 2023 wurde der Beschwerde superprovisorisch die aufschiebende Wirkung erteilt. Am 21. September 2023 bestätigte das Bundesgericht diese Anordnung, soweit sich die Beschwerde nicht auf den vorinstanzlichen Entscheid über die Verfahrenskosten bezieht. 

 

 

 

1.  

Die Beschwerde betrifft eine Zivilsache (vgl. Art. 72 BGG) und richtet sich gegen einen Endentscheid (vgl. Art. 90 BGG) des Bundespatentgerichts (vgl. Art. 75 Abs. 1 BGG). Dagegen steht grundsätzlich die Beschwerde in Zivilsachen offen, gemäss Art. 74 Abs. 2 lit. e BGG unabhängig vom Streitwert. 

 

2.  

Der erteilte Anspruch 1 des Streitpatents lautet in der Merkmalsgliederung der Beschwerdegegnerin, die von der Beschwerdeführerin akzeptiert wird, wie folgt: 

 

"1.1. Pharmazeutische Zusammensetzung, 

1.2. umfassend einen wirksamen Gehalt an Antioxidantien 

1.3. zur Anwendung in einem Verfahren zum Schutz der Haut vor Schädigung durch Infrarotstrahlung, wobei 

1.4. die Schädigung durch Aktivierung der Bildung von Matrixmetalloproteinase-1 hervorgerufen wird." 

Das Streitpatent enthält sodann Patentansprüche 2-10, die von Patentanspruch 1 abhängig sind. 

Zum Hintergrund erläutert das Streitpatent Folgendes: Es seien im Stand der Technik zahlreiche kosmetische Zusammensetzungen mit Antioxidantien bekannt. Es habe sich in überraschender Weise herausgestellt, dass kosmetische Zusammensetzungen umfassend Antioxidantien (ausgewählt aus einer Gruppe mit zahlreichen Mitgliedern) einen wirksamen Schutz vor Infrarotstrahlung böten. Die Anmelderin vermute, dass der so bewirkte Infrarotschutz auf einem Einfluss der Antioxidantien auf die Aktivierung des MAP-Kinase-Signalwegs beruhe (MAP = mitogen-activated protein). Der photobiologische Mechanismus, über den das Infrarotlicht die MAP-Kinase aktiviere, sei zwar unbekannt. Doch vermute die Anmelderin, dass diese Aktivierung über reaktive Sauerstoffspezies vermittelt werde. Die erfindungsgemässe Verwendung von Antioxidantien führe vermutlich zu einer Minderung des Gehalts an reaktiven Sauerstoffspezies. Dadurch werde der durch Infrarotstrahlung aktivierten und über den MAP-Kinase-Signalweg vermittelten Bildung von Matrixmetalloproteinase-1 entgegengewirkt. 

 

3.  

 

3.1. Europäische Patente werden nach Art. 52 Abs. 1 des Europäischen Patentübereinkommens vom 5. Oktober 1973, revidiert in München am 29. November 2000 (EPÜ 2000; SR 0.232.142.2), für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind (vgl. Art. 1 Abs. 1 PatG [SR 232.14]).  

 

3.2. Nach Art. 26 Abs. 1 lit. a PatG stellt das Gericht auf Klage hin die Nichtigkeit eines Patents fest, wenn der Gegenstand des Patents nach Art. 1 PatG respektive Art. 52-57 EPÜ nicht patentierbar ist. Darauf stützt die Klägerin ihre Klage. Sie macht geltend, die im Streitpatent geschützte Erfindung sei nicht neu respektive beruhe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.  

 

3.3. Vor Bundesgericht ist umstritten, ob das Streitpatent in der erteilten Fassung, eventualiter in den Fassungen gemäss den Hilfsanträgen 1-3, neu ist (dazu Erwägung 4).  

Fest steht dagegen, dass das Streitpatent in den Fassungen gemäss den Hilfsanträgen 4-9 als neu gilt. In Bezug auf diese als Eventualposition eingebrachten Hilfsanträge ist vor Bundesgericht kontrovers, ob das Streitpatent insoweit auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (dazu Erwägung 5). 

 

4.  

Zu prüfen ist, ob das Bundespatentgericht die Neuheit der beanspruchten Erfindung (in der erteilten Fassung und allenfalls den Fassungen gemäss den Hilfsanträgen 1-3) zu Recht verneint hat. 

 

4.1. Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört (Art. 54 Abs. 1 EPÜ 2000 und Art. 7 Abs. 1 PatG). Stand der Technik bildet nach Art. 54 Abs. 2 EPÜ 2000 alles, was vor dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist (vgl. auch Art. 7 Abs. 2 PatG).  

Objekt der Neuheitsprüfung ist die Erfindung, wie sie im jeweiligen Patentanspruch definiert wurde. Hierzu ist der Patentanspruch auszulegen. Dabei gelten die allgemeinen Grundsätze zur Interpretation von Patentansprüchen (BGE 132 III 83 E. 3.4; Urteile 4A_41/2022 vom 24. Mai 2022 E. 3.2; 4A_317/2020 vom 15. Dezember 2020 E. 3.3.2). Die in den Patentansprüchen umschriebenen technischen Anleitungen sind demnach so auszulegen, wie der Fachmann sie versteht. Ausgangspunkt jeder Auslegung bildet deren Wortlaut. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen (Art. 69 Abs. 1 Satz 2 EPÜ 2000 beziehungsweise Art. 51 Abs. 3 PatG; BGE 147 III 337 E. 6.1 mit Hinweisen). 

 

4.2.  

 

4.2.1. Das Bundespatentgericht nahm eine "Auslegung der geltend gemachten Patentansprüche" vor. Dazu definierte es zunächst den massgebenden Fachmann und hielt fest, bei diesem handle es sich um ein Team bestehend aus einem Pharmakologen und einem Dermatologen mit je mehreren Jahren Berufserfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung von pharmazeutischen Hautschutzzubereitungen.  

Sodann nahm das Bundespatentgericht der Sache nach auf Merkmal 1.3 von Anspruch 1 (in der erteilten Fassung) Bezug. Gemäss diesem Merkmal bezieht sich die Erfindung auf eine "Anwendung in einem Verfahren zum Schutz der Haut vor Schädigung durch Infrarotstrahlung". Dieses Merkmal - so die Vorinstanz - sei so auszulegen, dass die Haut allgemein geschützt werden soll vor Schäden, die durch die Aktivierung der Bildung von Matrixmetalloproteinase-1 hervorgerufen würden. Ob die Bildung von Matrixmetalloproteinase-1 durch Infrarotstrahlung oder durch andere Ursachen (wie namentlich UV-Strahlung) aktiviert werde, sei zur Abgrenzung der anspruchsgemässen medizinischen Indikation von anderen Indikationen irrelevant. Dies sei "blosse Erklärung einer Wirkung", die zur Abgrenzung der Erfindung vom Stand der Technik nicht geeignet sei. 

 

4.2.2. Für die konkrete Neuheitsprüfung bezog sich die Vorinstanz auf die internationale Patentanmeldung WO uuu. WO uuu offenbare Zusammensetzungen zur oralen Verabreichung, die neben Knorpelextrakten auch hydrophile und lipophile Antioxidantien enthielten. Es werde in WO uuu beschrieben, dass die durch UV-Licht induzierte Ausschüttung von Matrixmetalloproteinase als eine der wichtigsten Ursachen von Photoalterung der Haut zu betrachten sei. WO uuu verdeutliche weiter, dass die Aufregulierung der Matrixmetalloproteinase durch reaktive Sauerstoffspezies verursacht werde, weshalb Antioxidantien der UV-induzierten Synthese von Matrixmetalloproteinase entgegenwirkten. WO uuu offenbare somit zusammengefasst eine oral zu verabreichende Zusammensetzung mit einem wirksamen Gehalt an Antioxidantien zur Anwendung in einem Verfahren zum Schutz der Haut vor Schäden, die durch Aktivierung der Bildung von Matrixmetalloproteinase-1 hervorgerufen würden. WO uuu stimme folglich mit dem Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 des Streitpatents überein und nehme diesen neuheitsschädlich vorweg. Zwar setze WO uuu nicht voraus, dass die Matrixmetalloproteinase-1 nach Infrarotstrahlung ausgeschüttet werde. Dies sei indes bedeutungslos. Denn die Ursache der Bildung von Matrixmetalloproteinase-1 diene bei korrekter Anspruchsauslegung nicht zur Unterscheidung vom Stand der Technik (Erwägung 4.2.1).  

 

4.2.3. Das Gesagte gelte analog für die internationale Patentanmeldung WO vvv, die ebenfalls neuheitsschädlich sei. WO vvv offenbare wie WO uuu eine pharmazeutische Zusammensetzung umfassend einen wirksamen Gehalt an Antioxidantien zur Anwendung in einem Verfahren zum Schutz der Haut vor Schädigung, die durch Aktivierung von Matrixmetalloproteinase hervorgerufen werde. Die von der Beschwerdeführerin beanspruchte Erfindung werde demnach auch durch WO vvv neuheitsschädlich vorweggenommen. Auch hier sei irrelevant, dass sich WO vvv nur auf UV-Strahlung, nicht aber auf Infrarotstrahlung beziehe (Erwägung 4.2.1).  

 

4.3.  

 

4.3.1. Die Beschwerdeführerin ist damit nicht einverstanden. Sie ist der Meinung, die Vorinstanz habe die Erfindung zu Unrecht dem Stand der Technik zugeordnet.  

Konkret formuliert sie in diesem Zusammenhang in zweierlei Hinsicht Kritik: einerseits betreffend die Auslegung des im Patentanspruch vorkommenden Begriffs "Antioxidantien" (nachstehend Erwägung 4.3.2), andererseits hinsichtlich der Frage, inwieweit (angeblich) neue medizinische Indikationen zum Stand der Technik gehören (nachstehend Erwägung 4.3.3). 

 

4.3.2. Die Beschwerdeführerin moniert in einem ersten Rügekomplex, das Bundespatentgericht habe den Patentanspruch rechtsfehlerhaft ausgelegt. Bei richtiger Auslegung ergebe sich, dass die Aktivierung von Matrixmetalloproteinase-1 bei ihrer Erfindung durch reaktive Sauerstoffspezies erfolgen müsse. Wohl habe dieses Merkmal ("Aktivierung muss durch reaktive Sauerstoffspezies erfolgen") nicht ausdrücklich Eingang in den Anspruch gefunden. Doch seien Antioxidantien als Wirkstoff beansprucht worden (Merkmal 1.2: "umfassend einen wirksamen Gehalt an Antioxidantien"). Der Beschwerdeführerin zufolge handelt es sich bei Antioxidantien um ein Mittel, das "dem Zweck des Abfangens der reaktiven Sauerstoffspezies" dient, um die Bildung von Matrixmetalloproteinase-1 zu vermindern. Dies habe die Vorinstanz verkannt und den Gegenstand des Streitpatents daher nicht korrekt vom Stand der Technik abgegrenzt.  

Dieses Vorbringen geht am vorinstanzlichen Entscheid vorbei. Denn die beiden neuheitsschädlichen Entgegenhaltungen offenbaren nach den verbindlichen Feststellungen des Bundespatentgerichts ebenfalls die Funktionsweise mittels reaktiven Sauerstoffspezies (WO uuu: "Die Aufregulierung der Matrixmetalloproteinase [wird] durch reaktive Sauerstoffspezies verursacht, [...]."; WO vvv: "Der Fachmann würde daher das 'Abfangen' der reaktiven Sauerstoffspezies durch das in WO vvv offenbarte Antioxidans mitlesen."). Selbst wenn daher zuträfe, dass bei korrekter Anspruchsauslegung die Aktivierung der Bildung von Matrixmetalloproteinase-1 durch re aktive Sauerstoffspezies ein dem Streitpatent inhärentes Merkmal wäre, liesse sich damit gerade kein Unterschied zu den Entgegenhaltungen begründen. Die Ausführungen der Beschwerdeführerin verfehlen ihr Ziel. Auf ihre diesbezüglichen Ausführungen zur Rechtsprechung der Grossen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts (EPA) braucht nicht eingegangen zu werden. 

 

4.3.3. Die Beschwerdeführerin trägt sodann in einem zweiten Teil vor, es handle sich um eine sogenannte "zweite medizinische Indikation". Eine solche ziele auf die Anwendung eines bereits bekannten Arzneimittels zur Behandlung anderer Krankheiten oder pathologischer Zustände. Die durch Infrarotstrahlung bedingte Aufregulierung von Matrixmetalloproteinase-1 sei ein anderes "Leiden" respektive ein anderes "Krankheitsbild" als die durch UV-Strahlung bedingte Aufregulierung von Matrixmetalloproteinase-1, was sich "allein aufgrund des Energieunterschieds der einfallenden Strahlung" ergebe. Die Erkenntnis, dass reaktive Sauerstoffspezies in der Haut durch Infrarotstrahlung gebildet würden, habe zur vorliegenden Erfindung geführt. Dies sei aus dem Stand der Technik nicht bekannt gewesen. WO uuu und WO vvv befassten sich nur mit Hautschädigungen durch UV-Strahlung und nicht mit Hautschädigungen durch Infrarotstrahlung. Insbesondere offenbarten WO uuu und WO vvv nicht, dass Matrixmetalloproteinase-1 nach Infrarotstrahlung ausgeschüttet werde. Diese beiden Patentanmeldungen seien daher nicht neuheitsschädlich für die streitpatentgemässen Zubereitungen.  

Unter welchen Voraussetzungen Erfindungen unter dem Titel "weitere medizinische Indikationen" im Einzelnen patentierbar sind (dazu BGE 137 III 170 E. 2), kann dahingestellt bleiben. Entscheidend ist, dass die blosse Erklärung einer Wirkung jedenfalls kein technisches Merkmal ist, das zur Abgrenzung der Erfindung vom Stand der Technik dienen kann (vgl. BGE 137 III 170 E. 2.2.8; PETER HEINRICH, PatG/EPÜ, Kommentar zum Schweizerischen Patentgesetz und den entsprechenden Bestimmungen des Europäischen Patentübereinkommens synoptisch dargestellt, 3. Aufl. 2018, N. 8 zu Art. 7d PatG/Art. 54 EPÜ). Das blosse Aufdecken des Wirkungsmechanismus einer schon bekannten Anwendung lässt keinen patentrechtlichen Schutz zu (ANDREAS DETKEN, in: Schweizer/Zech [Hrsg.], Patentgesetz [PatG], Handkommentar, 2019, N. 15 zu Art. 7d PatG). Dies hat die Vorinstanz zu Recht erkannt, und die Beschwerdeführerin vermag keine rechtsfehlerhafte Anwendung dieses Grundsatzes aufzuzeigen. 

Im Übrigen hat die Vorinstanz nicht festgestellt, dass sich die durch Matrixmetalloproteinase-1 bewirkte Hautschädigung in irgendeiner Weise unterscheidet, ob sie nun durch Infrarotstrahlung oder durch UV-Strahlung verursacht wird. 

 

4.3.4. Die Argumente der Beschwerdeführerin verfangen folglich nicht. Der vorinstanzliche Schluss, der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 werde durch WO uuu und WO vvv neuheitsschädlich vorweggenommen, hält der bundesgerichtlichen Überprüfung stand.  

Das Bundespatentgericht schloss aus der Nichtigkeit des Anspruchs 1 auf die Nichtigkeit der von Anspruch 1 abhängigen Patentansprüche 2-10. Dies beanstandet die Beschwerdeführerin nicht. 

 

4.4. Indes hält sie das Streitpatent eventualiter in eingeschränkten Fassungen (Hilfsanträge) aufrecht.  

 

4.4.1. Auch in Bezug auf die Fassungen gemäss den Hilfsanträgen 1-3 kam das Bundespatentgericht zum Ergebnis, dass die Erfindung mangels Neuheit nicht patentierbar sei. Der unabhängige Anspruch 1 gemäss Hilfsantrag 1 entspreche dem erteilten Anspruch 1, und auch die in den Hilfsanträgen 2 und 3 vermittelte technische Lehre sei identisch zur technischen Lehre des Streitpatents. Nachdem die erteilten Ansprüche durch die internationalen Patentanmeldungen neuheitsschädlich vorweggenommen seien, gelte dasselbe auch für die Fassungen gemäss diesen Hilfsanträgen.  

 

4.4.2. Die Beschwerdeführerin opponiert. Sie ist der Auffassung, die Argumentation der Vorinstanz hinsichtlich der Hilfsanträge 2 und 3 verletze die Verhandlungsmaxime (Art. 55 Abs. 1 ZPO) und die Dispositionsmaxime (Art. 58 Abs. 1 ZPO). Denn die Beschwerdegegnerin habe die mangelnde Neuheit der Ansprüche gemäss den Hilfsanträgen 2 und 3 gar nicht mit den internationalen Patentanmeldungen begründet, sondern einzig mit Fachpublikationen. Das Bundespatentgericht habe Art. 55 und Art. 58 ZPO missachtet, indem es "von Amtes wegen für einen Hilfsantrag die mangelnde Neuheit gegenüber einem Dokument [gemeint: die internationalen Patentanmeldungen]" festgestellt habe, wiewohl "dieses Dokument von der [Beschwerdegegnerin] bezüglich dieses Hilfsantrags gar nicht geltend gemacht" worden sei.  

Diese Kritik dringt nicht durch: 

Von vornherein nicht ersichtlich ist, inwiefern ein Verstoss gegen den Dispositionsgrundsatz (Art. 58 Abs. 1 ZPO) vorliegen soll. Das Bundespatentgericht hat jedenfalls nicht mehr und nichts anderes zugesprochen, als verlangt, und nicht weniger, als anerkannt. 

Auch eine Verletzung des Verhandlungsgrundsatzes (Art. 55 Abs. 1 ZPO) ist der Vorinstanz nicht vorzuwerfen. Die Beschwerdegegnerin hat die neuheitsschädlichen internationalen Patentanmeldungen jedenfalls unter dem Gesichtspunkt der Neuheitsprüfung in das Verfahren eingebracht. Wohl hat sie diese Patentanmeldungen nicht ausdrücklich in Relation gesetzt zu den Fassungen gemäss den Hilfsanträgen 2 und 3. Dies schadet ihr aber nicht (vgl. auch Urteil 4A_11/2022 vom 27. Juni 2022 E. 3.3.1). Dass die Fassungen gemäss den Hilfsanträgen 2 und 3 in ihrem Wortlaut vom erteilten Anspruch abweichen, wie die Beschwerdeführerin ebenfalls einwendet, ändert daran nichts. Das Bundespatentgericht hat festgestellt, dass die technische Lehre gemäss den Hilfsanträgen 2 und 3 identisch ist wie jene im erteilten Anspruch. Dies - und nicht ein allfällig abweichender Wortlaut - ist entscheidend für die Neuheitsprüfung (vgl. BGE 133 III 229 E. 4.1). 

 

4.5. Somit hält vor Bundesrecht stand, wenn die Vorinstanz der Erfindung - so, wie in der erteilten Fassung respektive in den Fassungen gemäss den Hilfsanträgen 1-3 beansprucht - die Neuheit abgesprochen hat.  

 

5.  

In Bezug auf die Ansprüche gemäss den Hilfsanträgen 4-9 hielt das Bundespatentgericht fest, diese seien unbestrittenermassen neu. Doch liege auch insoweit Nichtigkeit vor, und zwar mangels erfinderischer Tätigkeit.  

 

5.1. Nach Art. 56 Satz 1 EPÜ ist keine patentierbare Erfindung, was sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt (vgl. Art. 1 Abs. 2 PatG). Zur Beurteilung des Erfinderischen ist nach der Rechtsprechung entscheidend, ob ein Fachmann nach all dem, was an Teillösungen und Einzelbeiträgen den Stand der Technik ausmacht, schon mit geringer geistiger Anstrengung auf die Lösung des Streitpatents kommen kann, oder ob es dazu zusätzlichen schöpferischen Aufwands bedarf (BGE 138 III 111 E. 2.1 mit Hinweisen).  

 

5.2.  

 

5.2.1. Der erteilte Anspruch 1 von EP xxx enthält den generischen Begriff "Antioxidantien" (Merkmal 1.2). In den Fassungen gemäss den Hilfsanträgen 4, 5 und 8 wird dieser Ausdruck ersetzt durch eine Aufzählung konkreter Antioxidantien. So enthält Hilfsantrag 4 (neu) zwei unabhängige Ansprüche: In Anspruch 1 werden 84 Antioxidantien aufgeführt, aus denen auszuwählen ist. Gemäss Anspruch 2 sind die Antioxidantien auszuwählen aus der Gruppe bestehend aus N-Acetylcystein, Vitamin E, Kaffeesäure, Estern der Kaffeesäure, β-Carotin, Emblica, Vitamin-C-Derivaten, Grünteeextrakt, Edelweissextrakt, Lutein, Lycopin, Traubenkernextrakt, Chicory-Extrakt, Curcumin, Silymarin, Apigenin und Resveratrol. Ähnliches gilt für die Hilfsanträge 5 und 8.  

 

5.2.2. Nach den vorinstanzlichen Feststellungen behauptete die Beschwerdeführerin nicht, dass diese spezifisch genannten Antioxidantien eine technische Wirkung haben, die anderen Antioxidantien abgeht. Mit anderen Worten machte die Beschwerdeführerin nicht geltend, dass die Aufregulierung der Matrixmetalloproteinase-1 nach Bestrahlung der menschlichen Haut mit Infrarot nur durch die spezifisch genannten Antioxidantien vermindert werden kann.  

Daraus folgerte das Bundespatentgericht, dass es sich bei den Listen mit den zahlreichen Antioxidantien gemäss den Hilfsanträgen 4, 5 und 8 nur um eine "willkürliche Auswahl" von Antioxidantien handle, die "keinen Beitrag zum Stand der Technik" leisteten. Der Anspruch 1 in der erteilten Fassung - der nach dem Gesagten nicht neu sei - werde somit mit einer Liste von Antioxidantien ergänzt, die ihrerseits keine erfinderische Tätigkeit zu begründen vermöchten. Dies sei nicht schutzfähig. 

 

5.2.3. Die Beschwerdeführerin wirft der Beschwerdegegnerin unter Bezugnahme auf den "Aufgabe-Lösungs-Ansatz" im Wesentlichen vor, den nächstliegenden Stand der Technik nicht definiert zu haben. "Unter diesen Umständen" lasse sich gar nicht beurteilen, ob es an einer erfinderischen Tätigkeit mangle und sei auch dieser Nichtigkeitsgrund nicht gegeben.  

Mit dieser Kritik weist die Beschwerdeführerin die vorinstanzlichen Erwägungen nicht als bundesrechtswidrig aus: 

Wohl ist der "Aufgabe-Lösungs-Ansatz" ein mögliches Vorgehen zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit. Dieser Ansatz beruht auf der Grundlage, dass jede Erfindung aus einer technischen Aufgabe und deren Lösung besteht. Dabei wird zunächst dasjenige Dokument im Stand der Technik ermittelt, das der beanspruchten Erfindung am nächsten kommt. Dieser nächstliegende Stand der Technik wird sodann mit der beanspruchten Erfindung verglichen und es werden die strukturellen oder funktionellen Unterschiede im Einzelnen aufgelistet, um gestützt darauf die objektive technische Aufgabe zu formulieren, welche die beanspruchte Erfindung löst. Anschliessend wird gefragt, welche Schritte der massgebende Fachmann vom nächstliegenden Stand der Technik aus unternehmen musste, um die technische Aufgabe zu lösen (im Einzelnen: BGE 144 III 337 E. 2.2.1 mit Hinweisen). 

Beim "Aufgabe-Lösungs-Ansatz" handelt es sich nicht um die ausschliesslich vorgeschriebene Methode. Dieser Ansatz ist eine von mehreren Möglichkeiten, um die erfinderische Tätigkeit zu beurteilen (BGE 138 III 111 E. 2.2). Das Bundesgericht hat gestützt auf diesen Umstand klargestellt, dass mit der blossen Rüge, zur Prüfung der erfinderischen Tätigkeit sei nicht der "Aufgabe-Lösungs-Ansatz" angewendet worden, keine Rechtsverletzung dargetan ist (Urteil 4A_541/2013 vom 2. Juni 2014 E. 5.2.2). Das Argument der Beschwerdeführerin dringt bereits aus diesem Grund nicht durch. 

Abgesehen davon ist Folgendes zu beachten: Nach den vorinstanzlichen Feststellungen wurde in einem Anspruch, der nicht neu ist, ein generischer Begriff ("Antioxidantien") durch eine "willkürliche Auswahl" von Unterbegriffen ersetzt (ausgewählte konkrete Antioxidantien), ohne dass damit eine qualitative Weiterentwicklung einer bereits offenbarten Lehre verbunden wäre. Bei einer solchen Ausgangslage liegt per se keine erfinderische Tätigkeit vor, unabhängig davon, ob der "Aufgabe-Lösungs-Ansatz" Anwendung findet oder nicht (BGE 138 III 111 E. 2.1). 

Dementsprechend schadet nicht, dass die Beschwerdegegnerin keinen "nächstliegenden Stand der Technik" definiert hat, der mit der beanspruchten Erfindung hätte verglichen werden können. Ebenso fehl geht der auch in diesem Zusammenhang formulierte Vorwurf, das Bundespatentgericht habe den Verhandlungsgrundsatz (Art. 55 Abs. 1 ZPO) und die Regeln über die Behauptungs- und Beweislast verletzt, zumal Rechtsfrage ist, ob sich die beanspruchte Erfindung in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt (Urteil 4A_541/2017 vom 8. Mai 2018 E. 1.2, nicht publ. in: BGE 144 III 337). 

 

5.2.4. Die vorinstanzliche Beurteilung der Hilfsanträge 4, 5 und 8 ist - soweit der bundesgerichtlichen Überprüfung zugänglich - nicht zu beanstanden.  

 

5.3. Das Bundespatentgericht erachtete EP xxx auch in den Fassungen gemäss den Hilfsanträgen 6, 7 und 9 mangels erfinderischer Tätigkeit als nichtig. Die Beschwerdeführerin ficht diese Erwägungen im Wesentlichen unter Hinweis auf ihre Rügen zu den Hilfsanträgen 4, 5 und 8 an. Nachdem diese Rügen nicht verfangen, erübrigen sich Weiterungen in Bezug auf die Hilfsanträge 6, 7 und 9.  

 

 

5.4. Zusammenfassend hat das Bundespatentgericht die erfinderische Tätigkeit hinsichtlich der Hilfsanträge 4-9 bundesrechtskonform verneint.  

 

6.  

Die Vorinstanz hat den schweizerischen Teil des europäischen Patents EP xxx demnach zu Recht in allen verteidigten Fassungen gestützt auf Art. 26 Abs. 1 lit. a PatG für nichtig erklärt, einerseits mangels Neuheit (erteilte Fassung und Fassung gemäss den Hilfsanträgen 1-3), andererseits wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit (Fassung gemäss den Hilfsanträgen 4-9). Die Nichtigkeitsklage war gutzuheissen. 

 

7.  

Die Beschwerde ist abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (siehe Art. 66 Abs. 1 und Art. 68 Abs. 1 und 2 BGG). 

 

 

 

1.  

Die Beschwerde wird abgewiesen. 

 

2.  

Die Gerichtskosten von Fr. 7'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. 

 

3.  

Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 8'000.-- zu entschädigen. 

 

4.  

Dieses Urteil wird den Parteien und dem Bundespatentgericht schriftlich mitgeteilt. 

 

 

Lausanne, 14. Dezember 2023 

 

Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung 

des Schweizerischen Bundesgerichts 

 

Das präsidierende Mitglied: Kiss 

 

Der Gerichtsschreiber: Stähle