Zürich Handelsgericht 06.03.2019 HG150021

Handelsgericht des Kantons Zürich

Geschäfts-Nr.: HG150021-O U/dz

Mitwirkend: Oberrichterin Dr. Claudia Bühler, Vizepräsidentin, und Oberrichter Dr. Daniel Schwander, die Handelsrichter Dr. Michael Ritscher, Prof. Dr. Mischa Senn und die Handelsrichterin Dr. Esther Nägeli sowie der Gerichtsschreiber Marius Zwicky Urteil vom 6. März 2019 in Sachen

A._____, Inc., Klägerin und Widerbeklagte

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. X1._____ vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. LL.M. X2._____

gegen

B._____, S.A. de C.V., Beklagte und Widerklägerin

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Y1._____ vertreten durch Rechtsanwältin MLaw Y2._____

betreffend Marke / UWG

- 2 - Rechtsbegehren: (act. 1 S. 2) "1. Die Schweizer Marken Nr. 1 C._____, Nr. 2 C._____ und Nr. 3 C._____ (fig.) seien nichtig zu erklären. 2. Es sei der Beklagten unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB für den Zuwiderhandlungsfall zu untersagen, in der Schweiz unter der Bezeichnung C._____ Uhren, optische Apparate, Waren und Instrumente, einschliesslich Brillen, Brillengläser (optisch), Kontakt- bzw. optische Linsen und Brillenetuis sowie Bestandteile und Zubehör zu den vorgenannten Waren anzubieten, zu vertreiben, zu verkaufen, zu bewerben oder sonst wie in Verkehr zu bringen, zu importieren oder zu diesem Zwecke zu lagern, und/oder zu solchen Handlungen Dritter anzustiften, bei ihnen mitzuwirken oder ihre Begehung zu begünstigen oder zu erleichtern. 3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beklagten." Widerklagebegehren: (act. 29 S. 2 f.) "1. Es sei die Nichtigkeit der auf den Namen der Widerbeklagten eingetragenen Marke Nr. 4 C._____ festzustellen, und es sei das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum anzuweisen, die Marke für sämtliche beanspruchten Waren zu löschen. 2. Es sei die Nichtigkeit der auf den Namen der Widerbeklagten eingetragenen Marken Nr. 5 C1._____ und Nr. 6 C2._____ für die in Klasse 14 beanspruchten Waren "daraus [aus Edelmetallen und deren Legierungen] hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente" festzustellen, und es sei das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum anzuweisen, die Marken für die genannten Waren zu löschen. 3. Es sei der Widerbeklagten unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB sowie mit Busse von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung (Art. 343 Abs. 1 lit. a und c ZPO) im Zuwiderhandlungsfall zu verbieten, unter den Marken C1._____, C._____ und C2._____ in der Schweiz Brillen- und Sonnenbrillenetuis, Sonnenbrillen, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine, Uhren und Zeitmessinstrumente anzupreisen, zu bewerben, zu vertreiben, anzubieten oder sonstwie in Verkehr zu bringen

- 3 und/oder bei solchen Handlungen Dritter mitzuwirken oder ihre Begehung zu begünstigen oder zu erleichtern. 4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Widerbeklagten." Übersicht Sachverhalt und Verfahren .................................................................................... 4 A. Sachverhaltsübersicht .................................................................................... 4 a. Parteien und ihre Stellung ........................................................................... 4 b. Prozessgegenstand .................................................................................... 4 B. Prozessverlauf ................................................................................................ 5 C. Wesentliche Prozesserklärungen und Beweisvorbringen der Parteien .......... 8 Erwägungen ........................................................................................................ 10 1. Formelles ...................................................................................................... 10 1.1. Zuständigkeit ......................................................................................... 10 1.1.1. Örtliche Zuständigkeit ............................................................................ 10 1.1.1.1. Allgemeines ........................................................................................ 10 1.1.1.2. Bestandesklage .................................................................................. 11 1.1.1.3. Unterlassungsklage............................................................................. 12 1.1.1.4. Widerklage .......................................................................................... 13 1.1.1.5. Zwischenfazit ...................................................................................... 13 1.1.2. Sachliche Zuständigkeit ......................................................................... 13 1.2. Anwendbares Recht .............................................................................. 13 1.3. Klagehäufungen / Widerklage ............................................................... 14 1.4. Einreichung von weiteren Beweismitteln / Noven .................................. 15 1.5. Stellungnahme zur Duplik ..................................................................... 16 1.6. Beilage zum ausschliesslichen Gebrauch durch das Gericht ................ 19 1.7. Übrige Sachurteilsvoraussetzungen ...................................................... 20 1.8. Zwischenergebnis ................................................................................. 21 2. Nichtigerklärung aufgrund missbräuchlicher Markenhinterlegung ................ 22 2.1. Unbestrittener Sachverhalt .................................................................... 22 2.2. Feststellungsinteresse / Aktivlegitimation .............................................. 22 2.3. Parteivorbringen .................................................................................... 23 2.4. Rechtliches ............................................................................................ 28 2.5. Würdigung ............................................................................................. 34 2.5.1. Fehlende Gebrauchsabsicht .................................................................. 35 2.5.2. Erzielung eines finanziellen oder anderen Vorteils ................................ 45 2.5.3. Behinderungsabsicht.............................................................................. 51 2.6. Zwischenfazit ........................................................................................ 57 3. Unterlassungsklage ...................................................................................... 58 3.1. Parteivorbringen .................................................................................... 58 3.2. Rechtliches ............................................................................................ 59 3.3. Würdigung ............................................................................................. 59 3.4. Zwischenfazit ........................................................................................ 61 4. Widerklage ................................................................................................... 61 4.1. Nichtigerklärung aufgrund relativer Ausschlussgründe ......................... 61

- 4 - 4.1.1. Parteivorbringen ..................................................................................... 61 4.1.2. Rechtliches und Würdigung ................................................................... 62 4.1.2.1. Allgemeines ........................................................................................ 62 4.1.2.1.1. Doppelidentität (Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG) ...................................... 63 4.1.2.1.2. Verwechslungsgefahr (Art. 3 Abs. 1 lit. b und c MSchG) ................. 66 4.1.2.2. Feststellungsinteresse / Aktivlegitimation ............................................ 69 4.1.3. Zwischenfazit ......................................................................................... 69 4.2. Unterlassungsklage ............................................................................... 70 4.2.1. Parteivorbringen ..................................................................................... 70 4.2.2. Rechtliches und Würdigung ................................................................... 71 4.2.3. Zwischenfazit ......................................................................................... 75 5. Kosten- und Entschädigungsfolgen .............................................................. 75 5.1. Streitwert ............................................................................................... 75 5.2. Gerichtskosten ...................................................................................... 77 5.3. Parteientschädigung.............................................................................. 78

Sachverhalt und Verfahren A. Sachverhaltsübersicht a. Parteien und ihre Stellung Die Klägerin und Widerbeklagte (nachfolgend "Klägerin") ist eine Corporation nach Recht des US-amerikanischen Bundesstaates Delaware mit Sitz in New York (USA) (act. 13/48; act. 13/49). Sie ist eine Tochtergesellschaft des USamerikanischen C._____ Konzerns sowie weltweit Inhaberin diverser C._____, C._____ … und D._____ Marken. Die Klägerin beziehungsweise die C._____ Firmengruppe bezweckt unter anderem den Verkauf von Waren im Bereich der Damenmode, insbesondere von Bekleidungsstücken, Schuhwaren, Halstüchern, Kopfbedeckungen, Strumpfwaren, Schmuckwaren, Brillen, Sonnenbrillen, Uhren und Parfums (act. 1 Rz. 7 f.; act. 4/5 S. 1 ff.). Die Beklagte und Widerklägerin (nachfolgend "Beklagte") ist eine Aktiengesellschaft mexikanischen Rechts mit Sitz in Mexiko-Stadt. Sie bezweckt unter anderem den Grosshandel mit Modeschmuck, Uhren, Schmuck, Edelsteinen, Edelmetallen und Tafelsilber (act. 22, act. 23; act. 29 Rz. 13; act. 30/1). b. Prozessgegenstand

- 5 - Prozessgegenstand des vorliegenden Verfahrens ist eine kennzeichenrechtliche Auseinandersetzung. Die Klägerin macht geltend, die drei streitgegenständlichen C._____ Markenanmeldungen der Beklagten seien bösgläubig, rechtsmissbräuchlich sowie in Verletzung von Art. 2 UWG erfolgt und verlangt die Nichtigerklärung derselben (act. 1 Rz. 94 ff.; act. 58 Rz. 24 ff.). Weiter stellt die Klägerin ein Unterlassungsbegehren und verlangt sinngemäss, es sei der Beklagten unter Strafdrohung gemäss Art. 292 StGB zu verbieten, unter der Bezeichnung C._____ in der Schweiz ihre Waren anzubieten. Die Beklagte beantragt, die Klage sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei (act. 29 S. 2). Zudem verlangt sie widerklageweise die Nichtigerklärung der auf den Namen der Klägerin eingetragenen C._____ Marken in den Klassen 9 und 14, da diese ihre prioritätsälteren Markeneintragungen verletzen würden. Weiter stellt die Beklagte ein gegen die Klägerin gerichtetes Unterlassungsbegehren (act. 29 Rz. 164 ff.). B. Prozessverlauf Am 3. Februar 2015 (Datum Poststempel) reichte die Klägerin hierorts die Klage ein (act. 1; act. 2; act. 3; act. 4/2-46). Mit Verfügung vom 6. Februar 2015 wurde der Klägerin Frist angesetzt, um für die Gerichtskosten einen Vorschuss von CHF 30'000.– zu leisten. Zudem wurde diese aufgefordert, einen Handelsregisterauszug bzw. ein ähnliches Dokument einzureichen sowie die Zeichnungsberechtigung der die Vollmacht unterzeichnenden E._____ zu belegen (act. 5). Mit Schreiben vom 12. Februar 2015 reichte die Klägerin weitere Beweismittel ein (act. 7; act. 8/47a; act. 8/47b; act. 9). Mit Eingabe vom 12. März 2015 reichte die Klägerin u.a. eine Kopie ihres "Certificate of Incorporation", Unterlagen betreffend die Zeichnungsberechtigung von E._____ sowie ein (aktualisiertes) Verzeichnis der Beweismittel ein (act. 12; act. 13/48-50; act. 14). Nachdem die Klägerin den Gerichtskostenvorschuss fristgemäss bezahlt hatte (act. 11), wurde der Beklagten mit Verfügung vom 17. März 2015 Frist bis am 3. Juni 2015 angesetzt, um ihre Klageantwort einzureichen (act. 15). Am 19. Mai 2015 stellte die Beklagte ein Gesuch um Sicherstellung der Parteientschädigung. Zudem beantragte sie, die Frist zur Erstattung der Klageantwort sei ihr bis zur vollständigen Leistung der Sicherheit abzunehmen (act. 17), was das hiesige Gericht mit Verfügung vom 21. Mai

- 6 - 2015 tat (act. 19). Zudem wurde der Klägerin Frist bis am 15. Juni 2015 angesetzt, um sich zum Antrag auf Sicherstellung der Parteientschädigung sowie zur Höhe des diesbezüglichen Betrages zu äussern. Weiter wurde die Beklagte aufgefordert, innert nämlicher Frist einen Handelsregisterauszug oder ein ähnliches Dokument einzureichen sowie die Zeichnungsberechtigung der die Vollmacht unterzeichnenden Person zu belegen (act. 19). Mit Schreiben vom 12. Juni 2015 bezog die Klägerin zum Antrag auf Sicherstellung der Parteientschädigung Stellung (act. 21). Mit Eingabe vom 12. Juni 2015 reichte die Beklagte Unterlagen betreffend die Zeichnungsberechtigung von F._____ ein (act. 22; act. 23). Mit Verfügung vom 17. Juni 2015 wurde der Klägerin Frist angesetzt, um für die Parteientschädigung eine Sicherheit von CHF 23'500.– zu leisten (act. 24). Nachdem die von der Beklagten einverlangte Sicherheit von der Klägerin fristgemäss geleistet wurde (act. 26), wurde der Beklagten mit Verfügung vom 18. August 2015 eine kurze Frist angesetzt, um die Klageantwort einzureichen (act. 27). Am 26. August 2015 (Datum Poststempel) reichte die Beklagte innert Frist ihre Klageantwort ein und erhob gleichzeitig Widerklage (act. 29; act. 30/1-77). Mit Verfügung vom 31. August 2015 wurde der Beklagten Frist angesetzt, um für die Gerichtskosten einen Vorschuss von CHF 30'000.– zu leisten (act. 31), was diese am 9. September 2015 fristgemäss tat (act. 33). Mit Verfügung vom 11. September 2015 wurde die Leitung des vorliegenden Prozesses an Ersatzoberrichter Beat Gut, mit Verfügung vom 15. Dezember 2015 neu an Oberrichter Dr. Daniel Schwander als Instruktionsrichter delegiert (act. 36). Am 1. Februar 2016 fand eine Vergleichsverhandlung statt, an welcher keine Einigung erzielt werden konnte (act. 35-A; Prot. S. 16 f.). Mit Verfügung vom 2. Februar 2016 wurde das Verfahren unter Hinweis auf den übereinstimmenden Antrag der Parteien (Prot. S. 17) bis am 31. März 2016 zwecks Führung aussergerichtlicher Gespräche sistiert (act. 38). Am 30. März 2016 ersuchte die Klägerin das hiesige Gericht um eine Verlängerung dieser Frist bis Ende Mai 2016 (act. 40), womit sich die Beklagte einverstanden erklärte (act. 41). Am 13. April 2016 wurde die Sistierung bis am 31. Mai 2016 erstreckt (Prot. S. 18; act. 42/1-2). Nachdem die Vergleichsgespräche zwischen den Parteien erfolglos verliefen und diese das hiesige Gericht über den Stand der Gespräche informiert hatten (act. 43; act. 44), ordnete der Instruktionsrichter mit Ver-

- 7 fügung vom 1. Juni 2016 einen zweiten Schriftenwechsel an (act. 45). Mit Schreiben vom 15. Juni 2016 äusserte sich die Beklagte unaufgefordert zur Eingabe der Klägerin vom 31. Mai 2016 (act. 47), worauf diese am 21. Juni 2016 ebenfalls eine unaufgeforderte Stellungnahme einreichte (act. 48). Am 30. August 2016 reichte die Klägerin ein Sistierungsgesuch sowie ein eventualiter gestelltes Gesuch zur einstweiligen Abnahme der Frist zur Einreichung der Replik ein (act. 50; act. 51; act. 52/1), welches mit Verfügung vom 31. August 2016 abgewiesen wurde (act. 53). Mit Eingabe vom 31. August 2016 ersuchte die Klägerin das hiesige Gericht um eine Notfrist hinsichtlich der Einreichung ihrer Replik/Widerklageantwort (act. 56), welche ihr bis zum 15. September 2016 gewährt wurde (Prot. S. 20; act. 57/1-2). Am 14. September 2016 reichte die Klägerin fristgerecht ihre Replik und Widerklageantwort ein (act. 58; act. 59/1-57), worauf der Beklagten mit Verfügung vom 28. September 2016 Frist zur Einreichung ihrer Duplik/Widerklagereplik angesetzt wurde (act. 60). Mit Schreiben vom 2. Dezember 2016 ersuchte die Beklagte das hiesige Gericht um eine Notfrist (act. 62), welche ihr bis zum 15. Dezember 2016 gewährt wurde (Prot. S. 24; act. 63). Am 15. Dezember 2016 reichte die Beklagte ihre Duplik und Widerklagereplik ein (act. 64; act. 65/1-43). Mit Verfügung vom 22. Dezember 2016 wurde der Klägerin Frist zur Einreichung der Widerklageduplik angesetzt (act. 66). Mit Schreiben vom 5. Januar 2017 teilte die Klägerin dem hiesigen Gericht mit, dass sie ihr Replikrecht gemäss der bundesrechtlichen Rechtsprechung zu Art. 29 Abs. 2 ZGB (recte: Art. 29 Abs. 2 BV) im Rahmen der Widerklageduplik ausüben werde (act. 68). Am 2. März 2017 reichte die Klägerin ihre Replik (gemäss Art. 29 BV) und Widerklageduplik ein (act. 69; act. 70/1-15). Damit trat Aktenschluss ein (act. 71). Am 24. März 2017 bezog die Beklagte zur Eingabe der Klägerin vom 2. März 2017 (act. 69) Stellung und beantragte, diese sei mit Ausnahme der Ausführungen in Rz. 234 nicht zu berücksichtigen (act. 74). Mit Verfügung vom 27. März 2017 wurde der Beklagten Frist bis zum 15. Mai 2017 zur Ausübung ihres Replikrechts gemäss Art. 29 BV angesetzt. Zudem wurde festgestellt, dass über die Frage, ob und inwiefern die klägerischen Vorbringen in act. 69 unzulässig seien, zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werde (act. 75). Mit Schreiben vom

- 8 - 12. Mai 2017 ersuchte die Beklagte das hiesige Gericht um eine Fristerstreckung bis zum 31. Mai 2015, welche ihr am 15. Mai 2017 letztmals gewährt wurde (act. 77). Am 31. Mai 2017 reichte die Beklagte ihre Replik im Sinne von Art. 29 BV ein (act. 79; act. 80/1-3), hinsichtlich welcher die Klägerin am 23. Juni 2017 mit einer (erneuten) Replik (gemäss Art. 29 BV) wiederum Stellung bezog (act. 82). Mit Schreiben vom 9. Oktober 2017 reichte die Klägerin zwei weitere Beweismittel (act. 84; act. 85/1-2) und mit Eingabe vom 17. Oktober 2017 ergänzende Beilagen (act. 87; act. 88/1-2; act. 89/1-2) ein. Mit Verfügung vom 30. November 2018 wurde den Parteien Frist angesetzt, um zu erklären, ob auf die Durchführung einer Hauptverhandlung verzichtet werde, unter Androhung, dass bei Stillschweigen Verzicht auf die Hauptverhandlung angenommen würde (act. 90). Die Beklagte verzichtete mit Eingabe vom 11. Dezember 2018 auf die Durchführung einer Hauptverhandlung (act. 92). Die Klägerin liess sich nicht vernehmen, was androhungsgemäss als Verzicht zu werten ist. C. Wesentliche Prozesserklärungen und Beweisvorbringen der Parteien a. Die Klägerin bringt vor, die Beklagte habe zwischen den Jahren 2000 und 2002 mit der Klägerin Kontakt aufgenommen, um von dieser eine weltweite Lizenz zur Herstellung und zum Vertrieb von Uhren unter dem Zeichen C._____ zu erhalten (act. 1 Rz. 16 ff.; act. 58 Rz. 20 und Rz. 98 ff.). Möglicherweise frustriert über den erfolglosen Versuch, von der Klägerin eine Lizenz zu erlangen, sei die Beklagte in der Folge dazu übergegangen, sich in ungebührlicher Weise die Marke C._____ der Klägerin eigen zu machen, indem sie in verschiedenen Ländern, in denen die Klägerin in den Klassen 9 und 14 noch keinen registrierten Markenschutz genoss, das Zeichen C._____ als Marke angemeldet habe (act. 1 Rz. 19). Es sei geradezu offensichtlich, dass sich die Beklagte als Mitfahrerin auf dem Trittbrett weltweit bekannter Marken von anderen Marktteilnehmern einen Vorteil verschaffen beziehungsweise die Inhaber der bekannten Marken am Markteintritt bzw. an der ungehinderten Entfaltung hindern wolle (act. 1 Rz. 94). Die von der Beklagten seit Jahren angewandte Geschäftspraxis des "Markenklaus" sei ohne Weiteres als bösgläubig zu qualifizieren. So passe es nahtlos ins Bild, dass es die Beklagte auch in der Schweiz darauf angelegt habe, mittels der Registrierung ih-

- 9 rer drei Sperrmarken den Markteintritt bzw. die ungehinderte Entfaltung der Klägerin unter ihrer seit Jahrzenten gebrauchten Hausmarke C._____ zu behindern (act. 1 Rz. 96). Ein solches Geschäftsgebahren verstosse eindeutig gegen den Grundsatz von Treu und Glauben und beeinflusse zudem das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder Anbietern und Abnehmern und erfülle somit den Tatbestand von Art. 2 UWG. Solche Defensivmarken bzw. Sperr- oder Piratenmarken seien als nichtig zu betrachten (act. 1 Rz. 103 f.; act. 58 Rz. 9). Zusammenfassend müsse aufgrund der vorliegenden Umstände objektiv festgestellt werden, dass das Verhalten der Beklagten im Zeitpunkt der drei streitgegenständlichen Schweizer C._____ Markenhinterlegungen bösgläubig gewesen und die Markenanmeldungen von ihr (rechts)missbräuchlich vorgenommen worden seien. Ihre drei Markenregistrierungen seien deshalb nach Massgabe von Art. 2 UWG nichtig zu erklären (act. 1 Rz. 119). b. Die Beklagte bestreitet, dass sie die Klägerin um eine Lizenz ersucht habe. Zudem liege auch kein Racheakt vor (act. 29 Rz. 152). Vielmehr sei es so, dass der Präsident der Beklagten, F._____, im Jahr 2000 mehrmals erfolglos versucht habe, den CEO der Klägerin hinsichtlich einer Zusammenarbeit zu kontaktieren (act. 29 Rz. 24). Er sei diesbezüglich jedoch "mit Hinweis auf seine mexikanische Herkunft sehr unappetitlich zurückgewiesen worden". Somit sei ihm nichts anderes übrig geblieben, als das "Projekt" C._____ alleine weiterzuverfolgen (act. 29 Rz. 25). Auslöser der Idee zur Zusammenarbeit mit der Klägerin seien die beiden Leidenschaften Uhren und Marken von F._____ gewesen. Die Marke C._____ habe diesen an seine Mutter, die mit Vornamen … hiess, erinnert. Deshalb habe er sich entschlossen, unter der Marke C._____ eine Uhrenmarke aufzubauen. Die rechtliche Zulässigkeit seines Vorhabens sei F._____ von Anfang an klar gewesen. Die Klägerin habe damals keinerlei Uhren vertrieben und ebenso wenig über einschlägige Markenregistrierungen verfügt (act. 29 Rz. 20 ff.). Die Klägerin wolle sich nicht damit abfinden, dass die Beklagte – gemäss eigenem Bekunden ein traditionsreiches, international tätiges mexikanisches Unternehmen mit einer langen und erfolgreichen Geschichte in der Uhrenbranche – die Marke C._____ für Uhren und Brillen als Marke in der Schweiz registriert habe. Die Klägerin könne ihrerseits dagegen keine Markenrechte geltend machen, weil ihre Eintragungen

- 10 jeweils jünger seien als diejenigen der Beklagten. Die C._____ Marke der Klägerin sei auch nicht bekannt, und zwar weder in sachlicher Hinsicht für Uhren und Brillen (zwei für ihr Geschäft völlig untergeordnete Produkte) noch geografisch in der Schweiz. Ein Ausweg über die missbräuchliche Markenhinterlegung und das Lauterkeitsrecht sei auch nicht vielversprechend, denn die Beklagte habe klar eine (durch tatsächlichen Gebrauch manifestierte) Gebrauchsabsicht. Eine Rufausbeutung scheitere am Fehlen jeglicher Bekanntheit der Klägerin in der Schweiz und damit eines Rufes, welcher ausgebeutet werden könne. ln ihrer Not greife die Klägerin zur Dreckschleuder und versuche, die Beklagte und ihren Inhaber mit falschen und irreführenden Anschuldigungen zu diskreditieren und so das Verfahren von den für sie unvorteilhaften Kernfragen auf irrelevante Nebenschauplätze zu lenken (act. 29 Rz. 12). Wie zu zeigen sein wird, ist ein Beweisverfahren nicht notwendig. Nach durchgeführtem Hauptverfahren ist der Prozess spruchreif, weshalb ein Urteil zu ergehen hat (Art. 236 Abs. 1 ZPO). Auf die Parteivorbringen ist im Folgenden, nur soweit für die Entscheidfindung notwendig, einzugehen. Erwägungen 1. Formelles 1.1. Zuständigkeit 1.1.1. Örtliche Zuständigkeit 1.1.1.1. Allgemeines Im internationalen Verhältnis richtet sich die Zuständigkeit schweizerischer Gerichte grundsätzlich nach dem IPRG (Art. 1 Abs. 1 lit. a IPRG), wobei völkerrechtliche Verträge – insbesondere das LugÜ – vorbehalten bleiben (Art. 1 Abs. 2 IPRG). Die Anwendbarkeit des IPRG und des LugÜ setzen das Vorliegen eines internationalen Sachverhalts voraus. Hat eine der Parteien ihren Sitz oder Wohnsitz im Ausland, was vorliegend hinsichtlich beider Parteien der Fall ist, so liegt

- 11 immer – auch im Immaterialgüterrecht – ein internationales Verhältnis vor (BGE 135 III 185 E. 3.1; BGE 131 III 76 E. 2.3; BLUMER, in: Dasser/Oberhammer [Hrsg.], Lugano-Übereinkommen [LugÜ], Stämpflis Handkommentar SHK, 2. Aufl., 2011, Art. 22 Ziff. 4 N. 127). Die Klägerin macht sowohl eine Bestandes- bzw. Nichtigkeitsklage (Rechtsbegehren gemäss Ziff. 1), als auch eine Unterlassungsklage (Rechtsbegehren gemäss Ziff. 2) gegen die Beklagte geltend. Die Beklagte erhebt widerklageweise ebenfalls eine Nichtigkeitsklage (Widerklagebegehren gemäss Ziffer 1 und 2), sowie auch eine Unterlassungsklage (Widerklagebegehren gemäss Ziffer 3). 1.1.1.2. Bestandesklage Geht es um Bestandesklagen betreffend von Art. 22 Ziff. 4 LugÜ erfasste Immaterialgüterrechte der Schweiz, sind die schweizerischen Gerichte international zwingend und ausschliesslich zuständig. Die Anwendung von Art. 22 Ziff. 4 LugÜ ist nicht vom Wohnsitz der beklagten Partei in einem LugÜ-Staat abhängig (JEG- HER/VASELLA, in: Honsell/Vogt/Schnyder/Berti [Hrsg.], Basler Kommentar IPRG, 3. Aufl., 2013, Art. 109 N. 8 r f.). Gemäss Art. 22 Ziff. 4 LugÜ sind für Klagen, welche die Eintragung oder die Gültigkeit von Marken zum Gegenstand haben, die Gerichte des durch dieses Übereinkommen gebundenen Staates, in dessen Hoheitsgebiet die Hinterlegung oder Registrierung beantragt oder vorgenommen wurde, zuständig. Da das vorliegende Verfahren die Nichtigerklärung von im Schweizer Register eingetragenen Marken zum Gegenstand hat, sind somit gemäss Art. 22 Ziff. 4 LugÜ die schweizerischen Gerichte international zwingend und ausschliesslich zuständig. Die örtliche Zuständigkeit innerhalb der Schweiz richtet sich dagegen nicht nach dem LugÜ, sondern nach dem anwendbaren nationalen Recht, also dem IPRG (JEGHER/VASELLA, a.a.O., Art. 109 N. 8 s). Gemäss Art. 109 Abs. 1 IPRG sind für Klagen betreffend die Gültigkeit oder die Eintragung von Immaterialgüterrechten die schweizerischen Gerichte am Wohnsitz des Beklagten örtlich zuständig. Hat der Beklagte keinen Wohnsitz in der Schweiz, so sind die schweizerischen Gerichte am Geschäftssitz des im Register eingetragenen Vertreters zuständig. Die

- 12 - Beklagte hat keinen Sitz in der Schweiz. Im Markenregister war jedoch die G._____ AG mit Sitz in Zürich als schweizerische Vertreterin eingetragen (act. 4/2-4). Gemäss Art. 109 Abs. 1 IPRG sind somit die Gerichte in Zürich örtlich zuständig. 1.1.1.3. Unterlassungsklage Klagen auf Unterlassung werden nicht von Art. 22 Ziff. 4 LugÜ erfasst (BLUMER, a.a.O., Art. 22 Ziff. 4 N. 106). Art. 5 Ziff. 3 LugÜ findet in casu ebenfalls keine Anwendung, da die Beklagte keinen Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines LugÜ- Vertragsstaates hat (vgl. HOFMANN/KUNZ, in: Oetiker/Weibel [Hrsg.], Basler Kommentar LugÜ, 2. Aufl., 2015, Art. 5 N. 22). Auf die vorliegende Unterlassungsklage kommt daher das IPRG zur Anwendung. Gemäss IPRG sind für Klagen betreffend die Verletzung von schweizerischen Immaterialgüterrechten die schweizerischen Gerichte am Wohnsitz des Beklagten oder, wenn ein solcher fehlt, diejenigen an seinem gewöhnlichen Aufenthaltsort zuständig. Überdies sind die schweizerischen Gerichte am Handlungs- und Erfolgsort zuständig (Art. 109 Abs. 2 IPRG). Dessen ungeachtet begründet in vermögensrechtlichen Streitigkeiten die vorbehaltlose Einlassung die Zuständigkeit des angerufenen schweizerischen Gerichtes, sofern dieses nach Artikel 5 Absatz 3 IPRG seine Zuständigkeit nicht ablehnen kann (Art. 6 IPRG). Die Klage auf Unterlassung von unlauterem Wettbewerb bzw. von Markenrechtsverletzungen stellt eine vermögensrechtliche Streitigkeit dar (vgl. BGE 142 III 145 E. 6.1; BGE 82 II 77 S. 78 f.; BGE 133 III 490 E. 3.2). Eine rügelose Einlassung liegt in einer Klageantwort zur Hauptsache vor, die sich nicht zur Zuständigkeit äussert (BUHR/GABRIEL/SCHRAMM, in: Furrer/Girsberger/Müller-Chen [Hrsg.], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht: Internationales Privatrecht, Bd. 10, 3. Aufl., 2016, Art. 6 N. 7). Die Beklagte hat sich in ihren Rechtsschriften nicht zur Zuständigkeit geäussert (vgl. act. 29; act. 64). Somit hat sich die Beklagte vorbehaltlos auf die Unterlassungsklage vor dem hiesigen Gericht eingelassen. Gründe, wonach dieses seine Zuständigkeit nach Art. 5 Abs. 3 lit. a und b IPRG ablehnen könnte, sind nicht ersichtlich, insbe-

- 13 sondere da auf den Streitgegenstand schweizerisches Recht anwendbar ist (siehe unten). 1.1.1.4. Widerklage Das Gericht, bei dem die Hauptklage anhängig ist, beurteilt auch die Widerklage, sofern zwischen Haupt- und Widerklage ein sachlicher Zusammenhang besteht (Art. 8 IPRG). Dieser sachliche Zusammenhang ist vorliegend klarerweise gegeben, weshalb die Widerklage durch das hiesige Gericht zu beurteilen ist. 1.1.1.5. Zwischenfazit Zusammenfassend ist die örtliche Zuständigkeit gegeben, was von den Parteien denn auch nicht bestritten wird (vgl. act. 1 Rz. 3 f.; act. 29 Rz. 7 und Rz. 59; act. 58 Rz. 224 f.). 1.1.2. Sachliche Zuständigkeit Das Handelsgericht ist als einzige kantonale Instanz zuständig für Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum (Art. 5 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 6 Abs. 4 lit. a ZPO i.V.m. § 44 GOG). Weiter beurteilt das Handelsgericht Streitigkeiten nach dem UWG, sofern der Streitwert mehr als CHF 30'000.– beträgt (Art. 5 Abs. 1 lit. d ZPO i.V.m. § 44 GOG). Vorliegend handelt es sich um Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum und unlauterem Wettbewerb (oben Ziffer A.b). Der Streitwert beträgt mehr als CHF 30'000.– (siehe unten). Die sachliche Zuständigkeit ist gestützt auf Art. 5 Abs. 1 lit. a und d sowie Art. 6 Abs. 4 lit. a ZPO i.V.m. § 44 GOG somit gegeben.

1.2. Anwendbares Recht Immaterialgüterrechte unterstehen dem Recht des Staates, für den der Schutz der Immaterialgüter beansprucht wird (Art. 110 Abs. 1 IPRG). Ansprüche aus un-

- 14 lauterem Wettbewerb unterstehen zudem dem Recht des Staates, auf dessen Markt die unlautere Handlung ihre Wirkung entfaltet (Art. 136 Abs. 1 IPRG). Neben der Verletzung eines Immaterialgüterrechts kann der Verletzte zugleich eine Verletzung des Rechts gegen den unlauteren Wettbewerb geltend machen. Art. 110 IPRG schliesst die Anwendung von Art. 136 IPRG nicht aus (JEG- HER/VASELLA, a.a.O., Art. 110 N. 6). Vorliegend geht es um den Bestand von Schweizer Marken beziehungsweise um die Nichtigerklärung derselben. Zudem stellen beide Parteien ein Unterlassungsbegehren (vgl. act. 1 S. 2; act. 29 S. 2 f.). In Anwendung von Art. 110 Abs. 1 i.V.m. Art. 136 Abs. 1 IPRG ist somit schweizerisches Recht anwendbar. 1.3. Klagehäufungen / Widerklage Die Klägerin macht sowohl eine Bestandesklage (Rechtsbegehren gemäss Ziff. 1) als auch eine Unterlassungsklage (Rechtsbegehren gemäss Ziff. 2) gegen die Beklagte geltend. Auch die Beklagte erhebt widerklageweise sowohl eine Nichtigkeitsklage (Widerklagebegehren gemäss Ziffern 1 und 2) als auch eine Unterlassungsklage (Widerklagebegehren gemäss Ziff. 3). Die klagende Partei kann mehrere Ansprüche gegen dieselbe Partei in einer Klage vereinen, sofern das gleiche Gericht dafür sachlich zuständig und die gleiche Verfahrensart anwendbar ist (Art. 90 lit. a und b ZPO). Die Verfahrensart steht im vorliegenden Prozess den Klagehäufungen nicht entgegen, da sowohl auf die jeweiligen Bestandes- als auch auf die beiden Unterlassungsklagen das ordentliche Verfahren zur Anwendung gelangt. Auch die sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts ist jeweils für beide Ansprüche gegeben (siehe oben). Die vorliegenden Klagehäufungen sind somit zulässig. Die beklagte Partei kann in der Klageantwort zudem Widerklage erheben, wenn der geltend gemachte Anspruch nach der gleichen Verfahrensart wie die Hauptklage zu beurteilen ist (Art. 224 ZPO). Die Verfahrensart steht der Zulässigkeit der Widerklage vorliegend nicht entgegen, da diese – wie die Hauptklage – nach dem

- 15 ordentlichen Verfahren zu beurteilen ist. Zudem wurde die Widerklage in der Klageantwort und damit rechtzeitig erhoben (vgl. act. 29 S. 2 f.). Die Widerklage ist somit zulässig. 1.4. Einreichung von weiteren Beweismitteln / Noven Mit Eingabe vom 12. Februar 2015 reichte die Klägerin ein "Witness Statement" von H._____ sowie einen Wikipedia-Auszug zu "Club Premier" als weitere Beweismittel ein (act. 7; act. 8/47a; act. 8/47b; act. 9), welche der Beklagten am 23. Februar 2015 zugestellt wurden (act. 10). Die Beklagte liess sich daraufhin nicht vernehmen. Es erübrigt sich deshalb, weiter darauf einzugehen. Am 9. Oktober 2017 – und somit nach Aktenschluss vom 9. März 2017 (vgl. act. 71) – reichte die Klägerin zwei Entscheide des Corte Suprema von Chile, datierend vom 27. September 2017, ein (act. 84; act. 85/1-2). Wie angekündigt (vgl. act. 84 S. 2) reichte die Klägerin am 17. Oktober 2017 die diesbezüglichen Deckblätter sowie entsprechende englische Übersetzungen nach (act. 87; act. 88/1-2; act. 89/1-2). Gemäss Art. 229 Abs. 1 lit. a ZPO werden neue Tatsachen und Beweismittel nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und erst nach Abschluss des Schriftenwechsels entstanden sind. Nach Entstehung oder Entdeckung der neuen Tatsachen und Beweismittel müssen die Noven unverzüglich bzw. sofort vorgebracht werden. Unbegründetes Zuwarten führt zur Verwirkung des Novenrechts. Eine Frist wird vom Gesetz nicht genannt. Vielmehr hat das Gericht in Würdigung der konkreten Umstände nach Ermessen zu entscheiden, ob das Novenvorbringen rechtzeitig erfolgt ist (PAHUD, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl., 2016, Art. 229 N. 16). Die beiden Entscheide des Corte Suprema von Chile datieren jeweils vom 27. September 2017 und sind somit erst nach dem Aktenschluss vom 9. März 2017 entstanden. Die Einreichung der beiden chilenischen Entscheide beim hiesigen Gericht erfolgte rund 12 Tage nach deren Ausfällung. Aufgrund der von der Klägerin dargelegten langen und umständlichen internationalen Korrespondenz- und Instruktionswege erscheint es angebracht, diese als unverzüglich bzw. sofort vorgebracht zu betrachten. Die

- 16 - Beklagte liess sich nicht vernehmen, weshalb sich weitere Ausführungen erübrigen. 1.5. Stellungnahme zur Duplik Mit Eingabe vom 2. März 2017 reichte die Klägerin zusammen mit der Widerklageduplik eine Replik nach Art. 29 BV ein (act. 69). Die Beklagte beantragte, diese sei mit Ausnahme der Ausführungen in Ziff. 234 nicht zu berücksichtigen. Die als "Replik (gemäss Art. 29 BV) und Widerklageduplik" betitelte, über 100-seitige Eingabe der Gegenseite nehme lediglich auf einer halben A4-Seite Bezug zur Widerklage. Die restlichen Ausführungen sowie sämtliche Beilagen würden sich dagegen ausschliesslich auf die Hauptklage beziehen. Die entsprechenden Ausführungen seien im vorliegenden Verfahren nicht zu berücksichtigen, weil sie weder Teil der Widerklageduplik bilden, noch rechtzeitig im Sinne der Rechtsprechung zu Art. 29 BV dem Gericht übermittelt worden seien und zudem Noven enthalten würden, bezüglich welcher die Klägerin nicht dartue, dass und weshalb sie diese rechtzeitig eingereicht habe (act. 74 S. 1 f.). Die bundesgerichtliche Rechtsprechung gewährt den Parteien gestützt auf Art. 6 Abs. 1 EMRK und Art. 29 BV ein unbedingtes Replikrecht, welches das Recht umfasst, zu jeder Eingabe der Gegenpartei unaufgefordert Stellung zu nehmen, unabhängig davon, ob diese neue Tatsachen oder Behauptungen enthält (vgl. BGE 138 I 484 E. 2.1; Urteil des Bundesgerichts 5A_553/2015 vom 16. Dezember 2015 E. 4.1.1). Gemäss bundesrechtlicher Rechtsprechung wird erwartet, dass eine Partei, die eine Eingabe ohne Fristansetzung zur Kenntnisnahme zugestellt erhält und sich dazu äussern will, dies umgehend und spontan tut oder wenigstens um Ansetzung einer Frist nachsucht; andernfalls wird angenommen, sie habe auf eine weitere Eingabe verzichtet (BGE 138 I 484 E 2.2). Sieht sich der Anwalt ausserstande, umgehend eine ausformulierte Stellungnahme für seinen Mandanten auszuarbeiten, so muss er dem Gericht ankündigen, dass er eine Stellungnahme einzureichen beabsichtige, oder die Justizbehörde wenigstens um Ansetzung einer Frist ersuchen (Urteil des Bundesgerichts 5D_81/2015 vom 4. April 2016 E. 2.3.2). Soll die Partei ihr Replikrecht in der zuletzt beschriebenen Konstellation effektiv wahrnehmen können, muss ihr das Ge-

- 17 richt ausreichend Zeit für eine Stellungnahme lassen. Allerdings muss das Gericht mit der Entscheidfällung auch nur so lange zuwarten, bis es annehmen darf, dass der Adressat auf eine weitere Eingabe verzichtet habe (vgl. Urteile des Bundesgerichts 4A_215/2014 vom 18. September 2014 E. 2.1; 4D_27/2014 vom 26. August 2014 E. 4.2.1; 5A_155/2013 vom 17. April 2013 E. 1.4). In einer allgemeineren Formulierung hielt das Bundesgericht fest, dass jedenfalls vor Ablauf von zehn Tagen nicht von einem Verzicht auf das Replikrecht ausgegangen werden darf (vgl. Urteil des Bundesgericht 9C_159/2014 vom 7. April 2014 E. 3). Soweit das Bundesgericht losgelöst vom konkreten Fall auf die Zahl von zehn Tagen zu sprechen kommt, handelt es sich jedoch nicht um eine Aufforderung an die Partei, eine allfällige Replik bis spätestens am letzten dieser zehn Tage beim Gericht einzureichen. Vielmehr ist es die Behörde, die vor Ablauf einer Frist von zehn Tagen seit Zustellung der Eingabe nicht von einem Verzicht auf das Replikrecht ausgehen darf (Urteile des Bundesgerichts 6B_629/2010 vom 25. November 2010 E. 3.3.2; 5D_81/2015 vom 4. April 2016 E. 2.3.4). Die Duplik und Widerklagereplik der Beklagten datiert vom 15. Dezember 2016 (act. 64; act. 65/1-43) und wurde von der Klägerin am 29. Dezember 2016 entgegengenommen (act. 67/1). Die Klägerin teilte dem hiesigen Gericht am 5. Januar 2017 und somit innerhalb von weniger als 10 Tagen sinngemäss mit, sie werde ihr Replikrecht nach Art. 29 BV zu einem späteren Zeitpunkt – zusammen mit der Einreichung der Widerklageduplik – ausüben (act. 68 S. 2). Zudem teilte die Klägerin dem hiesigen Gericht mit, dass die Einreichung einer Replik innerhalb von 10 Tagen in vorliegendem Fall gar nicht möglich sei, da in dieser Zeitspanne aufgrund der notwendigen Übersetzung der sehr umfassenden Duplikschrift in die englische Sprache keine Instruktionen seitens der US-amerikanischen Anwälte bzw. der Klientin an sich verfügbar gemacht werden könnten. Zudem wurde das hiesige Gericht sinngemäss ersucht, die Eingabe vom 5. Januar 2017 subeventualiter als Antrag auf Ansetzung einer Frist bis zum 3. März 2017 zur Wahrung des Replikrechts gemäss Art. 29 BV zu behandeln, für den Fall, dass dieses davon ausgehen sollte, dass das von der Klägerin gewählte Vorgehen nicht zulässig sei (vgl. act. 68 S. 2). Das von der Klägerin gewählte Vorgehen entspricht somit

- 18 grundsätzlich der beschriebenen bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu Art. 29 BV. Dessen ungeachtet besteht nach Abschluss des zweiten Schriftenwechsels jedoch Aktenschluss, da neue Tatsachen und Beweismittel nur noch beschränkt unter der Voraussetzung von Art. 229 Abs. 1 ZPO vorgebracht werden können. Ein dritter Schriftenwechsel (Triplik und Quadruplik) ist mithin ausgeschlossen (vgl. dazu WILLISEGGER, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar ZPO, 3. Aufl., 2017, Art. 225 N. 12 f.; LEUENBERGER, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], ZPO Komm., 3. Aufl., 2016, Art. 225 N. 21 sowie Art. 229 N. 4; PAHUD, a.a.O., Art. 225 N. 5 und Art. 229 N. 7; KILLIAS, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar ZPO, 2012, Art. 225 N. 10). Die Äusserung der Klägerin zu mit der Duplikschrift neu vorgetragenen Behauptungen der Beklagten oder von dieser neu eingereichten Beweismittel ist für die klagende Partei im Lichte von Art. 29 Abs. 2 BV und Art. 53 Abs. 1 ZPO (rechtliches Gehör) dagegen zulässig, wobei eine allfällige Stellungnahme zur Duplik umgehend – mit Ausnahme des oben beschriebenen Vorgehens – einzureichen ist (vgl. dazu LEU- ENBERGER, a.a.O., Art. 225 N. 23; PAHUD, a.a.O., Art. 225 N. 3; KILLIAS, a.a.O., Art. 225 N. 10; BGE 133 I 98 E. 2.1; BGE 138 I 154 E. 2.3.1; BGE 1B_407/2012 E. 2.1). In diesem Sinne sind jedoch auch Noven, von denen eine Partei nach dem zweiten Schriftenwechsel Kenntnis erhält, unverzüglich (und nicht etwa erst an der Hauptverhandlung) mit einer entsprechenden Noveneingabe in den Prozess einzuführen (LEUENBERGER, a.a.O., Art. 225 N. 22 und Art. 229 N. 9; vgl. auch Botschaft ZPO, S. 7341). Diesbezüglich gilt, dass eine Partei, welche nach durchgeführtem zweiten Schriftenwechsel neue Tatsachen oder Beweismittel vorbringt, für jede einzelne neue Tatsache und jedes einzelne neue Beweismittel zu begründen hat, weshalb diese Noven nach Art. 229 Abs. 1 ZPO zulässig sein sollen (vgl. dazu WILLISEGGER, a.a.O., Art. 229 N. 33; LEUENBERGER, a.a.O., Art. 229 N. 9 ff.; PAHUD, a.a.O., Art. 229 N. 6 ff.; KILLIAS, a.a.O., Art. 229 N. 17). Basierend auf diesen Ausführungen wäre nachfolgend in einem ersten Schritt zu prüfen, welche Ausführungen der von der Klägerin eingereichten und mit "Replik (gemäss Art. 29 BV) und Widerklageduplik" betitelten Eingabe (act. 69) der Wi-

- 19 derklageduplik und welche der Replik nach Art. 29 BV zuzuordnen sind. Weiter wäre zu prüfen, ob es sich bei den der Replik nach Art. 29 BV zuzuordnenden Inhalten um Noveneingaben handelt und ob diese von der Klägerin im Einzelnen als solche bezeichnet und rechtzeitig in den Prozess eingeführt worden sind. Letztlich wäre auch zu prüfen, ob die mit über 100 Seiten sehr umfangreiche Eingabe der Klägerin (act. 69) – worauf die Beklagte zu Recht hinweist (act. 74 S. 1 ff.) – langatmige Ausführungen und Wiederholungen betreffend Tat- und Rechtsfragen (im Sinne einer Triplik) enthält, weshalb diesbezüglich (gerade unter Beachtung des eingeschränkten Äusserungsrechts nach Aktenschlusses) von Weitschweifigkeit gemäss Art. 132 Abs. 2 ZPO auszugehen wäre. Wie nachfolgend zu zeigen sein wird, erübrigt es sich jedoch, auf diese Fragen einzugehen. Der Verfahrensausgang ist auch ohne Berücksichtigung der klägerischen Replik nach Art. 29 BV (act. 69) sowie der diesbezüglichen Beilagen hinreichend klar. Demnach erübrigt es sich sodann auch, auf die in Reaktion zur Eingabe der Klägerin eingereichte Replik nach Art. 29 BV der Beklagten vom 31. Mai 2017 (act. 79) sowie auf die erneute Replik nach Art. 29 BV vom 23. Juni 2017 der Klägerin (act. 82) einzugehen. 1.6. Beilage zum ausschliesslichen Gebrauch durch das Gericht Die Klägerin reichte am 3. Februar 2015 ein Affidavit von E._____ ins Recht, welches zum Teil vertrauliche Informationen enthalte, welche der Gegenseite aus Gründen der Geheimhaltung geschäftlicher Zahlen nicht offengelegt werden dürften. Aus diesem Grund wurde das Affidavit von E._____ dem Gericht in zwei Versionen eingereicht: In der einen Version (act. 4/5) wurden die vertraulich zu behandelnden Informationen abgedeckt bzw. geschwärzt. Die andere, vertrauliche Fassung (act. 4/5a), wurde gemäss der Klägerin dagegen ungeschwärzt eingereicht, weshalb diese Beilage zum ausschliesslichen Gebrauch durch das Gericht bestimmt sei (act. 2 S. 1 f.). Die Beklagte liess sich diesbezüglich nicht vernehmen. Das Vorgehen der Klägerin ist als sinngemässer Antrag auf eine Schutzmassnahme i.S.v. Art. 156 ZPO zu verstehen. Wie nachfolgend zu zeigen sein wird,

- 20 erübrigt es sich jedoch, weiter auf diesen Antrag bzw. auf die Frage der Verwertbarkeit der zum ausschliesslichen Gebrauch durch das Gericht bestimmten Version des Affidavits von E._____ (act. 4/5 a) einzugehen. Der massgebliche Sachverhalt ist durch die bereits erhobenen bzw. eingereichten Beweismittel – so u.a. auch durch act. 4/5 – hinlänglich abgeklärt (vgl. diesbezüglich Urteile des Bundesgerichts 4A_505/2012 vom 6. Dezember 2012 E. 4.2; 5A_555/2011 vom 16. März 2012 E. 2.2.1). 1.7. Übrige Sachurteilsvoraussetzungen Wie bereits ausgeführt (siehe oben), verlangt die Klägerin die Nichtigerklärung der drei streitgegenständlichen Marken der Beklagten (act. 1 Rz. 94 ff.; act. 58 Rz. 24 ff.). Weiter stellt die Klägerin ein Unterlassungsbegehren und verlangt sinngemäss, es sei der Beklagten unter Strafdrohung gemäss Art. 292 StGB zu verbieten, unter der Bezeichnung C._____ in der Schweiz ihre Waren anzubieten. Die Beklagte verlangt widerklageweise die Nichtigerklärung der auf den Namen der Klägerin eingetragenen C._____ Marken und stellt ein gegen die Klägerin bzw. ein gegen die Verwendung deren Marken in der Schweiz gerichtetes Unterlassungsbegehren (act. 29 Rz. 164 ff.). Nichtigkeitsklagen nach Art. 52 MSchG setzen ein Feststellungsinteresse voraus. Fehlt ein ausreichendes Feststellungsinteresse, ist auf die Klage nicht einzutreten. Beim Feststellungsinteresse handelt es sich somit um eine Prozessvoraussetzung i.S.v. Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO (vgl. FRICK, in: David/Frick [Hrsg.], Basler Kommentar Markenschutzgesetz, 3. Aufl., 2017, Art. 52 N. 16; STAUB, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz (MSchG), Stämpflis Handkommentar SHK, 2. Aufl., 2017, Art. 52 N. 8). Unabhängig davon kommt die Aktivlegitimation nach Art. 52 MSchG denjenigen Personen zu, welche ein "rechtliches Interesse" nachweisen können. Mit anderen Worten betrifft das Feststellungsinteresse somit nicht nur die Prozessvoraussetzungen, sondern auch die Frage der materiell-rechtlichen Sachlegitimation (vgl. STAUB, a.a.O., Art. 52 N. 8). Auch die Aktiv- und Sachlegitimation ist von Amtes wegen zu prüfen. Fehlt sie, ist die Klage als unbegründet abzuweisen (BGE 118 Ia 129 E. 1, m.w.H.; BGE 138 III 737 E. 2, m.w.H.).

- 21 - Das erforderliche Interesse an der Feststellung der Nichtigkeit ist daher doppelrelevant. Es ist einerseits für die Zulässigkeit (Prozessvoraussetzung; Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO) und andererseits für die Begründetheit (Aktiv- bzw. Sachlegitimation; Art. 52 MSchG) der Klage bedeutsam, wird aber nur in einem Verfahrensstadium untersucht, nämlich bei der Prüfung der Begründetheit (vgl. BGE 137 III 32 E. 2.3, m.w.H.). Unterlassungsklagen nach Art. 55 Abs. 1 MSchG setzen für die Anordnung eines gerichtlichen Verbots voraus, dass eine Verletzung droht. Diese Verletzungsgefahr vermittelt dem Kläger das für die Unterlassungsklage generell notwendige Rechtsschutzinteresse, dem bei dieser Klageart eine besondere Bedeutung zukommt. Die Verletzungsgefahr ist Bestandteil des Rechtsschutzinteresses i.S.v. Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO und wird von Amtes wegen geprüft. Fehlt sie, wird auf die Unterlassungsklage nicht eingetreten (FRICK, a.a.O., Art. 55 N. 29). Dessen ungeachtet kommt die Aktivlegitimation zur Unterlassungsklage nach Art. 55 Abs. 1 MSchG demjenigen Markeninhaber zu, der in seinem Recht an der Marke verletzt oder gefährdet wird. Somit setzt die Unterlassungsklage auch materiell-rechtlich voraus, dass eine Verletzungsgefahr vorliegt (vgl. Art. 55 Abs. 1 MSchG). Die erforderliche Verletzungsgefahr bzw. das damit einhergehende Rechtsschutzinteresse ist daher ebenfalls doppelrelevant. Die Verletzungsgefahr ist einerseits für die Zulässigkeit (Prozessvoraussetzung; Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO) und andererseits für die materiell-rechtliche Begründetheit (Sachlegitimation; Art. 55 Abs. 1 MSchG) der Klage bedeutsam, wird aber auch nur in einem Verfahrensstadium untersucht, nämlich bei der Prüfung der Begründetheit (vgl. BGE 137 III 32 E. 2.3, m.w.H.). 1.8. Zwischenergebnis Abgesehen von dem erforderlichen Feststellungsinteresse für die beiden klagebzw. widerklageweise anhängig gemachten Nichtigkeitsklagen sowie der notwendigen Verletzungsgefahr bzw. dem damit einhergehenden Rechtsschutzinteresse hinsichtlich der jeweiligen klage- bzw. widerklageweise geltend gemachten Unterlassungsklagen erweisen sich die übrigen Prozessvoraussetzungen als erfüllt und

- 22 geben zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass. Damit ist auf die Klage und die Widerklage einzutreten. 2. Nichtigerklärung aufgrund missbräuchlicher Markenhinterlegung 2.1. Unbestrittener Sachverhalt Am 4. April 2011 hinterlegte die Beklagte die Schweizer Marke Nr. 1 C._____ für "Uhren" in der Klasse 14 (act. 4/2; act. 30/23). Am 30. Juni 2011 liess die Klägerin in der Schweiz die Marken Nrn. 5 C1._____ sowie 6 C2._____ u.a. in der Klasse 14 für "Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente" sowie in der Klasse 25 für "Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" hinterlegen (act. 30/51; act. 30/52). Am 18. Januar 2012 meldete die Beklagte die Schweizer Marke Nr. 2 C._____ in der Klasse 9 für "Optische Apparate und Instrumente, einschliesslich Brillen und Brillenetuis, Brillengläser (optisch), Brillengläseretuis, Brillenketten, Brillenkordeln, -bänder, Brillenfassungen, -gestelle, Blendschutzbrillen, Kontaktlinsen, Kontaktlinsenbehälter, optische Linsen, optische Waren" an (act. 4/3; act 30/25). Am 20. April 2012 folgte die klägerische Hinterlegung der Schweizer Marke Nr. 4 C._____ in der Klasse 9 für "Brillen- und Sonnenbrillenetuis , Sonnenbrillen" (act. 30/53). Am 13. September 2012 meldete die Beklagte letztlich noch die Schweizer Marke Nr. 3 … C._____ (fig.) für "Uhren" in der Klasse 14 an (act. 4/4). Unbestritten ist weiter, dass die Klägerin seit dem 6. Februar 2013 über ihre Websites "www.C1._____.com" und "www.D._____.com" C._____ und C._____ … Produkte in die Schweiz verkauft (act. 1 Rz. 36; act. 29 Rz. 84).

2.2. Feststellungsinteresse / Aktivlegitimation Wer ein rechtliches Interesse nachweist, kann vom Richter feststellen lassen, dass ein Recht oder Rechtsverhältnis nach diesem Gesetz besteht oder nicht besteht (Art. 52 MSchG). Die Nichtigkeits- oder Löschungsklage hat zum Ziel, eine im Register eingetragene Marke zu löschen und ihr damit die Abwehrbefugnis ein

- 23 für alle Mal zu entziehen. Nichtigkeitsklagen sind gegen den Markeninhaber anzustrengen (FRICK, a.a.O., Art. 52 N. 4 und N. 11 ff.). Als Nichtigkeitsgründe in Betracht kommen auch solche, die ausserhalb des Markenrechts liegen, so z.B. Unlauterkeit oder Rechtsmissbrauch nach Art. 2 Abs. 2 ZGB (vgl. STAUB, a.a.O., Art. 52 N. 44 ff.). Die Anforderungen an das Feststellungsinteresse sind für eine Nichtigkeitsklage geringer als für andere positive oder negative Feststellungsklagen. Ein schutzwürdiges Interesse an der Nichtigerklärung einer Marke hat jedermann, der durch deren Bestand behindert wird oder befürchten muss, in absehbarer Zeit durch ihren Inhaber behindert zu werden. Zum Kreis der Klageberechtigten gehören daher insbesondere die Konkurrenten, welche die eingetragene Marke ebenfalls verwenden wollen (FRICK, a.a.O., Art. 52 N. 21). Weiter ist u.a. jede Person aktivlegitimiert, welche die Marke bereits selber gebraucht. Ein marginaler Gebrauch ist ausreichend (STAUB, a.a.O., Art. 52 N. 53 f.). Die Klägerin macht vorliegend eine missbräuchliche Markenhinterlegung geltend. Gemäss den obigen Ausführungen stellt dies einen hinreichenden Nichtigkeitsgrund dar. Die Klägerin bezweckt, ihre eigenen C._____ Marken in der Schweiz zu verwenden bzw. gebraucht diese bereits seit dem 6. Februar 2013 über ihre Websites "www.C1._____.com" und "www.D._____.com" (vgl. act. 1 Rz. 36; act. 64 Rz. 299). Die Klägerin hat somit ein schützenswertes Feststellungsinteresse und ist zur vorliegenden Nichtigkeitsklage aktivlegitimiert, was von den Parteien denn auch nicht bestritten wird. 2.3. Parteivorbringen Die Klägerin bringt vor, es sei geradezu offensichtlich, dass sich die Beklagte als Mitfahrerin auf dem Trittbrett weltweit bekannter Marken von anderen Marktteilnehmern einen Vorteil verschaffen wolle (act. 1 Rz. 94). Mit ihren drei Sperrmarken versuche die Beklagte zudem, den Markteintritt bzw. die ungehinderte Entfaltung der Klägerin unter ihrer seit Jahrzehnten gebrauchten Hausmarke C._____ in der Schweiz zu behindern (act. 1 Rz. 96). Sperrmarken, d.h. in Behinderungsabsicht missbräuchlich registrierte Marken, seien nichtig. Die drei klagegegenständlichen Schweizer Marken der Beklagten würden alle die Wortfolge C._____ beinhalten. Genau diese Wortfolge habe die Klägerin seit 1954 intensiv bewor-

- 24 ben, benutzt und mit zahlreichen Markenregistrierungen gesichert, sodass sich ihre Hausmarke nicht nur in den USA, sondern auch international, einen hohen Bekanntheitsgrad habe erarbeiten können (act. 1 Rz. 97 f.). Eine missbräuchliche Markenregistrierung liege zudem auch vor, wenn eine Marke, die ein Dritter im Ausland halte und absehbar in der Schweiz gebrauchen bzw. anmelden wolle, durch eine andere Person angemeldet werde. Namentlich gelte dies, wenn der Marke dieses noch nicht in der Schweiz tätigen Dritten im Ausland eine grosse Verkehrsgeltung zukomme und der Dritte sie noch nicht in der Schweiz angemeldet habe. Piratenmässige Markenanmeldungen seien zudem unabhängig davon, ob das ältere Kennzeichen notorisch bekannt sei oder nicht, verboten (act. 1 Rz. 100). Defensivmarken bzw. Sperr- oder Piratenmarken seien als nichtig zu betrachten. Dabei sei von der Vermutung einer missbräuchlichen Markeneintragung auszugehen, wenn der Hinterleger Kenntnis gehabt habe vom Gebrauch der Marke durch den Erstgebraucher, oder diesen nicht habe ignorieren können (act. 1 Rz. 104). Wenn jemand ein Zeichen lediglich anmelde, um Dritte daran zu hindern, ein identisches oder ähnliches Zeichen zu verwenden, verstosse dies zudem eindeutig gegen den Grundsatz von Treu und Glauben und beeinflusse das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder Anbietern und Abnehmern. Ein solches Verhalten erfülle somit den Tatbestand von Art. 2 UWG (act. 1 Rz. 103). Die Beklagte habe in keiner Weise Anstrengungen unternommen, um Uhren sowie Waren der Klasse 9 (u.a Sonnenbrillen) unter dem Zeichen C._____ in der Schweiz anzubieten (act. 1 Rz. 104). Die Beklagte habe das Zeichen C._____ nur gewählt, um damit eine Verwechslungsgefahr mit den Waren der Klägerin und des C._____ Konzerns allgemein zu schaffen bzw. um von der Bekanntheit und dem Ruf der Marke zu profitieren. Offensichtlich sei dies ein unlauteres Verhalten, welches als Markenpiraterie zu verurteilen sei (act. 1 Rz. 120). Die Bösgläubigkeit des Usurpators werde in den meisten Fällen vorliegen und bilde ein starkes Indiz für den (Rechts-)missbrauch. Die bösgläubigen Absichten der Beklagten im Zeitpunkt ihrer drei streitgegenständlichen Markenanmeldungen seien aufgrund der im fraglichen Zeitpunkt vorherrschenden Umstände ausreichend ersichtlich. Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass unlauterer Wettbewerb weder bösen Glauben noch ein Verschulden, sondern bloss ein objektiv gegen Treu und

- 25 - Glauben verstossendes Verhalten voraussetze (act. 1 Rz. 111). Im Zeitpunkt der ersten C._____ Markenhinterlegung durch die Beklagte in der Schweiz habe es weltweit keine einzige andere C._____ Marke der Beklagten für Uhren gegeben. Die einzigen zwei vor 2011 von der Beklagten in der Klasse 14 hinterlegten C._____ Markenanmeldungen in Mexiko seien zu diesem Zeitpunkt sistiert gewesen. Im Gegensatz dazu habe es im April 2011 C._____ Markenregistrierungen der Klägerin gegeben (act. 58 Rz. 198). Es hätten durchaus ausreichende Anhaltspunkte dafür bestanden, dass die Klägerin auch in der Schweiz einen Gebrauch habe aufnehmen wollen, so u.a. auch für Uhren und Sonnenbrillen. Die Ausdehnung der C._____ Markenregistrierungen der Klägerin in verschiedene Ländern der Erde in den Klassen 9, 14 und 25 über zwei Jahrzehnte sei zudem aus den dem hiesigen Gericht eingereichten Expansionskarten visuell leicht nachvollziehbar. Weiter würden diese Karten klar die Absichten der Klägerin aufzeigen, in immer mehr Ländern den Gebrauch der Marke aufzunehmen. Ende 2010 habe die Klägerin ihre Hausmarke bereits in 10 Ländern hinterlegt gehabt, die Beklagte dagegen erst in einem einzigen Land, nämlich in Mexiko (act. 58 Rz. 201 ff.). Die Beklagte entgegnet, eine unlautere, die Markennichtigkeit begründende Bösgläubigkeit ergebe sich insbesondere dann, wenn Marken in Behinderungsabsicht eingetragen würden. So erachte die Praxis die Hinterlegung ausländischer, in der Schweiz noch nicht registrierter Zeichen für sich allein noch nicht als unlauter, wohl aber die Absicht, dem ausländischen Konkurrenten durch eine solche Hinterlegung den Zugang zum schweizerischen Markt zu versperren. Bezüglich des vorliegenden Falles sei von Bedeutung, dass die Beklagte ganz klar eine Gebrauchsabsicht habe und die Marke sogar schon gebrauche. Für das Bestehen einer Absicht, der Klägerin den Zugang zum schweizerischen Markt zu versperren, bestünden aber auch sonst keinerlei Anhaltspunkte (act. 29 Rz. 133 f.). Eine Behinderungsabsicht äussere sich dadurch, dass der Hinterleger ein Konkurrenzunternehmen durch Aneignung ganzer Serien ähnlicher oder identischer Marken systematisch behindern wolle (act. 29 Rz. 138). Das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Marken der Beklagten sei jedoch eng begrenzt und betreffe insbesondere nicht das Kerngeschäft der Klägerin, nämlich den Verkauf von Da-

- 26 menkleidern. Die Klägerin könne nur einige wenige Nebenprodukte (Uhren und Sonnenbrillen) nicht unter der Marke C._____ in der Schweiz verkaufen. Der Zugang zum schweizerischen Markt sei ihr daher nicht versperrt. Ein lauterkeitsrechtlicher Anspruch lasse sich vorliegend auch nicht auf den Tatbestand der Rufausbeutung abstützen. Damit überhaupt ein Ruf ausgebeutet werden könne, sei eine Bekanntheit erforderlich. C._____ sei nun aber in der Schweiz alles andere als bekannt, und dies schon gar nicht für Uhren und Sonnenbrillen (act. 29 Rz. 134 f.). Die Klägerin äussere sich mit keinem Wort zu der auch im lauterkeitsrechtlichen Kennzeichenschutz entscheidenden Prioritätsfrage. Diesbezüglich gelte die Gebrauchspriorität. Eine solche habe die Klägerin aber nicht einmal ansatzweise zu ihren Gunsten behauptet (act. 64 Rz. 73). Selbst wenn unter dem Gesichtspunkt der Irreführungsgefahr – wie von der Klägerin behauptet – keine Bekanntheit von mindestens 50% verlangt würde, habe die Klägerin keine ausreichende Bekanntheit behauptet oder gar nachgewiesen. Weder 10%, noch 30%, noch 45% der Bevölkerung würden die "Allgemeinheit" ausmachen. Vor allem aber habe die Klägerin nicht einmal eine so geringe Bekanntheit ihres Zeichens nachweisen können. Sie habe diese nicht einmal behauptet (act. 64 Rz. 74). Die Beklagte habe nie bestritten, dass sie um die Existenz der Klägerin im amerikanischen Kleidermarkt gewusst habe. Der Umstand, wonach die Klägerin in Mexiko, dem Nachbarland der USA, markenrechtliche Streitigkeiten aufgegriffen habe, sei jedoch kein Indiz dafür gewesen, dass sie dies auch in der von ihr absolut unberührt belassenen Schweiz tun würde. Schliesslich biete das Schweizer Recht auch keine Rechtsgrundlage für ein solches Vorgehen. Im Übrigen könne es unter lauterkeitsrechtlichen Gesichtspunkten ohnehin keine Rolle spielen, wie aggressiv eine Partei in anderen Ländern vorgehe (act. 64 Rz. 187). Es werde bestritten, dass die Klägerin seit 2001 Sonnenbrillen und Uhren im Sortiment führe. Ohnehin wäre dieses angebliche Angebot der Klägerin jedoch nicht von Bedeutung, weil diese Produkte zum relevanten Zeitpunkt nicht in die Schweiz geliefert worden seien. Wie ein Blick auf die klägerische Website zeige, habe sie auch im Oktober 2016 noch keine Uhren in ihrem Sortiment geführt, heute dagegen schon (act. 64 Rz. 163). Die angeblichen Vorbereitungshandlungen seien zudem nicht substanziiert dargelegt und schon gar nicht bewiesen worden, obwohl dies für die Kläge-

- 27 rin ein Leichtes gewesen wäre, wenn sie denn solche Handlungen vorgenommen hätte (act. 64 Rz. 164). Aus den geografischen Expansionskarten der Klägerin gehe lediglich hervor, dass diese im relevanten Zeitpunkt keine Absicht gehabt habe, den schweizerischen Markt zu beschreiten, insbesondere nicht hinsichtlich Uhren und Sonnenbrillen. So seien klägerische Marken in den Klassen 9 und 14 nämlich erst in Nordamerika und einigen ostasiatischen Ländern angemeldet gewesen. Überdies würden selbst die Karten zu den irrelevanten Marken in der Klasse 25 aufzeigen, dass die Schweiz für die Klägerin nicht von geringstem Interesse gewesen sei. Nach der EU habe die Klägerin ihre Marke nämlich in zur Schweiz in keiner Weise in Bezug stehenden Ländern wie Syrien, Ägypten, Pakistan oder Jordanien registrieren lassen. Die Schweiz sei erst in Reaktion auf die beklagtischen Markenhinterlegungen im Jahr 2011 gefolgt. Das Vorliegen einer erkennbaren Expansionsabsicht der Klägerin zum relevanten Zeitpunkt für die Schweiz habe somit widerlegt werden können (act. 64 Rz. 277). Die Klägerin habe zudem weder eine grosse Verkehrsgeltung noch irgendwelche Vorbereitungsmassnahmen zur Betretung des schweizerischen Marktes darlegen können. Ein Missbrauch der Beklagten könne also auch unter diesem Gesichtspunkt ausgeschlossen werden (act. 64 Rz. 289). Bei der Sperrmarke melde der Hinterleger eine Marke an, um einen Dritten in der Aufnahme oder Fortführung seiner wirtschaftlichen Tätigkeit zu behindern oder abzuhalten. Es könne für das Vorliegen einer Sperrmarke nicht ausreichen, dass objektiv eine Behinderung eintrete, denn jede Markeneintragung führe per se aufgrund des damit erworbenen erga omnes wirkenden Ausschliesslichkeitsrechts zu einer Behinderung von Wettbewerbern. Bei der Sperrmarke müsse sich daher der Zweck der Anmeldung gerade im Erreichen dieser Behinderung erschöpfen. Im Falle der C._____ Marken der Beklagten verhalte sich dies ganz offensichtlich nicht so. Die Beklagte habe eigene C._____ Produkte, welche sie in der Schweiz sowie auch in anderen Ländern vertreibe. Die Markenanmeldungen würden einzig und allein den Zweck verfolgen, den Vertrieb unter diesen Marken zu schützen. Die Beklagte habe damit ein eigenes, genuines und schützenswertes Interesse am Bestehen des Schutzes ihrer Marken (act. 29 Rz. 130 f.). Von einer Piratenmarke könne zudem vorliegend keine Rede sein, da die Beklagte ganz klar eine Gebrauchsabsicht habe bzw. die Marke ja

- 28 sogar selber schon gebrauche. Ein Interesse, die Marke an die Klägerin zu verkaufen oder zu lizenzieren, bestehe bei dieser Sachlage offenkundig ebenfalls nicht (act. 29 Rz. 132). 2.4. Rechtliches Gemäss Art. 5 MSchG entsteht das Markenrecht mit der Eintragung im Register. Das Eintragungsprinzip wird jedoch nicht konsequent durchgeführt, sondern durch einzelne Ausnahmen, so z.B. durch den Schutz notorisch bekannter Marken i.S.v. Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG i.V.m. Art. 6bis PVÜ durchbrochen (RIZVI/DAVID, in: David/Frick [Hrsg.], Basler Kommentar Markenschutzgesetz, 3. Aufl., 2017, Art. 5 N. 3 ff.). Hat der Inhaber die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht, so kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Nach geltendem Markenschutzgesetz kann gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung für registrierte Marken auch kein Schutz beansprucht werden, wenn diese nicht zum Zweck des Gebrauchs hinterlegt worden sind, sondern die Eintragung entsprechender Zeichen durch Dritte verhindern oder den Schutzumfang tatsächlich gebrauchter Marken vergrössern sollen. Solche sog. Defensivmarken sind als nichtig zu betrachten (BGE 127 III 160 E. 1 – Securitas; GASSER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz (MSchG), Stämpflis Handkommentar SHK, 2. Aufl., 2017, Art. 5 N. 23; BEBI, Gebrauchsabsicht bei Marken, sic! 10/2012 610, S. 611; RIZ- VI/DAVID, a.a.O., Art. 5 N. 43 ff.). Verlangt wird somit eine Gebrauchsabsicht zum Zeitpunkt der Hinterlegung, auch wenn der Beweis für die fehlende Gebrauchsabsicht unter Umständen schwierig zu erbringen ist. Der Beweis der fehlenden Absicht fällt gemäss einigen Lehrmeinungen in der Regel praktisch mit dem Nachweis eines Missbrauchstatbestandes zusammen (so z.B.: GASSER, a.a.O., Art. 5 N. 25; anderer Meinung dagegen: RIZVI/DAVID, a.a.O., Art. 5 N. 46). Ausgehend von der gesetzlichen Grundregel, dass derjenige eine Tatsache zu beweisen hat, der aus ihr Rechte ableitet, trägt grundsätzlich diejenige Partei die Beweislast für

- 29 die fehlende Gebrauchsabsicht, die sich auf den Nichtigkeitsgrund der Defensivhinterlegung beruft. Dabei ist jedoch zu beachten, dass es sich bei der fehlenden Gebrauchsabsicht um eine negative und überdies innere Tatsache handelt, die kaum positiv bewiesen werden kann. Mit der Lehre ist daher anzunehmen, dass im Rahmen der Mitwirkungsobliegenheit von der Gegenseite verlangt werden darf, dass sie Gründe dokumentiert oder zumindest behauptet, wieso die Hinterlegung in ihrem konkreten Fall trotz der Ungereimtheiten, welche die Klägerseite dargetan hat, Teil einer auf Fairness beruhenden Markenstrategie bildet. Erscheint dem Richter diese Erklärung als unglaubwürdig, so muss der abstrakte Nachweis der typischerweise defensiven Konstellation im Rahmen der Gesamtwürdigung genügen (Urteile des Bundesgerichts 4A_429/2011 sowie 4A_435/2011 vom 23. Februar 2012 E. 5.1 – Yello / Yallo II; mit Verweisen auf: BGE 127 III 160 E. 1a S. 164 – Securitas; sowie: MARBACH, Markenrecht, SIWR Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, N. 1446; vgl. STAUB, a.a.O., Art. 52 N. 78). Solche Ungereimtheiten, welche u.U. auf das Fehlen einer Gebrauchsabsicht schliessen lassen, sind z.B. die Beanspruchung marketingmässig inkompatibler Waren und Dienstleistungen, kaskadenhafte Neuanmeldungen kurz vor Ablauf der Gebrauchsschonfrist oder das Angebot, die Marke gegen Entgelt abzutreten (STAUB, a.a.O., Art. 52 N. 78). Beim nicht ausdrücklich geregelten, in der Doktrin und Praxis jedoch anerkannten Tatbestand der missbräuchlichen Markenhinterlegung verstösst der Rechtserwerb angesichts der konkreten, mindestens zumeist subjektiven Umstände gegen den Grundsatz von Treu und Glauben. Missbräuchliche Markenhinterlegungen finden sich u.a. in den Fällen der Sperr-, Piraten- und Defensivmarken. Der missbräuchlichen Markenhinterlegung wird gelegentlich jener der Markenusurpation begrifflich gleichgesetzt. Das Bundesgericht bezeichnet auch die Sperr- und Piratenmarken als Defensivmarken. Die Rechtsmissbräuchlichkeit einer Markenhinterlegung stellt einen eigenständigen Tatbestand für den Verlust des Rechtes an der Marke dar und wird mangels entsprechender gesetzlicher Grundlage aus dem generellen Verbot des Rechtsmissbrauchs (Art. 2 ZGB) abgeleitet, welches insbesondere besagt, dass der offenbare Missbrauch eines Rechts keinen Rechtsschutz findet (Art. 2 Abs. 2 ZGB). Missbräuchlichen Markenhinterlegungen steht neben dem Rechtsmissbrauchsverbot auch das Lauter-

- 30 keitsrecht, insbesondere Art. 2 sowie Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG, entgegen (GASSER, a.a.O., Art. 5 N. 28 ff.; RIZVI/DAVID, a.a.O., Art. 5 N. 47 ff.; BEBI, a.a.O, S. 611). Von einer Sperrmarke ist insbesondere die Rede, wenn der Hinterleger eine Marke anmeldet, um einen Dritten in der Aufnahme oder Fortführung seiner wirtschaftlichen Tätigkeit zu behindern oder abzuhalten (sog. Behinderungsabsicht). Die Sperrmarke ist nichtig (GASSER, a.a.O., Art. 5 N. 34; RIZVI/DAVID, a.a.O., Art. 5 N. 50). Die Anmeldung ist jedoch nicht bereits dann unrechtmässig, wenn der Anmelder weiss, dass ein Mitbewerber dieses Zeichen im Inland für gleiche Waren benutzen möchte, ohne hierfür formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben. Vielmehr müssen besondere Umstände hinzukommen, die ein rechtsmissbräuchliches Handeln begründen (RIZVI/DAVID, a.a.O., Art. 5 N. 51). Eine Sperrmarke liegt etwa vor, wenn der Markenhinterleger weiss, dass ein Dritter, namentlich ein Konkurrent, das Zeichen für gleiche Produkte bereits gebraucht oder einen solchen Gebrauch konkret beabsichtigt, es aber (noch) nicht als Marke hinterlegt hat (GASSER, a.a.O., Art. 5 N. 35). Missbrauch im Sinne einer Sperrmarke liegt auch vor, wenn ein mit der Marke eines Dritten identisches oder ähnliches Zeichen für gleichartige oder gar ungleichartige andere Produkte hinterlegt und dabei beabsichtigt wird, die Erweiterung der wirtschaftlichen Tätigkeiten des Inhabers der älteren Marke zu behindern, etwa auch mittels Lizenzierung (GASSER, a.a.O., Art. 5 N. 36). Dasselbe gilt bei einer für die Schweiz eingereichten Anmeldung einer Marke, welche ein Dritter im Ausland hält und absehbar in der Schweiz gebrauchen bzw. anmelden möchte. Dem ist namentlich so, wenn der Marke des noch nicht in der Schweiz tätigen Dritten im Ausland eine "grosse Verkehrsgeltung" – aber nicht zwingend notorische Bekanntheit – zukommt, der Dritte sie aber noch nicht in der Schweiz angemeldet hat, hingegen aber bereits nennenswerte Vorbereitungsmassnahmen zum Betreten des Marktes getroffen hat (GAS- SER, a.a.O., Art. 5 N. 37; a.M. jedoch RIZVI/DAVID: Diese setzen zudem voraus, dass das ausländische Zeichen auch in der Schweiz notorische Bekanntheit erlangt haben muss; vgl. RIZVI/DAVID, a.a.O., Art. 5 N. 46). Dieser Dritte kann gegen den Hinterleger der Marke in der Schweiz namentlich wegen Missbrauchs vorgehen, sofern ihm insbesondere zu zeigen gelingt, dass er den Schweizer Markt mittels Werbung bearbeitet oder doch in sein Absatz- oder Vertriebssystem aufge-

- 31 nommen hat, mag er auch das strittige Zeichen noch nicht in der Schweiz gebraucht haben (BGE 109 II 483 E. 5 – Computerland; GASSER, a.a.O., Art. 5 N. 37). Vorauszusetzen ist in diesen Fällen, dass der Markenhinterleger das Zeichen des Dritten kannte. Unwissenheit schliesst Missbrauch aus (GASSER, a.a.O., Art. 5 N. 38). Eine Piratenmarke liegt vor, wenn eine Marke ohne Gebrauchsabsicht hinterlegt wird, um einen Dritten, welcher ein Zeichen im Inland ohne Eintragung gebraucht oder doch in näherer Zukunft zu gebrauchen beabsichtigt, zum Kauf oder zur Lizenzierung der soeben hinterlegten bzw. eingetragenen Marke zu veranlassen (GASSER, a.a.O., Art. 5 N. 39, RIZVI/DAVID, a.a.O., Art. 5 N. 57). Gegenstand solcher Marken sind bspw. Zeichen von ausländischen oder gar überseeischen Unternehmen, die danach streben dürften, ihren Absatz im Inland zu konsolidieren (RIZVI/DAVID, a.a.O., Art. 5 N. 57; Urteil des Bundesgerichts 4C_82/2007 vom 30. Mai 2008 E. 2.1.5 – GMAIL). Piratenmarken sind im Gegensatz zu Defensivmarken nicht speziell gegen Konkurrenten gerichtet, sondern gegen irgendwelche Dritte, die für den Markteintritt im Inland möglichst viel bezahlen sollen. Die freie Hinterlegbarkeit von Marken kommt den Markenpiraten entgegen, die den Inhabern ausländischer und erfolgreicher Unternehmen zuvorkommen und die so usurpierten Marken nur gegen ein erhebliches Lösegeld freigeben wollen. Ein Indiz für das Vorliegen einer Piratenmarke kann z.B. die Anmeldung einer Vielzahl von Marken für völlig unterschiedliche Waren und Dienstleistungen sein, hinter denen keine nachvollziehbare, ernsthafte Planung für die markenmässige Benutzung dieser Zeichen erkennbar ist. Es ist zu beachten, dass nicht ausschliesslich auf den Benutzungswillen abgestellt werden darf, vielmehr ist eine Gesamtabwägung aller relevanter Umstände des Einzelfalles erforderlich (RIZVI/DAVID, a.a.O., Art. 5 N. 58). Die Bevorratung von Marken und das Fehlen eines konkreten Vermarktungskonzeptes deuten für sich gesehen noch nicht zwangsläufig darauf hin, dass der Markeninhaber ein rechtsmissbräuchliches Geschäftsmodell verfolgt. Vielmehr muss untersucht werden, ob konkrete Missbrauchsmerkmale vorliegen, die darauf hindeuten, dass ein ernsthafter Benutzungswille fehlt und die Anmeldung der Marken bzw. deren Verwertung bösgläubig erfolgten. Dabei steht die Frage im Vordergrund, ob der Markeninhaber in der Absicht handelte, andere zu

- 32 behindern. Die Behinderungsabsicht muss sich nicht gegen bestimmte Mitbewerber richten, sondern kann auch verschiedene, im Einzelnen noch nicht bekannte Dritte treffen. Dabei reicht aus, dass die Behinderungsabsicht als ein wesentlicher Beweggrund des Handelns erscheint. Massgeblich ist daher, ob sich nach der Lebenserfahrung eine Behinderungsabsicht des Markeninhabers aufdrängt (RIZ- VI/DAVID, a.a.O., Art. 5 N. 59). Das Usurpieren von Marken, auch wenn sie nicht notorisch bekannt sind, kann zudem einen Tatbestand des unlauteren Wettbewerbs erfüllen (RIZVI/DAVID, a.a.O., Art. 5 N. 61). Eine Marke ist bei einem während des Eintragungsverfahrens erfolgten Verstoss gegen das UWG, insbesondere gegen Art. 2 sowie Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG, nichtig (GASSER, a.a.O., Art. 5 N. 52). Unlauter und widerrechtlich ist gemäss Art. 2 UWG jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst. Die Generalklausel von Art. 2 UWG ist die Grundbestimmung des Lauterkeitsrechts (FERRARI HOFER, in: Heizmann/Loacker [Hrsg.], Kommentar UWG, Zürich, 2018, Art. 2 N. 16.). Art. 2 UWG ist trotz ähnlichem Wortlaut keine Unterart von Art. 2 ZGB, sondern hat vielmehr eine eigenständige Bedeutung. Ihm liegen nicht zivilrechtliche, sondern lauterkeitsrechtliche Überlegungen zu Grunde (FERRARI HOFER, a.a.O., Art. 2 N. 36). Das Lauterkeitsrecht verleiht einen gleichrangigen und autonomen Schutz, der unabhängig vom immaterialgüterrechtlichen Schutz ist und nicht ergänzend wirkt. Die sog. Umwegtheorie wurde vom Bundesgericht aufgegeben (BGE 129 III 353 E. 3.3; Urteil des Bundesgerichts 4 A_86/2009 vom 26. Mai 2009, E. 4; FERRARI HOFER, a.a.O., Art. 2 N. 117 ff.). Die Anwendung von Art. 2 UWG hat keinen Vorrang vor derjenigen der Spezialtatbestände, vielmehr soll eine kumulative Anwendung – wie auch eine kumulative Anwendung mit anderen Bestimmungen des Privatrechts, namentlich des Immaterialgüterrechts – grundsätzlich immer möglich bleiben (FER- RARI HOFER, a.a.O., Art. 2 N. 19; HILTY, in: Hilty/Arpagaus [Hrsg.], Basler Kommentar UWG, Basel 2013, Art. 2 N. 5). Die Konkretisierung von Art. 2 UWG liegt nicht allein im richterlichen Ermessen. Rechtspraxis und Lehre haben aus Gründen der Rechtssicherheit Fallkonstellationen – so u.a. die Behinderung des Wett-

- 33 bewerbs – entwickelt (FERRARI HOFER, a.a.O., Art. 2 N. 15 sowie N. 57). Ein unlauteres, die Markennichtigkeit begründendes Verhalten des Markeninhabers liegt insbesondere dann vor, wenn dieser die Marken in Behinderungsabsicht eintragen lässt. So gilt die Hinterlegung ausländischer, in der Schweiz noch nicht registrierter Zeichen für sich allein noch nicht als unlauter, hingegen aber die Absicht, dem ausländischen Konkurrenten durch eine solche Hinterlegung den Zugang zum schweizerischen Markt zu versperren (WILD, in: Marbach/Ducrey/Wild [Hrsg.], Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 4. Aufl., 2017, N. 1189 ff.; GAS- SER, a.a.O., Art. 5 N. 52 f.; CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, 2007, S. 137 f.). Fehlen jedoch besondere Voraussetzungen wie "grosse Verkehrsgeltung" oder "nennenswerte Vorbereitungsmassnahmen", kann der Inhaber ausländischer Marken aufgrund des Territorialitätsprinzips nicht gegen Parallelanmeldungen in der Schweiz vorgehen (GASSER, a.a.O., Art. 5 N. 53; vgl. DAVID/JACOBS, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 5. Aufl., 2012, N. 128; vgl. CHERPILLOD, a.a.O., S. 138 FN. 455; vgl. JUNG, in: Jung/Spitz [Hrsg.], Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Stämpflis Handkommentar SHK, 2. Aufl., 2016, Art. 2 N. 105). Die Entscheidung, ob eine rechtsgenügende Beeinträchtigung i.S.v. Art. 2 UWG vorliegt, muss aufgrund einer gesamtheitlichen Berücksichtigung des fraglichen Wettbewerbsvorganges erfolgen. Auch die Geschäftsmoral bzw. die Gebote der beruflichen Korrektheit haben bei der Beurteilung des lauterkeitsrechtlichen Grundsatzes von Treu und Glauben nach dem Willen des Gesetzgebers eine selbständige Bedeutung (Botschaft UWG 1983, S. 1042; FERRARI HOFER, a.a.O., Art. 2 N. 38). Teilweise anderer Meinung ist diesbezüglich HILTY, gemäss welchem potenziell wettbewerbsgefährdende Verhaltensweisen mithin nicht isoliert, sondern in ihrem funktionalen Kontext unter Berücksichtigung aller sachrelevanter Begleitumstände analysiert werden müssten. Aus der Notwendigkeit einer Gesamtbetrachtung sei nicht zu schliessen, es seien auch subjektive Momente dafür massgebend, ob ein Verhalten als unlauter zu bewerten sei oder nicht. Jedenfalls gelte dies im Rahmen einer Anwendung der Generalklausel, über welche nicht geschäftsmoralische, sondern nur wettbewerbsfunktionale Elemente Berücksichtigung finden könnten (HILTY, a.a.O., Art. 2 N. 49 f.). Zudem stelle der Einschub von Treu und Glauben für das sich auf die Generalklausel

- 34 stützende Gericht keinen Freipass dar, um über den im Zweckartikel (Art. 1 UWG) vorgeschriebenen funktionalen Ansatz hinaus etwelche unliebsamen Wettbewerbshandlungen für unzulässig zu erklären (HILTY, a.a.O., Art. 2 N. 72). 2.5. Würdigung Es ist unstrittig, dass die Beklagte das Zeichen "C._____" in der Schweiz als Marke sowohl in der Klasse 14 (u.a. Uhren) als auch in der Klasse 9 (u.a. Brillen) vor der Klägerin zur Eintragung in das Register hinterlegt hat (vgl. act. 4/2; act. 4/3; act. 30/51-53; siehe auch unten: Kapitel 4.1.2.1), weshalb sie auf Grund von Art. 6 MSchG Hinterlegungspriorität geniesst. Zudem muss die Beklagte die Marken jedoch in der Absicht hinterlegt haben, um diese im Inland ernsthaft zu gebrauchen. Nachfolgend gilt es deshalb zu prüfen, ob konkrete Missbrauchsmerkmale vorliegen, die darauf hindeuten, dass der Beklagten ein ernsthafter Benutzungswille gefehlt hat und die Anmeldungen der Marken bösgläubig erfolgt sind. Dabei steht die Frage im Vordergrund, ob die Markeninhaberin mit der Absicht gehandelt hat, andere bzw. die Klägerin zu behindern, oder ob sie für sich – bspw. durch einen Verkauf – einen unmittelbaren finanziellen Vorteil hat erlangen wollen. Ob eine solche rechtsmissbräuchliche Markenhinterlegung vorliegt, hat das Gericht in einer Gesamtwürdigung aller Umstände zu beurteilen (Urteil des Bundesgerichts 4C_82/2007 vom 30. Mai 2008 E. 2.1.4 – GMAIL). Ausgehend von der gesetzlichen Grundregel, dass derjenige eine Tatsache zu beweisen hat, der aus ihr Rechte ableitet, trägt grundsätzlich diejenige Partei die Beweislast für die fehlende Gebrauchsabsicht, die sich auf den Nichtigkeitsgrund der Defensivhinterlegung beruft (vgl. BGE 127 III 160 E. 1a S. 164 – Securitas). Wie bereits ausgeführt, ist die fehlende Gebrauchsabsicht jedoch eine negative und überdies innere Tatsache, welche kaum positiv bewiesen werden kann. Sofern es der Klägerin nachfolgend gelingen sollte, Ungereimtheiten darzutun, würde es deshalb der Beklagten als Markeninhaberin obliegen, im Rahmen ihrer Mitwirkungsobliegenheit Gründe zu dokumentieren oder zumindest zu behaupten, wieso die Hinterlegungen in ihrem Fall trotz der Ungereimtheiten, welche die Klägerseite dartut, Teil einer auf Fairness beruhenden Markenstrategie bilden sollen. Weiter macht die Klägerin eine Verletzung von Art. 2 UWG geltend. Neben der Tatsache, dass diesbezüglich

- 35 ein "gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossendes Verhalten oder Geschäftsgebaren" vorliegen muss, setzt der Wortlaut von Art. 2 UWG voraus, dass dadurch "das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern" beeinflusst wird. Unabhängig davon, ob ein Hinterleger in der Absicht handelte, dem ausländischen Konkurrenten durch eine gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Hinterlegung den Zugang zum schweizerischen Markt zu versperren, müssen zudem besondere Voraussetzungen wie eine "grosse Verkehrsgeltung" in der Schweiz oder "nennenswerte Vorbereitungsmassnahmen" zur Betretung des schweizerischen Marktes hinzukommen. Zwar können gemäss dem Willen des Gesetzgebers sowie Teilen der Lehre im Rahmen der Anwendung der Generalklausel auch geschäftsmoralische Aspekte Berücksichtigung finden, dennoch darf das wettbewerbsfunktionale Element des UWG nicht ausser Acht gelassen werden. Mit anderen Worten obliegt es der Klägerin, aufzuzeigen, inwiefern die streitgegenständlichen Markeneintragungen der Beklagten in Behinderungsabsicht vorgenommen worden seien und inwiefern sich daraus eine die Markennichtigkeit begründende Bösgläubigkeit ergeben soll. Zusammenfassend gilt es nachfolgend zu prüfen, ob der Beklagten zum Zeitpunkt der drei streitgegenständlichen Markenhinterlegungen eine ernsthafte Gebrauchsabsicht fehlte bzw. ob es dieser hauptsächlich darum ging, die Klägerin zu behindern oder von dieser einen finanziellen Vorteil zu erlangen, was auf das Vorliegen von Sperr- oder Piratenmarken bzw. auf eine rechtsmissbräuchliche Markenhinterlegung i.S.v. Art. 2 ZGB hindeuten würde. Weiter gilt es – insbesondere auch hinsichtlich Art. 2 UWG – zu klären, ob der Klägerin, nebst der Frage, ob eine Behinderungsabsicht vorlag, zum Zeitpunkt der drei streitgegenständlichen Markenhinterlegungen in der Schweiz eine grosse Verkehrsgeltung zukam und ob die Klägerin ernsthafte Vorbereitungsmassnahmen zur Betretung des schweizerischen Marktes getroffen hatte. 2.5.1. Fehlende Gebrauchsabsicht Nachfolgend gilt es einerseits zu prüfen, ob es der Klägerin gelingt, Ungereimtheiten im Vorgehen der Beklagten aufzuzeigen. Andererseits gilt es zu klären, ob die Beklagte diesfalls als Markeninhaberin im Rahmen ihrer Mitwirkungsobliegenheit

- 36 erfolgreich ist, Gründe zu dokumentieren oder zumindest zu behaupten, wieso die Hinterlegungen in ihrem konkreten Fall trotz der Ungereimtheiten, welche die Klägerseite dargetan hat, Teil einer auf Fairness beruhenden Markenstrategie bilden. Die Klägerin macht in ihren Ausführungen hauptsächlich geltend, die Beklagte behaupte lediglich pauschal geschäftliche Aktivitäten, ohne diese in irgendeiner Form zu beweisen (act. 58 Rz. 21). Zudem bleibe sie den Nachweis einer Gebrauchsabsicht schuldig (act. 58 Rz. 199). Die einzigen von der Beklagten eingereichten Dokumente, welche einen angeblichen Gebrauch belegen sollten, würden die Lieferung von mit C._____ gekennzeichneten Uhren von lediglich 131 Stück zu einem durchschnittlichen Verkaufspreis von gerade mal CHF 66.35 pro Modell an die I._____ AG auf dem Flughafen Basel-Mulhouse in St. Louis, Frankreich, betreffen. Eine allfällig vorgefallene Lieferung in das, oder gar ein allfällig vorgefallener Verkauf von C._____ Uhren auf dem Gebiet des EuroAirports sei jedoch eine auf französischem Territorium stattgefundene Handlung und vermöge in keiner Weise einen Gebrauch der Marke C._____ in der Schweiz darzustellen (act. 58 Rz. 175). Die Beklagte behaupte zwar im Versuch, den Gebrauch von C._____ in der Schweiz nachzuweisen, dies jedoch nur für Uhren. Ein Nachweis für den Gebrauch von Waren der Klasse 9 (u.a. Sonnenbrillen) fehle dagegen vollends (act. 58 Rz. 176). Die I._____ AG liste auf ihrer Website unter der Rubrik "Our Company – Our Brands" diejenigen Marken auf, die in ihren Verkaufsgeschäften angeboten würden. Bei der für Uhren relevanten Unterrubrik "Watches, jewelry and accessories" finde man zwar die Marke J._____ der Beklagten. Es fehle jedoch der kleinste Hinweis darauf, dass die I._____ AG auch Produkte der beklagtischen Marke C._____ anbieten würde (act. 58 Rz. 177). Die Klägerin habe die Behauptungen der Beklagten durch eine Privatdetektei in den Flughäfen von Zürich und Genf überprüfen lassen mit dem Ergebnis, dass in keinem der Geschäfte, insbesondere auch nicht in den von der I._____ AG betriebenen, jemals eine C._____ Uhr angeboten worden sei. Mehr noch, eine Uhrenmarke C._____ sei in den Verkaufslokalen sogar absolut unbekannt gewesen (act. 58 Rz. 178). Zudem werfe die Tatsache, dass die einzigen von der Beklagten eingereichten Belege für angebliche Lieferungen ausgerechnet solche an die I._____ AG bzw. den Duty FreeStore auf dem EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg be-

- 37 treffen würden, berechtigte Fragen in Bezug auf die Glaubwürdigkeit solcher "Nachweise" auf. Die I._____ AG sei offensichtlich eng mit der Beklagten verbunden, da der Präsident der Beklagten grösster Einzelaktionär und Vize-Präsident der I._____ AG sei. Zum anderen bedeute eine blosse Lieferung von gekennzeichneten Waren an einen Detailhändler noch lange nicht, dass die Waren auch tatsächlich auf dem Markt angeboten worden seien (act. 58 Rz. 89). Weiter habe die Beklagte nachweislich Hausmarken weiterer Unternehmen wie z.B. K._____, L._____, M._____, N._____, etc. auf ihren Namen eintragen lassen, obwohl sie für keine dieser Marken jemals eine Gebrauchsabsicht oder Gebrauchspläne gehabt habe, geschweige denn je ein Gebrauch vorgelegen habe. Die Beklagte gebe mit anderen Worten selber zu, Sperrmarken registriert zu haben. Dass ausgerechnet C._____ eine löbliche Ausnahme davon sein solle, sei vor diesem Hintergrund wenig glaubwürdig (act. 58 Rz. 136). Zusammenfassend gelingt es der Klägerin mit diesen Ausführungen, gewisse Ungereimtheiten hinsichtlich dem Vorliegen einer ernsthaften Gebrauchsabsicht seitens der Beklagten aufzuzeigen. Massgebend ist hier nicht der tatsächliche Gebrauch, sondern vielmehr die ernsthafte Gebrauchsabsicht zum Zeitpunkt der drei streitgegenständlichen Markenhinterlegungen. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung können jedoch eine fehlende Geschäftstätigkeit oder ein fehlender Gebrauch der Marke durchaus ein zu würdigendes Indiz hinsichtlich einer fehlenden ernsthaften Gebrauchsabsicht zum Zeitpunkt der Markenhinterlegung darstellen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4C_82/2007 vom 30. Mai 2008 E. 2.1.5 – GMAIL). Sollte sich also herausstellen, dass die von der Beklagten behaupteten geschäftlichen Aktivitäten lediglich vorgetäuscht bzw. derart marginal ausgefallen sind, dass damit bloss der Anschein eines Markengebrauchs erweckt werden sollte, könnte dies gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung als ein Indiz für die mangelnde Gebrauchsabsicht zum Zeitpunkt der drei streitgegenständlichen Markenhinterlegungen der Beklagten gewertet werden. Die Beklagte entgegnet, aufgrund des bereits dargelegten Gebrauchs bzw. der dargelegten Gebrauchsabsicht könne vorliegend von Sperrmarken keine Rede sein (act. 64 Rz. 139). Die Beklagte verfüge zudem über klare Gebrauchsabsich-

- 38 ten auch in Bezug auf Brillen. Einen Gebrauch ihrer Marke für Brillen habe die Beklagte zwar in der Schweiz noch nicht aufgenommen. Aufgrund der laufenden Sperrfrist und der wichtigen Gründe für einen Nichtgebrauch sei dies aber nicht zu beanstanden und deute keinesfalls auf das Vorliegen einer Sperrmarke hin (act. 64 Rz. 142). Fakt sei, dass die Beklagte bereits deutlich vor Klageeinleitung C._____ Uhren an die Schweizer Unternehmung I._____ AG verkauft habe. Die Abnehmerin betreibe verschiedene Geschäfte in der Schweiz, insbesondere auch an Flughäfen, was alleine schon das Vorliegen einer Gebrauchsabsicht belege. Dass die konkreten Lieferungen an Basel-Mulhouse gegangen seien, ändere daran nichts, zumal sich der I._____-Shop am Flughafen Basel auf dem Schweizer Teil des Flughafens befinde und somit zum Schweizer Zollgebiet gehöre. Ein Verkauf an den Flughafen Basel bestätige sodann sicherlich eine Gebrauchsabsicht für die Schweiz. Es gebe keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass die Beklagte nicht auch die anderen Schweizer Flughäfen via I._____ mit C._____ Produkten beliefern möchte. Die eingereichten Belege würden beweisen, dass die I._____ AG mit C._____ Produkten der Beklagten gehandelt habe. Ob sie dies heute noch tue, sei für das vorliegende Verfahren unbedeutend. Sicherlich keine Rolle spielen könne es, ob C._____ Produkte auf der Website von I._____ abgebildet seien, da diese gemäss eigenen Angaben rund 50'000 verschiedene Artikel verkaufe. Aus dem Fehlen von C._____ in der Rubrik "Our Company - Our Brands" dürfe somit keinesfalls geschlossen werden, diese Marke werde von I._____ gar nicht verkauft (act. 64 Rz. 143). Die Klägerin verkenne zudem, dass es vorliegend keine Rolle spielen könne, ob die Beklagte ihre C._____ Marke bereits für sämtliche beanspruchten Waren irgendwo gebraucht habe. Einzig beim Fehlen einer Gebrauchsabsicht könne sich die Frage stellen, ob eine Hinterlegung allenfalls rechtsmissbräuchlich sei. Das Bestehen einer Gebrauchsabsicht setze aber keineswegs bereits erfolgte Gebrauchshandlungen voraus, und schon gar nicht für sämtliche Waren. Vorliegend verhalte es sich so, dass der Gebrauch für Uhren erstellt sei und nicht ernsthaft bestritten werden könne. Ebenso sei aufgezeigt worden, dass Unternehmungen aus der Uhrenbranche regelmässig auch eine Sonnenbrillenlinie unter ihrer Uhrenmarke lancieren würden. Gleiches plane vorliegend auch die Beklagte. Kaum ein Uhrenhersteller aber lanciere seine Sonnen-

- 39 brillenkollektion gleichzeitig mit seinen ersten Uhren. Vielmehr erfolge ein entsprechender Launch meist erst später, nachdem sich die Marke für die Uhren bereits etabliert habe. Folglich könne es der Beklagten in Bezug auf ihre Absicht, die Marke auch für Sonnenbrillen zu gebrauchen, nicht zum Nachteil gereichen, dass sie dies noch nicht getan habe (act. 64 Rz. 243). Aufgrund der von der Beklagten entwickelten, umfangreichen Produktelinien und den seit längerem zur Schweiz bestehenden Beziehungen der Beklagten bzw. ihres Präsidenten, könne das Vorliegen einer Absicht zum Gebrauch der C._____ Marke im Jahr 2011 nicht angezweifelt werden (act. 64 Rz. 245). Die Beklagte führe in ihrem Sortiment momentan 99 verschiedene Uhrenmodelle unter der Marke C._____. Darüber hinaus biete sie unter dieser Marke eine umfangreiche Schmuckkollektion an (act. 29 Rz. 38 f.). Zum Beweis ihrer behaupteten mexikanischen und internationalen Geschäftsaktivitäten offeriert die Beklagte u.a. diverse Auszüge aus Magazinen sowie aus ihrer Website "www.C1._____.com.mx", welche Abbildungen und Darstellungen von verschiedenen Uhrenmodellen und Schmuckstücken, teilweise mit der Aufschrift C._____, zeigen. Zudem reichte sie eine Produkteliste ein (act. 30/43; act. 65/17; act. 65/19-21; act. 65/30). So bestreitet die Klägerin denn auch den Gebrauch der beklagtischen C._____ Uhren in Mexiko an sich nicht. Im Gegenteil kann der von der Klägerin eingereichten, notariell beglaubigten Berichterstattung inkl. Fotodokumentation des Notars O._____ vom 16. August 2013 entnommen werden, dass zum Zeitpunkt der Dokumentation u.a. im "… building" in P._____, Mexiko Stadt, verschiedene Uhren der Beklagten verkauft worden seien (act. 4/31 S. 36). Auch der notariell beglaubigten Berichterstattung des Notars Q._____ vom 6. August 2013 (act. 4/33) sowie der Kopie des Investigation Reports von R._____ S.C. vom 31. Juli 2013 (act. 4/38) lassen sich entnehmen, dass die beklagtischen C._____ Uhren in Mexiko zum Verkauf angeboten wurden. Weiter zeigt die Klägerin bspw. auf, dass die Beklagte in Mexiko anfangs 2016 sogenannte "anti-Trump Uhren" unter der Marke C._____ mit der Aufschrift "…" auf den Markt gebracht habe (act. 58 Rz. 149; act. 59/46; act. 59/47; act. 59/48). Es ist somit unzweifelhaft, dass die Beklagte in der Vergangenheit in Mexiko C._____ Uhren (ob zu Recht oder nicht) angeboten hat.

- 40 - Wie die Beklagte zu Recht ausführt, geht es vorliegend jedoch nicht um den von dieser mit C._____ Produkten international bzw. in Mexiko erzielten Umsatz (act. 64 Rz. 139). Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist die Frage der fehlenden Gebrauchsabsicht vielmehr für jeden Staat gesondert zu prüfen, und der Gebrauch einer Marke in einem fremden Staat lässt grundsätzlich keine Rückschlüsse auf eine Gebrauchsabsicht in der Schweiz zu (vgl. Urteile des Bundesgerichts 4A_429/2011 und 4A_435/2011 vom 23. Februar 2012 E. 5.4 – Yello / Yallo II). Nachfolgend gilt es somit basierend auf dieser Rechtsprechung zu prüfen, ob es der Beklagten – unabhängig von ihren Geschäftsaktivitäten in Mexiko – gelingt, die von der Klägerin aufgezeigten Ungereimtheiten hinsichtlich dem Vorliegen einer ernsthaften Gebrauchsabsicht zum Zeitpunkt der drei streitgegenständlichen Markenhinterlegungen in der Schweiz zu entkräften. Hinsichtlich der behaupteten regelmässigen Uhrenlieferungen an die I._____ … AG reichte die Beklagte "beispielhaft einige Rechnungen ein" (act. 30/46) und behielt sich vor, bei Bedarf weitere Rechnungen nachzureichen (act. 29 Rz. 44), was sie in der Folge jedoch unterliess. Wie die Klägerin zu Recht ausführt, ergibt sich aus der Adressanschrift der besagten Rechnungen vom 21. Juni 2013, 15. Oktober 2013 und 13. Mai 2014 (act. 30/46), dass die geltend gemachten Lieferungen jeweils an den BASEL MULHOUSE EURO AIRPORT, … [Adresse]), also nach Frankreich erfolgten. Die Beklagte stellt dem entgegen, die betreffenden I._____- Geschäfte würden sich allesamt auf dem "schweizerischen Teil" des Flughafens Basel-Mulhouse befinden, wo die C._____ Uhren der Beklagten verkauft würden (act. 29 Rz. 45). Es ist zweifelhaft, ob diese Argumentation zu überzeugen vermag. So gehört bspw. nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Patentrecht das ganze innerhalb der Landesgrenzen liegende Gebiet, und nur dieses, zur Schweiz. Für den Schutz der Erfindungspatente gelten danach die von der zollrechtlichen Gesetzgebung aufgestellten Begriffe der Zollgrenze, der Zollausschlussgebiete, der Zollfreibezirke und der Zollanschlussgebiete nicht. Der Flughafen gilt zwar grenzverkehrs- und luftverkehrstechnisch als schweizerische Anlage, dadurch wird jedoch der Grundsatz, dass er französisches Territorium darstellt, nicht durchbrochen. Patentrechtlich folgt daraus, dass die Ablieferung von Ware auf dem Flughafen Basel-Mulhouse keine Inverkehrsetzung in der Schweiz

- 41 bedeutet (BGE 115 II 279 E. 4). Es ist zwar strittig, ob diese Rechtsprechung aus dem Patentrecht direkt auf die Frage der Gebrauchsabsicht bzw. auf den Nachweis des rechtserhaltenden Gebrauchs im Markenrecht übertragen werden kann. Letztlich kann diese Frage jedoch offen bleiben. Einerseits kann aus den eingereichten Belegen für angebliche Uhrenlieferungen an einen Detailhändler – unabhängig von der Frage, ob diese als Nachweise für einen rechtserhaltenden Gebrauch im Sinne des Markenrechts genügen würden – nicht direkt geschlossen werden, dass die Uhren auch tatsächlich auf dem Flughafen Basel-Mulhouse verkauft wurden. Andererseits gilt es zu berücksichtigen, dass die von der Beklagten geltend gemachten Uhrenlieferungen an den Flughafen Basel-Mulhouse insgesamt lediglich 131 Stück zu tiefen Durchschnittspreisen umfassten, was von der Klägerin nicht bestritten wurde und sich mit den eingereichten Urkunden deckt (act. 58 Rz. 175; act. 30/46). Dieser Lieferumfang ist in der Tat als sehr geringfügig zu betrachten. Selbst wenn man also davon ausgehen würde, dass diese angeblichen Geschäftsaktivitäten oder gar Verkäufe auf einem "schweizerischen Teil" des Flughafens Basel-Mulhouse und somit in der Schweiz stattgefunden hätten, könnte man aufgrund deren lediglich marginalen Umfangs keine konkreten Rückschlüsse auf eine ernsthafte Gebrauchsabsicht der Beklagten hinsichtlich Uhren in der Schweiz zum Zeitpunkt der drei streitgegenständlichen Markenhinterlegungen ziehen. Sowohl bei der I._____ … AG als auch bei der I._____ AG handelt es sich um Schweizer Gesellschaften mit Sitz in S._____ (act. 29 Rz. 42; act. 30/47). Wie sich der von der Klägerin eingereichten Übersicht entnehmen lässt, betrieb I._____ im Juli 2016 am Flughafen Basel-Mulhouse fünf "Duty Free stores" und zwei "Duty Paid stores". Am Flughafen Genf verfügte I._____ über vier "Duty Free stores" und vier "Duty Free/Duty Paid stores". In "Geneva Downtown" befand sich zudem ein "Duty Free store" und in "Samnaun Border" existierte sowohl ein "Duty Free store" als auch ein "Duty Paid store". Am Flughafen Zürich betrieb I._____ weiter einundzwanzig "Duty Free stores", zwölf "Duty Free/Duty Paid stores", sowie zwei "Duty Paid stores" (act. 59/54a). Die Beklagte bringt so denn auch vor, es gebe keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass die Beklagte nicht auch die anderen Schweizer Flughäfen via I._____ mit C._____ Produkten beliefern möchte (act. 64

- 42 - Rz. 143). Grundsätzlich ist der Beklagten zuzustimmen, wonach aufgrund der Tatsache, dass die Uhren gemäss den besagten Rechnungen (act. 30/46) an den ausserhalb der Schweiz liegenden Flughafen Basel-Mulhouse geliefert wurden, nicht ausgeschlossen werden kann, dass ein Verkauf in den anderen I._____ Verkaufsgeschäften in der Schweiz angestrebt werde. Diesbezüglich gilt es jedoch festzuhalten, dass für einen solchen Gebrauch in der Schweiz jegliche konkreten Hinweise fehlen. Zudem hat die Klägerin die Behauptung der Beklagten, wonach diese der I._____ AG regelmässig Uhren und Schmuckkollektionen der Marke C._____ liefere, durch eine Privatdetektei in den Flughäfen von Zürich und Genf überprüfen lassen mit dem Ergebnis, dass in keinem der Geschäfte, insbesondere auch nicht in den von der I._____ AG betriebenen, jemals eine C._____ Uhr angeboten worden sei. Weiter sei eine Uhrenmarke C._____ in den Verkaufslokalen sogar absolut unbekannt gewesen (act. 58 Rz. 178; act. 59/55; act. 59/56). Zwar trifft es zu, dass die Beklagte neben den von den Untersuchungen der Privatdetektei abgedeckten Verkaufsgeschäften – wie bereits ausgeführt (siehe oben) – noch and