Handelsgericht des Kantons Zürich
Geschäfts-Nr.: HG200115-O U/dz
Mitwirkend: Oberrichterin, Dr. Claudia Bühler, Vizepräsidentin, und Oberrichterin Flurina Schorta, die Handelsrichter Prof. Dr. Mischa Senn, Stefan Vogler, Dr. Esther Nägeli, sowie die Gerichtsschreiberin Dr. Corina Bötschi
Beschluss und Urteil vom 9. November 2022
in Sachen
1. A._____ KGaA, 2. A._____ (Schweiz) AG, Klägerinnen
1, 2 vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. X1._____ 1, 2 vertreten durch Rechtsanwalt MLaw X2._____
gegen
1. A._____ & Co. Inc., 2. A._____ B._____ LLC, 3. C._____ A._____ B._____ AG, 4. D._____ GmbH, 5. C._____ E._____ GmbH, Beklagte
1, 2, 3, 4, 5 vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. et Dipl. Natw. Y1._____ 1, 2, 3, 4, 5 vertreten durch Rechtsanwältin Dr. iur., MJur Y2._____
- 2 betreffend Markenrecht / Namensrecht / Firmenrecht / UWG
- 3 - Ursprüngliches Rechtsbegehren: (act. 1 S. 3 ff.)
"1. a) Es seien die Beklagten 1 und 2 unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB sowie unter Androhung einer Busse von bis zu CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO) im Zuwiderhandlungsfall zu verpflichten, innert 30 Tagen nach Rechtskraft des Urteils alle technischen Vorkehrungen zu treffen und umzusetzen (oder treffen und umsetzen zu lassen), welche notwendig sind, dass sämtliche Anfragen von Internetnutzern über Schweizer IP-Adressen auf die Domain A._____.com und/oder deren Unterseiten (insbesondere durch Eingabe der Domain in der Adresszeile eines Browsers oder durch Anklicken von Hyperlinks mit der entsprechenden Domain) unverzüglich und direkt auf die von der Klägerin 1 betriebenen Webseite www.A._____group.com (bzw. auf jeden anderen durch die Klägerin 1 später bezeichneten Server und die darauf gehostete(n) lnternetseite(n)) umgeleitet werden, ohne dass die Internet-Nutzer aus der Schweiz dabei auf Inhalte der Beklagten zugreifen können.
b) eventualiter zu 1 a): Es sei den Beklagten 1 und 2 unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB sowie unter Androhung einer Busse von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO) im Zuwiderhandlungsfall zu verbieten, nach Ablauf von 30 Tagen ab Rechtskraft des Urteils über die Domain A._____.com und/oder deren mit dem Bestandteil "A._____" gekennzeichneten Unterseiten Inhalte für Anfragen, die (insbesondere durch Eingabe der Domain in der Adresszeile eines Browsers oder durch Anklicken von Hyperlinks mit der entsprechenden Domain) durch Internetnutzer über Schweizer IP-Adressen erfolgen, zugänglich zu machen und/oder zugänglich machen zu lassen. 2. Es sei den Beklagten 1 und 2 unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB sowie unter Androhung einer Busse von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung jeder einzelnen Verpflichtung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO) im Zuwiderhandlungsfall zu verbieten, nach Ablauf von 30 Tagen ab Rechtskraft des Urteils über die folgenden Domains und/oder deren mit dem Bestandteil "A._____" gekennzeichneten Unterseiten Inhalte für Anfragen, die (insbesondere durch Eingabe der Domain in der
- 4 - Adresszeile eines Browsers oder durch Anklicken von Hyperlinks mit der entsprechenden Domain) durch Internetnutzer über Schweizer IP-Adressen erfolgen, zugänglich zu machen und/oder zugänglich machen zu lassen: - "A._____-E._____.com" - "A._____F._____.com" - "A._____G._____.com" - "A._____H._____.com" - "A._____I._____.com" - "A._____J._____.com" - "A._____K._____.com" - "A._____L._____.com" 3. Es sei den Beklagten 1 und 2 unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB sowie unter Androhung einer Busse von CHF 1 '000 für Jeden Tag der Nichterfüllung jeder einzelnen Verpflichtung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO) im Zuwiderhandlungsfall zu verbieten, nach Ablauf von 30 Tagen ab Rechtskraft des Urteils in der Schweiz im geschäftlichen Verkehr über die folgenden Internet-Adressen Inhalte für Anfragen, die (insbesondere durch Eingabe der Adresse in der Adresszeile eines Browsers oder durch Anklicken von Hyperlinks mit der entsprechenden Adresse) durch Internetnutzer über Schweizer IP-Adressen erfolgen, zugänglich zu machen und/oder zugänglich machen zu lassen: - facebook. com/A._____M._____ - facebook. com/A._____N._____ - facebook.com/A._____L._____ - facebook.com/A._____Manual - facebook.com/A._____O._____ - facebook.com/A._____P._____ - facebook.com/A._____Q._____ - facebook.com/A._____J._____ - youtube.com/user/A._____ - youtube.com/user/A._____E._____ 4. Es sei den Beklagten 1 und 2 unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB sowie unter Androhung einer Busse von CHF 1'000 für Jeden Tag der Nichterfüllung jeder einzelnen Verpflichtung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO) im Zuwiderhandlungsfall zu verbieten, nach Ablauf von 30 Tagen ab Rechtskraft des Urteils über die nachfolgenden Internet-Adressen Nachrichten und/oder Werbung an Nutzer mit Schweizer IP-Adressen zu senden bzw. zu richten: - twitter.com/A._____ - twitter.com/A._____L._____ - twitter.com/A._____N._____1 - twitter.com/A._____E'._____ - twitter.com/A._____R._____
- 5 - - twitter.com/A._____S._____ - twitter.com/A._____O._____ - twitter.com/A._____P._____ - twitter.com/A._____Q._____ - twitter.com/A.______J._____ - linkedin.com/company/A._____ - linkedin.com/company/A._____-E._____ - linkedln.com/company/A._____-Corporate-Responsibility
5. Es sei den Beklagten 1 und 2 unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB sowie unter Androhung einer Busse von CHF 1 '000 für jeden Tag der Nichterfüllung jeder einzelnen Verpflichtung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO) im Zuwiderhandlungsfall zu verbieten, nach Ablauf von 30 Tagen ab Rechtskraft des Urteils in der Schweiz (insbesondere auch auf Internetseiten und den Social Media Präsenzen Facebook, YouTube, Twitter und Linkedln sofern die Seiten bzw. Präsenzen von Schweizer IP-Adressen aus abrufbar sind) im geschäftlichen Verkehr die folgenden Kennzeichen zu gebrauchen: - "A._____" bzw. "A._____" (in Alleinstellung) - "A._____ & Co., lnc." - "A._____ & Co." [div. Logos] - A._____.com - A._____-E._____.com - A._____H._____.com - A._____I._____.com - A._____J._____.com - A._____K._____.com - A._____L._____.com - A._____manual.com bzw. A._____manuals.com
6. Es sei den Beklagten 1, 2 und 3 unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB sowie unter Androhung einer Busse von CHF 1'000 für jeden Tag jeder einzelnen Nichterfüllung der Verpflichtung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO) im Zuwiderhandlungsfall zu verbieten, nach Ablauf von 30 Tagen ab Rechtskraft des Urteils auf der über die Domain C._____.ch abrufbaren sowie auf jeder anderen von ihnen direkt oder indirekt betriebenen Internetseite, die von Schweizer IP-Adressen aus abrufbar ist, Hyperlinks derart zu setzen oder setzen zu lassen, dass diese auf die Webseiten der Beklagten 1 und 2 weiterleiten; soweit auf den dadurch verlinkten Seiten Kennzeichen gemäss Rechtsbegehren Ziff. 5 verwendet werden.
- 6 -
7. Es sei den Beklagten 3, 4 und 5 unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB sowie unter Androhung einer Busse von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung der Verpflichtung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO) im Zuwiderhandlungsfall zu verbieten, E-Mail-Adressen mit dem Bestandteil @A._____.com in der Schweiz im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen. 8. Es seien die Klägerinnen zu ermächtigen, das Urteil des Handelsgerichts Zürich, oder Teile daraus, innert 30 Tagen ab Eintritt der Rechtskraft im Umfang von einer halben Seite und auf Kosten der Beklagten in einer beliebigen Sprache im Wirtschaftsteil der folgenden Publikationsorgane zu veröffentlichen: - Neue Zürcher Zeitung - Le Temps - Corriere del Ticino Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten." Geändertes Rechtsbegehren: (act. 43 S. 3 ff.)
"1. a Es seien die Beklagten 1 und 2 zu verpflichten, innert 30 Tagen nach Rechtskraft des Urteils alle technischen Vorkehrungen zu treffen und umzusetzen (oder treffen und umsetzen zu lassen), welche notwendig sind, damit sämtliche Anfragen von Personen In der Schweiz auf die Domain A._____.com und/oder deren Unterseiten (bspw. durch Eingabe der Domain in der Adresszeile eines Browsers oder durch Anklicken von Hyperlinks mit der entsprechenden Domain) unverzüglich und direkt auf die von der Klägerin 1 betriebene Webseite www.A._____group.com (bzw. auf jeden anderen durch die Klägerin 1 später bezeichneten Server und die darauf gehostete(n) lnternetseite(n)) umgeleitet werden, ohne dass die Personen in der Schweiz dabei auf Inhalte der Beklagten zugreifen können, wobei diese Verpflichtung als erfüllt gilt, wenn die Beklagten 1 und 2 bspw. eine Geoblocking- Technologie zwecks Umleitung von Anfragen von Internetnutzern mit einer Schweizer IP-Adresse verwenden wie zum Beispiel, nach ihrer Wahl, (i) eine Geo-lP-Datenbank von T._____,
- 7 - (II} eine CDN-Software von U._____ mit Geo-lP-Datenbank, oder (iii) eine gleichwertige Technologie, wobei als gleichwertig jede Technologie gilt, die mindestens 95 % der Anfragen von Internetnutzern mit einer Schweizer IP-Adresse umleitet. b) eventualiter zu 1.a): Es sei den Beklagten 1 und 2 zu verbieten, nach Ablauf von 30 Tagen ab Rechtskraft des Urteils über die Domain A._____.com und/oder deren mit dem Bestandteil "A._____" gekennzeichneten Unterseiten Inhalte für Anfragen, die (bspw. durch Eingabe der Domain in der Adresszeile eines Browsers oder durch Anklicken von Hyperlinks mit der entsprechenden Domain) durch Personen in der Schweiz erfolgen, zugänglich zu machen und/oder zugänglich machen zu lassen, wobei ein Inhalt bspw. dann nicht als Personen in der Schweiz zugänglich gemacht gilt, wenn die Beklagten 1 und 2 eine Geoblocking-Technologle zwecks Blockierung von Anfragen von Internetnutzern mit einer Schweizer IP-Adresse verwenden wie zum Beispiel, nach ihrer Wahl, (i) eine Geo-lP-Datenbank von T._____, (ii) eine CDN-Software von U._____ mit Geo-lP-Datenbank, oder (iii) eine gleichwertige Technologie, wobei als gleichwertig jede Technologie gilt, die mindestens 95 % der Anfragen von Internetnutzern mit einer Schweizer IP-Adresse blockiert. 2. Es sei den Beklagten 1 und 2 zu verbieten, nach Ablauf von 30 Tagen ab Rechtskraft des Urteils über die folgenden Domains und/oder deren mit dem Bestandteil "A._____" gekennzeichneten Unterseiten Inhalte für Anfragen, die (bspw. durch Eingabe der Domain In der Adresszeile eines Browsers oder durch Anklicken von Hyperlinks mit der entsprechenden Domain) durch Personen in der Schweiz erfolgen, zugänglich zu machen und/oder zugänglich machen zu lassen, wobei ein Inhalt bspw. dann nicht als Personen In der Schweiz zugänglich gemacht gilt, wenn die Beklagten 1 und 2 eine Geoblocking-Technologie zwecks Blockierung von Anfragen von Internetnutzern mit einer Schweizer IP-Adresse verwenden wie zum Beispiel, nach ihrer Wahl, (i) eine Geo-lP-Datenbank von T._____, (ii) eine CDN-Software von U._____ mit Geo-lP-Datenbank, oder (iii) eine gleichwertige Technologie, wobei als gleichwertig jede Technologie gilt, die mindestens 95 % der Anfragen von Internetnutzern mit einer Schweizer IP-Adresse blockiert: a) A._____-E._____.com b) A._____F._____.com c) A._____G._____.com
- 8 d) A._____H._____.com e) A._____I._____.com f) A._____J._____.com g) A._____K._____.com h) A._____L._____.com i) A._____P._____.com j) A._____manuals.com
3. Es sei den Beklagten 1 und 2 zu verbieten, nach Ablauf von 30 Tagen ab Rechtskraft des Urteils in der Schweiz im geschäftlichen Verkehr über die folgenden Internetadressen Inhalte für Anfragen, die (bspw. durch Eingabe der Adresse in der Adresszeile eines Browsers oder durch Anklicken von Hyperlinks mit der entsprechenden Adresse) durch Personen in der Schweiz erfolgen, zugänglich zu machen und/oder zugänglich machen zu lassen, wobei ein Inhalt bspw. dann nicht als Personen in der Schweiz zugänglich gemacht gilt, wenn die Beklagten 1 und 2 auf Facebook bzw. YouTube sämtliche zur Verfügung gestellten Länderbeschränkungsund Geotargeting-Massnahmen für Personen in der Schweiz oder Internetnutzer mit einer Schweizer IP-Adresse anwenden oder anwenden lassen, um deren Anfragen zu blockieren: a) facebook.com/A._____M._____ b) facebook.com/A._____N._____ c) facebook.com/A._____L._____ d) facebook.com/A._____Manual e) facebook.com/A._____O._____ f) facebook.com/A._____P._____ g) facebook.com/A._____Q._____ h) facebook.com/A._____J._____ i) facebook.com/A._____V._____ j) youtube.com/user/A._____ k) youtube.com/user/A._____E._____
4. Es sel den Beklagten 1 und 2 zu verbieten, nach Ablauf von 30 Tagen ab Rechtskraft des Urteils über die folgenden Internetadressen Nachrichten und/oder Werbung an Personen in der Schweiz zu senden, senden zu lassen, zu richten und/oder richten zu lassen, wobei ab dem Zeitpunkt, in dem Twitter bzw. Linkedln Länderbeschränkungs- und Geotargeting-Massnahmen zur Verfügung stellen, eine Nachricht bzw. eine Werbung bspw. dann nicht als an Personen in der Schweiz gesendet bzw. gerichtet gilt, wenn die Beklagten 1 und 2 auf Twitter bzw. Linkedln sämtliche zur Verfügung gestellten Länderbeschränkungs- und Geotargeting-Massnahmen für Personen in der Schweiz oder Internetnutzer mit einer Schweizer IP-Adresse anwenden
- 9 oder anwenden lassen, um zu verhindern, dass eine Nachricht bzw. Werbung an diese gesendet und/oder gerichtet wird: a) twitter.com/A._____ b) twitter.com/A._____L._____ c) twitter.com/A._____N._____1 d) twitter.com/A._____E'._____ e) twitter.com/A._____R._____ f) twitter.com/A._____S._____ g) twitter.com/A._____O._____ h) twitter.com/A._____P._____ i) twitter.com/A._____Q._____ j) twitter.com/A.______J._____ k) twitter.com/A._____J._____ l) twitter.com/A._____W._____ m) llnkedin.com/company/A._____ n) linkedin.com/company/A._____-E._____ o) linkedin.com/company/A._____-CorporateResponsibility 5. Es sei den Beklagten 1 und 2 zu verbieten, nach Ablauf von 30 Tagen ab Rechtskraft des Urteils auf von ihnen direkt oder indirekt betriebenen Internetpräsenzen (inklusive Webseiten, Social Media Präsenzen wie Facebook, YouTube, Twitter und Linkedln), die Personen in der Schweiz zugänglich gemacht werden, die folgenden Kennzeichen einzeln oder kombiniert (i) zur Kennzeichnung ihrer Unternehmen, {ii) im Zusammenhang mit der Bewerbung, der Anpreisung oder dem Vertrieb von Waren und/oder Dienstleistungen im Bereich der Human- oder Veterinärmedizin, oder (iii) sonstwie Im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen und/oder gebrauchen zu lassen, wobei eine Internetseite bspw, dann nicht als Personen in der Schweiz zugänglich gemacht gilt, wenn die Beklagten 1 und 2 (i) eine Geoblocking-Technologie zwecks Blockierung von Anfragen von Internetnutzern mit einer Schweizer IP-Adresse verwenden wie zum Beispiel, nach ihrer Wahl, (a) eine Geo-lP-Datenbank von T._____, (b) eine CDN-Software von U._____ mit Geo-lP-Datenbank, oder (c) eine gleichwertige Technologie, wobei als gleichwertig jede Technologie gilt, die mindestens 95 % der Anfragen von Internetnutzern mit einer Schweizer IP-Adresse blockiert, bzw. (li) sämtliche von der jeweiligen Plattform zur Verfügung gestellten Länderbeschränkungs- und Geotargeting-Massnahmen für Personen in der Schweiz oder Internetnutzer mit einer Schweizer IP-Adresse anwenden oder anwenden lassen: a) "A._____" (in Alleinstellung) b) "A._____ & Co., lnc. 11 (in Alleinstellung) c) "A._____ & Co." (in Alleinstellung) [div. Logos]
- 10 r) A._____.com s) A._____-E._____.com t) A._____H._____.com u) A._____I._____.com v) A._____J._____.com w) A._____K._____.com x) A._____L._____.com y) A._____manual.com bzw. A._____manuals.com z) [Logo] 6. Es sei den Beklagten 1 bis 5 zu verbieten, nach Ablauf von 30 Tagen ab Rechtskraft des Urteils die Kennzeichen „A._____" (in Alleinstellung), ,,A._____ & Co." (In Alleinstellung) oder „A._____ Manual" einzeln oder kombiniert zur (i) Kennzeichnung Ihrer Unternehmen, zum Beispiel im Empfangsbereich von Büroräumlichkeiten, (ii) im Verkehr mit Lieferanten, (iii) auf Visitenkarten der Beklagten 3 bis 5, (iv) an Kongressen und Messen, (v) im Zusammenhang mit der Bewerbung, der Anpreisung oder dem Vertrieb von Waren und/oder Dienstleistungen im Bereich der Human- oder Veterinärmedizin oder (vi) sonstwie im geschäftlichen Verkehr in der Schweiz zu gebrauchen und/oder gebrauchen zu lassen. 7. Es sei den Beklagten 1, 2 und 3 zu verbieten, nach Ablauf von 30 Tagen ab Rechtskraft des Urteils auf der über die Domain C._____.ch oder über eine der unter Rechtsbegehren Ziff. 2 genannten Domains abrufbaren sowie auf jeder anderen von ihnen direkt oder indirekt unter Schweizer Top-Level-Domains betriebenen Webseite, die Personen in der Schweiz zugänglich gemacht werden, Hyperlinks derart zu setzen oder setzen zu lassen, dass diese auf die Webseiten der Beklagten 1 und 2 weiterleiten, soweit auf den dadurch verlinkten Seiten die Kennzeichen gemäss Rechtsbegehren Ziff. 5 einzeln oder kombiniert (i) zur Kennzeichnung ihrer Unternehmen, (ii) im Zusammenhang mit der Bewerbung, der Anpreisung oder dem Vertrieb von Waren und/oder Dienstleistungen im Bereich der Human- oder Veterinärmedizin, oder (iii) sonstwie Im geschäftlichen Verkehr gebraucht werden, wobei eine Webseite bspw. dann nicht als Personen in der Schweiz zugänglich gemacht gilt, wenn die Beklagten 1 und 2 eine Geoblocking-Technologie zwecks Blockierung von Anfragen von Internetnutzern mit einer Schweizer IP-Adresse verwenden wie zum Beispiel, nach ihrer Wahl, (i) eine Geo-lP-Datenbank von T._____, (ii) eine CDN-Software von U._____ mit
- 11 - Geo-lP-Datenbank, oder (iii) eine gleichwertige Technologie, wobei als gleichwertig jede Technologie gilt, die mindestens 95 % der Anfragen von Internetnutzern mit einer Schweizer IP-Adresse blockiert. 8. Es sei den Beklagten 3, 4 und 5 zu verbieten, E-Mail- Adressen mit dem Bestandteil @A._____.com in der Schweiz zu gebrauchen. 9. Die Verbote gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 bis 8 seien jeweils unter Androhung der Bestrafung der verantwortlichen Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB sowie unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung der Verpflichtung im Zuwiderhandlungsfall zu erlassen. 10. Es seien die Klägerinnen zu ermächtigen, das Urteil des Handelsgerichts Zürich, oder Teile daraus, Innert 30 Tagen ab Eintritt der Rechtskraft im Umfang von einer halben Seite und auf Kosten der Beklagten in einer beliebigen Sprache im Wirtschaftsteil der folgenden Publikationsorgane zu veröffentlichen: a) Neue Zürcher Zeitung b) Le Temps c) Corriere del Ticlno Alles unter solidarischen Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten."
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Inhaltsverzeichnis:
Sachverhalt und Verfahren: .............................................................................. 16 A. Parteien und Prozessgegenstand ................................................................ 16 B. Prozessverlauf .............................................................................................. 16 Erwägungen: ...................................................................................................... 20 1. Formelles ...................................................................................................... 20 1.1. Tragweite der Rückweisung .................................................................. 20 1.2. Noveneingaben ..................................................................................... 21 1.3. Rechtsschutzinteresse .......................................................................... 22 1.4. Bestimmtheit der Rechtsbegehren ........................................................ 23 1.5. Umfirmierung und Domizilwechsel ........................................................ 23
2. Materielles ................................................................................................... 24 2.1. Umfang der neuen Beurteilung ............................................................. 24 2.2. Zentrale Sach- und Rechtsfragen ......................................................... 24 2.2.1. Hinreichender wirtschaftlicher Bezug ..................................................... 24 2.2.2. Abgrenzungsvereinbarungen ................................................................. 25 2.3. Rechtliche Grundlagen .......................................................................... 26 2.3.1. Einheitlicher Kennzeichenbegriff ............................................................ 26 2.3.2. Schutz von Domain-Namen etc. ............................................................ 27 2.3.3. Markenrecht ........................................................................................... 27 2.3.3.1. Anspruchsvoraussetzungen ................................................................ 27 2.3.3.2. Markenrechtliche Ansprüche ............................................................... 29 2.3.4. Firmenrecht ............................................................................................ 29 2.3.4.1. Anspruchsvoraussetzungen ................................................................ 29 2.3.4.2. Firmenrechtliche Ansprüche ............................................................... 29 2.3.5. Namensrecht .......................................................................................... 30 2.3.5.1. Anspruchsvoraussetzungen ................................................................ 30 2.3.5.2. Namensrechtliche Ansprüche ............................................................. 30 2.3.6. Lauterkeitsrecht ..................................................................................... 31 2.3.6.1. Anspruchsvoraussetzungen ................................................................ 31 2.3.6.2. Lauterkeitsrechtliche Ansprüche ......................................................... 32
2.4. A._____.com (Rechtsbegehren Ziff. 1b) ............................................ 32 2.4.1. Ausgangslage ........................................................................................ 32 2.4.2. Rechtsschutzinteresse ........................................................................... 32 2.4.2.1. Parteivorbringen .................................................................................. 32 2.4.2.2. Rechtliches ......................................................................................... 33 2.4.2.3. Würdigung ........................................................................................... 33
- 13 - 2.4.3. Bestimmtheit des Rechtsbegehrens ...................................................... 34 2.4.3.1. Parteivorbringen .................................................................................. 34 2.4.3.2. Rechtliches ......................................................................................... 35 2.4.3.3. Würdigung ........................................................................................... 35 2.4.4. Anspruchsgrundlagen ............................................................................ 35 2.4.4.1. Parteivorbringen .................................................................................. 35 2.4.4.2. Rechtliches ......................................................................................... 36 2.4.4.3. Würdigung ........................................................................................... 36 2.4.4.3.1. Markenrecht ..................................................................................... 36 2.4.4.3.1.1. Zeichenähnlichkeit ........................................................................ 36 2.4.4.3.1.2. Nichtgebrauchseinrede / rechtserhaltender Gebrauch .................. 37 2.4.4.3.1.3. Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen ........................... 42 2.4.4.3.1.4. Verwechslungsgefahr .................................................................... 42 2.4.4.3.2. Firmenrecht, Namensrecht, Lauterkeitsrecht ................................... 43 2.4.5. Verwirkung als Durchsetzungshindernis ................................................ 48 2.4.5.1. Vorbemerkung .................................................................................... 48 2.4.5.2. Parteivorbringen .................................................................................. 48 2.4.5.2.1. Klägerinnen ...................................................................................... 48 2.4.5.2.2. Beklagte ........................................................................................... 49 2.4.5.3. Rechtliches ......................................................................................... 50 2.4.5.4. Würdigung ........................................................................................... 51 2.4.6. Aktiv- und Passivlegitimation ................................................................. 53 2.4.7. Zwischenfazit ......................................................................................... 53
2.5. A._____(xy).com (Rechtsbegehren Ziff. 2) ........................................ 54 2.5.1. Ausgangslage ........................................................................................ 54 2.5.2. Rechtsschutzinteresse ........................................................................... 54 2.5.2.1. Parteivorbringen .................................................................................. 54 2.5.2.2. Rechtliches ......................................................................................... 55 2.5.2.3. Würdigung ........................................................................................... 56 2.5.3. Bestimmtheit des Rechtsbegehrens ...................................................... 57 2.5.4. Anspruchsgrundlagen ............................................................................ 57 2.5.4.1. Parteivorbringen .................................................................................. 57 2.5.4.2. Rechtliches ......................................................................................... 58 2.5.4.3. Würdigung ........................................................................................... 58 2.5.4.3.1. Markenrecht ..................................................................................... 58 2.5.4.3.2. Firmenrecht, Namensrecht und Lauterkeitsrecht ............................. 59 2.5.5. Verwirkung als Durchsetzungshindernis ................................................ 60 2.5.6. Aktiv- und Passivlegitimation ................................................................. 60 2.5.7. Zwischenfazit ......................................................................................... 60
2.6. Facebook.com / Youtube.com (Rechtsbegehren Ziff. 3) .................. 61 2.6.1. Ausgangslage ........................................................................................ 61 2.6.2. Rechtsschutzinteresse ........................................................................... 62 2.6.2.1. Parteivorbringen .................................................................................. 62 2.6.2.2. Rechtliches ......................................................................................... 62 2.6.2.3. Würdigung ........................................................................................... 63 2.6.3. Hinreichender wirtschaftlicher Bezug ..................................................... 63
- 14 - 2.6.3.1. Parteivorbringen .................................................................................. 63 2.6.3.2. Rechtliches ......................................................................................... 64 2.6.3.3. Würdigung ........................................................................................... 66 2.6.4. Bestimmtheit des Rechtsbegehrens ...................................................... 68 2.6.5. Anspruchsgrundlagen ............................................................................ 68 2.6.5.1. Parteivorbringen .................................................................................. 68 2.6.5.2. Rechtliches ......................................................................................... 69 2.6.5.3. Würdigung ........................................................................................... 69 2.6.5.3.1. Markenrecht ..................................................................................... 69 2.6.5.3.2. Firmenrecht, Namensrecht, Lauterkeitsrecht ................................... 70 2.6.6. Verwirkung als Durchsetzungshindernis ................................................ 72 2.6.7. Aktiv-und Passivlegitimation .................................................................. 72 2.6.8. Zwischenfazit ......................................................................................... 73
2.7. Twitter.com / LinkedIn.com (Rechtsbegehren Ziff. 4) ...................... 74 2.7.1. Ausgangslage ........................................................................................ 74 2.7.2. Rechtsschutzinteresse ........................................................................... 74 2.7.2.1. Parteivorbringen .................................................................................. 74 2.7.2.2. Rechtliches ......................................................................................... 75 2.7.2.3. Würdigung ........................................................................................... 75 2.7.3. Bestimmtheit des Rechtsbegehrens ...................................................... 76 2.7.3.1. Parteivorbringen .................................................................................. 76 2.7.3.2. Rechtliches ......................................................................................... 77 2.7.3.3. Würdigung ........................................................................................... 77 2.7.4. Hinreichender wirtschaftlicher Bezug ..................................................... 77 2.7.4.1. Parteivorbringen .................................................................................. 77 2.7.4.2. Rechtliches ......................................................................................... 78 2.7.4.3. Würdigung ........................................................................................... 78 2.8. Anspruchsgrundlagen ........................................................................... 81 2.8.1. Parteivorbringen ..................................................................................... 81 2.8.2. Rechtliches ............................................................................................ 82 2.8.3. Würdigung .............................................................................................. 82 2.8.3.1. Markenrecht ........................................................................................ 82 2.8.3.2. Firmenrecht, Namensrecht, Lauterkeitsrecht ...................................... 84 2.8.4. Verwirkung als Durchsetzungshindernis ................................................ 85 2.8.5. Aktiv- und Passivlegitimation ................................................................. 85 2.8.6. Zwischenfazit ......................................................................................... 86
2.9. Logos und Webseiten: Online-Bereich (Rechtsbegehren Ziff. 5).... 87 2.9.1. Ausgangslage ........................................................................................ 87 2.9.2. Rechtsschutzinteresse ........................................................................... 88 2.9.2.1. Parteivorbringen .................................................................................. 88 2.9.2.2. Rechtliches ......................................................................................... 90 2.9.2.3. Würdigung ........................................................................................... 90 2.9.3. Bestimmtheit des Rechtsbegehrens ...................................................... 90 2.9.4. Hinreichender wirtschaftlicher Bezug ..................................................... 91 2.9.5. Anspruchsgrundlagen ............................................................................ 91 2.9.5.1. Parteivorbringen .................................................................................. 91
- 15 - 2.9.5.2. Rechtliches ......................................................................................... 92 2.9.5.3. Würdigung ........................................................................................... 92 2.9.5.3.1. Markenrecht ..................................................................................... 92 2.9.5.3.2. Lauterkeitsrecht, Namensrecht, Firmenrecht ................................... 94 2.9.6. Abgrenzungsvereinbarungen als Rechtfertigungsgrund ........................ 95 2.9.6.1. Parteivorbringen .................................................................................. 95 2.9.6.2. Rechtliches ......................................................................................... 95 2.9.6.3. Würdigung ........................................................................................... 95 2.9.7. Verwirkung als Durchsetzungshindernis ................................................ 96 2.9.7.1. Parteivorbringen .................................................................................. 96 2.9.7.2. Rechtliches ......................................................................................... 97 2.9.7.3. Würdigung ........................................................................................... 97 2.9.8. Aktiv- und Passivlegitimation ................................................................. 99 2.9.9. Zwischenfazit ....................................................................................... 100
2.10. Offline-Bereich (Rechtsbegehren Ziff. 6) ......................................... 101 2.10.1. Ausgangslage .................................................................................... 101 2.10.2. Rechtsschutzinteresse ....................................................................... 102 2.10.2.1. Parteivorbringen .............................................................................. 102 2.10.2.2. Rechtliches ..................................................................................... 103 2.10.2.3. Würdigung ....................................................................................... 103 2.10.3. Bestimmtheit des Rechtsbegehrens .................................................. 104 2.10.4. Anspruchsgrundlagen ........................................................................ 105 2.10.4.1. Parteivorbringen .............................................................................. 105 2.10.4.2. Rechtliches ..................................................................................... 105 2.10.4.3. Würdigung ....................................................................................... 105 2.10.4.3.1. Markenrecht ................................................................................. 105 2.10.4.3.2. Lauterkeitsrecht, Namensrecht, Firmenrecht ............................... 108 2.10.5. Verwirkung als Durchsetzungshindernis ............................................ 109 2.10.6. Aktiv- und Passivlegitimation ............................................................. 109 2.10.7. Zwischenfazit ..................................................................................... 109
2.11. Verlinkungen (Rechtsbegehren Ziff. 7) ............................................ 110
2.12. E-Mail-Adressen etc. (Rechtsbegehren Ziff. 8 / Ziff. 6 [iii]) ............ 110 2.12.1. Ausgangslage .................................................................................... 110 2.12.2. Rechtsschutzinteresse ....................................................................... 111 2.12.2.1. Parteivorbringen .............................................................................. 111 2.12.2.2. Rechtliches ..................................................................................... 111 2.12.2.3. Würdigung ....................................................................................... 111 2.12.3. Bestimmtheit des Rechtsbegehrens .................................................. 113 2.12.4. Anspruchsgrundlagen ........................................................................ 113 2.12.4.1. Parteivorbringen .............................................................................. 113 2.12.4.2. Rechtliches ..................................................................................... 114 2.12.4.3. Würdigung ....................................................................................... 114 2.12.4.3.1. Markenrecht ................................................................................. 114 2.12.4.3.2. Firmenrecht, Namensrecht, Lauterkeitsrecht ............................... 115 2.12.5. Verwirkung als Durchsetzungshindernis ............................................ 116
- 16 - 2.12.5.1. Parteivorbringen .............................................................................. 116 2.12.5.2. Rechtliches ..................................................................................... 117 2.12.5.3. Würdigung ....................................................................................... 117 2.12.6. Aktiv- und Passivlegitimation ............................................................. 119 2.12.7. Zwischenfazit ..................................................................................... 119
2.13. Vollstreckungsbegehren (Rechtsbegehren Ziff. 9) ......................... 119
2.14. Urteilspublikation (Rechtsbegehren Ziff. 10) .................................. 120 2.14.1. Ausgangslage .................................................................................... 120 2.14.2. Parteivorbringen ................................................................................. 120 2.14.3. Rechtliches ........................................................................................ 121 2.14.4. Würdigung .......................................................................................... 121
3. Kosten- und Entschädigungsfolgen ....................................................... 122 3.1. Gerichtskosten .................................................................................... 122 3.2. Kostenauflage ..................................................................................... 123 3.3. Parteientschädigungen ........................................................................ 124
Sachverhalt und Verfahren: A. Parteien und Prozessgegenstand Die Klägerinnen erachten ihre Rechte am Kennzeichen "A._____" durch den Internetauftritt der Beklagten als verletzt. Sie verlangen von den Beklagten im Wesentlichen, die Abrufbarkeit der streitgegenständlichen Internetpräsenzen mittels Geotargeting einzuschränken. Ferner beanstanden die Klägerinnen die Zeichenverwendung der Beklagten im Offlinebereich (u.a. in einer Empfangshalle und auf Visitenkarten). Die Beklagten schliessen auf Abweisung der Klage. Für eine Übersicht über die Parteien kann auf die Erwägung Ziff. A des Urteils des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 27. Mai 2019 verwiesen werden (act. 106). B. Prozessverlauf a. Am 6. April 2016 (überbracht) reichten die Klägerinnen die Klage am Handelsgericht des Kantons Zürich ein (act. 1). Das Verfahren wurde unter der Geschäfts- Nr. HG160073-O angelegt. Für die Einzelheiten dieses Verfahrens kann auf die
- 17 - Erwägung Ziff. A des Urteils des Handelsgerichts vom 27. Mai 2019 verwiesen werden (act. 106). Mit Beschluss des Handelsgerichts vom 27. Mai 2019 wurde auf die Rechtsbegehren Ziff. 4 und 5 (Twitter- und LinkedIn-Kanäle) nicht eingetreten, soweit darin das Verbot des Versendens von Werbung beantragt wurde. In teilweiser Gutheissung der Klage der Klägerin 1 verbot das Handelsgericht den Beklagten 2 und 3 (je unter der Strafandrohung gemäss Art. 292 StGB im Falle der Zuwiderhandlung) sodann, von der Domain "www.C._____.ch" auf "www.A._____.com", "www.A._____F._____.com" und "www.A._____L._____.com" zu verlinken, sofern dadurch auf den verlinkten Seiten das Zeichen "A._____" (in Alleinstellung) zur Kennzeichnung ihrer Unternehmung bzw. im geschäftlichen Verkehr verwendet wird (act. 106 Dispositiv-Ziff. 1). Im Übrigen wurde die Klage der Klägerinnen 1 und 2 abgewiesen, soweit darauf eingetreten wurde (act. 106 Dispositiv-Ziff. 2 und 3). b. Mit Urteil vom 29. April 2020 hob das Bundesgericht das Urteil des Handelsgerichts vom 27. Mai 2019 – in teilweiser Gutheissung der Beschwerde – auf, nämlich Dispositiv-Ziff. 2 und 3 (soweit die Klage abweisend), Dispositiv-Ziff. 4 und 5 (Gerichtsgebühr und Kostenverteilung) und Dispositiv-Ziff. 6 (Parteientschädigung) und wies die Sache zur Neubeurteilung zurück. Dispositiv-Ziff. 1 (Gutheissung des Unterlassungsbegehrens der Klägerinnen im Zusammenhang mit der Verwendung des Zeichens "A._____" in Alleinstellung durch die Beklagten zufolge Verlinkung von "www.C._____.ch" auf "www.A._____.com", "www.A._____L._____.com" und "www.A._____F._____.com") ist dagegen in Rechtskraft erwachsen (BGE 146 III 225 [fortan: Rückweisungsentscheid] = act. 117). Die Klägerinnen verzichteten sodann auf eine Anfechtung des Beschlusses des Handelsgerichts vom 27. Mai 2019, der auf Nichteintreten betreffend die Rechtsbegehren Ziff. 4 und 5 (Twitter- und Linked-In-Kanäle), soweit darin das Verbot des Versendens von Werbung beantragt wurde, lautete. Auch diesbezüglich ist das Urteil des Handelsgerichts vom 27. Mai 2019 in Rechtskraft erwachsen. c. Das Verfahren des Handelsgerichts wurde unter der Geschäftsnummer HG200115-O fortgesetzt. Am 14. Mai 2020 (act. 113) und am 2. Juni 2020
- 18 - (act. 115) erfolgten weitere Noveneingaben der Klägerinnen. Mit Verfügung vom 16. Juli 2020 (act. 120) wurde das Verfahren gemäss übereinstimmenden Parteianträgen zwecks aussergerichtlicher Vergleichsgespräche bis am 1. Oktober 2020 sistiert. Am 7. August 2020 reichten die Klägerinnen eine weitere Noveneingabe ein (act. 122). Infolge des Scheiterns der aussergerichtlichen Vergleichsgespräche (act. 124) wurde die Sistierung des Verfahrens mit Verfügung vom 19. Oktober 2020 wieder aufgehoben (act. 125). Den Parteien wurde auf Nachfrage der Beklagten mit Verfügung vom 28. Oktober 2020 in Aussicht gestellt, dass zu neuen entscheidrelevanten Behauptungen zu gegebenem Zeitpunkt Frist zur Stellungnahme angesetzt werde (act. 127; act. 128). Mit Eingaben vom 5. November 2020 bzw. vom 28. Januar 2021 reichten die Klägerinnen neue Beweismittel bzw. Adressänderungen von Zeugen ein (act. 130; act. 131). Mit Verfügung vom 29. April 2021 wurde das Verfahren erneut gemäss übereinstimmenden Parteianträgen zwecks aussergerichtlicher Vergleichsgespräche sistiert (act. 138; act. 139; act. 141). Mit Verfügung vom 1. Oktober 2021 wurde die Sistierung des Verfahrens mangels aussergerichtlicher Einigung der Parteien wieder aufgehoben (act. 143; act. 144). d. Mit Eingabe vom 23. Dezember 2021 reichten die Beklagten eine englischsprachige, als "cease und desist declaration" bezeichnete Unterlassungserklärung ein (act. 150). Mit Eingabe vom 12. Januar 2022 äusserten sich die Beklagten näher zu dieser Unterlassungserklärung (act. 154). Gestützt auf diese Unterlassungserklärung beantragten sie, das Verfahren sei als gegenstandslos geworden abzuschreiben bzw. die Klage sei im Übrigen abzuweisen (act. 154 N. 8). Mit Verfügung vom 14. Januar 2022 wurde den Klägerinnen Frist angesetzt, um sich zu dieser Unterlassungserklärung zu äussern (act. 156). Mit Eingabe vom 7. Februar 2022 nahmen die Klägerinnen innert erstreckter Frist Stellung und beantragten in prozessualer Hinsicht Folgendes (act. 160 S. 3):
- 19 -
Die Beklagten ersuchten sodann mit Eingabe vom 16. Februar 2022 um die Ansetzung einer formellen Frist zur Stellungnahme (act. 163). Mit Verfügung vom 17. Februar 2022 wurde dieses Gesuch abgewiesen (act. 164). In der Folge reichten die Parteien mit Eingaben vom 18. März 2022 (Beklagte) (act. 166) und vom 8. April 2022 (Klägerinnen) (act. 168) weitere Stellungnahmen ein. e. Am 4. Mai 2022 (Beklagte) (act. 170), am 19. Mai 2022 (Klägerinnen) (act. 172) und am 2. Juni 2022 (Beklagte) (act. 174) erstatteten die Parteien erneut Stellungnahmen betreffend die Domiziländerung bzw. Umfirmierung der Beklagten 2. Mit Verfügung vom 3. Juni 2022 wurde den Beklagten alsdann Frist angesetzt, um den schriftlichen Nachweis zu erbringen, ob es sich bei der neu bezeichneten
- 20 - "A._____ B._____ LLC" um die bisherige Beklagte 2 handelt (act. 175). Mit Eingabe vom 28. Juni 2022 reichten die Beklagten diesbezüglich innert Frist eine weitere Stellungnahme ein (act. 177). Mit Verfügung vom 29. Juni 2022 wurden sodann die Bezeichnung und Adresse der Beklagten 2 im Rubrum geändert (act. 179). f. Der im Verfahren HG160073-O geleistete Kostenvorschuss von CHF 240'000.– ist auf das vorliegende Verfahren HG200115-O zu übertragen. g. Am Beschluss und Urteil des Handelsgerichts vom 27. Mai 2019 hatte u.a. Handelsrichter Peter Leutenegger mitgewirkt, welcher das Handelsgericht in der Zwischenzeit altershalber verlassen hat. Ebenso ist die Gerichtsschreiberin Adrienne Hennemann inzwischen nicht mehr am Handelsgericht tätig. An der Stelle der beiden genannten Personen wirken neu Handelsrichter Stefan Vogler und die Gerichtsschreiberin Dr. Corina Bötschi am vorliegenden Entscheid mit. Solche personelle Veränderungen sind, weil begründet, zulässig (vgl. BGE 142 I 93 E. 8.2 S. 94). Ansonsten hat sich der Spruchkörper nicht verändert. h. Weitere Eingaben ergingen nicht. Das Verfahren ist spruchreif, weshalb ein Urteil zu ergehen hat (Art. 236 Abs. 1 ZPO). Im Folgenden ist auf die Ausführungen der Parteien nur insoweit einzugehen, als für die Entscheidfindung erforderlich. Erwägungen: 1. Formelles 1.1. Tragweite der Rückweisung Heisst das Bundesgericht eine Beschwerde (teilweise) gut und weist es die Angelegenheit zur neuen Beurteilung an die kantonale Instanz zurück, wird der Streit in jenes Stadium vor der kantonalen Instanz zurückversetzt, in dem er sich vor Erlass des angefochtenen Entscheids befand. Die kantonale Instanz hat ihre neue Entscheidung auf die rechtlichen Erwägungen des bundesgerichtlichen Entscheids zu stützen. Sie hat sich von Bundesrechts wegen nur noch mit jenen
- 21 - Punkten zu befassen, die das Bundesgericht kassierte. Entscheidend ist dabei nicht das Dispositiv, sondern die materielle Tragweite des bundesgerichtlichen Entscheids. Die neue Entscheidung der kantonalen Instanz ist somit auf diejenige Thematik beschränkt, die sich aus den bundesgerichtlichen Erwägungen als Gegenstand der neuen Beurteilung ergibt. Das Verfahren wird nur insoweit neu in Gang gesetzt, als dies notwendig ist, um den verbindlichen Erwägungen des Bundesgerichts Rechnung zu tragen (BGE 143 IV 214 E. 5.2.1 S. 220; BGE 135 III 334 E. 2 und 2.1 S. 335 f.). Nach einem Rückweisungsentscheid des Bundesgerichts sind sowohl dieses selbst als auch die kantonalen Instanzen an die rechtliche Beurteilung, mit der die Rückweisung begründet wurde, gebunden. Wegen dieser Bindung der Gerichte ist es ihnen wie auch den Parteien, abgesehen von allenfalls zulässigen Noven, verwehrt, der Beurteilung des Rechtsstreits einen anderen als den bisherigen Sachverhalt zu unterstellen oder die Sache unter rechtlichen Gesichtspunkten zu prüfen, die im Rückweisungsentscheid ausdrücklich abgelehnt oder überhaupt nicht in Erwägung gezogen worden waren (BGE 143 IV 214 E. 5.3.3 S. 222 f.; Urteil 4A_48/2019 des Bundesgerichts vom 29. August 2019, E. 2). Wird die Sache zur Ergänzung des Sachverhalts zurückgewiesen, so bedeutet dies nicht, dass auf jegliche verbindliche Sachverhaltsfeststellungen zurückgekommen werden könnte (vgl. BGE 135 III 334 E. 2 und E. 2.1 S. 335 f. mit Hinweisen). Vielmehr beschränkt sich die Neubeurteilung auf den Rahmen und die Elemente des Sachverhalts, zu deren Klärung die Sache im Rückweisungsentscheid zurückgewiesen wurde (BGE 131 III 91 E. 5.2 S. 94 mit Hinweisen; Urteil 4A_48/2019 des Bundesgerichts vom 29. August 2019, E. 2). 1.2. Noveneingaben Nach dem Aktenschluss ist das Vorbringen neuer Tatsachenbehauptungen und Beweismittel im Prozess nicht mehr uneingeschränkt möglich (Art. 229 Abs. 2 ZPO). Das Gesetz unterscheidet zwischen "echten Noven", die vor Aktenschluss nicht existierten (Art. 229 Abs. 1 lit. a ZPO), und "unechten Noven", die vor diesem bestanden, aber damals nicht vorgebracht wurden (Art. 229 Abs. 1 lit. a ZPO). Erstere sind unter der einzigen Bedingung zulässig, dass sie "ohne
- 22 - Verzug vorgebracht werden" (Art. 229 Abs. 1 ZPO). Die Zulässigkeit von Noven, deren Entstehung vom Willen der Parteien abhängt ‒ sog. Potestativ-Noven ‒, entscheidet sich gemäss neuester bundesgerichtlicher Rechtsprechung danach, ob sie trotz zumutbarer Sorgfalt im Sinn von Art. 229 Abs. 1 lit. b ZPO nicht vorher vorgebracht werden konnten (BGE 146 III 416 E. 5.3 S. 422). Die Parteien reichten nach Aktenschluss diverse Noveneingaben ins Recht (act. 48; act. 57; act. 61; act. 65; act. 69; act. 73; act. 77; act. 81; act. 85; act. 87; act. 89; act. 91; act. 95; act. 101; act. 98; act. 113; act. 115; act. 122; act. 146). Die Rechtzeitigkeit und Zulässigkeit der darin behaupteten Noven ist, soweit erforderlich, jeweils nachstehend an den einschlägigen Stellen zu prüfen. 1.3. Rechtsschutzinteresse Erstbegehungs- und Wiederholungsgefahr: Unterlassungsklagen setzen ein hinreichendes Rechtsschutzinteresse voraus. Es kann entweder in einer Erstbegehungs- oder einer Wiederholungsgefahr begründet sein (FRICK, in: Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz, David/Frick [Hrsg.], 3. Aufl., Basel 2017, Art. 55 MSchG N. 29). Hat noch keine Rechtsverletzung stattgefunden, muss die klagende Partei die Erstbegehungsgefahr nachweisen, d.h. sie muss konkrete Anhaltspunkte dartun, dass die beklagte Partei eine rechtsverletzende Handlung beabsichtigt (RÜETSCHI/ROTH, in: Basler Kommentar zum Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Hilty/Arpagaus [Hrsg.], Basel 2013, Art. 9 UWG N. 18). Hat eine Rechtsverletzung bereits stattgefunden, muss die Wiederholungsgefahr nachgewiesen werden. Dafür muss die klagende Partei den Beweis für in der Vergangenheit bereits erfolgte gleichartige Rechtsverletzungen erbringen. Zudem muss sie dartun, dass eine Wiederholung der Verletzung zu befürchten ist (BGE 124 III 72 E. 2a S. 74 f.; FRICK, a.a.O., Art. 55 MSchG N. 31). Unterlassungserklärung: Eine Erstbegehungs- oder Wiederholungsgefahr entfällt, wenn sich der Verletzer in einer Unterlassungserklärung verpflichtet hat, das beanstandete Verhalten einzustellen. Damit die Vermutung der Wiederholungsgefahr im Einzelfall als widerlegt gilt, muss die Unterlassungserklärung strenge Anforderungen erfüllen. Das Bundesgericht verlangt, dass die Unterlassungserklä-
- 23 rung vorbehaltlos und unter materieller Anerkennung des geltend gemachten Unterlassungsanspruchs erfolgt (BGE 116 II 357 E. 2b ‒ Doxycyclin; BGer, sic! 2009, 607 E. 4.1 ‒ Produits cosmétiques; FRICK, a.a.O., Art. 55 N. 32). Die Aufgabe der verletzenden Handlung oder das Akzeptieren einer vorsorglichen Massnahme durch den Verletzer allein genügt nicht, um das Rechtsschutzinteresse zu beseitigen (FRICK, a.a.O., Art. 55 N. 32). Die Beklagten bezeichnen ihre am 23. Dezember 2021 eingereichte Erklärung ausdrücklich als "Unterlassungserklärung im Sinne einer Teilklageanerkennung" (act. 154 N. 8; act. 151/244). Zwischen den Parteien ist umstritten, inwiefern die Unterlassungserklärung dieses Verfahren beendigt bzw. in welchem Umfang die Klägerinnen noch über ein Rechtsschutzinteresse verfügen. Diese Frage ist für jedes einzelne Rechtsbegehren gesondert zu beantworten. Die Unterlassungserklärung ist dafür in einem ersten Schritt unter Beizug der Stellungnahmen der Beklagten (act. 154; act. 166) auszulegen. Danach ist in einem zweiten Schritt zu beurteilen, ob die Klägerinnen weiterhin über ein Rechtsschutzinteresse hinsichtlich der geltend gemachten Unterlassungsansprüche verfügen. 1.4. Bestimmtheit der Rechtsbegehren Ein Rechtsbegehren ‒ insbesondere ein Unterlassungsbegehren ‒ muss genügend bestimmt sein, um zum Urteil erhoben zu werden (RICHERS/NAEGELI, in: Kommentar zur ZPO, Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], 3. Aufl., Zürich 2021, Art. 221 N. 5 ff.). Auch die Bestimmtheit der Rechtsbegehren ist nachstehend an den jeweils einschlägigen Stellen zu prüfen. 1.5. Umfirmierung und Domizilwechsel Die Beklagte 2 (vormals: "A._____ B._____ Corp.) und die "A._____ B._____ LLC" unterzeichneten am 7. April 2022 ein "Certificate of Merger" (act. 177 N. 2; act. 178/251). Dabei wurde die Beklagte 2 ("A._____ B._____ Corp.) durch die "A._____ B._____ LLC" mittels Absorptionsfusion übernommen. Diese Fusion ist per tt.mm.2022 in Kraft getreten (act. 177 N. 3; act. 178/251). Die entsprechende
- 24 - Umfirmierung und der Domizilwechsel der Beklagten 2 wurden mit Verfügung vom 29. Juni 2022 im Rubrum vollzogen (act. 179). 2. Materielles 2.1. Umfang der neuen Beurteilung Aufgrund der Bindungswirkung des bundesgerichtlichen Rückweisungsentscheids sind nur noch diejenigen Streitpunkte zu beurteilen, die das Bundesgericht kassiert hat. Im Übrigen sind der Beschluss und das Urteil des Handelsgerichts vom 27. Mai 2019 in Rechtskraft erwachsen. Das Verfahren erweist sich als vielschichtig und komplex. Hinzu kommt der Umstand, dass die Beklagten am 23. Dezember 2021 eine Unterlassungserklärung (act. 151/244) eingereicht haben, die sich auf das klägerische Rechtsschutzinteresse auswirkt. Der Übersicht halber ist für jedes einzelne Rechtsbegehren zu bestimmen, inwiefern es ‒ vor dem Hintergrund des Rückweisungsentscheids ‒ neu zu beurteilen ist (1.) und inwiefern das Rechtsschutzinteresse der Klägerinnen ‒ vor dem Hintergrund der Unterlassungserklärung ‒ noch besteht (2.). 2.2. Zentrale Sach- und Rechtsfragen 2.2.1. Hinreichender wirtschaftlicher Bezug Das Bundesgericht hat in seinem Rückweisungsentscheid vom 29. April 2020 über einzelne Sach- und Rechtsfragen entschieden, die sich für die noch zu beurteilenden Streitpunkte als zentral erweisen. Sie definieren den verbindlichen Rahmen für diesen neuen Entscheid. Zwischen den Parteien ist u.a. umstritten, ob die blosse Abrufbarkeit einer Internetseite oder einer Social-Media-Präsenz der Beklagten in der Schweiz einen Kennzeichengebrauch begründet. Im Rückweisungsentscheid vom 29. April 2020 definierte das Bundesgericht die Voraussetzungen, die hinsichtlich der Abrufbarkeit einer Internetpräsenz erfüllt sein müssen, um einen hinreichenden wirtschaftlichen Bezug zur Schweiz zu begründen (BGE 146 III 225 E. 3.3.1 S. 230 ff.). Demnach soll die blosse technische Möglichkeit, ein Zeichen im Internet abzuru-
- 25 fen, nicht ausreichen, um als zeichenrechtlich relevante Nutzungshandlung im betreffenden Gebiet angesehen zu werden. Vielmehr ist eine zusätzliche qualifizierte Beziehung der Zeichennutzung zu einem bestimmten Gebiet erforderlich, damit eine virtuelle Nutzung vom Geltungsbereich eines territorial beschränkten Schutzrechts erfasst wird (BGE 146 III 225 E. 3.3.1 S. 231). Zur Beurteilung, ob die Verwendung des Zeichens im Internet einen hinreichenden wirtschaftlichen Bezug zur Schweiz aufweist, bedarf es in erster Linie einer Abwägung der Interessen des Nutzers des Kennzeichens und jener des Inhabers des ausländischen Schutzrechts (BGE 146 III 225 E. 3.3.2 S. 233). Die von der Weltorganisation für geistiges Eigentum (World Intellectual Property Organization, WIPO) und vom Pariser Verband (Paris Union for the Protection of Industrial Property) im Jahre 2001 zum Schutz des geistigen Eigentums in einer gemeinsamen Empfehlung entwickelten Kriterien für die Beurteilung des hinreichenden Inlandbezugs (Joint Recommendation Concerning Provision on the Protections of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet, fortan: "Joint Recommendation") sind zwar nicht formell rechtsverbindlich, indessen aber bei diesen Fragen als Auslegungshilfe zu berücksichtigen (BGE 146 III 225 E. 3.3.2 S. 231 f.). Bei der Gesamtwürdigung der konkreten Umstände ist sodann der technischen Möglichkeit einer geographischen Einschränkung der Abrufbarkeit von Internet- Inhalten mittels sog. "Geoblocking" bzw. "Geotargeting" Rechnung zu tragen (BGE 146 III 225 E. 3.3.3 S. 235). Die Kriterien der Joint Recommendation für einen hinreichenden wirtschaftlichen Bezug zur Schweiz ("commercial effect") sind entsprechend weit auszulegen (BGE 146 III 225 E. 3.3.4 S. 236). Diese bundesgerichtlichen Erwägungen erweisen sich für die noch zu beurteilenden Streitpunkte als verbindlich. 2.2.2. Abgrenzungsvereinbarungen Zwischen den Parteien ist sodann umstritten, ob die Kennzeichennutzung der Beklagten durch die Abgrenzungsvereinbarungen von 1970 und 1975 gedeckt ist. Zu dieser Auslegungsfrage finden sich in den Rechtsschriften weitläufige Ausführungen (act. 43 N. 45 ff.; act. 53 N. 61 ff.). Das Bundesgericht hielt in seinem Rückweisungsentscheid mit Blick auf die Abgrenzungsvereinbarungen indessen fest,
- 26 dass sich die Beklagten mit diesen Vereinbarungen zu einer klaren Abgrenzung im Sinne des Verzichts eines Auftritts unter dem Zeichen 'A._____' ausserhalb der USA und Kanada verpflichtet hätten (Urteil 4A_335/2019 des Bundesgerichts vom 29. April 2020, E. 4.2 in fine, nicht publ. in: BGE 146 III 225). Diesen Erwägungen folgend können die Beklagten den von den Klägerinnen beanstandeten Kennzeichengebrauch ("A._____" in Alleinstellung) in der Schweiz nicht auf die Abgrenzungsvereinbarungen von 1970 und 1975 stützen. Auch diese bundesgerichtlichen Erwägungen erweisen sich für den hiesigen Entscheid als bindend. 2.3. Rechtliche Grundlagen 2.3.1. Einheitlicher Kennzeichenbegriff Gemäss Rückweisungsentscheid vom 29. April 2020 muss hinsichtlich der von den Klägerinnen geltend gemachten Rechtsbegehren jeweils eine vollständige Anspruchsprüfung erfolgen. Die Klägerinnen berufen sich auf Ansprüche aus Markenrecht, Firmenrecht, Namensrecht und Lauterkeitsrecht. In den genannten Rechtsgebieten ist der Rechtsbegriff der Verwechselbarkeit zentral. Gemäss ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts ist der Begriff der Verwechslungsgefahr für das ganze Kennzeichenrecht einheitlich zu umschreiben (Urteil 4A_83/2018 des Bundesgerichts vom 1. Oktober 2018, E. 3.1, in: sic! 2019, S. 94 ff. ‒ "Pachmann Rechtsanwälte AG/Bachmann Rechtsanwälte AG"; ferner BGE 128 III 401 E. 5 S. 403; BGE 127 III 160 E. 2a S. 165 f.). Dieser Grundsatz gilt indes nur beschränkt. Der Rechtsanwendende muss ‒ je nach beanspruchtem Rechtsschutz ‒ die im Gesetz statuierten unterschiedlichen Schutzvoraussetzungen beachten und damit auch andere Umstände würdigen (HILTI, Zivilrechtlicher Firmenschutz, in: SIWR III/2, Streuli-Youssef [Hrsg.], 3. Aufl., Basel 2019, N. 305 m.H.).
- 27 - 2.3.2. Schutz von Domain-Namen etc. Die Kennzeichnungsfunktion von Domain-Namen hat zur Folge, dass sie gegenüber Kennzeichen von Dritten den erforderlichen Abstand einhalten müssen, um Verwechslungen zu vermeiden. Ist das als Domain-Name verwendete Kennzeichen durch das Marken-, Firmen-, Lauterkeits- oder Namensrecht geschützt, kann der Rechtsinhaber dem Unberechtigten die Verwendung des Zeichens als Domain-Name grundsätzlich verbieten (Urteil 4A_375/2021 des Bundesgerichts vom 3. Januar 2022, E. 3.2 m.w.H.; BGE 128 III 353 E. 3 S. 357; MONDINI/ZOLLINGER- LÖW/BURI, Domain-Namen, in: SIWR III/2, 3. Aufl., Basel 2019, N. 626 mit Verweis auf BGE 126 III 239 E. 2c ‒ "berneroberland.ch"). Gleiches muss für Social- Media-Präsenzen und E-Mail-Adressen mit Kennzeichenfunktion gelten. 2.3.3. Markenrecht 2.3.3.1. Anspruchsvoraussetzungen Zeichenähnlichkeit: Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG versagt einem Zeichen den Markenschutz, wenn es einer älteren Marke ähnlich sieht und für gleiche oder gleichartige Waren bestimmt ist, sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Entsprechend kann der Markeninhaber anderen gemäss Art. 13 Abs. 2 MSchG verbieten lassen, Zeichen im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen, die nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen sind. Verwechslungsgefahr: Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Dies ist der Fall, wenn zu befürchten ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Zeichen irreführen lassen und Waren bzw. Dienstleistungen, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen, oder falls das Publikum die Zeichen zwar auseinanderhalten kann, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet (BGE 128 III 96 E. 2a S. 97 f.; BGE 127 II 160 E. 2a S. 165 f., in: sic! 2001, S. 314 ff. ‒ "Securitas [fig.]"; BGE 122 III 382 E. 1 S. 384, in: sic! 1997, S. 46 ff. ‒ "Kamillosan/Kamillan, Kamillon"; Urteil 4A_83/2018 des Bundesgerichts vom 1. Oktober 2018, E. 4.1, in:
- 28 sic! 2019, S. 94 ff. ‒ "Pachmann Rechtsanwälte AG/Bachmann Rechtsanwälte AG"). Rechtserhaltender Gebrauch: Hat der Markeninhaber die Marke im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenutztem Ablauf der Widerspruchsfrist nicht gebraucht, so kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Wer den Nichtgebrauch der Marke geltend macht, muss ihn glaubhaft machen. Der Beweis des Markengebrauchs obliegt dagegen dem Markeninhaber (Art. 12 Abs. 3 MSchG). Nach Ablauf der fünfjährigen Karenzfrist und bei entsprechend glaubhaft gemachtem Einwand seitens des Inhabers der jüngeren Marke (Art. 12 MSchG) sind zur Beurteilung der Gleichartigkeit diejenigen Waren und Dienstleistungen der älteren Marke entscheidend, für welche die Marke tatsächlich rechtserhaltend benutzt wurde (Urteil B-7202/2014 des Bundesverwaltungsgerichts vom 1. September 2016, E. 4.2 ‒ "GEO/Geo influence"). Die Gebrauchsfrist ist dabei von der Geltendmachung des Nichtgebrauchs an rückwärts zu rechnen (Urteil B-4465/2012 des Bundesverwaltungsgerichts vom 11. Juni 2013, E. 2.2). Defensivmarken: Für registrierte Marken kann sodann kein Schutz beansprucht werden, wenn diese nicht zum Zweck des Gebrauchs hinterlegt worden sind, sondern die Eintragung entsprechender Zeichen durch Dritte verhindern oder den Schutzumfang tatsächlich gebrauchter Marken vergrössern sollen. Solche Defensivmarken sind nichtig. Der Inhaber einer solchen missbräuchlich hinterlegten Marke kann sich namentlich nicht auf die Benutzungsschonfrist berufen (Urteil 4A_429/2011 des Bundesgerichts vom 23. Februar 2012, in: sic! 2012, S. 458 ‒ "Yello/Yallo II"). Diejenige Partei, die sich auf den Nichtigkeitsgrund der Defensivhinterlegung beruft, trägt die Beweislast für die fehlende Gebrauchsabsicht. Bei der fehlenden Gebrauchsabsicht handelt es sich indes um eine innere Tatsache, die kaum positiv bewiesen werden kann. Im Rahmen der Mitwirkungsobliegenheit kann von der Gegenseite verlangt werden, dass sie Gründe dokumentiert oder zumindest behauptet, wieso die Hinterlegung in ihrem konkreten Fall trotz der
- 29 vorgebrachten Ungereimtheiten Teil einer auf Fairness beruhenden Markenstrategie ist. Erscheint diese Erklärung als unglaubwürdig, so muss der abstrakte Nachweis der typischerweise defensiven Konstellation im Rahmen einer Gesamtwürdigung genügen (Urteil 4A_429_2011, 4A_435/2011 des Bundesgerichts vom 23. Februar 2012, in: sic! 2012, 459 – "Yello I Yallo II"; MARBACH, a.a.O., N. 1446). 2.3.3.2. Markenrechtliche Ansprüche Wer in seinem Recht an der Marke oder einer Herkunftsangabe verletzt oder gefährdet wird, kann vom Richter verlangen (a) die drohende Verletzung zu verbieten (Unterlassungsanspruch) und eine bestehende Verletzung zu beseitigen (Beseitigungsanspruch). Gemäss Art. 60 MSchG kann der Richter auf Antrag der obsiegenden Partei anordnen, dass das Urteil auf Kosten der Partei veröffentlicht wird (Anspruch auf Urteilsveröffentlichung). 2.3.4. Firmenrecht 2.3.4.1. Anspruchsvoraussetzungen Die im Handelsregister eingetragene und im schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlichte Firma eines einzelnen Geschäftsinhabers, einer Handelsgesellschaft oder Genossenschaft steht dem Berechtigten zu ausschliesslichem Gebrauch zu (Art. 956 Abs. 1 OR). Wird die Firma einer im schweizerischen Handelsregister eingetragenen Gesellschaft in der Schweiz durch eine ausländische Firma verletzt, kann erstere ebenfalls Ansprüche aus Firmenrecht geltend machen. Vorausgesetzt ist namentlich ein firmenmässiger Gebrauch, der die prioritären Rechte des Firmeninhabers beeinträchtigt (siehe HILTI, Zivilrechtlicher Firmenschutz, in: SIWR III/2, Streuli- Youssef [Hrsg.], 3. Aufl., Basel 2019, N. 412). 2.3.4.2. Firmenrechtliche Ansprüche Wer aus dem unbefugten Gebrauch einer Firma beeinträchtigt wird, kann wegen Verwechslungsgefahr auf Unterlassung des Gebrauchs der jüngeren Firma kla-
- 30 gen. Ebenso ergibt sich daraus ein Beseitigungsanspruch (Art. 956 Abs. 2 OR; vgl. dazu BGE 131 III 572 E. 3 S. 575; BGE 122 III 369 E. 1 S. 370). 2.3.5. Namensrecht 2.3.5.1. Anspruchsvoraussetzungen Nach Art. 29 Abs. 2 ZGB kann, wer dadurch beeinträchtigt wird, dass ein anderer sich seinen Namen anmasst, auf Unterlassung dieser Anmassung klagen. Eine Namensanmassung liegt vor, wenn die Verwendung eines Kennzeichens durch eine Person zu einer Verwechslungsgefahr mit einem Namen einer anderen Person führt, sodass eine Gefährdung der Unterscheidungs- und Kennzeichnungsfunktion dieses Namens entsteht. Indessen kann die Ausübung markenrechtlicher Ausschliesslichkeitsrechte den Namensrechten eines Namensträgers entgegenstehen (sog. Recht des Gleichnamigen). In solchen Situationen wird der Grundsatz der zeitlichen Priorität eingeschränkt (THOUVENIN/DORIGO, in: Stämpflis Handkommentar zum Markenschutzgesetz, Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], 2. Aufl., Bern 2017, Art. 13 N. 138). 2.3.5.2. Namensrechtliche Ansprüche Aus Art. 29 Abs. 2 ZGB folgen u.a. Ansprüche auf Unterlassung und Beseitigung der Namensanmassung (BGE 102 II 305 E. 2 S. 307). Für die Beurteilung einer durch einen Domain-Namen geschaffenen Verwechslungsgefahr ist denn auch nicht der Inhalt einer Website rechtserheblich, sondern alleine die Beschaffenheit der Domain an sich (BGE 128 III 401 E. 7.2.2 S. 407 ‒ "www.luzern.ch"). Liegt ein Fall von Gleichnamigkeit vor, muss anhand einer umfassenden Abwägung der Interessen ein möglichst gerechter Ausgleich gefunden werden (siehe BGE 128 III 353 E. 4.3.2 ‒ "montana.ch II"; BGE 125 III 91 E. 3c ‒ "rytz.ch"; THOUVENIN/DORIGO, a.a.O., Art. 13 N. 138). Das Ergebnis dieser Interessenabwägung kann ein Kompromiss sein, indem das prioritätsjüngere Homonym durch einen unterscheidungskräftigen Zusatz zu ergänzen ist. Wenn dies nicht möglich ist, kann unter Umständen dem Prioritätsjüngeren verboten werden, seinen Namen als charakteristischen Zeichenteil zu benutzen (HEINEMANN, in: Kommentar
- 31 zum Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb, Heizmann/Loacker [Hrsg.], Zürich/St. Gallen 2019, Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 71 mit Verweis auf BGE 128 III 353 E. 4.3.2 ‒ "montana.ch II"). Bestehen bereits ältere Markenrechte, so darf der Träger eines gleichen oder verwechselbaren Namens diesen in der Regel nicht mehr als Marke einsetzen, sondern nur als Hinweis auf die Betriebsherkunft (BGE 127 III 160 E. 2 ‒ "Securitas"; BGE 107 II 356 E. 3 ‒ "San Marco"; ISLER, in: Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz, David/Frick [Hrsg.], 3. Aufl., Basel 2017, Art. 13 N. 85). 2.3.6. Lauterkeitsrecht 2.3.6.1. Anspruchsvoraussetzungen Unlauter handelt u.a., wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren und Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen (Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG). Gemäss Praxis des Bundesgerichts werden mit Bezug auf die lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr sämtliche Verhaltensweisen erfasst, bei denen das Publikum durch die Schaffung der Verwechslungsgefahr irregeführt wird, insbesondere, um den Ruf der Wettbewerber auszubeuten (BGE 140 III 297 E. 7 S. 307 ff. ‒ "Keytrader"). Im Gegensatz zum Firmen- und Markenrecht, wo nur die jeweiligen Registereinträge massgebend sind (sog. kennzeicheninterne Umstände), müssen im Lauterkeitsrecht die gesamten Umstände betrachtet werden. Nicht nur das registerrechtliche Zeichen ist massgebend, sondern dessen tatsächlicher Gebrauch im Wirtschaftsverkehr. Auch weitere Elemente ausserhalb der jeweiligen Zeichen müssen gewürdigt werden (z.B. der Internetauftritt etc.) (kennzeichenexterne Umstände) (siehe zum Ganzen ARPAGAUS, in: Basler Kommentar zum UWG, Hilty/Arpagaus [Hrsg.], Basel 2013, Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 91). Anders als im Marken- und Firmenrecht ist im Lauterkeitsrecht sodann die Gebrauchspriorität massgeblich (HEINEMANN, in: Kommentar zum UWG, Heizmann/Loacker [Hrsg.], Zürich/St. Gallen 2018, Art. 3 lit. d N. 57 ff.).
- 32 - Gemäss Art. 136 Abs. 1 IPRG unterstehen Ansprüche aus unlauterem Wettbewerb dem Recht des Staates, auf dessen Markt die unlautere Handlung ihre Wirkung entfaltet (sog. Marktauswirkungsprinzip). 2.3.6.2. Lauterkeitsrechtliche Ansprüche Art. 9 Abs. 1 lit. a UWG sieht einen Unterlassungsanspruch vor. Aus Art. 9 Abs. 1 lit. b UWG folgt sodann ein Beseitigungsanspruch. Art. 9 Abs. 2 UWG sieht unter bestimmten Voraussetzungen einen Anspruch auf Urteilsveröffentlichung vor. 2.4. A._____.com (Rechtsbegehren Ziff. 1b) 2.4.1. Ausgangslage Der Rückweisungsentscheid vom 29. April 2020 hielt betreffend das Rechtsbegehren Ziff. 1b verbindlich fest, dass ein hinreichender wirtschaftlicher Bezug der Internetpräsenz "www.A._____.com" zum Gebiet der Schweiz ("commercial effect") gegeben ist (Urteil 4A_335/2019 des Bundesgerichts vom 29. April 2020, E. 4.3, nicht publ. in: BGE 146 III 225). Demzufolge sind die weiteren Anspruchsvoraussetzungen zu prüfen. Der Vollständigkeit ist festzuhalten, dass die Klägerinnen am Rechtsbegehren Ziff. 1a nicht mehr festhalten (Urteil 4A_335/2019 des Bundesgerichts vom 29. April 2020, E. 4.3, nicht publ. in: BGE 146 III 225). Bevor indes zur Anspruchsprüfung geschritten wird, ist in einem ersten Schritt mit Blick auf die Unterlassungserklärung der Beklagten vom 23. Dezember 2021 (act. 151/244) zu prüfen, ob die Klägerinnen weiterhin über ein rechtsgenügendes Rechtsschutzinteresse verfügen. 2.4.2. Rechtsschutzinteresse 2.4.2.1. Parteivorbringen Die Beklagten machen geltend, sich gemäss der Unterlassungserklärung Ziff. 1b‒ d verpflichtet zu haben, auf der Internetseite "www.A._____.com" umfassende Anpassungen in Form von unübersehbaren und klaren Disclaimern vorzunehmen (act. 154 N. 15 ff.; act. 166 N. 27 ff.). Im Lichte des Rückweisungsentscheids wür-
- 33 den diese Anpassungen dazu führen, dass die streitgegenständliche Internetseite in der Schweiz nicht mehr bestimmungsgemäss abrufbar sei. Entsprechend sei das Rechtsbegehren Ziff. 1b vollumfänglich abzuweisen (act. 154 N. 29 ff.; act. 166 N. 42 ff.). Die Klägerinnen machen geltend, dass das Bundesgericht im Rückweisungsentscheid bereits verbindlich festgestellt habe, dass "www.A._____.com" in der Schweiz bestimmungsgemäss abrufbar sei (act. 160 N. 42 ff.). Die von den Beklagten vorgenommenen "Retuschen" an der streitgegenständlichen Website dürften als verspätet vorgebrachte Noven nicht mehr berücksichtigt werden (act. 160 N. 42, N. 45). Das Rechtsbegehren Ziff. 1b sei entsprechend gutzuheissen. 2.4.2.2. Rechtliches Die rechtlichen Voraussetzungen wurden vorne unter Ziff. 1.3 dargelegt. 2.4.2.3. Würdigung Die Beklagten verpflichteten sich in Ziff. 1b‒d der Unterlassungserklärung vom 23. Dezember 2021, diverse Disclaimer ("pop up disclaimer", "banner disclaimer" und "permanent footer") an verschiedenen Stellen auf der Internetseite "www.A._____.com" anzubringen (act. 151/244). Zur Unterlassungserklärung generell machen sie geltend, dass diese als Teilanerkennung der Klage zu werten sei, weshalb die Novenschranke i.S.v. Art. 229 Abs. 1 ZPO nicht greife (act. 154 N. 4; act. 166 N. 20). Indessen handelt es sich bei der Verpflichtung zur Anbringung von Disclaimern, die sich die Beklagten selber auferlegt haben, nicht um eine förmliche Abstandserklärung. Die Beklagten verpflichten sich nämlich nicht, auf das von den Klägerinnen beanstandete Verhalten freiwillig und definitiv zu verzichten. Die Klägerinnen beantragen mit Rechtsbegehren Ziff. 1b vielmehr die Implementierung von Geoblocking-Massnahmen. Demzufolge sind die Erklärungen in Ziff. 1b‒d der Unterlassungserklärung nicht als vorbehaltlose Klageanerkennung zu werten. Vielmehr beabsichtigen die Beklagten, die auf der streitgegenständlichen Internetseite neu angebrachten Disclaimer als neue Tatsachen in den
- 34 - Prozess einzubringen. Die Implementierung dieser Disclaimer war alleine vom Willen der Beklagten abhängig. Damit sind diese beklagtischen Sachvorbringen als Potestativ-Noven zu qualifizieren. In Nachachtung der Eventualmaxime hat das Bundesgericht unlängst entschieden, dass Potestativ-Noven als unechte Noven zu qualifizieren sind. Demzufolge entscheidet sich ihre Zulässigkeit danach, ob sie trotz zumutbarer Sorgfalt i.S.v. Art. 229 Abs. 1 lit. b ZPO nicht vorher hätten vorgebracht werden können (BGE 146 III 416 E. 5.3 S. 421 f.). Dieses Verfahren wurde zwecks aussergerichtlicher Vergleichsgespräche bereits mehrfach sistiert (siehe dazu unter Ziff. B). Die letzte Sistierung wurde mit Verfügung vom 1. Oktober 2021 aufgehoben (act. 148). Ob die Parteien tatsächlich noch ‒ wie von den Beklagten behauptet (act. 166 N. 22) ‒ bis Ende des Jahres 2021 Vergleichsgespräche geführt hatten, ist nicht rechtserheblich. Tatsache ist, dass die bestimmungsgemässe Abrufbarkeit der Internetpräsenz "www.A._____.com" zwischen den Parteien seit Anhängigmachen der Klage im Jahr 2016 strittig ist. Die Beklagten hätten diese Änderungen an der streitgegenständlichen Internetpräsenz längst vornehmen können. Stattdessen haben sie damit über lange Zeit zugewartet; die Unterlassungserklärung datiert vom 23. Dezember 2021 (act. 151/244). Ob die von den Beklagten neu aufgeschalteten Disclaimer auf "www.A._____.com" bewirken, dass letztere in der Schweiz nicht mehr bestimmungsgemäss abrufbar ist, kann demzufolge offen bleiben. Zumindest aus prozessualen Gründen sind diese Modifikationen unbeachtlich. Da die Beklagten angesichts ihrer diesbezüglichen Tat- und Rechtsvorbringen die Domain "www.A._____.com" weiterhin zu nutzen gedenken, ist auch die Wiederholungsgefahr ohne Weiteres gegeben. Die Klägerinnen verfügen demzufolge weiterhin über ein Rechtsschutzinteresse hinsichtlich des Rechtsbegehrens Ziff. 1b. 2.4.3. Bestimmtheit des Rechtsbegehrens 2.4.3.1. Parteivorbringen Die Beklagten wenden ein, dass das Verbot der Zugänglichmachung der streitgegenständlichen "www.A._____[XY].com"-Internetpräsenzen bzw. die Beseitigung von deren Abrufbarkeit (u.a. durch den Einsatz von Geoblocking-Massnahmen) unverhältnismässig sei (act. 53 N. 766, N. 770).
- 35 - Die Klägerinnen machen geltend, dass der Einbezug von Geotargeting- Massnahmen verhältnismässig sei (act. 43 N. 921). 2.4.3.2. Rechtliches Diesbezüglich kann auf Ziff. 1.4 verwiesen werden. 2.4.3.3. Würdigung Die Klägerinnen wollen den Beklagten das Zugänglichmachen der Internetseite "www.A._____.com" nicht generell verbieten. Vielmehr erachten sie es als ausreichend, wenn die Beklagten Geoblocking-Massnahmen implementieren, damit Personen in der Schweiz die Inhalte von "www.A._____.com" nicht abrufen können. Dem Duktus des Rückweisungsentscheids vom 29. April 2020 ist zu entnehmen, dass das Bundesgericht die Geoblocking-Technologie als zeitgemässe und v.a. verhältnismässige Massnahme erachtet, um Rechtsverletzungen im Internet zu begegnen (BGE 146 III 225 E. 3.3.3 S. 234 f.). Diese Rechtsauffassung ist für diesen Entscheid verbindlich. Damit erweisen sich die von den Klägerinnen beantragten Geoblocking-Massnahmen als zumutbar und verhältnismässig. Ebenso sind die von den Klägerinnen beantragten Geoblocking-Technologien ‒ Geo-IP-Datenbank von T._____ oder CDN-Software von U._____ mit Geo-IP- Datenbank ‒ zweckmässig. Einzig hinsichtlich des Passus des Rechtsbegehrens Ziff. 1 b "und/oder deren mit dem Bestandteil 'A._____' gekennzeichneten Unterseiten" gilt es zu präzisieren, dass damit die Unterseiten von "A._____.com" ‒ also beispielsweise "www.A._____.com/xy" ‒ gemeint sind. Andere Umstände, aufgrund derer sich das Rechtsbegehren Ziff. 1b als unbestimmt erweisen würde, sind weder dargetan noch ersichtlich. Damit ist das Rechtsbegehren Ziff. 1b genügend bestimmt. 2.4.4. Anspruchsgrundlagen 2.4.4.1. Parteivorbringen Die Klägerinnen machen geltend, dass die Beklagten 1 und 2 die Domain "www.A._____.com" gewerbsmässig und kennzeichenmässig brauchen würden
- 36 - (act. 1 N. 668). Entsprechend stünden ihnen (den Klägerinnen) gegenüber den Beklagten 1 und 2 Unterlassungsansprüche aus Markenrecht (act. 1 N. 567 ff.), Firmenrecht (act. 1 N. 603 ff.), Namensrecht (act. 1 N. 621 ff.) und Lauterkeitsrecht (act. 1 N. 637 ff.) zu. Die Beklagten wenden ein, dass die Klägerinnen über keine Anspruchsgrundlage für das Unterlassungsbegehren in Bezug auf veterinärmedizinische Waren und Dienstleistungen verfügten (act. 53 N. 674 ff.). Lediglich drei der klägerischen Marken seien noch in der Benutzungsschonfrist (act. 53 N. 680 ff.). Diese Marken taugten aufgrund ihres Defensivcharakters indes nicht als Anspruchsgrundlage im Bereich der Veterinärmedizin (act. 53 N. 686 ff.). Schliesslich könnten sich die Klägerinnen nicht auf ihre Marken für Humanmedizin und Desinfektionsmittel stützen, da keine Gleichartigkeit zu veterinärmedizinischen Produkte bestehe und diese infolge Nichtgebrauch (Desinfektionsmittel) ohnehin nichtig seien (act. 53 N. 694 ff.). 2.4.4.2. Rechtliches Die rechtlichen Voraussetzungen wurden vorne unter Ziff. 2.3 dargelegt. 2.4.4.3. Würdigung 2.4.4.3.1. Markenrecht 2.4.4.3.1.1. Zeichenähnlichkeit Zeichenidentität/Zeichenähnlichkeit: Die Klägerinnen haben die für die Schweiz bestehenden Markenregistrierungen und die zugehörigen Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse in ihrem Sachvortrag detailliert dargelegt (act. 1 N. 138 ff.). Dazu kann ‒ um Doppelspurigkeiten zu vermeiden ‒ auf das Urteil des Handelsgerichts vom 27. Mai 2019, E. 1.1, verwiesen werden (act. 106). Die Klägerin 1 verfügt für das Schutzgebiet der Schweiz u.a. über die folgenden, prioritär eingetragenen Marken: die IR-Marke Nr. 1 "A._____" (Wortmarke) (act. 5/68), die IR-Marke Nr. 2 (Wort-/Bildmarke) (act. 5/72) und die IR-Marke Nr. 3 (Wort-/Bildmarke) (act. 5/73). Es ist unbestritten geblieben, dass es sich dabei
- 37 um prioritätsältere Markeneintragungen handelt (act. 1 N. 569). Den klägerischen Marken steht die beklagtische Domain "www.A._____.com" gegenüber. Im Urteil des Handelsgerichts vom 27. Mai 2019 wurde festgehalten, dass es sich bei der klägerischen Marke "A._____" und der beklagtischen Domain "www.A._____.com" um ähnliche Zeichen handle (act. 106 E. 9.6.2). Diese Würdigung wurde im Rückweisungsentscheid (Urteil 4A_335/2019 des Bundesgerichts vom 29. April 2020, E. 7, nicht publ. in: BGE 146 III 225) nicht beanstandet. Demzufolge handelt es sich bei der Wortmarke "A._____ " (IR-Marke Nr. 1) (act. 5/68) und der Domain "www.A._____.com" um ähnliche Zeichen. Ebenso ist evident, dass die Domain "www.A._____.com" mit den Wort-/Bildmarken der Klägerin 1 (IR-Marken Nr. 2 "A._____, fig." [act. 5/72] und Nr. 3 "A._____, fig." [act. 5/73]) ähnlich ist; die zusätzlichen Bildelemente in Form von senkrechten (farbigen) Strichen tragen wenig zur Unterscheidbarkeit bei. … [Abbildung zweier Logos] (IR-Marken Nr. 2 "A._____, fig." [act. 5/72] und Nr. 3 "A._____, fig." [act. 5/73]) 2.4.4.3.1.2. Nichtgebrauchseinrede / rechtserhaltender Gebrauch Nichtgebrauchseinrede: Bevor ein rechtserhaltender Gebrauch der klägerischen Marken in den Bereichen "Veterinärmedizin" und "Desinfektionsmittel" beurteilt werden kann, ist zu prüfen, ob die Klägerinnen über Marken verfügen, die für Waren und Dienstleistungen in den Bereichen "Veterinärmedizin" und "Desinfektionsmittel" hinterlegt sind, die sich im Zeitpunkt der Erhebung der Nichtgebrauchseinrede noch in der Benutzungsschonfrist befanden. Ist dies der Fall, wäre die Nichtgebrauchseinrede zu früh erhoben worden und würde sich als unwirksam erweisen. Die Beklagten erheben die Nichtgebrauchseinrede in der Klageantwort vom 30. September 2016 (act. 18 N. 397 ff.). Gemäss eigener Darstellung der Beklagten befanden sich zu diesem Zeitpunkt die klägerischen IR-Marken Nr. 4 "A._____, fig." (in der Schweiz geschützt seit tt. Oktober 2015), Nr. 5 "A._____ fig." (in der Schweiz geschützt seit tt. Oktober 2015) und Nr. 6 "A._____" (in der
- 38 - Schweiz geschützt seit tt. November 2016) noch in der Benutzungsschonfrist (act. 53 N. 680; siehe auch act. 43 N. 865 lit. m‒o, N. 888; act. 44/342‒344). Diese sind (unbestrittenermassen) für Waren und Dienstleistungen im Bereich "Veterinärmedizin" und "Desinfektionsmittel" hinterlegt (act. 53 N. 680; siehe auch act. 43 N. 865 lit. m‒o, N. 888; act. 44/342‒344). Damit erfolgte die Nichtgebrauchseinrede der Beklagten in Bezug auf diese drei Marken, die für Waren und Dienstleistungen in den Bereichen "Veterinärmedizin" und "Desinfektionsmittel" hinterlegt sind, verfrüht, und ist damit unbeachtlich. Entsprechend muss nicht entschieden werden, ob die Klägerinnen ihre Marken für Desinfektionsmittel und Veterinärmedizin rechtserhaltend gebraucht haben (vgl. Art. 12 Abs. 3 MSchG). Defensivmarken: Die Beklagten machen in der Duplik sodann geltend, dass u.a. die drei vorgenannten Marken (IR-Marken Nr. 4 "A._____, fig.", Nr. 5 "A._____ fig." und Nr. 6 "A._____") aufgrund ihres Defensivcharakters nicht als Anspruchsgrundlagen im Bereich der Veterinärmedizin taugten (act. 53 N. 686 ff.). In den Jahren 1984 bis 2016 hätten die Klägerinnen in der Schweiz 15 Marken, die Waren und Dienstleistungen im Bereich "Veterinärmedizin" umfassten, eingetragen. Dies, obwohl die Klägerinnen in ihrer gesamten Geschichte nie in dieser Geschäftssparte tätig gewesen seien (act. 53 N. 687). Es obliegt den Beklagten, zu behaupten und zu beweisen, dass die Klägerinnen ihre Marken für den Bereich "Veterinärmedizin" ohne Gebrauchsabsicht hinterlegt haben (VOLKEN, in: Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz, David/Frick [Hrsg.], 3. Aufl., Basel 2017, Art. 12 N. 8). Gelänge den Beklagten dieser Nachweis, könnten sich die Klägerinnen in der Folge nicht auf die Gebrauchsschonfrist berufen. Die streitgegenständliche Domain "www.A._____.com" wird von den Beklagten unstrittig im Zusammenhang mit veterinärmedizinischen Produkten gebraucht (vgl. act. 1 N. 670). Es obliegt den Beklagten, den Nichtgebrauch der klägerischen Marken im Bereich der Veterinärmedizin glaubhaft zu machen. Die Beklagten stützen ihre Einrede des Nichtgebrauchs einerseits auf eine in einer Wirtschaftszeitschrift zitierte Aussage des CEO der Klägerin 1, AA._____, wonach dieser die klägerische Gruppe "nicht in die Tiermedizin führen wolle" (act. 53 N. 674; act. 54/202). Andererseits führten auch Suchanfragen auf den Internetseiten
- 39 - "www.A._____group.com" und "www.A._____AB._____.com" unter dem Begriff "Tiermedizin" zu keinen Ergebnissen (act. 53 N. 677; act. 54/203‒204). Diese Umstände indizieren stark, dass die Klägerinnen derzeit nicht in der Geschäftssparte "Veterinärmedizin" tätig sind; ein rechtserhaltender Gebrauch ihrer Zeichen scheint in der Tat wenig wahrscheinlich. Die Klägerinnen können diesen Behauptungen der Beklagten betreffend Defensivmarken auch nichts Greifbares entgegensetzen. Sie führen in ihrer Stellungnahme zu den Dupliknoven aus, dass ein Eintritt in den Geschäftsbereich der Veterinärmedizin unter der Ägide einer neuen Führung keineswegs ausgeschlossen sei (act. 98 N. 92). Diese Aussage lässt sich nur dahingehend verstehen, als dass bis jetzt keine Diversifikation in die Veterinärmedizin erfolgt ist. Auch die klägerische Behauptung, wonach eine entsprechende Ausdehnung (z.B.) durch Übernahmen jederzeit bevorstehen könne, ist wenig spezifisch (act. 98 N. 91). Ferner stützen auch die ins Recht gelegten negativen Suchergebnisse der internen Suchfunktion der Internetseiten "A._____group.com" und "A._____AB._____.com" zum Stichwort "Tiermedizin" den Standpunkt der Beklagten (act. 54/203‒204). Es ist schliesslich unbestritten geblieben, dass die Klägerinnen in den Jahren 1990, 2001, 2002, 2006, 2010, 2011, 2012, 2015 und 2016 ihre Marken kontinuierlich für veterinärmedizinische Produkte und Dienstleistungen hinterlegt haben (act. 53 N. 687). Es ist zwar nachvollziehbar, dass ein Pharmaunternehmen seine Marken für den Fall einer allfälligen künftigen Expansion in das Geschäftsfeld der Veterinärmedizin hinterlegt. Konkret zeigt sich indes, dass die Klägerinnen über einen Zeitraum von Jahrzehnten ihre Marken systematisch und kontinuierlich für den Bereich der Veterinärmedizin hinterlegt haben. Eine Erweiterung des Geschäftsfelds ist indessen nie erfolgt. Auch heute kann aus den Behauptungen der Klägerinnen nicht auf eine ernsthafte Gebrauchsabsicht geschlossen werden. Eine konkret geplante Diversifikation in den Bereich der Veterinärmedizin ist weder dargetan noch nachgewiesen. Damit haben die Klägerinnen ihre Marken für veterinärmedizinische Waren und Dienstleistungen über Jahrzehnte hinweg ohne jegliche Gebrauchsabsicht hinterlegt, um den Schutzumfang ihrer Marken zu vergrössern. Demzufolge erfolgte die Hinterlegung dieser Marken für veterinärmedizinische Waren und Dienstleistungen durch die Klägerinnen rechtsmissbräuchlich. Die im Zeitpunkt
- 40 der Nichtgebrauchseinrede noch andauernde Gebrauchsschonfrist der drei vorgenannten klägerischen Marken (IR-Marken Nr. 4 "A._____, fig.", Nr. 5 "A._____ fig." und Nr. 6 "A._____") ist in Bezug auf veterinärmedizinische Waren und Dienstleistungen damit unbeachtlich. Zusammengefasst können die Klägerinnen ihre Unterlassungsansprüche aus Markenrecht im Bereich Veterinärmedizin nicht auf ihre neueren IR-Marken Nr. 4 "A._____, fig." (Wort-/Bildmarke) (act. 44/342), Nr. 5 "A._____, fig." (Wort-/Bildmarke) (act. 44/343) und Nr. 6 "A._____" (Wortmarke) (act. 44/344) stützen. Rechtserhaltender Gebrauch: Die Klägerinnen stützen ihr Unterlassungsbegehren Ziff. 1b hinsichtlich veterinärmedizinischer Waren und Dienstleistungen ferner auf ihre Marken, die sie für Humanmedizin (act. 43 N. 865 ff.) und Desinfektionsmittel (act. 43 N. 886 ff.) hinterlegt haben. Sie machen geltend, dass hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen der Bereiche "Humanmedizin", "Veterinärmedizin" und "Desinfektionsmittel" Gleichartigkeit bestehe. Dies gilt es im Folgenden zu prüfen: Gleichartigkeit von human- und veterinärmedizinischen Waren und Dienstleistungen: Humanmedizinische Produkte dienen dazu, menschliche Krankheiten zu heilen. Veterinärmedizinische Produkte werden dagegen zur Behandlung von tierischen Krankheiten eingesetzt. Es mag zwar sein, dass in Einzelfällen humanmedizinische Produkte zur Behandlung von Tierkrankheiten eingesetzt werden können. Dies ändert indessen nichts daran, dass humanmedizinische und veterinärmedizinische Waren und Dienstleistungen von den massgeblichen Verkehrskreisen ‒ Fachpersonen sowie Endabnehmer ‒ im Grundsatz als nicht substituierbar erachtet werden. Sie haben einen klar unterschiedlichen Verwendungszweck. Auch das Bundesgericht stellte in jüngeren Entscheiden bei der Beurteilung der Gleichartigkeit von Waren auf die Verwendungs- und Nutzungszwecke ab (BGE 128 III 96 E. 2c S. 99 ‒ "Orfina"; Urteil 4A_242/2009 des Bundesgerichts vom 10. Dezember 2009, in: sic! 2010, 355 ‒ "Coolwater/cool water"; Urteil 4A_257/2014 des Bundesgerichts vom 29. September 2014, in: sic! 2015, 37, 42 ‒ "Arthursgroup SA/Swiss Arthur Prod SA"). Damit besteht zwischen human- und veterinärmedizinischen Waren und Dienstleistungen keine Gleichartigkeit. Die
- 41 - Klägerinnen können sich demzufolge für ihren Unterlassungsanspruch im Bereich der Veterinärmedizin nicht auf ihre Marken im Bereich Humanmedizin stützen. Gleichartigkeit von Desinfektionsmitteln und veterinärmedizinischen Produkten: Ob die Klägerinnen ihre Marken im Bereich "Desinfektionsmittel" rechtserhaltend gebraucht haben, muss ‒ wie vorstehend gezeigt ‒ nicht geprüft werden; die klägerischen IR-Marken Nr. 4 "A._____, fig.", Nr. 5 "A._____ fig." und Nr. 6 "A._____", die u.a. für Desinfektionsmittel hinterlegt sind, befanden sich im Zeitpunkt der Erhebung der Nichtgebrauchseinrede noch in der Gebrauchsschonfrist. Entsprechend könnten sich die Klägerinnen für ihren Unterlassungsanspruch im Bereich "Veterinärmedizin" auf ihre Marken im Bereich "Desinfektionsmittel" berufen, wenn sich Waren und Dienstleistungen aus den Bereichen "Desinfektionsmittel" und "Veterinärmedizin" als gleichartig erweisen würden. Die Klägerinnen bringen vor, dass gemäss Praxis des IGE zwischen Desinfektionsmitteln einerseits und veterinärmedizinischen Erzeugnissen andererseits Gleichartigkeit bestehe, zumal die Abnehmerkreise erwarteten, dass ein Anbieter von Desinfektionsmitteln auch Desinfektionsmittel für den veterinärmedizinischen Bereich vertreibe (act. 43 N. 886 mit Verweis auf IGE: Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 9446, E. III.B.3 und IGE: Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 10021, E.III.B.4). In der Tat gibt es Überschneidungen zwischen Desinfektionsmitteln und veterinärmedizinischen Erzeugnissen hinsichtlich Inhaltsstoffen und Wirkungsweisen. Desinfektionsmittel werden bekanntlich auch in der Veterinärmedizin verwendet. Nach dieser Logik würde es sich bei Desinfektionsmitteln um einen Teilbegriff handeln, der sich unter den Oberbegriff "veterinärmedizinische Erzeugnisse" subsumieren liesse. Desinfektionsmittel sind indessen für den Begriff der veterinärmedizinischen Waren und Dienstleistungen nicht typisch, sondern unspezifisch. Die Abnehmer erwarten beim Gebrauch der klägerischen Marken für Desinfektionsmittel keinen zukünftigen Gebrauch für Waren und Dienstleistungen aller Arten in der Veterinärmedizin (vgl. das Urteil B_5871/2011 des Bundesverwaltungsgerichts vom 4. März 2013, E. 2.3 ‒ "Gadovist/Gadogita"). Damit besteht keine Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen. Die klägerischen Marken, die für Desinfektionsmittel hinterlegt sind und sich noch in der Gebrauchsschonfrist befinden, wirken sich demzufolge nicht rechtserhaltend für den Bereich der Veterinärmedi-
- 42 zin aus. Zusammenfassend verfügen die Klägerinnen im Bereich der Veterinärmedizin über keinen markenrechtlichen Unterlassungsanspruch. 2.4.4.3.1.3. Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen Die Klägerinnen machen geltend, die auf "www.A._____.com" beworbenen Waren und Dienstleistungen (Impfstoffe / verschreibungspflichtige Medikamente / veterinärmedizinische Produkte sowie die zu ihnen gelieferten Produktinformationen) seien identisch oder zumindest hochgradig gleichartig mit den von den klägerischen Marken beanspruchten Waren und Dienstleistungen (Medikamente für Menschen / pflanzliche und tierische Arzneimittel, Desinfektionsmittel / Zurverfügungstellen von Informationen und Beratung in Gesundheitsfragen / Zusammenstellen von wissenschaftlichen, medizinischen und pharmazeutischen Expertenberichten etc.) (act. 1 N. 179 ff., N. 670). Es liegt auf der Hand und ist im Grundsatz ebenfalls unbestritten geblieben (vgl. act. 18 N. 507), dass die auf der beklagtischen Internetseite "www.A._____.com" angebotenen bzw. beworbenen Waren und Dienstleistungen und die von den klägerischen Marken beanspruchten Waren und Dienstleistungen gleichartig sind. Damit liegt Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit als Anspruchsvoraussetzung vor. 2.4.4.3.1.4. Verwechslungsgefahr Zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr sind die Kennzeichnungskraft, die Art der Waren und Dienstleistungen sowie die Aufmerksamkeit der massgeblichen Verkehrskreise entscheidend. Die IR-Marken Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 sind u.a. für Medikamente für Tiere und Menschen, pflanzliche Arzneimittel, Desinfektionsmittel, tierische Arzneimittel, pharmazeutische und hygienische Präparate, medizinische Erzeugnisse sowie für diverse damit im Zusammenhang stehende Informationen hinterlegt. Adressaten dieser Waren und Dienstleistungen sind sowohl Fachpersonen als auch Endverbraucher. Selbiges gilt im Hinblick auf die von den klägerischen Kernmarken beanspruchten Druckwaren, Lehr- und Unterrichtsmaterialien und die diversen Dienstleistungen (u.a. das Zurverfügungstellen von Infor-
- 43 mationen und Beratung in Gesundheitsfragen). Gemäss jüngerer Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts wird in Bezug auf Medikamente davon ausgegangen, dass nicht nur Fachpersonen, sondern auch Endverbraucher im Geschäftsverkehr grundsätzlich eine höhere Aufmerksamkeit an den Tag legen (Urteil B-1048/2015 des Bundesverwaltungsgerichts vom 22. März 2016, E. 3). Angesichts der Waren- bzw. Dienstleistungsgleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit ist indes evident, dass es ‒ trotz der (teilweise) höheren Aufmerksamkeit der massgeblichen Verkehrskreise im Geschäftsverkehr ‒ zu Fehlidentifikationen der hinter der Domain stehenden Unternehmen kommen wird oder zumindest falsche Zusammenhänge vermutet werden (vgl. das Urteil 4C_341/2005 des Bundesgerichts vom 6. März 2007, E. 5.1 ‒ "swiss-life.ch"). Die Parteien hatten ‒ wie die Klägerinnen zutreffend vortragen ‒ auch mehrere Abgrenzungsvereinbarungen abgeschlossen, um genau dieser Verwechslungsgefahr zu begegnen (act. 1 N. 51 ff., N. 587; act. 5/25‒35). Entsprechend ist die Verwechslungsgefahr gegeben. Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Klägerin 1 zufolge der Verwendung der Domain "www.A._____.com" durch die Beklagten grundsätzlich ein Unterlassungsanspruch aus Markenrecht (mit Ausnahme von Waren und Dienstleistungen aus dem Bereich "Veterinärmedizin") gegenüber den Beklagten zusteht. Wie noch zu zeigen sein wird, wirkt sich die Einschränkung auf den Ausgang des Verfahrens indessen nicht aus; sie erweist sich damit nicht als entscheidend. 2.4.4.3.2. Firmenrecht, Namensrecht, Lauterkeitsrecht Firmenrecht: Die Klägerin 2 führt unstrittig seit dem tt. Juni 1997 die Firmenbezeichnung "A._____ (Schweiz) AG". Diese geht zurück auf die … A._____ (Schweiz) AG, die am tt.mm.1973 im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen wurde (act. 1 N. 21 ff., N. 147 ff., N. 606; act. 5/10‒11, act. 18 N. 128; act. 43 N. 201). Die Klägerinnen berufen sich ferner auf die erste in der Schweiz eingetragene Gesellschaft der klägerischen Gruppe "A._____ Holding AG", die am tt.mm.1929 in AC._____ ins Handelsregister eingetragen wurde. Diese sei später zur "A._____ AG" umfirmiert und am tt.mm.2013 aus dem Handelsregister gelöscht worden (act. 1 N. 149; act. 43 N. 201; act. 44/214). Es ist indes weder behauptet noch ersichtlich, dass es sich dabei um die Rechtsvorgängerin der Kläge-
- 44 rin 2 handelt. Hinsichtlich der Eintragungspriorität betreffend die Klägerin 2 ist der Eintrag vom tt.mm.1929 entsprechend nicht massgeblich. Die Beklagte 3 firmiert seit 2011 als "C._____ A._____ B._____ AG" (vormals: "A._____ B._____ AD._____ AG"). Sie wurde 1963 in Zürich als Tochtergesellschaft der Beklagten 2 gegründet und am tt.mm.1963 in das Handelsregister des Kantons Luzern eingetragen (act. 1 N. 39; act. 5/20). Diese Firma enthält den Bestandteil "A._____". Damit verfügt die Beklagte 3 über die prioritätsältere Firma. Da das Erfordernis der Hinterlegungspriorität nicht erfüllt ist, erübrigt es sich, die übrigen Anspruchsvoraussetzungen zu prüfen. Der Klägerin 2 steht aus Firmenrecht kein Unterlassungsanspruch zu. Namensrecht: Die Klägerin 1 verfügt über eine nicht in den schweizerischen Registern eingetragene, ausländische Firma. Sie kann den Firmenschutz von Art. 956 OR nicht in Anspruch nehmen. Subsidiär kann sie sich jedoch auf das Namensrecht gemäss Art. 29 Abs. 2 ZGB berufen. Ausländische Handelsnamen sind durch Art. 8 PVÜ in allen Verbandsländern ohne Verpflichtung zur Hinterlegung oder Eintragung geschützt (siehe das Urteil 4C_31/2004 des Bundesgerichts vom 8. November 2004, E. 7; BÜHLER, in: Basler Kommentar zum Zivilgesetzbuch, Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], 6. Aufl., Basel 2018, Art.