Handelsgericht des Kantons Zürich
Geschäfts-Nr.: HG130195-O U/dz
Mitwirkend: Oberrichter Dr. George Daetwyler, Vizepräsident, und Ersatzoberrichterin Dr. Claudia Bühler, die Handelsrichter Dr. Thomas Lörtscher, Daniel W. Schindler und Thomas Klein sowie die Gerichtsschreiberin Mirjam Münger
Urteil vom 25. April 2014
in Sachen
A._____ AG, Klägerin
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. X1._____ vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. X2._____
gegen
B._____, Beklagter
betreffend Marke / UWG
- 2 - Rechtsbegehren: (act. 1 S. 2) "1. Es sei dem Beklagten, unter Androhung der Bestrafung mit Busse gemäss Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall, zu verbieten, in der Schweiz a) die Bezeichnung "A._____", b) die Abbildung:
und/oder c) die Abbildung:
a), b) und c) je einzeln oder in Kombination miteinander im geschäftlichen Verkehr, insbesondere für das Bewerben, Anbieten oder Vertreiben von Finanzdienstleistungen, zu verwenden. 2. Es seien die in Ziffer 1 des Urteils des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 19. September 2013 (Verfahren HE130213-O) angeordneten vorsorglichen Verbote für die Dauer bis zum Vorliegen eines rechtskräftigen Endentscheids im vorliegenden Verfahren zu bestätigen. 3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Beklagten." Sachverhalt und Verfahren A. Sachverhaltsübersicht a. Die Klägerin ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Zürich, welche insbesondere die Vermögensverwaltung und Anlageberatung für private und institutionelle Kunden bezweckt, wobei sie diese Geschäftstätigkeit auf nationaler wie internationaler Ebene ausübt und dabei in- und ausländische Kundschaft bedient (act. 3/2). Sie ist Inhaberin der Wortmarke "A._____" (CH ...; act. 3/5) und führt diesen Namen seit dem Jahre 19.. in ihrer Firma (act. 1 S. 5 Rz. 7; act. 3/4+5). D._____ [Abbildung] Abbildung mit Buchstabe
- 3 - Der Beklagte ist eine natürliche Person mit Wohnsitz in Zürich, der als Vertreter verschiedener Gesellschaften mit dem Firmenbestandteil "A._____" auftritt und sich sich weiter als "… C._____ A._____ " ausgibt (act. 1 S. 5 ff. Rz. 8 ff.; act. 3/9-17). b. Mit vorliegender Klage beantragt die Klägerin, dem Beklagten zu verbieten die Bezeichnung "A._____" und die von ihr verwendeten Abbildungen gemäss Rechtsbegehren Ziffer 1 zu verwenden (act. 1 S. 2). B. Prozessverlauf a. Am 30. Juli 2013 (Datum der Überbringung) ersuchte die Klägerin beim Einzelgericht des Handelsgerichts um die superprovisorische Anordnung vorsorglicher Massnahmen (act. 6/1). Mit Verfügung vom 31. Juli 2013 (Prozess HE130213 Prot. S. 2 f.; act. 6/5) wurde dem Beklagten mit sofortiger Wirkung und unter Androhung der Bestrafung mit Busse gemäss Art. 292 StGB verboten, die Bezeichnung "A._____" im Geschäftsverkehr zu benutzen, das in act. 6/1 S. 2 bzw. in Anhang 1 (= act. 6/3) abgebildete Bild-Zeichen (D._____ auf ... …) im Geschäftsverkehr zu benutzen sowie die "Tender Offer for E._____ AG" gemäss Anhang 1 (= act. 6/3) Dritten bekannt zu geben oder zugänglich zu machen. Mit Urteil vom 19. September 2013 (act. 6/17) wurde dem Beklagten unter Androhung der Bestrafung gemäss Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall vorsorglich verboten, in der Schweiz die Bezeichnung "A._____" und die Abbildungen gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 je einzeln oder in Kombination im geschäftlichen Verkehr, insbesondere für das Bewerben, Anbieten oder Vertreiben von Finanzdienstleistungen, zu verwenden. Sodann wurde ihm unter der gleichen Androhung vorsorglich verboten, die "Tender Offer for E._____ AG" gemäss Anhang 1 (= act. 6/3) Dritten bekannt zu geben oder zugänglich zu machen. Der Klägerin wurde eine einmalige Frist von 60 Tagen nach Erhalt des Entscheids angesetzt, um den Prozess in der Hauptsache anhängig zu machen. Am 22. November 2013 (Datum Poststempel) machte die Klägerin den Prozess in der Hauptsache mit vorliegender Klage hierorts anhängig (act. 1). Mit Verfügung vom 25. November 2013 wurde ihr unter Hinweis auf Art. 98 ZPO Frist
- 4 angesetzt, um einen Vorschuss für die Gerichtskosten zu leisten sowie die Akten des einzelgerichtlichen Verfahrens HE130213 beigezogen (Prot. S. 3 f.; act. 4). Nach rechtzeitiger Leistung des Vorschusses (act. 7), wurde dem Beklagten mit Verfügung vom 19. Dezember 2013 Frist zur Klageantwort angesetzt, unter der Androhung, dass im Falle der Säumnis eine kurze Nachfrist im Sinne von Art. 223 Abs. 1 ZPO angesetzt werde (Prot. S. 5; act. 8). Diese Verfügung wurde dem Beklagten am 20. Dezember 2013 zugestellt (act. 9/2). Der mit Eingabe des Beklagten vom 28. Dezember 2013 (act. 10) ersuchten Auskunft darüber, welches die "geographische Jurisdiktion" des Handelsgerichts sei, wurde mit Verfügung vom 7. Januar 2014 keine Folge geleistet (Prot. S. 6; act. 11). Nachdem sich der Beklagte innert der zur Erstattung der Klageantwort gesetzten Frist nicht weiter vernehmen liess, wurde ihm mit Verfügung vom 11. März 2014 in Anwendung von Art. 223 Abs. 1 ZPO eine einmalige, kurze Nachfrist angesetzt. Diese Nachfristansetzung wurde mit der Androhung verbunden, bei Säumnis werde das Gericht entweder einen Endentscheid treffen, sofern die Angelegenheit spruchreif sei, oder zur Hauptverhandlung vorladen (Prot. S. 7; act. 13). Die Zustellung dieser Verfügung an den Beklagten erfolgte am 12. März 2014 (act. 14/2). b. Nachdem der Beklagte auch innert der kurzen Nachfrist weder die Klageantwortschrift eingereicht, noch rechtzeitig um Fristerstreckung nachgesucht hat, ist – da sich die Angelegenheit als spruchreif erweist – androhungsgemäss darüber zu entscheiden (Art. 223 Abs. 2 ZPO). Erwägungen 1. Formelles 1.1. Das Gericht prüft von Amtes wegen, ob die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 60 ZPO). Prozessvoraussetzungen sind insbesondere die sachliche und örtliche Zuständigkeit (Art. 59 Abs. 2 lit. b ZPO). 1.2. Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 36 ZPO. Gemäss dieser Bestimmung ist für Klagen aus unerlaubter Handlung das Gericht am Wohnsitz oder
- 5 - Sitz der geschädigten Person oder der beklagten Partei oder am Handlungs- oder am Erfolgsort zuständig. Der Begriff der unerlaubten Handlung ist weit zu verstehen. Art. 36 ZPO umfasst daher nicht nur die Sachverhalte, die im OR unter diesem Titel aufgeführt sind, sondern sämtliche Fälle ausservertraglicher Haftung für widerrechtliches Verhalten. Dazu gehören auch Verletzungsklagen im Markenrecht und Ansprüche aus unlauterem Wettbewerb (HEMPEL, in: SPÜHLER / TENCHIO / INFANGER, Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2013, N 6 f. zu Art. 36). Die Klägerin hat ihren Sitz in Zürich (act. 3/2); der Beklagte hat seinen Wohnsitz ebenfalls in Zürich (Prozess HE130213 Prot. S. 5), womit die örtliche Zuständigkeit des Handelsgerichts des Kantons Zürich ohne Weiteres gegeben ist. 1.3. Die sachliche Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 5 Abs. 1 lit. a und d ZPO i.V.m. § 44 lit. a GOG. 1.4. Die übrigen Prozessvoraussetzungen sind erfüllt. 2. Markenrechtsverletzungen durch den Beklagten 2.1. Die Darstellungen der Klägerin (act. 1) stimmen mit den von ihr eingereichten und zum Beweis offerierten Beweismitteln (act. 3/2-67) überein. Weil sich der Beklagte zu den Vorbringen der Klägerin nicht geäussert hat, gelten deren Tatsachenbehauptungen als unbestritten. Da an der unbestritten gebliebenen Sachdarstellung der Klägerin weiter keine Zweifel bestehen, kann sie dem Entscheid zugrunde gelegt werden (LEUENBERGER, in: SUTTER-SOMM / HASENBÖHLER / LEUEN- BERGER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2. Aufl. 2013, N 5 zu Art. 223 ZPO; vgl. auch Art. 150 Abs. 1 und Art. 153 Abs. 2 ZPO). 2.2. Die Klägerin trägt den Namen "A._____" in ihrer Firma. Das Recht dazu leitet sie von der … A._____-Familie ab. Die Wurzeln dieser Familie reichen bis auf EA._____ zurück, der sich einen Namen als Kaufmann und Bankier machte und … in … verstarb. Seine … … waren in den … Städten …, …, …, … und … tätig, was heute in der Bildmarke der Klägerin mit D._____ reflektiert ist (act. 1 S. 5 Rz. 7; act. 3/4+5).
- 6 - Der Beklagte gab sich bereits in den …-Jahren als "Bankier A._____" aus, reiste mit einer gestohlenen … um die Welt und schloss, ohne über die erforderlichen Mittel zu verfügen, über seine mittlerweile gelöschte G._____ AG einen Vertrag über den Kauf einer … ab, weswegen er laut der damaligen Medienberichterstattung zwölf Monate im Gefängnis verbrachte (act. 1 S. 5 Rz. 10; act. 3/7+8). Seit Anfang Juli 2013 gibt sich der Beklagte erneut als "Bankier A._____" aus. Dazu tritt er als Vertreter verschiedener – teils realer, teils fiktiver – Gesellschaften mit dem Firmenbestandteil "A._____" auf. So gibt er sich als "President" der "A1._____ Inc." mit Niederlassungen in G._____ und Zürich, als "CEO" der "A2._____ Inc." mit Sitz in G._____ und als CEO der "A3._____ Inc.", ebenfalls in G._____, aus. Unter diesen Titeln verteilt der Beklagte Visitenkarten und korrespondiert mit Dritten (act. 1 S. 6 Rz. 11 f.; act. 3/9-12). Der Beklagte gibt sich weiter als "C._____ A._____, Privatbankier" aus. Dabei handelt es sich nicht um eine real existierende Person, sondern um eine Fiktion des Beklagten. Dies zeigt sich darin, dass der angebliche "C._____ A._____" mit ändernden Unterschriften, die eine grosse Ähnlichkeit mit derjenigen des Beklagten aufweisen, unterzeichnet. Weiter verwendet der Beklagte sein eigenes Foto sowohl für sich selbst, als auch unter der Bezeichnung "... C._____ A._____". Sodann zeigen die identischen Handschriften auf den Postkarten, welche der Beklagte sowohl in seinem eigenen Namen, als auch im Namen von "C._____ A._____" unterzeichnet, dass es sich bei letzterem um eine Fiktion des Beklagten handelt. Auch steht der Beklagte hinter dem "C._____ A._____", der bei der Gründung der "A1._____ Group Inc." mit Sitz in G._____ auftrat (act. 1 S. 6 f. Rz. 13 ff.; act. 3/10+11; act. 3/13-18). Nach einem ersten flüchtigen Kontakt zwischen den Parteien anfangs des Jahres 2013 wurde der Beklagte im Juli 2013 erneut bei der Klägerin vorstellig. Er vereinbarte ein Treffen mit H._____, einem Kundenberater der Klägerin. Zum Treffen erschien er zusammen mit Frau I._____. Anlässlich dieses Treffens gab der Beklagte an, er könne den schweizweit bekannten J._____ (ex-… K._____) als Kunden zur Klägerin bringen. Ebenso übergab der Beklagte H._____ Visitenkarten von sich und I._____. Die Visitenkarten wurden unter der Firma "A1._____ Inc." mit Adressen in Zürich (…strasse …) und G._____ ausgestellt. Die Frage, weshalb er das Zeichen "A._____" in seiner Firma führe, beantwortete der Beklagte
- 7 offenbar damit, dass das potentielle Geschäftspartner beeindrucken würde (act. 1 S. 7 f. Rz. 19; act. 3/9; act. 3/19+20). Eine Gesellschaft namens "A1._____ Inc." ist in der Schweiz nicht im Handelsregister verzeichnet; ebenso wenig findet sich an der genannten Adresse, der ...strasse ... in Zürich, ein Hinweis auf die Gesellschaft. An dieser Adresse ist bloss die L._____ ... GmbH, eine Vermieterin von temporären Arbeitsplätzen, eingemietet. Offenbar hat der Beklagte dort eine Briefkastenadresse gemietet (act. 1 S. 8 Rz. 20; act. 3/21+22). Nach diesem Treffen im Juli 2013 verschickte der Beklagte zahllose Postkarten an verschiedenste Empfänger. Dabei gab er sich wahlweise als M._____, "C._____ A._____" oder auch beide zusammen aus (act. 1 S. 8 Rz. 21; act. 3/15- 17). Zugleich versuchte der Beklagte offenbar, unter Bezugnahme auf die Klägerin Büros in G._____ zu mieten. Nachdem die dortige Vermieterin aufgrund des merkwürdigen Verhaltens des Beklagten stutzig wurde und bei der Klägerin nachfragte, flog auf, dass der Beklagte mit der Klägerin nichts zu tun hat. Darauf zog die Vermieterin ihr Angebot sofort zurück. Der Beklagte liess nicht locker, und versuchte, die Vermieterin zuerst unter wahrheitswidriger Vorgabe einer Kontobeziehung zur Klägerin und dann unter Bezugnahme auf eine angeblich klare Beziehung zur A._____-Gruppe zur erneuten Abgabe des Angebots zu bewegen (act. 1 S. 8 Rz. 22; act. 3/23+24). Am 12. Juli 2013 wurde der Beklagte erneut bei der Klägerin vorstellig. Dabei wurden ihm die Abmahnschreiben der Anwälte der Klägerin ausgehändigt. Konfrontiert mit der Forderung, das Zeichen "A._____" nicht weiter zu gebrauchen, gab der Beklagte an, er habe in der Zwischenzeit einen "C._____ A._____" in sein Unternehmen integriert, weshalb das Problem für ihn gelöst sei (act. 1 S. 9 Rz. 23). Gleichentags wandte sich der Beklagte mit einer E-Mail mit dem Betreff "Hostile Takeover of E._____ AG" an "Mr. N'._____" (gemeint war wohl N._____, Group CEO der E._____ AG) und gab an, ein Konsortium von U.S.-Banken lanciere am tt.mm.2013 eine feindliche Übernahme der E._____ AG. Diese E-Mail leitete er
- 8 am tt. Juli 2013 unter anderem auch dem Schweizer Fernsehen weiter. Gleichentags wandte er sich erneut an die E._____ AG, dieses Mal mit Kopie an verschiedene Schweizer Zeitungen, so etwa den Blick, die Bilanz, die NZZ und die Weltwoche (act. 1 S. 9 Rz. 24; act. 3/25-27). Das diesen E-Mails angefügte, vom Beklagten unter eigenem Namen sowie unter Verwendung des Namens "C._____ A._____" unterzeichnete Dokument mit dem Titel "Tender Offer for E._____ AG" trägt das Logo der Klägerin, welches diese als stilisierte Darstellung ihrer Bildmarke CH ... im Geschäftsverkehr verwendet (act. 1 S. 9 Rz. 25 f.; act. 3/4; act. 3/11; act. 3/28+29). Die "Tender Offer" stellte der Beklagte verschiedensten Adressaten im Raum Zürich zu. Dazu gehören Empfänger innerhalb der A._____- Gruppe selbst, aber beispielsweise auch die O._____, N._____, Group CEO der E._____ AG, und die P._____ AG (act. 1 S. 9 f. Rz. 27; act. 3/30-33). Sodann liess er sie in der Printausgabe der … Zeitung vom tt. Juli 2013 publizieren (act. 1 S. 10 Rz. 28; act. 3/34). Laut Medienberichten versuchte der Beklagte offenbar, die "Tender Offer für E._____ AG" auch in anderen Schweizer Tageszeitungen publizieren zu lassen, doch lehnten diese ab. Es ist anzunehmen, dass der Beklagte für die Kosten des Inserates in Höhe von CHF 5'000.– die "A1._____ Inc." als Rechnungsempfängerin angab (act. 1 S. 10 Rz. 29; act. 3/35). Während der Beklagte zuerst noch ein eigenes Logo verwendete, ging er bald dazu über, seine Visitenkarten mit einer identischen Kopie des Logos der Klägerin zu schmücken, welches diese im Geschäftsverkehr verwendet (act. 1 S. 11 Rz. 30; act. 3/28+29; act. 3/36+37). Er stellte auch für eine Angestellte der A4._____ AG, eine Gesellschaft der A._____-Gruppe, solche Visitenkarten aus: Für R._____, Head … der A4._____ AG stellte der Beklagte ohne Erlaubnis Visitenkarten als "Director" der "A3._____ Inc." aus. Darauf verwendete er das Logo der Klägerin (act. 1 S. 11 Rz. 31; act. 3/38). Mit der identischen Kopie des Logos der Klägerin versucht der Beklagte, die Klägerin betreffende Verträge abzuschliessen. So hat er durch Vorzeigen seiner Visitenkarten und der "Tender Offer for E._____ AG" bei der P._____ AG die Lieferung von einem Kilogramm Pralinen an die Adresse der Klägerin veranlasst. Als Rechnungsempfängerin gab er die "A3._____ Inc." in Zürich an (act. 1 S. 11
- 9 - Rz. 32; act. 3/33+39). Weiter versuchte der Beklagte, durch Vorzeigen seiner Visitenkarten mit dem Logo der Klägerin und unter Bezugnahme auf diese in einem Zürcher Luxushotel ein Bankett zu organisieren. Einen ähnlichen Versuch lancierte er auch im Zürcher … (act. 1 S. 11 Rz. 33 und S. 14 Rz. 45; act. 3/52). Die Klägerin nahm mit Schreiben vom 11. Juli 2013 mit dem Beklagten Kontakt auf, und forderte ihn auf, ab sofort auf den Gebrauch des Zeichens "A._____" zu verzichten. Dabei wurde der Beklagte ausdrücklich auf die Markenrechte der Klägerin hingewiesen (act. 1 S. 11 f. Rz. 34; act. 3/40). Der Beklagte antwortete mit E-Mail vom 12. Juli 2013 dahingehend, dass er zum Gebrauch des Zeichens "A._____" ermächtigt sei. Er gab an, "C._____ A._____" leite die Geschäfte der "A1._____ Inc." in Zürich und G._____ (act. 1 S. 12 Rz. 35; act. 3/41). Nachdem die Einwohnerkontrolle der Stadt Zürich bestätigt hatte, dass der Beklagte in Zürich wohnt, mahnte die Klägerin den Beklagten erneut ab und setzte ihm eine letzte Frist bis am 25. Juli 2013, um den Gebrauch der Marken der Klägerin zu unterlassen (act. 1 S. 12 Rz. 36; act. 3/42). Die Frist verstrich ungenutzt und der Beklagte liess sich nicht vom Gebrauch der Marken abhalten. Er teilte vielmehr mit, er sei zum Gebrauch des Namens "A._____" berechtigt, da auch "C._____ A._____" hinter seiner Gesellschaft stehe. Dem liess er ein Schreiben folgen, das vom fiktiven "C._____ A._____" unterzeichnet war. Dem Schreiben war wiederum die "Tender Offer for E._____ AG" angehängt, ebenfalls von einem "C._____ A._____" unterzeichnet, allerdings mit einer deutlich abweichenden Unterschrift (act. 1 S. 12 Rz. 37; act. 3/43). Nach der Zustellung des gerichtlichen Verbots entschuldigte sich der Beklagte mit einem handschriftlichen Brief vom 2. August 2013 für die Unannehmlichkeiten und bestätigte, die Firma "A3._____ Inc. G._____" löschen zu lassen (act. 1 S. 13 Rz. 39; act. 3/45). Am 3. August 2013 verschickte der Beklagte vom Zürcher Hotel … aus Telefax- Nachrichten an die Redaktionen des Tages-Anzeigers und der NZZ am Sonntag. Er stellte Geschäftskorrespondenz mit Logo und Zeichen der Klägerin zu sowie die "Tender Offer for E._____ AG" und eine Aufforderung an ein "Hotel …" in
- 10 - Genf, einen Aufenthalt vom 1. bis 4. August 2013 der "A1._____ Inc." in Rechnung zu stellen (act. 1 S. 13 Rz. 40; act. 3/46). Mit Datum vom 5. August 2013 übermittelte der Beklagte dem Handelsgericht des Kantons Zürich eine Eingabe auf Briefpapier und in einem Umschlag, die Logo und Zeichen der Klägerin trugen und in Zürich aufgegeben worden war (act. 1 S. 13 Rz. 41; act. 3/47). Mit Schreiben vom 11. August 2013 an die S._____ auf Briefpapier mit Logo und Zeichen der Klägerin wollte der Beklagte diese für Steuer- und Beratungsdienstleistungen mandatieren. Er behauptete, er habe die Kontrolle über die gesamte A._____-Gruppe und wolle die einzelnen Gesellschaften konsolidieren (act. 1 S. 13 Rz. 42; act. 3/48). Mit Schreiben selben Datums an die Klägerin mit ihrem Logo und Zeichen, forderte der Beklagte sie auf, CHF 10'000'000.– auf ein Konto bei der Privatbank T._____ A._____ zu bezahlen. Ähnliche Schreiben datierend vom 29. Juli 2013 gingen bei weiteren Gesellschaften der A._____-Gruppe ein, etwa in London, Birmingham, Guernsey, Stockholm, Singapur, Hong Kong, Frankfurt, Lissabon und Tel Aviv. Auch in diesen Schreiben forderte der Beklagte unter Verwendung von Logo und Zeichen der Klägerin die Empfänger auf, je CHF 10'000'000.– als "Service Fee" zu bezahlen (act. 1 S. 13 f. Rz. 43; act. 3/49+50). In einer E-Mail vom 13. August 2013 behauptete der Beklagte gegenüber U._____ von V._____, einer geschützten Werkstatt für psychisch beeinträchtigte Menschen, welche er offenbar hatte beauftragen wollen, Massensendungen für ihn zu versenden, eng mit der Klägerin zusammenzuarbeiten und deren Interessen zu vertreten (act. 1 S. 14 Rz. 44; act. 3/51). Der Beklagte verschickte weiter unter Verwendung des Zeichens "A._____" Einladungen zu einem "Gala Diner Dance", das am tt. Oktober 2013 im ... hätte stattfinden sollen. Obwohl das ... dem Beklagten mitgeteilt hatte, dass der Anlass nicht dort durchgeführt werden könne, verschickte er Einladungen verschiedensten Empfängern. In der Einladung ruft der Beklagte zu "Spenden" zu Gunsten des
- 11 von ihm präsidierten W._____ Clubs auf. Von der Geschäftsführerin dieses Vereins liegt eine Strafanzeige gegen den Beklagten wegen Veruntreuung vor (act. 1 S. 14 Rz. 45; act. 3/6; act. 3/52). Am 14. August 2013 publizierte der Beklagte im Namen der "BA._____" ein Stelleninserat in der … Zeitung. Darin suchte er eine "Assistentin für den CEO". Zuschriften wurden an die Adresse der "A1._____ Inc." erbeten. Offenbar meldete sich eine Bewerberin beim Beklagten. Im Rahmen eines Telefongesprächs fragte sie nach dem Hintergrund der "BA._____", worauf der Beklagte sagte, die Klägerin sei Partnerin der "BA._____". Der Beklagte bestellte die Bewerberin auf den 18. August 2013, 13:30 Uhr, nach Genf. Sie erschien dort aber nicht, nachdem sie auf Anfrage von der Klägerin erfuhr, dass diese mit dem Beklagten nichts zu tun hat. In der Folge beschimpfte der Beklagte die Bewerberin, auch gegenüber deren Arbeitgeber, wozu er Briefpapier mit Logo und Zeichen der Klägerin verwendete. In diesem Zusammenhang erfuhr die Klägerin auch, dass der Beklagte unter Bezugnahme auf die Klägerin eine Betreibung über CHF 30'000'000.– gegen die BB._____ AG eingeleitet hat (act. 1 S. 14 f. Rz. 46; act. 3/53-55). Mit Schreiben gleichen Datums wandte sich der Beklagte im Namen der "A2._____ Inc." und unter Verwendung der Logos der Klägerin an die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) und erhob "Strafanzeige wegen Erpressung, 'Rackettering', Black and Green Mail" gegen den FINMA-… BC._____ (act. 1 S. 15 Rz. 47; act. 3/56). Am 1. September 2013 lancierte der Beklagte eine " Tender Offer for BD._____ Inc.". Diese ist auf dem Briefpapier der "A1._____ Inc." gedruckt. Der Beklagte schickte sie BE._____, dem CEO der BD._____ Inc., welche die BD._____-Hotels betreibt. Dem Schreiben legte der Beklagte seine Visitenkarte als CEO der "A3._____ Inc." bei, welche auch das Logo der Klägerin aufweist (act. 1 S. 15 Rz. 50; act. 3/58). Ebenfalls anfangs September 2013 reiste der Beklagte nach Dubai. Er tätigt im Namen der "A1._____ Inc." beim Zürcher Reisebüro BF._____ GmbH eine Anfrage betreffend Flüge für eine " Princess of Dubai". Auch eine Reservationsanfrage
- 12 im Hotel BG._____, wo der Beklagte in Dubai weilte, tätigte er im Namen der "A1._____ Inc.". Dasselbe gilt für eine Anfrage an das Genfer Luxushotel…. Bei all diesen Anfragen führte er jeweils eine Mitarbeiterin der Klägerin als Empfängerin einer Kopie auf (act. 1 S. 16 Rz. 51; act. 3/59). Während seines Aufenthalts in den Vereinigten Arabischen Emiraten trat der Beklagte als CEO der "A3._____" auf und verwendete dabei seine Visitenkarte mit dem Logo der Klägerin. Damit gelang es dem Beklagten, ein Treffen mit dem COO der BH._____ zu arrangieren. Anlässlich dieses Treffens übergab der Beklagte dem COO nicht nur seine Visitenkarte, sondern auch eine "Tender Offer for BH._____", ausgestellt im Namen der "A1._____ Inc.". In der Folge gelangte ein Anwalt der BH._____ mit einer E-Mail an die Klägerin und berichtete vom Verhalten des Beklagten (act. 1 S. 16 Rz. 52; act. 3/60). Am 9. Oktober verbreitete der Beklagte eine "Tender Offer for BI._____". Diese war auf dem Briefpapier der "A3._____ Inc." gedruckt, das Zeichen und Logo der Klägerin aufweist (act. 1 S. 16 Rz. 53; act. 3/61). Die Klägerin begann bei Dritten zu intervenieren, so gelang es ihr, die vom Beklagten verwendete Domain "A._____bankG._____.com" sperren zu lassen. Weiter verhinderte sie bei einer Druckerei die Aushändigung von weiterem Briefpapier und bei Verlagen die Publikation von Inseraten (act. 1 S. 16 f. Rz. 54; act. 3/62- 65). Am 21. August 2013 reichte die Klägerin Strafanzeige gegen den Beklagten ein. In der Folge eröffnete die Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat ein Strafverfahren gegen den Beklagten (act. 1 S. 15 Rz. 48; act. 3/57). Im Rahmen der Strafuntersuchung wurde die Druckerei BJ._____ angewiesen, die für den Beklagten hergestellte Drucksachen der Klägerin auszuhändigen, und diverse adressierte Couverts der "A1._____ Inc." beschlagnahmt (act. 1 S. 17 Rz. 55; act. 3/66+67). Am 31. Oktober 2013 wurde der Beklagte verhaftet (act. 1 S. 17 Rz. 56; act. 3/6). 2.3. Das Markenrecht verleiht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht
- 13 wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG). Der Markeninhaber kann anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, insbesondere, das Zeichen auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen (Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG). Der Gebrauch auf Geschäftspapieren ist im denkbar weitesten Sinn zu verstehen. Als Geschäftspapiere fallen sämtliche geschäftsbezogenen schriftlichen Unterlagen in Betracht. Darüber hinaus werden sämtliche Werbemittel erfasst wie Inserate in Zeitungen und Zeitschriften, markierte Werbegeschenke und sonstige Hilfswaren (WILLI, Kommentar Markenschutzgesetz, 2001, N 37und N 42 zu Art. 13 MSchG). Ausgangspunkt für die Beurteilung einer Markenkollision ist die Verwechslungsgefahr (WIL- LI, a.a.O., N 8 ff. zu Art. 3 MSchG). Sie setzt voraus, dass die kollidierenden Marken für gleiche oder gleichartige Waren und Dienstleistungen beansprucht werden und dass das verwendete Zeichen mit der älteren Marke identisch oder ähnlich ist, wobei Ausgangspunkt für die Beurteilung der Eintrag im Markenregister ist (WILLI, a.a.O., N 26, N 55 und N 58 zu Art. 3 MSchG). Wer in seinem Recht an der Marke verletzt oder gefährdet wird, kann nach Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG vom Richter verlangen, eine drohende Verletzung zu verbieten. Die Unterlassungsklage soll dem Markeninhaber ermöglichen, den Verletzer an der Begehung oder Fortsetzung einer Verletzungshandlung zu hindern. Sie ist auf Sanktionierung von zukünftigem Verhalten angelegt. Das Rechtsschutzinteresse an der Unterlassungsklage setzt voraus, dass konkrete Anhaltspunkte für eine künftige Rechtsverletzung bestehen oder solche in der Vergangenheit bereits erfolgt sind und Wiederholungen nicht ausgeschlossen werden können. Aufgrund des Verhaltens des Beklagten muss ernsthaft damit zu rechnen sein, dass die Verletzungshandlung erstmals bzw. erneut begangen wird (WILLI, a.a.O., N 17 f. zu Art. 55 MSchG). Das Unterlassungsbegehren muss ein genaues und bestimmtes Verhalten bezeichnen. Unterlassungsansprüche können gegenüber dem Beklagten nur indirekt durchgesetzt werden, in dem die Missachtung mit Busse nach Art. 292 StGB geahndet wird (WILLI, a.a.O., N 23 und N 25 zu Art. 55 MSchG).
- 14 - 2.4. Die Klägerin ist Inhaberin der Wortmarke "A._____" (CH ...; act. 3/5) sowie der Bildmarke CH ... (act. 3/4), die … nach unten gerichtete, in der Mitte gebündelte und von einem … zusammengehaltene … darstellt. Beide Marken sind für Waren und Dienstleistungen der Klassen 35 und 36, welche die Führung von Geschäften und Finanzdienstleistungen umfassen, eingetragen. Die Markeneintragungen nennen je eine Gebrauchspriorität seit dem tt. Februar 1969 (act. 3/4+5). Die Bildmarke verwendet die Beklagte in stilisierter Form, entsprechend der Abbildung im Rechtsbegehren Ziffer 1 lit. b (vgl. act. 3/28+29). Das nicht hinterlegte Zeichen ("…") [Buchstabe] gemäss der Abbildung im Rechtsbegehren Ziffer 1 lit. c gebraucht die Klägerin als Logo im Geschäftsverkehr (vgl. act. 3/28+29). Wie oben ausführlich dargestellt gebraucht der Beklagte unbestrittenermassen die Marke "A._____" der Klägerin sowie die von ihr verwendeten Logos mit den Pfeilen und dem Buchstaben "…" in seiner Geschäftskorrespondenz und auf Visitenkarten. Weiter gebraucht der Beklagte die Marke "A._____" in verschiedenen Firmennamen ("A1._____ Inc.", "A2._____ Inc.", "A3._____"). Den beklagtischen Firmennamen nach will er sich im Finanzsektor betätigen, mithin in selben Bereich wie die Klägerin als Bank tätig ist. Die vom Beklagten verwendeten Firmennamen sind der klägerischen Marke ähnlich, da die identische Bezeichnung "A._____" in den beklagtischen Firmen zentral ist. Bei den weiteren Begriffen "International", "Bank", "G._____" und "Group" handelt es sich um Gemeinbegriffe von geringer Kennzeichnungskraft. Das vom Beklagten weiter verwendete Logo mit den D._____ ist ein stilisiertes Abbild von der Bildmarke der Klägerin und unterscheidet sich davon nur unwesentlich. Die … nach unten gerichteten, in der Mitte gebündelten D._____ sind moderner, gradliniger sowie weniger detailreich dargestellt und es fehlt das Band in der Mitte. Es ist daher zum Verwechseln ähnlich und ist zudem mit dem von der Klägerin verwendeten Logo identisch. Mit der Verwendung des identischen Logos sowie der in Anlehnung an die klägerische Marke gebildeten Firmennamen schafft der Beklagte eine offensichtliche Verwechslungsgefahr. Mit seinem dargestellten Verhalten verletzt der Beklagte das ausschliessliche Recht der Klägerin, die Marke "A._____" und ihre Bildmarke bzw. deren stilisierte Form zur Kennzeichnung ihrer Geschäfte und Finanzdienstleistungen zu gebrauchen.
- 15 - Die Klägerin kann dem Beklagten diese Verletzung verbieten lassen. Ihr Rechtsschutzinteresse kann in Anbetracht des Verhaltens des Beklagten ohne Weiteres bejaht werden, muss doch ernsthaft damit gerechnet werden, dass er in seinem Tun fortfährt. Das klägerische Unterlassungsbegehren beinhaltet zudem ein genau umschriebenes und bestimmtes dem Beklagten zu verbietendes Verhalten. Eine Missachtung dessen ist mit Busse nach Art. 292 StGB zu ahnden. 2.5. Folglich ist gestützt auf Art. 13 Abs. 1 und Abs. 2 lit. e i.V.m. Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG in Gutheissung der Klage dem Beklagten unter Androhung der Bestrafung gemäss Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall, zu verbieten, in der Schweiz die Bezeichnung "A._____", die Abbildungen gemäss Rechtsbegehren Ziffer 1 je einzeln oder in Kombination miteinander im geschäftlichen Verkehr, insbesondere für das Bewerben, Anbieten oder Vertreiben von Finanzdienstleistungen, zu verwenden. 3. Unlautere Wettbewerbshandlungen des Beklagten 3.1. Unlauter und widerrechtlich ist jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst (Art. 2 UWG). Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG handelt insbesondere unlauter, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen. Art. 3 Abs. 1 lit. d schützt vor Irreführung über die betriebliche Herkunft von Waren, Werken oder Leistungen bzw. die betriebliche Identität an sich. Lauterkeitsrechtlich sanktioniert ist die den Wettbewerb verfälschende Verwendung von im Markt wahrnehmbaren "Elementen" oder "Merkmalen" eines kennzeichnungskräftigen geschäftsmässigen Auftritts, welche einen Markteilnehmer, d.h. dessen Unternehmen oder dessen Produkte, individualisieren und ihn von Mitbewerbern unterscheiden. Erfasst ist die regelmässige, aber nicht notwendig bewusste Bezugnahme auf einen Mitbewerber bzw. auf dessen Leistungen, und zwar indem die den Mitbewerber bzw. dessen Leistungen individualisierenden Elemente in einer
- 16 - Art und Weise übernommen oder zumindest nachgeahmt werden, dass die eigenen Leistungen mit denjenigen des Mitbewerbers verwechselt werden können. Das verwendete Zeichen muss sich im Verkehr durchgesetzt haben. Wer sich auf ein verwendetes Zeichen berufen will, muss zudem die Gebrauchspriorität nachweisen. Die Verwechslungsgefahr ist gegeben, wenn ein verwendetes Zeichen einem anderen derart ähnlich ist, dass die massgebenden Verkehrskreise Gefahr laufen, die damit gekennzeichneten Waren, Werke, Leistungen oder den Geschäftsbetrieb zu verwechseln. Das Risiko von Verwechslungen ist umso grösser, je näher sich die Waren sind, für welche die in Frage stehenden Zeichen gebraucht werden. Massgeblich ist, wie ein für den Marktauftritt eingesetztes Element im Markt tatsächlich gebraucht wird und nicht, wie es allenfalls im Markenoder Handelsregister eingetragen ist (ARPAGAUS, in: HILTI / ARPAGAUS, Basler Kommentar, Bundesgesetzt gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), 2013, N 9, N 12, N 46, N 62, N 64, N 73 und N 92 zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG). Nach Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG handelt ferner unlauter, wer über sich, seine Firma, seine Geschäftsbezeichnung, seine Waren, Werke oder Leistungen, deren Preise, die vorrätige Menge, die Art der Verkaufsveranstaltung oder über seine Geschäftsverhältnisse unrichtige oder irreführende Angaben macht. Die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG stellt einen Anwendungsfall der Irreführung dar. Neben dieser spezifischen Irreführungsform bleibt kein Raum für die Anwendung von Art. 3 Abs. 1 lit. b (BERGER, in: HILTI / ARPAGAUS, a.a.O., N 143 zu Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG). Wer durch unlauteren Wettbewerb in seiner Kundschaft, seinem Kredit oder beruflichen Ansehen, in seinem Geschäftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaftlichen Interessen bedroht oder verletzt wird, kann dem Richter beantragen, eine drohende Verletzung zu verbieten (Art. 9 Abs. 1 lit. a UWG). Die Geltendmachung eines Unterlassungsanspruches setzt ein hinreichendes Rechtsschutzinteresse voraus. Der Kläger muss darlegen, dass das Verhalten des Beklagten eine künftige Rechtsverletzung ernsthaft befürchten lässt. Hat bereits eine Rechtsverletzung stattgefunden, muss der Kläger die Wiederholungsgefahr nachweisen. Er muss einerseits den Nachweis erbringen, dass bereits eine gleichartige Rechtsverlet-
- 17 zung stattgefunden hat. Andererseits hat der Kläger darzulegen, dass eine Wiederholung zu befürchten ist (RÜETSCHI / ROTH, in: HILTI / ARPAGAUS, a.a.O., N 20 zu Art. 9 UWG). 3.2. Die Klägerin pflegt ihren geschäftsmässigen Auftritt mit der Bezeichnung "A._____" und den Abbildungen gemäss Ziffer 1 des Rechtsbegehrens, welche sie und ihre Leistungen kennzeichnen, individualisieren und von anderen Mitbewerbern unterscheiden. Dass sich diese Zeichen im Verkehr durchgesetzt haben blieb unbestritten und zeigt sich im Übrigen auch in den Reaktionen Dritter bei der Klägerin auf Auftritte des Beklagten hin (vgl. act. 3/23; act. 3/31-33; act. 3/60). Die Gebrauchspriorität der Klägerin blieb ebenfalls unbestritten. Wie bereits erwähnt verwendet der Beklagte die Bezeichnung "A._____" in verschiedenen Firmennamen wie "A1._____ Inc.", "A2._____ Inc.", "A3._____". Zudem verwendet er diese Bezeichnung und die von der Klägerin verwendeten Zeichen in seiner Geschäftskorrespondenz und auf Visitenkarten (vgl. act. 3/9-13; act. 3/36; act. 3/46- 50). Damit verwendet der Beklagte nicht nur ähnliche, sondern identische Bezeichnungen bzw. Zeichen wie die Klägerin. Den beklagtischen Firmennamen nach will er sich im Finanzsektor betätigen, mithin in selben Bereich wie die Klägerin als Bank tätig ist. Die Verwechslungsgefahr ist damit evident. Der Beklagte will denn auch gezielt eine Verbindung mit der Klägerin herstellen, indem er sie als Referenz bzw. Partnerin angibt (act. 3/54) oder ihr Kopien seiner Korrespondenz zukommen lässt (act. 3/59). Das Verhalten des Beklagten und dessen Schreiben wirken wenig seriös und lassen teilweise den gebotenen Anstand missen. Dies bedroht das berufliche Ansehen der Klägerin. Durch das beklagtische Verhalten entsteht bei der Klägerin zudem ein Aufwand für Interventionen und Richtigstellungen, was ihre wirtschaftlichen Interessen bedroht. Die unbestritten gebliebene Darstellung der Klägerin zeigt, dass entsprechende Rechtsverletzungen stattgefunden haben. Das Verhalten des Beklagten lässt zudem Wiederholungen befürchten. Dies rechtfertigt es, dem Beklagten sein Tun zu verbieten. 3.3. Folglich ist auch gestützt auf Art. 3 Abs. 1 lit. d i.V.m. Art. 9 Abs. 1 lit. a UWG in Gutheissung der Klage dem Beklagten unter Androhung der Bestrafung
- 18 gemäss Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall, zu verbieten, in der Schweiz die Bezeichnung "A._____", die Abbildungen gemäss Rechtsbegehren Ziffer 1 je einzeln oder in Kombination miteinander im geschäftlichen Verkehr, insbesondere für das Bewerben, Anbieten oder Vertreiben von Finanzdienstleistungen, zu verwenden. 4. Fortdauer der vorsorglichen Verbote 4.1. Die Klägerin beantragt, es seien die in Ziffer 1 des Urteils des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 19. September 2013 (Verfahren HE130213) angeordneten vorsorglichen Verbote für die Dauer bis zum Vorliegen eines rechtskräftigen Endentscheids im vorliegenden Verfahren zu bestätigen (act. 1 S. 2). 4.2. Gemäss Art. 263 ZPO setzt das Gericht der gesuchstellenden Partei, wenn die Klage in der Hauptsache noch nicht anhängig ist, eine Frist zur Einreichung der Klage, mit der Androhung, die angeordnete Massnahme falle bei unbenutztem Ablauf der Frist ohne Weiteres dahin. Wird die Klagefrist gewahrt, gilt die unbefristete vorsorgliche Massnahme vorerst weiter. Über ihren weiteren Bestand während des ordentlichen Prozesses hat das Hauptsachegericht zu entscheiden. Wird die Frist nicht gewahrt, fallen die vorsorglichen Massnahmen androhungsgemäss ohne Weiteres dahin (SPRECHER, in: SPÜHLER / TENCHIO / INFANGER, a.a.O., N 24 und N 39 zu Art. 263). 4.3. Das mit dem Urteil vom 19. September 2013 angeordnete vorsorgliche Verbot betreffend die Bezeichnung "A._____" und die Abbildungen gemäss Ziffer 1 des Rechtsbegehrens wurde rechtzeitig prosequiert und gilt damit weiterhin. Da vorliegend ohne langwieriges Verfahren sofort ein die vorsorglichen Anordnungen bestätigender Endentscheid gefällt werden kann, erübrigt sich eine Bestätigung derselben für die weitere Dauer des Verfahrens. Das angeordnete vorsorgliche Verbot betreffend die "Tender Offer for E._____ AG" wurde von der Klägerin nicht prosequiert. Androhungsgemäss fällt daher das entsprechende vorsorgliche Verbot ohne Weiteres dahin.
- 19 - 5. Kosten- und Entschädigungsfolgen 5.1. Der Streitwert wurde von der Klägerin auf CHF 50'000.– geschätzt (act. 1 S. 4 Rz. 5), was vom Beklagten unbestritten blieb, sodass von diesem Streitwert auszugehen ist (Art. 91 Abs. 2 ZPO). Ausgangsgemäss wird der Beklagte kostenund entschädigungspflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). 5.2. Unter Berücksichtigung von § 4 Abs. 1 und 2 sowie § 10 Abs. 1 der Gebührenverordnung des Obergerichts (GebV OG) vom 8. September 2010 ist die Gerichtsgebühr für dieses Verfahren auf drei Viertel der Grundgebühr festzusetzen. Die Kosten sind dem Beklagten aufzuerlegen und aus dem von der Klägerin geleisteten Vorschuss zu beziehen, wobei der Klägerin in diesem Umfang ein Rückgriffsrecht einzuräumen ist. Im Urteil vom 19. September 2013 betreffend die vorsorglichen Massnahmen (HE130213) wurde eine Gerichtsgebühr von CHF 3'700.– festgesetzt und aus dem dort von der Klägerin geleisteten Vorschuss gedeckt. Die definitive Regelung der Kostenverteilung wurde dem Prozess in der Hauptsache vorbehalten. Die Kosten für jenes Verfahren sind ebenfalls dem Beklagten aufzuerlegen. Da diese bereits aus dem dort von der Klägerin geleisteten Vorschuss bezogen wurden, ist ihr in entsprechendem Umfang ebenfalls ein Rückgriffsrecht auf den Beklagten einzuräumen. 5.3. Im Urteil vom 19. September 2013 betreffend die vorsorglichen Massnahmen (HE130213) wurde weiter der Entscheid über die Zusprechung einer Parteientschädigung dem Hauptsacheverfahren überbunden. Aufgrund dessen ist der Klägerin in Anwendung von § 4 Abs. 1 und § 11 Abs. 1 und 2 der Verordnung über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010 (AnwGebV) für beide Verfahren eine Parteientschädigung von fünf Vierteln einer vollen Grundgebühr zuzusprechen.
- 20 - Das Handelsgericht erkennt: 1. In Gutheissung der Klage wird dem Beklagten, unter Androhung der Bestrafung gemäss Art. 292 StGB (Busse) im Widerhandlungsfall, verboten, in der Schweiz a) die Bezeichnung "A._____" und b) die Abbildung
und/oder c) die Abbildung
a), b), c) je einzeln oder in Kombination im geschäftlichen Verkehr, insbesondere für das Bewerben, Anbieten oder Vertreiben von Finanzdienstleistungen, zu verwenden. 2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 4'200.–. 3. Die Kosten werden dem Beklagten auferlegt und aus dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss gedeckt. Für die dem Beklagten auferlegten Kosten wird der Klägerin das Rückgriffsrecht auf den Beklagten eingeräumt. Die für das Verfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen (HE130213) bereits aus dem dort von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss bezogenen Kosten von CHF 3'700.– werden ebenfalls dem Beklagten auferlegt, und der Klägerin wird das Rückgriffsrecht auch für CHF 3'700.– auf den Beklagten eingeräumt. 4. Der Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin (für beide Verfahren HG130195 und HE130213) eine Prozessentschädigung von insgesamt CHF 8'750.– zu bezahlen. 5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien. 6. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, D._____ [Abbildung] Abbildung mit Buchstabe
- 21 - 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der Streitwert beträgt CHF 50'000.–.
Zürich, 25. April 2014
Handelsgericht des Kantons Zürich
Vizepräsident:
Dr. George Daetwyler Gerichtsschreiberin:
Mirjam Münger
Urteil vom 25. April 2014 Rechtsbegehren: (act. 1 S. 2) Sachverhalt und Verfahren A. Sachverhaltsübersicht a. Die Klägerin ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Zürich, welche insbesondere die Vermögensverwaltung und Anlageberatung für private und institutionelle Kunden bezweckt, wobei sie diese Geschäftstätigkeit auf nationaler wie internationaler Ebene... Der Beklagte ist eine natürliche Person mit Wohnsitz in Zürich, der als Vertreter verschiedener Gesellschaften mit dem Firmenbestandteil "A._____" auftritt und sich sich weiter als "… C._____ A._____ " ausgibt (act. 1 S. 5 ff. Rz. 8 ff.; act. 3/9-17). b. Mit vorliegender Klage beantragt die Klägerin, dem Beklagten zu verbieten die Bezeichnung "A._____" und die von ihr verwendeten Abbildungen gemäss Rechtsbegehren Ziffer 1 zu verwenden (act. 1 S. 2). B. Prozessverlauf a. Am 30. Juli 2013 (Datum der Überbringung) ersuchte die Klägerin beim Einzelgericht des Handelsgerichts um die superprovisorische Anordnung vorsorglicher Massnahmen (act. 6/1). Mit Verfügung vom 31. Juli 2013 (Prozess HE130213 Prot. S. 2 f.; act. 6/... Am 22. November 2013 (Datum Poststempel) machte die Klägerin den Prozess in der Hauptsache mit vorliegender Klage hierorts anhängig (act. 1). Mit Verfügung vom 25. November 2013 wurde ihr unter Hinweis auf Art. 98 ZPO Frist angesetzt, um einen Vorsch... b. Nachdem der Beklagte auch innert der kurzen Nachfrist weder die Klageantwortschrift eingereicht, noch rechtzeitig um Fristerstreckung nachgesucht hat, ist – da sich die Angelegenheit als spruchreif erweist – androhungsgemäss darüber zu entscheiden ... Erwägungen 1. Formelles 1.1. Das Gericht prüft von Amtes wegen, ob die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 60 ZPO). Prozessvoraussetzungen sind insbesondere die sachliche und örtliche Zuständigkeit (Art. 59 Abs. 2 lit. b ZPO). 1.2. Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 36 ZPO. Gemäss dieser Bestimmung ist für Klagen aus unerlaubter Handlung das Gericht am Wohnsitz oder Sitz der geschädigten Person oder der beklagten Partei oder am Handlungs- oder am Erfolgsort zus... 1.3. Die sachliche Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 5 Abs. 1 lit. a und d ZPO i.V.m. § 44 lit. a GOG. 1.4. Die übrigen Prozessvoraussetzungen sind erfüllt. 2. Markenrechtsverletzungen durch den Beklagten 2.1. Die Darstellungen der Klägerin (act. 1) stimmen mit den von ihr eingereichten und zum Beweis offerierten Beweismitteln (act. 3/2-67) überein. Weil sich der Beklagte zu den Vorbringen der Klägerin nicht geäussert hat, gelten deren Tatsachenbehaupt... 2.2. Die Klägerin trägt den Namen "A._____" in ihrer Firma. Das Recht dazu leitet sie von der … A._____-Familie ab. Die Wurzeln dieser Familie reichen bis auf EA._____ zurück, der sich einen Namen als Kaufmann und Bankier machte und … in … verstarb. S... Der Beklagte gab sich bereits in den …-Jahren als "Bankier A._____" aus, reiste mit einer gestohlenen … um die Welt und schloss, ohne über die erforderlichen Mittel zu verfügen, über seine mittlerweile gelöschte G._____ AG einen Vertrag über den Kauf... Nach einem ersten flüchtigen Kontakt zwischen den Parteien anfangs des Jahres 2013 wurde der Beklagte im Juli 2013 erneut bei der Klägerin vorstellig. Er vereinbarte ein Treffen mit H._____, einem Kundenberater der Klägerin. Zum Treffen erschien er zu... Nach diesem Treffen im Juli 2013 verschickte der Beklagte zahllose Postkarten an verschiedenste Empfänger. Dabei gab er sich wahlweise als M._____, "C._____ A._____" oder auch beide zusammen aus (act. 1 S. 8 Rz. 21; act. 3/15-17). Zugleich versuchte der Beklagte offenbar, unter Bezugnahme auf die Klägerin Büros in G._____ zu mieten. Nachdem die dortige Vermieterin aufgrund des merkwürdigen Verhaltens des Beklagten stutzig wurde und bei der Klägerin nachfragte, flog auf, dass de... Am 12. Juli 2013 wurde der Beklagte erneut bei der Klägerin vorstellig. Dabei wurden ihm die Abmahnschreiben der Anwälte der Klägerin ausgehändigt. Konfrontiert mit der Forderung, das Zeichen "A._____" nicht weiter zu gebrauchen, gab der Beklagte an, ... Gleichentags wandte sich der Beklagte mit einer E-Mail mit dem Betreff "Hostile Takeover of E._____ AG" an "Mr. N'._____" (gemeint war wohl N._____, Group CEO der E._____ AG) und gab an, ein Konsortium von U.S.-Banken lanciere am tt.mm.2013 eine feind... Während der Beklagte zuerst noch ein eigenes Logo verwendete, ging er bald dazu über, seine Visitenkarten mit einer identischen Kopie des Logos der Klägerin zu schmücken, welches diese im Geschäftsverkehr verwendet (act. 1 S. 11 Rz. 30; act. 3/28+29; ... Mit der identischen Kopie des Logos der Klägerin versucht der Beklagte, die Klägerin betreffende Verträge abzuschliessen. So hat er durch Vorzeigen seiner Visitenkarten und der "Tender Offer for E._____ AG" bei der P._____ AG die Lieferung von einem K... Die Klägerin nahm mit Schreiben vom 11. Juli 2013 mit dem Beklagten Kontakt auf, und forderte ihn auf, ab sofort auf den Gebrauch des Zeichens "A._____" zu verzichten. Dabei wurde der Beklagte ausdrücklich auf die Markenrechte der Klägerin hingewiese... Nach der Zustellung des gerichtlichen Verbots entschuldigte sich der Beklagte mit einem handschriftlichen Brief vom 2. August 2013 für die Unannehmlichkeiten und bestätigte, die Firma "A3._____ Inc. G._____" löschen zu lassen (act. 1 S. 13 Rz. 39; ac... Am 3. August 2013 verschickte der Beklagte vom Zürcher Hotel … aus Telefax-Nachrichten an die Redaktionen des Tages-Anzeigers und der NZZ am Sonntag. Er stellte Geschäftskorrespondenz mit Logo und Zeichen der Klägerin zu sowie die "Tender Offer for E.... Mit Datum vom 5. August 2013 übermittelte der Beklagte dem Handelsgericht des Kantons Zürich eine Eingabe auf Briefpapier und in einem Umschlag, die Logo und Zeichen der Klägerin trugen und in Zürich aufgegeben worden war (act. 1 S. 13 Rz. 41; act. 3/... Mit Schreiben vom 11. August 2013 an die S._____ auf Briefpapier mit Logo und Zeichen der Klägerin wollte der Beklagte diese für Steuer- und Beratungsdienstleistungen mandatieren. Er behauptete, er habe die Kontrolle über die gesamte A._____-Gruppe un... Mit Schreiben selben Datums an die Klägerin mit ihrem Logo und Zeichen, forderte der Beklagte sie auf, CHF 10'000'000.– auf ein Konto bei der Privatbank T._____ A._____ zu bezahlen. Ähnliche Schreiben datierend vom 29. Juli 2013 gingen bei weiteren Ge... In einer E-Mail vom 13. August 2013 behauptete der Beklagte gegenüber U._____ von V._____, einer geschützten Werkstatt für psychisch beeinträchtigte Menschen, welche er offenbar hatte beauftragen wollen, Massensendungen für ihn zu versenden, eng mit d... Der Beklagte verschickte weiter unter Verwendung des Zeichens "A._____" Einladungen zu einem "Gala Diner Dance", das am tt. Oktober 2013 im ... hätte stattfinden sollen. Obwohl das ... dem Beklagten mitgeteilt hatte, dass der Anlass nicht dort durchge... Am 14. August 2013 publizierte der Beklagte im Namen der "BA._____" ein Stelleninserat in der … Zeitung. Darin suchte er eine "Assistentin für den CEO". Zuschriften wurden an die Adresse der "A1._____ Inc." erbeten. Offenbar meldete sich eine Bewerber... Mit Schreiben gleichen Datums wandte sich der Beklagte im Namen der "A2._____ Inc." und unter Verwendung der Logos der Klägerin an die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) und erhob "Strafanzeige wegen Erpressung, 'Rackettering', Black and Green... Am 1. September 2013 lancierte der Beklagte eine " Tender Offer for BD._____ Inc.". Diese ist auf dem Briefpapier der "A1._____ Inc." gedruckt. Der Beklagte schickte sie BE._____, dem CEO der BD._____ Inc., welche die BD._____-Hotels betreibt. Dem Sch... Ebenfalls anfangs September 2013 reiste der Beklagte nach Dubai. Er tätigt im Namen der "A1._____ Inc." beim Zürcher Reisebüro BF._____ GmbH eine Anfrage betreffend Flüge für eine " Princess of Dubai". Auch eine Reservationsanfrage im Hotel BG._____, ... Während seines Aufenthalts in den Vereinigten Arabischen Emiraten trat der Beklagte als CEO der "A3._____" auf und verwendete dabei seine Visitenkarte mit dem Logo der Klägerin. Damit gelang es dem Beklagten, ein Treffen mit dem COO der BH._____ zu ar... Am 9. Oktober verbreitete der Beklagte eine "Tender Offer for BI._____". Diese war auf dem Briefpapier der "A3._____ Inc." gedruckt, das Zeichen und Logo der Klägerin aufweist (act. 1 S. 16 Rz. 53; act. 3/61). Die Klägerin begann bei Dritten zu intervenieren, so gelang es ihr, die vom Beklagten verwendete Domain "A._____bankG._____.com" sperren zu lassen. Weiter verhinderte sie bei einer Druckerei die Aushändigung von weiterem Briefpapier und bei Verlagen d... Am 21. August 2013 reichte die Klägerin Strafanzeige gegen den Beklagten ein. In der Folge eröffnete die Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat ein Strafverfahren gegen den Beklagten (act. 1 S. 15 Rz. 48; act. 3/57). Im Rahmen der Strafuntersuchung wurde d... 2.3. Das Markenrecht verleiht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG). Der Markeninhaber kann ander... Wer in seinem Recht an der Marke verletzt oder gefährdet wird, kann nach Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG vom Richter verlangen, eine drohende Verletzung zu verbieten. Die Unterlassungsklage soll dem Markeninhaber ermöglichen, den Verletzer an der Begehun... 2.4. Die Klägerin ist Inhaberin der Wortmarke "A._____" (CH ...; act. 3/5) sowie der Bildmarke CH ... (act. 3/4), die … nach unten gerichtete, in der Mitte gebündelte und von einem … zusammengehaltene … darstellt. Beide Marken sind für Waren und Diens... Wie oben ausführlich dargestellt gebraucht der Beklagte unbestrittenermassen die Marke "A._____" der Klägerin sowie die von ihr verwendeten Logos mit den Pfeilen und dem Buchstaben "…" in seiner Geschäftskorrespondenz und auf Visitenkarten. Weiter geb... Mit seinem dargestellten Verhalten verletzt der Beklagte das ausschliessliche Recht der Klägerin, die Marke "A._____" und ihre Bildmarke bzw. deren stilisierte Form zur Kennzeichnung ihrer Geschäfte und Finanzdienstleistungen zu gebrauchen. Die Klägerin kann dem Beklagten diese Verletzung verbieten lassen. Ihr Rechtsschutzinteresse kann in Anbetracht des Verhaltens des Beklagten ohne Weiteres bejaht werden, muss doch ernsthaft damit gerechnet werden, dass er in seinem Tun fortfährt. Das ... 2.5. Folglich ist gestützt auf Art. 13 Abs. 1 und Abs. 2 lit. e i.V.m. Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG in Gutheissung der Klage dem Beklagten unter Androhung der Bestrafung gemäss Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall, zu verbieten, in der Schweiz die Bezei... 3. Unlautere Wettbewerbshandlungen des Beklagten 3.1. Unlauter und widerrechtlich ist jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Ge-schäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beei... Art. 3 Abs. 1 lit. d schützt vor Irreführung über die betriebliche Herkunft von Waren, Werken oder Leistungen bzw. die betriebliche Identität an sich. Lauterkeitsrechtlich sanktioniert ist die den Wettbewerb verfälschende Verwendung von im Markt wahrn... Nach Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG handelt ferner unlauter, wer über sich, seine Firma, seine Geschäftsbezeichnung, seine Waren, Werke oder Leistungen, deren Preise, die vorrätige Menge, die Art der Verkaufsveranstaltung oder über seine Geschäftsverhältni... Wer durch unlauteren Wettbewerb in seiner Kundschaft, seinem Kredit oder beruflichen Ansehen, in seinem Geschäftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaftlichen Interessen bedroht oder verletzt wird, kann dem Richter beantragen, eine drohende Verletzun... 3.2. Die Klägerin pflegt ihren geschäftsmässigen Auftritt mit der Bezeichnung "A._____" und den Abbildungen gemäss Ziffer 1 des Rechtsbegehrens, welche sie und ihre Leistungen kennzeichnen, individualisieren und von anderen Mitbewerbern unterscheiden.... Das Verhalten des Beklagten und dessen Schreiben wirken wenig seriös und lassen teilweise den gebotenen Anstand missen. Dies bedroht das berufliche Ansehen der Klägerin. Durch das beklagtische Verhalten entsteht bei der Klägerin zudem ein Aufwand für ... 3.3. Folglich ist auch gestützt auf Art. 3 Abs. 1 lit. d i.V.m. Art. 9 Abs. 1 lit. a UWG in Gutheissung der Klage dem Beklagten unter Androhung der Bestrafung gemäss Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall, zu verbieten, in der Schweiz die Bezeichnung "A... 4. Fortdauer der vorsorglichen Verbote 4.1. Die Klägerin beantragt, es seien die in Ziffer 1 des Urteils des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 19. September 2013 (Verfahren HE130213) angeordneten vorsorglichen Verbote für die Dauer bis zum Vorliegen eines rechtskräftigen Endentscheids... 4.2. Gemäss Art. 263 ZPO setzt das Gericht der gesuchstellenden Partei, wenn die Klage in der Hauptsache noch nicht anhängig ist, eine Frist zur Einreichung der Klage, mit der Androhung, die angeordnete Massnahme falle bei unbenutztem Ablauf der Frist... 4.3. Das mit dem Urteil vom 19. September 2013 angeordnete vorsorgliche Verbot betreffend die Bezeichnung "A._____" und die Abbildungen gemäss Ziffer 1 des Rechtsbegehrens wurde rechtzeitig prosequiert und gilt damit weiterhin. Da vorliegend ohne lang... Das angeordnete vorsorgliche Verbot betreffend die "Tender Offer for E._____ AG" wurde von der Klägerin nicht prosequiert. Androhungsgemäss fällt daher das entsprechende vorsorgliche Verbot ohne Weiteres dahin. 5. Kosten- und Entschädigungsfolgen 5.1. Der Streitwert wurde von der Klägerin auf CHF 50'000.– geschätzt (act. 1 S. 4 Rz. 5), was vom Beklagten unbestritten blieb, sodass von diesem Streitwert auszugehen ist (Art. 91 Abs. 2 ZPO). Ausgangsgemäss wird der Beklagte kosten- und entschädigu... 5.2. Unter Berücksichtigung von § 4 Abs. 1 und 2 sowie § 10 Abs. 1 der Gebührenverordnung des Obergerichts (GebV OG) vom 8. September 2010 ist die Gerichtsgebühr für dieses Verfahren auf drei Viertel der Grundgebühr festzusetzen. Die Kosten sind dem B... Im Urteil vom 19. September 2013 betreffend die vorsorglichen Massnahmen (HE130213) wurde eine Gerichtsgebühr von CHF 3'700.– festgesetzt und aus dem dort von der Klägerin geleisteten Vorschuss gedeckt. Die definitive Regelung der Kostenverteilung wur... 5.3. Im Urteil vom 19. September 2013 betreffend die vorsorglichen Massnahmen (HE130213) wurde weiter der Entscheid über die Zusprechung einer Parteientschädigung dem Hauptsacheverfahren überbunden. Aufgrund dessen ist der Klägerin in Anwendung von § ... Das Handelsgericht erkennt: 1. In Gutheissung der Klage wird dem Beklagten, unter Androhung der Bestrafung gemäss Art. 292 StGB (Busse) im Widerhandlungsfall, verboten, in der Schweiz a) die Bezeichnung "A._____" und b) die Abbildung und/oder c) die Abbildung a), b), c) je einzeln oder in Kombination im geschäftlichen Verkehr, insbesondere für das Bewerben, Anbieten oder Vertreiben von Finanzdienstleistungen, zu verwenden. 2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 4'200.–. 3. Die Kosten werden dem Beklagten auferlegt und aus dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss gedeckt. Für die dem Beklagten auferlegten Kosten wird der Klägerin das Rückgriffsrecht auf den Beklagten eingeräumt. Die für das Verfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen (HE130213) bereits aus dem dort von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss bezogenen Kosten von CHF 3'700.– werden ebenfalls dem Beklagten auferlegt, und der Klägerin wird das Rückgriffsrecht ... 4. Der Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin (für beide Verfahren HG130195 und HE130213) eine Prozessentschädigung von insgesamt CHF 8'750.– zu bezahlen. 5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien. 6. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff...