Graubünden Kantonsgericht Sonstige Kammern 29.05.2006 ZFE 2005 2

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni ___________________________________________________________________________________________________ Ref.: Chur, 29. Mai 2006 Schriftlich mitgeteilt am: ZFE 05 2 (Die gegen diese Entscheidung erhobenen Berufungen (beide Parteien haben ein Rechtsmittel ergriffen) hat das Bundesgericht mit Urteil vom 17. Juli 2007 (4C.88/2007) abgewiesen.) Teil-Urteil Zivilkammer Vorsitz Präsident Brunner RichterInnen Rehli, Tomaschett-Murer, Vital und Zinsli Aktuar Conrad —————— In der Zivilsache der Q . GmbH & C o . Kommanditgesellschaft , Klägerin und Widerbeklagte, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Christian Hilti, Gotthardstrasse 53, 8023 Zürich, gegen die X P . S . r . l . , Via San Francesco 19, IT-22066 Mariano Comense, Beklagte 1 und Widerklägerin 1, und die X V . gmbh , Beklagte 2 und Widerklägerin 2, beide vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Riet A. Ganzoni, Via Maistra 5, 7500 St. Moritz,

2 betreffend Markenrecht ("zero" und "zerorh+"; Gleichartigkeit von Waren, Schutzumfang, Verwechslungsgefahr, Kennzeichnungskraft, Rechnungslegung/Gewinnherausgabe/Stufenklage; Nichtgebrauch/Feststellung Nichtigkeit) hat sich ergeben: A.1.a. Bei der Q. GmbH & Co. Kommanditgesellschaft (im Folgenden Klägerin) handelt es sich um ein europaweit tätiges Modeunternehmen mit Sitz in Nb./Deutschland. Es wurde 1967 gegründet und beschäftigt heute über 800 Mitarbeiter bei einem Jahresumsatz von rund 96 Mio. €. Die Klägerin vertreibt nach eigener Darstellung moderne, urbane Frauenbekleidung mit hohem Qualitätsstandard im mittleren Preissegment in insgesamt 147 Geschäften in bester Einkaufslage in städtischen Haupteinkaufsstrassen, Kaufhäusern und Einkaufszentren in den Ländern Deutschland, Schweiz, Österreich, Belgien, Slowenien, Slowakei und Tschechien. Ausserdem bietet die Klägerin Accessoires, darunter auch Sonnenbrillen, Broschen und Gürtel in ihrem Sortiment an. In der Schweiz verfügt die Klägerin heute über 10 so genannte "Shop-In-Stores", namentlich der D. AG und der R. (Mode), an den Standorten in Zürich, Luzern, Bern, Basel, Lausanne Genf, Biel, Thun, Glatt Winterthur und - nach eigenem Wissen des Kantonsgerichts - auch in Chur/Graubünden an. b. Die Klägerin ist sodann Inhaberin der international registrierten Wortmarke IR 655298 – "zero" für die Warengruppen 18, 25 (Vêtements de dessus, y compris vêtements tissés à mailles et tricotés; chaussures, chapellerie, ceintures (à l'exception des ceintures en métaux précieux et communs et imitations), gants, châles, écharpes et fichus), 35 und 36 gemäss internationaler Nizza-Klassifikation sowie der Wortmarke IR 715258 – "zero" für die Warengruppen 3, 9 (lunettes, y compris lunettes de soleil), 14 (Joaillerie, bijouterie, y compris bijouterie de fantaisie; horlogerie, bracelets de montres) und 26. Diese Marken wurden mit Schutz auch für die Schweiz am 20. November 1995 respektive am 28. Mai 1999 in das internationale Register der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO/OMPI) in Genf eingetragen und in der WIPO Gazette of International Marks 1996/06 resp. 1999/14 publiziert. Auf den Produkten, Werbemitteln und der Webseite der Klägerin wird die Wortmarke in folgenden Erscheinungsformen verwendet:

3 [Schriftzug "zero" in Kleinbuchstaben, schwarz auf weissem Hintergrund und in weiss auf schwarzem Hintergrund] 2.a. Die XP. S.r.l. (im Folgenden Beklagte 1) ist eine im Jahre 2000 gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung italienischen Rechts mit Sitz in Mariano Comense, Provinz Oc., Italien. Der hauptsächliche Gesellschaftszweck besteht in "ideazione, realizzazione, e distribuzione, in proprio e/o per conto di terzi, di prodotti ed articoli destinati alla persona, all'abitazione ed al tempo libero, ivi compresi gli articoli di moda ed accessori, di abbigliamento multifunzionale, anche di utilità tecnico-sportiva…". Die Beklagte 1 hat ihre Vertriebsaktivität von Italien ausgehend auf eine Vielzahl von Ländern ausgedehnt, worunter auch die Schweiz. Unter den vorgenannten Artikeln werden namentlich Brillen und Sonnenbrillen unter der Bezeichnung "zerorh+" hergestellt, beworben und vertrieben, sodann aber auch Bekleidung in einer als "redblood" bezeichneten Kollektion, welcher die Produzentin die Attribute Design, Leistung, Funktionalität und Mode zuschreibt und von ihr als rein technisch-funktionale Bekleidung zur Ausübung bestimmter Sportdisziplinen, insbesondere Rad-, Fitness- und Schneesport bezeichnet wird. In der Kollektion "redblood" werden Kleidungsstücke und Accessoires für beide Geschlechter in 3 Linien (cycling, cross country, technofit) angeboten, wobei durchwegs eng anliegende Gewebe aus elastischen Fasern verwendet werden, um bei jedem Klima Funktionalität und thermisches Wohlbefinden zu gewährleisten. Es gelangen unter Verwendung spezieller Techniken, wie z.B. Thermoschweissung, genähte und mittels bestimmter Verfahren mit wasserabweisenden Oberflächen versehene Gewebe, wie impermeable Membranen, hochatmungsaktive, elastische, schweisshemmende und antiabrasive Materialien mit funktionalen Details wie Windstopper, reflektierende Gummibänder, gleitfestes Silicon, stosshemmendes Gel in Handschuhen, Neopren-Ärmelabschlüsse, Nahrungsmitteltaschen usw. zum Einsatz. Mit der hautnahen Einkleidung sollen Bewegungsabläufe unterstützt werden und sich der Körper beim Sport und in der Freizeit frei ausdrücken können. Nach eigener Darstellung konnte die Beklagte 1 die Bezeichnung "zerorh+" dank beträchtlichen Marketingbemühungen zu einer der führenden Marken im Sektor aufbauen. So ist sie Sponsor und Ausrüster mit Sonnenbrillen des schweizerischen Segelteams "Alinghi" seit dessen Gründung. Zu den Werbepartnern und Promotoren der Brillen-Produkte der Beklagen 1 zählen weitere bekannte Persönlich-

4 keiten aus der Sportwelt, namentlich des Formel-1-, Fussball-, Rad- und Skirennsports. Die Produktion und den Vertrieb einer Linie "blueblood" aus dem Jahre 2002, mit als "urban" bezeichneten Kleidungsstücken für Damen und Herren, wie Jacken, Gilets, Hemden, Hosen, Jupes etc. behaupten die Beklagten in der Zwischenzeit eingestellt zu haben. b. Die Beklagte 1 war sodann Inhaberin der, im Verhältnis zu den vorerwähnten Marken der Klägerin prioritätsjüngeren, international am 27. April 2001 registrierten Wort-/Bildmarke IR 765485 – "zerorh+" (figurativ) [word "zerorh+", the first four letters being in red and the last three letters in white, placed in the upper right corner of a black rectangular field.] für die Warenklassen 9 (Lunettes de protection et de vue; montures de lunettes, notamment lunettes de soleil, lunettes pour le ski et l'alpinisme et pour les sports en général; verres de lunettes correcteurs et protecteurs; étuis à lunettes; casques et masques de protection en tous genres ainsi que verres et visières de protection pour casques et lunettes de protection; casques et lunettes de protection pour le ski et le cyclisme), 18, 25 (Vêtements, chaussures (y compris souliers, bottes et pantoufles), chapellerie; accessoires pour les articles précités compris dans cette classe, notamment pour les sports) und 28 gemäss Nizza-Klassifikation. Im Widerspruchsverfahren haben das Institut für Geistiges Eigentum (IGE) am 16. Oktober 2003 und in zweiter und letzter Instanz die Rekurskommission für Geistiges Eigentum (RKGE) mit Entscheid vom 13. April 2005 der international registrierten Marke IR 765485 den Schutz in der Schweiz für die Waren der Klassen 9, 18 und 25 verweigert. 3. Die XV. gmbh, Si.-TI./CH (im Folgenden Beklagte 2), mit dem Hauptzweck: Handel mit Sportartikeln und Produkten der Sporternährung sowie Übernahme entsprechender Handelsvertretungen, ist die derzeit mit dem Vertrieb der Produkte der Beklagten 1 in der Schweiz beauftragte Partnerin.

5 B. Am 30. September 2004 wandte sich die Klägerin an die beiden Beklagten mit der tatsächlichen Feststellung, sie würden mit der Marke "zerorh+" gekennzeichnete Produkte in die Schweiz importieren und in Sportgeschäften vertreiben. In rechtlicher Hinsicht rügte sie eine Verletzung ihrer eigenen Marke "zero". Die Klägerin forderte eine rechtsverbindliche Zusicherung betreffend Unterlassung von Einfuhr und Vertrieb der entsprechend gekennzeichneten Produkte in der Schweiz. Die Beklagte 2 liess sich dazu nicht vernehmen. Die Beklagte 1 anerbot am 9. November 2004 die Aufnahme von Verhandlungen über eine "Koexistenzvereinbarung", stellte sich im Übrigen aber ablehnend. Daraufhin kündigte die Q. GmbH & Co. Kommanditgesellschaft am 17. Dezember 2004 gerichtliche Schritte an. C. Kurz darauf liessen die hiesigen Beklagten XP. S.r.l. und die XV. gmbh am 22. Dezember 2004 beim Tribunale d'appello in Lugano eine negative Feststellungsklage gemäss Art. 52 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11) erheben, mit dem Hauptantrag, es sei festzustellen, dass der Gebrauch des Zeichens "zerorh+" in der Schweiz in der figurativen Form "zerorh+" gemäss IR-Marke 765485 für Brillen und funktionelle Sportbekleidung (abbigliamento tecnico-sportivo) keine Verletzung der Marken IR 655298 und IR 715258 der Beklagten (hiesige Klägerin) Q. GmbH & Co. Kommanditgesellschaft darstelle. D.1. Mit Schriftsatz vom 29. April 2005 liess die Q. GmbH & Co. Kommanditgesellschaft ihrerseits gegen die XP. S.r.l. und die XV. gmbh eine Verletzungsund Unterlassungsklage beim Kantonsgericht von Graubünden erheben. Sie stellte die folgenden Rechtsbegehren: "1. Den Beklagten sei für das Gebiet der Schweiz zu verbieten, die Bezeichnung "ZERORH+" beziehungsweise auf Bekleidungsstücken und Sonnenbrillen zu verwenden, unter den Zeichen "ZERORH+" Bekleidungsstücke und Sonnenbrillen anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu lagern, solche Waren ein- oder auszuführen oder das Zeichen in der Schweiz auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder im geschäftlichen Verkehr für Bekleidung und Sonnenbrillen zu gebrauchen. 2. Das Verbot sei für den Fall der Widerhandlung mit der Androhung der Bestrafung der Organe der Beklagten gemäss Art. 292 StGB zu verbinden. 3. Die Beklagte 1 sei zu verpflichten, Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen über die in die Schweiz gelieferten und mit der Marke "ZER- ORH+" gekennzeichneten Kleidungsstücke und Sonnenbrillen, namentlich deren Anzahl, Herstellungs- oder Einkaufskosten und deren Wiederverkaufspreise an die Beklagte 2

6 und die Beklagte 2 sei zu verpflichten, Auskunft zu geben und Rechnung zu legen bezüglich der bei der Beklagten 1 eingekauften und mit "ZER- ORH+" gekennzeichneten Bekleidungsstücke, deren Einkaufs- und Wiederverkaufspreise an die Letztabnehmer. 4. Die Beklagten seien unter solidarischer Haftung zu verpflichten, den aus dem Verkauf der Kleidungsstücke und Sonnenbrillen gemäss Ziff. 2 [recte Ziff. 3] erzielten Gewinn an die Klägerin herauszugeben zuzüglich 5 % Zins ab 16. Oktober 2003. 5. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten." 2. Mit Eingabe vom 27. Juni 2005 stellten die Beklagten das Gesuch, das hiesige Klageverfahren bis zum Entscheid über die Prozessvoraussetzungen des vor dem Tribunale d'appello im Kanton Tessin hängigen Prozesses gestützt auf Art. 36 Abs. 1 GestG zu sistieren. Mit Präsidialverfügung vom 24. August 2005 wurde der Sistierungsantrag im Wesentlichen mit der Begründung abgewiesen, dass die vor dem Tribunale d’appello in Lugano hängige Klage enger gefasst sei und das Rechtsbegehren anders laute. Die Abweisung des Sicherstellungsbegehrens blieb unangefochten. E. Aus der Überlegung, dass die IR Marke 715258 "zero" der Klägerin infolge Nichtgebrauchs teilweise, das heisst für die Warenklasse 9 (Brillen einschliesslich Sonnenbrillen) und 14 (Schmuck, Bijouterie, einschliesslich Modeschmuck, Uhren und Uhrbänder), nichtig sei, liess die Beklagte 1 am 05. August 2005 beim IGE die Neueintragung einer schweizerischen Marke "zerorh+" für die Warenklasse 9 hinterlegen (Gesuch Nr. 56419/2005). Die Marke wurde am 12. September 2005 unter der Nr. 537 693 im Schutzrechtsregister swissreg eingetragen; ein Widerspruchsverfahren ist beim IGE hängig, jedoch sistiert. Weiter liess die Beklagte 1 am 18. August 2005 zu Handen der WIPO ein Gesuch um Ausdehnung ihrer internationalen Marke 765485 "zerorh+" für die Warenklasse 9 auf das Gebiet der Schweiz deponieren. F.1. Am 31. August 2005 erstatteten die Beklagten die Prozessantwort und liessen Widerklage erheben, mit den Anträgen: "I. Rechtsbegehren: Die Klage sei abzuweisen, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Klägerin. II. Widerklagebegehren: 1. Es sei festzustellen, dass die IR Marke Nr. 715258 "ZERO" der Klägerin für Warenklasse 9, Brillen einschliesslich Sonnenbrillen, sowie für Wa-

7 renklasse 14, Schmuck, Bijouterie, einschliesslich Modeschmuck, Uhren und Uhrbänder, für das Gebiet der Schweiz nichtig ist; 2. der Klägerin sei unter Androhung der Straffolgen gemäss Art. 292 StGB im Fall der Widerhandlung zu verbieten, im Gebiet der Schweiz die Bezeichnung "ZERO" für Brillen und Sonnenbrillen zu verwenden und insbesondere unter dieser Bezeichnung Brillen und/oder Sonnenbrillen anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu lagern, solche Waren ein- oder auszuführen oder das Zeichen im geschäftlichen Verkehr für diese Waren in irgend einer Weise zu gebrauchen; unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Klägerin und Widerbeklagten. III. Prozessuale Anträge: 1. Das Verfahren sei zunächst auf die Frage der Markenrechtsverletzung (Ziffern 1. u. 2. des klägerischen Klagebegehrens und Ziffer 1 des beklagtischen Widerklagebegehrens) zu beschränken; 2. für den Fall, dass das Gericht zum Schluss kommen sollte, dass die Beklagten das Markenrecht der Klägerin verletzt haben, sei den Beklagten Frist anzusetzen, um die Klage mit Bezug auf die Frage der Rechnungslegung und Gewinnherausgabe (Ziffern 3. und 4. des klägerischen Rechtsbegehrens) ausführlich zu begründen [recte: zu beantworten]." 2. Mit Replik und Widerklageantwort vom 12. Oktober 2005 hielt die Klägerin an ihren Klagebegehren fest. Betreffend Widerklage sei gerichtlich Vormerk zu nehmen, dass die Klägerin auf die Beanspruchung der Warenklasse 14, namentlich Schmuck, Bijouteriewaren, einschliesslich Modeschmuck, Uhren und Uhrenbänder für das Gebiet der Schweiz und in Bezug auf ihre international registrierte Marke IR 715258 verzichte. Im Übrigen sei die Widerklage abzuweisen. Da die Beklagte 1 mit der Bezahlung der im markenrechtlichen Widerspruchsverfahren rechtskräftig zugesprochenen Parteientschädigungen säumig geblieben und gegen sie aus diesem Grund Arrest auf deren neu eingetragene schweizerische Marke "zerorh+" gelegt worden sei, beantragte die Klägerin in verfahrensrechtlicher Hinsicht sodann gestützt auf Art. 40 Abs. 1 Ziff. 1 ZPO, es sei die ausländische Beklagte 1 zur Sicherstellung der mutmasslichen aussergerichtlichen Kosten der Klägerin im Betrag von Fr. 23'000.— zu verhalten. 3. In der Duplik und Widerklagereplik vom 7. Dezember 2005 hielten die Beklagten in der Hauptsache an ihren Rechtsbegehren fest. Sie schlossen sodann auf Abweisung des klägerischen Antrages betreffend Sicherstellung von deren aus-

8 sergerichtlichen Kosten durch die Beklagte 1. Ferner sei gerichtlich vorzumerken, dass die Klägerin die Nichtigkeitsklage betreffend ihre Marke IR 715258 (Ziffer 1 der Widerklage) für die Produkte der Klasse 14 anerkannt habe, womit die Widerklage im Rahmen eines Teilurteils in diesem Umfang infolge Klageanerkennung gutzuheissen sei. 4. Mit Widerklageduplik vom 9. Januar 2006 hielt die Klägerin ihrerseits an den in Klage, Replik und Widerklageantwort gestellten Begehren und Rechtsauffassungen fest. Zur umstrittenen Sachverhaltsfrage, ob sich Produktion und Vertrieb der Beklagten in der Warenklasse 25 (Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen) tatsächlich auf ausschliesslich technisch-funktionale Sportbekleidung beschränke, reichte sie ferner Auszüge aus dem Frühjahrs-/Sommer-Katalog 2006 der Beklagten 1 und ab deren aktueller Internetseite als neue Beweisurkunden ein. 5. Mit Verfügung vom 10. Januar 2006 wurde den Beklagten die Widerklageduplik zur Kenntnisnahme zugestellt, mit der Möglichkeit, zu den klägerseits neu eingelegten Beweisurkunden allenfalls Anträge gemäss Art. 87 Abs. 2 ZPO zu stellen. Am 20. Februar 2005 reichten die Beklagten einen weiteren, Tatsachen und Rechtsanwendungen erörternden Schriftsatz ein. Insoweit die Eingabe über die prozessualen Rechte gemäss Art. 87 Abs. 2 ZPO und Art. 98 ZPO hinausging, wurde sie mit Verfügung vom 21. Februar 2006 aus dem Recht gewiesen. Dies blieb unangefochten. 6. Mit Beweisverfügung vom 21. Februar 2006 wurden die mit den Rechtsschriften eingereichten Urkunden, samt einem Kleidungsstück als Augenscheinsobjekt, als Beweismittel zugelassen. Anordnungen bezüglich Erhebung weiterer Beweise wurden nicht getroffen. Die Möglichkeit, im Rahmen der in den Rechtsschriften aufgestellten Tatsachenbehauptungen bis zur Hauptverhandlung neue Urkunden als Beweismittel einzulegen (Art. 98 Ziff. 1 ZPO), wurde von den Parteien nicht benützt. 7. Mangels Nachweises der Zahlungsunfähigkeit der Beklagten 1 im Sinne von Art. 40 Abs. 1 Ziff. 2 ZPO wurde der Antrag der Klägerin auf Sicherstellung ihrer mutmasslichen aussergerichtlichen Kosten mit prozessleitender Verfügung vom 17. Mai 2006 abgewiesen, was ebenso unangefochten blieb.

9 G.1. Anlässlich der mündlichen Hauptverhandlung vom 29. Mai 2006 vor der Zivilkammer des Kantonsgerichts von Graubünden waren Rechtsanwalt Dr. iur. Christian Hilti für die Klägerin und Widerbeklagte sowie Rechtsanwalt lic. iur. Riet A. Ganzoni für die Beklagten und Widerklägerinnen anwesend. Einwendungen gegen die Zuständigkeit und die Zusammensetzung des Kantonsgerichts wurden keine erhoben. Mangels Einverständnis der Klägerin im Sinne von Art. 108 Abs. 2 ZPO wurde dem Antrag der Beklagten, es seien zwei weitere, ihnen nachträglich zugekommene Urkunden als Beweismittel zuzulassen, keine Folge gegeben. Das Beweisverfahren blieb geschlossen. 2.a. Der Rechtsvertreter der Klägerin bestätigte die in seinen Rechtsschriften gestellten Klagebegehren und Abweisungsanträge zur Widerklage. Die Klage wird im Wesentlichen damit begründet, es bestehe Verwechslungsgefahr zwischen den prioritätsälteren, für Kleider und Brillen eingetragenen Markenzeichen "zero" der Klägerin und den prioritätsjüngeren, markenrechtlich nicht geschützten Bezeichnungen "zerorh+" oder "ZeroRH", die von den Beklagten ebenfalls zur Kennzeichnung von Bekleidung und Brillen verwendet würden. Zu beurteilen sei einzig die (Rechts-)Frage der Verwechslungsgefahr zwischen den Markenzeichen "zero" der Klägerin und der von den Beklagten verwendeten Bezeichnungen für markenrechtlich absolut gleichartige Waren. b. Der Rechtsvertreter der Beklagten bestätigte die in seinen Rechtsschriften gestellten Abweisungsanträge zur Klage. Die Beklagten stellen sich diesbezüglich auf den Standpunkt, die Bezeichnung "zerorh+" weise keine Ähnlichkeit beziehungsweise Verwechselbarkeit mit der Wortmarke "zero" auf, weder auf der phonetischen, noch auf der graphischen und/oder auf der Ebene des Sinngehalts. Bei "zero" handle es sich überdies um ein schwaches Zeichen, so dass bereits ein geringfügiger Zusatz zum Wort "zero" - vorliegend bestehend im seinerseits ausgesprochen kennzeichnungskräftigen "rh+" - ausreichend sei, um jede Verwechslungsgefahr auszuschliessen. Weiter fehle es in der Klasse 25 (Bekleidung) an der Gleichartigkeit der Waren. Der dortige Schutzumfang der klägerischen Marke sei auf Damenbekleidung des niederen bis mittleren Segments eingeschränkt, nachdem die Marke während der Gebrauchsfrist gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG nur für "urbane" Damenbekleidung in diesem Bereich benutzt worden sei. Gleichzeitig würden die Beklagten in der Warengruppe Bekleidung nur spezialisierte technischfunktionale Sportbekleidung herstellen und vertreiben. Da die Klägerin keine Herrenbekleidung anbiete, sei eine Warengleichartigkeit bezüglich der von den Beklagten angebotenen Herrensportbekleidung nicht gegeben. Hinsichtlich der von den Be-

10 klagten hergestellten technisch-funktionalen Damensportbekleidung sei eine Warengleichartigkeit abzulehnen, weil die Artikel der Klägerin als modische Alltagsbekleidung zu bezeichnen seien, diejenigen der Beklagten hingegen als Sportbekleidung im engeren Sinne. Die Waren würden zudem nicht über die gleichen Vertriebskanäle vertrieben. Die Klägerin selbst gebe an, ihre Kleider würden nur in zehn Läden der Modehäuser Schild und Spengler verkauft. Die Artikel der Beklagten hingegen würden in hochspezialisierten Sportfachgeschäften, ihre Brillen nur in spezialisierten Optikfachgeschäften angeboten. Überdies biete die Klägerin ihre Produkte im niederen bis mittleren Preissegment an, die Beklagten jedoch im obersten. Die Klägerin und die Beklagten seien mithin in vollkommen unterschiedlichen Märkten mit unterschiedlichen Vertriebskanälen und unterschiedlichem Zielpublikum tätig. c. Die Widerklage der beiden Beklagten wird damit begründet, dass die in den Warenklassen 9 und 14 international registrierte Marke der Klägerin IR 715258 "zero" am 28. Mai 1999 hinterlegt und am 19. August 1999 publiziert worden sei. Die Karenzfrist gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG sei abgelaufen und die Klägerin habe die Marke für die genannten Warenklassen während dieser Zeit nicht gebraucht. Gemäss Ausdruck der Internetseite der Klägerin vom 21. Dezember 2004 habe die Klägerin im Zeitpunkt der Klageeinleitung durch die Beklagten im Tessin (22. Dezember 2004) weder Brillen oder Sonnenbrillen noch Waren der Klasse 14 in ihrem Sortiment geführt. Der markenrechtliche Schutz für diese beiden Klassen sei daher mit Ablauf der Karenzfrist mit Wirkung ex tunc verfallen, weshalb insoweit ihre Nichtigkeit richterlich festzustellen sei. Ein Vergleich mit der aktuellen Internetseite der Klägerin zeige zwar, dass die Klägerin seit kurzem Brillen in ihr Sortiment aufgenommen habe („Neu in unseren Kollektionen"). Dies jedoch erst nach Ablauf der Karenzfrist und nachdem der Nichtgebrauch im Rahmen der von den Beklagten angestrengten negativen Feststellungsklage im Kanton Tessin bereits geltend gemacht worden sei. Die Abklärungen der Beklagten hätten ferner ergeben, dass die auf der Internetseite angepriesenen Sonnenbrillen im Handel gar nicht erhältlich seien. Die Vermutung liege deshalb nahe, dass Brillen/Sonnenbrillen lediglich im Sinne einer Schutzbehauptung im Hinblick auf den aktuellen Rechtsstreit mit den Beklagten in die Internetseite der Klägerin aufgenommen worden sein. Im Rahmen früherer Korrespondenz habe die Klägerin zudem einen Vergleich bezüglich Sonnenbrillen angeboten, was darauf schliessen lasse, dass sie der Gebrauch der Bezeichnung "zerorh+" für Brillen und Sonnenbrillen durch die Beklagte nicht störte, da sie die Bezeichnung für diese Ware selbst gar nicht gebrauchte.

11 Sollten Zeichen und Waren der Beklagten (zerorh+) wider Erwarten als mit denjenigen der Klägerin (zero) verwechselbar zu qualifizieren sein, müsse dies auch im umgekehrten Sinn gelten. Die Beklagten verwendeten die Bezeichnung "zerorh+" für Brillen und Sonnenbrillen seit dem Jahr 2000. Die Klägerin verwende das Zeichen "zero" für Sonnenbrillen hingegen erst seit Juni 2005. In dem Umfang, in welchem die Klägerin des Markenschutzes für die beanspruchten Warenklassen 9 und 14 verlustig gegangen sei, würde die Klägerin die Beklagte durch das Angebot solcher Waren im Übrigen unlauter konkurrenzieren, was ihr gestützt Art. 3 lit. d/Art. 9 Abs. 1 lit. a UWG gerichtlich zu verbieten wäre. d. Hinsichtlich der Widerklage verneint die Klägerin in Bezug auf die Warenklasse 14 ein Rechtsschutzinteresse der Beklagten an gerichtlicher Feststellung der Markennichtigkeit. Waren der Klasse 14 hätten nie Gegenstand des vorliegenden Streits gebildet. Weder habe die Klägerin die Beklagten entsprechend verwarnt, noch machten die Beklagten geltend, sie selbst verwendeten die Marke "zerorh+" für Schmuckwaren. Es gehe den Beklagten mit der Teilnichtigkeitsklage offenbar lediglich darum, der Klägerin Unannehmlichkeiten zu bereiten. Antragsgemäss sei jedoch Vormerk davon zu nehmen, dass die Klägerin auf die Beanspruchung der Warenklasse 14, namentlich Schmuck, Bijouteriewaren, einschliesslich Modeschmuck, Uhren und Uhrenbänder, für das Gebiet der Schweiz und in Bezug auf ihre international registrierte Marke IR 715258 verzichte. In Bezug auf die Warenklasse 9 bringt die Widerbeklagte vor, nachdem die vormalige Marke "zerorh+" der Beklagten in der Schweiz für Brillen rechtskräftig gelöscht worden sei und die Klägerin die zwischenzeitlich neu eingetragene Marke mit Arrest habe belegen lassen und gegen deren Eintragung ausserdem Widerspruch einlegen werde, verfüge die Gegenseite über keine rechtliche Anspruchsgrundlage in Form eines absoluten und subjektiven Markenrechts, die es ihr erlaube, gegenüber der Klägerin ein Unterlassungsurteil zu erstreiten. Die Widerklage sei insoweit schon wegen fehlender Anspruchsgrundlage abzuweisen. Die Geltendmachung des Nichtgebrauchs sei im Tessiner Verfahren zum anderen nicht rechtsgenügend gegenüber der Klägerin erfolgt, sondern bloss "präventiv" gegenüber dem Gericht vorgetragen worden. Falls das Tessiner Gericht auf die Feststellungsklage der hiesigen Beklagten nicht eintrete, habe dort zudem gar kein Verfahren stattgefunden, weshalb auch nicht von einer Geltendmachung des Nichtgebrauchs gesprochen werden könne. Markennichtigkeit von "zero" in der Klasse 9 sei erstmals mit hiesiger Widerklage am 31. August 2005 geltend gemacht worden, wohin-

12 gegen erwiesen sei, dass die Klägerin ihre Marke "zero" für Sonnenbrillen schon seit dem 16. Juni 2005 gebraucht habe. 3. Die schriftlichen Ausfertigungen der mündlichen Plädoyers beider Rechtsvertreter wurden in Anwendung von Art. 51 Abs. 1 lit. b Abs. 2 OG zu den Akten genommen. 4. Auf die weiteren Ausführungen in den Rechtsschriften, die Begründung der Rechtsbegehren anlässlich der Hauptverhandlung sowie auf das sich in den Urkundeneinlagen erschöpfende Beweismaterial ist, soweit sachdienlich, in den nachfolgenden Erwägungen näher einzugehen. Die Zivilkammer zieht in Erwägung : 1.1 Dem gegenständlichen Klageverfahren liegt ein Sachverhalt mit internationalen Bezügen zu Grunde. Alle Beteiligten sind juristische Personen. Die Beklagte 1 hat ihren Sitz in Italien und die Beklagte 2 in Si. (TI.). Bei der Klägerin handelt es sich um eine GmbH & Co. KG mit Sitz in Deutschland. Für die Frage der internationalen örtlichen Zuständigkeit ist dementsprechend das Übereinkommen vom 16. September 1988 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (LugÜ, SR 0.275.11) anwendbar, auch wenn die Verletzung eines schweizerischen Schutzrechts durch eine in der Schweiz domizilierte Gesellschaft geltend gemacht wird und die Vollstreckung des Urteils auf die Schweiz beschränkt ist (BGE 131 III 76 E. 2). Mit dem unbestrittenen Vertrieb der mit "zerorh+" gekennzeichneten Waren durch die XV. GmbH ist das schädigende Ereignis (auch) in Si./Graubünden eingetreten. Die Zuständigkeit in Graubünden ergibt sich für die italienische Beklagte 1 demzufolge direkt aus Art. 5 Ziff. 3 LugÜ (Erfolgsort unerlaubter Handlungen), da sie in einem anderen als ihrem Wohnsitzstaat verklagt wird (BGE 131 III 76 E. 3), allenfalls auch indirekt aus dem schweizerischen Sitz der Mitbeklagten 2 (Art. 6 Ziff. 1 LugÜ). Die internationale Zuständigkeit der Schweiz ergibt sich für die Beklagte 2 - als schweizerische Vertriebsberechtigte der Beklagten 1 - aus deren Sitz in der Schweiz (Art. 2 Abs. 1 LugÜ). Die Bestimmung des in der Schweiz für die Beklagte 2 örtlich zuständigen Gerichts führt über Art. 109 (1. Satz) IPRG zum Gerichtsstand Si./Graubünden (BGE 131 III 76 E. 4). Sodann liegt - jedenfalls im internationalen Verhältnis - bezüglich der Klagebegehren Einlassung gemäss Art. 18/20 LugÜ vor, da der ausschliessliche Gerichtsstand gemäss Art. 16 Ziff. 4 LugÜ nicht gegeben ist. Für die Wi-

13 derklagebegehren ist die internationale Zuständigkeit in der Schweiz auch unter Berücksichtigung von Art. 16 Ziff. 4 LugÜ gegeben. 1.2 Den Interessenwert ihrer Begehren hat die Klägerin mit 300'000 Franken beziffert. Die Beklagten haben sich weder dazu, noch zum Wert ihrer eigenen Widerklagebegehren geäussert. Vom genannten Gesamtstreitwert kann schätzungsweise als Minimum ausgegangen werden. Da in Bezug auf die Klage ein Teilurteil zu fällen sein wird und dieses selbständig weiterzüglich ist, ist dieser Teilinteressenwert zu bestimmen. Der geltend gemachte Rechnungslegungsanspruch ist ein vermögensrechtlicher, der sachgerecht mit einem Fünftel des Zielanspruchs auf Gewinnherausgabe über geschätzte Fr. 80'000.— veranschlagt werden darf (Pascal Leumann Liebster, Die Stufenklage im schweizerischen Zivilprozessrecht, Basler Studien zur Rechtswissenschaft, Bd. 79, Basel 2005, S. 36 f., 245 unten). Zusammen mit dem Hauptanspruch auf Unterlassung des weiteren Gebrauchs des Zeichens "zerorh+" liegt der Streitwert dieser in erster Stufe zu beurteilenden Klageansprüche bei rund 230'000 Franken. Damit ist der Feststellungspflicht gemäss dem zur Zeit der Urteilsfällung noch anwendbaren Art. 51 Abs. 1 lit. a OG Genüge getan. Die direkte sachliche Zuständigkeit des Kantonsgerichts Graubünden als einzige kantonale Instanz für die Behandlung der auf das Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz (MSchG), SR 232.11) gestützten Klage ergibt sich ferner aus Art. 20 Abs. 2 Ziff. 2 ZPO in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 Ziff. 2 ZPO und Art. 58 Abs. 3 MSchG. 1.3 Die Passivlegitimation ist gegeben, auch gegenüber der Beklagten 2 als Sekundärstörerin (vgl. Lucas David, Schweizerisches Immaterialgüter- und wettbewerbsrecht (SIWR), Bd. I/2, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, 2. A. Basel 1998, S. 66 f.). Die markenrechtlichen Abwehransprüche stehen dem Markeninhaber gegen jede Person zu, die in den markenrechtlich geschützten Ausschliesslichkeitsbereich eingreift (Christoph Willi, Kommentar MSchG, Zürich 2002, N 44 zu Art. 13). Für den Fall, dass ein markenrechtlich geschützter Ausschliesslichkeitsbereich im Sinne der Klägerin zu bejahen ist, sind solche (rechtswidrigen) Eingriffe durch die in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht unbestrittenen wirtschaftlichen Tätigkeiten der Beklagten, namentlich der Beklagten 2 (Zeichenverwendung auf Waren, Geschäftspapieren und in der Werbung; Anbieten, in Verkehr bringen, Lagerung, Vertrieb sowie Ein- und Ausfuhr von mit "zerorh+" bezeichneten Waren der Klassen 9 und 14), ohne weiteres gegeben (Art. 13 Abs. 2 MSchG).

14 1.4 Die Klage wurde gestützt auf Art. 20 Abs. 2 Ziff. 2 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 Ziff. 2 ZPO ohne Vermittlung beim Kantonsgericht anhängig gemacht. Die Widerklage war demzufolge mit der Prozessantwort anhängig zu machen (Art. 67 Abs. 2 ZPO e contrario, Art. 84 ZPO), was die Beklagten getan haben. Die Widerklage steht in einem sachlichen Zusammenhang zur Hauptklage. Die örtliche Zuständigkeit des Kantonsgerichts für die Widerklage ergibt sich daher aus Art. 6 Abs. 1 GestG. 2. Immaterialgüterrechte unterstehen dem Recht des Staates, für den der Schutz der Immaterialgüter beansprucht wird (Art. 110 Abs. 1 IPRG). Das IPRG bestimmt das anwendbare Recht nicht selbst durch einen abstrakt gewählten Anknüpfungspunkt, sondern gibt die Wahl in die Hand des Klägers. Durch die Beanspruchung im Sinne von Art. 110 Abs. 1 IPRG trifft der Kläger die Wahl der lex causae, welche aufgrund ihrer eigenen Grenznormen bestimmt, ob sie Schutz gewährt. Ihr bleibt daher auch die Entscheidung überlassen, welchem kollisionsrechtlichen Modell sie folgt (Frank Vischer, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2. A. 2004, N 2-4 zu Art. 110; Gion Jegher/Anton K. Schnyder, Basler Kommentar 1996, N 25 zu Art. 110 IPRG). Klage und Widerklage verlangen - durchwegs unter Berufung auf schweizerisches materielles Recht - Schutz von Immaterialgüterrechten für das Gebiet der Schweiz beziehungsweise die Feststellung von deren Nichtbestand für das gleiche Gebiet. Die Anrufung des schweizerischen Markenrechts ist zu akzeptieren, nachdem die gerügten Handlungen im Geltungsbereich der angerufenen lex protectionis liegen. Denn nach schweizerischem Recht ist für die Anknüpfung in diesem Bereich allein der Erfolgsort massgeblich, das heisst der Ort, an dem das absolute Recht widerrechtlich tangiert wurde (vgl. Vischer, a.a.O., N 6 zu Art. 110), und dieser liegt in der Schweiz, wovon denn offensichtlich auch beide Parteien ausgehen. 3. Nachdem sie zur Klageantwort aufgefordert wurden, haben die Beklagten vorab eingewendet, zufolge des sachlichen Zusammenhangs zwischen den Klagen bestünden zwei konkurrierende schweizerische Gerichtsstände. Der Prozess vor dem Bündner Kantonsgericht könne nur durchgeführt werden, falls das hängige Tessiner Verfahren durch einen Nichteintretensentscheid erledigt werde. Falls das Tessiner Gericht auf die Klage eintrete, wäre der hiesige Prozess in Anwendung von Art. 36 Abs. 2 GestG an das Tribunale d'appello zu überweisen. Um in der gleichen Sache zwei unterschiedliche und womöglich einander widersprechende Urteile zu verhindern sowie aus Gründen der Prozessökonomie müsse der nachgehend eingeleitete Prozess jedenfalls bis zum Zuständigkeits- beziehungs-

15 weise Eintretensentscheid des Tribunale d'appello gestützt auf Art. 36 Abs. 1 GestG sistiert werden. 3.1 Aus Sicht von Parteien und Gerichten ist zum einen unökonomisch, wenn an zwei Fronten gleichzeitig ein Rechtsstreit über Dasselbe geführt wird. Resultatbezogen will zum anderen vermieden werden, dass in der gleichen Sache Urteile ergehen, die sich widersprechen (Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen ZPO, 3. A. Zürich 1997, N 8 zu § 107). Gemäss Art. 51 Ziff. 2 ZPO hat die Streitanhängigkeit - hier jene der Klage im Kanton Tessin - die Wirkung, dass gegenüber einer später in der gleichen Sache bei einem andern Gericht eingereichten Klage - hier jene im Kanton Graubünden - der Gegenpartei die Einrede der Rechtsanhängigkeit zusteht. Die Rechtshängigkeit der beim zuständigen Gericht eines andern Kantons hängigen Klage war schon früher nach der Bundesverfassung zu berücksichtigen (vgl. Frank/Sträuli/ Messmer, a.a.O., N 15 zu § 107, mit Hinweisen). Massgebend ist nunmehr Art. 35 GestG (Identische Klagen): Werden bei mehreren Gerichten Klagen über denselben Streitgegenstand zwischen denselben Parteien rechtshängig gemacht, so setzt jedes später angerufene Gericht das Verfahren aus, bis das zuerst angerufene Gericht über seine Zuständigkeit entschieden hat (Abs. 1). Ein später angerufenes Gericht tritt auf die Klage nicht ein, sobald die Zuständigkeit des zuerst angerufenen Gerichts feststeht (Abs. 2). 3.2 Einen förmlichen Nichteintretensantrag wegen Rechtshängigkeit der Streitsache im Kanton Tessin haben die Beklagten indessen nicht gestellt. Sie haben bloss den prozessleitenden Antrag auf einstweilige Sistierung des hiesigen Verfahrens gestellt, bis über die Prozessvoraussetzungen der Klage im Kanton Tessin entschieden sei. Dieser Antrag wurde vom Kantonsgerichtspräsidenten abgewiesen. Soweit bloss die Prozessleitung in Frage steht, ist daher für die Zivilkammer weder Veranlassung noch die Möglichkeit gegeben, darauf zurückzukommen. Die Beklagten haben denn auch zu dieser Frage an der Hauptverhandlung nicht mehr plädiert; die einleitenden Ausführungen zu den prozessrechtlichen Fragen gemäss schriftlichen Plädoyernotizen wurden nicht mündlich vorgetragen (vgl. act. I.16). 3.3 Die Einrede ist ein Verteidigungsmittel der beklagten Partei. Zumindest nach dem gesetzlichen Wortlaut von Art. 51 Ziff. 2 ZPO handelt es sich beim Einwand, ein anderes Gericht befasse sich bereits mit der Sache, somit nicht um eine von Amtes wegen zu prüfende Prozessvoraussetzung (Sachurteilsvoraussetzung) im eigentlichen Sinne, sondern allenfalls um ein nur auf Parteivorbringen hin zu prüfendes, dilatorisches (nicht peremptorisches) Prozesshindernis (vgl. Max Gul-

16 dener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zürich 3. A. 1979, S. 239, 224 f.), wie es beispielsweise auch die Einrede der materiellen Rechtskraft darstellt. Nach neuerer Praxis prüft das Bundesgericht die materielle Rechtskraft jedoch von Amtes wegen, was im Wesentlichen damit begründet wird, dass bei einem rechtskräftigen Urteil ein Rechtsschutzinteresse des Klägers am neuen Prozess fehle. Das Rechtsschutzinteresse sei daher als Prozessvoraussetzung von Amtes wegen zu prüfen (BGE 112 II 272; ebenso Felix Dasser, in Müller/Wirth (Hrsg.), Kommentar zum Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen, Zürich 2001, N 28 und 31 zu Art. 35 GestG, sowie Thomas A, Castelberg, Die identischen und die in Zusammenhang stehenden Klagen im Gerichtsstandsgesetz, Diss. Bern 2005, S. 89 f., für den Fall der doppelten Rechtshängigkeit). Dem hat sich das zürcherische Prozessrecht angeschlossen, das neu in § 107 Abs. Ziff. 2 ZPO zum Ausdruck bringt, dass dem Kläger auch dann das Rechtsschutzinteresse an weiteren Verfahren in der gleichen Sache fehlt, wenn die Klage bereits bei einem zuständigen Gericht rechtshängig ist, und dass dieses Rechtsschutzinteresse von Amtes wegen zu prüfen ist. Das Gericht hat somit gegebenenfalls aus prozessökonomischen Gründen sogleich einen Nichteintretensentscheid zu fällen (vgl. Frank/Sträuli/Messmer, a.a.O., N 1 f., N 16 zu § 107). Die Koordinationsnorm von Art. 35 GestG bezweckt im Wesentlichen binnenstaatlich dasselbe wie Art. 22 LugÜ und Art. 9 IPRG im europäischen beziehungsweise internationalen Verhältnis. Sie begründet keine örtliche Zuständigkeit ist aber eine "gerichtsstandsnahe" Bestimmung; der prozessleitende Entscheid über die Sistierung und deren Verweigerung ist ein selbständiger, gemäss Art. 49 Abs. 1 OG der Berufung ans Bundesgericht unterliegender Zwischenentscheid über die Zuständigkeit (Castelberg, a.a.O., S. 51 f., 97). Ob der Sistierungsantrag der Beklagten vom 27. Juni 2005 als frist- und formgerechte Einrede der Rechtshängigkeit im Sinne von Art. 51 Ziff. 2 ZPO zu qualifizieren ist und das Gericht (nicht der Prozessleiter) die Frage auch ohne Einrede als Prozessvoraussetzung von Amtes wegen zu prüfen hat, kann letztlich offen bleiben. Wenn dem so wäre, und das Sistierungsgesuch als Einrede der Litispendenz durch die Zivilkammer zu behandeln wäre, müsste sie aus folgenden Überlegungen verworfen werden. 3.4 Die hiesige Klägerin hat in ihrer Klageschrift ausgeführt, das Tessiner Verfahren sei gegenstandslos, weil sich das dortige Rechtsbegehren auf die figurative Marke "zerorh+" beschränke und der schweizerische Anteil dieser Marke zwischenzeitlich gelöscht worden sei. Ein Rechtsbegehren könne sich nicht auf eine gelöschte Marke stützen. Weiter hätten die Beklagten, einzig um sich damit einen ihnen genehmen, das heisst einen italienisch-sprachigen Gerichtsstand zu sichern, missbräuchliches forum running betrieben, wenn sie mit ihrer Feststellungsklage 5

17 Tage nach der schriftlichen Verwarnung durch die Klägerin und 3 Tage vor Weihnachten mit einer negativen Feststellungsklage vorgeprescht seien, und dies obwohl eine Leistungsklage der (hiesigen) Klägerin absehbar gewesen sei. Sodann fehlten die Voraussetzungen für die Zulassung einer negativen Feststellungsklage, da es den Beklagten zumutbar gewesen sei, die angekündigte Leistungsklage der Gegenpartei abzuwarten. Soweit ein Feststellungsinteresse jemals bestanden habe, sei es mit der Einreichung der Leistungs- beziehungsweise Unterlassungsklage im Kanton Graubünden weggefallen. Schliesslich macht sie, gestützt auf Art. 109 Abs. 3 IPRG, fehlende örtliche Zuständigkeit im Tessin geltend. Alle diese Argumente laufen darauf hinaus, die formelle Zulässigkeit der Klage im Kanton Tessin zu bestreiten. Insoweit es die Klägerin damit darauf angelegt hat, dem Kantonsgericht von Graubünden Äusserungen darüber zu entlocken, wie das Tessiner Appellationsgericht mit der dortigen Klage zu verfahren und sie zu entscheiden hat, scheitert sie. Es ist auch nicht notwendig, auf diese Argumente bloss vorfrageweise einzugehen. Im hier interessierenden Zusammenhang stellt sich nur die Frage, ob die hiesige Klage "in der gleichen Sache" respektive "identisch" ist, wie jene, die fünf Monate zuvor im Kanton Tessin eingereicht worden ist. Das ist zu verneinen. 3.4.a Ob eine Klage wegen Rechtshängigkeit zurückzuweisen ist, beurteilt sich grundsätzlich nach kantonalem Prozessrecht. Die Frage der Anspruchsidentität ist dagegen bei bundesrechtlichen Ansprüchen nach Bundesrecht zu entscheiden. Würde nämlich eine auf das Bundesprivatrecht gestützte Klage zu Unrecht wegen Rechtshängigkeit zurückgewiesen, so würde dem Kläger die Möglichkeit abgesprochen, einen fälligen bundesrechtlichen Anspruch jederzeit gerichtlich geltend zu machen (Frank/Sträuli/Messmer, a.a.O., N 8 zu § 107, mit Hinweisen auf BGE 105 II 231, 98 II 158 E. 3 mit Zitaten, 80 II 100). Es ist wohl nicht in Abrede zu stellen, dass die beiden Rechtsstreitigkeiten in einem sachlichen Zusammenhang stehen; dieser ist auch mehr als nur lose, aber er ist beschränkt. Die partielle Übereinstimmung eines Teils der Rechtsbegehren erscheint jedenfalls nicht hinreichend, um von "der gleichen Sache" im Sinne von Klageidentität zu sprechen. Für eine erfolgreiche Einrede der Streithängigkeit, muss es sich um identische Klagen handeln, das heisst sie müssen die gleichen Parteien und das gleiche Rechtsbegehren betreffen (Frank/Sträuli/Messmer, a.a.O., N 9 zu § 107, mit Hinweisen). Sie ist auch bei ungleichen Parteirollen zu bejahen (Forderungsklage und Aberkennungsklage; BGE 98 II 158 E. 3, ZR 75 Nr. 33, BGE 105 II 232). Gegenständlich von Relevanz ist die Ansicht, dass wohl die Gutheissung einer negativen Feststellungsklage einer späteren Leistungsklage gegenüber eine abgeurteilte Sache darstellt, dies jedoch nicht zugleich schon Identität in Bezug auf die Frage der Rechtshängigkeit bedeutet.

18 Ein Urteil, das über eine Vorfrage zu einer anderen Klage entscheidet, kann für diese res iudicata bewirken, während eine entsprechende Klage nicht die Einrede der Rechtshängigkeit begründet. So wird diese Einrede mangels Identität versagt, wenn die erste Klage auf negative Feststellung, die zweite auf Leistung geht. Im Lichte des Gerichtsstandsgesetzes ist dieser Fall nicht nach dessen Art. 35 sondern nach Art. 36 zu beurteilen (Dasser, a.a.O., N 17 zu Art. 35 GestG), wovon auch die Beklagten auszugehen scheinen (siehe nachfolgende Erwägung 3.4.e). Weil die Feststellungsklage durchaus nicht zu einem Urteil führen muss, das dann tatsächlich der Leistungsklage gegenüber Rechtskraftwirkung entfaltet, ist die unterschiedliche Behandlung von Rechtskraft und Rechtshängigkeit hinsichtlich der Identität auch sachlich gerechtfertigt (Frank/Sträuli/Messmer, a.a.O., N 10 zu § 107; BGE 105 II 229, E. 1b). Betrifft die im Erstkanton erhobene Feststellungsklage des betriebenen Schuldners (mit dem Begehren, er schulde die in Betreibung gesetzte Forderung nicht) und die später in einem andern Kanton erhobene Leistungsklage des betreibenden Gläubigers das gleiche Rechtsverhältnis, so ist nach ungeschriebenem Bundesrecht ein zwingender Gerichtsstand des Sachzusammenhangs am Ort des zuerst angerufenen Gerichts dann begründet, wenn die einheitliche Beurteilung der beidseitigen Ansprüche aus Gründen des materiellen Rechts unerlässlich erscheint (Ergänzungsband Frank, Zürich 2000, zu Frank/Sträuli/ Messmer, a.a.O., N 10 zu § 107, mit Hinweis auf Hauptband, N 7 zu § 13, N 29a zu § 59 und Guldener, a.a.O., S. 103). 3.4.b Nach der vorgenannten Ansicht spricht der Umstand, dass es sich bei der Klage im Tessin um eine negative Feststellungsklage und bei der hiesigen Klage um eine Unterlassungs- und Leistungsklage handelt, bereits im Grundsatz gegen die Berücksichtigung der entsprechenden Einrede. Das Bundesgericht hat diese in BGE 105 II 229 aufgenommene Rechtssprechung allerdings aufgegeben und in BGE 128 III 284, E.3b.bb (=Pra 2002 Nr. 134), unter Hinweis darauf, dass der Begriff der Identität des Streitgegenstandes bei Art. 35 GestG und Art. 21 LugÜ derselbe ist, festgehalten, dass eine hängige negative Feststellungsklage und eine hängige Leistungsklage zwischen denselben Parteien, die sich auf denselben Sachzusammenhang beziehen, als identisch im Sinne von Art. 35 GestG zu qualifizieren sind. Objektive Klageidentität liegt hier trotzdem nicht vor. Ein Sachzusammenhang genügt nicht; es muss sich um denselben Sachzusammenhang handeln (Pra 2002 Nr. 134, E. b.bb Abs. 4; BGE 128 III 284, E. b.bb Abs. 4, le même complexe de faits). Zwei Klagen betreffen denselben Anspruch, wenn sie dieselbe Grundlage und denselben Gegenstand haben. Unter Grundlage sind in diesem Zusammen-

19 hang das Tatsachenmaterial und die Rechtsvorschriften zu verstehen, auf welche die Klagen gestützt werden; unter Gegenstand ist der Zweck der Klagen zu verstehen. Vorliegend ist zumindest der Zweck der Klagen qualitativ und quantitativ anders. Die Klägerin weist im Speziellen zu recht darauf hin, dass - gemessen an den Rechtsbegehren - die im Kanton Tessin anhängig gemachte negative Feststellungsklage der Beklagten nur eine relativ bescheidene Teilmenge der von der Klägerin in Graubünden anhängig gemachten Unterlassungs- und Leistungsklage darstellt. Aus der legitimen, umfassenden Streiterledigungsoptik der Klägerin als Markeninhaberin ist das Tessiner Verfahren von eingeschränkter praktischer Relevanz, denn was die Klägerin in Graubünden verlangt, ist nicht bloss das positive Spiegelbild zur Tessiner Klage. Eine solche Konstellation liegt nur dann vor, wenn im neuen Verfahren das kontradiktorische Gegenteil dessen beurteilt werden soll, was bereits hängig ist (vgl. BGE 123 III 16 E. 2.a zur Einrede der abgeurteilten Sache). Vor Kantonsgericht verlangt die Klägerin anderes und erheblich mehr als nur das Gegenteil des in der Tessiner Feststellungsklage geltend gemachten. Die Vorstellung der Beklagten, das hiesige Verfahren könne nur durchgeführt werden, wenn das Tessiner Appellationsgericht einen Nichteintretensentscheid fälle, ist mehrfach irrig. Die Beklagten haben im Tessiner Verfahren ihr Feststellungsbegehren explizit auf "funktionelle Sportbekleidung und Brillen" beschränkt und wollen dort ausserdem lediglich richterlich festgestellt wissen, dass keine Verwechslungsgefahr zwischen der älteren Wortmarke "zero" der hiesigen Klägerin einerseits und dem jüngeren Markenzeichen "zerorh+" in der konkreten, von der Beklagten 1 registrierten graphischen Gestaltung andererseits gegeben sei. Der behauptete Feststellungsanspruch ist also in doppeltem Sinne eingeschränkt. Ganz anders die Abwehrklage der Klägerin vor Kantonsgericht Graubünden, welche zunächst darauf abzielt, mittels Unterlassungsurteil den Beklagten die Verwendung der Bezeichnung "zerorh+" generell zu untersagen, das heisst erstens vollkommen unabhängig von seiner graphischen Gestaltung, namentlich auch in gewöhnlichen Klein- oder Grossbuchstaben, und zweitens für jegliche Bekleidungsstücke sowie für Sonnenbrillen. Darüber hinaus werden mit der Stufenklage im Kanton Graubünden auch ein Anspruch auf Rechnungslegung und eine obligationenrechtliche Forderung in Form von Herausgabe des Verletzergewinns geltend gemacht. Die Einschränkung der Klage im Kanton Tessin auf eine ganz bestimmte figurative Verwendung von "zerorh+" sowie auf technisch-funktionale Sportbekleidung führt zwangsläufig dazu, dass im Falle einer Gutheissung der Tessiner Klage einzig und allein darüber entschieden wäre, dass die Verwendung der Marke "zerorh+" in der konkreten graphischen Gestaltung und für funktionelle Sportbekleidung noch keine Verletzung der allgemein für Bekleidung hinterlegten klägerischen Marke "zero" durch die Verwendung der konkreten gra-

20 phischen Darstellung der Bezeichnung "zerorh+" durch die Beklagten für Bekleidung und Sonnenbrillen darstellen würde. In diesem für die hiesige Klägerin ungünstigsten Fall wäre weiterhin offen, ob die Verwendung der Bezeichnung "zerorh+" in anderer Darstellung und für andere Bekleidungsstücke, das heisst für Bekleidung, die auch von der Klägerin vertrieben wird sowie für Sonnenbrillen, eine Verletzung der klägerischen Wortmarke "zero" darstellt. So oder anders (bei Nichteintreten, Gutheissung oder Abweisung im Tessin) wäre demnach die im Kanton Graubünden anhängig gemachte Klage noch zu beurteilen. Eine Sistierung bringt im vorliegenden Fall deshalb keine prozessökonomischen Vorteile. 3.4.c Der Vorhalt, die Klägerin habe es aus nicht ersichtlichen beziehungsweise offensichtlich nicht schützenswerten Gründen unterlassen, dieselben Rechtsbegehren wie im hiesigen Verfahren im Tessiner Prozess widerklageweise geltend zu machen, ist unter mehreren Aspekten zurückzuweisen. Der Ort der Widerklage stellt keinen ausschliesslichen oder gar zwingenden Gerichtsstand dar (Art. 6 Abs. 1 GestG). Es kann der Klägerin auch nicht indirekt verwehrt werden, ihre Unterlassungs- und Leistungsklage am ordentlichen Sitz und Gerichtsstand der Beklagten 2 im Kanton Graubünden anhängig zu machen, statt an einem Ort (Tessin), wo keine der gegnerischen Parteien domiziliert ist und nebenbei bemerkt - auch kein Verletzungsort gegeben ist, denn die hiesige Klägerin behauptet nicht, sie vertreibe ihre "zero"-Kleider im Tessin. Daran ändert nichts, dass die Beklagten 1 und 2 in ihrer negativen Feststellungsklage im Tessin, die dortige örtliche Zuständigkeit gestützt auf Art. 5 Ziff. 3 LugÜ mit dem blossen Umstand zu begründen versucht haben, dass sie ihre eigenen "zerorh+"-Waren dort zum Verkauf anbieten (act. II.14, S. 3 f.). Das genügt nicht. Die Anwendung der aus BGE 125 III 346 folgenden Prämisse, dass eine negative Feststellungsklage dort anzubringen ist, wo der Beklagte die Leistungs- oder Unterlassungsklage anzubringen hätte, auf den vorliegenden Fall, spricht gegen das Vorgehen und die Haltung der Beklagten. Denn die hiesige Klägerin, und nota bene auch die Beklagten, behaupten nicht, die Klägerin entfalte entsprechende wirtschaftliche Tätigkeiten im Tessin. Die hiesige Klägerin als Inhaberin der Marke "zero" könnte demzufolge auch nicht selbständig im Tessin auf Unterlassung und Leistung klagen. Der Anknüpfungsort für den eurointernationalen, alternativen Gerichtsstand am Schutzort ist - auch bei der negativen Feststellungsklage - dort, wo die Rechtsverletzung stattfindet - was voraussetzt, dass dort Ware des Rechtsinhabers angeboten wird - und nicht dort, wo (nur) der Verletzer seine Ware anbietet. Wollte man Letzterem statt geben, wäre unerwünschtem forum running und forum

21 shopping Tür und Tor geöffnet. Das gilt analog auch innernational und führt zum bereits erwähnten Prinzip, dass eine negative Feststellungsklage dort anzubringen ist, wo der Beklagte die Leistungs- oder Unterlassungsklage anzubringen hätte. Vorliegend muss dies um so mehr gelten, als manifest ist, dass die hiesigen Beklagten sehr bald mit einer schriftlich angekündigten Unterlassungs- /Leistungsklage seitens der Markeninhaberin zu rechnen hatten. Ist in kurzer Zeit mit einer Leistungsklage zu rechnen, so ist eine unzumutbare Fortdauer der Rechtsunsicherheit und damit ein hinreichendes Interesse an der Klärung einer umstrittenen Rechtsfrage durch ein Feststellungsurteil grundsätzlich zu verneinen. Da das Feststellungsinteresse unabhängig vom Gerichtsstand vorliegen muss, kann es nicht durch das Interesse an einem bestimmten Gerichtsstand ersetzt werden. Ansonsten würde die vom Gesetzgeber getroffene Regelung der Gerichtsstände umgangen beziehungsweise ausser Kraft gesetzt (BGE 131 III 319 E. 3.5). Zur Frage der Zuständigkeit im Tessin hat sich die Zivilkammer nicht zu äussern; zumindest ist aber für die hiesigen Belange festzuhalten, dass die Auffassung der Beklagten, die Klägerin hätte im Tessin Widerklage erheben müssen, falsch ist. 3.4.d Die Berufung der Beklagten auf Art. 36 GestG (in Zusammenhang stehende Klagen) geht ebenso fehl. Werden bei mehreren Gerichten Klagen rechtshängig gemacht, die miteinander in sachlichem Zusammenhang stehen, so kann jedes später angerufene Gericht das Verfahren aussetzen, bis das zuerst angerufene entschieden hat. Anders als beim Fall der identischen Klagen gemäss Art. 35 GestG sind die Rechtsfolgen bei in Zusammenhang stehenden Klagen gemäss Art. 36 GestG sowohl bei Abs. 1 (Sistierung beim Zweitgericht) als auch bei Abs. 2 (Überweisung an das Erstgericht) im Sinne einer Kann-Vorschrift beschränkt. Die beiden Rechtsstreitigkeiten stehen unbestreitbar in einem Zusammenhang. Wie gesehen, macht jedoch ein Sachurteil im Kanton Tessin ein Sachurteil im Kanton Graubünden nicht obsolet, und es ist auch nicht einzusehen, dass ein einheitlicher Gerichtsstand des Sachzusammenhangs am Ort des zuerst angerufenen Gerichts geradezu unerlässlich ist, weil die einheitliche Beurteilung der beidseitigen Ansprüche aus Gründen des materiellen Rechts dies zwingend erfordert. Gemäss Botschaft zum Gerichtsstandsgesetz sind Prozesse, deren Streitgegenstände zwar nicht identisch sind (Art. 36 GestG [in der geltenden Fassung Art. 35 GestG]), die aber trotzdem in einem Zusammenhang stehen, grundsätzlich immer je selbständig durchzuführen. Anders als bei dem - hier nicht zutreffenden Fall - identischer Klagen kommt einem später befassten Gericht bezüglich des Vorgehens also ein Beurteilungsspielraum zu. Bei gegebener Konnexität darf es - muss aber nicht (vgl. die

22 Kann-Formulierungen in Abs. 1 und 2) - einen Weg nach Art. 37 [in der geltenden Fassung Art. 36 GestG] einschlagen, denn getrennte Prozesse wären an sich zulässig und dürften auch die Regel bleiben. Die neue Bestimmung will also mit Zurückhaltung angewendet sein; sie bezweckt, der Praxis Spielraum und Flexibilität einzuräumen, um konnexe Verfahren möglichst ökonomisch zu bewältigen (vgl. Botschaft zum GestG, BBI 1999, S. 2871 f.). Art. 36 GestG lässt dem Zweitgericht die Befugnis, das vor ihm hängige Verfahren trotz des Sachzusammenhangs fortzuführen (vgl. Marco Stacher, Prozessführungsverbote zur Verhinderung von sich widersprechenden Entscheiden, in Schweizerische Zeitschrift für Zivilprozess- und Zwangsvollstreckungsrecht (ZZZ) 2006, S. 67; ebenso Art. 125 des Entwurfs zur Schweizerischen Zivilprozessordnung). Nach Auffassung der Zivilkammer darf nicht sein, dass eine präsumtive Beklagte durch Vorpreschen mit einer negativen Feststellungsklage bezüglich eines kleinen Teils des Klagegegenstandes an einem ihr genehmen Gerichtsstand die Gegenseite mit dem vorgeschobenen Argument der Prozessökonomie bei der Durchsetzung erheblich weitergehender Ansprüche blockiert. Angesichts der gesamten Umstände erscheint der klägerische Argwohn, den Beklagten gehe es mit dem Sistierungsantrag respektive mit der Einrede der anderweitigen Rechtshängigkeit vorallem darum, die (umfassenden) markenrechtlichen Abwehransprüche der Klägerin möglichst lange zu hintertreiben, nicht aus der Luft gegriffen. Dies nicht zuletzt auch im Licht des eher ungewöhnlichen Umstandes, dass sich hier mit der Beklagten 2 eine schweizerische Gesellschaft gegen die Durchführung eines Verfahrens an ihrem ordentlichen Sitzgerichtsstand wehrt. Es ist fraglich, ob die Sistierung der Klägerin zumutbar ist. Sie hat nämlich einen Justizgewährungsanspruch, weshalb die Sistierung nur aus zureichenden Gründen und damit nur zurückhaltend erfolgen darf (Dasser, a.a.O., N 12 zu Art. 36 GestG). Das Argument der Prozessökonomie muss zurückstehen. 3.4.e Unerspriesslich bleibt ferner der Einwand, die Klägerin habe, offensichtlich mit dem Ziel, die fehlende Identität ihrer Unterlassungsklage mit der negativen Feststellungsklage begründen zu können, deutlich überklagt. Sie argumentieren, das weit gefasste Rechtsbegehren des hiesigen Verfahrens gehe weit über das hinaus, was faktisch von Relevanz sei, nachdem die Beklagten die umstrittene Kennnzeichnung "zerorh+" heute nur noch für technisch-funktionale Sportbekleidung verwenden würden und auch nicht die Absicht hätten, andere Bekleidung zu verkaufen. In der Vergangenheit hätten die Beklagten zwar unter einer als "blueblood" bezeichneten Linie Bekleidung angeboten, welche "möglicherweise nicht als technisch-funktionale Sportbekleidung im engeren Sinn" bezeichnet werden könne. Der Vertrieb dieser Linie sei indessen eingestellt worden.

23 Damit übersehen die Beklagten zunächst, dass in Graubünden auch auf Gewinnherausgabe geklagt wird. Dass die Bekleidungsstücke in der Linie blueblood nur "möglicherweise" ausserhalb eines Segments technisch-funktionaler Sportbekleidung lagen, klingt sodann angesichts des Inhalts des Herbst-Winterkatalogs 2002/2003 der Beklagten 1 (act. II.15), der u.a. auch ganz normale Jeans, Kragenhemden, Blousons, Jupes und andere als "urban" bezeichnete Kleidungsstücke zeigt, klar beschönigend, ist an dieser Stelle aber nicht abschliessend zu beurteilen. Immerhin kann aus der zu ihren eigenen Gunsten zurückhaltend formulierten Meinung der Beklagten abgeleitet werden, dass sie ihren vormaligen Gebrauch der Bezeichnung "zerorh+" ausserhalb des Segments technisch-funktionaler Sportbekleidung nach wie vor, beziehungsweise später erneut als rechtmässig verteidigen könnten. Die Behauptung, Produktion und Vertrieb der Linie "blueblood" aus dem Jahre 2002 seien eingestellt, trifft das Problem nicht. Die Klägerin war jedenfalls noch nach der Behauptung der Beklagten 1 vom 31. August 2005 in der Lage, Ausdrucke ab der Internetseite der Beklagten 1 (www.zerorh.com) einzulegen, woraus hervorgeht, dass noch am 1. Dezember 2005 haufenweise Bekleidungsstücke aus der Linie "blueblood" angepriesen wurden (act. II.33). Auch die nachgelieferte Erklärung des Verwaltungsratspräsidenten der Beklagten 1 bleibt einigermassen wässrig, stellt sie doch einfach den aktuellen (Produktions)zustand fest. Es wird darin weder für den Bereich ausserhalb technisch-funktionaler Bekleidung eine frühere Rechtsverletzung eingeräumt noch kann er sich zu einer Abstandszusage für die Zukunft durchringen (act. III.19). Die Markenrechtsverletzung vorausgesetzt, würde die relative Uneinsichtigkeit der Beklagten ein Indiz für Begehungs- oder Wiederholungsgefahr liefern (vgl. Lucas David, Basler Kommentar, Muster- und Modellgesetz, 2. A. Basel 1999, N 16 zu Art. 55 MSchG; Urteil Bundesgericht vom 9. März 2005, 4C.401/2004, E. 4.1). Angesichts dessen stellt der klägerische Einwand, es sei bloss eine akademische Frage, ob der Gebrauch von "zerorh+" zum Beispiel für Jeans oder Pelzmäntel eine Verletzung der Markenrechte der Klägerin bedeute, durchaus eine Verharmlosung dar. Eine gewisse Wiederholungsgefahr ist hinreichend plausibel. Die Beklagten stellen sich zu Unrecht auf den Standpunkt, es fehle an der Voraussetzung der Begehungs- und Wiederholungsgefahr. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist von einer Wiederholungsgefahr auszugehen, wenn eine Rechtsverletzung stattgefunden hat und der Verletzer diese Tatsache nicht anerkennt (Urteil Bundesgericht 4C.401/2004 vom 9. März 2005, E. 4.1). Die Beklagten begnügen sich mit dem Hinweis, die Produktion ihrer Linie "blueblood" aus dem Jahre 2002 sei eingestellt, das entsprechende Produkteangebot "abgesetzt" wor-

24 den etc. Diese Verlautbarungen der Beklagten, welche sie ohne weiteres revidieren könnten, sind ohne rechtlich verbindliche Wirkung. Mit Bezug auf das in diesem Zusammenhang allein relevante zukünftige Verhalten machen sie keine klaren Aussagen. Es handelt sich also nicht einmal um Absichtserklärungen. Die Klägerin muss sich indessen nicht mit unverbindlichen Erklärungen abspeisen lassen (David, Basler Kommentar, a.a.O., N 16 zu Art. 55 MSchG). Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die beklagtische Einrede anderweitiger Rechtshängigkeit zurückzuweisen ist. 4.1. Die Beklagten weisen verschiedentlich darauf hin, mit dem IGE und die RKGE seien bereits zwei ständig mit Markenrecht befasste Fachinstanzen davon ausgegangen, dass das Zeichen "zerorh+" aufgrund der bestehenden Verwechslungsgefahr mit den älteren Marken "zero" der Klägerin im Sinne von Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen sei, weshalb sie "zerorh+" der Schutz für das Gebiet der Schweiz für Bekleidungsstücke und Brillen verweigerten. An der Tatsache, dass "zerorh+" für das Gebiet der Schweiz keinen Schutz mehr geniesse führe kein Weg vorbei. Ausserdem sei der von der Klägerin gegen die Gemeinschaftsmarke der Beklagten erhobene Widerspruch in erster Instanz ebenfalls gutgeheissen worden. Aus diesen Überlegungen kann zumindest für die hiesigen Rechtsbegehren der Klägerin nichts abgeleitet werden. Gegenstand ihrer Verletzungsklage ist negatorische Abwehr und Wiedergutmachung (Gewinnherausgabe). Um irgendwelchen kennzeichenrechtlichen Schutz der Beklagten (Schutzfähigkeit/Gültigkeit eines Markenrechts, Abwehrrechte, Eintrag und Inhalt des Registers) geht es dabei nicht. Im Sinne einer zwangsläufigen Konsequenz aus einer Klageabweisung erwüchse ihnen nur insofern "Schutz", als ihr (weiterer) tatsächlicher Gebrauch von "zerorh+" gegenüber der Klägerin als rechtlich unbedenklich zu qualifizieren wäre. Die Nichteintragung als Marke bedeutet sodann nicht, dass ein Zeichen tatsächlich nicht verwendet werden darf. Die negative Wirkung des Markenregisters besagt lediglich, dass das absolute Markenrecht ohne Eintrag weder entstehen noch Wirkung entfalten kann (was aber noch nicht bedeutet, dass nicht registrierte Zeichen a priori schutzlos sind, dazu Christian Hilti, SIWR, Bd. III, S. 465). Gegenstand der Klagebegehren ist indessen nicht ein absolutes Markenrecht der Beklagten, ja nicht einmal der Schutz ihres tatsächlichen Verhaltens, sondern lediglich das Markenecht der Klägerin und dessen Schutzumfang. Oder mit anderen Worten: falls die Klägerin aus ihrem Markenrecht (oder sonst wie) kein Abwehrrecht gegen "zerorh+" zusteht,

25 können die Beklagten die strittige Buchstaben- und Zeichenfolge auch dann verwenden, wenn sie damit nicht im Register eingetragen sind. Die zwischenzeitliche Löschung der Marke "zerorh+" der Beklagten 1 durch die Registerbehörden hat sodann keinerlei Bindungswirkung für die Entscheidung des Zivilrichters. Das Hauptbegehren der Klägerin geht dahin, den Beklagten die Verwendung des Zeichens "zerorh+" verbieten zu lassen. Hierbei ist für die Prüfung der Verwechslungsgefahr zwischen der von der Beklagten verwendeten Bezeichnung mit der Marke "zero" der Klägerin irrelevant, ob das von den Beklagten verwendete Zeichen markenrechtlich geschützt ist oder ob es lediglich faktisch im Geschäftsverkehr gebraucht wird; die Beurteilung ist grundsätzlich nach denselben Grundsätzen vorzunehmen. Der Umstand, dass die Registerbehörden dem jüngeren Markenhinterlegungsgesuch der Beklagten aufgrund der älteren Markenhinterlegung der Klägerin keine Folge gaben, lässt weiter keine Aussagen darüber zu, ob die Beklagten mit der Bezeichnung "zerorh+" ihrer Produkte im konkreten Vergleich gegen das Markenrecht der Klägerin verstossen. Der dagegen erhobene Einwand der Klägerin, Anspruchsgrundlage - auch für einen erfolgreichen Widerspruch gegenüber einer jüngeren Marke - sei immer ein älteres bestehendes Markenrecht, geht an der Sache vorbei. Gegenstand der Unterlassungsklage ist eine Gegenüberstellung zwischen der registrierten Marke der Klägerin und dem von den Beklagten faktisch benutzten Zeichen, unabhängig davon, ob dieses registriert ist oder nicht. Dass die Klägerin ein älteres Markenrecht hat, ist unbestritten und ein Markenschutz von "zerorh+" für Bekleidung steht nicht zur Debatte. Die Verletzungsklage stützt sich ausschliesslich auf einen Vergleich der eingetragenen Klägermarke mit dem tatsächlichen Gebrauch eines Zeichens durch die Beklagten. Selbstredend ändert sich daran nichts, wenn die Beklagte vorher versucht hat, ihr Zeichen registrieren zu lassen, sei es, dass das Gesuch noch hängig ist, sei es, dass sie damit gescheitert ist. Das Widerspruchsverfahren ist ein Verwaltungsverfahren, dessen Ausgang keinerlei materielle Rechtskraft entfaltet. Der Zivilrichter ist daran nicht gebunden; er kann selbst geprüfte Schutzrechte noch im Verletzungsverfahren für nichtig erklären (Eugen Marbach, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht (SIWR), Bd. III, Kennzeichenrecht, Basel 1996, S. 157/162; David, SIWR, a.a.O., S. 162). Die Registerbehörden prüfen im Rahmen des Widerspruchsverfahrens lediglich abstrakt eine prioritär eingetragene Marke mit einem jüngeren Eintragungsgesuch, gegen das Widerspruch erhoben wurde. Weitere tatsächliche Verhältnisse, die hinter einer Markeneintragung stehen, wie effektiver Markengebrauch, Vertrieb

26 von Produkten unter einer Marke oder Bezeichnung, unterschiedliche Marktsegmente, Vertriebskanäle, Marketingaktivitäten und deren Wirkung auf den Konsumenten etc., welche für die Frage des markenrechtlichen Schutzumfangs im konkreten Kollisionsfall jedoch ebenfalls von Bedeutung sind, sind nicht Gegenstand des Registerverfahrens. Im Rahmen einer konkreten Verletzungsklage hat der Zivilrichter hingegen zu prüfen, ob der effektive Gebrauch einer bestimmten Bezeichnung durch Dritte im Sinne von Art. 13 MSchG Abs. 1 das Markenrecht des Markeninhabers verletzt. Mithin kommt dem Zivilrichter im Rahmen des Verletzungsverfahrens eine deutlich weiter gefasste Prüfungspflicht und Kognition zu. 4.2. Zur Begründung ihrer Position, dass keine Verwechslungsgefahr zwischen "zero" und "zerorh+" bestehe, führen die Beklagten an, bei "zero" handle sich um eine ausgesprochen schwache Marke. Das Zeichen der Klägerin ist als Marke eingetragen. Die Registrierung bindet gemäss ständiger Rechtsprechung den Zivilrichter nicht, insbesondere kann im Prozess die Frage nach der Schutzfähigkeit erneut aufgegriffen werden (BGE 130 III 328 E. 3.2). Wer eine schwache Marke wählt, exponiert sich deshalb dem Risiko einer Nichtigkeitsklage oder Nichtigkeitseinrede (Marbach, a.a.O., S. 26 f.; David, Basler Kommentar, a.a.O, N 44 zu Art. 3 MSchG). Nachdem von einer durchgesetzten Marke "zero" nicht gesprochen werden kann, würde sich vorliegend denn auch grundsätzlich die Frage stellen, ob "zero" angesichts von Art. 2 lit. a MSchG nicht vom Schutz absolut ausgeschlossen ist. Denn einzelne arabische (Grund-)Zahlen respektive Zahlworte, und um ein solches dürfte es sich bei "zero", unbesehen davon, ob in den Landessprachen Italienisch und Französisch oder in Englisch, im Bewusstsein des Durchschnittsbürgers handeln, auch wenn es keine natürliche Zahl ist, sind als primitive oder elementare Zeichen schutzunfähig, weil freihaltebedürftig. Ihre umfassende, an keine Warenoder Dienstleistungskategorie gebundene allgemeine Bedeutung für den geschäftlichen Verkehr steht einer Monopolisierung entgegen (BGE 118 II 181 E. 2c, 109 II 256 E. 2; Marbach, a.a.O., S. 49-51; David, Basler Kommentar, a.a.O., N 31 zu Art. 2 MSchG; Von Büren/Marbach, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 2. A. Bern 2002, N 532; Alois Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. I, 3. A. Basel 1983, S. 309). Andererseits wirkt die Bezeichnung "zero" - ebenso wie "seven" beziehungsweise "7seven" für Warenklasse 25 (vgl. sic! 2003, 904 f.) - insoweit als Phantasiezeichen, als keine beschreibende Aussage über Beschaffenheit und Qualität von damit gekennzeichneten Kleidungsstücken und Brillen macht, was in analoger Anwendung der bundesgerichtlichen Überlegungen zur Farbe gelb und den Zeichen "Yello" und "Yellow" zur Schutzfähigkeit führt (Urteil Bundesgericht 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004, E. 3.4 (=sic! 205, 123), unter Hinweis auf BGE 103 Ib 268 E. 2a, BGE 129

27 III 514 E. 4.1; David, Basler Kommentar, a.a.O., N 15 zu Art. 2 MSchG; Willi, a.a.O., N. 151 zu Art. 2 MSchG: Freihaltung der zahlenmässig beschränkten und daher Gemeingut darstellenden Grundfarben, hingegen Schutzfähigkeit einer Farbbezeichnung als Wortmarke, falls das Zeichen für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht als beschreibend anzusehen ist). "zero" ist im Übrigen für die einschlägigen Waren als Mengenangabe, Grössenbezeichnung usw. nicht von Bedeutung, so dass aus dieser Sicht ein Freihaltebedürfnis zu verneinen ist (vgl. sic! 2003, 905). Die Frage bleibt gegenständlich offen, denn als Folge der Dispositionsmaxime ist der Richter nicht befugt, ohne dahingehenden Antrag ein Zeichen für nichtig zu erklären oder eine entsprechende, aber nicht erhobene Einrede zu berücksichtigen (Marbach, a.a.O., S. 27, Anm. 11). Da sie dasselbe Wort "zero" als Hauptbestandteil ihres Zeichens "zerorh+" verwenden, haben die Beklagten zwangsläufig einerseits in Bezug auf die Warenklasse 25 keine entsprechende Einrede der Schutzunfähigkeit der Marke der Gegenpartei erhoben und andererseits wird das Widerklagebegehren auf Feststellung der Nichtigkeit der klägerischen Marke in Bezug auf die Warenklassen 9 und 14 nicht mit Art. 2 MSchG sondern mit Art. 12 MSchG (Nichtgebrauch innert der Benutzungsschonfrist) begründet. 4.3 Zur Abwehr der Verletzungsklage in Bezug auf die Warenklasse 9 (Brillen) haben die Beklagten ihrerseits Widerklage auf Vernichtung des älteren klägerischen Schutzrechts "zero" erhoben. Mit deren Gutheissung wäre dem angreifenden Verletzten die Basis seines Angriffs entzogen. Ist eine Nichtigkeitsklage als Antwort auf eine Verletzungsklage eingebracht worden, so rechtfertigt sich, diese vorweg zu beurteilen, da sie den angehobenen Verletzungsprozess präjudiziert (David, SIWR, a.a.O., S. 40; zur Behandlung der Widerklage vgl. nachstehende Erwägung 6). Nachfolgende Erwägungen beziehen sich daher nur auf die Waren der Klasse 25, wobei der Klägerin nur aus der Marke IR 655298 Schutz erwachsen kann, da die Marke IR 715258 nicht für Warenklasse 25 hinterlegt wurde und sich die Klägerin nicht auf Art. 15 Abs. 1 MSchG (berühmte Marke) beruft. 4.4 Vom Markenschutz ausgeschlossen sind gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG Zeichen, die: mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese (lit. a), mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (lit. b); einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich

28 daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (lit. c). Auf die Ausschlussgründe nach Art. 3 MSchG kann sich nur der Inhaber der älteren Marke berufen (Abs. 3); als ältere Marken gelten hinterlegte oder eingetragene Marken, die eine Priorität nach Art. 6–8 MSchG geniessen und in der Schweiz notorisch bekannte Marken (Abs. 2). "zero" und "zerorh+" sind nicht identisch, so dass nur der relative Ausschlussgrund von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG in Betracht fällt, wobei erstellt und unstreitig ist, dass die Marke der Klägerin älter ist, als das von den Beklagten verwendete Zeichen. Gegenstand der Bestimmung von Art. 3 MSchG sind die relativen Ausschlussgründe, derart bezeichnet, weil sich nur der Eigentümer der älteren Marke darauf berufen und die daraus folgenden Unterlassungsansprüche gemäss Art. 13 Abs. 2 MSchG geltend machen kann (Art. 3 Abs. 3 MSchG). Die relativen Ausschlussgründe sind von Bedeutung für die Beurteilung einer Markenkollision. Ein relativer Ausschlussgrund liegt vor, wenn einem Zeichen Rechte aus einer älteren Marke eines Dritten entgegenstehen. Das Vorliegen eines relativen Ausschlussgrundes hat nicht nur zur Folge, dass ein Zeichen vom Markenschutz ausgenommen ist (Art. 3 Abs. 1 MSchG). Vielmehr stellt dessen tatsächliche kennzeichenmässige Verwendung auch eine Verletzung des Markenrechts des Dritten dar, denn nach Art. 13 Abs. 2 MSchG kann der Markeninhaber anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist. Unter zu verbietenden Gebrauch fallen insbesondere: das Zeichen auf Waren oder deren Verpackung anzubringen; unter dem Zeichen Waren anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu lagern; unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen; unter dem Zeichen Waren ein- oder auszuführen; das Zeichen auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen (lit. a-e). Die relativen Ausschlussgründe bestimmen also den Umfang der negativen Verbietungsmacht des Markenrechts. Im Unterschied zum sachenrechtlichen Ausschliesslichkeitsrecht geht der immaterialgüterrechtliche Verbietungsanspruch über das identische Zeichen hinaus und umfasst auch ähnliche Zeichen für gleichartige Waren, sofern sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Andererseits ergibt sich aus Art. 13 Abs. 1 MSchG, dass das markenrechtliche Abwehrrecht beschränkt ist auf den kennzeichenmässigen Gebrauch im geschäftlichen Verkehr (BGE 120 II 148). Dass gegenständlich kennzeichenmässiger Gebrauch von "zerorh+" im Geschäftsverkehr durch die beiden Beklagten vorliegt, wird von diesen nicht in Abrede gestellt, ebenso wenig, dass das, was die Klägerin an Rechtsfolgen/Verboten verlangt (Zeichenverwendung, Warenangebot, in Verkehr bringen, Einfuhr, Ausfuhr und Lagerung entsprechend gekennzeichneter Ware),

29 durch den Umfang ihrer Verbietungsanspruchs gemäss Art. 13 Abs. 2 MSchG gedeckt ist. Die Notwendigkeit eines erweiterten Schutzbereichs im Markenrecht, welcher nicht nur identische sondern auch verwechselbare Zeichen vom Markenschutz ausnimmt, beruht auf der Erkenntnis, dass auch durch abweichende, ähnliche Zeichen die Funktionsfähigkeit der Marke gefährdet werden kann. Aufgrund des beschränkten menschlichen Wahrnehmungs- und Erinnerungsvermögens kann eine Verletzung schutzwürdiger Interessen des Markeninhabers nicht ausgeschlossen werden, wenn vom Markenbild oder den für die Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen abgewichen wird. Ein weiterer Grund für den Schutz vor der Verwechslungsgefahr ist die menschliche Fähigkeit, trotz erkannter Unterschiede gedankliche Assoziationen zwischen verschiedenen Zeichen herzustellen, deren Inhaber in Wirklichkeit keine wirtschaftliche oder rechtliche Verbindung zueinander haben. Zur Funktionsfähigkeit der Marke ist daher auch Schutz vor blosser Verwechslungsgefahr und nicht nur gegen eingetragene oder einzutragende Marken sondern gegen jeden kennzeichenmässigen Gebrauch gegeben. Zur Begründung einer Verwechslungsgefahr reicht andererseits nicht jede entfernte Möglichkeit einer Verwechslung aus. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr setzt voraus, dass die massgeblichen Verkehrskreise mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit einer Verwechslung unterliegen werden. Das tatsächliche Auftreten von Verwechslungen kann ein Indiz für eine Verwechslungsgefahr darstellen. Der Nachweis tatsächlich aufgetretener Verwechslungen ist aber weder erforderlich, noch wird dadurch eine Verwechslungsgefahr im Rechtssinn begründet. Eine Verwechslungsgefahr liegt nicht nur vor, wenn die Marken nicht unterschieden werden können und die eine Marke irrtümlich für die andere gehalten wird (unmittelbare Verwechslungsgefahr), sondern auch wenn Unterschiede zwar wahrgenommen werden, aufgrund der Ähnlichkeit aber fälschlicherweise ein Zusammenhang rechtlicher, wirtschaftlicher oder organisatorischer Art vermutet werden kann (mittelbare Verwechslungsgefahr). Nicht jede Gedankenverbindung begründet eine mittelbare Verwechslungsgefahr (Willi, a.a.O., N 6-12 zu Art. 3 MSchG). Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG besteht, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, sobald zu befürchten ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeiten der Zeichen irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen, oder falls das Publikum die Zeichen zwar ausein-

30 ander zu halten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet, insbesondere an Serienmarken denkt, die verschiedene Produktelinien des gleichen Unternehmens oder von mehreren, wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen kennzeichnen (BGE 127 III 160 E. 2, 122 III 382 E. 1). Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen (David, Basler Kommentar, a.a.O., N 14 zu Art. 3 MSchG; BGE 121 III 377 E. 2a, 84 II 441 E. 1c, je mit Hinweisen), insbesondere hängt die Gefahr von Fehlzurechnungen von den Umständen ab, unter denen die Adressaten die Zeichen im Alltag wahrnehmen, und von der Art, wie sie die Zeichen verstehen und vom Durchschnittskonsumenten der einschlägigen Ware in der Erinnerung behalten werden (BGE 127 III 160 E. 2a). Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann, und anderseits von den Warengattungen, für welche die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 128 III 96 E. 2a, 122 III 382 E. 1 S. 385). Beide Prüfungselemente - Zeichenähnlichkeit und Warengleichartigkeit - sind somit insofern relative Kriterien, als sie der Qualifikation der Verwechslungsgefahr dienen. a. Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG verlangt, dass das verletzende jüngere Zeichen für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen wie das ältere bestimmt sein muss. Warengleichartigkeit besteht, wenn bei paralleler Verwendung der Zeichen die Kennzeichnungskraft der älteren Marke aufgrund sachlicher, struktureller oder konzeptioneller Überschneidung der Angebote beeinträchtigt wird (Marbach, a.a.O., S. 107; Willi a.a.O., N 34, 36). Zur Gewährleistung der Unterscheidungsfunktion der Marke ist nach den gesamten Umständen ein genügender Gesamtabstand einzuhalten, wobei an die Unterschiedlichkeit der Waren umso höhere Anforderungen zu stellen sind, je ähnlicher sich die Zeichen sind. Je näher sich die Waren sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein besonders strenger Massstab ist anzulegen, wenn beide Marken für identische Warengattungen bestimmt sind. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und unter welchen Umständen sie gehandelt zu werden pflegen. Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs, wie beispielsweise Lebensmitteln (vgl. BGE 126 III 315 E. 6b/bb; 95 II 191 E. 2; 88 II 378 E. 2), ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger ge-

31 schlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 122 III 382 E. 3a, 117 II 321 E. 4, je mit Hinweisen). Die Beklagten machen geltend, der Schutzumfang der Marke der Klägerin beschränke sich auf Damenbekleidung des mittleren und niederen Segments nachdem sie während der Karenzfrist nur für "urbane" Damenbekleidung in diesem Bereich benutzt worden sei. Gleichzeitig würden die Beklagten in dieser Warengruppe Bekleidung völlig anderer Natur, nämlich ausschliesslich spezialisierte technischfunktionale Sportbekleidung, vertreiben. Da die Klägerin keinerlei Herrenbekleidung anbiete, sei eine Warengleichartigkeit bezüglich der von den Beklagten angebotenen Herrensportbekleidung nicht gegeben. Hinsichtlich der von den Beklagten hergestellten technisch-funktionalen Damensportbekleidung sei eine Warengleichartigkeit abzulehnen, weil die Artikel der Klägerin als modische Alltagsbekleidung zu bezeichnen seien, diejenigen der Beklagten hingegen als Sportbekleidung im engeren Sinn. Überdies biete die Klägerin ihre Produkte im niederen bis mittleren Preissegment an, die Beklagten jedoch im obersten. aa. Es ist davon auszugehen, dass die Marke der Klägerin nicht über einen hohen Bekanntheitsgrad verfügt. Sie ist nicht bekannt oder gerichtsnotorisch als Prestigemarke oder als Design-Marke. Auch die Klägerin selbst behauptet nicht, dass ihre Marke "zero" bekannt oder gar berühmt sei (vgl. dazu BGE 124 III 277 E. 1a). Sie kann deshalb keinen erweiterten Schutzumfang im Sinne von Art. 15 MSchG beanspruchen, sondern ein ausschliessliches Recht bloss für jene Waren, für die sie tatsächlich beansprucht wird (Art. 13 MSchG), das heisst im hier strittigen Bereich für Waren der Nizza-Klasse 25. bb. Je nach eigener Darstellung vertreiben die Klägerin unter ihrer Marke "zero" moderne, urbane Frauenbekleidung mit hohem Qualitätsstandard im mittleren Preissegment und die Beklagten unter dem Zeichen "zerorh+" technisch-funktionale Sportbekleidung des höchsten Preisniveaus für Frauen und Herren. Ausgangspunkt für die Beurteilung der Warengleichartigkeit ist das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen und welche der darin festgelegten Klassen beansprucht werden. Beide Waren gehören der Klasse 25 nach dem Nizza-Abkommen an. Diese Klassifizierung ist nicht bindend, weder im dem Sinne, dass Waren innerhalb einer Klasse stets als gleichartig, noch dass Waren in verschiedenen Klassen stets als ungleichartig zu gelten haben. Im Sinne eines Indizes spricht die Zugehörigkeit zur gleichen Klasse jedoch für Gleichartigkeit (Marbach, SWIR, a.a.O., S. 105 f.). Technisch-funktionale Sportbekleidung nach Lesart der Beklagten und modisch, freizeit-

32 lich urbane Frauenbekleidung - beides Oberbekleidung - sind die gleiche Gattung. Wird das beklagtische Zeichen für die identische Warengattung verwendet, für welche die klägerische Marke eingetragen ist, muss ein besonders strenger Massstab an die Unterscheidung angelegt werden. Jedenfalls ist angesichts der nicht ernsthaft zu bestreitenden Nähe der beiden Zeichen eine relative Gleichartigkeit zu bejahen und aus diesem ersten Blickwinkel eine daraus entstehende Verwechslungsgefahr nicht von der Hand zu weisen. cc. Eine grosse und heterogene Menge von Menschen kommt in Frage, die Produkte beider Parteien zu kaufen. Die Vorstellung der Beklagten über das völlig unterschiedliche Zielpublikum ist irrig. Der überwiegende Teil der Konsumenten deckt sich mit dem ganzen Spektrum ein, von ausgesprochen schicklich (Anzüge, Abendroben), über Alltags- und Freizeitkleider, wetterfeste Kleidung bis hin zu mehr oder weniger spezialisierter Sportbekleidung. Auch wenn sich das Angebot der Klägerin weitgehend nur an das weibliche Publikum und dasjenige der Beklagten nach deren Behauptung vornehmlich an Sportler (und Sportlerinnen) richtet, handelt es sich beiderseits nicht um Spezialprodukte für ein ausgesuchtes Fachpublikum. Namentlich richtet sich das ganze Bekleidungsangebot der Beklagten nicht schwergewichtig an eine abschätzbare Menge von Sportprofessionals. Die Zahl der Personen, welche gelegentlich, regelmässig oder als ambitionierte Amateursportler häufig Radsport, Leichtathletik, Jogging/cross country, Fitness und dergleichen betreiben, ist unbestimmt gross. Andererseits wird solche Ware nicht täglich oder allwöchentlich erstanden, sodass man nicht sagen kann, die Kennzeichnung spiele eine verschwindend kleine Rolle. Die Aufmerksamkeit, die der Durchschnittskunde den strittigen Zeichen widmet, dürfte aber nicht ausgeprägt sein. dd. Der Einwand, die Ware der Klägerin werde im unteren bis mittleren Preissegment angeboten, jene der Beklagten im obersten, ist zumindest im Zusammenhang mit der Frage der Warengleichheit irrelevant. So sind beispielsweise von der reinen Warenspezifikation her identische T-Shirts, die einmal für Fr. 5.— und einmal für Fr. 50.— verkauft werden, absolut warenidentisch. Es ist hier auch nicht so, dass die Marke quasi zur Ware wird und aus diesem Blickwinkel "Waren"unterschied bestünde. Mangels Berühmtheit des beklagtischen Zeichens ist mit dem Besitz ihrer gekennzeichneten Ware kein soziales Prestige verbunden; ein Snobeffekt stellt sich nicht ein. ee. Die Kleider der Klägerin werden in der Schweiz in 10 so genannten "Shop-In-Stores" mit eigener Ausstattung in bekannten Modehäusern angeboten,

33 jene der Beklagten dagegen in Sportgeschäften. Dass es sich durchwegs um "hochspezialisierte Sportfachgeschäfte" handeln soll, ist zwar behauptet, aber nicht bewiesen. Erfahrungsgemäss wird in Verkaufslokalen, die man gemeinhin als Sportgeschäfte zu bezeichnen pflegt, auch Kleider verkauft, die mit Sport wenig zu tun haben, beziehungsweise solche, die auch bei nicht sportlicher Betätigung zweckentsprechend verwendet werden können. Das beklagtische Argument, die Waren der Parteien würden somit über ganz andere Vertriebskanäle und einem völlig unterschiedlichen Zielpublikum angeboten, überzeugt nicht, beziehungsweise es erscheint fraglich, dass dadurch Warenabstand geschaffen wird. Das Publikum unterscheidet im hier interessierenden Segment von Kleidungsstücken im Bereich von ungezwungen, freizeitlich bis hin zu sportlich – und sei es unter dem letztgenannten Aspekt auch funktional – nicht entscheidend, wo es angeboten wird. Eng anliegende, aus Gründen der Beweglichkeit und des körperlichen Wohlbefindens und aus Spezialfasern gefertigte Kleidung wird von bekannten Grossdetaillisten über Warenhäuser bis hin zu Fachgeschäften angeboten. Das Publikum nimmt es eher als einheitliches Warenangebot wahr. Oder mit anderen Worten, im überschneidenden Angebotssegment böte es den potentiellen Kunden keine Überraschung, sowohl die Produkte der Klägerin als auch jene der Beklagten an gleicher Verkaufsstätte anzutreffen. ff. Die Beklagten wenden verschiedentlich ein, Personen, die sich ausserhalb sportlicher Betätigung, im Alltag, mit ihrer technisch-funktionalen Bekleidung zeigten, würden sich der Lächerlichkeit preisgeben. Die Vorstellung, dass Damen eng anliegende Fahrradanzüge bei einem nachmittäglichen Einkaufsbummel in der Stadt tragen könnten, sei an den Haaren herbeigezogen. Das Argument verfängt nicht. Wie tagtäglich festzustellen ist, gibt es eine beträchtliche Anzahl von Menschen, die bereit ist, sich dieser "Lächerlichkeit" im Alltag preis zu geben. Mode ist, was gefällt und Geschmack ist nicht justitiabel. Was der eine als Geschmacksverirrung bezeichnen mag, hat der Richter als (Erfahrungs)Tatsache zu nehmen. Jede Bekleidung erfüllt Funktion, die meisten Kleidungsstücke weit mehr als nur gerade jene, die Blösse zu verdecken. Abgesehen davon, dass in der von den Beklagten behaupteten strikten sport-technischen Funktionalität ihrer Kleider durchaus Einbrüche festzustellen sind, ist die bemühte sportliche Funktionalität nicht derart spezifisch, dass ein anderweitiger, weniger sportlicher, das heisst mehr alltäglicher Gebrauch fern ist. Anders wäre es möglicherweise bei "Bekleidung" mit vorwiegend protektivem Charakter oder mit ausgesprochener Hilfsmittelfunktion wie zum Beispiel bei Hosen von Eishockeyspielern, Taucheran-

34 zügen, Anzügen von Skirennfahrern und Skispringern und dergleichen, wobei dann eben bereits fraglich wäre, ob diese noch in die Warenklasse 25 oder bereits in die Klasse 28 (Sportgeräte) fallen. Soweit sich Kleidung in der Hauptsache auf Gewebe im weitesten Sinne beschränkt, ist eine feste und leicht praktikable Zuordnung zu Sport, Freizeit oder Alltag kaum jemals zu machen. Ganz einfach weil es "in" ist, tragen beispielsweise viele junge Leute, nicht nur in der Freizeit sondern auch bei der Arbeit und in der Schule authentische Jerseys von bekannten Basketball-, Fussball- oder Eishockeymannschaften, Leibchen von Radrennfahrern, Jacken des Motorrennsports und Ähnliches, welche in Grösse, Schnitt, Material etc. klarerweise für die professionelle Ausübung der genannten Sportarten hergestellt werden und insoweit die spezifischen Funktionalitäten (Bewegungsfreiheit, Leichtigkeit, Atmungsaktivität, mechanische Belastbarkeit, Schutz etc.) aufweisen, die es für den Alltag im Grunde genommen gar nicht bräuchte oder sich objektiv gar als störend erweisen. Sie sind aber im Alltag "tragbar" und werden erfahrungsgemäss denn auch häufig getragen. Ebenso gut wie erfahrungsgemäss festgestellt werden kann, dass eine wirtschaftlich nicht zu vernachlässigende Anzahl von Personen einen Geländewagen kauft, obwohl sie sich damit nie ins Gelände begeben wird, kann festgestellt werden, dass auch Leute die Shirts, Gilets, Joggingjacken und -hosen, Wintersportjacken und -hosen der Beklagten (act. II.32, act. II.4; www.zerorh.com) kaufen, die mit Sport wenig bis gar nichts am Hut haben. gg. Die Beklagten behaupten, sie würden ausschliesslich technisch-funktionale Sportbekleidungsartikel produzieren und vertreiben. Unter technisch-funktionaler Sportbekleidung seien Bekleidungsstücke zu verstehen, die spezifisch zur Ausübung bestimmter Sportdisziplinen bestimmt sind, insbesondere Radsport, Fitness und Schneesport. Da die Artikel den hohen Anforderungen von Sportlern und Sportdisziplinen zu genügen hätten, seien sie durch ausgewählte Eigenschaften charakterisiert wie zum Beispiel dem Einsatz hochtechnischer Gewebe wie impermeablen Membranen, hochatmungsaktiven, elastischen, schweisshemmenden und antiabrasiven Geweben. Sie seien mit hochgradig funktionalen Details wie Windstopper, reflektierenden Gummibändern in gleitfestem Silicon, stosshemmendem Gel in Handschuhen, Neopren-Ärmelabschlüssen, Nahrungsmitteltaschen usw. ausgestattet und durch die Verwendung von halbelastischen Materialien stark körperanliegend. Darüber hinaus seien die Artikel unter Verwendung spezieller Techniken, wie Thermoschweissung, genäht und mittels bestimmter Verfahren mit wasserabweisenden Oberflächen versehen. All dies bewirke, dass diese Produkte für

35 den alltäglichen Gebrauch, als Freizeitmode, als so genannte "sportswear" oder "leisure time" Mode völlig ungeeignet oder gar lächerlich sei. Das Beweisergebnis zur Produktepräsentation der Beklagten widerlegt diese Behauptungen und Schlussfolgerungen. Nach eigener Darstellung der "Philosophie" der Beklagten 1 soll ihr Angebot ausdrücklich auch die Bedürfnisse nach Bekleidung für die Freizeit und im Sinne von Mode befriedigen (Katalog Frühjahr/Sommer 2005, act. III.4, S. 3). Der Inhalt des Katalogs, namentlich verschiedene Oberkörperbekleidung und die ganze Linie "technofit" für irgendwelche Fitnessaktivitäten bestätigen diesen Eindruck. Der zum Beweis angerufene Frühjahr/Sommer Katalog 2005 der Beklagten 1 umfasst offensichtlich auch nicht die ganze Produktpalette der Beklagten 1. Gemäss deren Internetpräsentation - von ihr selbst und der Klägerin zum Beweis angerufen - ist es ihr Ziel: "…di mettere lo sport al passo con le tendenze della moda" und "…dare vita ad un prodotto adatto a qualsiasi occasione d'uso". Die dortige Bildergalerie unter "activewear + redblood" beweist sattsam, dass Mode und Freizeit ein wesentlicher Teil der Ausrichtung der Beklagten 1 ist (http://www.zerorh.com; per Datum der Urteilsfindung). Sie unterscheidet sich auch nicht wesentlich von der früheren Linie "blueblood" (vgl. screenshots der Internetseite vom 1.12.2005, act.II.33). Klickt man die Kollektion an, sieht man auf Anhieb, dass nicht nur technisch-funktionale Sportbekleidung, sondern ganz einfach auch modische Bekleidungsstücke verschiedenartigster Funktionalität, worunter auch gewöhnliche urbane Freizeitbekleidung modisch-sportlichen Charakters, vor allem auch für Frauen, angeboten werden. Angesichts dessen, ist die in Zusammenhang mit der eingestellten Linie "blueblood" erhobene Behauptung, die Beklagten verkauften keinerlei Freizeitbekleidung (mehr), unwahr. Der Frühjahr/Sommer Katalog 2006 beweist desgleichen den allgemein sportlich-modischen Charakter eines erheblichen Teils der Textilien der Beklagten. Dort wird Bekleidung unter dem Titel Fitness präsentiert. Diese Oberkörperbekleidung kann ohne aufzufallen anstelle eines normalen T-Shirts getragen werden und wird von der Anbieterin teilweise auch selbst als T-Shirt oder Jersey bezeichnet (act. II.32). Das Gleiche beweist das von der Klägerin in der Schweiz erworbene und zu den Akten gegebene Kleidungsstück (act. II.8) - ob atmungsaktiv, oder nicht. Die Beklagten selbst bezeichnen es als T-Shirt (act. I.7, S. 4 zu 5.). Nach den heutzutage allgemein herrschenden Kleidungssitten - Sitten im Sinne von sozial verpflichtenden Standards gibt es nur noch wenige - fällt eine junge Frau, die es offen trägt, deswegen nicht auf - und dies auch dann nicht, wenn sie sich fernab jeder sportlichen Betätigung als "Dame" auf einen nachmittäglichen Einkaufsbummel in die

36 Stadt begibt. Insoweit ist die ihm als sportspezifisch zugeordnete Funktionalität (enganliegend, atmungsaktiv, antiabrasiv etc.) mitnichten warenabgrenzend. Die Kollektionsphilosophie der Klägerin ist andererseits nicht ausgesprochen "unsportlich"; auch sie bietet mehr oder weniger ungezwungene, moderne Freizeitbekleidung für junge Frauen an. Ihr Sortiment enthält modische und nach gewissem, hier nicht weiter zu prüfenden Verständnis eben sportlich-elegante Freizeitbekleidung. Was die Klägerin unter Shirts/Tops, Blusen und Sweats anbietet (www.zero.de) ist jedenfalls nicht allzu weit vom Erscheinungsbild gewisser Angebote der Beklagten entfernt. Wenn - im Bewusstsein ihrer teilweise unterschiedlichen Funktionalität - beispielsweise Herrenkleider und Regenmäntel sowie Umstandskleider und Bébékleider unter sich warengleich sind (vgl. David, Basler Kommentar, a.a.O., N 42 zu Art. 3 MSchG), dann sind es auch die im Bereich von urban (städtisch), casual (alltäglich), modern, freizeitlich bis hin zu ausgesprochen sportlich-funktional angebotenen Kleidungsstücke der Parteien. Die Waren beider Kontrahenten beschlagen den Bereich Oberbekleidung (vêtements de dessus, outerwear), namentlich umfasst technisch-funktionale Sportbekleidung auch Oberbekleidung, zum Beispiel solche für den Wintersport. Letztere wird auch von den Beklagten in der Linie "redblood" angeboten (www.zerorh.com). Zweck, Funktionalität, Natur und produktspezifische Beschaffenheit dieser Sportbekleidung und von Oberbekleidung im Allgemeinen sind im Wesentlichen gleichartig; sie schützen den Körper vor äusseren Einflüssen. Es sind nicht Kleidungsstücke "völlig anderer Natur". Nicht nur von der Warengattung Kleider, sondern auch von den konkreten Angeboten her betrachtet, gibt es zweifelsohne eine Überschneidung der Warenangebote der Streitenden, welche die Gefahr mit sich bringt, dass ein breiteres Zielpublikum dem Irrtum gleicher Herkunft aufsitzt oder doch zumindest annehmen könnte, die Kleider stünden unter der Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen (David, Basler Kommentar, a.a.O., N 35 zu Art. 3 MSchG). Angesichts der teilweise produktspezifischen Ähnlichkeit und der teilweisen funktionellen Austauschbarkeit (Marbach, SWIR, a.a.O., S. 104 f.), sind direkte oder indirekte Fehlzurechnungen wahrscheinlich. Wie die Klägerin mit gutem Grund einwendet, gebricht es schliesslich der Theorie der Beklagten bezüglich der Warenabgrenzung an der Praktikabilität im Vollzug. Ein Vollstreckungsrichter wäre ständig mit der Frage konfrontiert, ob es sich um Ware handelt, die in den "eng und präzis definierten Bereich ausschliesslich technisch-funktionaler Sportbekleidung" fällt oder auch zu allgemeineren Zwecken eingesetzt werden kann.

37 Vor diesem Hintergrund erscheint daher auch dem im Zusammenhang mit der Sistierung des hiesigen Verfahrens erhobenen Einwand der Beklagten, die Klägerin habe bewusst und deutlich überklagt, um die im Grunde fehlende Identität der hiesigen Unterlassungsklage mit der Feststellungsklage in Kanton Tessin zu kaschieren, der Boden entzogen. Unter der Voraussetzung, dass die weiteren Bedingungen von Zeichenähnlichkeit und Verwechslungsgefahr gegeben sind, ist sehr wohl von Relevanz beziehungsweise legitim, die Verwendung von "zerorh+" für jegliche Art von Bekleidungsstücken verbieten zu lassen. b. Der relative Ausschlussgrund von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG nennt neben der Warengleichartigkeit eine zeichenbezogene Ähnlichkeit dergestalt, dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Aufgrund des Eintragungsprinzips ist die Marke so geschützt, wie sie eingetragen ist. Aus der Massgeblichkeit des Registereintrages folgt, dass die weiteren Begleitumstände, wie das Präsentationsumfeld, nicht zur Marke gehörende Hinweise, Aufdrucke oder Verpackungsbesonderheiten, bei der Beurteilung der Markenkollision nicht zu berücksichtigen sind (Willi, a.a.O., N 58 f zu Art. 3 MSchG). "zero" ist als Wortmarke, in Standard-Kleinbuchstaben (inklusive Anfangsbuchstabe), eingetragen. Dem Umstand, dass das Zeichen auf der Webseite, in Werbematerialien etc. oft in weissen Lettern auf schwarzem Hintergrund verwendet wird, kommt bei der Würdigung der Kollision keine Bedeutung zu. Die beiden Zeichen werden den potenziellen Abnehmern einerseits niemals mit dieser Aufmerksamkeit gegenüber treten, wie dies vor Gericht der Fall ist; andererseits aber auch nicht im direkten Vergleich. Für die Verwechselbarkeit von Marken ist der Gesamteindruck massgebend, und zwar nicht so, wie er durch direktes Nebeneinanderhalten der streitbetroffenen Zeichen entsteht, sondern so, wie er durch die produktbezogene (Un-)Aufmerksamkeit und in der relativen Verschwommenheit der Erinnerung der Adressaten haften bleibt (BGE 128 III 441 E. 3.1; 121 III 377 E. 2a; Willi, a.a.O., N 67 f. zu Art. 3 MSchG). Zu berücksichtigen sind alle der menschlichen Wahrnehmung zugänglichen, äusserlichen und inhaltlichen Übereinstimmungen, aber auch Unterschiede. Die Prüfung nach dem Gesamteindruck soll dem Umstand Rechnung tragen, dass die Marke normalerweise als Ganzes wahrgenommen wird und Einzelheiten weniger Bedeutung zugemessen wird. Unzulässig ist daher auch eine mosaikartige Betrachtung. Die Marke ist als Ganzes zu würdigen und darf nicht in ihre Einzelteile zergliedert und diese isoliert betrachtet werden. Eine Verwechslungsgefahr wird weder dadurch ausgeschlossen, dass alle Bestandteile der zu vergleichenden Marken verschieden sind, noch ist sie ohne weite-

38 res gegeben, wenn einzelne von ihnen miteinander übereinstimmen. Die Massgeblichkeit des Gesamteindrucks entbindet andererseits nicht davon, eine Wertung de