Bundespatentgericht Tribunal fédéral d e s brevets Tribunale federale d e i brevetti Tribunal federal d a patentas Federal Patent Court O2019_007 Urteil v o m 1 9 . November 2021 Besetzung Präsident Dr. iur. Mark Schweizer (Vorsitz), Richter Dr. sc. nat. ETH Tobias Bremi (Referent), Richter Dr. chem. Michael Kaufmann Gerichtsschreiber Dr. iur. Lukas Abegg Verfahrensbeteiligte Illumina Cambridge Limited, 19 Granta Park, Great Abington, GB-CB21 6DF Cambridge, Cambridgeshire, vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Andri Hess und lic. iur. Julian Schwaller sowie Rechtsanwältin MLaw Andrea Heiniger, Homburger AG, Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zürich, patentanwaltlich beraten durch Dr. Claudia Bibus, E. Blum & Co. AG, Vorderberg 11, 8044 Zürich, Klägerin gegen Latvia MGI Tech SIA, Dzirnavu iela 57A-4, LV-1010 Riga, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Thierry Calame und Rechtsanwältin lic. iur. Lara Dorigo, Lenz & Staehelin, Brandschenkestrasse 24, 8027 Zürich, patentanwaltlich beraten durch Dr. Martin Wilming, Hepp Wenger Ryffel AG, Friedtalweg 5, 9500 Wil, Beklagte Gegenstand Patentverletzung (Unterlassung, Auskunft, Rechnungslegung)
O2019_007 Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung, 1. Am 28. Juni 2019 reichte die Klägerin die Klage ein mit folgenden Rechtsbegehren (die Unterschiede in den zunehmend enger gefassten Rechtsbegehren 1-3 sowie 4-7 sind jeweils hervorgehoben): «1. Defendant shall be prohibited, under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day of non-compliance pursuant to Article 343(1)(c) CCP, but of at least CHF 5,000 pursuant to Article 343(1)(b) CCP, as well as punishment of its organs pursuant to Article 292 CC in the event of non-compliance, from manufacturing, importing into Switzerland, exporting from Switzerland, offering in Switzerland, selling in Switzerland, putting in circulation otherwise in Switzerland, storing in Switzerland the following product, be it alone or as part of a kit: a modified nucleotide molecule comprising a purine or pyrimidine base and a ribose or deoxyribose sugar moiety having a removable 3'-OH blocking group covalently attached thereto such that the 3' carbon atom has attached a group of the structure -O-Z wherein Z comprises an azido group and is (-CR'2-N3) and wherein each R' is independently a hydrogen atom, an alkyl, substituted alkyl, arylalkyl, alkenyl, alkynyl, aryl, heteroaryl, heterocyclic, acyl, cyano, alkoxy, aryloxy, heteroaryloxy or amido group, or a detectable label attached through a linking group, or R'2 represents an alkylidene group of formula =C(R"')2 wherein each R"' may be the same or different and is selected from the group comprising hydrogen and halogen atoms and alkyl groups; 2. Defendant shall be prohibited, under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day of non-compliance pursuant to Article 343(1)(c) CCP, but of at least CHF 5,000 pursuant to Article 343(1)(b) CCP, as well as punishment of its organs pursuant to Article 292 CC in the event of non-compliance,
O2019_007 from manufacturing, importing into Switzerland, exporting from Switzerland, offering in Switzerland, selling in Switzerland, putting in circulation otherwise in Switzerland, storing in Switzerland the following product, be it alone or as part of a kit: a modified nucleotide molecule comprising a purine or pyrimidine base and a ribose or deoxyribose sugar moiety having a removable 3'-OH blocking group covalently attached thereto such that the 3' carbon atom has attached a group of the structure -O-Z wherein Z is azidomethyl (-CH2-N3); 3. Defendant shall be prohibited, under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day of non-compliance pursuant to Article 343(1)(c) CCP, but of at least CHF 5,000 pursuant to Article 343(1)(b) CCP, as well as punishment of its organs pursuant to Article 292 CC in the event of non-compliance, from manufacturing, importing into Switzerland, exporting from Switzerland, offering in Switzerland, selling in Switzerland, putting in circulation otherwise in Switzerland, storing in Switzerland the following product, be it alone or as part of a kit: a modified nucleotide molecule comprising a purine or pyrimidine base and a ribose or deoxyribose sugar moiety having a removable 3'-OH blocking group covalently attached thereto such that the 3' carbon atom has attached a group of the structure -O-Z wherein Z is azidomethyl (-CH2-N3) and wherein said base is linked to a fluorophore via a cleavable linker; 4. Defendant shall be prohibited, under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day of non-compliance pursuant to Article 343(1)(c) CCP, but of at least CHF 5,000 pursuant to Article 343(1)(b) CCP, as well as punishment of its organs pursuant to Article 292 CC in the event of non-compliance,
O2019_007 from manufacturing, importing into Switzerland, exporting from Switzerland, offering in Switzerland, selling in Switzerland, putting in circulation otherwise in Switzerland, storing in Switzerland kits for sequencing at least two nucleotides of a template nucleic acid comprising repeating the steps of (a) incorporating one or more fluorescently labelled nucleotides into a strand of nucleic acid complementary to said template nucleic acid and (b) determining the identity of one or more of the incorporated nucleotide(s), said kits comprising a buffer that comprises ascorbic acid or a salt thereof; 5. Defendant shall be prohibited, under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day of non-compliance pursuant to Article 343(1)(c) CCP, but of at least CHF 5,000 pursuant to Article 343(1)(b) CCP, as well as punishment of its organs pursuant to Article 292 CC in the event of non-compliance, from manufacturing, importing into Switzerland, exporting from Switzerland, offering in Switzerland, selling in Switzerland, putting in circulation otherwise in Switzerland, storing in Switzerland kits for sequencing at least two nucleotides of a template nucleic acid comprising repeating the steps of (a) incorporating one or more fluorescently labelled nucleotides into a strand of nucleic acid complementary to said template nucleic acid and (b) determining the identity of one or more of the incorporated nucleotide(s), wherein the substrate for incorporation of fluorescently labelled nucleotide is a nucleoside triphosphate, said kits comprising a buffer that comprises ascorbic acid or a salt thereof; 6. Defendant shall be prohibited, under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day of non-compliance pursuant to Article 343(1)(c) CCP, but of at least CHF 5,000 pursuant to Article 343(1)(b) CCP, as well as punishment of its organs pursuant to Article 292 CC in the event of non-compliance, from manufacturing, importing into Switzerland, exporting from Switzerland, offering in Switzerland, selling in Switzerland, putting in circulation otherwise in Switzerland, storing in Switzerland kits for sequencing at least two nucleotides of a template nucleic acid comprising repeating the steps of (a) incorporating one or more fluorescently labelled nucleotides into a strand of nucleic acid complementary to said template nucleic
O2019_007 acid and (b) determining the identity of one or more of the incorporated nucleotide(s), wherein the substrate for incorporation of fluorescently labelled nucleotide is a nucleoside triphosphate, said kits comprising a buffer that comprises ascorbic acid or a salt thereof wherein the ascorbic acid or salt thereof is present in the buffer at a concentration of at least 20 mM; 7. Defendant shall be prohibited, under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day of non-compliance pursuant to Article 343(1 )(c) CCP, but of at least CHF 5,000 pursuant to Article 343(1 )(b) CCP, as well as punishment of its organs pursuant to Article 292 CC in the event of non-compliance, from manufacturing, importing into Switzerland, exporting from Switzerland, offering in Switzerland, selling in Switzerland, putting in circulation otherwise in Switzerland, storing in Switzerland kits for sequencing at least two nucleotides of a template nucleic acid comprising repeating the steps of (a) incorporating one or more fluorescently labelled nucleotides into a strand of nucleic acid complementary to said template nucleic acid and (b) determining the identity of one or more of the incorporated nucleotide(s), comprising one or more fluorescently labelled nucleotides, wherein the fluorescent label is linked to the nucleotides via a cleavable linker, DNA polymerase and a buffer comprising ascorbic acid or a salt thereof, or a supply of ascorbic acid or a salt thereof; 8. Defendant shall be ordered under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day of non-compliance pursuant to Article 343(1)(c) CCP, but of at least CHF 5,000 pursuant to Article 343(1)(b) CCP, as well as punishment of its organs pursuant to Article 292 CC in the event of non-compliance, to lay detailed accounts within 30 days in accordance with recognized principles of accounting, and grant information, as to the profits earned with Defendant's offering and selling of the products according to Prayers for Relief 1-7; 9. Defendant shall be ordered to pay the amount requested by Plaintiff after the accounts and information in accordance with Prayer for Relief 8 have been provided by Defendant;
O2019_007 With costs and indemnification (including patent attorney's expenses) to be borne by Defendant; and the following Procedural Motions: 1. Proceedings shall be limited to infringement and injunctive relief (and, potentially, validity) as well as provision of information and data according to Prayers for Relief 1 to 8, until a final judgment has been reached on these issues; 2. Proceedings shall for now be suspended as regards the claims for financial compensation according to Prayer for Relief 9.» 2. Am 25. November 2019 erstattete die Beklagte die Klageantwort mit dem Antrag, die Klage sei abzuweisen, dies mit folgenden Begehren: «The Complaint shall be dismissed. All costs and fees, including the expenses for the assisting patent attorneys to be borne by Plaintiff. PROCEDURAL MOTIONS The proceedings shall first be limited to the question of Defendant's capacity to be sued ("Passivlegitimation'') and a preliminary decision (Vorentscheid) shall be rendered in this respect. Until such decision is rendered, the proceedings shall be suspended as regards all other issues.» 3. Am 26. Februar 2020 fand eine Instruktionsverhandlung statt, eine gütliche Einigung konnte nicht gefunden werden. 4. Am 11. Mai 2020 erstattete die Klägerin die Replik, hielt an den bereits gestellten Rechtsbegehren fest, und ergänzte dabei ihre Rechtsbegehren wie folgt (die Unterschiede in den zunehmend enger gefassten Rechtsbegehren 4a-4c, 5a-5c, 6a-6c sowie 7a-7f sind jeweils hervorgehoben, unterstrichen verglichen mit den bereits gestellten Rechtsbegehren und kursiv verglichen mit Rechtsbegehren 4): «Prayer for relief 4a, subsidiarily (eventualiter) to prayer for relief 4: Defendant shall be prohibited,
O2019_007 under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day of non-compliance pursuant to Article 343(1)(c) CCP, but of at least CHF 5,000 pursuant to Article 343(1)(b) CCP, as well as punishment of its organs pursuant to Article 292 CC in the event of non-compliance, from manufacturing, importing into Switzerland, exporting from Switzerland, offering in Switzerland, selling in Switzerland, putting in circulation otherwise in Switzerland, storing in Switzerland kits for sequencing by successive cycles of sequencing-by-synthesis at least two nucleotides of a template nucleic acid comprising repeating the steps of (a) incorporating one or more fluorescently labelled nucleotides into a strand of nucleic acid complementary to said template nucleic acid and (b) determining the identity of one or more of the incorporated nucleotide(s), said kits comprising a buffer that comprises ascorbic acid or a salt thereof; Prayer for relief 4b, subsidiarily (eventualiter) to prayer for relief 4a: Defendant shall be prohibited, under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day of non-compliance pursuant to Article 343(1)(c) CCP, but of at least CHF 5,000 pursuant to Article 343(1)(b) CCP, as well as punishment of its organs pursuant to Article 292 CC in the event of non-compliance, from manufacturing, importing into Switzerland, exporting from Switzerland, offering in Switzerland, selling in Switzerland, putting in circulation otherwise in Switzerland, storing in Switzerland kits for sequencing by successive cycles of sequencing-by-synthesis at least two nucleotides of a template nucleic acid comprising repeating the steps of (a) incorporating one or more fluorescently labelled nucleotides into a strand of nucleic acid complementary to said template nucleic acid and (b) determining the identity of one or more of the incorporated nucleotide(s) by illumination, said kits comprising a buffer that comprises ascorbic acid or a salt thereof; Prayer for relief 4c, subsidiarily (eventualiter) to prayer for relief 4b: Defendant shall be prohibited, under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day of non-compliance pursuant to Article 343(1)(c) CCP, but of at least CHF 5,000 pursuant to Article 343(1)(b) CCP, as well as punishment of its organs pursuant to Article 292 CC in the event of non-compliance,
O2019_007 from manufacturing, importing into Switzerland, exporting from Switzerland, offering in Switzerland, selling in Switzerland, putting in circulation otherwise in Switzerland, storing in Switzerland kits for sequencing by successive cycles of sequencing-by-synthesis at least two nucleotides of a template nucleic acid comprising repeating the steps of (a) incorporating one or more fluorescently labelled nucleotides into a strand of nucleic acid complementary to said template nucleic acid and (b) determining the identity of one or more of the incorporated nucleotide(s) by illumination with laser light, said kits comprising a buffer that comprises ascorbic acid or a salt thereof; Prayer for relief 5a, subsidiarily (eventualiter) to prayer for relief 5: Defendant shall be prohibited, under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day of non-compliance pursuant to Article 343(1)(c) CCP, but of at least CHF 5,000 pursuant to Article 343(1)(b) CCP, as well as punishment of its organs pursuant to Article 292 CC in the event of non-compliance, from manufacturing, importing into Switzerland, exporting from Switzerland, offering in Switzerland, selling in Switzerland, putting in circulation otherwise in Switzerland, storing in Switzerland kits for sequencing by successive cycles of sequencing-by-synthesis at least two nucleotides of a template nucleic acid comprising repeating the steps of (a) incorporating one or more fluorescently labelled nucleotides into a strand of nucleic acid complementary to said template nucleic acid and (b) determining the identity of one or more of the incorporated nucleotide(s), wherein the substrate for incorporation of fluorescently labelled nucleotide is a nucleoside triphosphate, said kits comprising a buffer that comprises ascorbic acid or a salt thereof; Prayer for relief 5b, subsidiarily (eventualiter) to prayer for relief 5a: Defendant shall be prohibited, under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day of non-compliance pursuant to Article 343(1)(c) CCP, but of at least CHF 5,000 pursuant to Article 343(1)(b) CCP, as well as punishment of its organs pursuant to Article 292 CC in the event of non-compliance, from manufacturing, importing into Switzerland, exporting from Switzerland, offering in Switzerland, selling in Switzerland, putting in circulation otherwise in Switzerland, storing in Switzerland
O2019_007 kits for sequencing by successive cycles of sequencing-by-synthesis at least two nucleotides of a template nucleic acid comprising repeating the steps of (a) incorporating one or more fluorescently labelled nucleotides into a strand of nucleic acid complementary to said template nucleic acid and (b) determining the identity of one or more of the incorporated nucleotide(s) by illumination wherein the substrate for incorporation of fluorescently labelled nucleotide is a nucleoside triphosphate, said kits comprising a buffer that comprises ascorbic acid or a salt thereof; Prayer for relief 5c, subsidiarily (eventualiter) to prayer for relief 5b: Defendant shall be prohibited, under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day of non-compliance pursuant to Article 343(1)(c) CCP, but of at least CHF 5,000 pursuant to Article 343(1)(b) CCP, as well as punishment of its organs pursuant to Article 292 CC in the event of non-compliance, from manufacturing, importing into Switzerland, exporting from Switzerland, offering in Switzerland, selling in Switzerland, putting in circulation otherwise in Switzerland, storing in Switzerland kits for sequencing by successive cycles of sequencing-by-synthesis at least two nucleotides of a template nucleic acid comprising repeating the steps of (a) incorporating one or more fluorescently labelled nucleotides into a strand of nucleic acid complementary to said template nucleic acid and (b) determining the identity of one or more of the incorporated nucleotide(s) by illumination with laser light, wherein the substrate for incorporation of fluorescently labelled nucleotide is a nucleoside triphosphate, said kits comprising a buffer that comprises ascorbic acid or a salt thereof; Prayer for relief 6a, subsidiarily (eventualiter) to prayer for relief 6: Defendant shall be prohibited, under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day of non-compliance pursuant to Article 343(1)(c) CCP, but of at least CHF 5,000 pursuant to Article 343(1)(b) CCP, as well as punishment of its organs pursuant to Article 292 CC in the event of non-compliance, from manufacturing, importing into Switzerland, exporting from Switzerland, offering in Switzerland, selling in Switzerland, putting in circulation otherwise in Switzerland, storing in Switzerland
O2019_007 kits for sequencing by successive cycles of sequencing-by-synthesis at least two nucleotides of a template nucleic acid comprising repeating the steps of (a) incorporating one or more fluorescently labelled nucleotides into a strand of nucleic acid complementary to said template nucleic acid and (b) determining the identity of one or more of the incorporated nucleotide(s), wherein the substrate for incorporation of fluorescently labelled nucleotide is a nucleoside triphosphate, said kits comprising a buffer that comprises ascorbic acid or a salt thereof wherein the ascorbic acid or salt thereof is present in the buffer at a concentration of at least 20 mM; Prayer for relief 6b, subsidiarily (eventualiter) to prayer for relief 6a: Defendant shall be prohibited, under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day of non-compliance pursuant to Article 343(1)(c) CCP, but of at least CHF 5,000 pursuant to Article 343(1)(b) CCP, as well as punishment of its organs pursuant to Article 292 CC in the event of non-compliance, from manufacturing, importing into Switzerland, exporting from Switzerland, offering in Switzerland, selling in Switzerland, putting in circulation otherwise in Switzerland, storing in Switzerland kits for sequencing by successive cycles of sequencing-by-synthesis at least two nucleotides of a template nucleic acid comprising repeating the steps of (a) incorporating one or more fluorescently labelled nucleotides into a strand of nucleic acid complementary to said template nucleic acid and (b) determining the identity of one or more of the incorporated nucleotide(s) by illumination, wherein the substrate for incorporation of fluorescently labelled nucleotide is a nucleoside triphosphate, said kits comprising a buffer that comprises ascorbic acid or a salt thereof wherein the ascorbic acid or salt thereof is present in the buffer at a concentration of at least 20 mM; Prayer for relief 6c, subsidiarily (eventualiter) to prayer for relief 6b: Defendant shall be prohibited, under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day of non-compliance pursuant to Article 343(1)(c) CCP, but of at least CHF 5,000 pursuant to Article 343(1)(b) CCP, as well as punishment of its organs pursuant to Article 292 CC in the event of non-compliance,
O2019_007 from manufacturing, importing into Switzerland, exporting from Switzerland, offering in Switzerland, selling in Switzerland, putting in circulation otherwise in Switzerland, storing in Switzerland kits for sequencing by successive cycles of sequencing-by-synthesis at least two nucleotides of a template nucleic acid comprising repeating the steps of (a) incorporating one or more fluorescently labelled nucleotides into a strand of nucleic acid complementary to said template nucleic acid and (b) determining the identity of one or more of the incorporated nucleotide(s) by illumination with laser light, wherein the substrate for incorporation of fluorescently labelled nucleotide is a nucleoside triphosphate, said kits comprising a buffer that comprises ascorbic acid or a salt thereof wherein the ascorbic acid or salt thereof is present in the buffer at a concentration of at least 20 mM; Prayer for relief 7a, subsidiarily (eventualiter) to prayer for relief 7: Defendant shall be prohibited, under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day of non-compliance pursuant to Article 343(1)(c) CCP, but of at least CHF 5,000 pursuant to Article 343(1)(b) CCP, as well as punishment of its organs pursuant to Article 292 CC in the event of non-compliance, from manufacturing, importing into Switzerland, exporting from Switzerland, offering in Switzerland, selling in Switzerland, putting in circulation otherwise in Switzerland, storing in Switzerland kits for sequencing by successive cycles of sequencing-by-synthesis at least two nucleotides of a template nucleic acid comprising repeating the steps of (a) incorporating one or more fluorescently labelled nucleotides into a strand of nucleic acid complementary to said template nucleic acid and (b) determining the identity of one or more of the incorporated nucleotide(s), comprising one or more fluorescently labelled nucleotides, wherein the fluorescent label is linked to the base of the nucleotides via a cleavable linker, DNA polymerase and a buffer comprising ascorbic acid or a salt thereof, or a supply of ascorbic acid or a salt thereof;
O2019_007 Prayer for relief 7b, subsidiarily (eventualiter) to prayer for relief 7a: Defendant shall be prohibited, under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day of non-compliance pursuant to Article 343(1)(c) CCP, but of at least CHF 5,000 pursuant to Article 343(1)(b) CCP, as well as punishment of its organs pursuant to Article 292 CC in the event of non-compliance, from manufacturing, importing into Switzerland, exporting from Switzerland, offering in Switzerland, selling in Switzerland, putting in circulation otherwise in Switzerland, storing in Switzerland kits for sequencing by successive cycles of sequencing-by-synthesis at least two nucleotides of a template nucleic acid comprising repeating the steps of (a) incorporating one or more fluorescently labelled nucleotides into a strand of nucleic acid complementary to said template nucleic acid and (b) determining the identity of one or more of the incorporated nucleotide(s) by illumination, comprising one or more fluorescently labelled nucleotides, wherein the fluorescent label is linked to the base of the nucleotides via a cleavable linker, DNA polymerase and a buffer comprising ascorbic acid or a salt thereof, or a supply of ascorbic acid or a salt thereof; Prayer for relief 7c, subsidiarily (eventualiter) to prayer for relief 7b: Defendant shall be prohibited, under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day of non-compliance pursuant to Article 343(1)(c) CCP, but of at least CHF 5,000 pursuant to Article 343(1)(b) CCP, as well as punishment of its organs pursuant to Article 292 CC in the event of non-compliance, from manufacturing, importing into Switzerland, exporting from Switzerland, offering in Switzerland, selling in Switzerland, putting in circulation otherwise in Switzerland, storing in Switzerland kits for sequencing by successive cycles of sequencing-by-synthesis at least two nucleotides of a template nucleic acid comprising repeating the steps of (a) incorporating one or more fluorescently labelled nucleotides into a strand of nucleic acid complementary to said template nucleic acid and (b) determining the identity of one or more of the incorporated nucleotide(s) by illumination with laser light, comprising
O2019_007 one or more fluorescently labelled nucleotides, wherein the fluorescent label is linked to the base of the nucleotides via a cleavable linker, DNA polymerase and a buffer comprising ascorbic acid or a salt thereof, or a supply of ascorbic acid or a salt thereof; Prayer for relief 7d, subsidiarily (eventualiter) to prayer for relief 7c: Defendant shall be prohibited, under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day of non-compliance pursuant to Article 343(1)(c) CCP, but of at least CHF 5,000 pursuant to Article 343(1)(b) CCP, as well as punishment of its organs pursuant to Article 292 CC in the event of non-compliance, from manufacturing, importing into Switzerland, exporting from Switzerland, offering in Switzerland, selling in Switzerland, putting in circulation otherwise in Switzerland, storing in Switzerland kits for sequencing by successive cycles of sequencing-by-synthesis at least two nucleotides of a template nucleic acid comprising repeating the steps of (a) incorporating one or more fluorescently labelled nucleotides into a strand of nucleic acid complementary to said template nucleic acid and (b) determining the identity of one or more of the incorporated nucleotide(s), comprising one or more fluorescently labelled nucleotides, wherein the fluorescent label is linked to the base of the nucleotides via an azido moiety-containing cleavable linker, DNA polymerase and a buffer comprising ascorbic acid or a salt thereof, or a supply of ascorbic acid or a salt thereof; Prayer for relief 7e, subsidiarily (eventualiter) to prayer for relief 7d: Defendant shall be prohibited, under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day of non-compliance pursuant to Article 343(1)(c) CCP, but of at least CHF 5,000 pursuant to Article 343(1)(b) CCP, as well as punishment of its organs pursuant to Article 292 CC in the event of non-compliance, from manufacturing, importing into Switzerland, exporting from Switzerland, offering in Switzerland, selling in Switzerland, putting in circulation otherwise in Switzerland, storing in Switzerland
O2019_007 kits for sequencing by successive cycles of sequencing-by-synthesis at least two nucleotides of a template nucleic acid comprising repeating the steps of (a) incorporating one or more fluorescently labelled nucleotides into a strand of nucleic acid complementary to said template nucleic acid and (b) determining the identity of one or more of the incorporated nucleotide(s) by illumination, comprising one or more fluorescently labelled nucleotides, wherein the fluorescent label is linked to the base of the nucleotides via an azido moiety-containing cleavable linker, DNA polymerase and a buffer comprising ascorbic acid or a salt thereof, or a supply of ascorbic acid or a salt thereof; Prayer for relief 7f, subsidiarily (eventualiter) to prayer for relief 7e: Defendant shall be prohibited, under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day of non-compliance pursuant to Article 343(1)(c) CCP, but of at least CHF 5,000 pursuant to Article 343(1)(b) CCP, as well as punishment of its organs pursuant to Article 292 CC in the event of non-compliance, from manufacturing, importing into Switzerland, exporting from Switzerland, offering in Switzerland, selling in Switzerland, putting in circulation otherwise in Switzerland, storing in Switzerland kits for sequencing by successive cycles of sequencing-by-synthesis at least two nucleotides of a template nucleic acid comprising repeating the steps of (a) incorporating one or more fluorescently labelled nucleotides into a strand of nucleic acid complementary to said template nucleic acid and (b) determining the identity of one or more of the incorporated nucleotide(s) by illumination with laser light, comprising one or more fluorescently labelled nucleotides, wherein the fluorescent label is linked to the base of the nucleotides via an azido moiety-containing cleavable linker, DNA polymerase and a buffer comprising ascorbic acid or a salt thereof, or a supply of ascorbic acid or a salt thereof.»
O2019_007 5. Am 25. Juni 2020 erstattete die Beklagte die Duplik, ohne dabei ihre Rechtsbegehren zu ändern. 6. Mit Antwort vom 27. August 2020 reagierte die Klägerin auf die Duplik, wobei sie die Rechtsbegehren erneut ergänzte, und zwar mit den folgenden Hilfsbegehren: «Prayer for relief 4d, subsidiarily (eventualiter) to prayer for relief 4c: Defendant shall be prohibited, under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day of non-compliance pursuant to Article 343(1)(c) CCP, but of at least CHF 5,000 pursuant to Article 343(1)(b) CCP, as well as punishment of its organs pursuant to Article 292 CC in the event of non-compliance, from manufacturing, importing into Switzerland, exporting from Switzerland, offering in Switzerland, selling in Switzerland, putting in circulation otherwise in Switzerland, storing in Switzerland kits for sequencing by successive cycles of sequencing-by-synthesis at least two nucleotides of a template nucleic acid comprising repeating the steps of (a) incorporating one or more fluorescently labelled nucleotides into a strand of nucleic acid complementary to said template nucleic acid and (b) determining the identity of one or more of the incorporated nucleotide(s) by illumination, wherein in step (b) illumination is applied to excite the fluorescent label of the incorporated nucleotide, said kits comprising a buffer that comprises ascorbic acid or a salt thereof; Prayer for relief 4e, subsidiarily (eventualiter) to prayer for relief 4d: Defendant shall be prohibited, under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day of non-compliance pursuant to Article 343(1)(c) CCP, but of at least CHF 5,000 pursuant to Article 343(1)(b) CCP, as well as punishment of its organs pursuant to Article 292 CC in the event of non-compliance, from manufacturing, importing into Switzerland, exporting from Switzerland, offering in Switzerland, selling in Switzerland, putting in circulation otherwise in Switzerland, storing in Switzerland kits for sequencing by successive cycles of sequencing-by-synthesis at least two nucleotides of a template nucleic acid comprising repeating the steps of (a)
O2019_007 incorporating one or more fluorescently labelled nucleotides into a strand of nucleic acid complementary to said template nucleic acid and (b) determining the identity of one or more of the incorporated nucleotide(s) by illumination, wherein in step (a) the fluorescently labelled nucleotides comprise an azidomethyl group covalently attached at the 3'O-position of the sugar moiety, said kits comprising a buffer that comprises ascorbic acid or a salt thereof; Prayer for relief 4f, subsidiarily (eventualiter) to prayer for relief 4e: Defendant shall be prohibited, under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day of non-compliance pursuant to Article 343(1)(c) CCP, but of at least CHF 5,000 pursuant to Article 343(1)(b) CCP, as well as punishment of its organs pursuant to Article 292 CC in the event of non-compliance, from manufacturing, importing into Switzerland, exporting from Switzerland, offering in Switzerland, selling in Switzerland, putting in circulation otherwise in Switzerland, storing in Switzerland kits for sequencing by successive cycles of sequencing-by-synthesis at least two nucleotides of a template nucleic acid comprising repeating the steps of (a) incorporating one or more fluorescently labelled nucleotides into a strand of nucleic acid complementary to said template nucleic acid and (b) determining the identity of one or more of the incorporated nucleotide(s) by illumination, wherein in step (a) the fluorescently labelled nucleotides comprise an azidomethyl group covalently attached at the 3'O-position of the sugar moiety, wherein in step (b) illumination is applied to excite the fluorescent label of the incorporated nucleotide, said kits comprising a buffer that comprises ascorbic acid or a salt thereof; Prayer for relief 5d, subsidiarily (eventualiter) to prayer for relief 5c: Defendant shall be prohibited, under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day of non-compliance pursuant to Article 343(1)(c) CCP, but of at least CHF 5,000 pursuant to Article 343(1)(b) CCP, as well as punishment of its organs pursuant to Article 292 CC in the event of non-compliance, from manufacturing, importing into Switzerland, exporting from Switzerland, offering in Switzerland, selling in Switzerland, putting in circulation otherwise in Switzerland, storing in Switzerland kits for sequencing by successive cycles of sequencing-by-synthesis at least two nucleotides of a template nucleic acid comprising repeating the steps of (a) incorporating one or more fluorescently labelled nucleotides into a strand of
O2019_007 nucleic acid complementary to said template nucleic acid and (b) determining the identity of one or more of the incorporated nucleotide(s) by illumination wherein in step (b) illumination is applied to excite the fluorescent label of the incorporated nucleotide. wherein the substrate for incorporation of fluorescently labelled nucleotide is a nucleoside triphosphate, said kits comprising a buffer that comprises ascorbic acid or a salt thereof; Prayer for relief 5e, subsidiarily (eventualiter) to prayer for relief 5d: Defendant shall be prohibited, under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day of non-compliance pursuant to Article 343(1)(c) CCP, but of at least CHF 5,000 pursuant to Article 343(1)(b) CCP, as well as punishment of its organs pursuant to Article 292 CC in the event of non-compliance, from manufacturing, importing into Switzerland, exporting from Switzerland, offering in Switzerland, selling in Switzerland, putting in circulation otherwise in Switzerland, storing in Switzerland kits for sequencing by successive cycles of sequencing-by-synthesis at least two nucleotides of a template nucleic acid comprising repeating the steps of (a) incorporating one or more fluorescently labelled nucleotides into a strand of nucleic acid complementary to said template nucleic acid and (b) determining the identity of one or more of the incorporated nucleotide(s) by illumination wherein in step (a) the fluorescently labelled nucleotides comprise an azidomethyl group covalently attached at the 3'O-position of the sugar moiety. wherein the substrate for incorporation of fluorescently labelled nucleotide is a nucleoside triphosphate, said kits comprising a buffer that comprises ascorbic acid or a salt thereof; Prayer for relief 5f, subsidiarily (eventualiter) to prayer for relief 5e: Defendant shall be prohibited, under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day of non-compliance pursuant to Article 343(1)(c) CCP, but of at least CHF 5,000 pursuant to Article 343(1)(b) CCP, as well as punishment of its organs pursuant to Article 292 CC in the event of non-compliance, from manufacturing, importing into Switzerland, exporting from Switzerland, offering in Switzerland, selling in Switzerland, putting in circulation otherwise in Switzerland, storing in Switzerland
O2019_007 kits for sequencing by successive cycles of sequencing-by-synthesis at least two nucleotides of a template nucleic acid comprising repeating the steps of (a) incorporating one or more fluorescently labelled nucleotides into a strand of nucleic acid complementary to said template nucleic acid and (b) determining the identity of one or more of the incorporated nucleotide(s) by illumination wherein in step (a) the fluorescently labelled nucleotides comprise an azidomethyl group covalently attached at the 3'O-position of the sugar moiety. wherein in step (b) illumination is applied to excite the fluorescent label of the incorporated nucleotide. wherein the substrate for incorporation of fluorescently labelled nucleotide is a nucleoside triphosphate, said kits comprising a buffer that comprises ascorbic acid or a salt thereof; Prayer for relief 6d, subsidiarily (eventualiter) to prayer for relief 6c: Defendant shall be prohibited, under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day of non-compliance pursuant to Article 343(1)(c) CCP, but of at least CHF 5,000 pursuant to Article 343(1)(b) CCP, as well as punishment of its organs pursuant to Article 292 CC in the event of non-compliance, from manufacturing, importing into Switzerland, exporting from Switzerland, offering in Switzerland, selling in Switzerland, putting in circulation otherwise in Switzerland, storing in Switzerland kits for sequencing by successive cycles of sequencing-by-synthesis at least two nucleotides of a template nucleic acid comprising repeating the steps of (a) incorporating one or more fluorescently labelled nucleotides into a strand of nucleic acid complementary to said template nucleic acid and (b) determining the identity of one or more of the incorporated nucleotide(s) by illumination, wherein in step (b) illumination is applied to excite the fluorescent label of the incorporated nucleotide. wherein the substrate for incorporation of fluorescently labelled nucleotide is a nucleoside triphosphate, said kits comprising a buffer that comprises ascorbic acid or a salt thereof wherein the ascorbic acid or salt thereof is present in the buffer at a concentration of at least 20 mM; Prayer for relief 6e, subsidiarily (eventualiter) to prayer for relief 6d: Defendant shall be prohibited,
O2019_007 under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day of non-compliance pursuant to Article 343(1)(c) CCP, but of at least CHF 5,000 pursuant to Article 343(1)(b) CCP, as well as punishment of its organs pursuant to Article 292 CC in the event of non-compliance, from manufacturing, importing into Switzerland, exporting from Switzerland, offering in Switzerland, selling in Switzerland, putting in circulation otherwise in Switzerland, storing in Switzerland kits for sequencing by successive cycles of sequencing-by-synthesis at least two nucleotides of a template nucleic acid comprising repeating the steps of (a) incorporating one or more fluorescently labelled nucleotides into a strand of nucleic acid complementary to said template nucleic acid and (b) determining the identity of one or more of the incorporated nucleotide(s) by illumination, wherein in step (a) the fluorescently labelled nucleotides comprise an azidomethyl group covalently attached at the 3'O-position of the sugar moiety, wherein the substrate for incorporation of fluorescently labelled nucleotide is a nucleoside triphosphate, said kits comprising a buffer that comprises ascorbic acid or a salt thereof wherein the ascorbic acid or salt thereof is present in the buffer at a concentration of at least 20 mM; Prayer for relief 6f, subsidiarily (eventualiter) to prayer for relief 6e: Defendant shall be prohibited, under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day of non-compliance pursuant to Article 343(1)(c) CCP, but of at least CHF 5,000 pursuant to Article 343(1)(b) CCP, as well as punishment of its organs pursuant to Article 292 CC in the event of non-compliance, from manufacturing, importing into Switzerland, exporting from Switzerland, offering in Switzerland, selling in Switzerland, putting in circulation otherwise in Switzerland, storing in Switzerland kits for sequencing by successive cycles of sequencing-by-synthesis at least two nucleotides of a template nucleic acid comprising repeating the steps of (a) incorporating one or more fluorescently labelled nucleotides into a strand of nucleic acid complementary to said template nucleic acid and (b) determining the identity of one or more of the incorporated nucleotide(s) by illumination, wherein in step (a) the fluorescently labelled nucleotides comprise an azidomethyl group covalently attached at the 3'O-position of the sugar moiety.
O2019_007 wherein in step (b) illumination is applied to excite the fluorescent label of the incorporated nucleotide. wherein the substrate for incorporation of fluorescently labelled nucleotide is a nucleoside triphosphate, said kits comprising a buffer that comprises ascorbic acid or a salt thereof wherein the ascorbic acid or salt thereof is present in the buffer at a concentration of at least 20 mM;» 7. Die Beklagte reagierte darauf mit Eingabe vom 24. September 2020, und die Klägerin ihrerseits mit Eingabe vom 21. Oktober 2020. Eine weitere Eingabe der Beklagten erfolgte am 5. November 2020, und mit Noveneingabe vom 11. November 2020 reichte die Klägerin ein Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 3. November 2020 (nicht rechtskräftig) ein, mit dem der deutsche Teil des Patents EP 1 530 578 B1 von der Klägerin in der ersten Instanz offenbar mit Erfolg gegen die Beklagte durchgesetzt worden war. Eine weitere Noveneingabe der Klägerin erfolgte am 18. November 2021 mit einem Massnahmeurteil des Barcelona Commercial Court vom 12. November 2021, in dem der spanische Teil des Patents EP 1 530 578 B1 von der Klägerin in der ersten Instanz mit Erfolg gegen die Beklagte durchgesetzt worden war. In der gleichen Eingabe bezog die Klägerin auch Stellung zur Eingabe der Beklagten vom 5. November 2020. 8. Am 2. Dezember 2020 erstattete der Fachrichter das Fachrichtervotum. Mit Verfügung vom 25. Januar 2021 wurde das Verfahren ab dem 1. Februar 2021 bis 31. Mai 2021 sistiert, weil die ursprünglich für den 12. Februar 2021 terminierte Hauptverhandlung auf gemeinsamen Wunsch der Parteien verschoben wurde. Am 29. Januar 2021 nahmen die Parteien Stellung zum Fachrichtervotum. 9. Mit Eingabe vom 10. März 2021 reichte die Klägerin als weitere Noveneingabe eine angeblich erst kürzlich verfügbar gewordene «product and process description» aus einem parallelen Verfahren in England ein. Die Beklagte verwahrte sich gegen diese Eingabe während der Sistierung. Das Gericht forderte darauf die Parteien auf, während der Sistierung auf weitere Noveneingaben zu verzichten; eine Stellungnahme zur Eingabe vom 10. März 2021 würde als rechtzeitig erachtet, wenn sie binnen zehn Tagen nach dem Ende der Sistierung eingehe.
O2019_007 10. Am 1. Juni 2021 reichte die Klägerin als weitere Noven eine vorläufige Beurteilung des deutschen Bundespatentgerichts vom 19. Januar 2021, und Urteile des Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel vom 25. März 2021, des Landgerichts Düsseldorf vom 27. April 2021 und der Audiencia Provincial de Barcelona vom 5. Mai 2021 ein. Mit Eingabe vom 1. Juni 2021 nahm die Beklagte Stellung zur Noveneingabe vom 10. März 2021 und reichte ihrerseits als Noven neue Unterlagen aus dem US Discovery Verfahren ein, die angeblich erst seit Mitte Januar 2021 erhältlich waren. Die Rechtsanwälte der Beklagten wiesen darauf hin, dass Teile der eingereichten Unterlagen nicht ihrer Klientin bekannt gegeben dürften («attorneys’ eyes only»). 11. In einer Telefonkonferenz vom 8. Juni 2021 besprachen der Präsident und die Parteianwälte die an der Hauptverhandlung zu beachtenden Geheimhaltungsmassahmen. Im Wesentlichen erklärte sich die Klägerin bereit, an der Hauptverhandlung nicht aus den vertraulichen Unterlagen zu zitieren. 12. Am 14. Juni 2021 fand die Hauptverhandlung statt. Zuständigkeit 13. Die Klägerin hat ihren Sitz in Cambridge, Grossbritannien, während die Beklagte ihren Sitz in Riga, Lettland, hat. Die Klage stützt sich auf die angebliche Verletzung zweier Schweizer Teile von europäisch erteilten Patenten durch (drohende) Handlungen in der Schweiz. Lettland ist als Mitgliedsstaat der Europäischen Union durch das Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Lugano-Übereinkommen, LugÜ, SR 0.275.12) gebunden, die Schweiz ist Vertragspartei des Übereinkommens. Wenn eine unerlaubte Handlung oder eine Handlung, die einer unerlaubten Handlung gleichgestellt ist, den Gegenstand des Verfahrens bilden, kann eine Partei, die ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines durch das Lugano- Übereinkommen gebundenen Staates hat, vor dem Gericht des Ortes, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist oder einzutreten droht, verklagt werden (Art. 5 Nr. 3 LugÜ).
O2019_007 Vorliegend behauptet die Klägerin (drohende) Patentverletzungen in der Schweiz, also unerlaubte Handlungen i.S.v. Art. 5 Nr. 3 LugÜ. Die örtliche Zuständigkeit der Schweizer Gerichte ist daher gegeben. Die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts ergibt sich aus Art. 26 Abs. 1 lit. a PatGG. Die sachliche und örtliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts ist daher gegeben, was von der Beklagten auch nicht bestritten wird. Keine Beschränkung des Verfahrens auf die Frage des Rechtsschutzinteresses (drohende Verletzungshandlungen) 14. Gemäss der Eventualmaxime (auch Konzentrationsgrundsatz) müssen alle Angriffs- und Verteidigungsmittel in einem bestimmten Prozessstadium vorgebracht werden.1 Die Eventualmaxime zieht es nach sich, dass Vorbringen eventualiter formuliert und Beweismittel auch für den subsidiären Fall eingereicht werden müssen. 15. Die Beklagte hat in der Klageantwort den Antrag gestellt, dass das Verfahren – in Abweichung vom Konzentrationsgrundsatz – auf die Frage der Passivlegitimation der Beklagten zu beschränken sei. Damit meint sie, dass zuerst darüber zu entscheiden sei, ob die Beklagte in der Schweiz überhaupt Verletzungshandlungen begangen habe oder zu begehen drohe, was unter dem Titel des Rechtsschutzinteresses abgehandelt wird (nachstehend E. 24 f.). Bereits die Tatsache, dass das Gericht bis zu diesem Urteil nicht über diesen Antrag entschieden hat, zeigt, dass es den Antrag ablehnt. Das bringt für beide Parteien, aber natürlich v.a. für die Beklagte, die diesen Prozess nicht eingeleitet hat, die Beschwerlichkeit mit sich, dass sie sich zu komplexen technischen Sachverhalten äussern müssen, die nicht entscheidrelevant sind, wenn auf die Klage bereits mangels Rechtschutzinteresse nicht einzutreten ist. Die Gutheissung des Antrags auf Verfahrensbeschränkung brächte aber die Gefahr mit sich, dass das Verfahren wesentlich verzögert wird, wenn
1 LEUENBERGER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3. Aufl. Zürich 2016, Art. 229 N 1.
O2019_007 das Gericht nach zweimaligem Schriftenwechsel zum Rechtsschutzinteresse zum Schluss kommt, dass dieses gegeben ist. Dies lässt sich vor dem doppelten Schriftenwechsel kaum voraussehen, da die Klägerin in der zweiten Rechtsschrift unbeschränkt neue Tatsachenbehauptungen und Beweismittel einbringen kann. In Abwägung des Interesses an einer schlanken, d.h. eingeschränkten, und einer schnellen, d.h. umfassenden, Prozessführung überwiegt nach Auffassung des Gerichts regelmässig das Interesse an der schnellen Prozessführung, wie sie im Konzentrationsgrundsatz ihren Niederschlag gefunden hat. Dass die Parteien gezwungen sind, auch für den subsidiären Fall zu argumentieren, ist eine hinzunehmende Folge der Eventualmaxime. Der Antrag der Beklagten, das Verfahren auf das Rechtsschutzinteresse («Passivlegitimation») zu beschränken, ist daher abzuweisen. Bestimmtheit des Rechtsbegehrens Nr. 1 16. Unterlassungsklagen müssen auf das Verbot eines genau umschriebenen Verhaltens gerichtet sein. Die verpflichtete Partei soll erfahren, was sie nicht mehr tun darf, und die Vollstreckungs- oder Strafbehörden müssen wissen, welche Handlungen sie zu verhindern oder mit Strafe zu belegen haben.2 17. In ihrem Rechtsbegehren Nr. 1 beschreibt die Klägerin das zu verbietende Verhalten durch eine so genannte Markush-Formel. Spezifisch: «[…] such that the 3' carbon atom has attached a group of the structure -O-Z wherein Z comprises an azido group and is (-CR'2-N3) and wherein each R' is independently a hydrogen atom, an alkyl, substituted alkyl, arylalkyl, alkenyl, alkynyl, aryl, heteroaryl, heterocyclic, acyl, cyano, alkoxy, aryloxy, heteroaryloxy or amido group, or a detectable label attached through a linking group, or R'2 represents an alkylidene group of formula =C(R"')2 wherein each R"' may be the same or different and is selected from the group comprising hydrogen and halogen atoms and alkyl groups.»
2 BGE 142 III 587 E. 5.3 (st. Rsp.).
O2019_007 Diese Umschreibung umfasst unzählige Moleküle, wobei einzelne davon – z.B. «substituted alkyl» – auch noch völlig unbestimmt sind (es bleibt offen, welche Substituenten von Alkyl unter das Begehren fallen sollen und wie lange die Alkylkette sein soll). Behauptet wird weiter einzig eine Verletzung durch eine Ausführungsform, bei der Z = Azidomethyl ist, d.h. R2 eine Methylengruppe ist. Die Klägerin behauptet nicht, dass die Gefahr drohe, dass die Beklagte ein anderes Molekül als Azidomethyl als Schutzgruppe verwenden wird. Daher fehlt es auch an einem Rechtsschutzinteresse an der Gutheissung des übermässig breiten Rechtsbegehrens Nr. 1. Auf Rechtsbegehren Nr. 1 ist daher mangels Bestimmtheit sowie mangels Rechtsschutzinteresses nicht einzutreten. Kumulative Häufung der Rechtsbegehren 18. Werden mehrere Rechtsbegehren gestellt, muss klar sein, in welchem Verhältnis sie zueinanderstehen. Bei der eventuellen Häufung wird ein Eventualanspruch nur für den Fall gestellt, dass der übergeordnete Anspruch nicht durchdringt, womit die klagende Partei dem Gericht eine Reihenfolge der Beurteilung vorgibt. Unzulässig, weil gegen das Bestimmtheitsgebot verstossend, ist eine alternative Häufung, d.h. die klagende Partei macht mehrere Ansprüche geltend, überlasst es jedoch dem Gericht zu entscheiden, über welchen bzw. welche davon befunden wird.3 Zulässig ist eine kumulative Häufung, wenn für die einzelnen Ansprüche das gleiche Gericht sachlich zuständig und dieselbe Verfahrensart anwendbar ist4 und die weiteren Prozessvoraussetzungen, insbesondere das Rechtsschutzinteresse, gegeben sind. Stellt eine Partei kumulativ mehrere Unterlassungsbegehren, so fehlt es ihr an einem Rechtsschutzinteresse an der Gutheissung eines Unterlassungsbegehrens, das enger ist als ein anderes kumulativ gestelltes Unterlassungsbegehren, d.h. alle Merkmale des anderen Unterlassungsbegehrens und mindestens ein zusätzliches Merkmal umfasst oder mindestens ein Merkmal des anderen Unterlassungsbegehrens weiter präzisiert. Die blosse Möglichkeit, dass das Klagepatent später einmal eingeschränkt
3 BGE 142 III 683 E. 5.3.2. 4 BGE 142 III 683 E. 5.3.2.
O2019_007 werden könnte, genügt nicht für ein aktuelles Rechtsschutzinteresse. Hingegen besteht grundsätzlich ein Rechtsschutzinteresse an der Gutheissung eines Unterlassungsbegehrens, das etwas Anderes verbietet als ein anderes kumulativ gestelltes Unterlassungsbegehren, d.h. mindestens ein Merkmal eines anderen kumulativ gestellten Unterlassungsbegehrens nicht umfasst. 19. Die Klägerin stellt vorliegend mit der Klageschrift kumulativ sieben Unterlassungsbegehren (Rechtsbegehren Nr. 1-7) und in der Replik eventualiter zu den Unterlassungsbegehren Nr. 4 bis 6 jeweils drei Eventualbegehren (Rechtsbegehren Nr. 4a-c, 5a-c, 6a-c) und sechs Eventualbegehren zu Rechtsbegehren Nr. 7 (Nr. 7a-f). Rechtsbegehren Nr. 3 umfasst alle Merkmale gemäss Rechtsbegehren Nr. 2 sowie das zusätzliche Merkmal «and wherein said base is linked to a fluorophore via a cleavable linker». Damit fehlt es an einem Rechtsschutzinteresse an Rechtsbegehren Nr. 3, wenn Rechtsbegehren Nr. 2 gutgeheissen wird. Wird Rechtsbegehren Nr. 2 abgewiesen, besteht hingegen ein Interesse an der Gutheissung von Rechtsbegehren Nr. 3. Rechtsbegehren Nr. 4 umfasst nicht alle Merkmale von Rechtsbegehren Nr. 2 oder 3. Die Klägerin hat daher ein Interesse an dessen Gutheissung neben der Gutheissung von Rechtsbegehren Nr. 2 oder 3. Rechtsbegehren Nr. 5 hingegen umfasst alle Merkmale von Rechtsbegehren Nr. 4 und ein zusätzliches Merkmal («wherein the substrate for incorporation of fluoroscently labelled nucleotide is a nucleoside triphosphate»). Falls Rechtsbegehren Nr. 4 gutheissen wird, fehlt es daher an einem Rechtsschutzinteresse an Rechtsbegehren Nr. 5. Dasselbe gilt für Rechtsbegehren Nr. 6 im Verhältnis zu Nr. 5; auch Rechtsbegehren Nr. 6 umfasst alle Merkmale gemäss Begehren Nr. 5 sowie ein zusätzliches Merkmal. Hingegen ist Rechtsbegehren Nr. 7 auf etwas Anderes gerichtet als Rechtsbegehren Nr. 6 und auch als Rechtsbegehren Nr. 4 und 5, denn während der Reagenzienkit gemäss Rechtsbegehren Nr. 4-6 einen «buffer comprising ascorbic acid or a salt thereof» enthalten muss, genügt es gemäss Nr. 7, dass er einen «buffer comprising ascorbic acid or a salt thereof or a supply of ascorbic acid or a salt thereof» enthält. Rechtsbegehren Nr. 7 ist also in diesem Punkt breiter als die Rechtsbegehren Nr. 4-6 (enthält aber anderen zusätzliche Merkmale von Rechtsbegehren Nr. 6).
O2019_007 Nicht zu übersehen ist, dass die Kumulation von Unterlassungsansprüchen in Verbindung mit Eventualanträgen das Gericht und die Gegenpartei erheblich belastet. Vorliegend stellt die Klägerin nicht weniger als 22 Unterlassungsbegehren (mit der Stellungnahme zur Duplik sogar 31). Irgendwann ist die Schwelle erreicht, bei der ausufernde Rechtsbegehren gegen das Verhalten nach Treu und Glauben im Prozess (Art. 52 ZPO) verstossen. Weitere Eventualbegehren gemäss Stellungnahme zur Duplik 20. Nach nunmehr gefestigter Rechtsprechung haben die Parteien im ordentlichen Verfahren wie auch im vereinfachten Verfahren zweimal unbeschränkt die Möglichkeit, sich zur Sache zu äussern und namentlich neue Tatsachen in den Prozess einzuführen. Danach haben sie nur noch unter den eingeschränkten Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO das Recht, neue Tatsachen und Beweismittel vorzubringen.5 Die Neuformulierung von Patentansprüchen im Zivilprozess ist dem Vorbringen von Noven gleich zu achten.6 Gemäss Art. 229 Abs. 1 lit. b ZPO werden neue Tatsachen und Beweismittel berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht wurden und bereits vor Abschluss des Schriftenwechsels oder vor der letzten Instruktionsverhandlung vorhanden waren, aber trotz zumutbarer Sorgfalt nicht vorher vorgebracht werden konnten (unechte Noven). Bringt die Beklagte in der Duplik neue Tatsachenbehauptungen und/oder Beweismittel ein, so ist der Sorgfaltsnachweis gemäss Art. 229 Abs. 1 lit. b ZPO erfüllt, wenn «die Dupliknoven für diese Noveneingabe kausal sind (…). Erforderlich ist einerseits, dass (erst) die Dupliknoven das Vorbringen der unechten Noven veranlasst haben, andererseits, dass die unechten Noven in technischer bzw. thematischer Hinsicht als Reaktion auf die Dupliknoven aufzufassen sind».7 21. Die Klägerin reicht mit ihrer Stellungnahme zur Duplik vom 27. August 2020 weiter eingeschränkte Ansprüche des Klagepatents EP 412 ein (Hilfsan-
5 BGE 146 III 55 E. 2.3.1 – «Durchflussmessfühler». 6 BGE 146 III 416 E. 4.1 m.w.H – «Gelenkpfanne». 7 BGE 146 III 55 E. 2.5.2 – «Durchflussmessfühler».
O2019_007 sprüche 7-9). Auf diese inter partes geänderten Ansprüche stützen sich ersichtlich die Unterlassungsbegehren Nr. 4d-f, 5d-f und 6d-f, welche die Klägerin ebenfalls mit der Stellungnahme zur Duplik einreicht. Der Aktenschluss trat für die Klägerin mit der Replik ein. Die mit der Stellungnahme zur Duplik eingereichten geänderten Ansprüche könnten nur berücksichtigt werden, wenn die Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO erfüllt wären; insbesondere, wenn die Änderungen durch neue tatsächliche Behauptungen in der Duplik verursacht wurden. Die Klägerin äussert sich mit keinem Wort dazu, weshalb die neuen Ansprüche gemäss Stellungnahme zur Duplik novenrechtlich zulässig sein sollten. Es ist auch nicht ersichtlich, welche neuen tatsächlichen Behauptungen in der Duplik die Änderungen der geltend gemachten Ansprüche rechtfertigen. Die mit der Stellungnahme zur Duplik geänderten Ansprüche können daher nicht berücksichtigt werden. Sollten sich die rechtzeitig in den Prozess eingeführten Ansprüche alle als ungültig erweisen, erübrigt sich deshalb auch eine Prüfung der Rechtsbegehren Nr. 4d-f, 5d-f und 6d-f, da sich diese nicht auf einen rechtzeitig eingebrachten Patentanspruch stützen können. Neue tatsächliche Behauptungen und Beweismittel gemäss Stellungnahme zur Duplik 22. Die Klägerin reicht mit der Stellungnahme zur Duplik zahlreiche neue Beweismittel ein. Teilweise handelt es sich dabei um echte Noven, die zulässigerweise eingebracht werden können (z.B. Verfügung vom 13. Juni 2020). Andere Beweismittel, die keine echten Noven sind, d.h. bereits im Zeitpunkt der Erstattung der Replik existierten, sind nur beachtlich, wenn ihre Einreichung durch neue tatsächliche Behauptungen in der Duplik verursacht wurde (vorne, E. 20). Die Beklagte beantragt, die Stellungnahme zur Duplik vom 27. August 2020 sei vollumfänglich nicht zu beachten. 23. Zahlreiche der mit der Stellungnahme zur Duplik eingereichten Beweismittel sind für die Urteilsbegründung nicht wesentlich. Ob sie zu beachten wären, kann daher offenbleiben. Wesentlich ist Beilage 51 zur Stellungnahme zur Duplik, ein Wikipedia-Artikel zu Fluorescein. Dieser wurde eingereicht als Antwort auf die neue Behauptung in der Duplik, Song et al., Photobleaching Kinetics of Fluorescein in Quantitative Fluorescence Microscopy, Biophysical Journal 1995, 2588-
O2019_007 2600 belege, dass Photobleichung nach wenigen Mikrosekunden eintreten könne (dazu hinten, E. 65). Da kausal verursacht und thematisch bezogen auf eine neue tatsächliche Behauptung in der Duplik, ist diese Beilage 51 zu berücksichtigen. Rechtsschutzinteresse 24. Das Patent verschafft seinem Inhaber das Recht, anderen zu verbieten, die Erfindung gewerbsmässig zu benützen. Als Benützung gelten insbesondere das Herstellen, das Lagern, das Anbieten, das Inverkehrbringen, die Ein-, Aus- und Durchfuhr sowie der Besitz zu diesen Zwecken (Art. 8 Abs. 1 und 2 PatG). Wer eine Erfindung widerrechtlich benützt, kann zivil- und strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden (Art. 66 lit. a PatG). Wer durch eine der in Art. 66 genannten Handlungen bedroht oder in seinen Rechten verletzt ist, kann auf Unterlassung oder auf Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes klagen (Art. 72 PatG). Der Patentinhaber ist in seinen Rechten bedroht, wenn das Verhalten des Beklagten die künftige Patentverletzung ernsthaft befürchten lässt.8 Lehre und Rechtsprechung unterscheiden zwischen Erstbegehungs- und Wiederholungsgefahr. Analoge Eingriffe in der Vergangenheit sind ein Indiz für einen bevorstehenden Eingriff (Wiederholungsgefahr). Wenn noch keine Verletzung stattgefunden hat, ist zu prüfen, ob konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass eine Patentverletzung bevorsteht. Solche Anhaltspunkte können Ankündigungen des angeblichen Verletzers sein, dessen Anfragen an Lieferanten und Abnehmer oder Vorbereitungshandlungen wie Aufträge an Werbeagenturen oder Insertionsaufträge.9 Bereits erfolgte Verletzungen im Ausland können ein Hinweis auf künftige Verletzungen in der Schweiz sein, wenn das entsprechende Produkt üblicherweise in allen Ländern in der gleichen Ausstattung angeboten wird und die ausländische Verletzerin, bzw. eine ihrer Konzerngesellschaften, auch in der Schweiz tätig ist.10
8 BGE 124 III 72 E. 2a – «Contra-Schmerz». 9 DAVID et al., in: von Büren/David (Hrsg.), Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht (SIWR I/2), 3. Aufl. 2011, RZ 272. 10 SHK PatG-SCHWEIZER, Art. 72 N 11.
O2019_007 Nach Rechtsprechung und herrschender Lehre führt die fehlende Bedrohung in den Rechten zum Nichteintreten, da es an einem Rechtsschutzinteresse fehlt (vgl. Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO).11 25. Die Klägerin behauptet, es hätten bereits Verletzungshandlungen in der Schweiz stattgefunden. Insbesondere werde ein Sequenziergerät der Beklagten am Health 2030 Genome Center auf dem Campus Biotech in Genf betrieben, das nur mit Reagenzien (Kits) der Beklagten funktioniere. Auch biete die Beklagte auf ihrer Website, die sich auch an Kunden aus der Schweiz richte, patentverletzende Dienstleistungen an. Die Beklagte bestreitet, dass sie auf dem Gebiet der Schweiz patentverletzende Handlungen begeht. Sie erbringe nur «after-sales services» wie Reparaturen und Schulungen, die nicht patentverletzend seien. Die Sequenziergeräte und Reagenzien würden von anderen Konzerngesellschaften geliefert. Die Klägerin habe schlicht die falsche Gesellschaft eingeklagt. Es ist in diesem Stadium des Verfahrens unstrittig, dass das in Genf betriebene Sequenziergerät «MGISEQ-2000» (heutige Bezeichnung: «DNBSEQ-G400») nicht von der Beklagten, sondern einer anderen Konzerngesellschaft, entweder BGI Complete Genomics Hong Kong Co. Ltd., Hongkong, oder MGI Tech Co., Ltd., Shenzen, China, geliefert wurde. Andererseits lässt sich das Sequenziergerät nur mit den dazugehörigen, aus dem Konzern der Beklagten stammenden, Reagenzien betreiben. Die gegenteilige Behauptung der Beklagten ist durch das Benutzerhandbuch, in dem gezeigt wird, dass der Barcode der Reagenzienkits gescannt werden muss, bevor diese in die Maschine eingesetzt werden, widerlegt. Nicht aus dem Konzern der Beklagten stammende Kits können nicht erfolgreich gescannt werden; sie können nicht oder nur unter Umgehung der Benutzungsvorschriften eingesetzt werden. Die Klägerin behauptet nicht, dass sie die Reagenzien, die sie analysiert hat, in der Schweiz erworben hat. M.a.W. ist es ihr offenbar nicht gelungen, einen Testkauf in der Schweiz zu tätigen. Die Beklagte ihrerseits behauptet, dass die in die Schweiz gelieferten Reagenzien (Kits) durch die MGI International Sales Co., Hong Kong, geliefert würden, was die Klägerin nicht ausdrücklich bestreitet. Sie bemerkt dazu nur, dass die Ausführungen der Beklagten ausweichend seien.
11 BGE 140 III 297, nicht publ. E. 2.3.2 – «Keytrader».
O2019_007 Für ihre weitere Argumentation stützt sich die Klägerin auf Broschüren für u.a. das Sequenziergerät DNBSEQ-G400, die sie aus Zürich «von der MGI Website» heruntergeladen habe, ohne allerdings die URL anzugeben, von der die Broschüren stammen (mutmasslich en.mgitech.cn). Es ist allerdings nach Überzeugung des Gerichts erstellt, dass diese Broschüren nicht länderspezifisch sind, sondern (in der gleichen Sprache, hier Englisch) weltweit identisch zum Herunterladen angeboten werden. Nicht bestritten ist, dass die Broschüren aus dem Konzern der Beklagten stammen und mit Wissen einer Konzerngesellschaft der Beklagten im Internet verfügbar gemacht wurden. In der Broschüre zum Sequenziergerät DNBSEQ-G400, die insgesamt sechs Seiten umfasst, findet sich die nachstehend eingeblendete Weltkarte mit Beschriftungen, die sich ähnlicher Weise auch auf der unter en.mgitech.ch zugänglichen Website findet. Abbildung 1: Weltkarte aus der Broschüre für den DNBSEQ-G400 Sequenzierer Die Beschriftungen zeigen die weltweiten Konzerngesellschaften bzw. Niederlassungen des beklagtischen Konzerns. In Riga, Lettland, befindet sich die Beklagte. Als ihre Aufgaben werden angegeben «Qualification Center», «After-sales Service Center», «Training Center» und «Logistics Center». Auch die Niederlassung/Tochtergesellschaft in Hong Kong ist gemäss der Karte ein «Logistics Center» und «After-sales Service Center», und die MGI International Sales Co., Hong Kong, liefert nach Angaben der Beklagten die angegriffenen Reagenzien in die Schweiz. Die «After-sales Services» werden direkt unter der Weltkarte näher erläutert (siehe nachstehende Abbildung).
O2019_007 Abbildung 2: Umschreibung der After-sales Services Gemäss dem ersten Punkt der Aufzählung bietet die Beklagte gratis Installation und Validierung [der gekauften Sequenzierer], inklusive aller dazu benötigter Reagenzien, an. Die für die Validierung benötigten Reagenzien sind die gleichen wie die für den produktiven Betrieb benötigten. Die Beklagte bestreitet, dass die Verwendung der Reagenzien bei der Validierung – selbst wenn deren gewerbliche Nutzung patentverletzend wäre – patentverletzend sei. Die Reagenzien würden die Obhut der Beklagten nicht verlassen, der von der Beklagten mit der Validierung beauftragte Techniker würde diese selbst verwenden. Die Verwendung der Reagenzien zur Validierung der Sequenziergeräte fällt unter die gemäss Art. 8 PatG dem Patentinhaber vorbehaltenen Handlungen. Es handelt sich um eine gewerbsmässige Benutzung. Keine der Ausnahmen wie Forschungsprivileg, Unterricht oder Privatgebrauch (vgl. Art. 9 Abs. 1 PatG) greift. Dass der Techniker die Reagenzien nicht dem Kunden überlässt, ändert daran nichts. Ebenfalls müssen die Reagenzien, die unstrittig nicht in der Schweiz hergestellt werden, in die Schweiz eingeführt werden, wenn ein Sequenziergerät in der Schweiz validiert werden soll. Bereits die Einfuhr – die wie erwähnt nicht zu rein privaten Zwecken erfolgt – ist eine dem Patentinhaber vorbehaltene Handlung (Art. 8 Abs. 2 PatG). Das Angebot, die zur Validierung benötigten Reagenzien zu liefern oder eine Validierung unter Verwendung der Reagenzien vorzunehmen, ist ebenfalls dem Patentinhaber vorbehalten. Die Frage ist, ob sich dieses Angebot an Kunden aus der Schweiz richtet. Das Angebot findet sich in einer englischsprachigen Broschüre, die von einer Website herunterladen werden kann, die auch aus der Schweiz zugänglich ist. Mutmasslich handelt es sich um eine Website, die unter einem Domainnamen zugänglich ist, der unter der länderspezifischen Top Level Domain für China («.cn») registriert ist. Die bereitgestellten Informationen
O2019_007 sind aber weder sprachlich noch inhaltlich auf China beschränkt, sondern richten sich ersichtlich an weltweite Kundschaft. Die Website ist nicht spezifisch auf die Schweiz ausgerichtet.12 Weder ist die Website in einer Landessprache verfasst, noch sind Preise in Schweizer Franken angegeben oder ein Kontakt (Telefon, Adresse) in der Schweiz. Bei der Benutzung von Marken im Internet betont das Bundesgericht, dass die blosse Abrufbarkeit einer Internetseite aus der Schweiz noch nicht bedeute, dass die auf dieser Seite dargestellten Zeichen in der Schweiz gebraucht werden.13 Übertragen auf ein patentverletzendes Angebot auf einer Internetseite bedeutet dies, dass die blosse Tatsache, dass die entsprechende Seite auch aus der Schweiz abgerufen werden kann, noch nicht ohne weiteres eine Patentverletzung in der Schweiz begründet. Andererseits betont das Bundesgericht auch, dass die Möglichkeit, Endgeräte basierend auf der geographischen Zuordnung der von ihnen verwendeten Internet-Protokoll Adressen vom Zugriff auf eine Website auszuschliessen inzwischen derart gebräuchlich und ohne technische Schwierigkeiten umsetzbar ist, dass das so genannte «Geoblocking» bei der Abwägung des Interesses der Internetnutzer an einem umfassenden Zugang zu den angebotenen Informationen und dem Interesse der Inhaber territorial beschränkter Schutzrechte an deren Durchsetzung zu berücksichtigen ist.14 Bei der Interessenabwägung ebenfalls zu berücksichtigen ist, dass es für Dritte oft kaum möglich ist, mit hinreichender Sicherheit zu erkennen, welche Konzerngesellschaft eines global tätigen Konzerns in welchem Land welche Aufgaben übernimmt. Es gilt der Gefahr entgegenzutreten, dass international tätige Konzerne durch die Verwendung komplexer Strukturen die Durchsetzung berechtigter Interessen ins Leere laufen lassen; ähnlich einem Hütchenspieler, der die Kugel immer gerade dort erscheinen lässt, wo es seinen Interessen am besten dient. Kaum ins Gewicht fällt die Tatsache, dass die Website und die Broschüren zu den Sequenziergeräten in englischer Sprache verfasst sind. In der Hochtechnologie, wozu die vorliegende Technik der Genomsequenzierung
12 Vgl. zu den Kriterien den Art. 3 der für den Gebrauch von Marken im Internet verabschiedeten Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet der Verbandsstaaten der Pariser Verbandsübereinkunft und der World Intellectual Property Organisation von 2001. 13 BGE 146 III 225 E. 3.3.1 – «Merck». 14 BGE 146 III 225 E. 3.3.3 – «Merck».
O2019_007 gehört, hat sich die Verwendung von Englisch als lingua franca durchgesetzt. Die angesprochenen Verkehrskreise kommunizieren auf Englisch. Aus der Verwendung der englischen Sprache lässt sich daher weder etwas für noch gegen die Ausrichtung auf den Schweizer Markt ableiten. Auf der Website und in den Produktbroschüren fehlt jeder Hinweis, dass die fraglichen Dienstleistungen, namentlich auch die Validierung inklusive dazu benötigter Reagenzien, nicht in der Schweiz angeboten würden. Ebenfalls sind Besucher aus der Schweiz nicht durch technische Massnahmen wie Geoblocking am Besuch der Website gehindert. Die Beklagte wird in den Produktbroschüren als europäische Vertreterin gelistet, ohne dass genauer gesagt würde, welche Länder zu Europa gehören. Damit ist die Schweiz, die zwar kein Mitglied der Europäischen Union ist, aber geographisch in Europa liegt, mitgemeint. Die Beklagte in Riga, die angeblich keine Produkte in die Schweiz liefert, wird auf der Website und den Produktbroschüren genauso als «Logistics Center» bezeichnet wie die Tochtergesellschaft in Hong Kong, die nach klägerischer Auskunft tatsächlich in die Schweiz liefert. Dass die Klägerin unter den Umständen den Eindruck erhielt, dass die Beklagte – deren Sitz viel näher an der Schweiz liegt als Hong Kong – die innerhalb des beklagtischen Konzerns für die Belieferung der Schweiz zuständige Gesellschaft sei, ist daher verständlich. Diesen Rechtsschein, den sie bzw. ihre Konzerngesellschaften verursacht hat, muss die Beklagte gegen sich gelten lassen. Ebenfalls muss sich die Beklagte anrechnen lassen, dass in den Produktbroschüren Validierungsdienstleistungen unter Verwendung der angegriffenen Reagenzien angeboten werden, ohne dass es einen Hinweis gäbe, dass diese Dienstleistungen nicht auch in der Schweiz erbracht würden und ohne dass versucht wird, Besucher aus der Schweiz am Besuch der Website zu hindern. Dadurch entsteht bei Dritten der Eindruck, dass die Beklagte – als «europäische Vertreterin» des beklagtischen Konzerns bezeichnet – diese Dienstleistungen auch in der Schweiz anbietet. Durch das Angebot der Validierung inklusive der dazu benötigten Reagenzien verletzt die Beklagte daher die Ausschliesslichkeitsrechte der Patentinhaberin in der Schweiz, soweit die Reagenzien ein rechtsbeständiges Patent verletzen. Durch die Bezeichnung der Beklagten als «europäische Vertreterin» und «Logistics Center» entsteht zudem der Eindruck, dass die
O2019_007 Beklagte – wie ihre ebenfalls als «Logistics Center» bezeichnete Schwestergesellschaft in Hong Kong – zukünftig auch Reagenzien in die Schweiz liefern wird. Damit bestehen konkrete Hinweise auf eine bevorstehende Verletzung in der Schweiz. Die Klägerin hat daher ein Rechtsschutzinteresse daran, dass der Beklagten das Angebot, der Vertrieb etc. der angeblich patentverletzenden Reagenzien in der Schweiz verboten wird, soweit die angebotenen Produkte tatsächlich in den Schutzbereich der geltend gemachten Patente fallen. 26. Hingegen fehlt es an einem Rechtsschutzinteresse an der Gutheissung des Auskunfts- und Rechnungslegungsbegehrens Nr. 8. Die Klägerin konnte nicht nachweisen, dass die Beklagte bereits Reagenzien-Kits in der Schweiz verkauft hat. Die drohende Rechtsverletzung ergibt sich wie vorstehend dargelegt aus dem Angebot, neu installierte Sequenziergeräte unter Verwendung von Reagenzien-Kits zu validieren. Der Verkauf der Sequenziergeräte an sich ist nicht klagepatentverletzend. Es wird auch nicht behauptet, dass die Sequenziergeräte nur verkauft würden, weil klagepatentgemässe Kits angeboten werden, m.a.W. es wird nicht behauptet, dass es nicht möglich wäre, die Sequenziergeräte mit Kits mit anderer Chemie zu betreiben, die nicht in den Schutzbereich der geltend gemachten Ansprüche fällt. Die Validierung der Sequenziergeräte ist eine dem Verkauf nachgelagerte Dienstleistung, die «gratis» angeboten wird, d.h. im Verkaufspreis enthalten ist. Es lässt sich nicht behaupten, dass die Beklagte an den für die Validierung verwendeten Kits Geld verdient. Entsprechend fehlt es an einem Rechtsschutzinteresse des für die Vorbereitung der finanziellen Wiedergutmachungsansprüche gestellten Auskunfts- und Rechnungslegungsbegehrens. Klagepatente 27. Die Klage stützt sich auf die schweizerischen Teile von zwei europäischen Patenten, nämlich auf EP 1 530 578 B1 (im Folgenden EP 578) und auf EP 1 828 412 B2 (im Folgenden EP 412). Das Klagepatent EP 578 wurde am 22. August 2003 unter Beanspruchung dreier britischer und US-amerikanischer Prioritäten angemeldet und am 13.
O2019_007 März 2013 erteilt. Es ist für die Schweiz in Kraft und war Gegenstand eines Einspruchsverfahrens. Die Einspruchsabteilung hat den Einspruch mit Entscheidung vom 9. Dezember 2015 zurückgewiesen. Dagegen wurde Beschwerde eingelegt, die jedoch kurz vor der mündlichen Verhandlung zurückgenommen und das Beschwerdeverfahren entsprechend abgeschrieben wurde. Deshalb sind die Ansprüche für die Schweiz in Kraft, wie sie als Patentschrift B1 veröffentlicht wurden. Das Klagepatent EP 412 wurde am 13. Dezember 2005 unter Beanspruchung zweier britischer Prioritäten angemeldet und am 28. November 2012 erteilt. Es ist ebenfalls für die Schweiz in Kraft und war Gegenstand eines Einspruchsverfahrens. In erster Instanz wurde das Patent mit Entscheidung vom 9. Januar 2019 in geänderter Form aufrechterhalten. Dagegen wurde Beschwerde eingelegt, aber auch in diesem Fall wurde kurz vor der mündlichen Verhandlung die Beschwerde zurückgenommen, das Beschwerdeverfahren abgeschrieben und die Entscheidung der Einspruchsabteilung über die Aufrechterhaltung in geänderter Form rechtskräftig. Deshalb sind die Ansprüche für die Schweiz in Kraft, wie sie als Patentschrift B2 veröffentlicht wurden. Technischer Hintergrund 28. Die anschliessende Zusammenfassung folgt weitgehend der Darstellung durch die Klägerin in der Klageschrift, RZ 10-33. Die Beklagte bestreitet diese Ausführungen nicht, fügt ihr aber noch eigene Ausführungen hinzu. Diese finden sich auszugsweise in den letzten Absätzen dieses Abschnitts. Polynukleotide wie die DNA (Desoxyribonukleinsäure) und die RNA (Ribonukleinsäure) sind langkettige Moleküle, die aus kleineren Einheiten, den Nukleotiden, bestehen. Die Sequenz der Nukleotide innerhalb eines Polynukleotidstrangs kodiert die genetische Information. Jedes Nukleotid besteht aus drei verschiedenen chemischen Untereinheiten: einem Zuckermolekül mit fünf Kohlenstoffatomen (Pentose), einer stickstoffhaltigen Base und einer Phosphatgruppe. Die fünf Kohlenstoffatome des Zuckers sind von 1' bis 5' nummeriert. Hat der Zucker eine Hydroxylgruppe (OH) an der 2'-Position, wird er Ribosezucker genannt; hat er nur ein Wasserstoffatom (H) an der 2'-Position, wird er Desoxyribosezucker genannt. Während die DNA als Zuckermoleküle Desoxyribose enthält, enthält die RNA Ribose.
O2019_007 Abbildung 3: Chemische Struktur von Nukleotiden (aus der Klageschrift, RZ 11) Zusammen bilden der Zucker und die Base ein Nukleosid. Durch zusätzliche Anlagerung von einer, zwei oder drei Phosphatgruppen an die 5'-Position des Zuckers wird ein Nukleotid gebildet, d.h. Nukleosidmonophosphat, Nukleosiddiphosphat oder Nukleosidtriphosphat sind Nukleotide. Die Bausteine für die Synthese von DNA oder RNA sind Desoxyribonukleosidtriphosphate (abgekürzt als dNTPs) und Ribonukleosidtriphosphate (abgekürzt als NTPs). Die stickstoffhaltige Base ist an die 1'-Position der Ribose- oder Desoxyribose-Zuckerkomponente gebunden. Die vier verschiedenen stickstoffhaltigen Basen sind Adenin (A), Cytosin (C), Guanin (G) und Thymin (T). Je nach ihrer spezifischen Stickstoffbase – Adenin, Cytosin, Guanin oder Thymin – werden die folgenden Desoxynukleosidtriphosphate (dNTPs) unterschieden: dATP, dCTP, dGTP und dTTP. In der DNA sind die Nukleotide durch jeweils eine Phosphatgruppe am 5'- Kohlenstoffatom der Desoxyribose eines Nukleotids mit dem 3'-Kohlenstoffatom der Desoxyribose des nächsten Nukleotids verbunden. Die Desoxyribose bildet zusammen mit den angehängten Phosphatgruppen das Zucker-Phosphat-Grundgerüst der DNA, während die Abfolge der aufeinanderfolgenden unterschiedlichen Basen – eine pro Nukleotid – die genetische Information kodiert.
O2019_007 Die DNA besteht aus zwei spiralförmigen Polynukleotidsträngen in Form einer Doppelhelix. Jeder der beiden Polynukleotidstränge besteht aus einer Sequenz von Nukleotiden (in der nachstehenden Abbildung 4 durch die farbigen Querbalken dargestellt). Abbildung 4: Schematische Darstellung der Doppelhelixstruktur der DNA (aus Klageschrift, RZ 17) Die beiden komplementären Stränge setzen sich durch Basenpaarung zusammen, wobei Wasserstoffbrücken zwischen den Basen gebildet werden. Cytosin (C) paart sich mit Guanin (G) und Adenin (A) mit Thymin (T). 29. Die komplementäre Basenpaarung der DNA ermöglicht es, ein doppelsträngiges DNA-Molekül aus einer einzelsträngigen Vorlage zu rekonstruieren. In der Natur wird dieses Prinzip zur Replikation von DNA genutzt. Zunächst werden die beiden DNA-Stränge getrennt. Anschliessend synthetisiert das Enzym DNA-Polymerase zwei neue, komplementäre DNA-Stränge, die zusammen mit den Einzelsträngen («Templates») zwei neue, doppelsträngige DNA-Moleküle bilden. Die DNA-Polymerase synthetisiert neue DNA-Stränge in der Richtung von 5' nach 3', indem sie freie Nukleotide in Form von dNTPs an das 3'-Ende des neuen DNA-Strangs anhängt, wie in der nachfolgenden Abbildung dargestellt.
O2019_007 Abbildung 5: Schematische Darstellung der Synthese neuer DNA-Doppelstränge (aus der Klageschrift, RZ 20) Der Startpunkt der DNA-Replikation wird durch die Hybridisierung eines kleinen Oligonukleotids (manchmal als «Primer» bezeichnet; typischerweise 10-30 Basen) mit dem Template-DNA-Einzelstrang bestimmt, wodurch die Synthese des komplementären Strangs durch die DNA-Polymerase in Gang gesetzt wird. Ein Synthesezyklus führt dazu, dass ein weiteres Nukleotid in den wachsenden DNA-Strang eingebaut wird. Das Nukleotid, das in den wachsenden DNA-Strang eingebaut wird, hat eine Base, die komplementär zur Base des Nukleotids auf dem Template-DNA-Strang ist – wie vorne erwähnt, A paart sich mit T, C paart sich mit G. 30. Die Prinzipien der DNA-Replikation können auch für die Sequenzierung von DNA genutzt werden, d. h. für die Bestimmung der spezifischen Nukleotidsequenz in einem bestimmten DNA-Fragment. Aus dem zu analysierenden DNA-Fragment wird ein Einzelstrang extrahiert, und die Stelle, an der die Sequenzierung beginnen soll, wird mit einem speziell ausgewählten Primer vorgegeben. Mit Hilfe der DNA-Polymerase wird dann, ausgehend vom an den Template-DNA-Einzelstrang hybridisierten Primer, ein komplementärer Strang aufgebaut, indem nacheinander komplementäre Nukleotide angefügt werden. Mit Hilfe geeigneter Methoden kann bestimmt werden, welche Nukleotide an den komplementären Strang angefügt werden. Die modifizierten Nukleotide können beispielsweise spezifische fluoreszierende Markierungen enthalten, die den
O2019_007 verschiedenen Basen entsprechen. Da jede Base nur an eine bestimmte andere Base bindet, kann aus der Sequenz der Nukleotide im komplementären Strang auf die Nukleotidsequenz des analysierten DNA-Fragments geschlossen werden. Die DNA-Sequenzierung kann daher durch Synthese des zum zu analysierenden DNA-Einzelstrang komplementären Strangs erfolgen. Dieses Verfahren wird als Sequenzierung durch Synthese (SBS für «Sequencing by Synthesis») bezeichnet. 31. Das von der Klägerin, bzw. ihren Gruppengesellschaften, verwendete SBS-Verfahren nutzt die DNA-Replikation durch DNA-Polymerase, um einzelsträngige Template-Stränge zu sequenzieren, die an einer festen Oberfläche, z. B. auf einem Array, befestigt sind. Im Gegensatz zur herkömmlichen DNA-Replikation wird beim SBS-Verfahren schrittweise nur ein Nukleotid an den wachsenden DNA-Strang angehängt und dann pausiert. Die Replikationsreaktion wird also nach jeder Zugabe eines Nukleotids angehalten, und die Identität des neu hinzugefügten Nukleotids wird vor der Anbindung eines weiteren Nukleotids zu dem wachsenden DNA-Strang bestimmt. Der Prozess wird durch die Verwendung modifizierter Nukleotide unterbrochen, die eine blockierende Gruppe enthalten, die den weiteren Einbau von Nukleotiden durch die DNA-Polymerase verhindert. Die Blockierungsgruppe ist abtrennbar angebracht und kann daher nach der jeweiligen Identitätsbestimmung entfernt werden, so dass ein weiterer Zyklus der DNA-Replikation (und Sequenzierung) stattfinden kann. Die modifizierten Nukleotide, die in dem SBS-Verfahren der Klägerin verwendet werden, enthalten eine abtrennbar gebundene 3'-Blockierungsgruppe und eine abspaltbare fluoreszierende Markierung. Die Fluoreszenzsignale kennzeichnen das jeweilige modifizierte Nukleotid und können daher zur Identifizierung des eingebauten Nukleotids verwendet werden, während die 3'-Blockierungsgruppe sicherstellt, dass jeweils pro Schritt nur ein einziges Nukleotid von der DNA-Polymerase an den wachsenden DNA-Strang angefügt wird. Jedes der vier verschiedenen Nukleotide wird mit einer spezifischen Fluoreszenzmarkierung versehen. Die Identität des eingebauten Nukleotids wird dann anhand der Farbe des von der Fluoreszenzmarkierung erzeugten Fluoreszenzsignals festgestellt.
O2019_007 Nach der Bestimmung der Identität des eingebauten Nukleotids werden die fluoreszierende Markierung und die 3'-Blockierungsgruppe abgespalten, und der Prozess wird durch die Hinzufügung eines weiteren Nukleotids zu dem wachsenden DNA-Strang fortgesetzt, gefolgt vom Nachweis dieses weiteren Nukleotids. Der Replikations- und Detektionszyklus wird wiederholt, um eine Nukleotidsequenz des DNA-Fragments zu bestimmen. Das SBS-Verfahren, das in der nachstehenden Abbildung schematisch dargestellt ist, umfasst somit drei Phasen, die für jedes Nukleotid in den Template-DNA-Einzelsträngen wiederholt werden: (i) Nukleotid-Inkorporation, (ii) Detektion und (iii) Abspaltung Während des Nukleotid-Inkorporationsphase baut die DNA-Polymerase ein einzelnes modifiziertes Nukleotid (d. h. modifiziertes dATP, dCTP, dGTP und dTTP) in jeden der wachsenden DNA-Stränge auf dem festen Träger ein. Um die DNA-Synthese nach jedem Replikationszyklus zu unterbrechen, verwendet das SBS-Verfahren der Klägerin modifizierte Nukleotide, die mit einer entfernbaren Blockierungsgruppe an der 3'-(OH)-Position und einer fluoreszierenden Markierung versehen sind. Die Blockierungsgruppe verhindert, dass mehr als ein Nukleotid in den wachsenden DNA-Strang eingebaut wird, wodurch die Identität jedes neu im jeweiligen Schritt einzeln eingebauten Nukleotids festgestellt werden kann. Bei jedem Sequenzierungszyklus werden in der Inkorporationsphase frische fluoreszenzmarkierte und blockierte Nukleotide hinzugefügt und in den wachsenden DNA-Strang eingebaut (von der Beklagten nicht bestritten). Nach dem Einbau eines einzelnen komplementären Nukleotids in den wachsenden DNA-Strang wird die Identität des Nukleotids durch Bildgebung der festen Oberfläche, an die die Vorlage und die wachsenden DNA- Stränge gebunden sind, bestimmt (Detektionsphase). Die Identität des eingebauten Nukleotids wird nachgewiesen, indem der Fluoreszenzmarker durch kurzwelliges Licht angeregt und die Wellenlänge des abgestrahlten Lichts bestimmt wird (s. nachstehend E. 32 zur Fluoreszenz). Nach der Bildgebung werden sowohl die Fluoreszenzmarkierung als auch die 3'-Blockierungsgruppe vom wachsenden DNA-Strang durch Zugabe von geeigneten Chemikalien abgespalten. Durch die Abspaltung der Fluoreszenzmarkierung wird das ehemalige Fluoreszenzsignal aus dem wachsenden DNA-Strang entfernt, während durch die Abspaltung der 3'-
O2019_007 Blockierungsgruppe eine freie 3'-OH-Gruppe bereitgestellt wird, die es ermöglicht, ein weiteres Nukleotid durch die DNA-Polymerase an den wachsenden Strang anzufügen. Das Verfahren kann daher durch Anhängen eines weiteren, wiederum fluoreszenzmarkierten und blockierten Nukleotids an den wachsenden DNA-Strang fortgesetzt werden. Der Replikationsnachweiszyklus wird so oft wie erforderlich wiederholt, um die Sequenz des DNA-Fragments zu bestimmen. Abbildung 6: Schematische Darstellung der drei Phasen des klägerischen SBS-Verfahrens (aus der Klageschrift, RZ 32) 32. Fluoreszenz ist die Emission von Licht durch eine Substanz, die zuvor Licht absorbiert hat. Solche Substanzen werden als Fluorophore bezeichnet. Das emittierte Licht hat bei Fluoreszenz eine grössere Wellenlänge und damit eine geringere Energie als die zuvor absorbierte Strahlung. Nachdem ein Elektron ein hochenergetisches Photon absorbiert hat, wird das System elektronisch und schwingungsmässig angeregt. Das System entspannt sich schwingungsmässig, d.h. Energie wird teilweise dissipiert, und fluoresziert schliesslich spontan und spinerlaubt mit der verbleibenden Energie bei einer längeren Wellenlänge. Ein Fluorophor kann einen Fluoreszenzprozess wiederholt durchlaufen – theoretisch beliebig oft. Dies ist nützlich, weil es bedeutet, dass ein Fluorophormolekül ein Signal mehrfach erzeugen kann. In Wirklichkeit ist das Fluorophor jedoch häufig aufgrund seiner strukturellen Instabilität während des angeregten Zustands anfällig für Degradation. Besonders eine intensive Bestrahlung kann dazu führen, dass der Fluorophor seine Struktur so
O2019_007 verändert, dass er nicht mehr in der gleichen Weise oder sogar gar nicht mehr fluoreszieren kann – dieser Effekt wird als Photobleichung bezeichnet. Ob und wie schnell ein Fluorophor gebleicht wird, hängt unter anderem von der Intensität der Belichtung ab (unter Verweis auf Fuller et al., The challenges of sequencing by synthesis, Nature Biotechnology 2009, 1013- 1023, 1019). Ein wichtiger Faktor für die Degradation von Fluorophoren in Lösung ist die Anwesenheit von gelöstem Sauerstoff. Molekularer Sauerstoff neigt dazu, andere Strukturen zu schädigen, indem er oxidativ hochreaktive Sauerstoffspezies zur Verfügung stellt (Dittrich et al., Photo bleaching and stabilization of fluorophores used for single-molecule analysis with one- and two-photon excitation, Appl. Phys. B 2001, 829-837, 831). Aus diesem Grund werden daher häufig Antioxidantien eingesetzt, um die schädlichen Auswirkungen von reaktiven Sauerstoffspezies auf Fluorophore zu verringern. Eine weitere Auswirkung reaktiver Sauerstoffspezies ist die Photobeschädigung («Photodamage»). Dies ist etwas Anderes als die Photobleichung. Der Begriff Photodamage wird verwendet, um die Schädigung anderer Moleküle als des Fluorophors durch die von der starken Lichteinstrahlung erzeugten reaktiven Sauerstoffspezies zu bezeichnen (vgl. EP 412 Abs. [0005]). Eines der Moleküle im klägerischen SBS-Verfahren, das durch Photodamage beschädigt werden kann, ist der zu replizierende DNA-Einzelstrang (das Template). Rechtsbeständigkeit von Klagepatent EP 1 530 578 B1 33. Die EP 578 betrifft modifizierte Nukleotide mit einer entfernbaren Schutzgruppe (Abs. [0001]), insbesondere zur Verwendung in einem Sequencingby-Synthesis Verfahren, bei dem an das zu sequenzierende Polynukleotid sukzessive komplementäre Nukleotide angehängt werden (Abs. [0004]). Konkret geht es in der EP 578 darum, für derartige Verfahren geeignete Nukleotide mit reversiblen Blockierungsgruppen, die unter DNA-kompatiblen Bedingungen entfernt werden können, bereitzustellen (Abs. [0013]). Der geltend gemachte unabhängige Erzeugnisanspruch 1 der EP 578 lautet in der Merkmalsgliederung der Klägerin, die von der Beklagten akzeptiert wird:
O2019_007 1. A modified nucleotide molecule 1.1 comprising a purine or pyrimidine base and 1.2 a ribose or deoxyribose sugar moiety 1.3 having a removable 3’-OH blocking group covalently attached thereto, 1.3.1 such that the 3’ carbon atom has attached a group of the structure - O-Z 1.3.2 wherein Z is any of -C(R’)2-N(R")2, C(R’)2-N(H)R", and -C(R’)2-N3, 1.3.3 wherein each R" is or is part of a removable protecting group; 1.3.4a each R’ is independently a hydrogen atom, an alkyl, substituted alkyl, arylalkyl, alkenyl, alkynyl, aryl, heteroaryl, heterocyclic, acyl, cyano, alkoxy, aryloxy, heteroaryloxy or amido group, or a detectable label attached through a linking group; 1.3.4b or (R’)2 represents an alkylidene group of formula =C(R’’’)2 wherein each R’’’ may be the same or different and is selected from the group comprising hydrogen and halogen atoms and alkyl groups; and 1.3.5 wherein said molecule may be reacted to yield an intermediate in which each R" is exchanged for H, which intermediate dissociates under aqueous conditions to afford a molecule with a free 3’OH. Massgeblicher Fachmann 34. Die Kenntnisse und Fähigkeiten des massgeblichen Fachmannes sind in zwei Schritten zu bestimmen: Zuerst ist das für die zu beurteilende Erfindung massgebliche Fachgebiet, anschliessend sind Niveau und Umfang der Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes des entsprechenden Fachgebiets zu bestimmen. Das massgebliche Fachgebiet bestimmt sich nach dem technischen Gebiet, auf dem das von der Erfindung gelöste Problem liegt.15 Die Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes umschreibt das Bundesgericht mit der Formulierung, der durchschnittlich gut ausgebildete Fachmann, auf den bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit abgestellt werde, sei «weder ein Experte des betreffenden technischen Sachgebiets noch ein Spezialist mit hervorragenden Kenntnissen. Er muss nicht den gesamten Stand der Technik überblicken, jedoch über fundierte Kenntnisse
15 BPatGer, Urteil S2019_003 vom 15. August 2019, E. 21.
O2019_007 und Fähigkeiten, über eine gute Ausbildung sowie ausreichende Erfahrung verfügen und so für den in Frage stehenden Fachbereich gut gerüstet sein».16 Was dem fiktiven Fachmann fehlt, ist jede Fähigkeit des assoziativen oder intuitiven Denkens.17 Als allgemeines Fachwissen gelten grundsätzlich nur Lehrbücher und allgemeine Nachschlagewerke,18 normalerweise aber nicht wissenschaftliche Publikationen oder der Offenbarungsgehalt von Patentanmeldungen.19 Daran ändert auch die Zitierung von wissenschaftlichen Publikationen oder Patentanmeldungen in späteren Patentanmeldungen nichts, denn diese Zitierungen sind kein verlässliches Mass dafür, ob das entsprechende Wissen tatsächlich zum allgemeinen Fachwissen gezählt werden kann. Erst wenn eine technische Lehre Eingang in Lehrbücher oder allgemeine Nachschlagewerke gefunden hat, kann normalerweise davon ausgegangen werden, dass sie Teil des allgemeinen Fachwissens ist. Nach der Rechtsprechung des EPA können wissenschaftliche Veröffentlichungen oder der Offenbarungsgehalt von Patentanmeldungen ausnahmsweise dem allgemeinen Fachwissen zugerechnet werden, wenn ein technisches Gebiet so neu ist, dass es noch keinen Eingang in Lehrbücher gefunden hat20 oder wenn eine Serie von Veröffentlichungen übereinstimmend zeigt, dass eine Technologie allgemein bekannt war.21 35. In der Klage definiert die Klägerin den massgeblichen Fachmann nicht, weder für EP 578 noch für EP 412. Die Beklagte äussert sich in der Klageantwort dahingehend, dass der Fachmann im vorliegenden Fall ein Biochemiker (oder Chemiker mit Spezialisierung auf Biochemie) mit Hochschulabschluss und mehrjähriger praktischer Erfahrung in der biochemischen Industrie sei. Während seines Studiums habe er regelmässig eigene praktische Erfahrungen mit den klassischen Sequenzierungsmethoden, wie z. B. der Sanger-Methode, gesammelt. Er kenne auch die neueren Methoden und habe diese möglicherweise schon während seines Studiums oder in seiner weiteren beruflichen Laufbahn angewendet. Der Fachmann verfüge auch über ein solides chemisches Wissen hinsichtlich der Bereitstellung 16 BGE 120 II 71 E. 2. 17 BGE 120 II 312 E. 4b – «cigarette d‘un diamètre inférieur»; CR-PI-LBI- SCHEUCHZER, Art. 1 N 122. 18 BPatGer, Urteil O2018_008 vom 2. Februar 2021, E. 17 – «Tiotropium COPD Inhalationskapseln». 19 SHK PatG-SCHWEIZER, Art. 1 N 45. 20 T 772/89 vom 18 Oktober 1991, E. 3.3; T 1347/11 vom 29. Oktober 2013, E. 4. 21 T 151/05 vom 22. November 2007, E. 3.4.1; T 412/09 vom 9. Mai 2012, E. 2.1.3.
O2019_007 der entsprechenden Grundbausteine, wie Nukleotide und Nukleoside. Dies geschehe in der Regel nicht biochemisch, d.h. enzymatisch, sondern mittels klassischer Synthesemethoden der organischen Chemie. Bei Bedarf werde der Fachmann daher zur Klärung von Detailfragen im Zusammenhang mit der chemischen Synthese von Nukleotiden oder Nukleosiden auf das Fachwissen eines organischen Chemikers zurückgreifen oder ein Team mit einem solchen Chemiker bilden. Die Klägerin stimmt dem insofern zu, als dass der Fachmann einen Doktortitel in Chemie, Molekularbiologie oder einer eng verwandten Disziplin und mindestens fünf Jahre praktische akademische oder industrielle Laborerfahrung in der Forschung und Entwicklung von DNA-Sequenzierungstechnologien habe und in einem Team arbeite. Hingegen wendet die Klägerin ein, die Ausführungen der Beklagten zu den Kenntnissen des Fachmanns über klassische Synthesemethoden der organischen Chemie seien rückblickend in Kenntnis der Erfindung von EP 578 formuliert. 36. Die Parteien sind sich demnach einig, dass es sich beim Fachmann um einen Chemiker oder Biochemiker handelt, der mehrere Jahre Erfahrung im Gebiet des Sequencing-by-Synthesis hat, und der in einem Team arbeitet, d.h. gegebenenfalls im gleichen Team arbeitende Kollegen mit etwas anderem Hintergrund für Spezialfragen konsultieren wird. Davon ist in der Folge auszugehen. Nicht zum allgemeinen Fachwissen des so definierten Fachmanns gehört die Veröffentlichungsschrift WO91/06678 («WO 678», im Einspruchsverfahren D25, auch als «Tsien» bezeichnet) sowie die wissenschaftliche Veröffentlichung Kraevskii et al., Substrate Inhibitors of DNA Biosynthesis, MOLBBJ 1987, 25-29 («Kraevskii et al. 1987»). Die Beklagte legt nicht überzeugend dar, dass es sich beim Gebiet der Erfindung um ein derart junges technisches Gebiet handelt, dass die Gegenstände einschlägiger Patentanmeldungen noch nicht Eingang in Lehrbücher gefunden haben, und sie zeigt auch nicht auf, dass eine Serie von Veröffentlichungen übereinstimmend zeigt, dass eine Technologie allgemein bekannt war. Konkret begründet die Beklagte ihr Argument, die Patentanmeldung WO 678 gehöre zum allgemeinen Fachwissen damit, dass die WO 678 bis zum Prioritätszeitpunkt in 46 später angemeldeten Patentfamilien zitiert worden sei, und bis heute sogar in 865 Patentveröffentlichungen.
O2019_007 Massgeblich für die Frage, was zum Prioritätszeitpunkt dem allgemeinen Fachwissen zuzurechnen ist, sind höchstens die Zitate bis zum Prioritätszeitpunkt (und damit auch nicht die von der Beklagten ins Feld geführte Verleihung des Nobelpreises an einen der Autoren, da diese nach dem Prioritätszeitpunkt erfolgte). Diese Zitate zeigen nur, dass die WO 678 als Stand der Technik genannt wurde, nicht aber, ob die von der Beklagten aus der WO 678 als allgemeines Fachwissen behauptete technische Lehre in den zitierenden Dokumenten als allgemein bekannte Technologie dargestellt wird. Auch die Tatsache, dass die WO 678 mehr als 10 Jahre vor dem Prioritätszeitpunkt veröffentlicht wurde, und offenbar keinen Eingang in Lehrbücher gefunden hat22 obwohl es sich bei dem Gebiet der Biotechnologie schon damals um ein sich rasch entwickelndes technisches Gebiet handelte, bei der man eine regelmässige Überarbeitung der einschlägigen Lehrbücher erwarten würde, zeigt, dass die von der Beklagten behauptet konkrete Offenbarung aus der WO