Bundespatentgericht 15.05.2019 O2016_011

Bundespatentgericht Tribunal fédéral d e s brevets Tribunale federale d e i brevetti Tribunal federal d a patentas Federal Patent Court O2016_011 Urteil vom15 . M a i 2019 Besetzung Vizepräsident lic. iur. & Dipl. Mikrotech.-Ing. ETH Frank Schnyder (Vorsitz), Richter Dr. sc. nat. ETH Tobias Bremi (Referent), Richter Dipl. Ing. Phys. EPFL Christoph Müller, Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden Verfahrensbeteiligte Gebr. Loepfe AG, Kastellstrasse 10, 8620 Wetzikon ZH, vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Simon Holzer und Dr. iur. Kilian Schärli, Meyerlustenberger Lachenal AG, Schiffbaustrasse 2, Postfach 1765, 8031 Zürich, patentanwaltlich beraten durch Dr. Kurt Sutter, E. Blum & Co. AG, Vorderberg 11, 8044 Zürich, Klägerin gegen Uster Technologies AG, Sonnenbergstrasse 10, 8610 Uster, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Andri Hess, Homburger AG, Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zürich, patentanwaltlich beraten durch Dr. Paul Pliska, Uster Technologies AG, Sonnenbergstrasse 10, 8610 Uster, Beklagte Gegenstand Patentnichtigkeit Vorrichtung zur Bestimmung einer dielektrischen Eigenschaft

O2016_011 Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung: Prozessgeschichte 1. Mit Klage vom 21. Juni 2016 stellte die Klägerin folgende Rechtsbegehren: «1. Es sei festzustellen, dass der schweizerisch-liechtensteinische Teil des Europäischen Patents EP 2 347 250 nichtig ist. 2. Es sei festzustellen, dass der schweizerisch-liechtensteinische Teil des Europäischen Patents EP 2 352 018 nichtig ist. 3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten, einschliesslich der Kosten des mitwirkenden Patentanwalts.» 2. Die Nichtigkeitsklagen betreffend die beiden schweizerischliechtensteinischen Teile der europäischen Patente wurden mit Verfügung vom 30. Juni 2016 getrennt. Das Verfahren betreffend schweizerischliechtensteinischen Teil des europäischen Patents EP 2 347 250 B1 (Klagepatent 1) wird unter der Verfahrens-Nr. O2016_010 und das Verfahren betreffend schweizerisch-liechtensteinischen Teil des europäischen Patents EP 2 352 018 B1 (Klagepatent 2) wird unter der vorliegenden Verfahrens-Nr. O2016_011 geführt. 3. Am 6. Oktober 2016 erfolgte die Klageantwort, dabei stellte die Beklagte folgende Rechtsbegehren: «1. Der schweizerisch-liechtensteinische Teil des europäischen Patents EP 2 352 018 sei wie folgt eingeschränkt aufrecht zu halten: “1. Vorrichtung (1) zur kapazitiven Untersuchung eines bewegten länglichen textilen Prüfgutes (9) wie Kardenband, Vorgarn, Garn oder Gewebe mittels einer Kondensatoranordnung (21) mit zwei voneinander beabstandeten Platten, zwischen denen sich Luft befindet und zwischen die das längliche textile Prüfgut (9) einführbar ist, beinhaltend eine Auswerteschaltung (6) zur Auswertung mindestens einer elektrischen Messgrösse eines an der Kondensatoranordnung (21) abgegriffenen elektrischen Signals, einen Referenzkondensator (22), welcher in Serie zur Kondensatoranordnung (21) geschaltet ist, und

O2016_011 mindestens einen Wechselsignalgenerator (3) zum Anlegen von zwei elektrischen Wechselspannungen mit entgegengesetzten Phasen an die Kondensatoranordnung (21) bzw. an den Referenzkondensator (22), gekennzeichnet durch Abgleichmittel (4), die in einem elektrischen Pfad zwischen dem mindestens einen Wechselsignalgenerator (3) und der Kondensatoranordnung (21) angeordnet sind und mittels derer mindestens ein Parameter des elektrischen Wechselsignals derart veränderbar ist, dass ein Ausgangssignal der Auswerteschaltung (6) bei definierten, konstanten Bedingungen den Wert Nullannimmt, und Steuermittel (7) zur Abgabe eines elektrischen Steuersignals an die Abgleichmittel (4), mittels dessen die Veränderung des mindestens einen Parameters steuerbar ist. 2. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1, wobei die Vorrichtung (1) eine Rückkopplung aufweist, mittels deren ein Ausgangssignal der Kondensatoranordnung (21) oder der Auswerteschaltung (6) auf die Steuermittel (7) einwirkt. 3. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Kondensatoranordnung (21) vom Wechselsignalgenerator (3) derart abgekoppelt ist, dass sie die Grundfrequenz und die Signalform des angelegten Wechselsignals nicht wesentlich beeinflusst. 4. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmittel (4) eine Mehrzahl von elektrischen Widerständen (421, 431,433) beinhalten, die einzeln oder gruppenweise zu- oder wegschaltbar sind. 5. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmittel (4) einen Modulator (442) für eine Amplitudenmodulation deselektrischen Wechselsignals beinhalten. 6. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmittel (4) einen Verstärker (452, 462) mit variabler oder programmierbarer Verstärkung zur Verstärkung des elektrischen Wechselsignals beinhalten. 7. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmittel (4) ein digitales Potenziometer oder einen Rejustor (471, 481) beinhalten.

O2016_011 8. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmittel (4) eine Kapazitätsdiode (492) beinhalten. 9. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmittel (4) im elektrischen Pfad zwischen dem Wechselsignalgenerator (3) und der Kondensatoranordnung (21) und/oder im elektrischen Pfad zwischen dem mindestens einen Wechselsignalgenerator (3) und dem Referenzkondensator (22) angeordnet sind. 10. Verwendung der Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche zur kapazitiven Untersuchung eines bewegten länglichen textilen Prüfgutes (9) wie Kardenband, Vorgarn, Garn oder Gewebe, wobei das bewegte Prüfgut (9) die Kondensatoranordnung (21) beeinflusst." und es sei die Klage in diesem Umfang abzuweisen; 2. Eventualiter sei der schweizerisch-liechtensteinische Teil des europäischen Patents EP 2 352 018 wie folgt eingeschränkt aufrecht zu halten: “1. Vorrichtung (1) zur kapazitiven Untersuchung eines bewegten länglichen textilen Prüfgutes (9) wie Kardenband, Vorgarn, Garn oder Gewebe mittels einer in einer Messschaltung (2) beinhalteten Kondensatoranordnung (21) mit zwei voneinander beabstandeten Platten, zwischen denen sich Luft befindet und zwischen die das längliche textile Prüfgut (9) einführbar ist, beinhaltend eine Auswerteschaltung (6) zur Auswertung mindestens einer elektrischen Messgrösse eines an der Kondensatoranordnung (21) abgegriffenen elektrischen Signals, einen Referenzkondensator (22), welcher in Serie zur Kondensatoranordnung (21) geschaltet ist, und mindestens einen Wechselsignalgenerator (3) zum Anlegen von zwei elektrischen Wechselspannungen mit entgegengesetzten Phasen an die Kondensatoranordnung (21) bzw. an den Referenzkondensator (22), gekennzeichnet durch Abgleichmittel (4), die in einem elektrischen Pfad zwischen dem mindestens einen Wechselsignalgenerator (3) und der Messschaltung (2) angeordnet sind und mittels derer mindestens ein Parameter des elektrischen Wechselsignals derart veränderbar ist, dass ein Ausgangssignal der Auswerteschaltung (6) bei definierten, konstanten Bedingungen den Wert Null annimmt, und

O2016_011 Steuermittel (7) zur Abgabe eines elektrischen Steuersignals an die Abgleichmittel (4), mittels dessen die Veränderung des mindestens einen Parameters steuerbar ist. 2. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1, wobei die Vorrichtung (1) eine Rückkopplung aufweist, mittels deren ein Ausgangssignal der Kondensatoranordnung (21) oder der Auswerteschaltung (6) auf die Steuermittel (7) einwirkt. 3. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Kondensatoranordnung (21) vom Wechselsignalgenerator (3) derart abgekoppelt ist, dass sie die Grundfrequenz und die Signalform des angelegten Wechselsignals nicht wesentlich beeinflusst. 4. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmittel (4) eine Mehrzahl von elektrischen Widerständen (421, 431,433) beinhalten, die einzeln oder gruppenweise zu- oder wegschaltbar sind. 5. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmittel (4) einen Modulator (442) für eine Amplitudenmodulation deselektrischen Wechselsignals beinhalten. 6. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmittel (4) einen Verstärker (452, 462) mit variabler oder programmierbarer Verstärkung zur Verstärkung des elektrischen Wechselsignals beinhalten. 7. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmittel (4) ein digitales Potenziometer oder einen Rejustor (471, 481) beinhalten. 8. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmittel (4) eine Kapazitätsdiode (492) beinhalten. 9. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmittel (4) im elektrischen Pfad zwischen dem Wechselsignalgenerator (3) und der Kondensatoranordnung (21) und/oder im elektrischen Pfad zwischen dem mindestens einen Wechselsignalgenerator (3) und dem Referenzkondensator (22) angeordnet sind. 10. Verwendung der Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche zur kapazitiven Untersuchung eines bewegten länglichen textilen Prüfgutes (9) wie Kardenband, Vorgarn, Garn oder Gewebe, wobei das bewegte Prüfgut (9) die Kondensatoranordnung (21) beeinflusst."

O2016_011 und es sei die Klage in diesem Umfang abzuweisen; 3. Subeventualiter sei der schweizerisch-liechtensteinische Teil des europäischen Patents EP 2 352 018 wie folgt eingeschränkt aufrecht zu halten: "1. Vorrichtung (1) zur kapazitiven Untersuchung eines bewegten länglichen textilen Prüfgutes (9) wie Kardenband, Vorgarn, Garn oder Gewebe mittels einer Kondensatoranordnung (21) mit zwei voneinander beabstandeten Platten, zwischen denen sich Luft befindet und zwischen die das längliche textile Prüfgut (9) einführbar ist, beinhaltend eine Auswerteschaltung (6) zur Auswertung mindestens einer elektrischen Messgrösse eines an der Kondensatoranordnung (21) abgegriffenen elektrischen Signals, einen Referenzkondensator (22), welcher in Serie zur Kondensatoranordnung (21) geschaltet ist, und mindestens einen Wechselsignalgenerator (3) zum Anlegen von zwei elektrischen Wechselspannungen mit entgegengesetzten Phasen an die Kondensatoranordnung (21) bzw. an den Referenzkondensator (22), wobei die Kondensatoranordnung (21) vom Wechselsignalgenerator (3) durch eine Filter- und/oder Verstärkerstufe (5) derart abgekoppelt ist, dass sie Parameter des vom Wechselsignalgenerator (3) erzeugten Wechselsignals nicht wesentlich beeinflusst, gekennzeichnet durch Abgleichmittel (4), die in einem elektrischen Pfad zwischen dem mindestens einen Wechselsignalgenerator (3) und der Filter- und/oder Verstärkerstufe (5) angeordnet sind und mittels derer mindestens ein Parameter des elektrischen Wechselsignals derart veränderbar ist, dass ein Ausgangssignal der Auswerteschaltung (6) bei definierten, konstanten Bedingungen den Wert Null annimmt, und Steuermittel (7) zur Abgabe eines elektrischen Steuersignals an die Abgleichmittel (4), mittels dessen die Veränderung des mindestens einen Parameters steuerbar ist. 2. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1, wobei die Vorrichtung (1) eine Rückkopplung aufweist, mittels deren ein Ausgangssignal der Kondensatoranordnung (21) oder der Auswerteschaltung (6) auf die Steuermittel (7) einwirkt. 3. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Kondensatoranordnung (21) vom Wechselsignalgenerator (3) derart

O2016_011 abgekoppelt ist, dass sie die Grundfrequenz und die Signalform des angelegten Wechselsignals nicht wesentlich beeinflusst. 4. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmittel (4) eine Mehrzahl von elektrischen Widerständen (421, 431, 433) beinhalten, die einzeln oder gruppenweise zu- oder wegschaltbar sind. 5. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmittel (4) einen Modulator (442) für eine Amplitudenmodulation deselektrischen Wechselsignals beinhalten. 6. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmittel (4) einen Verstärker (452, 462) mit variabler oder programmierbarer Verstärkung zur Verstärkung des elektrischen Wechselsignals beinhalten. 7. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmittel (4) ein digitales Potenziometer oder einen Rejustor (471, 481) beinhalten. 8. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmittel (4) eine Kapazitätsdiode (492) beinhalten. 9. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmittel (4) im elektrischen Pfad zwischen dem Wechselsignalgenerator (3) und der Kondensatoranordnung (21) und/oder im elektrischen Pfad zwischen dem mindestens einen Wechselsignalgenerator (3) und dem Referenzkondensator (22) angeordnet sind. 10. Verwendung der Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche zur kapazitiven Untersuchung eines bewegten länglichen textilen Prüfgutes (9) wie Kardenband, Vorgarn, Garn oder Gewebe, wobei das bewegte Prüfgut (9) die Kondensatoranordnung (21) beeinflusst." und es sei die Klage in diesem Umfang abzuweisen; 4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Klägerin.» Die Einschränkung wurde dabei wie bei einem Teilverzicht gemäss Art. 97 PatV mit folgender Erklärung beantragt: «Soweit Teile der Beschreibung und der Zeichnungen mit der Neuordnung der Patentansprüche nicht vereinbar sind, sollen sie als nicht vorhanden gelten.»

O2016_011 4. Im Rahmen der Instruktionsverhandlung vom 2. Februar 2017 konnte keine Einigung erzielt werden. Am 2. Mai 2017 erstattete die Klägerin die Replik. 5. Am 22. Juni 2017 erfolgte die Duplik, wobei die Beklagte folgende geänderten Rechtsbegehren stellte: «1. Hauptantrag: Der schweizerisch-liechtensteinische Teil des europäischen Patents EP 2 352 018 sei wie folgt eingeschränkt aufrecht zu halten: "1. Vorrichtung (1) zur kapazitiven Untersuchung eines bewegten länglichen textilen Prüfgutes (9) wie Kardenband, Vorgarn, Garn oder Gewebe mittels einer Kondensatoranordnung (21) mit zwei voneinander beabstandeten Platten, zwischen denen sich Luft befindet und zwischen die das längliche textile Prüfgut (9) einführbar ist, beinhaltend eine Auswerteschaltung (6) zur Auswertung mindestens einer elektrischen Messgrösse eines an der Kondensatoranordnung (21) abgegriffenen elektrischen Signals, einen Referenzkondensator (22), welcher in Serie zur Kondensatoranordnung (21) geschaltet ist, und mindestens einen Wechselsignalgenerator (3) zum Anlegen von zwei elektrischen Wechselspannungen mit entgegengesetzten Phasen an die Kondensatoranordnung (21) bzw. an den Referenzkondensator (22), gekennzeichnet durch vom Referenzkondensator (22) verschiedene Abgleichmittel (4), die in einem elektrischen Pfad zwischen dem mindestens einen Wechselsignalgenerator (3) und der Kondensatoranordnung (21) angeordnet sind und mittels derer mindestens ein Parameter des elektrischen Wechselsignals derart veränderbar ist, dass ein Ausgangssignal der Auswerteschaltung (6) bei definierten, konstanten Bedingungen den Wert Null annimmt, und Steuermittel (7) zur Abgabe eines elektrischen Steuersignals an die Abgleichmittel (4), mittels dessen die Veränderung des mindestens einen Parameters steuerbar ist. 2. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1, wobei die Vorrichtung (1) eine Rückkopplung aufweist, mittels deren ein Ausgangssignal der Kondensatoranordnung (21) oder der Auswerteschaltung (6) auf die Steuermittel (7) einwirkt.

O2016_011 3. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Kondensatoranordnung (21) vom Wechselsignalgenerator (3) derart abgekoppelt ist, dass sie die Grundfrequenz und die Signalform des angelegten Wechselsignals nicht wesentlich beeinflusst. 4. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmittel (4) eine Mehrzahl von elektrischen Widerständen (421, 431, 433) beinhalten, die einzeln oder gruppenweise zu- oder wegschaltbar sind. 5. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmittel (4) einen Modulator (442) für eine Amplitudenmodulation des elektrischen Wechselsignals beinhalten. 6. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmittel (4) einen Verstärker (452, 462) mit variabler oder programmierbarer Verstärkung zur Verstärkung des elektrischen Wechselsignals beinhalten. 7. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmittel (4) ein digitales Potenziometer oder einen Rejustor (471, 481) beinhalten. 8. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmittel (4) eine Kapazitätsdiode (492) beinhalten. 9. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmittel (4) im elektrischen Pfad zwischen dem Wechselsignalgenerator (3) und der Kondensatoranordnung (21) und/oder im elektrischen Pfad zwischen dem mindestens einen Wechselsignalgenerator (3) und dem Referenzkondensator (22) angeordnet sind. 10. Verwendung der Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche zur kapazitiven Untersuchung eines bewegten länglichen textilen Prüfgutes (9) wie Kardenband, Vorgarn, Garn oder Gewebe, wobei das bewegte Prüfgut (9) die Kondensatoranordnung (21) beeinflusst.“ und es sei die Klage in diesem Umfang abzuweisen; 2. Eventualantrag 1: Eventualiter zu Rechtsbegehren 1 sei der schweizerisch-liechtensteinische Teil des europäischen Patents EP 2 352 018 wie folgt eingeschränkt aufrecht zu halten: “1. Vorrichtung (1) zur kapazitiven Untersuchung eines bewegten länglichen textilen Prüfgutes (9) wie Kardenband, Vorgarn, Garn oder Gewebe mittels einer Kondensatoranordnung (21) mit zwei voneinander beabstandeten

O2016_011 Platten, zwischen denen sich Luft befindet und zwischen die das längliche textile Prüfgut (9) einführbar ist, beinhaltend eine Auswerteschaltung (6) zur Auswertung mindestens einer elektrischen Messgrösse eines an der Kondensatoranordnung (21) abgegriffenen elektrischen Signals, einen Referenzkondensator (22), welcher in Serie zur Kondensatoranordnung (21) geschaltet ist, und einen Wechselsignalgenerator (3) zum Anlegen von zwei elektrischen Wechselspannungen mit entgegengesetzten Phasen an die Kondensatoranordnung (21) bzw. an den Referenzkondensator (22), wobei die Kondensatoranordnung (21) vom Wechselsignalgenerator (3) durch eine Filterund/oder Verstärkerstufe (5) zur Filterung und/oder Verstärkung des vom Wechselsignalgenerator (3) erzeugten Wechselsignals derart abgekoppelt ist, dass sie Parameter des vom Wechselsignalgenerator (3) erzeugten Wechselsignals nicht beeinflusst, gekennzeichnet durch Abgleichmittel (4), die in einem elektrischen Pfad zwischen dem Wechselsignalgenerator (3) und der Filter- und/oder Verstärkerstufe (5) angeordnet sind und mittels derer mindestens ein Parameter des elektrischen Wechselsignals derart veränderbar ist, dass ein Ausgangssignal der Auswerteschaltung (6) bei definierten, konstanten Bedingungen den Wert Null annimmt, und Steuermittel (7) zur Abgabe eines elektrischen Steuersignals an die Abgleichmittel (4), mittels dessen die Veränderung des mindestens einen Parameters steuerbar ist. 2. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1, wobei die Vorrichtung (1) eine Rückkopplung aufweist, mittels deren ein Ausgangssignal der Kondensatoranordnung (21) oder der Auswerteschaltung (6) auf die Steuermittel (7) einwirkt. 3. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Kondensatoranordnung (21) vom Wechselsignalgenerator (3) derart abgekoppelt ist, dass sie die Grundfrequenz und die Signalform des angelegten Wechselsignals nicht wesentlich beeinflusst. 4. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmittel (4) eine Mehrzahl von elektrischen Widerständen (421, 431, 433) beinhalten, die einzeln oder gruppenweise zu- oder wegschaltbar sind.

O2016_011 5. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmittel (4) einen Modulator (442) für eine Amplitudenmodulation des elektrischen Wechselsignals beinhalten. 6. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmittel (4) einen Verstärker (452, 462) mit variabler oder programmierbarer Verstärkung zur Verstärkung des elektrischen Wechselsignals beinhalten. 7. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmittel (4) ein digitales Potenziometer oder einen Rejustor (471, 481) beinhalten. 8. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmittel (4) eine Kapazitätsdiode (492) beinhalten. 9. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmittel (4) im elektrischen Pfad zwischen dem Wechselsignalgenerator (3) und der Kondensatoranordnung (21) und/oder im elektrischen Pfad zwischen dem mindestens einen Wechselsignalgenerator (3) und dem Referenzkondensator (22) angeordnet sind. 10. Verwendung der Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche zur kapazitiven Untersuchung eines bewegten länglichen textilen Prüfgutes (9) wie Kardenband, Vorgarn, Garn oder Gewebe, wobei das bewegte Prüfgut (9) die Kondensatoranordnung (21) beeinflusst.“ und es sei die Klage in diesem Umfang abzuweisen; 3. Eventualantrag 2: Eventualiter zu Rechtsbegehren 2 sei der schweizerisch-liechtensteinische Teil des europäischen Patents EP 2 352 018 wie folgt eingeschränkt aufrecht zu halten: “1. Vorrichtung (1) zur kapazitiven Untersuchung eines bewegten länglichen textilen Prüfgutes (9) wie Kardenband, Vorgarn, Garn oder Gewebe mittels einer Kondensatoranordnung (21) mit zwei voneinander beabstandeten Platten, zwischen denen sich Luft befindet und zwischen die das längliche textile Prüfgut (9) einführbar ist, beinhaltend eine Auswerteschaltung (6) zur Auswertung mindestens einer elektrischen Messgrösse eines an der Kondensatoranordnung (21) abgegriffenen elektrischen Signals, einen Referenzkondensator (22), welcher in Serie zur Kondensatoranordnung (21) geschaltet ist, und

O2016_011 einen Wechselsignalgenerator (3) zum Anlegen von zwei elektrischen Wechselspannungen mit entgegengesetzten Phasen an die Kondensatoranordnung (21) bzw. an den Referenzkondensator (22), wobei die Kondensatoranordnung (21) vom Wechselsignalgenerator (3) durch eine Filterund/oder Verstärkerstufe (5) zur Filterung und/oder Verstärkung des vom Wechselsignalgenerator (3) erzeugten Wechselsignals derart abgekoppelt ist, dass sie die Parameter Frequenz, Phase und/oder Amplitude des vom Wechselsignalgenerator (3) erzeugten Wechselsignals nicht beeinflusst gekennzeichnet durch Abgleichmittel (4), die in einem elektrischen Pfad zwischen dem Wechselsignalgenerator (3) und der Filter- und/oder Verstärkerstufe (5) angeordnet sind und mittels derer mindestens ein Parameter des elektrischen Wechselsignals derart veränderbar ist, dass ein Ausgangssignal der Auswerteschaltung (6) bei definierten, konstanten Bedingungen den Wert Null annimmt, und Steuermittel (7) zur Abgabe eines elektrischen Steuersignals an die Abgleichmittel (4), mittels dessen die Veränderung des mindestens einen Parameters steuerbar ist. 2. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1, wobei die Vorrichtung (1) eine Rückkopplung aufweist, mittels deren ein Ausgangssignal der Kondensatoranordnung (21) oder der Auswerteschaltung (6) auf die Steuermittel (7) einwirkt. 3. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Kondensatoranordnung (21) vom Wechselsignalgenerator (3) derart abgekoppelt ist, dass sie die Grundfrequenz und die Signalform des angelegten Wechselsignals nicht wesentlich beeinflusst. 4. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmittel (4) eine Mehrzahl von elektrischen Widerständen (421, 431, 433) beinhalten, die einzeln oder gruppenweise zu- oder wegschaltbar sind. 5. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmittel (4) einen Modulator (442) für eine Amplitudenmodulation des elektrischen Wechselsignals beinhalten. 6. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmittel (4) einen Verstärker (452,462) mit variabler oder programmierbarer Verstärkung zur Verstärkung des elektrischen Wechselsignals beinhalten. 7. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmittel (4) ein digitales Potenziometer oder einen Rejustor (471, 481) beinhalten.

O2016_011 8. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmittel (4) eine Kapazitätsdiode (492) beinhalten. 9. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmittel (4) im elektrischen Pfad zwischen dem Wechselsignalgenerator (3) und der Kondensatoranordnung (21) und/oder im elektrischen Pfad zwischen dem mindestens einen Wechselsignalgenerator (3) und dem Referenzkondensator (22) angeordnet sind. 10. Verwendung der Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche zur kapazitiven Untersuchung eines bewegten länglichen textilen Prüfgutes (9) wie Kardenband, Vorgarn, Garn oder Gewebe, wobei das bewegte Prüfgut (9) die Kondensatoranordnung (21) beeinflusst. und es sei die Klage in diesem Umfang abzuweisen; 4. Eventualantrag 3: Eventualiter zu Rechtsbegehren 3 sei der schweizerisch-liechtensteinische Teil des europäischen Patents EP 2 352 018 wie folgt eingeschränkt aufrecht zu halten: “1. Vorrichtung (1) zur kapazitiven Untersuchung eines bewegten länglichen textilen Prüfgutes (9) wie Kardenband, Vorgarn, Garn oder Gewebe mittels einer Kondensatoranordnung (21) mit zwei voneinander beabstandeten Platten, zwischen denen sich Luft befindet und zwischen die das längliche textile Prüfgut (9) einführbar ist, beinhaltend eine Auswerteschaltung (6) zur Auswertung mindestens einer elektrischen Messgrösse eines an der Kondensatoranordnung (21) abgegriffenen elektrischen Signals, einen Referenzkondensator (22), welcher in Serie zur Kondensatoranordnung (21) geschaltet ist, und einen Wechselsignalgenerator (3) zum Anlegen von zwei elektrischen Wechselspannungen mit entgegengesetzten Phasen an die Kondensatoranordnung (21) bzw. an den Referenzkondensator (22), wobei die Kondensatoranordnung (21) vom Wechselsignalgenerator (3) durch eine Filterund/oder Verstärkerstufe (5) zur Filterung und/oder Verstärkung des vom Wechselsignalgenerator (3) erzeugten Wechselsignals derart abgekoppelt ist, dass sie Parameter des vom Wechselsignalgenerator (3) erzeugten Wechselsignals nicht beeinflusst, gekennzeichnet durch Abgleichmittel (4), die in einem elektrischen Pfad zwischen dem Wechselsignalgenerator (3) und der Filter- und/oder Verstärkerstufe (5) angeordnet

O2016_011 sind und mittels derer mindestens ein Parameter des elektrischen Wechselsignals derart veränderbar ist, dass ein Ausgangssignal der Auswerteschaltung (6) bei definierten, konstanten Bedingungen den Wert Null annimmt, Steuermittel (7) zur Abgabe eines elektrischen Steuersignals an die Abgleichmittel (4), mittels dessen die Veränderung des mindestens einen Parameters steuerbar ist, und eine Rückkopplung, mittels deren ein Ausgangssignal der Kondensatoranordnung (21) oder der Auswerteschaltung (6) auf die Steuermittel (7) einwirkt. 2. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1, wobei die Kondensatoranordnung (21) vom Wechselsignalgenerator (3) derart abgekoppelt ist, dass sie die Grundfrequenz und die Signalform des angelegten Wechselsignals nicht wesentlich beeinflusst. 3. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmittel (4) eine Mehrzahl von elektrischen Widerständen (421, 431, 433) beinhalten, die einzeln oder gruppenweise zu- oder wegschaltbar sind. 4. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmittel (4) einen Modulator (442) für eine Amplitudenmodulation des elektrischen Wechselsignals beinhalten. 5. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmittel (4) einen Verstärker (452, 462) mit variabler oder programmierbarer Verstärkung zur Verstärkung des elektrischen Wechselsignals beinhalten. 6. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmittel (4) ein digitales Potenziometer oder einen Rejustor (471, 481) beinhalten. 7. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmittel (4) eine Kapazitätsdiode (492) beinhalten. 8. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmittel (4) im elektrischen Pfad zwischen dem Wechselsignalgenerator (3) und der Kondensatoranordnung (21) und/oder im elektrischen Pfad zwischen dem mindestens einen Wechselsignalgenerator (3) und dem Referenzkondensator (22) angeordnet sind. 9. Verwendung der Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche zur kapazitiven Untersuchung eines bewegten länglichen textilen Prüfgutes (9) wie Kardenband, Vorgarn, Garn oder Gewebe, wobei das bewegte Prüfgut (9) die Kondensatoranordnung (21) beeinflusst.“

O2016_011 und es sei die Klage in diesem Umfang abzuweisen; 5. Eventualantrag 4: Eventualiter zu Rechtsbegehren 4 sei der schweizerisch-liechtensteinische Teil des europäischen Patents EP 2 352 018 wie folgt eingeschränkt aufrecht zu halten: “1. Vorrichtung (1) zur kapazitiven Untersuchung eines bewegten länglichen textilen Prüfgutes (9) wie Kardenband, Vorgarn, Garn oder Gewebe mittels einer Kondensatoranordnung (21) mit zwei voneinander beabstandeten Platten, zwischen denen sich Luft befindet und zwischen die das längliche textile Prüfgut (9) einführbar ist, beinhaltend eine Auswerteschaltung (6) zur Auswertung mindestens einer elektrischen Messgrösse eines an der Kondensatoranordnung (21) abgegriffenen elektrischen Signals, einen Referenzkondensator (22), welcher in Serie zur Kondensatoranordnung (21) geschaltet ist, und einen Wechselsignalgenerator (3) zum Anlegen von zwei elektrischen Wechselspannungen mit entgegengesetzten Phasen an die Kondensatoranordnung (21) bzw. an den Referenzkondensator (22), wobei die Kondensatoranordnung (21) vom Wechselsignalgenerator (3) durch eine Filterund/oder Verstärkerstufe (5) zur Filterung und/oder Verstärkung des vom Wechselsignalgenerator (3) erzeugten Wechselsignals derart abgekoppelt ist, dass sie die Parameter Frequenz, Phase und/oder Amplitude des vom Wechselsignalgenerator (3) erzeugten Wechselsignals nicht beeinflusst, gekennzeichnet durch Abgleichmittel (4), die in einem elektrischen Pfad zwischen dem Wechselsignalgenerator (3) und der Filter- und/oder Verstärkerstufe (5) angeordnet sind und mittels derer mindestens ein Parameter des elektrischen Wechselsignals derart veränderbar ist, dass ein Ausgangssignal der Auswerteschaltung (6) bei definierten, konstanten Bedingungen den Wert Null annimmt, Steuermittel (7) zur Abgabe eines elektrischen Steuersignals an die Abgleichmittel (4), mittels dessen die Veränderung des mindestens einen Parameters steuerbar ist, und eine Rückkopplung, mittels deren ein Ausgangssignal der Kondensatoranordnung (21) oder der Auswerteschaltung (6) auf die Steuermittel (7) einwirkt. 2. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1, wobei die Kondensatoranordnung (21) vom Wechselsignalgenerator (3) derart abgekoppelt ist, dass sie die Grund-

O2016_011 frequenz und die Signalform des angelegten Wechselsignals nicht wesentlich beeinflusst. 3. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmittel (4) eine Mehrzahl von elektrischen Widerständen (421, 431, 433) beinhalten, die einzeln oder gruppenweise zu- oder wegschaltbar sind. 4. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmittel (4) einen Modulator (442) für eine Amplitudenmodulation des elektrischen Wechselsignals beinhalten. 5. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmittel (4) einen Verstärker (452, 462) mit variabler oder programmierbarer Verstärkung zur Verstärkung des elektrischen Wechselsignals beinhalten. 6. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmittel (4) ein digitales Potenziometer oder einen Rejustor (471, 481) beinhalten. 7. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmittel (4) eine Kapazitätsdiode (492) beinhalten. 8. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmittel (4) im elektrischen Pfad zwischen dem Wechselsignalgenerator (3) und der Kondensatoranordnung (21) und/oder im elektrischen Pfad zwischen dem mindestens einen Wechselsignalgenerator (3) und dem Referenzkondensator (22) angeordnet sind. 9. Verwendung der Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche zur kapazitiven Untersuchung eines bewegten länglichen textilen Prüfgutes (9) wie Kardenband, Vorgarn, Garn oder Gewebe, wobei das bewegte Prüfgut (9) die Kondensatoranordnung (21) beeinflusst.“ und es sei die Klage in diesem Umfang abzuweisen; 6. Eventualantrag 5: Eventualiter zu Rechtsbegehren 5 sei der schweizerisch-Iiechtensteinische Teil des europäischen Patents EP 2 352 018 wie folgt eingeschränkt aufrecht zu halten: "1. Vorrichtung (1) zur kapazitiven Untersuchung eines bewegten länglichen textilen Prüfgutes (9) wie Kardenband, Vorgarn, Garn oder Gewebe mittels einer Kondensatoranordnung (21) mit zwei voneinander beabstandeten Platten, zwischen denen sich Luft befindet und zwischen die das längliche textile Prüfgut (9) einführbar ist, beinhaltend

O2016_011 eine Auswerteschaltung (6) zur Auswertung mindestens einer elektrischen Messgrösse eines an der Kondensatoranordnung (21) abgegriffenen elektrischen Signals, einen Referenzkondensator (22), welcher in Serie zur Kondensatoranordnung (21) geschaltet ist, und mindestens einen Wechselsignalgenerator (3) zum Anlegen von zwei elektrischen Wechselspannungen mit entgegengesetzten Phasen an die Kondensatoranordnung (21) bzw. an den Referenzkondensator (22), gekennzeichnet durch Abgleichmittel (4), die in einem elektrischen Pfad zwischen dem mindestens einen Wechselsignalgenerator (3) und der Kondensatoranordnung (21) angeordnet sind und mittels derer mindestens ein Parameter des elektrischen Wechselsignals derart veränderbar ist, dass ein Ausgangssignal der Auswerteschaltung (6) bei definierten, konstanten Bedingungen den Wert Null annimmt, wobei die Abgleichmittel (4) ein digitales Potenziometer (471, 481) beinhalten, und Steuermittel (7) zur Abgabe eines elektrischen Steuersignals an die Abgleichmittel (4), mittels dessen die Veränderung des mindestens einen Parameters steuerbar ist. 2. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1, wobei die Vorrichtung (1) eine Rückkopplung aufweist, mittels deren ein Ausgangssignal der Kondensatoranordnung (21) oder der Auswerteschaltung (6) auf die Steuermittel (7) einwirkt. 3. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Kondensatoranordnung (21) vom Wechselsignalgenerator (3) derart abgekoppelt ist, dass sie die Grundfrequenz und die Signalform des angelegten Wechselsignals nicht wesentlich beeinflusst. 4. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmittel (4) eine Mehrzahl von elektrischen Widerständen (421, 431, 433) beinhalten, die einzeln oder gruppenweise zu- oder wegschaltbar sind. 5. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmittel (4) einen Modulator (442) für eine Amplitudenmodulation des elektrischen Wechselsignals beinhalten. 6. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmittel (4) einen Verstärker (452,462) mit variabler oder programmierbarer Verstärkung zur Verstärkung des elektrischen Wechselsignals beinhalten.

O2016_011 7. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmittel (4) eine Kapazitätsdiode (492) beinhalten. 8. Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Abgleichmittel (4) im elektrischen Pfad zwischen dem Wechselsignalgenerator (3) und der Kondensatoranordnung (21) und/oder im elektrischen Pfad zwischen dem mindestens einen Wechselsignalgenerator (3) und dem Referenzkondensator (22) angeordnet sind. 9. Verwendung der Vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche zur kapazitiven Untersuchung eines bewegten länglichen textilen Prüfgutes (9) wie Kardenband, Vorgarn, Garn oder Gewebe, wobei das bewegte Prüfgut (9) die Kondensatoranordnung (21) beeinflusst. und es sei die Klage in diesem Umfang abzuweisen; 7. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Klägerin.» 6. Am 4. September 2017 erfolgte die Stellungnahme der Klägerin zur Duplik. 7. Am 2. Oktober 2017 erfolgte eine Stellungnahme der Beklagten dazu, am 19. Oktober 2017 nahm wiederum die Klägerin Stellung und am 1. November 2017 nahm abschliessend die Beklagte nochmals Stellung. 8. Am 3. Dezember 2018 erstattete Richter Tobias Bremi ein Fachrichtervotum. 9. Die Parteien nahmen dazu mit Eingaben vom 31. Januar 2019 und vom 1. Februar 2019 Stellung. 10. Die Hauptverhandlung fand am 20. März 2019 statt. Prozessuales 11. Beide Parteien haben Sitz in der Schweiz und es geht um die Feststellung der Nichtigkeit des schweizerisch-liechtensteinischen Teils des europäischen Patents EP 2 352 018 B1. Das Bundespatentgericht ist somit für

O2016_011 die Beurteilung der vorliegenden Streitsache sachlich und örtlich zuständig (Art. 26 Abs. 1 lit. a PatGG). 12. Die Parteien sind in dem vom Klagepatent 2 betreffenden Gebiet, konkurrierende Unternehmen, weshalb das Feststellungsinteresse gegeben ist. Sachverhalt, Parteivorbringen 13. Das Klagepatent 2, angemeldet am 12. Oktober 2009 unter Beanspruchung der Schweizer Priorität der CH16462008 vom 16. Oktober 2008, wurde am 9. Januar 2013 erteilt. Der Patentschutz läuft am 12. Oktober 2029 aus. Die Erfindung liegt auf dem Gebiet der elektrischen Messvorrichtungen und betrifft eine Vorrichtung zur Bestimmung einer dielektrischen Eigenschaft einer Kondensatoranordnung. Die Erfindung erlaubt insbesondere ein automatisches Abgleichen der Vorrichtung. Bevorzugtes Einsatzgebiet für die Erfindung ist die kapazitive Prüfung von länglichen, vorzugsweise textilen Gebilden wie Kardenband, Vorgarn, Garn oder Gewebe (vgl. Abs. [0001] der Beschreibung). Die im Stand der Technik bekannten Vorrichtungen hätten verschiedene Nachteile, weshalb es Aufgabe der vorliegenden Erfindung sei, eine einfache, schnelle, kostengünstige und insbesondere automatisch abgleichbare Vorrichtung anzugeben (vgl. Abs. [0011]). 14. Die Klägerin machte in der Klage in Bezug auf die ursprünglich erteilte Fassung geltend, es mangle dem Klagepatent 2 an Neuheit, eventualiter an erfinderischer Tätigkeit. In Bezug auf die mit der Duplik gestellten eingeschränkten Anträge werden im Wesentlichen die gleichen Gründe geltend gemacht. Zum Hauptantrag gemäss Duplik wird zudem unzulässige Änderung wegen des dem erteilten Anspruch neu hinzugefügten Merkmals vorgetragen. Ausserdem wurde bereits in der Replik mangelnde Klarheit des Merkmals 1Ea‘ des Eventualbegehrens geltend gemacht. Mangelnde Neuheit, die ursprünglich gegenüber DE 195 35 177 A1 (in der Folge D5) behauptet worden war, wird für den Hauptantrag gemäss Duplik nur noch mit dem Argument geltend gemacht, dass das dem erteilten Anspruch neu hinzugefügte Merkmal unzulässig und damit auch nicht abgrenzungswirksam sei. Wei-

O2016_011 terhin wird fehlende erfinderische Tätigkeit behauptet, und zwar ausgehend von D5, ausgehend von US 4,843,879 (in der Folge D2), oder ausgehend von EP 1 124 134 A2 (in der Folge D1). 15. Auf die Parteivorbringen ist im Einzelnen nachfolgend insoweit einzugehen, als dies für die Entscheidfindung notwendig ist. Beurteilung Fachmann: 16. Der Fachmann, als juristische Fiktion, ist ein Mensch der Praxis, der darüber unterrichtet ist, was zum relevanten Zeitpunkt (Anmeldedatum oder Prioritätsdatum) zum allgemein üblichen Wissensstand auf dem betreffenden Gebiet gehört. Dabei ist auch zu unterstellen, dass er zu allem, was zum Stand der Technik gehört, Zugang hat, und dass er über die normalen Mittel und Fähigkeiten für routinemässige Arbeiten und Versuche verfügt. Der Fachmann ist der Durchschnittsfachmann auf dem betreffenden technischen Gebiet, der selbst gerade keine erfinderische Begabung hat.1 Der durchschnittlich gut ausgebildete Fachmann ist weder Experte des betreffenden technischen Sachgebiets noch Spezialist mit hervorragenden Kenntnissen.2 Er muss nicht den gesamten Stand der Technik überblicken, jedoch über fundierte Kenntnisse und Fähigkeiten, über eine solide Ausbildung und ausreichende Erfahrung verfügen und so für den in Frage stehenden Fachbereich gut gerüstet sein. Bei der Bestimmung der erforderlichen Qualifikation ist den Besonderheiten des technischen Zweiges Rechnung zu tragen. Es sind insbesondere die gewerbliche Zielsetzung und die in einem bestimmten Bereich übliche Art, Fachleute einzusetzen, zu berücksichtigen.3 Der für die Beurteilung der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit massgebende Fachmann und das ihm zuzurechnende Fachwissen decken sich mit dem für die Frage der Ausführbarkeit und der genügenden Stützung

1 Lindner in Singer/Stauder, EPÜ, 7. Auflage, Art. 56, Rdn 20 ff. mit weiteren Hinweisen auf die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA. 2 BGer Urteil 4C.52/2005 vom 18. Mai 2005, E 2.1. 3 BGE 123 III 485 E. 2b; 120 II 71 E. 2 mit Hinweisen, vgl. auch Urteil 4C.300/2002 vom 18. Dezember 2002 E. 2.1, sic! 2003, S. 600.

O2016_011 durch die ursprünglich eingereichten Unterlagen geltenden Prüfungsmassstab. 17. Die Klägerin definiert den Fachmann wie folgt: Elektroingenieur mit Erfahrungen im Gebiet der elektronischen Messtechnik. Die Beklagte definiert den Fachmann demgegenüber wie folgt: Fachmann auf dem Gebiet der textilen Messtechnik, der typischerweise ein Elektroingenieur ist mit viel Wissen und Erfahrung bezüglich des Messens von textilen Prüfgütern. 18. Das Klagepatent 2 geht zurück auf eine Priorität vom 16. Oktober 2008. Damals war ein Elektroingenieur in jedem Fall schon nicht nur im Gebiet der elektrischen Messtechnik, sondern auch im Gebiet der elektronischen Messtechnik bewandert. Die Erfindung bezieht sich allgemein auf Messtechnik, aber mit besonderem Blick auf solche im Zusammenhang mit textilen Prüfgütern (vgl. Absätze [0002], [0014] und [0019] des Klagepatents 2). Entsprechend wird der Fachmann für die folgende Beurteilung definiert als Elektroingenieur mit Wissen und Erfahrungen im Gebiet der elektronischen Messtechnik und auf dem Gebiet der textilen Messtechnik, insbesondere des Messens von textilen Prüfgütern. Hauptantrag: 19. Als Merkmalsgliederung wird von der folgenden Gliederung von Anspruch 1 von Klagepatent 2 gemäss Hauptantrag ausgegangen (Änderungen bezüglich erteilter Fassung hervorgehoben): 1A‘ Vorrichtung (1) zur Bestimmung mindestens einer dielektrischen Eigenschaft kapazitiven Untersuchung eines bewegten länglichen textilen Prüfgutes (9) wie Kardenband, Vorgarn, Garn oder Gewebe mittels 1B‘ einer Kondensatoranordnung (21) mit zwei voneinander beabstandeten Platten, zwischen denen sich Luft befindet und zwischen die das längliche textile Prüfgut (9) einführbar ist,

O2016_011 1C beinhaltend eine Auswerteschaltung (6) zur Auswertung mindestens einer elektrischen Messgrösse eines an der Kondensatoranordnung (21) abgegriffenen elektrischen Signals, 1D einen Referenzkondensator (22), welcher in Serie zur Kondensatoranordnung (21) geschaltet ist, und 1E mindestens einen Wechselsignalgenerator (3) zum Anlegen von zwei elektrischen Wechselspannungen mit entgegengesetzten Phasen an die Kondensatoranordnung (21) bzw. an den Referenzkondensator (22), 1F‘ vom Referenzkondensator (22) verschiedene Abgleichmittel (4), 1G die in einem elektrischen Pfad zwischen dem mindestens einen Wechselsignalgenerator (3) und der Kondensatoranordnung (21) angeordnet sind und mittels derer mindestens ein Parameter des elektrischen Wechselsignals derart veränderbar ist, 1H dass ein Ausgangssignal der Auswerteschaltung (6) bei definierten, konstanten Bedingungen den Wert Null annimmt, 1I Steuermittel (7) zur Abgabe eines elektrischen Steuersignals an die Abgleichmittel (4), mittels dessen die Veränderung des mindestens einen Parameters steuerbar ist. Zulässigkeit der Änderungen (Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG, Art. 123(2) EPÜ): 20. Gemäss ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern darf die geänderte europäische Patentanmeldung nichts enthalten, was nicht unmittelbar und eindeutig den ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen entnommen werden kann. Es genügt nicht, wenn eine vorgeschlagene Änderung «nicht inkonsistent» ist mit dem ursprünglich Offenbarten. Nach dem sogenannten «Goldstandard» ist die entscheidende Frage: Was konnte der Fachmann der Gesamtheit der ursprünglichen Offenbarung unter Inanspruchnahme seines allgemeinen Fachwissens, objektiv und auf den Anmeldetag bezogen, unmittelbar und eindeutig entnehmen.4

4 Vgl. Blumer in Singer/Stauder, EPÜ, 7. Auflage Art. 123, Rdn 45 sowie insbesondere T 1363/12, Nr 1.2 sowie T 248/12, Nr 3.3, mit Verweis auf G 2/10, Nr 4.3.

O2016_011 21. Die Beklagte begründet in der Duplik die Stützung des Anspruchs 1 des Hauptantrags durch die ursprünglich eingereichten Unterlagen in Bezug auf die geänderten Merkmale 1A' und 1B' unter Bezugnahme auf die Klageantwort. Die Klägerin behauptet hierzu keine unzulässige Änderung. In Bezug auf die Änderung von Merkmal 1F' behauptet die Beklagte, eine entsprechende Basis finde sich auf Seite 6:27-30 der ursprünglich eingereichten Unterlagen, da dort beschrieben sei, dass die Abgleichmittel im elektrischen Pfad zwischen dem Wechselsignalgenerator und dem Referenzkondensator angeordnet sein könnten. Weiter würden alle Figuren 2- 9 Schaltungen zeigen, bei welchen Referenzkondensator und Abgleichmittel verschiedene Bauteile seien. Die Klägerin entgegnet, das neue Merkmal 1F' entspreche einem unzulässigen Disclaimer. Das Merkmal, dass die Abgleichmittel vom Referenzkondensator verschieden seien, könnten der Textstelle auf Seite 6 der ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht entnommen werden, da dort zwei verschiedene Möglichkeiten offenbart würden und nur noch jene beansprucht sei, bei welcher die Abgleichmittel im Pfad zwischen Wechselsignalgenerator und Kondensatoranordnung angeordnet seien. 22. Zunächst ist auszulegen, was darunter zu verstehen ist, wenn im Rahmen von Merkmal 1G davon die Rede ist, dass «zwischen» dem Wechselsignalgenerator und der Kondensatoranordnung Abgleichmittel angeordnet sind. Die Klägerin behauptet, dass die Variante (b), bei welcher die Abgleichmittel zwischen dem Wechselsignalgenerator und dem Referenzkondensator angeordnet sind, für sich alleine nicht mehr vom Anspruch abgedeckt sei. Damit würde «zwischen» im Zusammenhang mit der relativen Anordnung dieser Elemente bedeuten, dass die beiden umgebenden Elemente unmittelbar benachbart in der Schaltung angeordnet sein müssen. Das ist aber nicht zutreffend, was sich beispielsweise anhand von Figur 1 des Klagepatents 2 nachvollziehen lässt: Es wird bei der entsprechenden Beschreibung ausgeführt (vgl. ursprünglich eingereichte Unterlagen, Seite 10:18-20), dass die Abgleichmittel in dieser Figur 1 «zwischen» dem Wechselsignalgenerator und der Messschaltung angeordnet sind. Das

O2016_011 bedeutet aber nicht, dass die Abgleichmittel bei dieser Ausgestaltung unmittelbar angrenzend an die Messschaltung und damit an die Kondensatoranordnung geschaltet sind. Vielmehr gibt es dazwischen noch das Filter/Verstärkerelement mit dem Bezugszeichen 5. Das Merkmal 1G ist also so auszulegen, dass darunter auch eine Situation fällt, bei welcher ein Abgleichmittel im Pfad zwischen dem Wechselsignalgenerator und dem Referenzkondensator angeordnet ist, und dann hinter diesem Referenzkondensator die Kondensatoranordnung (sprich ein Abgleichmittel im oberen Pfad der Darstellung von act. 35 RZ 10 (a1)) angeordnet ist. Auch hier ist nämlich immer noch das Abgleichmittel zwischen dem Wechselsignalgenerator und der Kondensatoranordnung angeordnet, obwohl es zusätzlich zwischen dem Abgleichmittel und der Kondensatoranordnung noch den Referenzkondensator gibt. 23. Beurteilt man nun unter dieser Prämisse die Frage, ob hier eine zulässige oder unzulässige Änderung vorliegt, so ist Folgendes festzustellen: Die Frage, ob das Merkmal 1F' als «Disclaimer» zu qualifizieren ist, ist nicht relevant. Eine Ausnahmesituation gemäss der Entscheidung G1/03 liegt offensichtlich nicht vor und wird von den Parteien auch nicht behauptet. Für die Situation, in der eine Änderung nicht wegen einer der in der Entscheidung G1/03 ermöglichten Ausnahmesituationen eingeführt wird, muss sie die üblichen Erfordernisse der Stützung durch die ursprünglich eingereichten Unterlagen erfüllen. Die Änderung muss folglich dem Fachmann durch die ursprünglich eingereichten Unterlagen unmittelbar und eindeutig offenbart sein («Goldstandard», bestätigt durch die Entscheidungen G2/10 und G1/16). 24. Damit stellt sich die Frage, ob das Merkmal 1F', unabhängig von seiner Qualifikation als Disclaimer oder nicht, den ursprünglich eingereichten Unterlagen unmittelbar und eindeutig entnommen werden kann, mithin die Kriterien von Art. 123 (2) EPÜ erfüllt sind. Aus Merkmal 1I und aus dem Gesamtverständnis der ursprünglich eingereichten Unterlagen ergibt sich, dass das Abgleichmittel ein Element ist, welches gesteuert werden kann (vgl. insbesondere Seite 6:6-21). Dies kontrastiert mit dem ebenfalls offenbarten Referenzkondensator, der an keiner Stelle ein zwingend steuerbares Element ist.

O2016_011 Für das Abgleichmittel wird in den ursprünglich eingereichten Unterlagen eine Vielzahl von Möglichkeiten offenbart (vgl. insbesondere die Figuren 2-10 sowie die Ansprüche 4-9), mithin wird eine grosse Zahl von verschiedenen Realisierungsmöglichkeiten angegeben. Der Referenzkondensator ist stets ein von den Abgleichmitteln verschiedenes und separates Bauteil (vgl. alle Figuren und alle Ansprüche, wie ursprünglich eingereicht, insbesondere zum Beispiel Anspruch 12). Angesichts dessen versteht der Fachmann die Gesamtoffenbarung der ursprünglich eingereichten Unterlagen so, dass Abgleichmittel und Referenzkondensator zwei verschiedene Bauteile sind, wobei nur ersteres zwingend gesteuert werden kann, und zwar zwecks Nullabgleich. Auch die Textstelle auf Seite 6:23-30 spricht nur davon, dass Referenzkondensator und Abgleichmittel zwei separate und damit verschiedene Bauteile sind. Entsprechend kann sich Anspruch 1 des Hauptantrags genügend auf die ursprünglich eingereichten Unterlagen stützen. Eine unzulässige Änderung liegt nicht vor. Neuheit (Art. 26 Abs. 1 lit. a PatG, Art. 54 (2) EPÜ): 25. Die Klägerin macht, für den oben bereits beurteilten Fall der Zulässigkeit der Einführung des Merkmals 1F', keine Neuheitsangriffe auf den Anspruch 1 des Hauptantrags gemäss Duplik geltend. Vielmehr bestätigt sie ausdrücklich, dass sich der beanspruchte Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags durch das Merkmal 1F' von DE 195 35 177 (in der Folge D5) unterscheide, dieses Merkmal sei einfach unzulässig und damit auch nicht zu berücksichtigen. Somit macht die Klägerin, für den oben beurteilten Fall der Zulässigkeit der Einführung des Merkmals 1F', keine mangelnde Neuheit gegenüber D5 geltend. Erfinderische Tätigkeit (Art. 26 Abs. 1 lit. a, Art. 56 EPÜ): Erfinderische Tätigkeit ausgehend von D5: 26. Bei der Einreichung des neuen Hauptantrages mit der Duplik bezeichnet die Beklagte D5 als besten Ausgangspunkt für die Diskussion der erfinderischen Tätigkeit und legt ausführlich dar, warum ihres Erachtens erfinde-

O2016_011 rische Tätigkeit gegeben sei, unabhängig davon, mit welchem Dokument kombiniert werde. Konkret ausgeführt wird die Kombination der D5 mit US 4,843,879 (in der Folge D2), mit US 2007/0146019 (in der Folge D4), mit WO 01/31351 (in der Folge D11), mit der wissenschaftlichen Publikation von Huang et al (in der Folge D3) sowie mit EP 1 124 134 (in der Folge D1). Mit der Stellungnahme zur Duplik zeigt die Klägerin auf, warum ihrer Ansicht nach keine erfinderische Tätigkeit gegeben ist, wobei sie die von der Beklagten ausgehend vom Dokument D5 vorgetragenen Argumente kontert. 27. Bestes Ausgangsdokument: Bestes Ausgangsdokument ist gemäss Beklagter wegen des gleichen Gebiets und wegen der grössten Übereinstimmung von Merkmalen das Dokument D5. Nach Ansicht der Klägerin ist D5 nicht das beste Ausgangsdokument. Ihrer Ansicht nach sei von einem Stand der Technik auszugehen, bei welchem der Abgleich ausserhalb von Mess- und Referenzkondensator erfolge, sprich konkret von D2. Trotzdem wird von der Klägerin aufgezeigt, warum auch ausgehend von D5 keine erfinderische Tätigkeit gegeben sei. Weil eine Partei das Dokument D5 als bestes Ausgangsdokument behauptet hat, und weil es effektiv nur einen einzigen Unterschied im Merkmal 1F' gibt und D5 das Gebiet der Messung von Garnen und Ähnlichem betrifft, wird in der Folge die erfinderische Tätigkeit ausgehend von D5 beurteilt. 28. Unterschied zwischen D5 und dem Anspruchsgegenstand: Gemäss Beklagter unterscheidet sich der Anspruchsgegenstand vom Gegenstand, der in der D5 offenbart wird, durch das Merkmal 1F', da in diesem Dokument kein von einem Referenzkondensator verschiedenes Abgleichmittel offenbart sei. Dieser Unterschied wird von der Klägerin nicht bestritten. Demnach ist in der Folge davon auszugehen. 29. Technische Wirkung und objektive Aufgabe: Nach Ansicht der Beklag-

O2016_011 ten ist die technische Wirkung des Merkmals 1F' darin zu sehen, dass die zusätzliche Anordnung eines Referenzkondensators eine möglichst genaue, von äusseren Einflüssen wie Lufttemperatur oder Luftfeuchtigkeit nicht beeinflusste Messung ermöglicht. Aus dem Gesamtzusammenhang verstehe der Fachmann, dass Mess- und Referenzkondensator möglichst identisch aufgebaut, nahe beieinander angeordnet, und gleichermassen den äusseren Einflüssen ausgesetzt sein sollten. Als objektive Aufgabe formuliert die Beklagte entsprechend die Bereitstellung einer möglichst genauen und von äusseren Einflüssen wie Lufttemperatur oder Luftfeuchtigkeit nicht beeinflussten Messanordnung und stützt sich dabei auf die Abs. [0004], [0011] sowie [0024] des Klagepatents 2. Die Klägerin auf der anderen Seite behauptet, die von der Beklagten dargelegten Argumente ergäben sich nicht aus der Formulierung von Anspruch 1. Das Klagepatent 2 und auch die ursprünglich eingereichten Unterlagen gäben zudem keine Hinweise, was für eine technische Wirkung dem Merkmal 1F' zugeordnet werden könnte. Weil eben diesem Merkmal keine technische Wirkung zugeordnet werden könne, könne dieses Merkmal auch nicht zur Begründung der erfinderischen Tätigkeit oder zur Formulierung einer Aufgabe herangezogen werden. Die Begründung der erfinderischen Tätigkeit der Beklagten falle damit in sich zusammen. Damit liefert die Klägerin ausgehend von D5 im Rahmen des Schriftenwechsels und auch der Stellungnahme auf das Fachrichtervotum keine Argumentation, welche objektive Aufgabe formuliert werden könnte, nicht einmal in Form einer vergleichsweise ambitionsarmen Aufgabe, eine Alternative bereitzustellen. 30. Im Anspruch 1 des Klagepatents 2 wird im Rahmen von Merkmal 1D vorgegeben, dass ein Referenzkondensator in Serie zur Kondensatoranordnung zur eigentlichen Messung angeordnet ist. Zudem wird im Rahmen von Merkmal 1E vorgegeben, dass der Wechselsignalgenerator zwei elektrische Wechselspannungen mit entgegengesetzten Phasen (Phasendifferenz π) an den Referenzkondensator bzw. die Kondensatoranordnung anlegt. Weiter wird im Rahmen von Merkmal 1H vorgegeben, dass die Schaltung so ausgelegt ist, dass sie auf einen Nullwert abgeglichen werden kann. Der Nullwert-Abgleich findet sich auch in den Abs. [0020] und [0021] des Klagepatents. Weiter wird im Zusammenhang mit den Figuren erläutert (vgl. Abs. [0030]), dass der Referenzkondensator

O2016_011 Teil der Messschaltung sein kann. Zudem wird in Abs. [0030] dargelegt, dass beim Abgleich auf zeitlich möglichst unveränderliche Umgebungsbedingungen wie Luftfeuchtigkeit und Temperatur geachtet wird, und dann so abgeglichen wird, bis das Ausgangssignal der Messschaltung Null ist. Aus den Darstellungen der Schaltungen in den Figuren 2-9 ergibt sich ebenfalls, dass der Referenzkondensator bei der Kondensatoranordnung und innerhalb der Messschaltung angeordnet ist, jeweils sogar mit einer gemeinsamen Kondensatorplatte, die in der Mitte für die Messung abgegriffen wird. 31. Dem Gesamtzusammenhang der Offenbarung des Klagepatents 2 und der Anspruchsmerkmale 1D, 1E und 1H entnimmt entsprechend der Fachmann, dass es sich beim Referenzkondensator um einen nicht zwingend einstellbaren Ausgleichskondensator handelt, der es ermöglicht, die Kombination von Referenzkondensator und Kondensatoranordnung mit um π versetzten Phasen anzusteuern und ohne Beeinflussung durch ein Messgut einen Nullwert zu erhalten. Die allgemeine Thematik der möglichst genauen Messung im Sinne von Abs. [0004] assoziiert demnach der Fachmann in einer Gesamtschau und insbesondere im Lichte der Abs. [0030] und [0033] sowie den Figuren tatsächlich mit dem Referenzkondensator und der gesamten Ansteuerung gemäss den Merkmalen 1D, 1E und 1H. Er erkennt, dass dieser Referenzkondensator aufgrund der Anordnung in der Messschaltung und separat von den Abgleichmitteln dazu beiträgt, den Einfluss von Luftfeuchtigkeit und Temperatur für die Erreichung des Nullwerts ohne Messgut zu kompensieren, und dann zusätzlich einen weiteren Abgleich durch die Abgleichmittel bereitzustellen. Der Fachmann erkennt entsprechend ohne weiteres, dass die Anwesenheit des Referenzkondensators diese Wirkungen zeigt. Seine von den Abgleichmitteln verschiedene Ausgestaltung erlaubt es, den Referenzkondensator identisch aufzubauen wie den Messkondensator. Wenn der Referenzkondensator nicht einstellbar sein muss, können Mess- und Referenzkondensator ausserdem nahe beieinander angeordnet und gleichermassen den äusseren Einflüssen ausgesetzt sein. Eine technische Wirkung des Merkmals 1F' ist gegeben.

O2016_011 Im Lichte der Abs. [0011] sowie [0004] kann entsprechend die objektive Aufgabe effektiv so wie von der Beklagten vorgeschlagen formuliert werden, dass eine genaue, von äusseren Einflüssen wie Lufttemperatur oder Luftfeuchtigkeit nicht beeinflusste Messanordnung bereitgestellt wird. 32. Kombination von D5 mit D2: Zunächst stellt sich die Frage, ob der Fachmann ausgehend von D5 das Dokument D2 überhaupt bei der oben angegebenen objektiven Aufgabe ohne erfinderisches Zutun als Zweitdokument in Betracht ziehen würde. Die Beklagte ist der Meinung, dass der Fachmann das Dokument D2 nicht hinzuziehen würde. Die Klägerin dagegen meint, die beiden Dokumente würden kombiniert, da beide eine Messung jeweils gegenüber einem Referenzkondensator beschreiben und auch keine grundsätzlich unterschiedlichen Schaltungen offenbaren würden. Bei der D5 geht es um ein Verfahren, bei welchem für die Messung eines Fadens in einem Kondensator nicht die Abweichung von einem Nullwert nach Kalibration als Messgrösse verwendet wird, sondern es wird in Serie zum Messkondensator Cx ein geregelter Kondensator Cy eingesetzt. Es wird in D5 (vgl. Spalte 6:68 ff.) anschliessend immer auf null geregelt, und die Einstellwerte des geregelten Kondensators werden als Messgrösse genommen. Das Dokument D2 beschreibt einen doppelten Kondensator als Messvorrichtung für einen Faden (vgl. Zusammenfassung). Im Zusammenhang mit der Vorrichtung gemäss Figur 5 wird ausgeführt, dass die Regulierer- Kondensatoren 69 und 70 so eingestellt werden können, dass bei leeren Kondensatoren keine Ausgangsspannung vorliegt (vgl. Spalte 7:17-19). Wie die Einstellung der Regulierer-Kondensatoren 69 und 70 geschieht, beschreibt D2 nicht. Im Gegensatz zu D5 wird also in D2 die Abweichung vom Nullwert als Messgrösse genommen, während der Messung findet keine Regelung auf einen Nullwert statt. Es handelt sich demnach beim Verfahren gemäss D2 um ein grundsätzlich anderes Verfahren, weshalb der Fachmann ausgehend von D5 das Dokument D2 nicht ohne erfinderischen Beitrag hinzuziehen würde. 33. Dies umso mehr, als effektiv in D5 auch von der Topologie her eine ande-

O2016_011 re Schaltung offenbart wird als in D2. Die entscheidende Schaltungstopologie von D5 ist in Figur 4 dargestellt: Die Klägerin hat das treffend selber wie folgt dargestellt: Vergleicht man das mit der Schaltung von D2 in Fig. 5,

O2016_011 so ist für den Fachmann nicht auf Anhieb erkennbar, dass die beiden Prinzipien ohne weiteres kompatibel sind. 34. Selbst wenn der Fachmann ausgehend von D5 das Dokument D2 hinzuziehen würde, ist aus folgenden Gründen erfinderische Tätigkeit gegeben. Geht man vom Unterschied des Merkmals 1F' aus, so legt die Klägerin nicht dar, welche Elemente aus D2 in welcher Weise in die Schaltung der D5 integriert werden müssten, um eine anspruchsgemässe Anordnung zu erhalten. Ebenfalls legt sie nicht dar, wodurch der Vollzug dieser Schritte motiviert sein könnte, und welche Vorteile der Fachmann darin gesehen hätte (Motivation und angemessene Erfolgserwartung). Vorteile sind effektiv auch nicht offensichtlich, denn würde der Fachmann den einstellbaren Kondensator Cy von D5 durch einen Referenzkondensator von D2 ersetzen, würde das nicht zum Anspruchsgegenstand führen, weil dann ein Abgleichmittel fehlt. Das wäre auch nicht sinnvoll, weil dann die Schaltung gemäss D5 gar nicht mehr für eine Messung funktionieren würde. Würde der Fachmann hingegen einfach den Messkondensator Cx von D5 durch die gesamte Messanordnung 60/62/63 von D2 ersetzen, so würde das zwar zum beanspruchten Gegenstand führen. Es ist aber nicht klar, und wurde von der Klägerin auch nicht dargelegt, warum der Fachmann ausgehend von D5 zu einem solchen Schritt motiviert sein sollte, und was damit für Vorteile verbunden sein könnten. Zudem gibt es dafür zwei Möglichkeiten: Die eine Möglichkeit bestünde darin, den Kondensator Cx im oberen Pfad in der vereinfacht dargestellten Schaltung gemäss Klägerin als Ganzes durch die Messanordnung 60/62/63 von D2 zu ersetzen. Dann würde sich

O2016_011 der Spannungsabfall über dem kombinierten Bauteil einfach über die beiden Kondensatoren aufteilen. Vorteile für die Messgenauigkeit sind aber nicht erkennbar. Somit fehlen Motivation und Aussicht auf Erfolg, eine solche Veränderung vorzunehmen. Die andere Möglichkeit bestünde darin, die Schaltung aus 60/62/63 gewissermassen so in die Schaltung aus D5 zu integrieren, dass die mittlere Platte am Abgleichmessgerät 21 von D5 angehängt wird. Sinn und Vorteile einer solchen Schaltung sind aber nicht auf Anhieb erkennbar. Das verschiebt gewissermassen nur den Offset für die Einstellung über den geregelten Kondensator Cy und damit höchstens das zugängliche Messfenster in andere Bereiche. Auch hier fehlen somit Motivation und Aussicht auf Erfolg, eine solche Veränderung vorzunehmen. Es handelt sich mithin um eine typische could-would Situation: Der Fachmann könnte vielleicht gewisse Modifikationen inspiriert durch D2 an einer Schaltung gemäss D5 vornehmen (could), es fehlt aber an der Motivation und an der angemessenen Erfolgserwartung, solche Modifikationen, die dann auch zum Anspruchsgegenstand führen, vorzunehmen. Der Fachmann würde entsprechend eine solche Modifikation nicht vornehmen (would). Die Kombination von D5 mit D2 kann somit den beanspruchten Gegenstand nicht nahelegen. 35. Kombination von D5 mit D4: Das Dokument D4 betrifft einen Nullabgleich einer Vorrichtung mit zwei parallelen Kondensatoren, und ist gemäss Zusammenfassung, Hauptanspruch und Abs. [0002] ganz allgemein für differenzielle Kapazitätssensoren gedacht. MEMS Technologie wird als Möglichkeit genannt, aber nicht zwingend, und die Ausführungsbeispiele sind auch nicht darauf beschränkt. Auf der anderen Seite geht es aber bei D4 effektiv nicht um eine Schaltung, die dafür eingesetzt wird, ein Messobjekt zwischen Platten einer Kondensatoranordnung zu führen und die dadurch verursachte Änderung der Kapazität zu messen, sondern es geht bei D4 um Anordnungen, bei welchen eine mechanische Abweichung von einer Nullposition über die Änderung der Kapazität gemessen werden soll (vgl. [0002] von D4). Dies ist aber eine andere Fragestellung als bei D5; bei D5 geht es nicht darum, über die gemessene Kapazität eine Position zu bestimmen.

O2016_011 Entsprechend würde der Fachmann ausgehend von D5 nicht ohne erfinderischen Beitrag das Dokument D4 hinzuziehen. 36. Selbst wenn der Fachmann das Dokument D4 hinzuziehen würde, würde die Kombination aber nicht in naheliegender Weise zum beanspruchten Gegenstand führen. Geht man vom Unterschied des Merkmals 1F' aus, legt die Klägerin nicht dar, welche Elemente aus D4 in welcher Weise in die Schaltung von D5 integriert werden müssten, um eine anspruchsgemässe Anordnung zu erhalten. Weiter legt sie nicht dar, warum der Vollzug dieser Schritte motiviert sein könnte und welche Vorteile der Fachmann darin gesehen hätte (Motivation und Erfolgserwartung). Bei D4 gibt es einerseits die Beschreibung einer Vorrichtung nach dem Stand der Technik, die in Figur 2 dargestellt ist. Die Figur 2 geht aber bezüglich Einstellung der Abgleichmittel, d.h. der Einstellbarkeit der Trimmkondensatoren 6 nicht über den Offenbarungsgehalt von D2 hinaus, denn auch hier gibt es keine Angaben, wie die Abgleichmittel zwischen den Messkondensatoren und den Oszillatoren gesteuert werden. Es heisst zwar programmable, aber was darunter konkret zu verstehen ist, ist der D4 nicht zu entnehmen. In der nach der Erfindung von D4 gestalteten Schaltung gemäss Figur 3 gibt es gar keine Abgleichmittel, die als separate Elemente ausgestaltet sind. Der Nullabgleich erfolgt hier über die direkte Ansteuerung der Oszillatoren 12. In D4 wird eine Schaltung mit einem Referenzkondensator beschrieben und dargestellt, vergleiche beispielsweise Figur 2 von D4: Aufgrund der Grössenverhältnisse sind Schaltungen für die effektiv in D4 beschriebenen Anwendungen (vgl. [0002]) nicht ohne weiteres für Mes-

O2016_011 sungen entsprechend D5, das heisst Hindurchführung eines Fadens, geeignet. 37. Es gelten zudem die gleichen Argumente wie bei der Kombination mit D2: Es ist nicht offensichtlich, welche Elemente aus D4 in welcher Weise in die Schaltung von D5 integriert werden müssten, um eine anspruchsgemässe Anordnung zu erhalten. Zudem ist nicht erkennbar, wodurch der Vollzug solcher Schritte motiviert sein könnte und welche Vorteile der Fachmann darin gesehen hätte (Motivation und Erfolgserwartung). Würde der Fachmann den einstellbaren Kondensator Cy von D5 durch einen Referenzkondensator von D4 ersetzen, würde das nicht zum Anspruchsgegenstand führen, weil dann ein Abgleichmittel fehlt. Zudem wäre das auch nicht sinnvoll, denn dann würde die Schaltung gemäss D5 gar nicht mehr zur Messung funktionieren. Würde der Fachmann auf der anderen Seite einfach den Messkondensator Cx von D5 durch die gesamte Messanordnung 3a/3b oder 14a/14b ersetzen, so ist zunächst nicht erkennbar, warum eine Messanordnung gemäss D4 überhaupt dazu in der Lage sein sollte, eine Messung gemäss D5 vorzunehmen, sprich einen Faden zwischen den Platten des Kondensators durchzuführen. Einen solchen Ersatz würde der Fachmann entsprechend nicht in Betracht ziehen. Wenn er den Messkondensator Cx von D5 durch die gesamte Messanordnung 3a/3b oder 14a/14b ersetzen würde, so würde das zum beanspruchten Gegenstand führen, es ist aber nicht klar, und wurde von der Klägerin auch nicht dargelegt, warum der Fachmann ausgehend von D5 zu einem solchen Schritt motiviert sein sollte, und welche Vorteile damit verbunden sein könnten. Auch hier gibt es zudem wiederum zwei Möglichkeiten: Die eine Möglichkeit besteht darin, den Kondensator Cx im oberen Pfad in der vereinfacht dargestellten Schaltung gemäss Klägerin als Ganzes durch die Messanordnung 3a/3b oder 14a/14b von D4 zu ersetzen. Dann teilt sich der Spannungsabfall über dem kombinierten Bauteil über den beiden Kondensatoren auf, Vorteile für die Messgenauigkeit sind aber nicht erkennbar. Es fehlen Motivation und Aussicht auf Erfolg, eine solche Veränderung vorzunehmen.

O2016_011 Die andere Möglichkeit besteht darin, die Schaltung aus 3a/3b oder 14a/14b gewissermassen so in die Schaltung aus D5 zu integrieren, dass der mittlere Abgriffpunkt 4/16 von D4 am Abgleichmessgerät 21 von D5 angehängt wird. Sinn und Vorteile einer solchen Schaltung sind aber nicht auf Anhieb erkennbar. Das verschiebt gewissermassen nur den Offset für die Einstellung über den geregelten Kondensator Cy und damit höchstens das zugängliche Messfenster in andere Bereiche. Auch hier fehlen somit Motivation und Aussicht auf Erfolg, eine solche Veränderung vorzunehmen. Es handelt sich mithin auch hier um eine could-would Situation: Der Fachmann könnte vielleicht gewisse Modifikationen inspiriert durch D4 an einer Schaltung gemäss der D5 vornehmen (could). Es fehlt aber an der Motivation und an der angemessenen Erfolgserwartung, solche Modifikationen, die dann auch zum Anspruchsgegenstand führen, vorzunehmen, weshalb der Fachmann eine solche Modifikation nicht vornehmen würde (would not). Somit kann die Kombination von D5 mit D4 den beanspruchten Gegenstand nicht nahelegen. 38. Kombination von D5 mit D11: Wie bei D4 geht es auch beim Dokument D11 um kapazitive MEMS Positions-Messvorrichtungen, bei welchen der Versatz einer Kondensatorplatte über die Veränderung der Kapazität der Gesamtanordnung gemessen wird. Aus den bereits im Zusammenhang mit D4 dargelegten Gründen würde der Fachmann ausgehend von D5 ein solches Dokument D11 nicht ohne erfinderischen Beitrag hinzuziehen, wenn es darum geht, die genannte objektive Aufgabe zu lösen. 39. Selbst wenn der Fachmann ausgehend von D5 das Dokument D11 hinzuziehen würde, ist aus folgenden Gründen erfinderische Tätigkeit gegeben. Geht man vom Unterschied des Merkmals 1F' aus, legt die Klägerin nicht dar, welche Elemente aus D11 in welcher Weise in die Schaltung von D5 integriert werden müssten, um eine anspruchsgemässe Anordnung zu erhalten. Ebenfalls legt sie nicht dar, wodurch der Vollzug dieser Schritte

O2016_011 motiviert sein könnte und welche Vorteile der Fachmann darin gesehen hätte (Motivation und Erfolgserwartung). Wie oben dargelegt, ist die Begrifflichkeit des Referenzkondensators im Zusammenhang mit Anspruch 1 so auszulegen, dass es sich um einen Kondensator handelt, der gewissermassen der Kompensation dient und der es ermöglicht, wie in den Merkmalen 1D, 1E und 1H definiert, die Kombination aus Referenzkondensator und Kondensatoranordnung mit einer um π versetzten Phase anzusteuern und als Messsignal eine Abweichung vom Nullpunkt zu messen. In D11 wird zwar ebenfalls eine Abweichung vom Nullpunkt gemessen, es gibt aber keinen eigentlichen Referenzkondensator zur Kompensation eines eigentlichen Messkondensators. Die gesamte Anordnung der in der komplexen Schaltung gemäss Figur 5 auf der linken Seite dargestellten Kondensatoren CS1 und CS2, wie hier in einem Ausschnitt dargestellt, ist die eigentliche Messanordnung. Es ist nicht erkennbar, warum der Fachmann ausgehend von D5 den dort beschriebenen Messkondensator Cx durch die Messschaltung CS1 und CS2 von D11 ersetzen sollte. Erstens kann a priori nicht davon ausgegangen werden, dass eine solche Schaltung gemäss den Hauptanwendungen von D11, d.h. der MEMS-Technologie, überhaupt für eine Aus-

O2016_011 messung von Textil-Fäden geeignet sein könnte, was die entsprechenden Spaltweiten etc. angeht. Zudem ist nicht erkennbar, wo die Motivation liegen könnte, einen solchen Ersatz vorzunehmen, und welche Vorteile damit verbunden sein könnten. Die bewegliche zentrale Platte würde zudem auch einer genauen Messung eines durch den Kondensator geführten Fadens im Wege stehen. Es liegt mithin eine ähnliche Situation vor, wie wenn man D4 mit D2 kombiniert: Würde der Fachmann den einstellbaren Kondensator Cy von D5 durch eine Messschaltung CS1 und CS2 von D11 ersetzen, würde das nicht zum Anspruchsgegenstand führen, weil dann ein Abgleichmittel fehlt. Es wäre zudem auch nicht sinnvoll, denn dann würde die Schaltung gemäss D5 als Messschaltung gar nicht mehr funktionieren. Würde der Fachmann hingegen einfach den Messkondensator Cx von D5 durch die gesamte Messschaltung CS1 und CS2 von D11 ersetzen, so würde das zum beanspruchten Gegenstand führen; es ist aber nicht klar und wurde von der Klägerin auch nicht dargelegt, warum der Fachmann ausgehend von D5 zu einem solchen Schritt motiviert sein sollte, und was damit für Vorteile verbunden sein könnten. Es gibt auch da zudem wiederum zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit bestünde darin, den Kondensator Cx im oberen Pfad in der vereinfacht dargestellten Schaltung von D5 gemäss Klägerin als Ganzes durch die Messschaltung CS1 und CS2 von D11 zu ersetzen. Dann würde sich der Spannungsabfall über dem kombinierten Bauteil einfach über den beiden Kondensatoren aufteilen. Vorteile für die Messgenauigkeit sind dabei nicht erkennbar. Im Gegenteil: durch die bewegliche zentrale Platte und die bei Messvorrichtungen von Textil-Fäden auftretenden üblichen Vibrationen ist mit einer erheblichen Verschlechterung der Messgenauigkeit zu rechnen. Da fehlen Motivation und Aussicht auf Erfolg, eine solche Veränderung vorzunehmen. Man könnte sogar sagen, es gibt eher Aussicht auf Misserfolg (teaching away). Die andere Möglichkeit bestünde darin, die Schaltung aus CS1 und CS2 von D11 gewissermassen so in die Schaltung aus D5 zu integrieren, dass die mittlere bewegliche (!) Platte dann am Abgleichmessgerät 21 von D5 angehängt wird. Sinn und Vorteile einer solchen Schaltung sind aber auch nicht auf Anhieb erkennbar. Das verschiebt gewissermassen nur den Offset für die Einstellung über den geregelten Kondensator Cy und damit höchstens das zugängliche Messfenster in andere Bereiche.

O2016_011 Auch hier fehlen somit Motivation und Aussicht auf Erfolg, eine solche Veränderung vorzunehmen, und es gilt das Gleiche wie bei der ersten Möglichkeit, nämlich dass durch die bewegliche Platte mit einer Reduktion der Messgenauigkeit viel eher zu rechnen ist als mit einer Erhöhung der Genauigkeit. Es handelt sich also auch hier um eine typische could-would Situation: Der Fachmann könnte vielleicht gewisse Modifikationen inspiriert durch D11 an einer Schaltung gemäss D5 vornehmen (could), es fehlt aber an der Motivation und an der angemessenen Erfolgserwartung, solche Modifikationen, die dann auch zum Anspruchsgegenstand führen, vorzunehmen. Der Fachmann würde eine solche Modifikation daher nicht vornehmen (would). Bei D11 gibt es sogar erhebliche Hinweise, die dagegen sprechen, dass hier Erfolg gegeben sein könnte. Die Kombination von D5 mit D11 kann entsprechend den beanspruchten Gegenstand nicht nahelegen. 40. Kombination von D5 mit D3: Hier macht die Klägerin nicht geltend, dass die Kombination dieser beiden Dokumente das Merkmal 1F' überhaupt offenbare oder nahelege, sondern führt aus, dass der Fachmann bei dieser Kombination bis auf das unzulässige und für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht zu berücksichtigende neue Merkmal 1F' ohne erfinderischen Beitrag zum Anspruchsgegenstand gelange. Da aus den oben dargelegten Gründen das Merkmal 1F' zulässig und für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu berücksichtigen ist, und da mit dem Merkmal auch technische Wirkungen und Vorteile verbunden sind, kann deshalb ohne weiteres auf Vorliegen von erfinderischer Tätigkeit erkannt werden, weil die Kombination dieser beiden Dokumente das Merkmal 1F' auch nach Aussage der Nichtigkeitsklägerin gar nicht offenbart. Die Kombination von D5 mit D3 kann entsprechend den beanspruchten Gegenstand nicht nahelegen. 41. Kombination von D5 mit D1: Das Dokument D1 betrifft wie D5 das Gebiet der Messung von Garnen, indem diese durch einen Kondensator geführt werden und die Änderung der Kapazität als Messgrösse abgegriffen wird. Dass in D1 eine Vorrichtung beschrieben wird, bei welcher der Fa-

O2016_011 den zwischen zwei Kondensatoren oszilliert, ändert nichts daran, dass es in der D1 um eine gattungsgleiche Vorrichtung geht, und entsprechend D5 und D1 dem gleichen Gebiet zuzuordnen sind. Der Fachmann könnte entsprechend D1 ausgehend von der D5 hinzuziehen. Der entscheidende Teil der Schaltung gemäss D1 wird in Figur 3 dargestellt: Die Klägerin führt aus, dass sich der ursprünglich erteilte Anspruchswortlaut von Klagepatent 2 von der Offenbarung von D1 durch die Merkmale 1D und 1E unterscheide. Der Referenzkondensator sei nicht in Serie zur Kondensatoranordnung vorgesehen und es werde keine Wechselspannung mit entgegengesetzten Phasen an die Kondensatoranordnung respektive den Referenzkondensator angelegt.

O2016_011 Um überhaupt einen Referenzkondensator in Serie zur Kondensatoranordnung zu erhalten, bezog sich die Klägerin auf ein weiteres Dokument D2. In der Replik behauptet die Klägerin neu zum Merkmal 1D (Referenzkondensator in Serie mit der Kondensatoranordnung) und der D1, dass die Auslegung der Beklagten des Begriffs "in Serie" zu eng sei, und bezieht sich dabei auf Ausführungen zu einem anderen Dokument, der US 4,624,139 (in der Folge D7). Ob das bedeuten soll, dass das Merkmal 1D nach Ansicht der Klägerin nun doch in D1 offenbart sein soll oder nicht, wird nicht klar. Auf jeden Fall fehlen Erläuterungen, warum nun welche Kondensatoren von D1 als in Serie geschaltet und als Messkondensator respektive Referenzkondensator zu betrachten sein sollen. Weiter macht die Klägerin geltend, dass eine Anordnung der Abgleichmittel im Referenzkondensator nach D5 nachteilig sei und dass der Fachmann dem Dokument D1 entnommen hätte, dass er den Abgleichkondensator auch im Pfad zwischen der Wechselspannungsquelle und dem Messkondensator einsetzen könnte. 42. Einen Referenzkondensator im Sinne des Klagepatents, d.h. einen in Serie zur Kondensatoranordnung angeordneten weiteren Kondensator, der, mit entgegengesetzter Phase angesteuert, ein Nullsignal als Basis ermöglicht, ist dem Dokument D1 nicht zu entnehmen. Das Messprinzip in D1 ist ein anderes. Hier werden die beiden Kondensatoren 15 und 16 mit gleicher Phase angesteuert, und abgegriffen wird zwecks Nullabgleich über den speziellen Transformator, der in der Mitte der Wicklung auf Grund geschaltet ist. Dem Dokument D5 ist kein von den Abgleichmitteln verschiedener Referenzkondensator zu entnehmen, und gleiches gilt dann auch für D1. In D1 gibt es ebenfalls Abgleichmittel 23 und 24, aber keinen Referenzkondensator im Sinne des Klagepatents 2. Damit fehlt bei der Kombination der Dokumente D5 und D1 das Merkmal des Referenzkondensators zusätzlich zum Abgleichmittel in Serie und des Referenzkondensators funktional eingebettet entsprechend den Merkmalen 1D, 1E und 1H. Insbesondere ist aus den allgemeinen Erläuterungen der Klägerin nicht erkennbar, warum welches Bauteil oder welche Bauteilgruppe mit welcher

O2016_011 Motivation aus der Schaltung gemäss D1 vom Fachmann mit Aussicht auf welchen Erfolg im Sinne eines Referenzkondensators isoliert und in der Schaltung gemäss D5 eingesetzt werden sollte. Damit ist auch erfinderische Tätigkeit bei der Kombination von D5 mit D1 gegeben. 43. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass ausgehend von D5 für den Hauptantrag erfinderische Tätigkeit gegeben ist. Erfinderische Tätigkeit ausgehend von D2: 44. Für die mit der Duplik eingeschränkten Ansprüche von Klagepatent 2 stützt sich die Klägerin für die Geltendmachung mangelnder erfinderischer Tätigkeit zusätzlich auf das Dokument D2 als Ausgangspunkt. Durch das im Rahmen der Duplik hinzugefügte Merkmal 1F' ändert sich hinsichtlich der Unterscheidung von der Offenbarung von D2 nichts. Auch in D2 sind die Abgleichmittel (Kondensatoren 69 und 70) verschieden vom Referenzkondensator (Kondensator auf der oberen Seite 62 der Darstellung in Fig. 5). In der Klage ist die Klägerin bei Klagepatent 2 für die erfinderische Tätigkeit nicht von D2 ausgegangen. Die Beklagte hat diesen Ansatz mit Dokument D2 als Ausgangspunkt zum ersten Mal in der Klageantwort in das Verfahren eingeführt. Für die mit der Duplik eingeschränkten Ansprüche sind damit, wenn man von der D2 als Ausgangsdokument ausgeht, neben den Ausführungen der Klägerin in der Stellungnahme auf die Duplik die Ausführungen der Beklagten in der Klageantwort zu berücksichtigen. Ebenso die Ausführungen in der Replik der Klägerin, auf die sich die Klägerin ausdrücklich in der Stellungnahme auf die Duplik bezieht. Es wird mithin von den Parteien erfinderische Tätigkeit ausgehend von der D2 in Kombination mit D4, D2 in Kombination mit D11, D2 mit dem allgemeinen Fachwissen, sowie D2 in Kombination mit D3 thematisiert. 45. Das Dokument D2 beschreibt einen doppelten Kondensator als Messvorrichtung für einen Faden (vgl. Zusammenfassung). Im Zusammenhang

O2016_011 mit der Vorrichtung gemäss Figur 5 wird ausgeführt, dass die Regulierer- Kondensatoren 69 und 70 so eingestellt werden können, dass bei leeren Kondensatoren keine Ausgangsspannung vorliegt (vgl. Spalte 7:17-19). Wie die Einstellung der Regulierer-Kondensatoren 69 und 70 geschieht, beschreibt D2 nicht. Die entscheidende Offenbarung von D2 findet sich in Figur 5 und Spalte 7: 12-34: 46. Der einzige Unterschied zwischen der Offenbarung von D2 und der beanspruchten Erfindung besteht unbestrittenermassen darin, dass das Merkmal 1I nicht offenbart ist in D2, nämlich ein Steuermittel zur Abgabe

O2016_011 eines elektrischen Steuersignals an die Abgleichmittel, mittels dessen die Veränderung mindestens einen Parameters steuerbar ist.

O2016_011 47. Ausgehend von D2 darf man entsprechend, um zu vermeiden, dass bereits Elemente der Erfindung in die Aufgabe einführt werden, und damit eine rückschauende Betrachtungsweise eingenommen wird, diese nicht so formulieren, dass man einfach nur ein einziges Element aus der Schaltung grundlos ersetzen möchte. Im Klagepatent 2 wird D2 ausdrücklich erwähnt (vergleiche Abs. [0010]. Dieser Absatz ist bereits in den ursprünglich eingereichten Unterlagen enthalten). Im Klagepatent 2 selber wird als Aufgabe formuliert, dass die Vorrichtung einfach, schnell, kostengünstig und insbesondere automatisch abgleichbar sein soll. Der im Klagepatent 2 selber genannten Aufgabe ist insbesondere dann gebührend Rechnung zu tragen, wenn sie im Lichte des gleichen Standes der Technik formuliert ist, wie jener, welcher im Nichtigkeitsverfahren als Ausgangspunkt verwendet wird. Dies ist hier der Fall: D2 ist auch im Klagepatent 2 Ausgangspunkt. Wenn man von D2 ausgeht, ist entsprechend die objektive Aufgabe gemäss [0011] des Klagepatents 2 zu formulieren, eine Vorrichtung bereitzustellen, welche einfach, schnell, kostengünstig und insbesondere automatisch abgleichbar ist. 48. Kombination von D2 mit D4: Grundsätzlich beschreibt D2 nicht, wie die dort beschriebenen Regulierer-Kondensatoren 69 und 70 reguliert werden. Es wird auch kein Zusammenhang zwischen der Qualität der Messresultate und diesem Nullabgleich beschrieben. Es ist aber für den Fachmann erkennbar, dass ein besserer Abgleich einer Messvorrichtung die Qualität der Messresultate positiv beeinflusst. Das Dokument D4 betrifft ebenfalls einen Nullabgleich einer Vorrichtung mit zwei parallelen Kondensatoren und ist gemäss Zusammenfassung, Hauptanspruch und Abs. [0002] ganz allgemein für differenzielle Kapazitätssensoren gedacht. MEMS Technologie wird als Möglichkeit genannt, aber nicht zwingend, und die Ausführungsbeispiele sind auch nicht darauf beschränkt. Auf der anderen Seite geht es aber bei D4 nicht um eine Schaltung, die dafür eingesetzt wird, ein Messobjekt im Kondensator zu führen und die dadurch verursachte Änderung der Kapazität zu messen, sondern es

O2016_011 geht bei D4 um Anordnungen, bei welchen eine mechanische Abweichung von einer Nullposition über die Änderung der Kapazität gemessen werden soll (vgl. Abs. [0002] von D4). Dies ist eine andere Fragestellung als bei D2; bei D2 geht es nicht darum, über die Kapazität eine Position zu bestimmen. Entsprechend würde der Fachmann ausgehend von D2 nicht ohne erfinderischen Beitrag das Dokument D4 hinzuziehen. 49. Selbst wenn der Fachmann das Dokument D4 hinzuziehen würde, würde die Kombination aber nicht zum beanspruchten Gegenstand führen. Bei D2 wird nicht angegeben, wie die beiden einstellbaren Abgleichmittel 69 und 70 geregelt werden. Bei D4 gibt es einerseits die Beschreibung einer Vorrichtung nach dem Stand der Technik, die in Figur 2 dargestellt ist. Die Figur 2 geht aber bezüglich Einstellung der Abgleichmittel, d.h. der Einstellbarkeit der Trimm- Kondensatoren 6 nicht über den Offenbarungsgehalt von D2 hinaus, denn auch hier gibt es keine Angaben, wie die Abgleichmittel zwischen den Messkondensatoren und den Oszillatoren gesteuert werden. Es heisst zwar programmable, aber was darunter konkret zu verstehen ist, ist der D4 nicht zu entnehmen. Ein Steuermittel zur Abgabe eines elektrischen Steuersignals an die Abgleichmittel wird im Zusammenhang mit der Figur 2 auf jeden Fall nicht beschrieben. In der nach der Erfindung von D4 gestalteten Schaltung gemäss Figur 3 gibt es andererseits gar keine Abgleichmittel, die als separate Elemente ausgestaltet sind. Der Nullabgleich erfolgt hier über die direkte Ansteuerung der Oszillatoren 12. Kombiniert man die technische Lehre von D2 mit jener von D4, so wie das in Figur 3 von D4 dargestellt ist, so erhält man nicht die beanspruchte Lehre. Die Kombination wäre eine Schaltung gemäss Figur 5 von D2, wo man die beiden Abgleichmittel 69 und 70 ersetzt durch die Regelung der Oszillatoren 12. Das ist auch der eigentliche Kern von D4, es geht gerade darum, den Nullabgleich mit den Oszillatoren zu machen und nicht mit Abgleichmitteln. Die automatische Rückkopplung gemäss D4 nicht für die Regelung der Oszillatoren einzusetzen, sondern für die Regelung separater Abgleichmittel hinter den Oszillatoren im Sinne von Steuermitteln zur Abgabe ei-

O2016_011 nes elektrischen Steuersignals an die Abgleichmittel, wäre zwar vielleicht möglich (could), es gibt dazu aber keine Veranlassung (would). Es fehlt mithin an der Motivation, den eigentlichen Kern von D4 gerade nicht zu übernehmen (Nullabgleich über die Oszillatoren), sondern nur ein Element davon (Steuermittel zur Abgabe eines elektrischen Steuersignals) für die Abgleichmittel gemäss D2. Selbst wenn ausgehend von D2 das Dokument D4 hinzugezogen würde, liegt entsprechend erfinderische Tätigkeit vor. 50. Kombination von D2 mit D11: Auch bei D11 geht es um kapazitive Messvorrichtungen, bei welchen der Versatz einer Kondensatorplatte über die Veränderung der Kapazität gemessen wird. Aus den bereits im Zusammenhang mit D4 dargelegten Gründen würde der Fachmann ausgehend von D2 ein solches Dokument nicht ohne erfinderischen Beitrag hinzuziehen, wenn es darum geht, die Messgenauigkeit zu verbessern. 51. Selbst wenn der Fachmann das Dokument D11 hinzuziehen würde, würde die Kombination aber nicht zum beanspruchten Gegenstand führen. Die Abgleichkondensatoren 69, 70 von D2 durch die gesteuerten Kondensatorschaltungen CS1_INT und CS2_INT zu ersetzen, ist schon deswegen nicht überzeugend, weil nicht erkennbar ist, warum der Fachmann motiviert sein sollte, nun gerade diese Elemente aus dem komplexen Schaltmuster gemäss Figur 5 von D11 gewissermassen zu isolieren und in die Schaltung gemäss Figur 5 von D2 einzusetzen. Das ist umso mehr keine offensichtliche Massnahme, als die Abgleichmittel in Figur 5 von D2 in Serie zwischen dem Oszillator und dem Messkondensator angeordnet sind, während die Kondensatorschaltungen CS1_INT und CS2_INT parallel zum Messkondensator angeordnet sind. Selbst wenn ausgehend von D2 das Dokument D11 hinzugezogen würde, liegt entsprechend erfinderische Tätigkeit vor.

O2016_011 52. Kombination von D2 mit allg. Fachwissen: Zum Prioritätszeitpunkt gehörte es zum allgemeinen Fachwissen des Fachmanns in diesem Gebiet, dass Kondensatoren von Hand oder elektrisch gesteuert oder geregelt werden können. Auch wenn ein Ersatzmittel für ein in einem Dokument des Standes der Technik beschriebenes Mittel zum allgemeinen Fachwissen gehört, ist zu prüfen, ob eine Motivation und geeignete Rahmenbedingungen bestanden, dieses Ersatzmittel auch effektiv ernsthaft in Betracht zu ziehen.5 Es gibt in D2 keine Hinweise dafür, wie die beiden Kondensatoren 69 und 70 eingestellt werden. Es werden generell in diesem Dokument im Zusammenhang mit der Erzeugung der Anregung im Oszillator 66 und mit dem gesamten linken Teil der Schaltung von Figur 5 keine automatisch geregelten oder elektrisch gesteuerten Betriebsweisen respektive dazu erforderliche Mittel beschrieben. Bei der Auswertungsseite wird aber ausdrücklich computergesteuerte Kontrolle hervorgehoben (Spalte 8:55-64). Damit gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten in D2, wie die beiden Kondensatoren 69 und 70 angesteuert werden können, nämlich entweder manuell oder elektrisch gesteuert. Eine vereinfachte Ansteuerung eines Bauteils ist ein Optimierungsaspekt, den der Fachmann ohne weiteres und ohne spezifische Hinweise in Betracht zieht. Es ist nicht erkennbar, dass die Rahmenbedingungen in der Vorrichtung gemäss D2 dagegen sprechen könnten, einen elektrisch gesteuerten Kondensator einzusetzen. Ein solcher Einsatz eines elektrisch gesteuerten Kondensators ist damit objektiv zweckmässig. Dabei ist hervorzuheben, dass der Anspruch des Hauptantrags im Rahmen von Merkmal 1I breit und ohne jegliche Einbettung in die anderen Merkmale einfach nur "Steuermittel zur Abgabe eines elektrischen Steuersignals an die Abgleichmittel" vorsieht.

5 Vgl. analog BGH X ZR 59/16 – Kinderbett: "Die generelle Eignung eines zum allgemeinen Fachwissen zählenden Lösungsmittels kann nur dann als Veranlassung zu ihrer Heranziehung genügen, wenn für den Fachmann ohne weiteres erkennbar ist, dass eine technische Ausgangslage besteht, in der sich der Einsatz des betreffenden Lösungsmittels als objektiv zweckmäßig darstellt".

O2016_011 Das heisst, dass, um von D2 zur Erfindung zu gelangen, der Kondensator gemäss D2, der manuell oder elektrisch eingestellt sein könnte – eine Offenbarung dazu gibt es in D2 nicht – als ein elektrisch gesteuerter Kondensator ausgewählt werden muss. Ein solcher ist dem Fachmann bekannt und im Kontext zweckmässig. Wird ein solcher elektrisch gesteuerter Kondensator ausgewählt, braucht es dann auch entsprechende Steuermittel, d.h. letztere ergeben sich quasi gezwungenermassen aus der Auswahl eines elektrisch gesteuerten Kondensators. Steuermittel zur Abgabe eines elektrischen Steuersignals an die Abgleichmittel, sprich elektrisch gesteuerte Kondensatoren 69 und 70, vorzusehen, würde der Fachmann entsprechend ohne weiteres ausgehend von D2 ernsthaft in Betracht ziehen. Damit liegt bei Berücksichtigung des allgemeinen Fachwissens ausgehend von D2 keine erfinderische Tätigkeit vor. 53. Kombination von D2 mit D3: Die Klägerin legt dar, dass in D3 im Kapitel 4 der automatische Abgleich von kapazitiven Messschaltungen allgemein beschrieben wird. Es ist aber so, dass in 4.1 von D3 von einem automatischen Abgleich keine Rede ist, und in 4.2 nur ein Verfahren beschrieben wird, bei welchem die Messung darin besteht, auf null zu regeln (analog wie in D5). Der Fachmann würde deswegen ausgehend von D2 das Dokument D3 auch gar nicht ohne erfinderischen Beitrag hinzuziehen, aus den gleichen Gründen wie oben bei D5 dargelegt. 54. Selbst wenn der Fachmann das Dokument D3 hinzuziehen würde, würde die Kombination aber nicht zum beanspruchten Gegenstand führen. Es ist nämlich nicht erkennbar, warum der Fachmann nun gerade die von der Klägerin besonders hervorgehobene Schaltung gemäss Figur 15b von D3 bei der oben formulierten objektiven Aufgabe in Betracht ziehen sollte. Dies, weil in D2 die beiden Kondensatoren 69 und 70 für einen Abgleich vorgesehen sind, wenn nicht gemessen wird, während in den genannten Schaltungen von D3 die Referenz laufend während der Messung auf null geregelt wird. Damit liegt ausgehend von D2 bei Berücksichtigung von D3 erfinderische Tätigkeit vor.

O2016_011 Erfinderische Tätigkeit ausgehend von D1: 55. In der Stellungnahme auf die Duplik macht die Klägerin zusätzlich geltend, ausgehend von D1 sei keine erfinderische Tätigkeit gegeben. Dabei verweist die Klägerin auf die Ausführungen in der Replik. Es wird dort aber nur in der Unterschied zwischen der Offenbarung von D1 und dem Anspruchsgegenstand dargelegt sowie die aus diesem Unterschied resultierende objektive Aufgabe. Warum dagegen ausgehend von D1 bei diesem Unterschied keine erfinderische Tätigkeit gegeben sein soll, wird nicht ausgeführt. Ausführungen der Klägerin zur mangelnden erfinderischen Tätigkeit der ursprünglich erteilten Fassung ausgehend von D1 finden sich weiter in der Klage. 56. Die im Rahmen der Einschränkung auf den Hauptantrag in den unabhängigen Anspruch aufgenommenen neuen Merkmale haben keine differenzierende Wirkung in Bezug auf die Dokumente D1 und D2. Tatsächlich werden diese Merkmale (1A': kapazitive Untersuchung eines bewegten länglichen textilen Prüfgutes sowie 1B': dass dieses zwischen zwei voneinander beabstandeten Platten der Kondensatoranordnung, zwischen denen sich Luft befindet, einführbar ist, und 1F': Abgleich separat von Referenz) in den beiden Dokumenten D1 und D2 offenbart. Die Beklagte behauptet auch nicht, dass diese neu hinzugefügten Merkmale in der eingeschränkten Fassung gemäss Hauptantrag in den Dokumenten D1 und/oder D2 nicht offenbart seien. 57. Es ist unter den Parteien hinsichtlich Unterschied unstrittig, dass D1 die Merkmale 1D und 1E nicht offenbart. Damit ist bei der Vorrichtung gemäss D1 kein Referenzkondensator in Serie zur Kondensatoranordnung geschaltet (1D) und mit dem Wechselstromsignalgenerator werden nicht zwei elektrische Wechselspannungen mit entgegengesetzten Phasen an die Kondensatoranordnung bzw. an den Referenzkondensator angelegt (1E). 58. Keine Einigkeit herrscht bei der objektiven Aufgabe, die ausgehend von D1 formuliert werden soll.

O2016_011 Die Klägerin stellt sich auf den Standpunkt, dass die Aufgabe darin bestehe, eine alternative, konstruktiv einfachere Lösung bereitzustellen. Der Transformator, über den das an den Kondensatoren abgegriffene Signal auf die Auswertung geleitet werde, wolle der Fachmann vermeiden, eine weitergehende Erläuterung, warum das die objektive Aufgabe sein soll, gibt die Klägerin nicht. Die Beklagte auf der anderen Seite formuliert als objektive Aufgabe, die Messschaltung von D1 derart weiterzuentwickeln, dass die Qualität der Messresultate erhöht werde. Auch sie erläutert nicht, warum dies die objektive Aufgabe sein soll, führt aber aus, dass die von der Klägerin formulierte Aufgabe falsch sei, weil sie bereits einen Teil der Lösung enthalte. 59. Die objektive Aufgabe muss ausgehend vom Dokument formuliert werden, welches als Ausgangspunkt verwendet wird, hier ausgehend von D1. Die im Klagepatent formulierte Aufgabe ist dabei zu berücksichtigen. Sofern auch im Klagepatent vom gleichen oder einem ähnlichen Dokument des Standes der Technik ausgegangen wird, ist der im Klagepatent formulierten Aufgabe viel Gewicht zu geben, mithin diese normalerweise zu übernehmen, sofern nicht spezifische Gründe dagegen sprechen. Wenn hingegen beim Klagepatent von einem anderen Stand der Technik ausgegangen wird, ist bei der Übernahme der Aufgabe aus dem Klagepatent Vorsicht geboten, da sonst die Gefahr besteht, dass dann Elemente der erfindungsgemässen Lösung bereits Eingang in die Aufgabenstellung finden, mithin die Aufgabe bereits einen Teil der Lösung beinhaltet. Dies ist, weil rückschauend, zu vermeiden. 60. D1 wird im Klagepatent 2 im Abschnitt der Diskussion des Standes der Technik nicht ausdrücklich erwähnt. In diesem Abschnitt im Klagepatent 2 wird auch kein System mit einem Transformator angegeben und darauf hingewiesen, dass die Existenz eines solchen Transformators zu vermeiden ist. Die Darstellung der Erfindung im Klagepatent 2 formuliert die Aufgabe in Abs. [0011] so, dass eine Vorrichtung bereitgestellt werden soll, welche die Nachteile des Standes der Technik ni