Bundespatentgericht 18.12.2018 O2016_009

O2016_009 1 Teilurteil i.S. Hamilton Medical AG / imtmedical AG vom 18. Dezember 2018 Regeste: Art. 226, 229 ZPO; Noven; Änderung der Patentansprüche. Erfolgt in einem Patentverletzungsverfahren vor der Instruktionsverhandlung eine auf die Einrede der Patentnichtigkeit beschränkte Replik und wird an der Instruktionsverhandlung nicht plädiert, kann der Kläger mit der nach der Instruktionsverhandlung folgenden ergänzenden Replik neue Tatsachenbehauptungen, und damit auch geänderte Patentansprüche, vorbringen, ohne dass die Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO erfüllt sein müssen. Art. 226, 229 CPC; Novas; modification des revendications de brevet. Si, dans une procédure en contrefaçon de brevet, le demandeur dépose avant le débat d’instruction une réplique limitée à la défense contre l’exception de nullité et aucune plaidoirie n’a lieu au débat d'instruction, le demandeur peut soumettre de nouvelles allégations de fait, et donc aussi des revendications de brevet modifiées, dans la réplique complémentaire déposée après le débat d'instruction sans avoir à satisfaire aux exigences de l’art. 229 al. 1 CPC. Art. 226, 229 CPC; Nuovi fatti; modifica delle rivendicazioni di brevetto. Se, in una procedura di contraffazione di brevetto, il querelante presenta una risposta limitata alla difesa contro l'eccezione di nullità prima della udienza istruttoria e non ha luogo alcun memoriale durante la udienza istruttoria, il querelante può presentare nuove allegazioni fattuali, e quindi anche rivendicazioni brevettuali modificate, nella risposta complementare depositata dopo la udienza istruttoria senza dover soddisfare ai requisiti di cui all'art. 229 par. 1 CPC. Art. 226, 229 CPC; New facts; amendment of patent claims. If in a patent infringement proceeding the plaintiff files before the instructional hearing a reply limited to the defense of the validity and no pleadings take place at the instructional hearing, the plaintiff may submit new allegations of fact, and therefore also amended patent claims, in the completed reply filed after the instructional hearing without having to meet the requirements of art. 229 para. 1 CPC.

Bundespatentgericht Tribunal fédéral d e s b r ev e t s Tribunale federale d e i brevetti Tribunal federal d a p a t en t a s Federal Patent Court

O2016_009

Te ilurteil v o m 1 8 . Dezember 2018 Besetzung

Präsident Dr. iur. Mark Schweizer (Vorsitz), Richter Dr. sc. nat ETH Tobias Bremi (Referent), Richter Dr. sc. nat. EPFL Lorenzo Parrini Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden

Verfahrensbeteiligte

Hamilton Medical AG, Via Crusch 8, 7402 Bonaduz, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Christoph Gasser, BianchiSchwald GmbH, St. Annagasse 9, Postfach 1162, 8021 Zürich, patentanwaltlich beraten durch Renato Bollhalder, Bohest AG, Holbeinstrasse 36-38, 4051 Basel,

Klägerin

gegen

imtmedical AG, Gewerbestrasse 8, 9470 Buchs, vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Rudolf A. Rentsch und MLaw Ernst J. Brem, IPrime Legal AG, Hirschengraben 1, 8001 Zürich, patentanwaltlich beraten durch Joachim Künsch und Paul Rosenich, Patentbüro Paul Rosenich AG, 9497 Triesenberg,

Beklagte

Gegenstand

Patentverletzung (Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung); Durchflussmessfühler

O2016_009 Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung: Prozessgeschichte 1. Am 31. Mai 2016 machte die Klägerin die vorliegende Patentverletzungsklage gestützt auf das Patent CH 701 755 B1 mit folgenden Rechtsbegehren anhängig (Änderungen im Vergleich zum jeweils vorangehenden Rechtsbegehren hervorgehoben): „1. Es sei der Beklagten zu verbieten, unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1‘000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber von CHF 5‘000 nach Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe, insbesondere der Herren Jakob Däscher, Henri Hermanaus (genannt „Harri“) Friberg, Christian Rupert Büchel und Christian Eggenberger, nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall, in der Schweiz und in Liechtenstein zu vertreiben, in die Schweiz und in Liechtenstein einzuführen, aus der Schweiz und aus Liechtenstein auszuführen, in der Schweiz und in Liechtenstein und aus der Schweiz und aus Liechtenstein anzubieten, in der Schweiz und in Liechtenstein und aus der Schweiz und aus Liechtenstein zu verkaufen, in der Schweiz und in Liechtenstein sonst wie in Verkehr zu bringen und dafür Werbung zu betreiben (auch über Internet), in der Schweiz und in Liechtenstein zu besitzen, in der Schweiz und in Liechtenstein zu diesen Zwecken herzustellen oder herstellen zu lassen und/oder zu solchen Handlungen Dritte anzustiften und/oder bei ihnen mitzuwirken und/oder ihre Begehung zu begünstigen und/oder zu erleichtern: a. Durchflussmessfühler, welche folgende Merkmale aufweisen: - Ein zylindrisches Gehäuse, das einen Durchgang mit einer ersten Durchgangsöffnung am einen Ende und einer zweiten Durchgangsöffnung am anderen Ende aufweist; - das zylindrische Gehäuse ist aus einem ersten Gehäuseteil und einem zweiten Gehäuseteil zusammengesetzt, zwischen denen eine dünne Membran eingeklemmt ist, die sich durch den Durchgang des Gehäuses erstreckt; - eine erste Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche erste Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Gehäuseteil verlaufenden Kanal sowie einen im ersten Gehäuseteil verlaufenden ersten Verbindungskanal mit dem Innern des ersten Gehäuseteils verbunden ist;

O2016_009 - eine zweite Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche zweite Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Gehäuseteil verlaufenden Kanal sowie einen im zweiten Gehäuseteil verlaufenden zweiten Verbindungskanal mit dem Innern des zweiten Gehäuseteils verbunden ist; und - die erste und zweite Anschlussstelle sind in einem Abstand voneinander auf dem ersten Gehäuseteil angeordnet. b. Durchflussmessfühler, welche folgende Merkmale aufweisen: - Ein zylindrisches Gehäuse, das einen Durchgang mit einer ersten Durchgangsöffnung am einen Ende und einer zweiten Durchgangsöffnung am anderen Ende aufweist; - das zylindrische Gehäuse ist aus einem ersten Gehäuseteil und einem zweiten Gehäuseteilzusammengesetzt, zwischen denen eine dünne Membran eingeklemmt ist, die sich durch den Durchgang des Gehäuses erstreckt; - eine erste Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche erste Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Gehäuseteil verlaufenden Kanal sowie einen im ersten Gehäuseteil verlaufenden ersten Verbindungskanal mit dem Innern des ersten Gehäuseteils verbunden ist; - eine zweite Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche zweite Anschlussstelle übereinen zwischen dem ersten und zweiten Gehäuseteil verlaufenden Kanal sowie einen im zweiten Gehäuseteil verlaufenden zweiten Verbindungskanal mit dem Innern des zweiten Gehäuseteils verbunden ist; - die erste und zweite Anschlussstelle sind in einem Abstand voneinander auf dem ersten Gehäuseteil angeordnet; - das erste Gehäuseteil umfasst einen ersten Flansch mit einem Flanschfortsatz, das zweite Gehäuseteil umfasst einen zweiten Flansch mit einem Flanschfortsatz, und das erste Gehäuseteil und das zweite Gehäuseteil sind über den ersten Flansch mit Flanschfortsatz und den zweiten Flansch mit Flanschfortsatz bzw. deren aneinander anliegende Flanschdruckflächen miteinander verbunden; und - die Verbindung von der zweiten Anschlussstelle zum Innern des zweiten Gehäuseteils verläuft teilweise über einen zwischen dem ersten und zweiten Flansch mit Flanschfortsatz verlaufenden Kanal über die Flanschdruckflächen hinweg.

O2016_009 Eventualrechtsbegehren zu b: Durchflussmessfühler, welche folgende Merkmale aufweisen: - Ein zylindrisches Gehäuse, das einen Durchgang mit einer ersten Durchgangsöffnung am einen Ende und einer zweiten Durchgangsöffnung am anderen Ende aufweist; - das zylindrische Gehäuse ist aus einem ersten Gehäuseteil und einem zweiten Gehäuseteil zusammengesetzt, zwischen denen eine dünne Membran eingeklemmt ist, die sich durch den Durchgang des Gehäuses erstreckt; - eine erste Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche erste Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Gehäuseteil verlaufenden Kanal sowie einen im ersten Gehäuseteil verlaufenden ersten Verbindungskanal mit dem Innern des ersten Gehäuseteils verbunden ist; - eine zweite Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche zweite Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Gehäuseteil verlaufenden Kanal sowie einen im zweiten Gehäuseteil verlaufenden zweiten Verbindungskanal mit dem Innern des zweiten Gehäuseteils verbunden ist; - die erste und zweite Anschlussstelle sind in einem Abstand voneinander auf dem ersten Gehäuseteil angeordnet; - das erste Gehäuseteil umfasst einen ersten Flansch mit einem Flanschfortsatz, das zweite Gehäuseteil umfasst einen zweiten Flansch mit einem Flanschfortsatz, und das erste Gehäuseteil und das zweite Gehäuseteil sind über den ersten Flansch mit Flanschfortsatz und den zweiten Flansch mit Flanschfortsatz bzw. deren aneinander anliegende Flanschdruckflächen miteinander verbunden; - die Verbindung von der ersten Anschlussstelle zum Innern des ersten Gehäuseteils verläuft teilweise als Schlitz zwischen dem ersten und zweiten Flansch mit Flanschfortsatz und teilweise über den ersten Verbindungskanal durch den ersten Gehäuseteil; und - die Verbindung von der zweiten Anschlussstelle zum Innern des zweiten Gehäuseteils verläuft teilweise als Schlitz zwischen dem ersten und zweiten Flansch mit Flanschfortsatz über die Flanschdruckflächen hinweg und teilweise über den zweiten Verbindungskanal durch den zweiten Gehäuseteil.

O2016_009 c. Durchflussmessfühler, welche folgende Merkmale aufweisen: - Ein zylindrisches Gehäuse, das einen Durchgang mit einer ersten Durchgangsöffnung am einen Ende und einer zweiten Durchgangsöffnung am anderen Ende aufweist; - das zylindrische Gehäuse ist aus einem ersten Gehäuseteil und einem zweiten Gehäuseteilzusammengesetzt, zwischen denen eine dünne Membran eingeklemmt ist, die sich durch den Durchgang des Gehäuses erstreckt; - eine erste Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche erste Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Gehäuseteil verlaufenden Kanal sowie einen im ersten Gehäuseteil verlaufenden ersten Verbindungskanal mit dem Innern des ersten Gehäuseteils verbunden ist; - eine zweite Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche zweite Anschlussstelle übereinen zwischen dem ersten und zweiten Gehäuseteil verlaufenden Kanal sowie einen im zweiten Gehäuseteil verlaufenden zweiten Verbindungskanal mit dem Innern des zweiten Gehäuseteils verbunden ist; - die erste und zweite Anschlussstelle sind in einem Abstand voneinander auf dem ersten Gehäuseteil angeordnet; - das erste Gehäuseteil umfasst einen ersten Flansch mit einem Flanschfortsatz, das zweite Gehäuseteil umfasst einen zweiten Flansch mit einem Flanschfortsatz, und das erste Gehäuseteil und das zweite Gehäuseteil sind über den ersten Flansch mit Flanschfortsatz und den zweiten Flansch mit Flanschfortsatz bzw. deren aneinander anliegende Flanschdruckflächen miteinander verbunden; - die Verbindung von der ersten Anschlussstelle zum Innern des ersten Gehäuseteils verläuft teilweise über einen zwischen dem ersten und zweiten Flansch mit Flanschfortsatz verlaufenden Kanal; - die Verbindung von der zweiten Anschlussstelle zum Innern des zweiten Gehäuseteils verläuft teilweise über einen zwischen dem ersten und zweiten Flansch mit Flanschfortsatz verlaufenden Kanal über die Flanschdruckflächen hinweg; - die erste und zweite Anschlussstelle und der erste Verbindungskanal weisen dichtungsflächenseitige Öffnungen auf, welche auf die Flanschdruckflächen münden und durch ununterbrochene Profilerhebungsstrukturen eingefasst sind; und

O2016_009 - die zwischen dem ersten und zweiten Flansch mit Flanschfortsatz verlaufenden Kanäle und der zweite Verbindungskanal weisen dichtungsflächenseitige Öffnungen auf, welche auf die Flanschdruckflächen münden und durch ununterbrochene Nutstrukturen eingefasst sind. Eventualrechtsbegehren zu c: Durchflussmessfühler, welche folgende Merkmale aufweisen: - Ein zylindrisches Gehäuse, das einen Durchgang mit einer ersten Durchgangsöffnung am einen Ende und einer zweiten Durchgangsöffnung am anderen Ende aufweist; - das zylindrische Gehäuse ist aus einem ersten Gehäuseteil und einem zweiten Gehäuseteilzusammengesetzt, zwischen denen eine dünne Membran eingeklemmt ist, die sich durch den Durchgang des Gehäuses erstreckt; - eine erste Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche erste Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Gehäuseteil verlaufenden Kanal sowie einen im ersten Gehäuseteil verlaufenden ersten Verbindungskanal mit dem Innern des ersten Gehäuseteils verbunden ist; - eine zweite Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche zweite Anschlussstelle übereinen zwischen dem ersten und zweiten Gehäuseteil verlaufenden Kanal sowie einen im zweiten Gehäuseteil verlaufenden zweiten Verbindungskanal mit dem Innern des zweiten Gehäuseteils verbunden ist; - die erste und zweite Anschlussstelle sind in einem Abstand voneinander auf dem ersten Gehäuseteil angeordnet; - das erste Gehäuseteil umfasst einen ersten Flansch mit einem Flanschfortsatz, das zweite Gehäuseteil umfasst einen zweiten Flansch mit einem Flanschfortsatz, und das erste Gehäuseteil und das zweite Gehäuseteil sind über den ersten Flansch mit Flanschfortsatz und den zweiten Flansch mit Flanschfortsatz bzw. deren aneinander anliegende Flanschdruckflächen miteinander verbunden; - die Verbindung von der ersten Anschlussstelle zum Innern des ersten Gehäuseteils verläuft teilweise über einen zwischen dem ersten und zweiten Flansch mit Flanschfortsatzverlaufenden Kanal; - die Verbindung von der zweiten Anschlussstelle zum Innern des zweiten Gehäuseteils verläuft teilweise über einen zwischen dem ersten

O2016_009 und zweiten Flansch mit Flanschfortsatzverlaufenden Kanal über die Flanschdruckflächen hinweg; - die erste und zweite Anschlussstelle und der erste Verbindungskanal weisen dichtungsflächenseitige Öffnungen auf, welche auf die Flanschdruckflächen münden und durch ununterbrochene Profilerhebungsstrukturen eingefasst sind; - die zwischen dem ersten und zweiten Flansch mit Flanschfortsatz verlaufenden Kanäle und der zweite Verbindungskanal weisen dichtungsflächenseitige Öffnungen auf, welche auf die Flanschdruckflächen münden und durch ununterbrochene Nutstrukturen eingefasst sind; - die dichtungsflächenseitigen Öffnungen der ersten Anschlussstelle und des ersten Verbindungskanals am Flanschfortsatz des ersten Flansches sind gemeinsam durch einen Teil der ununterbrochenen Profilerhebungsstrukturen eingefasst; - die dichtungsflächenseitigen Öffnungen des zweiten Verbindungskanals am Flanschfortsatz des zweiten Flansches und desjenigen zwischen dem ersten und zweiten Flansch mit Flanschfortsatz verlaufenden Kanals, der zusammen mit dem zweiten Verbindungskanaleine Verbindung zum Innern des zweiten Gehäuseteils bildet, sind gemeinsam durch einen Teil der ununterbrochenen Nutstrukturen eingefasst; und - der Durchgang des zylindrischen Gehäuses ist durch einen weiteren Teil der ununterbrochenen Nutstrukturen eingefasst. d. Durchflussmessfühler, welche folgende Merkmale aufweisen: - Ein zylindrisches Gehäuse, das einen Durchgang mit einer ersten Durchgangsöffnung am einen Ende und einer zweiten Durchgangsöffnung am anderen Ende aufweist;- das zylindrische Gehäuse ist aus einem ersten Gehäuseteil und einem zweiten Gehäuseteilzusammengesetzt, zwischen denen eine dünne Membran eingeklemmt ist, die sich durch den Durchgang des Gehäuses erstreckt; - eine erste Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche erste Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Gehäuseteil verlaufenden Kanal sowie einen im ersten Gehäuseteil verlaufenden ersten Verbindungskanal mit dem Innern des ersten Gehäuseteils verbunden ist; - eine zweite Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche zweite Anschlussstelle übereinen zwischen dem ersten und zweiten Ge-

O2016_009 häuseteil verlaufenden Kanal sowie einen im zweiten Gehäuseteil verlaufenden zweiten Verbindungskanal mit dem Innern des zweiten Gehäuseteils verbunden ist; - die erste und zweite Anschlussstelle sind in einem Abstand voneinander auf dem ersten Gehäuseteil angeordnet; - die erste Anschlussstelle ist als erster Anschlussstutzen und die zweite Anschlussstelle als zweiter Anschlussstutzen für den Anschluss je einer Verbindungsleitung ausgebildet; - der erste Anschlussstutzen und der zweite Anschlussstutzen sind im Wesentlichen parallel zur Längsachse des zylindrischen Gehäuses ausgerichtet; und - die Verbindung der ersten Anschlussstelle über den zwischen dem ersten und zweiten Gehäuseteil verlaufenden Kanal sowie den im ersten Gehäuseteil verlaufenden ersten Verbindungskanal zum Innern des ersten Gehäuseteils ist gleich lang wie die Verbindung der zweiten Anschlussstelle über den zwischen dem ersten und zweiten Gehäuseteil verlaufenden Kanal sowie den im zweiten Gehäuseteil verlaufenden zweiten Verbindungskanal zum Innern des zweiten Gehäuseteils. 2. Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf die unter dem Hinweis „Options and Accessories“ vertriebenen Durchflussmessfühler gemäss dem dritten Bild auf S. 6 des als Beilage KB 10 beiliegenden Prospekts, welcher dem Urteil als Anhang beizufügen sei, zu verbieten, unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1‘000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber von CHF 5‘000 nach Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe, insbesondere der Herren Jakob Däscher, Henri Hermanaus (genannt „Harri“) Friberg, Christian Rupert Büchel und Christian Eggenberger, nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall, in der Schweiz und in Liechtenstein zu vertreiben, in die Schweiz und in Liechtenstein einzuführen, aus der Schweiz und aus Liechtenstein auszuführen, in der Schweiz und in Liechtenstein und aus der Schweiz und aus Liechtenstein anzubieten, in der Schweiz und in Liechtenstein und aus der Schweiz und aus Liechtenstein zu verkaufen, in der Schweiz und in Liechtenstein sonst wie in Verkehr zu bringen und dafür Werbung zu betreiben (auch über Internet), in der Schweiz und in Liechtenstein zu besitzen, in der Schweiz und in Liechtenstein zu diesen Zwecken herzustellen oder herstellen zu lassen und/oder zu solchen Handlungen Dritte anzustiften und/oder bei ihnen mitzuwirken und/oder ihre Begehung zu begünstigen und/oder zu erleichtern:

O2016_009 [siehe Rechtsbegehren Ziff. 1] 3. Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf die unter der Bezeichnung „i.flow 40 S“ vertriebenen Durchflussmessfühler gemäss dem als Beilage KB 13 beiliegenden Prospekt, welcher dem Urteil als Anhang beizufügen sei, zu verbieten, unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1‘000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber von CHF 5‘000 nach Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe, insbesondere der Herren Jakob Däscher, Henri Hermanaus (genannt „Harri“) Friberg, Christian Rupert Büchel und Christian Eggenberger, nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall, in der Schweiz und in Liechtenstein zu vertreiben, in die Schweiz und in Liechtenstein einzuführen, aus der Schweiz und aus Liechtenstein auszuführen, in der Schweiz und in Liechtenstein und aus der Schweiz und aus Liechtenstein anzubieten, in der Schweiz und in Liechtenstein und aus der Schweiz und aus Liechtenstein zu verkaufen, in der Schweiz und in Liechtenstein sonst wie in Verkehr zu bringen und dafür Werbung zu betreiben (auch über Internet), in der Schweiz und in Liechtenstein zu besitzen, in der Schweiz und in Liechtenstein zu diesen Zwecken herzustellen oder herstellen zu lassen und/oder zu solchen Handlungen Dritte anzustiften und/oder bei ihnen mitzuwirken und/oder ihre Begehung zu begünstigen und/oder zu erleichtern: [siehe Rechtsbegehren Ziff. 1] 4. Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1‘000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber von CHF 5‘000 nach Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe, insbesondere der Herren Jakob Däscher, Henri Hermanaus (genannt „Harri“) Friberg, Christian Rupert Büchel und Christian Eggenberger, nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall, zu verpflichten, der Klägerin nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung durch Urkunden belegte Auskunft zu erteilen über die Menge der von ihr oder in ihrem Auftrag in der Schweiz und in Liechtenstein vertriebenen, in die Schweiz und in Liechtenstein eingeführten, aus der Schweiz und aus Liechtenstein ausgeführten, in der Schweiz und Liechtenstein angebotenen und/oder verkauften, aus der Schweiz und aus Liechtenstein angebotenen und/oder verkauften, sonst wie in Verkehr gebrachten, besessenen und/oder zu solchen Zwecken hergestellten und/oder in Herstellung gegebenen und/oder bestellten Erzeugnisse gemäss Ziff. 1 a bis d oben, Ziff. 2 a bis d oben und Ziff. 3 a bis d oben sowie die dadurch erzielten Netto-Verkaufserlöse und Bruttogewinne (gesondert ausgewiesen nach Geschäftsjahr gestützt auf die jeweilige Finanz- und Betriebsbuchhaltung der Beklagten) unter Vorlegung

O2016_009 a. aller Namen und Adressen der Hersteller und/oder Lieferanten; b. aller Rechnungen (mit Lieferzeiten und -preisen), die für Lieferungen der Erzeugnisse gemäss Ziff. 1 a bis d oben, Ziff. 2 a bis d oben und Ziff. 3 a bis d oben ausgestellt wurden; c. der Einkaufskosten bzw. Herstellungskosten der Erzeugnisse gemäss Ziff. 1 a bis d oben, Ziff.2 a bis d oben und Ziff. 3 a bis d oben, wobei die Herstellungskosten nach variablen und fixen Kosten zu unterteilen seien, soweit die fixen Kosten unmittelbar der Herstellung der Erzeugnisse gemäss Ziff. 1 a bis d oben, Ziff. 2 a bis d oben und Ziff. 3 a bis d oben zugeteilt werden können; d. die Nennung zusätzlicher Gestehungskosten im Zusammenhang mit der Herstellung, dem Vertrieb, der Einfuhr, der Ausfuhr, dem Angebot, dem Verkauf, der sonstigen lnverkehrbringung und/oder dem Besitz der Erzeugnisse gemäss Ziff. 1 a bis d oben, Ziff. 2 a bis d oben und Ziff.3 a bis d oben; e. Urkunden, die zeigen, dass alle gemäss Ziff. 4 c und d oben geltend gemachten Kosten tatsächlich entstanden sind und sich, soweit sie Fixkosten sind, unmittelbar der Herstellung, dem Vertrieb, der Einfuhr, der Ausfuhr, dem Angebot, dem Verkauf, der sonstigen Inverkehrbringung und/oder dem Besitz der Erzeugnisse gemäss Ziff. 1 a bis d oben, Ziff. 2 a bis d oben und Ziff. 3 a bis d oben zuteilen lassen. 5. Die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin einen nach erfolgter Rechnungslegung gemäss Ziff.4 oben zu beziffernden Betrag zuzüglich jährlicher Zinsen von 5% seit dem Datum einer jeden Patentverletzung zu bezahlen (geschätzter Mindestwert gemäss Art. 85 Abs. 1 ZPO: CHF 1‘000‘000). 6. Es sei die Einziehung und Zerstörung der Erzeugnisse gemäss Ziff. 1 a bis d oben, Ziff. 2 a bis d oben und Ziff. 3 a bis d oben sowie der ganz oder vorwiegend zu ihrer Herstellung dienenden Einrichtungen, Geräte und sonstigen Mittel anzuordnen, soweit diese im Eigentum der Beklagten stehen. 7. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (inkl. MWST) zu Lasten der Beklagten unter Einschluss der Auslagen für die notwendigerweise beigezogenen Patentanwälte der Kanzlei BOHEST AG, Holbeinstrasse 36-38, 4051 Basel (insbesondere von Herrn PA Dipl. Phys. ETH Renato Bollhalder).“

O2016_009 2. Am 19. September 2016 erfolgte die Klageantwort, womit die Beklagte die folgenden Rechtsbegehren stellte: „1) Die Klage sei vollumfänglich abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. 2) Eventualiter sei das klägerische Rechtsbegehren 4, soweit dieses nicht vollumfänglich abgewiesen wird, nur bezüglich dessen lit. a bis c und unter Wahrung der Geschäftsgeheimnisse der Beklagten gutzuheissen. 3) Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MWST) zulasten der Klägerin, unter Mitberücksichtigung des patentanwaltlichen Aufwands. 4) Eventualiter zu Rechtsbegehren 3 seien der Klägerin in jedem Falle unnötig verursachte Kosten des Verfahrens nach Ermessen des Gerichts aufzuerlegen (Art. 107 ZPO).“ 3. Am 10. November 2016 erstattete die Klägerin die auf die Einrede der mangelnden Rechtsbeständigkeit beschränkte Replik mit unveränderten Rechtsbegehren. 4. Am 20. Dezember 2016 fand eine Instruktions-/Vergleichsverhandlung statt. Eine gütliche Einigung konnte dabei nicht erzielt werden. 5. Mit Eingabe vom 20. März 2017 erstattete die Klägerin die ergänzende Replik mit folgenden geänderten Rechtsbegehren (Änderungen hervorgehoben): „1. Es sei der Beklagten zu verbieten, unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1‘000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber von CHF 5‘000 nach Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe, insbesondere der Herren Jakob Däscher, Henri Hermanaus (genannt „Harri“) Friberg, Christian Rupert Büchel und Christian Eggenberger, nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall, in der Schweiz und in Liechtenstein zu vertreiben, in die Schweiz und in Liechtenstein einzuführen, aus der Schweiz und aus Liechtenstein auszuführen, in der Schweiz und in Liechtenstein und aus der Schweiz und aus Liechtenstein anzubieten, in der Schweiz und in Liechtenstein und aus der Schweiz und aus Liechtenstein zu verkaufen, in der Schweiz und in Liechtenstein sonst wie in Verkehr zu bringen und dafür Werbung zu betreiben (auch über Internet), in der Schweiz und in Liechtenstein zu besitzen, in der Schweiz und in Liechtenstein zu

O2016_009 diesen Zwecken herzustellen oder herstellen zu lassen und/oder zu solchen Handlungen Dritte anzustiften und/oder bei ihnen mitzuwirken und/oder ihre Begehung zu begünstigen und/oder zu erleichtern: a. Durchflussmessfühler, welche folgende Merkmale aufweisen: - Ein zylindrisches Gehäuse, das einen Durchgang mit einer ersten Durchgangsöffnung am einen Ende und einer zweiten Durchgangsöffnung am anderen Ende aufweist; - das zylindrische Gehäuse ist aus einem ersten Gehäuseteil und einem zweiten Gehäuseteil zusammengesetzt, zwischen denen eine dünne Membran eingeklemmt ist, die sich durch den Durchgang des Gehäuses erstreckt; - eine erste Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche erste Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Gehäuseteil verlaufenden Kanal sowie einen im ersten Gehäuseteil verlaufenden ersten Verbindungskanal mit dem Innern des ersten Gehäuseteils verbunden ist; - eine zweite Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche zweite Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Gehäuseteil verlaufenden Kanal sowie einen im zweiten Gehäuseteil verlaufenden zweiten Verbindungskanal mit dem Innern des zweiten Gehäuseteils verbunden ist; und - die erste und zweite Anschlussstelle sind in einem Abstand voneinander auf dem ersten Gehäuseteil angeordnet. Eventualrechtsbegehren 1 zu Rechtsbegehren 1 a: Durchflussmessfühler, welche folgende Merkmale aufweisen: - Ein zylindrisches Gehäuse, das einen Durchgang mit einer ersten Durchgangsöffnung am einen Ende und einer zweiten Durchgangsöffnung am anderen Ende aufweist; - das zylindrische Gehäuse ist aus einem ersten Gehäuseteil und einem zweiten Gehäuseteil zusammengesetzt, zwischen denen eine dünne Membran eingeklemmt ist, die sich durch den Durchgang des Gehäuses erstreckt; - eine erste Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche erste Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Gehäuseteil verlaufenden Kanal sowie einen im ersten Gehäuseteil verlaufenden ersten Verbindungskanal mit dem Innern des ersten Gehäuseteils verbunden ist;

O2016_009 - eine zweite Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche zweite Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Gehäuseteil verlaufenden Kanal sowie einen im zweiten Gehäuseteil verlaufenden zweiten Verbindungskanal mit dem Innern des zweiten Gehäuseteils verbunden ist; - die erste und zweite Anschlussstelle sind in einem Abstand voneinander auf dem ersten Gehäuseteil angeordnet; - das erste Gehäuseteil umfasst einen ersten Flansch mit einem Flanschfortsatz, das zweite Gehäuseteil umfasst einen zweiten Flansch mit einem Flanschfortsatz, und das erste Gehäuseteil und das zweite Gehäuseteil sind über den ersten Flansch mit Flanschfortsatz und den zweiten Flansch mit Flanschfortsatz bzw. deren aneinander anliegende Flanschdruckflächen miteinander verbunden; und - die Verbindung von der zweiten Anschlussstelle zum Innern des zweiten Gehäuseteils verläuft teilweise über einen zwischen dem ersten und zweiten Flansch mit Flanschfortsatz verlaufenden Kanal über die Flanschdruckflächen hinweg. Subeventualrechtsbegehren 1 zu Eventualrechtsbegehren 1: Durchflussmessfühler, welche folgende Merkmale aufweisen: - Ein zylindrisches Gehäuse, das einen Durchgang mit einer ersten Durchgangsöffnung am einen Ende und einer zweiten Durchgangsöffnung am anderen Ende aufweist; - das zylindrische Gehäuse ist aus einem ersten Gehäuseteil und einem zweiten Gehäuseteil zusammengesetzt, zwischen denen eine dünne Membran eingeklemmt ist, die sich durch den Durchgang des Gehäuses erstreckt; - eine erste Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche erste Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Gehäuseteil verlaufenden Kanal sowie einen im ersten Gehäuseteil verlaufenden ersten Verbindungskanal mit dem Innern des ersten Gehäuseteils verbunden ist; - eine zweite Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche zweite Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Gehäuseteil verlaufenden Kanal sowie einen im zweiten Gehäuseteil verlaufenden zweiten Verbindungskanal mit dem Innern des zweiten Gehäuseteils verbunden ist;

O2016_009 - die erste und zweite Anschlussstelle sind in einem Abstand voneinander auf dem ersten Gehäuseteil angeordnet; - das erste Gehäuseteil umfasst einen ersten Flansch mit einem Flanschfortsatz, das zweite Gehäuseteil umfasst einen zweiten Flansch mit einem Flanschfortsatz, und das erste Gehäuseteil und das zweite Gehäuseteil sind über den ersten Flansch mit Flanschfortsatz und den zweiten Flansch mit Flanschfortsatz bzw. deren aneinander anliegende Flanschdruckflächen miteinander verbunden; - die Verbindung von der ersten Anschlussstelle zum Innern des ersten Gehäuseteils verläuft teilweise als Schlitz zwischen dem ersten und zweiten Flansch mit Flanschfortsatz und teilweise über den ersten Verbindungskanal durch den ersten Gehäuseteil; und - die Verbindung von der zweiten Anschlussstelle zum Innern des zweiten Gehäuseteils verläuft teilweise als Schlitz zwischen dem ersten und zweiten Flansch mit Flanschfortsatz über die Flanschdruckflächen hinweg und teilweise über den zweiten Verbindungskanal durch den zweiten Gehäuseteil. Subeventualrechtsbegehren 2 zu Eventualrechtsbegehren 1: Durchflussmessfühler, welche folgende Merkmale aufweisen: - Ein zylindrisches Gehäuse, das einen Durchgang mit einer ersten Durchgangsöffnung am einen Ende und einer zweiten Durchgangsöffnung am anderen Ende aufweist; - das zylindrische Gehäuse ist aus einem ersten Gehäuseteil und einem zweiten Gehäuseteil zusammengesetzt, zwischen denen eine dünne Membran eingeklemmt ist, die sich durch den Durchgang des Gehäuses erstreckt; - eine erste Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche erste Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Gehäuseteil verlaufenden Kanal sowie einen im ersten Gehäuseteil verlaufenden ersten Verbindungskanal mit dem Innern des ersten Gehäuseteils verbunden ist; - eine zweite Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche zweite Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Gehäuseteil verlaufenden Kanal sowie einen im zweiten Gehäuseteil verlaufenden zweiten Verbindungskanal mit dem Innern des zweiten Gehäuseteils verbunden ist;

O2016_009 - die erste und zweite Anschlussstelle sind in einem Abstand voneinander auf dem ersten Gehäuseteil angeordnet; - das erste Gehäuseteil umfasst einen ersten Flansch mit einem Flanschfortsatz, das zweite Gehäuseteil umfasst einen zweiten Flansch mit einem Flanschfortsatz, und das erste Gehäuseteil und das zweite Gehäuseteil sind über den ersten Flansch mit Flanschfortsatz und den zweiten Flansch mit Flanschfortsatz bzw. deren aneinander anliegende Flanschdruckflächen miteinander verbunden; - die Verbindung von der ersten Anschlussstelle zum Innern des ersten Gehäuseteils verläuft teilweise über einen zwischen dem ersten und zweiten Flansch mit Flanschfortsatz verlaufenden Kanal; - die Verbindung von der zweiten Anschlussstelle zum Innern des zweiten Gehäuseteils verläuft teilweise über einen zwischen dem ersten und zweiten Flansch mit Flanschfortsatz verlaufenden Kanal über die Flanschdruckflächen hinweg; - die erste und zweite Anschlussstelle und der erste Verbindungskanal weisen dichtungsflächenseitige Öffnungen auf, welche auf die Flanschdruckflächen münden und durch ununterbrochene Profilerhebungsstrukturen eingefasst sind; und - die zwischen dem ersten und zweiten Flansch mit Flanschfortsatz verlaufenden Kanäle und der zweite Verbindungskanal weisen dichtungsflächenseitige Öffnungen auf, welche auf die Flanschdruckflächen münden und durch ununterbrochene Nutstrukturen eingefasst sind. Subsubeventualrechtsbegehren zu Subeventualrechtsbegehren 2: Durchflussmessfühler, welche folgende Merkmale aufweisen: - Ein zylindrisches Gehäuse, das einen Durchgang mit einer ersten Durchgangsöffnung am einen Ende und einer zweiten Durchgangsöffnung am anderen Ende aufweist; - das zylindrische Gehäuse ist aus einem ersten Gehäuseteil und einem zweiten Gehäuseteil zusammengesetzt zwischen denen eine dünne Membran eingeklemmt ist, die sich durch den Durchgang des Gehäuses erstreckt; - eine erste Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche erste Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Gehäuseteil verlaufenden Kanal sowie einen im ersten Gehäuseteil verlau-

O2016_009 fenden ersten Verbindungskanal mit dem Innern des ersten Gehäuseteils verbunden ist; - eine zweite Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche zweite Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Gehäuseteil verlaufenden Kanal sowie einen im zweiten Gehäuseteil verlaufenden zweiten Verbindungskanal mit dem Innern des zweiten Gehäuseteils verbunden ist; - die erste und zweite Anschlussstelle sind in einem Abstand voneinander auf dem ersten Gehäuseteil angeordnet; - das erste Gehäuseteil umfasst einen ersten Flansch mit einem Flanschfortsatz, das zweite Gehäuseteil umfasst einen zweiten Flansch mit einem Flanschfortsatz, und das erste Gehäuseteil und das zweite Gehäuseteil sind über den ersten Flansch mit Flanschfortsatz und den zweiten Flansch mit Flanschfortsatz bzw. deren aneinander anliegende Flanschdruckflächen miteinander verbunden; - die Verbindung von der ersten Anschlussstelle zum Innern des ersten Gehäuseteils verläuft teilweise über einen zwischen dem ersten und zweiten Flansch mit Flanschfortsatz verlaufenden Kanal; - die Verbindung von der zweiten Anschlussstelle zum Innern des zweiten Gehäuseteils verläuft teilweise über einen zwischen dem ersten und zweiten Flansch mit Flanschfortsatz verlaufenden Kanal über die Flanschdruckflächen hinweg; - die erste und zweite Anschlussstelle und der erste Verbindungskanal weisen dichtungsflächenseitige Öffnungen auf, welche auf die Flanschdruckflächen münden und durch ununterbrochene Profilerhebungsstrukturen eingefasst sind; - die zwischen dem ersten und zweiten Flansch mit Flanschfortsatz verlaufenden Kanäle und der zweite Verbindungskanal weisen dichtungsflächenseitige Öffnungen auf, welche auf die Flanschdruckflächen münden und durch ununterbrochene Nutstrukturen eingefasst sind; - die dichtungsflächenseitigen Öffnungen der ersten Anschlussstelle und des ersten Verbindungskanals am Flanschfortsatz des ersten Flansches sind gemeinsam durch einen Teil der ununterbrochenen Profilerhebungsstrukturen eingefasst; - die dichtungsflächenseitigen Öffnungen des zweiten Verbindungskanals am Flanschfortsatz des zweiten Flansches und desjenigen zwischen dem ersten und zweiten Flansch mit Flansch-

O2016_009 fortsatz verlaufenden Kanals, der zusammen mit dem zweiten Verbindungskanal eine Verbindung zum Innern des zweiten Gehäuseteils bildet, sind gemeinsam durch einen Teil der ununterbrochenen Nutstrukturen eingefasst; und - der Durchgang des zylindrischen Gehäuses ist durch einen weiteren Teil der ununterbrochenen Nutstrukturen eingefasst. Eventualrechtsbegehren 2 zu Rechtsbegehren 1a: Durchflussmessfühler, welche folgende Merkmale aufweisen: - Ein zylindrisches Gehäuse, das einen Durchgang mit einer ersten Durchgangsöffnung am einen Ende und einer zweiten Durchgangsöffnung am anderen Ende aufweist; - das zylindrische Gehäuse ist aus einem ersten Gehäuseteil und einem zweiten Gehäuseteil zusammengesetzt, zwischen denen eine dünne Membran eingeklemmt ist, die sich durch den Durchgang des Gehäuses erstreckt; - eine erste Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche erste Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Gehäuseteil verlaufenden Kanal sowie einen im ersten Gehäuseteil verlaufenden ersten Verbindungskanal mit dem Innern des ersten Gehäuseteils verbunden ist; - eine zweite Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche zweite Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Gehäuseteil verlaufenden Kanal sowie einen im zweiten Gehäuseteil verlaufenden zweiten Verbindungskanal mit dem Innern des zweiten Gehäuseteils verbunden ist; - die erste und zweite Anschlussstelle sind in einem Abstand voneinander auf dem ersten Gehäuseteil angeordnet; - die erste Anschlussstelle ist als erster Anschlussstutzen und die zweite Anschlussstelle als zweiter Anschlussstutzen für den Anschluss ie einer Verbindungsleitung ausgebildet; - der erste Anschlussstutzen und der zweite Anschlussstutzen sind im Wesentlichen parallel zur Längsachse des zylindrischen Gehäuses ausgerichtet: und - die Verbindung der ersten Anschlussstelle über den zwischen dem ersten und zweiten Gehäuseteil verlaufenden Kanal sowie den im ersten Gehäuseteil verlaufenden ersten Verbindungskanal zum Innern des ersten Gehäuseteils ist gleich lang wie die

O2016_009 Verbindung der zweiten Anschlussstelle über den zwischen dem ersten und zweiten Gehäuseteil verlaufenden Kanal sowie den im zweiten Gehäuseteil verlaufenden zweiten Verbindungskanal zum Innern des zweiten Gehäuseteils. 2. Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf die unter der Bezeichnung „i.flow 200“, „iFlow 200“, „iFlow 200 S“ bzw. „iFlow 200 R“ vertriebenen Durchflussmessfühler gemäss dem als Beilage KB 10A beiliegenden Bild, welches dem Urteil als Anhang beizufügen sei, zu verbieten, unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1‘000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber von CHF 5‘000 nach Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe, insbesondere der Herren Jakob Däscher, Henri Hermanaus (genannt „Harri“) Friberg, Christian Rupert Büchel und Christian Eggenberger, nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall, in der Schweiz und in Liechtenstein zu vertreiben, in die Schweiz und in Liechtenstein einzuführen, aus der Schweiz und aus Liechtenstein auszuführen, in der Schweiz und in Liechtenstein und aus der Schweiz und aus Liechtenstein anzubieten, in der Schweiz und in Liechtenstein und aus der Schweiz und aus Liechtenstein zu verkaufen, in der Schweiz und in Liechtenstein sonst wie in Verkehr zu bringen und dafür Werbung zu betreiben (auch über Internet), in der Schweiz und in Liechtenstein zu besitzen, in der Schweiz und in Liechtenstein zu diesen Zwecken herzustellen oder herstellen zu lassen und/oder zu solchen Handlungen Dritte anzustiften und/oder bei ihnen mitzuwirken und/oder ihre Begehung zu begünstigen und/oder zu erleichtern: [siehe Rechtsbegehren Ziff. 1] 3. Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf die unter der Bezeichnung „iflow 40“, „i.flow 40 S“ bzw. „iflow 40 S“ vertriebenen Durchflussmessfühler gemäss dem als Beilage KB 25 beiliegenden Prospekt, welcher dem Urteil als Anhang beizufügen sei, zu verbieten, unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1‘000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber von CHF 5‘000 nach Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe, insbesondere der Herren Jakob Däscher, Henri Hermanaus (genannt „Harri“) Friberg, Christian Rupert Büchel und Christian Eggenberger, nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall, in der Schweiz und in Liechtenstein zu vertreiben, in die Schweiz und in Liechtenstein einzuführen, aus der Schweiz und aus Liechtenstein auszuführen, in der Schweiz und in Liechtenstein und aus der Schweiz und aus Liechtenstein anzubieten, in der Schweiz und in Liechtenstein und aus der Schweiz und aus Liechtenstein zu verkaufen, in der Schweiz und in Liechtenstein sonst wie in Verkehr zu bringen und dafür Werbung zu betreiben (auch über Inter-

O2016_009 net), in der Schweiz und in Liechtenstein zu besitzen, in der Schweiz und in Liechtenstein zu diesen Zwecken herzustellen oder herstellen zu lassen und/oder zu solchen Handlungen Dritte anzustiften und/oder bei ihnen mitzuwirken und/oder ihre Begehung zu begünstigen und/oder zu erleichtern: [siehe Rechtsbegehren Ziff. 1] 4. Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1‘000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber von CHF 5‘000 nach Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe, insbesondere der Herren Jakob Däscher, Henri Hermanaus (genannt „Harri“) Friberg, Christian Rupert Büchel und Christian Eggenberger, nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall, zu verpflichten, der Klägerin nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung durch Urkunden belegte Auskunft zu erteilen über die Menge der von ihr oder in ihrem Auftrag in der Schweiz und in Liechtenstein vertriebenen, in die Schweiz und in Liechtenstein eingeführten, aus der Schweiz und aus Liechtenstein ausgeführten, in der Schweiz und Liechtenstein angebotenen und/oder verkauften, aus der Schweiz und aus Liechtenstein angebotenen und/oder verkauften, sonst wie in Verkehr gebrachten, besessenen und/oder zu solchen Zwecken hergestellten und/oder in Herstellung gegebenen und/oder bestellten Erzeugnisse gemäss Ziff. 1 bis 3 oben sowie die dadurch erzielten Netto-Verkaufserlöse und Bruttogewinne (gesondert ausgewiesen nach Geschäftsjahr gestützt auf die jeweilige Finanz- und Betriebsbuchhaltung der Beklagten) unter Vorlegung a. aller Namen und Adressen der Hersteller und/oder Lieferanten; b. aller Rechnungen (mit Lieferzeiten und -preisen), die für Lieferungen der Erzeugnisse gemäss Ziff.1 bis 3 oben ausgestellt wurden; c. der Einkaufskosten bzw. Herstellungskosten der Erzeugnisse gemäss Ziff. 1 bis 3 oben, wobei die Herstellungskosten nach variablen und fixen Kosten zu unterteilen seien, soweit die fixen Kosten unmittelbar der Herstellung der Erzeugnisse gemäss Ziff. 1 bis 3 oben zugeteilt werden können; d. die Nennung zusätzlicher Gestehungskosten im Zusammenhang mit der Herstellung, dem Vertrieb, der Einfuhr, der Ausfuhr, dem Angebot, dem Verkauf, der sonstigen lnverkehrbringung und/oder dem Besitz der Erzeugnisse gemäss Ziff. 1 bis 3 oben; e. Urkunden, die zeigen, dass alle gemäss Ziff. 4 c und d oben geltend gemachten Kosten tatsächlich entstanden sind und sich, soweit sie Fixkosten sind, unmittelbar der Herstellung, dem Vertrieb, der Einfuhr,

O2016_009 der Ausfuhr, dem Angebot, dem Verkauf, der sonstigen lnverkehrbringung und/oder dem Besitz der Erzeugnisse gemäss Ziff. 1 bis 3 oben zuteilen lassen. 5. Die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin einen nach erfolgter Rechnungslegung gemäss Ziff. 4 oben zu beziffernden Betrag zuzüglich jährlicher Zinsen von 5% seit dem Datum einer jeden Patentverletzung zu bezahlen (geschätzter Mindestwert gemäss Art. 85 Abs. 1 ZPO: CHF 1‘000‘000). 6. Es sei die Einziehung und Zerstörung der Erzeugnisse gemäss Ziff. 1 bis 3 oben sowie der ganz oder vorwiegend zu ihrer Herstellung dienenden Einrichtungen, Geräte und sonstigen Mittel anzuordnen, soweit diese im Eigentum der Beklagten stehen. 7. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (inkl. MWST) zu Lasten der Beklagten unter Einschluss der Auslagen für die notwendigerweise beigezogenen Patentanwälte der Kanzlei BOHEST AG, Holbeinstrasse 36-38, 4051 Basel (insbesondere von Herrn PA Dipl. Phys. ETH Renato Bollhalder).“ In der ergänzenden Replik schränkte die Klägerin den geltend gemachten Hauptanspruch des Klagepatents eventualiter „verbal“, d.h. für die Zwecke des vorliegenden Prozesses, wie folgt ein: Durchflussmessfühler (10) mit - einem ein zylindrisches Gehäuse (10) definierenden Durchgang mit einer ersten Durchgangsöffnung (13) und einer zweiten Durchgangsöffnung (29), - einem im Durchgang des Gehäuses angeordneten Strömungswiderstand (23), welcher das Gehäuse in einen ersten und einen zweiten Gehäuseteil (11 und 27) unterteilt, - einer ersten Anschlussstelle (17) mit einer Verbindung zum Innern des ersten Gehäuseteils (11), und - einer zweiten Anschlussstelle (19) mit einer Verbindung zum Innern des zweiten Gehäuseteils, wobei die ersten und zweiten Anschlussstellen (17, 19) in einem Abstand voneinander auf dem gleichen Gehäuseteil angeordnet sind, wobei am ersten Gehäuseteil (11) und am zweiten Gehäuseteil (27) zur Verbindung der Gehäuseteile Flansche mit Flanschdruckflächen (15, 16, 31, 32) ausgebildet sind, und wobei die Verbindungen teilweise in den Flanschdruckflächen verlaufen und/oder als dichtungsflächenseitige Öffnungen (17, 19, 21, 33, 35, 37) durch die Flanschdruckfläche austreten.“

O2016_009 Dabei handelt es sich um eine Kombination des erteilten unabhängigen Anspruchs 1 mit den abhängigen Ansprüchen 4 und 10. Subeventualiter schränkte die Klägerin den geltend gemachten Anspruch weiter ein, indem sie die Merkmale des abhängigen Anspruchs 11 zum vorstehend wiedergegebenen Anspruch hinzufügte, und ebenfalls subeventualiter, indem sie statt den Merkmalen des Anspruchs 11 die Merkmale gemäss Anspruch 12 zum vorstehend wiedergegebenen Anspruch hinzufügte. In einem weiteren Subeventualantrag kombiniert die Klägerin schliesslich die erteilten Ansprüche 1, 4, 10, 12 und 13 zu einem Hauptanspruch. 6. Mit Eingabe vom 6. Juni 2017 erstattete die Beklagte die Duplik und stellte dabei folgende geänderte Rechtsbegehren: „An den Rechtsbegehren 1) und 3) gemäss Klageantwort vom 19. September 2016 (act. 8, Seite 2) wird vollumfänglich und unverändert auch bezüglich der neuen klägerischen Rechtsbegehren gemäss act. 27 festgehalten. Es wird beantragt, die Eventualbegehren 2) und 4) neu wie folgt zu fassen. Zudem wird ein neues Eventualbegehren 2b) erhoben, wie folgt: 2) Eventualiter sei das (gemäss Eingabe vom 20. März 2017 geänderte) klägerische Rechtsbegehren 4, soweit dieses nicht vollumfänglich abgewiesen wird, nur bezüglich dessen lit. a bis d gutzuheissen; unter Wahrung der Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse der Beklagten, wo spezifische Informationen zuhanden der Beklagten nicht erforderlich sind. 2b) Eventualiter zu Rechtsbegehren 1) sei im klägerischen Rechtsbegehren 5 der Zusatz «(geschätzter Mindestwert gemäss Art. 85 Absatz 1 ZPO: CHF 1‘000‘000)» als unbeachtlich zu streichen. 4) Eventualiter zu Rechtsbegehren 3 seien der Klägerin in jedem Falle unnötige und/oder aufgrund der besonderen Umstände der klägerischen Prozesshandlungen verursachte Kosten des Verfahrens nach Ermessen des Gerichts aufzuerlegen (Art. 107 Absatz 1 lit. f ZPO bzw. Art. 108 ZPO).“ 7. Mit Eingabe vom 7. Juli 2017 nahm die Klägerin Stellung zur Duplik.

O2016_009 8. Am 10. April 2018 erstattete Richter Tobias Bremi ein Fachrichtervotum. Die Stellungnahme der Klägerin dazu erfolgte am 3. Mai 2018. 9. Am 14. Mai 2018 wurde das Verfahren bis 30. Juni 2018 sistiert. Die Sistierung wurde am 4. Juli 2018 aufgehoben und die Stellungnahme der Beklagten zum Fachrichtervotum erfolgte am 13. Juli 2018. 10. Am 29. Oktober 2018 fand die Hauptverhandlung statt. Prozessuales Örtliche und sachliche Zuständigkeit 11. Beide Parteien haben ihren Sitz in der Schweiz. Geltend gemacht werden Ansprüche aus der Verletzung eines nationalen Patents durch angebliche Verletzungshandlungen auf dem Territorium der Schweiz. Die sachliche und örtliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts ist daher ohne weiteres gegeben (Art. 26 Abs. 1 lit. a PatGG) und wird von der Beklagten auch nicht bestritten. Zulässigkeit der Einschränkung des Klagepatents in der ergänzenden Replik 12. Wie vorstehend (E. 5) ausgeführt, hat die Klägerin den geltend gemachten Anspruch des Klagepatents für die Zwecke dieses Verfahrens, d.h. mit Wirkung nur inter partes, in der ergänzenden Replik vom 20. März 2017 eingeschränkt, die praxisgemäss nach der Instruktionsverhandlung erstattet wurde. Die Beklagte sieht darin eine Verletzung der Eventualmaxime, da sich die Klägerin somit drei Mal unbeschränkt zur Rechtsbeständigkeit des Klagepatents habe äussern können, was gegen den prozessualen Grundsatz verstosse, dass sich jede Partei nur zwei Mal unbeschränkt, d.h. ohne die Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO beachten zu müssen, zum Streitgegenstand äussern dürfe. In der Zulassung der eingeschränkten Ansprüche liege auch ein Verstoss gegen Treu und Glauben im Prozess, bestehe doch eine ständige Praxis, dass sich die ergänzende Replik auf die Verletzungsfrage zu beschränken habe. Entsprechend habe der da-

O2016_009 malige Gerichtspräsident anlässlich der Instruktionsverhandlung vom 20. Dezember 2016 auch in Aussicht gestellt, dass eine eventuelle Einschränkung des Klagepatents nicht mehr berücksichtigt werden könne. Die Beklagte habe nicht damit rechnen müssen, dass die Spielregeln während des Spiels geändert würden. 13. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung wird dem Gericht durch einen geänderten Patentanspruch ein neuer technischer Sachverhalt vorgetragen.1 Dies gilt auf jeden Fall für einen Patentanspruch, der nur für das vorliegende Verfahren eingeschränkt wird. Es stellt sich daher die Frage, ob die Klägerin in dem Zeitpunkt, als sie den eingeschränkten Anspruch in den Prozess eingeführt hat, neue Tatsachenbehauptungen aufstellen konnte, ohne dass die Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO vorlagen. Dass die Anspruchseinschränkung weder ein echtes noch ein unechtes Novum im Sinne von Art. 229 Abs. 1 ZPO ist, ist vorliegend unbestritten. In welchem Prozessstadium die Parteien Tatsachen zu behaupten und zu bestreiten haben, ergibt sich aus Art. 221 bis 226 ZPO sowie Art. 229 Abs. 2 ZPO und in Bezug auf neue Tatsachen und Beweismittel aus Art. 229 Abs. 1 ZPO (erstinstanzliches Verfahren). Nach der Rechtsprechung kann sich jede Partei nur zweimal unbeschränkt äussern: Ein erstes Mal im Rahmen des ersten Schriftenwechsels; ein zweites Mal entweder im Rahmen eines zweiten Schriftenwechsels oder – wenn kein solcher durchgeführt wird – an einer Instruktionsverhandlung mit unbeschränkter Ergänzung des Sachverhalts (Art. 226 Abs. 2 ZPO) oder „zu Beginn der Hauptverhandlung“ vor den ersten Parteivorträgen (Art. 229 Abs. 2 ZPO). Wäre es möglich, an einer einem doppelten Schriftenwechsel folgenden Instruktions- oder Hauptverhandlung oder nach einem einfachen Schriftenwechsel mit anschliessender Instruktionsverhandlung noch unbeschränkt Tatsachen vorzubringen, wäre die Eventualmaxime in das Ermessen des Gerichts gestellt und eine Partei wüsste von vornherein nie, wann der Aktenschluss eintritt.2 Ein solches Vorgehen widerspricht einem geordneten und für die Parteien berechenbaren Prozessablauf. Die Parteien haben mithin nur zweimal das Recht, unbeschränkt Tatsachen und Beweismittel vorzutragen.3

1 BGer, Urteil 4A_543/2017 vom 8. Mai 2018, E. 2.3 – „Fulvestrant II“. 2 BGE 140 III 312 E. 6.3.2.3. 3 BGer, Urteil 4A_338/2017 vom 24. November 2017, E. 2.1 [zur Publikation vorgesehen], unter Hinweis auf BGE 143 III 297 E. 6.

O2016_009 Findet nach dem ersten Schriftenwechsel eine Instruktionsverhandlung statt, so tritt der Aktenschluss allerdings nur dann bereits vor dem zweiten Schriftenwechsel ein, wenn sich die Parteien an der Instruktionsverhandlung unbeschränkt zu Sache äussern konnten.4 Dies ist nach der Praxis des Bundespatentgerichts nicht der Fall. Den Parteien ist ausdrücklich untersagt, an der Instruktionsverhandlung zu plädieren. Die Beklagte macht denn auch nicht geltend, dass der Aktenschluss eingetreten sei, weil nach dem ersten Schriftenwechsel eine Instruktionsverhandlung durchgeführt wurde, zumal dies zur Folge hätte, dass nicht nur die Klägerin, sondern auch die Beklagte mit weiteren Sachvorbringen (ausserhalb des Novenrechts nach Art. 229 Abs. 1 ZPO) ausgeschlossen wäre. 14. Gemäss der Praxis des Bundespatentgerichts findet nach dem ersten Schriftenwechsel grundsätzlich eine Instruktionsverhandlung (Art. 226 ZPO) statt, an der den Parteien in Ausübung der gerichtlichen Fragepflicht (Art. 56 ZPO) Substanziierungshinweise gegeben werden und an der den Parteien in einem nicht protokollierten Teil eine vorläufige, unverbindliche Einschätzung der Sach- und Rechtslage der Gerichtsdelegation (bestehend aus dem Vorsitzenden und dem Referenten) aufgrund der ersten Rechtsschriften mitgeteilt wird. Letzteres dient ausschliesslich dem Versuch, das Verfahren durch Vergleich zu erledigen (Art. 8 Abs. 4 Richtlinien zum Verfahren vor dem Bundespatentgericht). Diese Praxis ist durch die entsprechende Praxis des Handelsgerichts Zürich inspiriert, wobei das Handelsgericht Zürich die Vergleichsverhandlung auf Art. 124 Abs. 3 ZPO und nicht auf Art. 226 ZPO stützt, um zu vermeiden, dass der Aktenschluss vor dem zweiten Schriftenwechsel eintritt.5 In einem Patentverletzungsprozess muss die Klägerin in der Klageschrift zur Rechtsbeständigkeit des Klagepatents nichts vortragen. Sie weiss in diesem Zeitpunkt nicht, auf welche Nichtigkeitsgründe im Sinne von Art. 26 PatG die Beklagte eine eventuelle Einrede, das Klagepatent sei nicht rechtsbeständig, stützen wird. Insbesondere weiss die Klägerin im Zeitpunkt der Klageeinreichung nicht, welche Entgegenhaltungen die Beklagte geltend machen wird, die angeblich zur mangelnden Neuheit

4 Vetter/Schneuwly, Instruktionsverhandlung und Aktenschluss, SJZ 2018, 157 ff., 159. 5 Haberbeck, Praktische Hinweise zur früheren Referentenaudienz bzw. heutigen Vergleichsverhandlung vor dem Handelsgericht Zürich, Jusletter vom 6. Januar 2014, RZ 7.

O2016_009 und/oder dem Naheliegen der Erfindung führen. Daher beschränkt sich die Klägerin in der Klage typischerweise auf die Feststellung, dass sie Inhaberin eines erteilten Patents sei, und zwar nicht, weil sie nicht sorgfältig prozessiert, sondern weil sie zur Rechtsbeständigkeit mangels entsprechenden Vortrages der Beklagten schlicht nichts sagen kann. In der Klageantwort erhebt die Beklagte in einem Patentverletzungsprozess regelmässig die Einrede, die geltend gemachten Ansprüche des Klagepatents seien nicht rechtsbeständig (in der Praxis des Bundespatentgerichts ist es bisher noch nie vorgekommen, dass die angebliche Verletzerin nicht einrede- oder widerklageweise die fehlende Rechtsbeständigkeit des Klagepatents geltend gemacht hätte). Auch im vorliegenden Fall hat die Beklagte in der Klageantwort die Einrede erhoben, das Klagepatent sei im geltend gemachten Umfang nicht rechtsbeständig. Würde in einem Patentverletzungsprozess nach der Klageantwort – also nach dem ersten Schriftenwechsel – eine Instruktionsverhandlung durchgeführt, so könnte sich die Gerichtsdelegation nicht vorläufig zur Rechtsbeständigkeit des Klagepatents äussern. In einem der Dispositionsmaxime unterstehenden Verfahren ist es dem Gericht untersagt, ex officio nach Gründen zu suchen, die für die Rechtsbeständigkeit des Patents sprechen. Um eine sinnvolle vorläufige Einschätzung der Sach- und Rechtslage in Hinblick auf die Erzielung eines Vergleichs zu ermöglichen, wird der Klägerin deshalb vor der Instruktionsverhandlung Gelegenheit gegeben, sich in einer beschränkten Replik ausschliesslich zur Frage der Rechtsbeständigkeit des Klagepatents zu äussern (so auch im vorliegenden Verfahren). Die Replik vor der Instruktionsverhandlung ist auf die Frage der Rechtsbeständigkeit beschränkt, weil die Klägerin dazu noch nichts vortragen konnte. Zur Verletzung soll sie vor der Instruktionsverhandlung nicht ein zweites Mal vortragen, um die Waffengleichheit der Parteien zu wahren. Mit der beschränkten Replik hat im Zeitpunkt der Instruktionsverhandlung daher jede Partei erst einmal unbeschränkt zu allen Streitfragen vorgetragen. Wird an der Instruktionsverhandlung kein Vergleich erzielt, wird das Verfahren mit der ergänzenden Replik fortgesetzt (so auch hier). In der ergänzenden Replik kann sich die Klägerin zum zweiten – und letzten – Mal unbeschränkt zu allen Streitfragen äussern, also auch zur Rechtsbeständigkeit des Klagepatents. Die Beklagte hat dann in der Duplik die Gelegenheit, sich ein zweites Mal unbeschränkt zu allen Streitfragen zu äus-

O2016_009 sern. Nach der ergänzenden Replik (für die Klägerin) respektive der Duplik (für die Beklagte) tritt der Aktenschluss ein, und neues Vorbringen ist nur noch unter den Voraussetzungen des Novenrechts zulässig. Diese Lösung ist die einzige Lösung, die den Aktenschluss in einem Patentverletzungsprozess nach zweimaligem unbeschränkten Vortrag jeder Partei zum gesamten Streitgegenstand eintreten lässt. Der Vorwurf der Beklagten, die Klägerin hätte drei Mal Gelegenheit gehabt, sich unbeschränkt zu äussern, trifft nicht zu. Der Aktenschluss wird auch nicht ins Belieben des Gerichts gestellt. Vielmehr ist für Gericht und Parteien vorhersehbar, wann der Aktenschluss eintritt, eben mit der ergänzenden Replik für die Klägerin und mit der Duplik für die Beklagte. Da die Klägerin in der ergänzenden Replik unbeschränkt vortragen durfte, durfte sie sich auch zur angeblich fehlenden Rechtsbeständigkeit des Klagepatents äussern und auch noch eingeschränkte Patentansprüche formulieren. Der Umkehrschluss der Beklagten, aus der Beschränkung des ersten Teils der Replik auf die Erwiderung der Einrede der mangelnden Rechtsbeständigkeit folge, dass der zweite Teil der Replik auf die Verletzung beschränkt sei, geht fehl. Der erste Teil der Replik ist beschränkt, der zweite Teil unbeschränkt. 15. Die Beklagte beruft sich ferner darauf, dass die Beschränkung der ergänzenden Replik auf die Verletzungsfrage einer ständigen Praxis des Bundespatentgerichts entspreche, die nicht geändert werden dürfe, ohne dass die Voraussetzungen für eine Praxisänderung vorlägen,6 die hier nicht gegeben seien. Dieses Argument scheitert bereits daran, dass es keine entsprechende ständige Praxis gibt. Es gibt keine Urteile, die sich zu dieser Frage äussern. Es gibt eine ständige Praxis, dass die fehlende Rechtsbeständigkeit eines unabhängigen Anspruchs zur fehlenden Rechtsbeständigkeit auch der abhängigen Ansprüche führt, wenn nicht die Patentinhaberin die Kombination des unabhängigen Anspruchs mit einem oder mehreren der abhängigen Ansprüche beantragt hat.7 Diese betrifft aber nicht den Eintritt des Aktenschlusses. Ebenfalls gibt es eine ständige Praxis, den vor der

6 zu diesen BGE 144 III 285 E. 2.2. 7 BGer, Urteil 4A_18/2017 vom 10. Juli 2017, E. 2.5.3 – „Kunststoffbehälter mit Deckel“; BPatGer, Urteil O2015_017 vom 11. August 2016, E. 4.2 a.E. – „Beschriftungsmaschine für konische Teile“; Urteil O2015_008 vom 12. März 2018, E. 68 – „balancier de montre“.

O2016_009 Instruktionsverhandlung zu erstattenden Teil der Replik auf die Rechtsbeständigkeit zu beschränken. Wie vorstehend erläutert, kann daraus aber nicht geschlossen werden, dass der zweite Teil der Replik auf die Verletzungsfrage beschränkt ist. 16. Schliesslich macht die Klägerin geltend, es verstosse gegen Treu und Glauben, wenn der Gerichtspräsident anlässlich der Instruktionsverhandlung mitteile, dass eine Einschränkung des Klagepatents nach der Instruktionsverhandlung verspätet sei und das Gericht diese Einschränkung in der Folge dennoch zulasse. Vorliegend hat sich der damalige Gerichtspräsident anlässlich der Instruktionsverhandlung vom 20. Dezember 2016 tatsächlich dahingehend geäussert, dass eine Einschränkung des geltend gemachten Patentanspruchs im vorliegenden Verfahren nicht mehr berücksichtigt würde. Die Beurteilung, ob neues Vorbringen zugelassen wird, obliegt jedoch dem Kollegialgericht.8 Der Präsident hatte anlässlich der Instruktionsverhandlung nur seine vorläufige Meinung kundgetan. Er konnte und wollte dem Entscheid des Kollegialgerichts nicht vorgreifen. Eine Vertrauensgrundlage bildet die vorläufige Meinungsäusserung nicht. Mit der Fristansetzung zur Duplik wurde die Beklagte deshalb auch ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass die Spruchkammer über die Zulässigkeit der Einschränkungen des Klagepatents befinden werde. Die Beklagte habe sich deshalb mit der Replik zu befassen, wie sie vorliege. Daher entstand der Beklagten kein prozessualer Nachteil, weil der damalige Präsident anlässlich der Instruktionsverhandlung eine abweichende vorläufige Auffassung geäussert hatte. Wenn die Beklagte daher behauptet, sie habe sich wegen der Äusserung des Präsidenten nicht umfassend zum eingeschränkten Anspruch geäussert, ist sie damit nicht zu hören. Zulässigkeit der Behauptungen in RZ 34, 35, 38, 44, 75 und 78 der Stellungnahme der Beklagten zum Fachrichtervotum 17. Die Klägerin beantragt, die Vorbringen der Beklagten in RZ 34, 35, 38, 44, 75 und 78 der Stellungnahme der Beklagten vom 13. Juli 2018 seien aus dem Recht zu weisen. Es handle sich dabei um unzulässige Noven, die nach Aktenschluss nicht mehr vorgebracht werden dürften.

8 BGer, Urteil 4A_61/2017 vom 31. August 2017, E. 6.2.3.

O2016_009 18. Nach dem zweiten Schriftenwechsel dürfen neue Tatsachen und Behauptungen nur noch vorgebracht werden, wenn sie erst nach Abschluss des Schriftenwechsels oder nach der letzten Instruktionsverhandlung entstanden sind (echte Noven) oder bereits vor Abschluss des Schriftenwechsels oder vor der letzten Instruktionsverhandlung vorhanden waren, aber trotz zumutbarer Sorgfalt nicht vorher vorgebracht werden konnten (unechte Noven; Art. 229 Abs. 1 und 2 ZPO) oder wenn sie durch neue Behauptungen oder Beweismittel der Gegenpartei verursacht wurden. 19. In den RZ 34, 35 und 38 von act. 55 behauptet die Beklagte im Wesentlichen, eine Suche mittels der Internet-Suchmaschine von Google finde für den Begriff „Flanschdruckflächen“ nur das Patent der Klägerin, während der Begriff „Flanschfläche“ zahlreiche Treffer finde. Diese Suche hätte offensichtlich schon vor dem Juli 2018 durchgeführt werden können, da die Auslegung des Begriffs „Flanschdruckfläche“ von Anfang an umstritten war. Die entsprechenden Behauptungen sind daher verspätet und nicht zu berücksichtigen. In RZ 44 ihrer Stellungnahme zum Fachrichtervotum behauptet die Beklagte, dass es der Kombination der Patentansprüche 1, 4 und 10 des Klagepatents bei Kombination der Schriften E10 und E1 oder E12 und E1 oder E10 und E12 an der erfinderischen Tätigkeit mangle. Diese Kombinationen wurden teilweise bereits in den ersten beiden Schriftsätzen behauptet, insoweit sind sie zu prüfen, soweit sie substanziiert wurden (nachstehend E. 43). Soweit neue Kombinationen – insbesondere mangelnde erfinderische Tätigkeit ausgehend von E10 – behauptet wird, sind die entsprechenden Behauptungen verspätet und nicht mehr zu berücksichtigen. In RZ 75 der Stellungnahme der Beklagten zum Fachrichtervotum behauptet die Beklagte, dass E1 neben dem unabhängigen Anspruch 1 auch die abhängigen Ansprüche 4 und 10 des Klagepatents neuheitsschädlich vorwegnehme. Die Vorwegnahme von Merkmal 4 durch die E1 wurde bereits in der Klageantwort behauptet. Für Anspruch 10 wurde mangelnde Neuheit gegenüber E1 in den ersten beiden Rechtsschriften jedoch nicht behauptet, es wurde nur geltend gemacht, es fehle dem eingeschränkten Anspruch ausgehend von E2 an erfinderischer Tätigkeit. Ob E1 das Merkmal gemäss erteiltem Anspruch 10 offenbart, ist daher nicht zu prüfen.

O2016_009 In RZ 78 der Stellungnahme der Beklagten zum Fachrichtervotum behauptet die Beklagte, die durch den Zeugen Terrence K. Jones zu beweisende Vorbenutzung offenbare auch das Merkmal gemäss Anspruch 10 des Klagepatents. Dies wurde bereits in der der Duplik behauptet. Die Behauptung ist daher zu berücksichtigen; allerdings offenbart die angebliche offenkundige Vorbenutzung auch nach dem Vortrag der Beklagten ohnehin nichts, das sich nicht bereits aus E1 ergibt (nachstehend E. 36). Die sinngemässe Behauptung der Beklagten, ihre Ausführungen in den RZ 34, 35, 38, 44 und 74 in der Stellungnahme zum Fachrichtervotum seien durch neue Behauptungen der Klägerin in der Triplik verursacht worden, trifft nicht zu. Die beklagtischen Behauptungen betreffen Kombinationen von Entgegenhaltungen, die sie selbst in das Verfahren eingeführt hat. Sie sind nicht durch neue Behauptungen der Klägerin gerechtfertigt. Dass eine Partei nach Aktenschluss neue Behauptungen aufstellt, berechtigt die andere Partei nicht, umfassend neue Behauptungen einzuführen. Sie darf nur solche neue Behauptungen aufstellen, die durch die neuen Behauptungen der anderen Partei erst notwendig wurden. Materielles Sachverhalt 20. Die Klägerin ist Inhaberin des Schweizer Patents CH 701 755 B1, das am 7. September 2009 angemeldet und am 14. März 2014 erteilt wurde. Es ist unstrittig, dass die Klägerin alle bislang fälligen Jahresgebühren bezahlt hat und das Patent in Kraft steht. Die Erfindung betrifft einen Durchflussmessfühler, insbesondere zur Bestimmung der Atemluftströmung eines menschlichen Patienten. Gattungsgemässe Durchflussmessfühler, im Stand der Technik an sich bekannt, funktionieren, indem ein Strömungswiderstand in den Luftstrom eingebracht wird. Dadurch entsteht zwischen vor (stromaufwärts) und nach (stromabwärts) dem Strömungswiderstand ein Druckabfall, der proportional zur Durchflussmenge ist. Indem der Druckunterschied gemessen wird, kann die Atemluftströmung bestimmt werden. Zur Messung des Drucks wird ein (Differenzial-)Drucksensor verwendet, der über Sensorschläuche mit der ersten und zweiten „Kammer“ (vor und hinter dem Strömungswiderstand) des Durchflussmessfühlers verbunden ist. Nachstehend ist ein solcher Durchflussmessfühler des Standes der Technik (US 4,083,245) abgebildet.

O2016_009 Abbildung 1: Fig. 1 aus US 4,083,245 Die Klägerin macht geltend, die Beklagte verletze den mit der ergänzenden Replik eingeschränkten Anspruch des Klagepatents durch die Herstellung, das Anbieten und den Vertrieb der Durchflussmessfühler „i.flow 200“ respektive „i.flow 200 S“ und „i.flow 200 R“ („Erwachsenenausführung“) und „i.flow 40“ respektive „i.flow 40 S“ („Kinderausführung“). Die Beklagte bestreitet nicht, dass die von ihr in den Verkehr gebrachten Durchflussmessfühler grundsätzlich den Aufbau besitzen, der von der Klägerin behauptet wird, respektive der sich aus den von der Klägerin eingereichten Urkunden ergibt. Jedoch wiesen die beklagtischen Durchflussmessfühler bei korrekter Auslegung des geltend gemachten Patentanspruchs nicht alle Merkmale des Anspruchs auf, weshalb keine Patentverletzung gegeben sei. Im Übrigen habe die Beklagte die angegriffenen Durchflussmessfühler nur in Erstserien in der Schweiz hergestellt. Seit August 2016 würden die angegriffenen Durchflussmessfühler ausschliesslich im patentfreien Ausland hergestellt und angeboten. Auf die Details der angegriffenen Ausführungsformen wird im Rahmen der Prüfung der Verletzung eingegangen, nachdem vorab der Patentanspruch ausgelegt wurde. Auslegung des geltend gemachten Anspruchs

O2016_009 21. Der geltend gemachte Hauptanspruch entspricht der erteilten Fassung und lässt sich wie folgt gliedern: a) Durchflussmessfühler (10) mit b) einem ein zylindrisches Gehäuse (10) definierenden Durchgang mit einer ersten Durchgangsöffnung (13) und einer zweiten Durchgangsöffnung (29), c) einem im Durchgang des Gehäuses angeordneten Strömungswiderstand (23), welcher das Gehäuse in einen ersten und einen zweiten Gehäuseteil (11 und 27) unterteilt, d) einer ersten Anschlussstelle (17) mit einer Verbindung zum Innern des ersten Gehäuseteils (11), und e) einer zweiten Anschlussstelle (19) mit einer Verbindung zum Innern des zweiten Gehäuseteils, f) wobei die ersten und zweiten Anschlussstellen (17, 19) in einem Abstand voneinander auf dem gleichen Gehäuseteil angeordnet sind, 22. Der eventualiter geltend gemachte Hauptanspruch in der Fassung gemäss der ergänzenden Replik, der auf einer Kombination der erteilten Ansprüche 1, 4 und 10 beruht, lässt sich wie folgt gliedern:

O2016_009 a) Durchflussmessfühler (10) mit b) einem ein zylindrisches Gehäuse (10) definierenden Durchgang mit einer ersten Durchgangsöffnung (13) und einer zweiten Durchgangsöffnung (29), c) einem im Durchgang des Gehäuses angeordneten Strömungswiderstand (23), welcher das Gehäuse in einen ersten und einen zweiten Gehäuseteil (11 und 27) unterteilt, d) einer ersten Anschlussstelle (17) mit einer Verbindung zum Innern des ersten Gehäuseteils (11), und e) einer zweiten Anschlussstelle (19) mit einer Verbindung zum Innern des zweiten Gehäuseteils, f) wobei die ersten und zweiten Anschlussstellen (17, 19) in einem Abstand voneinander auf dem gleichen Gehäuseteil angeordnet sind, i) wobei am ersten Gehäuseteil (11) und am zweiten Gehäuseteil (27) zur Verbindung der Gehäuseteile Flansche mit Flanschdruckflächen (15, 16, 31, 32) ausgebildet sind, und j) wobei die Verbindungen teilweise in den Flanschdruckflächen verlaufen und/oder k) als dichtungsflächenseitige Öffnungen (17, 19, 21, 33, 35, 37) durch die Flanschdruckfläche austreten. Die fehlenden Buchstaben g und h entsprechen den ursprünglich erteilten Ansprüchen 2 und 3, die nicht in den eingeschränkten Hauptanspruch aufgenommen wurden. Da die Parteien jedoch in ihren Rechtsschriften eine Merkmalsgliederung verwendet haben, die diese Merkmale umfasst, erscheint es zur Vermeidung unnötiger Verwirrung angezeigt, die ursprünglich verwendeten Buchstaben beizubehalten. Umstritten ist die Auslegung der Begriffe „zylindrisches Gehäuse“, „Gehäuseteil“, „Verbindung zum Innern des ersten/zweiten Gehäuseteils“ und „Flanschdruckfläche“. Weiter verwendet das Eventualrechtsbegehren 1 zu Rechtsbegehren 1a, das sich auf den eventualiter eingeschränkten Anspruch stützt, den Ausdruck „Flanschfortsatz“, der sich zwar nicht im geltend gemachten eingeschränkten Anspruch findet, aber in der Patentschrift. Diese Begriffe sind im Folgenden auszulegen; dazu ist vorab der massgebliche Fachmann zu bestimmen, da Patentansprüche aus der Sicht des massgeblichen Fachmanns zu lesen sind.

O2016_009 Massgeblicher Fachmann 23. Die Kenntnisse und Fähigkeiten des massgeblichen Fachmannes sind in zwei Schritten zu bestimmen: Zuerst ist das für die zu beurteilende Erfindung massgebliche Fachgebiet, anschliessend Niveau und Umfang der Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes des entsprechenden Fachgebiets zu bestimmen. Das massgebliche Fachgebiet bestimmt sich nach dem technischen Gebiet, auf dem das von der Erfindung gelöste Problem liegt.9 Die Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes umschreibt das Bundesgericht mit der Formulierung, der durchschnittlich gut ausgebildete Fachmann, auf den bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit abgestellt werde, sei „weder ein Experte des betreffenden technischen Sachgebiets noch ein Spezialist mit hervorragenden Kenntnissen. Er muss nicht den gesamten Stand der Technik überblicken, jedoch über fundierte Kenntnisse und Fähigkeiten, über eine gute Ausbildung sowie ausreichende Erfahrung verfügen und so für den in Frage stehenden Fachbereich gut gerüstet sein“.10 Was dem fiktiven Fachmann fehlt, ist jede Fähigkeit des assoziativen oder intuitiven Denkens.11 24. Das durch die Erfindung angeblich gelöste Problem liegt in der Verbesserung von Durchflussmessfühlern für die Bestimmung der Atemluftströmung menschlicher Patienten, wie sie für Geräte zur Überwachung und/oder Unterstützung der Atemleistung verwendet werden (Abs. [0005] Klagepatent). Solche Durchflussmessfühler werden im Stand der Technik fast ausschliesslich aus Kunststoffen hergestellt; auch die im Klagepatent beschriebenen Ausführungsbeispiele bestehen aus Kunststoff, insbesondere Thermoplast, und werden im Spritzgussverfahren hergestellt (Abs. [0014] Klagepatent). Der massgebliche Fachmann ist daher ein qualifizierter Entwicklungsingenieur mit zumindest einem Fachhochschulabschluss im Bereich der Maschinen- oder Medizintechnik. Dieser Fachmann besitzt Kenntnisse im Bereich heutiger industrieller Fertigungstechniken, insbesondere auch formgebender Aspekte der Spritzgusstechnik. Er kennt sich aus in kon-

9 BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.4. 10 BGE 120 II 71 E. 2. 11 BGE 120 II 312 E. 4b – „cigarette d‘un diamètre inférieur“; CR-PI-LBI- Scheuchzer, Art. 1 N 122.

O2016_009 struktiver Teile-Entwicklung und -Fertigung und besitzt Wissen zu den Produkte-Anforderungen in der Medizintechnik. Ausserdem kennt er sich mit den strömungs- und materialtechnischen Aspekten im Bereich der medizinischen Beatmungstechnik aus. Dies entspricht der von der Beklagten vorgeschlagenen Definition. Die Klägerin kritisiert daran, dass ein Entwicklungsingenieur keine Kenntnisse der Fertigung habe. Dies überzeugt nicht. Ein Entwicklungsingenieur mit fundierten Kenntnissen und ausreichender Erfahrung hat auch grundlegende Kenntnisse von Fertigungstechniken. Ohne diese kann er sinnvollerweise nicht für die industrielle Produktion entwickeln. Grundsätze der Auslegung 25. Patentansprüche sind aus der Sicht des massgebenden Fachmanns im Lichte der Beschreibung und der Zeichnungen auszulegen (Art. 51 Abs. 3 PatG). Das allgemeine Fachwissen ist als sogenannter liquider Stand der Technik ebenfalls Auslegungsmittel.12 Definiert die Patentschrift einen Begriff nicht abweichend, so ist vom üblichen Verständnis im betreffenden technischen Gebiet auszugehen. Patentansprüche sind funktional auszulegen, d.h. ein Merkmal soll so verstanden werden, dass es den vorgesehenen Zweck erfüllen kann.13 Der Anspruch soll so gelesen werden, dass die im Patent genannten Ausführungsbeispiele wortsinngemäss erfasst werden; andererseits ist der Anspruchswortlaut nicht auf die Ausführungsbeispiele einzuschränken, wenn er weitere Ausführungsformen erfasst.14 Wenn in der Rechtsprechung von einer „breitesten Auslegung“ von Anspruchsmerkmalen gesprochen wird,15 so muss das derart verstandene Merkmal immer in der Lage sein, seinen Zweck im Rahmen der Erfindung zu erfüllen. D.h. der Anspruch ist grundsätzlich nicht unter seinem Wortlaut auszulegen, aber auch nicht so, dass Ausführungsformen erfasst werden, die die erfindungsgemässe Wirkung nicht erzielen. „zylindrisches Gehäuse“

12 BGer, Urteil 4A_541/2013 vom 2. Juni 2014, E. 4.2.1 – „Fugenband“. 13 Brunner, Der Schutzbereich europäisch erteilter Patente aus schweizerischer Sicht – eine Spätlese, sic! 1998, 348 ff., 354. 14 BPatGer, Urteil O2013_008 vom 25. August 2015, E. 4.2 – „elektrostatische Pulversprühpistole“. 15 BPatGer, Urteil O2013_008 vom 25. August 2015, E. 4.2 – „elektrostatische Pulversprühpistole“.

O2016_009 26. Die Parteien sind sich einig, dass das „zylindrische Gehäuse“ im Sinne des Anspruchs nicht über die ganze Länge des Gehäuses hin einem geometrischen Zylinder entsprechen muss. Die Beklagte postuliert weiter, ein anspruchsgemässes „zylindrisches“ Gehäuse könne eine beliebige geometrische Form haben, dies wegen des Verweises in der Patentschrift auf US 4,083,245, die eine komplexe Gehäusegeometrie zeige. Die Klägerin entgegnet, ein anspruchsgemässes Gehäuse müsse zumindest abschnittsweise zylindrisch sein. Das Gehäuse der in der Patentschrift dargestellten Ausführungsform ist nicht über seine ganze Länge geometrisch zylindrisch. Es weist zylindrische Abschnitte auf (siehe Fig. 4a) sowie Abschnitte, die nicht zylindrisch, sondern konisch sind (siehe Fig. 3). Die Ansicht der Beklagten, dass „zylindrisch“ keine Beschränkung der geometrischen Aussenform des Gehäuses bewirke, findet keine Stütze in der Beschreibung und den Zeichnung. Der Verweis in der Patentschrift auf den Stand der Technik genügt nicht, denn daraus ergibt sich nicht, dass die Erfindung dem Stand der Technik entsprechen muss. Die Behauptung widerspricht auch dem Grundsatz, dass nicht anzunehmen ist, dass der Patentanspruch überflüssige Merkmale enthält. Ein „zylindrisches Gehäuse“ im Sinne des Anspruchs ist daher ein Gehäuse, das zur Hauptsache und zumindest abschnittsweise zylindrische Abschnitte aufweist, aber auch kurze konische Abschnitte aufweisen kann. Ob das Gehäuse ein- oder zweiwandig ausgestaltet ist, spielt keine Rolle. „im Durchgang des Gehäuses angeordneten Strömungswiderstand, welcher das Gehäuse in einen ersten und einen zweiten Gehäuseteil unterteilt“ 27. Die Beklagte argumentiert, ein einteiliges Gehäuse, das durch den Strömungswiderstand unterteilt werde, habe ebenfalls einen ersten und zweiten Gehäuseteil im Sinne dieses Merkmals. Die Klägerin stellt sich auf den Standpunkt, das Gehäuse müsse zwei physische getrennte Gehäuseteile aufweisen, die separat hergestellt werden können. Gemäss dem geltend gemachten Anspruch müssen die ersten und zweiten Anschlussstellen (17, 19) in einem Abstand voneinander auf dem

O2016_009 gleichen Gehäuseteil angeordnet sein, und die beiden Gehäuseteile sind mit Flanschen zur Verbindung der Gehäuseteile versehen. Bereits daraus schliesst der Fachmann, dass es sich um zwei separate Gehäuseteile handeln muss, denn bei einem einteiligen Gehäuse wären Flansche zur Verbindung ersichtlich überflüssig. In Abs. [0009] des Klagepatents wird der „zweiteilige“ Aufbau des Gehäuses als vorteilhaft für die Herstellung beschrieben. Für den Fachmann ist unmittelbar ersichtlich, dass diese Vorteile nur mit einem Aufbau aus zwei getrennten, erst nach Herstellung der beiden einzelnen Gehäuseteile zu verbindenden, Gehäuseteile erzielbar sind. Daher ist das Merkmal „erster und zweiter Gehäuseteil“ so zu verstehen, dass es sich um zwei physisch getrennte, separat herstellbare Gehäuseteile handelt, die erst nach ihrer Herstellung zusammengefügt werden. „erste/zweite Anschlussstelle mit einer Verbindung zum Innern des ersten/zweiten Gehäuseteils“ 28. Die Klägerin postuliert, die Verbindung der Anschlussstelle (für den Sensorschlauch) zum Innern des Gehäuses müsse „direkt“ oder „ungehindert“ sein, d.h. sie dürfe namentlich nicht durch eine Membran, einen Filter, ein Netz oder ähnliches führen. Die Beklagte postuliert, eine Verbindung bestehe, wenn diese gasdurchlässig sei. Die Funktion der Verbindung sei, die Druckmessung im Innern der beiden Gehäuseteile durch die an den Sensorschläuchen angebrachten Drucksensoren zu ermöglichen; dazu genüge es, wenn die Verbindung gasdurchlässig sei. Dem Anspruchswortlaut ist keine Beschränkung auf eine „ungehinderte“ Verbindung zwischen der Anschlussstelle und dem Gehäuseinnern zu entnehmen. Für den Fachmann ist eindeutig, dass jede gasdurchlässige Verbindung zwischen dem Gehäuseinnern und dem Drucksensor (über Anschlussstelle und Sensorschlauch) zur Druckmessung geeignet ist. Eine Beschränkung auf „ungehinderte“ Verbindungen ergibt sich auch nicht aus dem von der Klägerin angeführten Abs. [0014] des Klagepatents. Dort wird ausgeführt, zweckmässigerweise sei der Durchflussmessfühler so konstruiert, dass die Öffnungen im Gehäuseinnern während der Verwendung oben lägen, damit Flüssigkeit und Schleim entlang der Unterseite abfliessen könnten, ohne in die Sensorschläuche zu gelangen. Dazu ist erstens anzumerken, dass die Lage des Durchflussmessfühlers während des Gebrauchs keinen Niederschlag im Anspruchswortlaut ge-

O2016_009 funden hat. Es ist auch nicht klar, welche strukturellen Merkmale des patentgemässen Durchflussmessfühlers dazu beitragen würden, dass die Anschlussstellen während des Gebrauchs oben sind. Zudem ist der Anspruch selbst dann, wenn man der Klägerin folgt und aus dem Abs. [0014] folgert, dass eine Membran, welche die Anschlussstellen bedeckt und das Eindringen von Schleim verhindert, bei der patentgemässen Ausführung nicht notwendig ist, nicht auf Ausführungsformen ohne Membran beschränkt. Daraus, dass die patentgemässe Ausführungsform eine Membran nicht zwingend benötigt, kann nicht geschlossen werden, dass der Anspruchswortlaut das Vorhandensein einer Membran zwingend ausschliesst. Das Merkmal „erste/zweite Anschlussstelle mit einer Verbindung zum Innern des ersten/zweiten Gehäuseteils“ ist daher so zu verstehen, dass die Verbindung derart ausgestaltet sein muss, dass eine Druckmessung durch die Anschlussstelle möglich ist. Das ist insbesondere der Fall, wenn die Verbindung für die Druckmessung bei bestimmungsgemässer Verwendung offensichtlich genügend gasdurchlässig ist. „Flansche mit Flanschdruckflächen“ und „Dichtungsfläche“ 29. Die Klägerin macht geltend, eine „Flanschdruckfläche“ sei dasselbe wie eine „Flanschfläche“. Es handle sich um diejenige Fläche, die bei der Verbindung mit einem andern Flansch der Flanschfläche des anderen Flansches gegenüberliege. Ob die beiden Flanschflächen unter Druck miteinander in Anlage kämen, spiele keine Rolle. Eine „Dichtungsfläche“ sei jede Fläche, die an der Dichtung beteiligt sei, auch über an der betreffenden Fläche angeordneten Dichtmittel. Die Beklagte argumentiert, das Klagepatent verwende bewusst den Begriff „Flanschdruckfläche“ und nicht „Flanschfläche“. Das Patent sei im Erteilungsverfahren entsprechend eingeschränkt worden. Eine „Druckfläche“ müsse notwendigerweise unter Druck an einer anderen Fläche anliegen. Eine „Dichtungsfläche“ müsse mit Druck an einer anderen Fläche anliegen, um zu dichten. Aus dem abhängigen Anspruch 12 ergebe sich, dass das Klagepatent zwischen Flanschdruckflächen und (der Dichtung dienenden) ununterbrochenen Nutstrukturen und Profilerhebungsstrukturen unterscheide. Unter einem „Flansch“ wird im technischen Sprachgebrauch eine in der Regel im Wesentlichen ringförmige Verbreiterung am Ende eines Rohrs

O2016_009 zum Dichten und Verbinden verstanden, die sich dadurch auszeichnet, dass sie im Wesentlichen rechtwinklig zur Rohroberfläche umlaufend gegen aussen vorsteht. Als „Flanschfläche“ wird die Oberfläche des Flansches bezeichnet, die dem Rohrstück abgewandt ist, an dem der Flansch befestigt oder angeformt ist. Das Patent setzt in Abs. [0009] Flanschfläche und Flanschdruckfläche gleich („X Flanschdruckflächen (auch Flanschflächen genannt) X“). Die Ersetzung von „Flanschfläche“ durch „Flanschdruckfläche“ erfolgte im Erteilungsverfahren auf entsprechendes Verlangen des IGE hin. Es ist nicht ersichtlich, dass damit der Sinngehalt des Anspruchswortlauts geändert werden sollte. Da das „Patent sein eigenes Lexikon“ ist, ist für die Zwecke der Anspruchsauslegung davon auszugehen, dass Flanschfläche und Flanschdruckfläche Synonyme sind. Daran ändert auch der abhängige Anspruch 12 nichts. Denn aus Anspruch 12 ergibt sich nicht, dass die dort genannten Nutstrukturen und Profilerhebungen nicht Teil der Flanschdruckfläche im Sinne des Anspruchs sind. Fig. 2 des Klagepatents zeigt die stoffschlüssige Anordnung von erstem Gehäuseteil 11, zweitem Gehäuseteil 27 und zwischenliegendem Strömungswiderstand 23. „Zur stoffschlüssigen Anordnung wird eine Ultraschall-Schweissverbindung 43 verwendet, die nach Verschweissen der Gehäuseteile luftdicht ist“ (Abs. [0034]).

Abbildung 2: Fig. 2 aus dem Klagepatent Fig. 2 zeigt an der Stelle, die als Ultraschall-Schweissverbindung 43 bezeichnet wird, eine Nut- und Kammstruktur. Die stoffschlüssige Verbindung erfolgt offensichtlich an der Stelle, wo Nut und Kamm liegen. Die übrigen Teile der beiden Flansch(druck)flächen liegen bei der gezeigten Ausführungsform zwar ebenfalls direkt aneinander (respektive

O2016_009 am Strömungswiderstand) an. Aber für den Fachmann ist unmittelbar erkennbar, dass dies nicht notwendig ist, wenn die stoffschlüssige Verbindung an der Stelle der Nut erfolgt. Technisch notwendig ist eine gasdichte Verschliessung des Gehäuseinnern gegen aussen, was gemäss Patent durch eine stoffschlüssige Verbindung erreicht wird. Ob der Stoffschluss über die gesamte Flansch(druck)fläche oder nur im Bereich der Nut/Kammstruktur erfolgt, spielt keine Rolle. Flanschdruckfläche im Sinne des Anspruchs ist daher im Lichte der Beschreibung und Zeichnungen und unter Berücksichtigung des allgemeinen Fachwissens dahingehend zu verstehen, dass es sich dabei um die Oberfläche eines Flansches handelt, die dem Gehäuseteil, an dem der Flansch befestigt oder angeformt ist, abgewandt ist und die der Verbindung des Gehäuseteils mit einem anderen Gehäuseteil dient, wobei die Verbindung nicht notwendigerweise über die gesamte Fläche des Flansches erfolgen muss. „Flanschfortsatz“ 30. Gemäss dem Rechtsbegehren Ziff. 1b (Eventualbegehren 1 zu Rechtsbegehren 1a) ist das Unterlassungsbegehren auf eine Ausführungsform gerichtet, die unter anderem einen „ersten/zweiten Flansch mit einem Flanschfortsatz“ umfasst und „die Verbindung von der zweiten Anschlussstelle zum Innern des zweiten Gehäuseteils verläuft teilweise über einen zwischen dem ersten und zweiten Flansch mit Flanschfortsatz verlaufenden Kanal über die Flanschdruckflächen hinweg“. Die Beklagte bestreitet, dass die angegriffenen Ausführungsformen einen Flanschfortsatz aufweisen. Ein Flanschfortsatz und ein Flanschansatz seien nicht dasselbe. Die beklagtischen Ausführungsformen verfügten nur über Flanschansätze, die keine sich berührenden Stirnflächen aufwiesen. Für die Klägerin ist ein Flanschansatz und ein Flanschfortsatz dasselbe. Weder im eventualiter geltend gemachten eingeschränkten Anspruch noch in den erteilten Ansprüchen des Klagepatents findet sich der Begriff „Flanschfortsatz“. Der Begriff findet sich jedoch in der Patentschrift (z.B. Abs. [0015], [0033] u. öfter). In Abs. [0033] wird eine patentgemässe Ausführungsform anhand von Fig. 1 erläutert. Der Flanschfortsatz am ersten respektive zweiten Flansch (15 und 31) ist mit den Ziffern 16 respektive 32 bezeichnet.

O2016_009 Abbildung 3: Fig. 1 aus dem Klagepatent Wie aus der Figur 1 des Klagepatents ersichtlich ist, handelt es sich beim Flanschfortsatz um einen in der gleichen Ebene wie der Flansch vom äusseren Rand des Flansches bereichsweise radial weiter nach aussen vorstehendenden Teil des Flansches. Dass der Flanschfortsatz Flächen aufweisen muss, die die gegenüberliegenden Flächen des anderen Flanschfortsatzes berühren, ergibt sich aus den vorstehend in E. 29 genannten Gründen nicht zwingend. Die Abdichtung gegen aussen kann aus den vorstehend genannten Gründen auch über eine umlaufende Nut/Kammstruktur erfolgen. Rechtsbeständigkeit Neuheit 31. Eine Erfindung muss neu gegenüber dem gesamten Stand der Technik sein (Art. 1 Abs. 1, Art. 7 Abs. 1 PatG). Den Stand der Technik bildet alles, was vor dem Anmelde- oder dem Prioritätsdatum der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benützung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist (Art. 7 Abs. 2 PatG). Eine Erfindung ist nur dann nicht neu, wenn sämtliche Merkmale der Erfindung vor dem massgeblichen Datum in einer einzigen Entgegenhaltung offenbart wurden.16 Eine Kombination von Entgegenhaltungen ist bei der Neuheitsprüfung nicht zulässig, ausser wenn eine primäre Offenba-

16 BGE 133 III 229 E. 4.1 – „kristalline Citaloprambase”.

O2016_009 rungsquelle in eindeutiger Weise auf eine sekundäre Offenbarungsquelle verweist, so dass der Fachmann beide Offenbarungsquellen als eine einzige Quelle betrachtet.17 Der Offenbarungsgehalt einer Entgegenhaltung ist aus Sicht des massgeblichen Fachmanns zu bestimmen. Dabei ist auf die Kenntnisse und Fähigkeiten des Fachmanns am massgeblichen Datum (Anmelde- oder Prioritätstag) der zu prüfenden Erfindung abzustellen.18 Offenbart ist nur das, was sich für den Fachmann unmittelbar und eindeutig aus der Entgegenhaltung ergibt.19 Dies schliesst auch Informationen ein, die in der Entgegenhaltung zwar nicht explizit, aber unter Berücksichtigung der Kenntnisse und Fähigkeiten des Fachmannes implizit offenbart sind. Was aus Sicht des Fachmannes für die Ausführung der technischen Lehre, die in der Entgegenhaltung enthalten ist, selbstverständlich ist und deshalb keiner gesonderten Offenbarung bedarf, wird von ihm quasi „mitgelesen“.20

17 BPatGer, Urteil O2012_033 vom 30. Januar 2014, E. 26 – „Couronne dentée“. 18 BGer, Urteil 4A_541/2017 vom 8. Mai 2018 – „Fulvestrant II“ (zur Publikation vorgesehen); Heinrich, PatG/EPÜ, 3. Aufl. Bern 2018, Art. 7 N 26; Blum/Pedrazzini, Patentrecht, 2. Aufl. Bern 1975, Art. 7 N 6. 19 vgl. G 1/92 E. 2. 20 vgl. BGH, Urteil X ZR 89/07 vom 16. Dezember 2008, Leitsatz 2 – „Olanzapin“.

O2016_009 Anspruch 1 gemäss erteilter Fassung Unzulässige Änderung 32. Die Beklagte macht, ausschliesslich im Zusammenhang mit dem unabhängigen Anspruch 13, geltend, dass im Rahmen des Prüfungsverfahrens eine unzulässige Änderung im Sinne von Art. 26 Abs. 1 Iit. c PatG vorgenommen worden sei. Der einzige beanstandete Aspekt ist dabei, dass in diesem Anspruch die ursprüngliche Bezeichnung „Durchgangsöffnung“ ersetzt wurde durch „Durchgang“. Der ursprünglich eingereichte Anspruch 13, insbesondere im Lichte der Gesamtheit der Merkmale und vor allem auch im Lichte der Merkmale des letzten Absatzes von Anspruch 13 wie ursprünglich eingereicht, kann mit Blick auf die Figuren 4a und 6c vom Fachmann nur so verstanden werden: Unter Durchgangsöffnung im Anspruch 13 sind nicht die im Anspruch 1 definierten Durchgangsöffnungen an den beiden Enden gemeint, sondern der zentrale Durchgang zwischen den beiden Gehäuseteilen. Entsprechend wurde im Rahmen dieser Änderung an der Formulierung keine technisch-inhaltliche Änderung vorgenommen, sondern es handelt sich um eine klarstellende Umformulierung. 33. Daher handelt es sich hier nicht um eine unzulässige Änderung im Sinne von Art. 58 Abs. 2 PatG, die dazu führt, dass der Gegenstand des Patents über den Inhalt des Patentgesuchs in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung hinausgeht (Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG). Neuheit gegenüber JP S61-205023 (als Übersetzung, „E10“) 34. Die JP S61-205023 („E10“) gehört unbestritten zum massgeblichen Stand der Technik. Die Beklagte behauptet, E10 sei neuheitsschädlich für den erteilten Anspruch 1. E10 beschreibt einen Durchflussmessfühler, der als ringförmiges Element ausgebildet ist (pressure take out ring 24), und zwischen zwei Rohrabschnitte eingefügt werden kann, wobei der stromaufwärts angeordnete Rohrabschnitt über einen Flansch 9 verfügt und der stromabwärts angeordnete Rohrabschnitt ebenfalls über einen Flansch 10. Das ringförmige

O2016_009 Element 24 wird zwischen diese beiden Flansche eingesetzt und zusätzlich zwischen dem Flansch 9 des stromaufwärts angeordneten Rohrabschnitts ein Strömungswiderstand 21 (restriction plate) befestigt. Die Situation ist in Figur 1 am besten erkennbar:

Abbildung 4: Fig. 1 aus JP S61-205023 Am ringförmigen Element 24 gibt es zwei Anschlussstellen 30 und 31, an denen der Druck abgegriffen werden kann, und die in einem Abstand voneinander auf dem gleichen Bauteil angeordnet sind. Die Hochdruck- Anschlussstelle 30 ist über eine ringförmige Kammer 28 über die Öffnung 23 und den Spalt S2 mit dem hochdruckseitigen Bereich des Durchflussmessfühlers verbunden. Die Niedrigdruck-Anschlussstelle 31 ist über eine zweite ringförmige Kammer 26 und den Spalt S1 mit dem stromabwärts des Strömungswiderstands angeordneten Bereich 25 verbunden. Damit offenbart die E10 sämtliche Merkmale von Anspruch 1 des Klagepatents, namentlich wie folgt: a) Durchflussmessfühler (10): Einheit wenigstens gebildet aus dem ringförmigen Bauteil 24 und dem Rohrabschnitt mit dem Flansch 9 sowie dem Strömungswiderstand; b) einem ein zylindrisches Gehäuse (10) definierenden Durchgang mit einer ersten Durchgangsöffnung (13) und einer zweiten Durchgangsöffnung (29): als zylindrisches Gehäuse kann die Einheit aus dem Ring 24 und dem stromaufwärts angeordneten Rohrabschnitt mit dem Flansch 9 betrachtet werden damit gibt es auch die zwei Durchgangsöffnungen;

O2016_009 c) einem im Durchgang des Gehäuses angeordneten Strömungswiderstand (23), welcher das Gehäuse in einen ersten und einen zweiten Gehäuseteil (11 und 27) unterteilt: die restriction plate 21 ist ein Strömungswiderstand, welcher das Gehäuse – gebildet durch den Ring 24 und den stromaufwärts angeordneten Rohrabschnitt – mit dem Flansch 9 unterteilt; d) einer ersten Anschlussstelle (17) mit einer Verbindung zum Innern des ersten Gehäuseteils (11): wenn als erstes Gehäuseteil der stromaufwärts angeordnete Rohrabschnitt mit dem Flansch 9 betrachtet wird, ist dies die Anschlussstelle 30; e) einer zweiten Anschlussstelle (19) mit einer Verbindung zum Innern des zweiten Gehäuseteils: wenn als zweites Gehäuseteil der Ring 24 betrachtet wird ist dies die Anschlussstelle 31; f) dadurch gekennzeichnet, dass die ersten und zweiten Anschlussstellen (17, 19) in einem Abstand voneinander auf dem gleichen Gehäuseteil angeordnet sind: da die Anschlussstellen 30 und 31 beide auf dem Ring 24, d.h. auf dem gleichen Gehäuseteil angeordnet sind, und zwar mit einem Abstand, ist auch dieses Merkmal in der E10 beschrieben. Anspruch 1 in der erteilten Fassung ist damit wegen mangelnder Neuheit gegenüber E10 nicht rechtsbeständig, auf die weiteren geltend gemachten Nichtigkeitsgründe ist somit nicht weiter einzugehen. Eventual-Anspruch gemäss verbaler Einschränkung Neuheit gegenüber US 6,585,662 B1 („E1“) 35. Es ist unbestritten, dass die US 6,585,662 B1 („E1“) zum massgeblichen Stand der Technik gehört. Die Beklagte behauptet, die E1 offenbare sämtliche Merkmale der erteilten Ansprüche 1 bis 4. Wenn man das Merkmal gemäss erteiltem Anspruch 10 so breit verstehe wie die Klägerin, nehme E1 auch den erteilten Anspruch 10 (und damit den eingeschränkten Hauptanspruch gemäss Replik) vorweg (hingegen wird nicht behauptet, E1 sei für Anspruch 10 neuheitsschädlich). Die Klägerin wendet ein, E1 offenbare die Merkmale „erstes und zweites Gehäuseteil“ (Merkmal c), „Verbindung der ersten/zweiten Anschlussstelle zum Innern des ersten/zweiten Gehäuseteils“ (Merkmal d), die Beabstandung der Anschlussstellen (Merkmal f) und Flansche mit Flanschdruckflächen, wobei

O2016_009 die Verbindungen in diesen verlaufen oder durch diese austreten (Merkmale j, k) nicht. E1 offenbart einen gattungsgemässen Durchflussmessfühler, der zwei im wesentlichen zylindrische Gehäusehälften aufweist, zwischen denen eine Membran 20 befestigt ist (vergleiche Figuren 1 und 2). E1 offenbart zwei separat herstellbare Gehäuseteile (vgl. Fig. 2). Was die Klägerin dagegen vorbringt, überzeugt nicht. Es ist klar, dass Fig. 2 eine Explosionszeichnung des in Fig. 1 dargestellten Durchflussmessfühlers ist (vgl. ausdrücklich Spalte 3:27-30). Dass der Durchflussmessfühler gemäss Fig. 8 anders als derjenige gemäss Fig. 1 einstückig ausgebildet sein soll, lässt sich E1 nicht entnehmen, und u.a. aus der gleichen Darstellungsweise und au