Obergericht
Zivilkammer
Urteil vom 26. April 2019
Es wirken mit:
Präsident Frey
Oberrichterin Scherrer Reber
Oberrichterin Hunkeler
Gerichtsschreiberin Kofmel
In Sachen
1. A.___ AG,
2. BETONCOUPE AG,
beide vertreten durch Advokat Reto Krummenacher,
Klägerinnen
gegen
C.___,
Beklagte
betreffend Verletzung von Marken-, Lauterkeits- und Firmenrecht
zieht die Zivilkammer des Obergerichts in Erwägung:
I.
1. Am 23. November 2018 liessen die A.___ AG (nachfolgend: Klägerin 1) und die BETONCOUPE AG (nachfolgend: Klägerin 2) gegen C.___ (nachfolgend: Beklagte) Klage betreffend Verletzung von Marken-, Lauterkeits- und Firmenrecht beim Obergericht des Kantons Solothurn einreichen, mit den folgenden Rechtsbegehren:
1. Es sei der Beklagten zu verbieten, in der Schweiz folgende Zeichen (in Gross- oder Kleinschreibung) im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen oder durch Dritte gebrauchen zu lassen:
a. Betoncoupe / BETONCOUPE
b. Betoncoupe, C.___
2. Es sei der Beklagten zu verbieten, nach Ablauf von 30 Tagen ab Rechtskraft des Urteils die Firma Betoncoupe, C.___ zu führen.
3. Für den Fall der Widerhandlung gegen die Verbote gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 und 2 sei der Beklagten eine Ordnungsbusse von CHF 1'000.00 pro Tag der Nichterfüllung sowie eine Bestrafung mit Busse wegen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen gemäss Art. 292 StGB anzudrohen.
4. Unter o/e-Kostenfolge zzgl. MwSt. von 7.7 % zu Lasten der Beklagten.
2. Die Beklagte hat sich dazu nicht vernehmen lassen.
3. Mit Präsidialverfügung vom 4. Februar 2019 wurde den Parteien in Aussicht gestellt, auf die Durchführung einer Hauptverhandlung zu verzichten. Keine der Parteien hat dagegen opponiert.
4. Für die Parteistandpunkte wird grundsätzlich auf die Akten verwiesen. Soweit erforderlich, ist nachfolgend darauf einzugehen.
II.
1. Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Obergerichts des Kantons Solothurn ist gegeben (Art. 10 Abs. 1 lit. b i.V.m. Art. 36 Schweizerische Zivilprozessordnung, ZPO, SR 272; Art. 5 Abs. 1 lit. a, lit. c und lit. d ZPO i.V.m. § 30 Abs. 1 lit. b Gerichtsorganisationsgesetz, GO, BGS 125.12). Auf die Klage ist einzutreten.
2.1 Die Klägerin 1 mit Sitz in [...] wurde im Jahr 1983 ins Handelsregister eingetragen. Ihr Zweck wird im Handelsregister wie folgt umschrieben: «Gründung, Aufbau, Erwerb, Entwicklung, Halten, Verwalten, Veräusserung sowie Finanzierung von Beteiligungen an Unternehmen, insbesondere in der Bauhaupt-, Bauneben- sowie Immobilienbranche. Kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, immaterielle Anlagen wie Patente, Marken, Warenzeichen, Urheberrechte usw. eintragen, erwerben, halten, verwalten sowie veräussern, ferner sämtliche Geschäfte tätigen, die mit dem Hauptzweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, diesen erhalten, erleichtern oder fördern.» Die Klägerin 1 ist Inhaberin der Schweizer Marke Nr. [...] (fig.) BETONCOUPE [...], welche am 29. August 2011 im Schweizer Markenregister eingetragen wurde. Ferner ist die Klägerin 1 Inhaberin der Schweizer Marke Nr. [...] (fig.) BETONCOUPE [...], welche am 9. Mai 2012 im Schweizer Markenregister eingetragen wurde. Beide Marken geniessen den Schutz der Warenklassen 37, 39 und 40.
2.2 Die Klägerin 2 mit Sitz in [...] wurde im Jahr 1998 ins Handelsregister eingetragen. Ihr Zweck wird im Handelsregister wie folgt umschrieben: «Durch- bzw. Ausführung von Analysen und Beratungen, Erarbeitung von Konzepten und Verwirklichung im Bereich des kontrollierten Betonrückbaues, insbesondere in den Bereichen Kernbohrarbeiten, Bodensägearbeiten, Wandsägearbeiten, Seilsägearbeiten, Rückbauarbeiten, Pressarbeiten, Fugentechnik und Transport- und Kranarbeiten sowie Erbringung von Dienstleistungen als Generalunternehmung im Bereich sämtlicher Bauvorhaben. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, immaterielle Anlagen wie Patente, Marken, Warenzeichen, Urheberrechte usw. eintragen, erwerben, halten, verwalten sowie veräussern, ferner sämtliche Geschäfte tätigen, die mit dem Hauptzweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, diesen erhalten, erleichtern oder fördern.» Die Klägerin 2 wurde im Jahr 1998 in die Klägerin 1 integriert. Am 2. Mai 2018 wurde die Schwesterfirma der Klägerin 2 (BETONCOUPE AG [...]) im Handelsregister eingetragen, welche zum Ziel hat, die Expansion in der Westschweiz voranzutreiben.
2.3 Die Beklagte führt die Einzelfirma Betoncoupe, C.___, welche ihren Sitz in [...] hat und im Jahr 2016 ins Handelsregister eingetragen worden ist. Ihr Zweck wird im Handelsregister wie folgt umschrieben: «sciage et carottage du béton, rénovations, transformations et démolitions».
3. Die Klägerinnen machen Verletzungen durch die Beklagte aus Firmen- (siehe nachfolgend Erw. II/4.), Marken- (siehe nachfolgend Erw. II/5.), und Lauterkeitsrecht (siehe nachfolgend Erw. II/6.) geltend.
4. Ansprüche aus Firmenrecht:
4.1 Die jüngere Firma muss sich von der prioritätsälteren deutlich unterscheiden (vgl. Art. 951 Abs. 2 Schweizerisches Obligationenrecht, OR, SR 220). Ob diese Anforderung im Einzelfall erfüllt wird, ist aufgrund des Gesamteindrucks zu entscheiden, den zwei Firmen beim Publikum hinterlassen. Je näher sich die Kundenkreise sind, desto schneller ist Verwechslungsgefahr zu bejahen (BGE 118 II 322 E. 1). Die im Handelsregister eingetragene und im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlichte Firma einer Handelsgesellschaft steht dem Berechtigten zu ausschliesslichem Gebrauch zu (Art. 956 Abs. 1 OR). Wer durch den unbefugten Gebrauch einer Firma beeinträchtigt wird, kann auf Unterlassung der weiteren Führung der Firma klagen (Art. 956 Abs. 2 OR). Unbefugt ist der Gebrauch einer Firma insbesondere dann, wenn diese sich ungenügend von der Geschäftsfirma eines anderen unterscheidet (Martina Altenpohl in: Heinrich Honsell et al. [Hrsg.], Obligationenrecht II, Basler Kommentar, 5. Auflage, Zürich 2016, Art. 956 N 8). Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist für das gesamte Kennzeichenrecht einheitlich zu umschreiben. Die Gefahr der Verwechslung bedeutet, dass ein Kennzeichen im Schutzbereich, den ihm das Firmen-, Marken- oder Wettbewerbsrecht verleiht, durch gleiche oder ähnliche Zeichen in seiner Funktion der Individualisierung bestimmter Personen oder Gegenstände gefährdet wird. Dabei können schlechter berechtigte, gleiche oder ähnliche Zeichen Fehlzurechnungen derart verursachen, dass die Adressaten die mit ihnen gekennzeichneten Personen oder Gegenstände für jene halten, die mit den besser berechtigten Zeichen individualisiert werden (unmittelbare Verwechslungsgefahr), oder die schlechter berechtigten Zeichen können eine mittelbare Verwechslungsgefahr schaffen, indem die Adressaten zwar die Unterschiede der Zeichen wahrnehmen, aber aufgrund der Ähnlichkeit falsche Zusammenhänge vermuten (BGE 128 III 146 E. 2a). Die Zeichenverwechselbarkeit – das heisst die Identität oder Ähnlichkeit der Zeichen hinsichtlich Wortlaut, Form oder Bild – ist als Voraussetzung für die Verwechselbarkeit stets erforderlich, aber nicht ausreichend. Massgebend ist, ob aufgrund der Ähnlichkeit Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche die besser berechtigten Zeichen in ihrer Individualisierungsfunktion gefährden. Dabei hängt die Gefahr von Fehlzurechnungen von den Umständen ab, unter denen die Adressaten die Zeichen wahrnehmen, und von der Art, wie sie die Zeichen verstehen und in Erinnerung behalten (BGE 127 III 160 E. 2a). Im Gedächtnis bleiben namentlich die prägenden Firmenbestandteile haften, die durch ihre Originalität und Besonderheit, aber auch durch ihre Stellung innerhalb der Firma oder durch ihren Sinn oder Klang hervorstechen, wie Fantasiewörter oder Personennamen (BGE 127 III 160 E. 2b/cc).
4.2 Die Klägerin 2 wurde im 1998 und das Einzelunternehmen der Beklagten im 2016 ins Handelsregister eingetragen. Damit kommt der Klägerin 2 in Bezug auf ihre Firma Eintragungspriorität zu. Wie die Klägerin 2 zutreffend ausführt, hat die Firma der Beklagten der Phantasiebezeichnung BETONCOUPE lediglich ihren eigenen Namen beigefügt. Der Bestandteil BETONCOUPE prägt und definiert den Gesamteindruck. Darüber hinaus bietet das Unternehmen der Beklagten praktisch identische Dienstleistungen wie die Klägerin 2 an. Die Beklagte 2 ist mithin eine direkte Konkurrentin der Klägerin 2 bzw. ihrer Schwesterfirma. Es besteht die Gefahr der Fehlzurechnung, mithin ist eine Verwechslungsgefahr gegeben. Vorliegend ist demnach keine deutliche Unterscheidung zwischen der Klägerin 2 und der Beklagten gegeben. Damit liegt eine Firmenrechtsverletzung vor.
5. Ansprüche aus Markenrecht:
5.1 Das Markenrecht verleiht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11). Wer in seinem Recht an der Marke verletzt oder gefährdet wird, kann vom Richter verlangen, eine drohende Verletzung zu verbieten oder eine bestehende Verletzung zu beseitigen (Art. 55 Abs. 1 lit. a und b MSchG). Eine Marke ist verletzt, wenn jemand in der Schweiz ein jüngeres und mit der Marke verwechselbares Zeichen gebraucht. Eine Verletzung oder Gefährdung von Markenrechten liegt indes nur vor, wenn sich der Kläger auf eine gültige Markeneintragung abstützen kann. Markenrechtlicher Schutz besteht sodann nicht abstrakt, sondern ist entsprechend dem Spezialitätsprinzip an die konkret bezeichneten Produkte gekoppelt; er besteht gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. b und c MSchG mithin nur für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen (sog. Gleichartigkeitsbereich). Zur Beurteilung einer Markenrechtsverletzung ist gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG mitunter auf die Verwechslungsgefahr abzustellen. Wie bereits erwähnt, wird der Begriff der Verwechslungsgefahr für das gesamte Kennzeichenrecht einheitlich umschrieben. Die Ausschliesslichkeitsrechte des Markeninhabers erfassen jeden kennzeichenmässigen Gebrauch der Marke im geschäftlichen Verkehr. Als Gebrauch im geschäftlichen Verkehr gilt jeder marktgeneigte Gebrauch, also jede Verwendung, die auf dem Markt wahrgenommen wird oder zumindest wahrgenommen werden kann. Der kennzeichenmässige Gebrauch umfasst auch die Verwendung der Marke als Name, Firma, Geschäftsbezeichnung oder Domain-Name. Der Schutz der Marke richtet sich sowohl gegen identische als auch gegen ähnliche Drittzeichen, sofern sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 13 Abs. 2 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG).
5.2 Die Firma der Beklagten ist ein im Verhältnis zu den eingetragenen Marken der Klägerin 1 jüngeres Zeichen. Wie bereits unter firmenrechtlichen Gesichtspunkten thematisiert, ist die Lautfolge des prägenden Firmenbestandteils «BETONCOUPE» mit den der Klägerin 1 zugerechneten Marken identisch. Die Verwechslungsgefahr der beklagtischen Firma mit den geschützten Kennzeichen der Klägerin 1 ist offensichtlich. Damit liegt auch eine Markenrechtsverletzung vor.
6. Ansprüche aus unlauterem Wettbewerb:
6.1 Unlauter und widerrechtlich ist jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst (Art. 2 Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb, UWG, SR 241). Unlauter handelt insbesondere, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen (Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG). Wie bereits mehrfach ausgeführt, ist der Begriff der Verwechslungsgefahr im ganzen Kennzeichenrecht derselbe. Mit der Unterlassungsklage gem. Art. 9 Abs. 1 UWG kann beantragt werden, eine drohende Verletzung zu verbieten (lit. a) oder eine bestehende zu beseitigen (lit. b).
6.2 Die Vergleichszeichen der Klägerin 1 und der Beklagten stimmen im prägenden Element «BETONCOUPE» überein. Die Verwendung dieses Elements ist dazu geeignet, Verwechslungen mit dem Geschäftsbetrieb und den Dienstleistungen der Klägerin 1 herbeizuführen. Damit besteht eine erhebliche Verwechslungsgefahr. Es liegt nahe, dass die Beklagte von der Bekanntheit der Marken der Klägerin 1 profitieren wollte. Andere Gründe für die Wahl einer derart ähnlichen Bezeichnung sind nicht ersichtlich. Damit verhält sich die Beklagte treuwidrig im Sinne von Art. 2 UWG. Die Schaffung einer Verwechslungsgefahr wird denn in Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG auch explizit als unlauteres Geschäftsgebaren bezeichnet.
7.1 Nach dem Gesagten haben die Klägerinnen gegenüber der Beklagten einen firmen-, marken- und lauterkeitsrechtlichen Anspruch auf Unterlassens der Verwendung der Firmenbezeichnung «Betoncoupe». Der Beklagten ist die Verwendung des Wortes «Betoncoupe» deshalb zu untersagen.
7.2 Die Androhung der Bestrafung nach Art. 292 Schweizerisches Strafgesetzbuch (StGB, SR 311.0) erscheint vorliegend angezeigt und gerechtfertigt. Nebst der Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB drängt sich auch die Androhung einer Tagesbusse nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO auf, um den gerichtlichen Anordnungen gehörigen Nachdruck zu verleihen. Die Ordnungsbusse ist der unterlegenen Partei vorliegend und in einem ersten Schritt bloss anzudrohen. Erst im Fall der Nichterfüllung wird die Ordnungsbusse tatsächlich verhängt. Es steht im freien Ermessen des Richters, ob er bei der Androhung der Ordnungsbusse lediglich auf die Bestimmungen der ZPO verweist oder den auszufällenden Betrag schon genau beziffert (Franz Kellerhals in: Heinz Hausheer et al. [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bern 2012, Art. 337 N 46; Melanie Huber in: François Bohnet et al. [Hrsg.], SSZR – Schriften zum Schweizerischen Zivilprozessrecht Band Nr. 22, Die Vollstreckung von Urteilen nach der Schweizerischen ZPO, Zürich/St. Gallen 2016, N 416 und 419). Der Beklagten ist unter Androhung einer Ordnungsbusse von bis zu CHF 1'000.00 für jeden Tag der Nichterfüllung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO) sowie zusätzlich unter Androhung der Bestrafung mit Busse wegen Ungehorsams nach Art. 292 StGB (Busse bis CHF 10'000.00) im Widerhandlungsfall zu untersagen, innerhalb von 30 Tagen seit Rechtskraft dieses Urteils die Firmenbezeichnung Betoncoupe, C.___ weiter zu führen.
8. Aufgrund der Erwägungen erweist sich die Klage als begründet. Bei diesem Verfahrensausgang wird die Beklagte kostenund entschädigungspflichtig. Sie hat die Kosten des Klageverfahrens in der Höhe von CHF 8'000.00 zu tragen. Sie hat diesen Betrag direkt den Klägerinnen zu bezahlen, welche einen Kostenvorschuss in gleicher Höhe geleistet haben. Zudem hat sie den Klägerinnen für das Klageverfahren eine Parteientschädigung zu entrichten, welche antragsgemäss auf CHF 5'259.25 (inkl. Auslagen und MwSt.) festgesetzt wird.
Demnach wird erkannt:
1. C.___ wird verboten, in der Schweiz folgende Zeichen (in Gross- oder Kleinschreibung) im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen oder durch Dritte gebrauchen zu lassen:
a. Betoncoupe / BETONCOUPE
b. Betoncoupe, C.___
2. C.___ wird verboten, nach Ablauf von 30 Tagen ab Rechtskraft des vorliegenden Urteils die Firma Betoncoupe, C.___ zu führen.
3. Für den Fall der Widerhandlung gegen die Verbote gemäss Ziff. 1 und 2 hievor wird C.___ eine Ordnungsbusse gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO sowie eine Bestrafung mit Busse wegen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen gemäss Art. 292 StGB angedroht.
Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO lautet wie folgt: Lautet der Entscheid auf eine Verpflichtung zu einem Tun, Unterlassen oder Dulden, so kann das Vollstreckungsgericht anordnen: eine Ordnungsbusse bis zu 1000 Franken für jeden Tag der Nichterfüllung.
Art. 292 StGB lautet wie folgt: Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
4. Die Kosten des Verfahrens vor Obergericht von CHF 8'000.00 hat C.___ zu bezahlen.
5. C.___ hat der A.___ AG und der BETONCOUPE AG für das Verfahren vor Obergericht eine Parteientschädigung in der Höhe von CHF 5'259.25 (inkl. Auslagen und MwSt.) zu bezahlen.
Rechtsmittel: Der Streitwert beträgt mehr als CHF 30'000.00.
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen seit Eröffnung des begründeten Urteils beim Bundesgericht Beschwerde in Zivilsachen eingereicht werden (Adresse: 1000 Lausanne 14). Die Frist wird durch rechtzeitige Aufgabe bei der Schweizerischen Post gewahrt. Die Frist ist nicht erstreckbar. Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten. Für die weiteren Voraussetzungen sind die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes massgeblich.
Im Namen der Zivilkammer des Obergerichts
Der Präsident Die Gerichtsschreiberin
Frey Kofmel