Graubünden Kantonsgericht Sonstige Kammern 16.08.2004 PZ 2004 66

Kantonsgericht von Graubünden Tribunale cantonale dei Grigioni Dretgira chantunala dal Grischun ___________________________________________________________________________________________________ Ref.: Chur, 16. August 2004 Schriftlich mitgeteilt am: PZ 04 66 Verfügung Kantonsgerichtspräsidium Vorsitz Vizepräsident Bochsler Aktuar Engler —————— In Sachen der Z . , Beklagte, Widerklägerin und Gesuchstellerin, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Hansjörg Kistler, Promenade 132 A, 7260 Davos Dorf, gegen die Y . , Klägerin, Widerbeklagte und Gesuchsgegnerin, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Michael Ritscher, M & L Meyer Lustenberger Rechtsanwälte, Forchstrasse 452, Postfach 832, 8029 Zürich, betreffend vorsorgliche Massnahmen im Prozess ZFE 00 2, hat sich ergeben:

2 A. Die Z. ist Inhaberin des mit Wirkung für Belgien, Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Italien, die Niederlande, Schweden und Spanien erteilten Europäischen Patentes X.. Es betrifft wärmehärtbare Pulverbeschichtungszusammensetzungen, die einen carbonsäuregruppenhaltigen Polyester und ein beta-Hydroxyalkylamid enthalten. Die Y. vertreibt im Geltungsbereich der verschiedenen Anteile des genannten Europäischen Patentes die von ihr produzierten Härter W., wobei zu ihrem Kundenkreis auch Pulverlackhersteller gehören. Bei diesen beiden Produkten soll es sich nach Darstellung der Z. wie bei dem von ihr auf den Markt gebrachten Härter V. um ein beta-Hydroxyalkylamid handeln, das zusammen mit einem geeigneten Polyester die Gewinnung witterungsbeständiger Pulverlacke erlaube. B. Am 7. September 2000 liess die Y. bei der Zivilkammer des Kantonsgerichtes eine Klage mit folgenden Rechtsbegehren anhängig machen: „1. Es sei festzustellen, dass die Klägerin keine Rechte aus dem belgischen, deutschen, spanischen, französischen, britischen, niederländischen und/oder schwedischen Teil des Europäischen Patents X. verletzt, namentlich dass a) die Produkte W. der Klägerin, die als wesentliche Komponente eine Verbindung mit der folgenden Strukturformel aufweisen (es folgt die entsprechende chemische Formel) keine β-Hydroxyalkylamide im Sinne der Ansprüche dieses Patents sind; b) das Anbieten und Liefern der Produkte W. der Klägerin im Zusammenhang mit carboxylhaltigen Polyestern in die oben genannten Länder keine mittelbare Verletzung der Ansprüche dieses Patents darstellt; c) das Anbieten und Liefern der Produkte W. der Klägerin in die oben genannten Länder keine mittelbare Verletzung der Ansprüche dieses Patents darstellt: 2. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten.“ C. In ihrer Prozessantwort und Widerklage vom 26. April 2004 liess die Z. demgegenüber beantragen: „1. Die Klage sei – soweit darauf eingetreten werden kann – abzuweisen.

2 2. Es sei der Y. gerichtlich zu verbieten, ihre Produkte W., die als wesentliche Komponente aus einem β-Hydroxyalkylamid bestehen, in den Ländern Belgien, Deutschland, Spanien, Frankreich, Grossbritannien, Niederlande und/oder Schweden als Härter für Pulverlacke auf Basis von Carboxyl enthaltenden Polyestern anzubieten, dorthin zu liefern oder dort in den Verkehr zu bringen. 3. Vom Vorbehalt einer späteren Schadenersatzklage sei Vormerk zu nehmen. 4. Alles unter gerichtlicher und aussergerichtlicher Kosten- und Entschädigungsfolge zuzüglich Mehrwertsteuer auf die ausseramtliche Entschädigung zulasten der Klägerin.“ D. In der Rechtsschrift vom 26. April 2004 findet sich überdies ein Begehren um Erlass vorsorglicher Massnahmen. Es lautet: „Es sei der Y. – unter Androhung der Bestrafung gemäss Art. 292 des Strafgesetzbuches im Falle der Zuwiderhandlung – vorsorglicherweise und bis auf Weiteres zu verbieten, die Produkte W., die als wesentliche Komponente aus einem β-Hydroxyalkylamid bestehen, in den Ländern Deutschland, Spanien, Frankreich und/oder Grossbritannien als Härter für Pulverlacke auf Basis von Carboxyl enthaltenden Polyestern anzubieten, zu liefern oder in den Verkehr zu bringen.“ E. In ihrer Vernehmlassung hierzu vom 14. Juli 2004 liess die Y. demgegenüber beantragen: „1. Das Begehren um Erlass vorsorglicher Massnahmen sei abzuweisen. 2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten und Widerklägerin bzw. Gesuchstellerin.“

2 Das Kantonsgerichtspräsidium zieht in Erwägung: 1. Das vorliegende Gesuch betrifft eine Streitsache mit Auslandberührung, in welcher bei der Zivilkammer zwischen den gleichen Parteien bereits der Hauptprozess anhängig ist. In rechtskräftig gewordenen Entscheidungen hat die angerufene Instanz sowohl ihre internationale (Art. 2 Abs. 1 LugÜ) wie ihre innerstaatliche – örtliche (Art. 109 Abs. 1 IPRG) und sachliche (Art. 20 Abs. 2 Ziff. 2 ZPO) – Zuständigkeit bejaht. Bei dieser Sachlage ist die Zivilkammer ohne weiteres zum Erlass vorsorglicher Massnahmen berechtigt (vgl. Jan KROPHOLLER, Europäisches Zivilprozessrecht, Kommentar zu EuGVO und Lugano-Übereinkommen, 7. Aufl., Heidelberg 2002, Art. 31 N. 1 und N. 10). 2. Vorsorgliche Massnahmen, wie sie in allen immaterialgüterrechtlichen Gesetzen vorgesehen sind – so auch in Art. 77 PatG –, dienen in erster Linie der vorläufigen Vollstreckung streitiger Unterlassungs- oder Beseitigungsansprüche, daneben der Beweissicherung sowie der Aufrechterhaltung des bestehenden Zustandes (Art. 77 Abs. 1 PatG; vgl. Roland VON BÜREN/Eugen MARBACH, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 2. Aufl., Bern 2002, Rz. 906 ff.; Lucas DAVID, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR], Band I/2, 2. Aufl., Basel und Frankfurt am Main 1998, S. 173 ff.; Dominik P. RUBLI, in: BERTSCHINGER/MÜNCH/ GEISER (Hrsg.), Schweizerisches und europäisches Patentrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Basel/Genf/München 2002, Rz. 16.17 ff.). Dabei ist glaubhaft zu machen, dass die Gesuchsgegnerin Immaterialgüterrechte verletze oder dass solche rechtswidrigen Handlungen ernsthaft zu befürchten seien, weiter, dass der Gesuchstellerin dadurch ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil drohe, und schliesslich, dass ein genügendes Interesse an der Erlangung sofortigen Rechtsschutzes bestehe (Art. 77 Abs. 2 PatG; vgl. VON BÜREN/MARBACH, a. a. O., Rz. 913 ff.; DAVID, a. a. O., S. 179 f.; RUBLI, a. a. O., Rz. 16.32 ff.). Dass die anspruchsbegründenden Tatsachen lediglich glaubhaft zu machen sind, bedeutet, dass hierfür kein umfassender, strikter Beweis verlangt werden darf; vielmehr muss genügen, dass sie nach der Aktenlage bei summarischer Prüfung als wahrscheinlich gegeben angesehen werden können (vgl. VON BÜREN/MARBACH, a. a. O., Rz. 914; DAVID, a. a. O., S. 187 ff.; RUBLI, a. a. O., Rz. 16.76 ff.; BGE 103 II 290). Was für die Gesuchstellerin gilt, muss freilich auch der Gesuchsgegnerin zugestanden werden; sie darf sich hinsichtlich ihrer Einwendungen – des Inhalts

2 etwa, das Schutzrecht habe keinen Bestand – ebenfalls mit deren Glaubhaftmachung, also einem blossen Wahrscheinlichkeitsbeweis begnügen (vgl. VON BÜREN/MARBACH, a. a. O., Rz. 915; DAVID, a. a. O., S. 189; RUBLI, a. a. O., Rz. 16.98; BGE 103 II 290). 3. Die Z. will der Y. vorsorglich verbieten lassen, ihre Produkte W. weiterhin in bestimmten Ländern als Härter für Pulverlacke auf der Basis von Carboxyl enthaltenden Polyestern auf den Markt zu bringen; dies deshalb, weil es sich hierbei um Nachahmungen und bei deren Vertrieb somit um die widerrechtliche Benützung ihrer durch das Europäische Patent X. geschützten Erfindung handle. Sie beruft sich hierzu auf Produktbeschreibungen, aus denen sich ergeben soll, dass die beiden Härter W. weitgehend mit dem vom Schutzbereich des genannten Patentes erfassten Härters V. übereinstimmten; bei allen drei Produkten handle es sich um beta-Hydroxyalkylamide. Falls der Massnahmerichter dies mangels eigener Fachkenntnisse nicht nachvollziehen könne, vermöchte ein von ihm einzuholendes Kurzgutachten die Ausführungen der Gesuchstellerin zu erhärten. – Die Y. scheint dem unter anderem entgegenhalten zu wollen, die Härter W. würden selbst dann nicht unter das Streitpatent fallen, wenn sie zusammen mit einem carbonsäuregruppenhaltigen Polyester zur Gewinnung von Pulverlacken verwendet würden. Sie beruhten nämlich auf einer neu entwickelten Kombination von mehr als einem beta-Hydroxyalkylamid und lieferten in Verbindung mit einem geeigneten Polyester weit bessere Ergebnisse, als sie bisher erzielt worden seien. – Auf all dies näher einzugehen erübrigt sich indessen, wenn glaubhaft gemacht sein sollte, dass das Schutzrecht, auf welches sich die Z. beruft, keinen Bestand hat. Nach dem Gesagten wäre dann nämlich der darauf abgestützte Unterlassungsanspruch, den die Widerklägerin und Gesuchstellerin durch die beantragten vorsorglichen Massnahmen vorläufig vollstrecken lassen will, seinerseits nicht mehr glaubhaft (vgl. DAVID, a. a. O., S. 189). Die Y. bringt nun in diesem Zusammenhang im Rahmen einer Hauptsachenprognose in der Tat zumindest sinngemäss zusätzlich vor, dass der Gegenstand des Europäischen Patentes X. gar nicht patentfähig sei; nicht etwa, weil keine Erfindung vorliege, sondern deshalb, weil sie nicht neu sei bzw. weil sie sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergebe. Die Gesuchsgegnerin ist sich dabei bewusst, dass es nicht ausreicht, solches nur zu behaupten, sondern dass sie die hierfür und damit für die Nichtigkeit des Patentes sprechenden Um-

2 stände glaubhaft machen muss (vgl. RUBLI, a. a. O., Rz. 16.98). Dies gelingt ihr durch die Vorlage der beiden folgenden Urkunden. In einem von der Y. gegen die Z. angestrengten Nichtigkeitsprozess hat das Bundespatentgericht in München, dessen Sachkompetenz auch von der heutigen Gesuchstellerin nicht angezweifelt wird, in einem am 27. März 2003 verkündeten Urteil das hier interessierende Europäische Patent X. mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt. Die angerufene Instanz kam nach einlässlicher Prüfung der Streitfrage zum Schluss, dass der Gegenstand des Patentes gegenüber dem ihm entgegenzuhaltenden Stand der Technik nicht mehr neu sei. Gleich entschieden wurde in einem weiteren gegen die Z. geführten Prozess, in welchem eine andere Gesellschaft auf Nichtigerklärung des deutschen Anteils des Europäischen Patentes X. geklagt hatte (Urteil des Bundespatentgerichtes vom 18. März 2004). In einem vorsorglichen Massnahmeverfahren, in welchem sich auch die Gegnerin mit der Glaubhaftmachung ihrer Einwendungen begnügen kann, vermögen solche Erkenntnisse einer richterlichen Behörde, die sich ausschliesslich aus fachkundigen Mitgliedern zusammensetzt, die Anspruchsgrundlage (den Bestand des angeblich verletzten Patents) ohne weiteres zu erschüttern. Daran vermag auch der Umstand nichts zu ändern, dass sich vielleicht Experten finden liessen, die zu einem abweichenden Ergebnis kämen, ebenso wenig die theoretische Möglichkeit, dass die Nichtigkeitsfrage von Gerichten anderer Länder, in welchen das hier interessierende Patent ebenfalls geschützt ist, im Vergleich zu den Entscheidungen des Bundespatentgerichtes unter Umständen widersprüchlich beurteilt würde. Dies führt zur Abweisung des Gesuchs. 4. Die Z. vermöchte aber mit ihrem Begehren um Erlass vorsorglicher Massnahmen selbst dann nicht durchzudringen, wenn vom Bestand des von ihr angerufenen Patents ausgegangen und gleichzeitig als glaubhaft angesehen würde, dass ihr ausschliessliches Recht, ihre Erfindung gewerbsmässig zu benützen, durch das beanstandete Marktverhalten der Y. laufend verletzt werde. Es fehlt dann immer noch an der Glaubhaftmachung des Erfordernisses eines nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils. Die Gesuchstellerin bringt in diesem Zusammenhang zwar vor, dass sie durch den Vertrieb der Konkurrenzprodukte W. mit ihrem Härter V. laufend Marktanteile verliere, wobei der daraus erwachsende Schaden später nur schwer ermittelt und beziffert werden könne; ausserdem ent-

2 stehe durch das Verhalten der Gegenpartei eine eigentliche Marktverwirrung, weil es beim Publikum Zweifel zu erwecken vermöge, ob die strittigen Schutzrechte überhaupt noch Bestand hätten. Abgesehen davon, dass die Z. in keiner Weise substantiiert, auf welchen konkreten Geschehnissen und Erkenntnissen diese Behauptungen beruhen sollen, stehen ihre Darlegungen überdies im Widerspruch zu ihrem eigenen Verhalten. Nachdem sie laut den Akten des Hauptprozesses am 27. Januar 2000 die Y. wegen angeblicher Schutzrechtsverletzungen verwarnt hatte, liess sie in der Folge, ohne dass es hierfür eine plausible Erklärung gibt, über vier Jahre verstreichen, bis sie ein Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen einreichte. Solches ist nicht geeignet, die von ihr behaupteten Nachteile als glaubhaft erscheinen zu lassen (vgl. VON BÜREN/MARBACH, a. a. O., Rz. 916). Hinzu kommt, dass die Widerklage der Z. kein Schadenersatzbegehren enthält, und sei es auch nur ein nicht oder lediglich approximativ beziffertes, was sich kaum mit dem Umstand verträgt, dass die Widerklägerin – stellt man auf ihre Sachdarstellung ab – durch das beanstandete Verhalten der Y. seit Jahren erhebliche Umsatzeinbussen erleiden müsste. Schliesslich fällt auch noch in Betracht, dass die Gesuchsgegnerin gemäss ihren Ausführungen in der Vernehmlassung zum vorsorglichen Massnahmebegehren anscheinend gewillt ist, die eigenen Verkaufszahlen offen zu legen, wenn die Z. mit ihrer Verletzungsklage dem Grundsatz nach durchdringen sollte. Dies steht der Behauptung entgegen, dass eine Bezifferung der angeblichen Verluste von vornherein an unüberwindbaren Hindernissen scheitern würde. 5. Der Entscheid darüber, welche der beiden Parteien die Kosten zu tragen hat, die im vorliegenden Verfahren auf Erlass vorsorglicher Massnahmen aufgelaufen sind, beziehungsweise in welchem Verhältnis sie der Gesuchstellerin und der Gesuchsgegnerin zu überbinden sind, wird Gegenstand des abschliessenden Erkenntnisses im Hauptprozess sein; desgleichen, ob eine der beiden Parteien für diesen Verfahrensabschnitt zu Lasten der anderen Anspruch auf eine Umtriebsentschädigung besitzt.

2 Demnach verfügt das Kantonsgerichtspräsidium: 1. Das Gesuch wird abgewiesen. 2. Die Kosten bleiben bei der Prozedur. 3. Mitteilung an: __________ Für das Kantonsgerichtspräsidium von Graubünden Der Vizepräsident Der Aktuar