Bundespatentgericht Tribunal fédéral d e s brevets Tribunale federale d e i brevetti Tribunal federal d a patentas Federal Patent Court O2020_017 Te ilurteilvom 1 7 . August 2022 Besetzung Präsident Dr. iur. Mark Schweizer (Vorsitz), Richter Dr. sc. nat. ETH Tobias Bremi (Referent), Richter Dr. sc. techn. ETH Markus A. Müller Erster Gerichtsschreiber MLaw Sven Bucher Verfahrensbeteiligte Schöck Bauteile GmbH, Schöckstrasse 1, DE-76534 Baden-Baden, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Thierry Calame und Rechtsanwältin Dr. iur. Barbara Abegg, beide Lenz & Staehelin, Brandschenkestrasse 24, 8027 Zürich, patentanwaltlich beraten durch Patentanwalt Christoph Müller, Hepp Wenger Ryffel AG, Friedtalweg 5, 9500 Wil SG, Klägerin gegen Basys AG, Industrie Neuhof 33, 3422 Kirchberg BE, vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Gregor Marcolli, Friedli & Schnidrig Rechtsanwälte, Bahnhofplatz 5, Postfach, 3001 Bern, patentanwaltlich beraten durch Patentanwalt Valentin Kieffer, euromaier AG, Berglihöh 3, 8725 Ernetschwil und Patentanwalt Kurt Stocker, Gachnang AG Patentanwälte, Badstrasse 5, 8501 Frauenfeld, Beklagte Gegenstand Patentverletzung (Unterlassung, Auskunft, Rechnungslegung)
O2020_017 Das Bundespatentgericht erwägt: Prozessgeschichte 1. Mit Klage vom 16. Dezember 2020 stellte die Klägerin folgende Rechtsbegehren: «1.Es sei der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5000 gemäss Art. 343 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, in der Schweiz herzustellen, zu lagern, anzubieten, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, aus der Schweiz auszuführen, oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken, Normalkraftanschlüsse, welche unter Bezugnahme auf die grafischen Darstellungen in Anhang A, die folgenden Merkmale aufweisen: a. Ein Druckkraft übertragendes Anschlusselement zur Verbindung einer Betondecke oder eines Betonbodens mit einer Betonwand; b. einen durch zwei sich gegenüberliegende Auflageflächen begrenzten Isolationskörper i. zur thermischen Trennung der Betondecke oder des Betonbodens von der Betonwand, ii. wobei die erste den Isolationskörper begrenzende Auflagefläche der Betondecke oder dem Betonboden zugewandt ist und iii. die zweite den Isolationskörper begrenzende Auflagefläche der Betonwand zugewandt ist; c. wenigstens ein Druckelement in Form einer Platte, die den Isolationskörper von dessen erster Auflagefläche bis zu der zweiten Auflagefläche durchdringt; d. wenigstens ein stabförmiges Mittel zur Querkraftübertragung, wobei die Querkraft in Richtung von der ersten Auflagefläche des lsolationskörpers zur zweiten Auflagefläche des lsolationskörpers durchgängig übertragen wird; e. das Druckelement ist mit dem die Querkraft übertragenden Mittel verschweisst; f wenigstens ein Druckverteilelement in Form einer Platte am stirnflächigen Ende des Druckelements.
O2020_017 2. Es sei der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1000 pro Tag nach Art. 343 Abs. l lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5000 gemäss Art. 343 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, in der Schweiz herzustellen, zu lagern, anzubieten, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, aus der Schweiz auszuführen, oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken, Normalkraftanschlüsse, welche unter Bezugnahme auf die grafischen Darstellungen in Anhang B, die folgenden Merkmale aufweisen: a. Ein Druckkraft übertragendes Anschlusselement zur Druckkraft übertragenden Verbindung einer Betondecke oder eines Betonbodens mit einer Betonwand; b. einen durch zwei sich gegenüberliegende Auflageflächen begrenzten Isolationskörper, i. wobei die Auflageflächen um die Höhe H des Druckkraft übertragenden Anschlusselements beabstandet sind, ii. zur thermischen Trennung der ober- und unterhalb des Druckkraft übertragenden Anschlusselements gelegenen Betondecke oder Betonbodens und Betonwand, iii. wobei die erste den Isolationskörper begrenzende Auflagefläche der Betondecke oder dem Betonboden zugewandt ist und dabei eine Länge L1 und eine Breite B1 aufweist, und iv. wobei die zweite den Isolationskörper begrenzende Auflagefläche der Betonwand zu- gewandt ist und dabei eine Länge L2 und eine Breite B2 aufweist. c. eine den Isolationskörper mittig zwischen den sich gegenüberliegenden Auflageflächen durchlaufende Längsmittelachse; d. wenigstens ein den Isolationskörper von dessen erster Auflagefläche zu dessen zweiter Auflagefläche durchdringendes Druckelement mit horizontalen, der Betondecke oder dem Betonboden und der Betonwand zugewandten Pressungsflächen in Form einer Platte auf der einen Seite und einer Stirnseite auf der anderen Seite; e. wenigstens ein stabförmiges Mittel zur Querkraftübertragung, welches i. das Druckkraft übertragende Anschlusselement in Richtung des Betonbodens oder der Betondecke überragt und ii. das Druckkraft übertragende Anschlusselement in Richtung der Betonwand überragt,
O2020_017 f. das Verhältnis zwischen übertragbarer Druck- und Querkraft, gemessen in übertragbaren Krafteinheiten, liegt in einem Bereich zwischen 4 und 15; g. die Kraftresultierende der übertragbaren Druckkräfte fällt genau auf die Längsachse (LK = 0). 3. Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5000 gemäss Art. 343 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, innert 30 Tagen nach Rechtskraft des Teilurteils über die Rechtsbegehren 1 und 2 alle Personen, die zwischen dem 26. September 2019 und dem Zeitpunkt der Rechtskraft des zu erlassenden Teilurteils Normalkraftanschlüsse gemäss den Rechtsbegehren 1 und 2 von der Beklagten zu gewerblichen Zwecken erworben haben, unter Hinweis auf die Patentverletzung aufzufordern, Normalkraftanschlüsse gemäss den Rechtsbegehren 1 und 2, die noch nicht verbaut worden sind, gegen Erstattung des Kaufpreises innert 30 Tagen zu vernichten oder an die Beklagte zurückzuschicken. 4. Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5000 gemäss Art. 343 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, der Klägerin innert 90 Tagen nach Rechtskraft des Teilurteils über die Rechtsbegehren 1 und 2 nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung detailliert Rechnung zu legen und Auskunft darüber zu erteilen, wie viele Normalkraftanschlüsse gemäss den Rechtsbegehren 1 und 2 sie zwischen dem 23. Mai 2012 und dem Zeitpunkt der Rechtskraft des zu erlassenden Teilurteils hergestellt und/oder verkauft hat und welche Netto-Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne (Verkaufserlös abzüglich Einstandspreis) sie damit erzielt hat, wobei die erzielten Netto- Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne separat nach Geschäftsjahr auszuweisen und zu belegen sind und insbesondere die Kundennamen und -adressen ausweisen- den Rechnungskopien beizulegen sind. 5. Der Klägerin sei im Anschluss an die Rechnungslegung und Auskunftserteilung gemäss Rechtsbegehren 4 Gelegenheit zu geben, den von der Beklagten an sie zu bezahlenden Wiedergutmachungsanspruch zu beziffern, und die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin den so bezifferten Betrag zuzüglich Verzugszinsen von 5% zu bezahlen. 6. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten, unter Einschluss der für die patentanwaltliche Beratung notwendigen Auslagen.
O2020_017 sowie den folgenden prozessualen Anträgen 1. Das Verfahren sei zunächst auf die Rechtsbegehren 1-4 zu beschränken, und es sei darüber durch Teilentscheid zu entscheiden. 2. Das Verfahren sei bis zum Vorliegen eines rechtskräftigen Teilurteils gemäss prozessualem Antrag 1 mit Bezug auf die Substantiierung und Bezifferung der finanziellen Ansprüche der Klägerin zu sistieren.» 2. Mit Klageantwort vom 8. März 2021 stellte die Beklagte folgende Rechtsbegehren: «1. Auf die Klage vom 16. Dezember 2020 sei nicht einzutreten. 2. Eventuell (zu Ziff. 1 oben): Die Klage vom 16. Dezember 2020 sei vollständig abzuweisen. 3. Mehrforderungen (insbesondere ein Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit der klägerischen Patente) bleiben vorbehalten. 4. Die Verfahrenskosten seien der Klägerin zur Bezahlung aufzuerlegen. 5. Die Klägerin sei zu verurteilen, der Beklagten alle entstandenen Prozesskosten (unter Einschluss der gesetzlichen Mehrwertsteuer) zu ersetzen.» 3. Am 7. Juni 2021 fand eine Instruktions-/Vergleichsverhandlung statt, an der keine Einigung erzielt werden konnte. 4. Am 30. August 2021 erstattete die Klägerin die Replik mit folgenden geänderten Rechtsbegehren: «HAUPTBEGEHREN 1 (EP 556): 1. Es sei der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5000 gemäss Art. 343 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, in der Schweiz Normalkraftanschlüsse zum Einbau in eine Betonkonstruktion herzustellen, zu lagern, anzubieten, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, aus der Schweiz auszuführen, oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken, wobei die Normalkraftanschlüsse, welche unter Bezugnahme auf die grafischen Darstellungen in Anhang A, die folgenden Merkmale aufweisen:
O2020_017 a. Ein Druckkraft übertragendes Anschlusselement zur Verbindung einer Betondecke oder eines Betonbodens mit einer Betonwand; b. einen durch zwei sich gegenüberliegende Auflageflächen begrenzten Isolationskörper i. zur thermischen Trennung der Betondecke oder des Betonbodens von der Betonwand, ii. wobei die erste den Isolationskörper begrenzende Auflagefläche der Betondecke oder dem Betonboden zugewandt ist und iii. die zweite den Isolationskörper begrenzende Auflagefläche der Betonwand zugewandt ist; c. wenigstens ein Druckelement in Form einer Platte, die den Isolationskörper von dessen erster Auflagefläche bis zu der zweiten Auflagefläche durchdringt; d. wenigstens ein stabförmiges, das Anschlusselement in Richtung von der ersten Auflagefläche des Isolationskörpers durchgängig durchlaufendes Mittel zur Querkraftübertragung, wobei die Querkraft in Richtung von der ersten Auflagefläche des lsolationskörpers zur zweiten Auflagefläche des lsolationskörpers durchgängig übertragen wird; e. das Druckelement ist mit dem die Querkraft übertragenden Mittel verschweisst; f. wenigstens ein Druckverteilelement in Form einer Platte am stirnflächigen Ende des Druckelements. EVENTUALBEGEHREN 1 ZU RECHTSBEGEHREN 1 1bisEventualiter zu Rechtsbegehren 1 sei der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5000 gemäss Art. 343 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, in der Schweiz Normalkraftanschlüsse zum Einbau in eine zur Druckkraft übertragenden Verbindung einer Betondecke oder eines Betonbodens mit einer Betonwand einer Betonkonstruktion anzubieten, zu verkaufen oder auf anderer Weise in Verkehr zu bringen, aus der Schweiz auszuführen, oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken, wobei die Normalkraftanschlüsse, unter Bezugnahme auf die grafischen Darstellungen im Anhang A, die folgenden Merkmale aufweisen: a. Der Normalkraftanschluss ist Teil der Betonkonstruktion mit der Betondecke oder dem Betonboden und mit der Betonwand und bildet ein Ein
O2020_017 Druckkraft übertragendes Anschlusselement zur Verbindung einer Betondecke oder eines Betonbodens mit einer Betonwand, welches die Betondecke oder den Betonboden mit der Betonwand verbindet, wobei die Betondecke oder der Betonboden und die Betonwand mit dem dazwischen positionierten Anschlusselement geschichtet übereinander gelegen sind; b. einen durch zwei sich gegenüberliegende Auflageflächen begrenzten Isolationskörper i. zur thermischen Trennung der Betondecke oder des Betonbodens von der Betonwand, ii. wobei die erste den Isolationskörper begrenzende Auflagefläche der Betondecke oder dem Betonboden zugewandt ist und iii. die zweite den Isolationskörper begrenzende Auflagefläche der Betonwand zugewandt ist; c. wenigstens ein Druckelement in Form einer Platte, die den Isolationskörper von dessen erster Auflagefläche bis zu der zweiten Auflagefläche durchdringt; d. wenigstens ein stabförmiges, das Anschlusselement in Richtung von der ersten Auflagefläche des Isolationskörpers zur zweiten Auflagefläche des Isolationskörpers durchgängig durchlaufendes Mittel zur Querkraftübertragung; e. das Druckelement ist mit dem die Querkraft übertragenden Mittel verschweisst; f. wenigstens ein Druckverteilelement in Form einer Platte am stirnflächigen Ende des Druckelements. SUBEVENTUALBEGEHREN 1 ZU EVENTUALBEGEHREN 1 1bisbis Subeventualiter zu Eventualbegehren 1 sei der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5000 gemäss Art. 343 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, in der Schweiz Normalkraftanschlüsse zur Druckkraft übertragenden Verbindung einer Betondecke oder eines Betonbodens mit einer Betonwand einer Betonkonstruktion anzubieten, zu verkaufen oder auf anderer Weise in Verkehr zu bringen, aus der Schweiz auszuführen, oder bei einer dieser Handlungen mit-
O2020_017 zuwirken, wobei die Normalkraftanschlüsse, unter Bezugnahme auf die grafischen Darstellungen im Anhang A, die folgenden Merkmale aufweisen: a. Der Normalkraftanschluss ist Teil der Betonkonstruktion mit der Betondecke oder dem Betonboden und mit der Betonwand und bildet ein Druckkraft übertragendes Anschlusselement, welches die Betondecke oder den Betonboden mit der Betonwand verbindet, wobei die Betondecke oder der Betonboden und die Betonwand mit dem dazwischen positionierten Anschlusselement geschichtet übereinander gelegen sind; b. einen durch zwei sich gegenüberliegende Auflageflächen begrenzten Isolationskörper i. zur thermischen Trennung der Betondecke oder des Betonbodens von der Betonwand, ii. wobei die erste den Isolationskörper begrenzende Auflagefläche der Betondecke oder dem Betonboden zugewandt ist und iii. die zweite den Isolationskörper begrenzende Auflagefläche der Betonwand zugewandt ist; c. wenigstens ein Druckelement in Form einer Platte, die den Isolationskörper von dessen erster Auflagefläche bis zu der zweiten Auflagefläche durchdringt; d. wenigstens ein stabförmiges, das Anschlusselement in Richtung von der ersten Auflagefläche des Isolationskörpers zur zweiten Auflagefläche des Isolationskörpers durchgängig durchlaufendes Mittel zur Querkraftübertragung; e. das Druckelement ist mit dem die Querkraft übertragenden Mittel verschweisst; f. wenigstens ein Druckverteilelement in Form einer Platte am stirnflächigen Ende des Druckelements. g. wobei die Querkraft übertragenden Elemente aussenseitig die plattenförmigen Druckelemente begrenzen. HAUPTBEGEHREN 2 (EP 557): 2. Es sei der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1000 pro Tag nach Art. 34343 Abs. l lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5000 gemäss Art. 343 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, in der Schweiz Normalkraftanschlüsse zum Einbau in eine Betonkonstruktion herzustellen, zu lagern, anzubieten, zu
O2020_017 verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, aus der Schweiz auszuführen, oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken, wobei die Normalkraftanschlüsse, welche unter Bezugnahme auf die grafischen Darstellungen in Anhang B, die folgenden Merkmale aufweisen: a. Ein Druckkraft übertragendes Anschlusselement zur Druckkraft übertragenden Verbindung einer Betondecke oder eines Betonbodens mit einer Betonwand; b. einen durch zwei sich gegenüberliegende Auflageflächen begrenzten Isolationskörper, i. wobei die Auflageflächen um die Höhe H des Druckkraft übertragenden Anschlusselements beabstandet sind, ii. zur thermischen Trennung der ober- und unterhalb des Druckkraft übertragenden Anschlusselements gelegenen Betondecke oder Betonbodens und Betonwand, iii. wobei die erste den Isolationskörper begrenzende Auflagefläche der Betondecke oder dem Betonboden zugewandt ist und dabei eine Länge L1 und eine Breite B1 aufweist, und iv. wobei die zweite den Isolationskörper begrenzende Auflagefläche der Betonwand zu- gewandt ist und dabei eine Länge L2 und eine Breite B2 aufweist. c. eine den Isolationskörper mittig zwischen den sich gegenüberliegenden Auflageflächen durchlaufende Längsmittelachse; d. wenigstens ein den Isolationskörper von dessen erster Auflagefläche zu dessen zweiter Auflagefläche durchdringendes Druckelement mit horizontalen, der Betondecke oder dem Betonboden und der Betonwand zugewandten Pressungsflächen in Form einer Platte auf der einen Seite und einer Stirnseite auf der anderen Seite; e. wenigstens ein stabförmiges Mittel zur Querkraftübertragung, welches i. das Druckkraft übertragende Anschlusselement in Richtung des Betonbodens oder der Betondecke überragt und ii. das Druckkraft übertragende Anschlusselement in Richtung der Betonwand überragt, f. das Verhältnis zwischen übertragbarer Druck- und Querkraft, gemessen in übertragbaren Krafteinheiten, liegt in einem Bereich zwischen 4 und 15;
O2020_017 g. die Kraftresultierende der übertragbaren Druckkräfte fällt genau auf die Längsachse (LK = 0). EVENTUALBEGEHREN 2 ZU RECHTSBEGEHREN 2: 2bis Es sei der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1000 pro Tag nach Art. 34343 Abs. l lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5000 gemäss Art. 343 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, in der Schweiz Normalkraftanschlüsse zum Einbau in eine zur Druckkraft übertragenden Verbindung einer Betondecke oder eines Betonbodens mit einer Betonwand einer Betonkonstruktion anzubieten, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, aus der Schweiz auszuführen, oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken, wobei die Normalkraftanschlüsse, unter Bezugnahme auf die grafischen Darstellungen in Anhang B, die folgenden Merkmale aufweisen: a. Der Normalkraftanschluss ist Teil der Betonkonstruktion mit der Betondecke oder dem Betonboden und mit der Betonwand und bildet einEin Druckkraft übertragendes Anschlusselement zur Druckkraft übertragenden Verbindung einer Betondecke oder eines Betonbodens mit einer Betonwand, welches die Betondecke oder den Betonboden mit der Betonwand verbindet; b. einen durch zwei sich gegenüberliegende Auflageflächen begrenzten Isolationskörper, i. wobei die Auflageflächen um die Höhe H des Druckkraft übertragenden Anschlusselements beabstandet sind, ii. zur thermischen Trennung der ober- und unterhalb des Druckkraft übertragenden Anschlusselements gelegenen Betondecke oder Betonbodens und Betonwand, iii. wobei die erste den Isolationskörper begrenzende Auflagefläche der Betondecke oder dem Betonboden zugewandt ist und dabei eine Länge L1 und eine Breite B1 aufweist, und iv. wobei die zweite den Isolationskörper begrenzende Auflagefläche der Betonwand zu- gewandt ist und dabei eine Länge L2 und eine Breite B2 aufweist. c. eine den Isolationskörper mittig zwischen den sich gegenüberliegenden Auflageflächen durchlaufende Längsmittelachse; d. wenigstens ein den Isolationskörper von dessen erster Auflagefläche zu dessen zweiter Auflagefläche durchdringendes Druckelement mit hori-
O2020_017 zontalen, der Betondecke oder dem Betonboden und der Betonwand zugewandten Pressungsflächen in Form einer Platte auf der einen Seite und einer Stirnseite auf der anderen Seite; e. wenigstens ein stabförmiges Mittel zur Querkraftübertragung, welches i. das Druckkraft übertragende Anschlusselement in Richtung des Betonbodens oder der Betondecke überragt und ii. das Druckkraft übertragende Anschlusselement in Richtung der Betonwand überragt, f. das Verhältnis zwischen übertragbarer Druck- und Querkraft, gemessen in übertragbaren Krafteinheiten, liegt in einem Bereich zwischen 4 und 15; g. die Kraftresultierende der übertragbaren Druckkräfte fällt genau auf die Längsachse (LK = 0). SUBEVENTUALBEGEHREN 2 ZU EVENTUALBEGEHREN 2: 2bisbis Es sei der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1000 pro Tag nach Art. 343 Abs. l lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5000 gemäss Art. 343 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, in der Schweiz Normalkraftanschlüsse zur Druckkraft übertragenden Verbindung einer Betondecke oder eines Betonbodens mit einer Betonwand einer Betonkonstruktion anzubieten, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, aus der Schweiz auszuführen, oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken, wobei die Normalkraftanschlüsse, unter Bezugnahme auf die grafischen Darstellungen in Anhang B, die folgenden Merkmale aufweisen: a. Der Normalkraftanschluss ist Teil der Betonkonstruktion mit der Betondecke oder dem Betonboden und mit der Betonwand und bildet ein Druckkraft übertragendes Anschlusselement, welches die Betondecke oder den Betonboden mit der Betonwand verbindet; b. einen durch zwei sich gegenüberliegende Auflageflächen begrenzten Isolationskörper, i. wobei die Auflageflächen um die Höhe H des Druckkraft übertragenden Anschlusselements beabstandet sind, ii. zur thermischen Trennung der ober- und unterhalb des Druckkraft übertragenden Anschlusselements gelegenen Betondecke oder Betonbodens und Betonwand,
O2020_017 iii. wobei die erste den Isolationskörper begrenzende Auflagefläche der Betondecke oder dem Betonboden zugewandt ist und dabei eine Länge L1 und eine Breite B1 aufweist, und iv. wobei die zweite den Isolationskörper begrenzende Auflagefläche der Betonwand zu- gewandt ist und dabei eine Länge L2 und eine Breite B2 aufweist. c. eine den Isolationskörper mittig zwischen den sich gegenüberliegenden Auflageflächen durchlaufende Längsmittelachse; d. wenigstens ein den Isolationskörper von dessen erster Auflagefläche zu dessen zweiter Auflagefläche durchdringendes Druckelement mit horizontalen, der Betondecke oder dem Betonboden und der Betonwand zugewandten Pressungsflächen in Form einer Platte auf der einen Seite und einer Stirnseite auf der anderen Seite; e. wenigstens ein stabförmiges Mittel zur Querkraftübertragung, welches i. das Druckkraft übertragende Anschlusselement in Richtung des Betonbodens oder der Betondecke überragt und ii. das Druckkraft übertragende Anschlusselement in Richtung der Betonwand überragt, f. das Verhältnis zwischen übertragbarer Druck- und Querkraft, gemessen in übertragbaren Krafteinheiten, liegt in einem Bereich zwischen 4 und 15; g. die Kraftresultierende der übertragbaren Druckkräfte fällt genau auf die Längsachse (LK = 0); h. wobei an mindestens einem stirnflächigen Ende des mindestens einen Druckelements mindestens ein Druckverteilelement als horizontale Pressungsfläche ausgebildet ist. HAUPTBEGEHREN 3 (EP 559 / EP 557)(NEU): 3. Es sei die Beklagte unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5000 gemäss Art. 343 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, Abnehmer von Normalkraftanschlüssen gemäss den Rechtsbegehren 1, 1bis, 1bisbis sowie 2, 2bis und 2bisbis zu verpflichten, diese nicht als Teil der Betonkonstruktion mit der Betondecke oder dem Betonboden und mit der Betonwand einzubauen, wobei die Betondecke oder der Betonboden und die Betonwand mit dem dazwischen positionierten Anschlusselement geschichtet übereinander gelegen sind.
O2020_017 HAUPTBEGEHREN 4 (EP 556 /EP 557)(NEU): 4. Es sei die Beklagte unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5000 gemäss Art. 343 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, in der Schweiz Normalkraftanschlüsse gemäss den Rechtsbegehren 1, 1bis, 1bisbis sowie 2, 2bis und 2bisbis nur anzubieten, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, aus der Schweiz auszuführen, oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken, wenn die Abnehmer im Falle eines mündlichen Angebots durch Übergabe eines schriftlichen Warnhinweises und im Fall eines schriftlichen Angebots oder einer Lieferung auf der ersten Seite der schriftlichen Angebotsunterlagen bzw. auf der Produktverpackung ausdrücklich und unübersehbar darauf hingewiesen werden, dass die Normalkraftanschlüsse gemäss den Rechtsbegehren 1, 1bis, 1bisbis sowie 2, 2bis und 2bisbis in der Schweiz nicht ohne Zustimmung der Klägerin als Inhaberin der Schweizer Teile der europäischen Patente 2 455 556 und/oder 2 455 557 als Teil der Betonkonstruktion mit der Betondecke oder dem Betonboden und mit der Betonwand eingebaut werden dürfen, wobei die Betondecke oder der Betonboden und die Betonwand mit dem dazwischen positionierten Anschlusselement geschichtet übereinander gelegen sind. HAUPTBEGEHREN 5 (EP 556 / EP 557): 5. Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5000 gemäss Art. 343 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, innert 30 Tagen nach Rechtskraft des Teilurteils über die Rechtsbegehren 1 und 2 alle Personen, die zwischen dem 26. September 2019 und dem Zeitpunkt der Rechtskraft des zu erlassenden Teilurteils Normalkraftanschlüsse gemäss den Rechtsbegehren 1 und, 1bis, 1bisbis sowie 2, 2bis und 2bisbis von der Beklagten zum Einbau in eine Betonkonstruktion zu gewerblichen Zwecken erworben haben, unter Hinweis auf die Patentverletzung aufzufordern, die entsprechenden Normalkraftanaschlüsse gemäss den Rechtsbegehren 1 und 2, die noch nicht verbaut worden sind, gegen Erstattung des Kaufpreises innert 30 Tagen zu vernichten oder an die Beklagte zurückzuschicken. 5bis Eventualiter sei die Beklagte unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5000 gemäss Art. 343 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, die betreffenden Personen schrift-
O2020_017 lich darauf hinzuweisen, dass die von ihnen erworbenen Normalkraftanschlüsse gemäss den Rechtsbegehren 1, 1bis, 1bisbis sowie 2, 2bis und 2bisbis nicht als Teil der Betonkonstruktion mit der Betondecke oder dem Betonboden und mit der Betonwand eingebaut werden dürfen, wobei die Betondecke oder der Betonboden und die Betonwand mit dem dazwischen positionierten Anschlusselement geschichtet übereinander gelegen sind. HAUPTBEGEHREN 6 (EP 556 / EP 557): 6. Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5000 gemäss Art. 343 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, der Klägerin innert 90 Tagen nach Rechtskraft des Teilurteils über die Rechtsbegehren 1 und 2 nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung detailliert Rechnung zu legen und Auskunft darüber zu erteilen, wie viele Normalkraftanschlüsse gemäss den Rechtsbegehren 1, 1bis, 1bisbis sowie 2, 2bis und 2bisbis sie zwischen dem 23. Mai 2012 und dem Zeitpunkt der Rechtskraft des zu erlassenen Teilurteils angeboten hergestellt und/oder verkauft hat und welche Netto-Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne (Verkaufserlöse abzüglich Einstandspreis) sie damit erzielt hat, wobei die erzielten Brutto- Netto-Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne separat nach Geschäftsjahr auszuweisen und zu belegen sind und insbesondere die Kundennamen und Kundenadressen ausweisenden Rechnungskopien beizulegen sind. HAUPTBEGEHREN 7 (EP 556 / EP 557): 7. Der Klägerin sei im Anschluss an die Rechnungslegung und Auskunftserteilung gemäss Rechtsbegehren 64 Gelegenheit zu geben, den von der Beklagten an sie zu bezahlenden Wiedergutmachungsanspruch zu beziffern, und die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin den so bezifferten Betrag zuzüglich Verzugszinsen von 5% zu bezahlen. HAUPTBEGEHREN 8 (EP 556 / EP 557): 8. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten, unter Einschluss der für die patentanwaltliche Beratung notwendigen Auslagen. 5. Die Duplik der Beklagten erfolgte am 27. Oktober 2021 und enthielt leicht geänderte Rechtsbegehren:
O2020_017 «1. Auf die Klage vom 16. Dezember 2020 und gemäss Replik vom 30. August 2021 sei nicht einzutreten. 2. Eventuell (zu Ziff. 1 oben): Die Rechtsbegehren gemäss Klage vom 16. Dezember 2020 und gemäss Replik vom 30. August 2021 seien vollständig abzuweisen. 3. Mehrforderungen (insbesondere ein Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit der klägerischen Patente) bleiben vorbehalten. 4. Die Verfahrenskosten seien der Klägerin zur Bezahlung aufzuerlegen. 5. Die Klägerin sei zu verurteilen, der Beklagten alle entstandenen Prozesskosten (unter Einschluss der gesetzlichen Mehrwertsteuer) zu ersetzen.» 6. Mit Eingabe vom 29. November 2021 nahm die Klägerin zu den Dupliknoven Stellung. 7. Mit Schreiben vom 23. März 2022 wurde den Parteien das Fachrichtervotum zur Stellungnahme zugestellt. 8. Am 4. April 2022 erliess der Präsident eine Beweisverfügung, gemäss der an der Hauptverhandlung vom 11. Mai 2022 ein Augenschein an dem in der Duplikbeilage 73 abgebildeten Anschlusselement vorgenommen werde. 9. Die Stellungnahme zum Fachrichtervotum erfolgte durch die Beklagte am 5. Mai 2022 und durch die Klägerin am 6. Mai 2022. 10. Die Hauptverhandlung fand am 11. Mai 2022 statt. Zuständigkeit 11. Die Klägerin hat Sitz in Deutschland; die Beklagte hat Sitz in der Schweiz. Somit liegt ein internationaler Sachverhalt vor. Für Klagen betreffend die Verletzung von Immaterialgüterrechten sind die schweizerischen Gerichte am Sitz der Beklagten zuständig (Art. 2 LugÜ i.V.m. Art. 109 Abs. 2 IPRG). Das Bundespatentgericht ist ausschliesslich
O2020_017 zuständig für Bestandes- und Verletzungsklagen betreffend Patente (Art. 26 Abs. 1 lit. a PatGG). Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts ist mithin gegeben. Bestimmtheit der Rechtsbegehren 12. Rechtsbegehren müssen grundsätzlich so formuliert sein, dass sie ohne Änderungen ins Urteilsdispositiv übernommen werden können. Entsprechend kann eine Unterlassungsklage nur in demjenigen Umfang geschützt werden, in dem sie auf das Verbot eines genügend bestimmten Verhaltens gerichtet ist.1 Die verpflichtete Partei soll erfahren, was sie nicht mehr tun darf, und die Vollstreckungs- oder Strafbehörden müssen wissen, welche Handlungen sie zu verhindern oder mit Strafe zu belegen haben.2 Die behauptete Verletzungs- oder Ausführungsform ist so zu beschreiben, dass durch blosse tatsächliche Kontrolle ohne weiteres festgestellt werden kann, ob die verbotene Ausführung vorliegt. Die Verletzungsform ist als reale technische Handlung durch bestimmte Merkmale so zu umschreiben, dass es keiner Auslegung rechtlicher oder mehrdeutiger technischer Begriffe bedarf.3 Werden technische Begriffe in der Urteilsbegründung definiert, ist es aber nicht notwendig, die Definitionen in das Urteilsdispositiv aufzunehmen.4 Die genügende Bestimmtheit des Rechtsbegehrens ist Prozessvoraussetzung und damit von Amtes wegen zu prüfen, wobei das Bundespatentgericht eine unzureichende Bestimmtheit mangels entsprechender Rüge nur sehr zurückhaltend annimmt. Folge der mangelnden Bestimmtheit ist Nichteintreten auf die Klage.5 Von der mangelnden Bestimmtheit der Rechtsbegehren zu unterscheiden ist die Einrede, die Rechtsbegehren würden ein Verhalten verbieten, das nicht in den Schutzbereich der geltend gemachten Patentansprüche falle (so genannte «überschiessende» Rechtsbegehren). Diese Einrede bezieht sich auf die materielle Begründetheit der Klage. Sie wird nur auf
1 BGer, Urteil 5A_658/2014 vom 5. Mai 2015, E. 3.3. 2 BGE 142 III 587 E. 5.3. 3 BGE 131 III 70 E. 3.3 – «Sammelhefter V». 4 BPatGer, Urteil O2016_009 vom 18. Dezember 2018, E. 54 – «Durchflussmessfühler». 5 BPatGer, Urteil O2012_004 vom 24. August 2012, E. 9 – «Leichtbeton»; S2012_003 vom 2. Februar 2012, E. 14 – «Spannzangendichtungsvorrichtung».
O2020_017 entsprechende Einrede hin geprüft. Ihre Gutheissung führt zur (teilweisen) Abweisung der Klage.6 13. In der Duplik macht die Beklagte verschiedene angebliche Mängel an den Rechtsbegehren gemäss Replik geltend. Bei Hauptbegehren 1 fehle das Merkmal «zur Druckkraft übertragenden Verbindung», da bloss eine Verbindung verlangt werde, die nicht Druckkraft übertragend sein müsse. Und selbst wenn es vorliegen würde, so handle es sich dabei bloss um eine Wiederholung des Anspruchsmerkmals, ohne es zu konkretisieren. Dies sei unzulässig. Soweit die Beklagte geltend macht, im Hauptbegehren 1 fehle ein Merkmal, das gemäss Anspruch zwingend vorhanden sein muss, macht sie geltend, das Rechtsbegehren ziele darauf ab, ein Verhalten zu verbieten, das nicht in den Schutzbereich der geltend gemachten Patentansprüche falle. Das ist bei der Prüfung der materiellen Begründetheit der Rechtsbegehren zu erörtern, wo sich zeigt, dass Hauptbegehren 1, das sich auf den erteilten Hauptanspruch 1 des Klagepatents EP 556 stützt, ohnehin abzuweisen ist, da der Gegenstand des Hauptanspruchs 1 nicht neu ist (hinten, E. 47). Soweit die Beklagte geltend macht, beim Merkmal «zur Druckkraft übertragenden Verbindung» werde bloss der Anspruchswortlaut wiederholt, ist zu sagen, dass dies nicht per se unzulässig ist.7 Es ist nur dann unzulässig, wenn der Anspruchswortlaut so unklar ist, dass im Vollstreckungsverfahren erneut eine rechtliche Auslegung notwendig ist und die Verletzung nicht durch bloss tatsächliche Kontrolle festgestellt werden kann. Dies ist vorliegend nicht der Fall. Nachdem das Merkmal ausgelegt wurde (nachstehend E. 29) ist es einer bloss tatsächlichen Kontrolle ohne weiteres zugänglich. Weiter ignoriert die Beklagte, dass die Hauptbegehren 1, Eventualbegehren 1 und Subeventualbegehren 1 die Begriffe gemäss Anspruchswortlaut «unter Bezugnahme auf die grafischen Darstellungen in Anhang A» konkretisieren. Aus den Abbildungen in Anhang A (und Anhang B) geht hervor, welche physische Struktur die Klägerin als «Druckkraft übertragen-
6 BPatGer, Urteil O2017_007 vom 1. November 2019, E. 15 – «animierte Lunge». 7 BPatGer, Urteil O2013_033 vom 30. Januar 2013, Regeste und E. 17 – «couronne dentée».
O2020_017 des Anschlusselement» bezeichnet. Ob eine angegriffene Ausführungsform dieser Struktur entspricht, lässt sich durch bloss tatsächliche Kontrolle überprüfen. Unverständlich bleibt die Behauptung der Beklagten, bei dem Merkmal «zur Druckkraft übertragenden Verbindung» handle es sich um eine Typenbezeichnung, die gemäss Rechtsprechung nicht genüge, angegriffene Ausführungsformen zu identifizieren. Nach richtigem Verständnis bedeutet das Merkmal, dass das Anschlusselement so ausgestaltet sein muss, dass es im eingebauten Zustand Druckkräfte übertragen kann, wobei diese Druckkräfte nicht weiter spezifiziert sind (hinten, E. 29). Es handelt sich um ein Zweckmerkmal, dessen Verwirklichung von den physischen Eigenschaften der Vorrichtung bestimmt wird, und nicht um eine beliebig änderbare Typenbezeichnung. Die Eigenschaft, Druckkräfte übertragen zu können, ist dem Anschlusselement inhärent und kann nicht ohne Änderung der Strukturmerkmale des Anschlusselements geändert werden. Die Hauptbegehren 1, Eventualbegehren 1 und Subeventualbegehren 1 sind daher in diesem Punkt nicht unbestimmt. Die Beklagte behauptet weiter, indem die Hauptbegehren 1, Eventualbegehren 1 und Subeventualbegehren 1 verlangten, dass das Druckelement mit dem die Querkraft übertragenden Mittel verschweisst sei, erfassten sie Ausführungsformen, die nicht vom Anspruchswortlaut erfasst würden, der eine «kraftschlüssige» Verbindung verlange. Dieser Einwand betrifft mithin wiederum die Frage, ob das Rechtsbegehren ein Verhalten zu verbieten versucht, das nicht in den Schutzbereich der geltend gemachten Patentansprüche fällt. Bei richtiger Auslegung des Begriffs «kraftschlüssig» ist er unzutreffend (hinten, E. 31). Auch der weitere Einwand, die Eventualbegehren 1 und Subeventualbegehren 1 erfassten Ausführungsformen, die keine Betonkonstruktion mit einem ersten gegossenen Bauteil und einem zweiten gegossenen Bauteil und einem Druckkraft übertragenden Anschlusselement umfassten, betrifft die Erfassung der Rechtsbegehren durch den (eingeschränkten) Anspruch. Die eingeschränkten Ansprüche des Klagepatents EP 556 verlangen eine «Betonkonstruktion mit einem ersten gegossenen Bauteil und einem zweiten gegossenen Bauteil und einem Druckkraft übertragenden Anschlusselement» (Merkmal M11a gemäss Gliederung in E. 16). Die Be-
O2020_017 klagte behauptet, Eventual- und Subeventualbegehren 1 würden im Unterschied dazu nur den Normalkraftanschluss an sich angreifen, ohne Betonkonstruktion. Das trifft nicht zu. Eventual- und Subeventualbegehren 1 verlangen, dass der Normalkraftanschluss Teil der Betonkonstruktion ist und mit der Betondecke oder dem Betonboden und mit der Betonwand ein Druckkraft übertragendes Anschlusselement bildet, das die Betondecke oder den Betonboden mit der Betonwand verbindet, wobei die Betondecke oder der Betonboden und die Betonwand mit dem dazwischen positionierten Anschlusselement geschichtet übereinanderliegen. Eventual- und Subeventualbegehren 1 verlangen demnach zwei gegossene Bauteile, nämlich eine Betonwand und eine Betondecke oder eine Betonwand und einen Betonboden. Die Einwände gegen Hauptbegehren 2, Eventualbegehren 2 und Subeventualbegehren 2, die sich auf die (eingeschränkten) Ansprüche des Klagepatents EP 557 stützen, müssen nicht weiter geprüft werden, da diese Rechtsbegehren mangels Rechtsbeständigkeit des Klagepatents EP 557 ohnehin abzuweisen sind (hinten, E. 52ff.). Klagepatente 14. Die Klage stützt sich auf zwei Schweizer Teile von zwei europäischen Patenten, der EP 2 455 556 B1 (in der Folge EP 556 oder Klagepatent EP 556) und der EP 2 455 557 B1 (in der Folge EP 557 oder Klagepatent EP 557). Klagepatent EP 556 wurde am 12. Juli 2011 angemeldet und beansprucht die Priorität der EP 10191914 vom 19. November 2010. Der Hinweis auf Erteilung erfolgte am 10. September 2014, ein Einspruch wurde nicht eingelegt. Das Klagepatent EP 556 ist auf die Klägerin eingetragen. Als Merkmalsanalyse von Klagepatent EP 556 in der erteilten Fassung wird in der Folge jene der Klägerin verwendet, der sich die Beklagte anschliesst: M11 Druckkraft übertragendes Anschlusselement (17)
O2020_017 M12 zur Druckkraft übertragenden Verbindung eines ersten gegossenen Bauteils (13, 29) mit einem zweiten gegossenen Bauteil (15), M13 wobei das zweite gegossene Bauteil eine Betonwand ist, mindestens aufweisend M14 einen durch zwei sich gegenüberliegenden Auflageflächen (39, 41) begrenzten Isolationskörper (31) M14.1 zur thermischen Trennung des ersten gegossenen Bauteils (13, 29) von dem zweiten gegossenen Bauteil (15), M14.2 wobei die erste den Isolationskörper (31) begrenzende Auflagefläche (39) dem ersten gegossenen Bauteil (13, 29) zugewandt ist, und M14.3 wobei die zweite den Isolationskörper (31) begrenzende Auflagefläche (41) dem zweiten gegossenen Bauteil (15) zugewandt ist, M15 mindestens ein Druckelement (33), M15.1 das den Isolationskörper (31) von dessen erster Auflagefläche (39) bis zu dessen zweiter Auflagefläche (41) durchdringt, M16 Mittel zur Querkraftübertragung, dadurch gekennzeichnet, dass M16.1 die Mittel zur Querkraftübertragung mindestens ein das Druckkraft übertragende Anschlusselement (17) - in Richtung von der ersten Auflagefläche (39) des Isolationskörpers (31) zu der zweiten Auflagefläche (41) des Isolationskörpers (31) - durchgängig durchlaufendes Querkraft übertragendes Element (35) umfassen, M17 das mindestens eine Druckelement (33) mit dem mindestens einen Querkraft übertragendes Element (35) kraftschlüssig verbunden ist, M18 an mindestens einem stirnflächigen Ende des mindestens einen Druckelements (33) mindestens ein Druckverteilelement (51) ausgebildet ist. Klagepatent EP 556 stellt sich selber nach Schilderung des Standes der Technik in Abs. [0002]-[0011] die Aufgabe, ein Verbindungselement für gegossene Bauteile, v.a. Betonböden und -wände, bereitzustellen, das Kältebrücken weitgehend eliminiert und in der Lage ist, grosse Druckkräfte und grosse Querkräfte abzufangen. Das Verbindungselement soll er-
O2020_017 lauben, mit geringem finanziellem und technischem Aufwand Energiestandards zu erfüllen und soll so ausgestaltet sein, dass eine möglichst grosse Freiheit hinsichtlich der Auswahl des Materials für den Isolationskörper besteht, ohne übermässig hinsichtlich der Höhe der Frischbetonierung oberhalb des erfindungsgemässen Anschlusselements eingeschränkt zu sein. Eine Ausführungsform der Erfindung gemäss EP 556 wird in Fig. 8 dargestellt (nachstehende Abbildung 1). Abbildung 1: Fig. 8 aus EP 556 Dabei sind die Auflageflächen 39 und 41 nach Merkmal M14 gegeben durch die obere resp. untere Fläche des Isolationsköpers 31, das Druckelement nach Merkmal M15 durch die vertikale Platte 33, die Mittel zur Querkraftübertragung nach Merkmal M16 durch die vertikalen Armierungsstangen 35 auf den beiden Seiten des Druckelements 33, und das Druckverteilelement nach Merkmal M18 durch die horizontale Platte 51 auf der oberen Auflagefläche 39. 15. In der Replik stützt sich die Klägerin bei der EP 556 eventualiter auf inter partes eingeschränkte Anspruchsfassungen, auf eine Eventualeinschränkung, auf eine Subeventualeinschränkung sowie auf eine Subsubeventualeinschränkung.
O2020_017 16. Bei der Eventualeinschränkung der EP 556 werden dem erteilten Anspruch folgende hervorgehobenen Merkmale hinzugefügt: M11a Betonkonstruktion mit einem ersten gegossenen Bauteil und einem zweiten gegossenen Bauteil und einem M11 Druckkraft übertragendens Anschlusselement (17) M12 zur Druckkraft übertragenden Verbindung deseines ersten gegossenen Bauteils (13, 29) mit demeinem zweiten gegossenen Bauteil (15), M12a wobei das erste gegossene Bauteil ausgesucht ist aus der Liste umfassend eine Betonbodenplatte und eine Betondeckenplatte, M13 wobei das zweite gegossene Bauteil eine Betonwand ist, M13a wobei die beiden gegossenen Bauteile mit dem dazwischen positionierten Druckkraft übertragenden Anschlusselement geschichtet übereinander gelegen sind, wobei das Anschlusselement mindestens aufweisendaufweist M14 einen durch zwei sich gegenüberliegenden Auflageflächen (39, 41) begrenzten Isolationskörper (31), M14.1 zur thermischen Trennung des ersten gegossenen Bauteils (13, 29) von dem zweiten gegossenen Bauteil (15), M14.2 wobei die erste den Isolationskörper (31) begrenzende Auflagefläche (39) dem ersten gegossenen Bauteil (13, 29) zugewandt ist, und M14.3 wobei die zweite den Isolationskörper (31) begrenzende Auflagefläche (41) dem zweiten gegossenen Bauteil (15) zugewandt ist, M15 mindestens ein Druckelement (33), M15.1 das den Isolationskörper (31) von dessen erster Auflagefläche (39) bis zu dessen zweiter Auflagefläche (41) durchdringt, M16 Mittel zur Querkraftübertragung, dadurch gekennzeichnet, dass M16.1 die Mittel zur Querkraftübertragung mindestens ein das Druckkraft übertragende Anschlusselement (17) - in Richtung von der ersten Auflagefläche (39) des Isolationskörpers (31) zu der zweiten Auflagefläche (41) des Isolationskörpers (31) - durch-
O2020_017 gängig durchlaufendes Querkraft übertragendes Element (35) umfassen, M17 das mindestens eine Druckelement (33) mit dem mindestens einen Querkraft übertragendes Element (35) kraftschlüssig verbunden ist, M18 an mindestens einem stirnflächigen Ende des mindestens einen Druckelements (33) mindestens ein Druckverteilelement (51) ausgebildet ist. Nach Ansicht der Klägerin stützen sich diese Einschränkungen in den ursprünglich eingereichten Unterlagen auf Spalte 4:16-19 und Spalte 5:37- 40 sowie die Abs. [0008], [0010], [0011], [0041], [0042] und [0043] mit Verweis auf die Figuren 1 bis 7 für die Betonkonstruktion (Merkmal M11a) und die geschichtete Anordnung (Merkmal M13a), sowie auf Anspruch 2 der erteilten Fassung was die Auswahl des ersten gegossenen Bauteils angeht (Merkmal M12a). 17. Bei der Subeventualeinschränkung der EP 556 werden dem Anspruch gemäss Eventualantrag folgende weiteren hervorgehobenen Merkmale hinzugefügt: M11a Betonkonstruktion mit einem ersten gegossenen Bauteil und einem zweiten gegossenen Bauteil und einem M11 Druckkraft übertragenden Anschlusselement (17), M12 zur Druckkraft übertragenden Verbindung des ersten gegossenen Bauteils (13, 29) mit dem zweiten gegossenen Bauteil (15), M12a wobei das erste gegossene Bauteil ausgesucht ist aus der Liste umfassend eine Betonbodenplatte und eine Betondeckenplatte, M13 wobei das zweite gegossene Bauteil eine Betonwand ist, M13a wobei die beiden gegossenen Bauteile mit dem dazwischen positionierten Druckkraft übertragenden Anschlusselement geschichtet übereinander gelegen sind, wobei das Anschlusselement mindestens aufweist, M14 einen durch zwei sich gegenüberliegenden Auflageflächen (39, 41) begrenzten Isolationskörper (31), M14.1 zur thermischen Trennung des ersten gegossenen Bauteils (13, 29) von dem zweiten gegossenen Bauteil (15),
O2020_017 M14.2 wobei die erste den Isolationskörper (31) begrenzende Auflagefläche (39) dem ersten gegossenen Bauteil (13, 29) zugewandt ist, und M14.3 wobei die zweite den Isolationskörper (31) begrenzende Auflagefläche (41) dem zweiten gegossenen Bauteil (15) zugewandt ist, M15 mindestens ein plattenförmiges Druckelement (33), M15.1 das den Isolationskörper (31) von dessen erster Auflagefläche (39) bis zu dessen zweiter Auflagefläche (41) durchdringt, M16 Mittel zur Querkraftübertragung, dadurch gekennzeichnet, dass M16.1 die Mittel zur Querkraftübertragung mindestens ein das Druckkraft übertragende Anschlusselement (17) - in Richtung von der ersten Auflagefläche (39) des Isolationskörpers (31) zu der zweiten Auflagefläche (41) des Isolationskörpers (31) - durchgängig durchlaufendes Querkraft übertragendes Element (35) umfassen, M17 das mindestens eine plattenförmige Druckelement (33) mit dem mindestens einen Querkraft übertragendes Element (35) kraftschlüssig verbunden ist, M18 an mindestens einem stirnflächigen Ende des mindestens einen Druckelements (33) mindestens ein Druckverteilelement (51) ausgebildet ist, M18.1 welches als Druckverteilplatte ausgebildet ist, M19.1 wobei die Querkraft übertragenden Elemente (35) aussenseitig das mindestens eine plattenförmige Druckelement begrenzen, M19.2 wobei die Mittel zur Querkraftübertragung mindestens ein Paar aus zwei stabförmig ausgebildeten geradlinigen Querkraft übertragenden Elementen (35) umfassen, M19.3 die jeweils mit dem mindestens einen plattenförmigen Druckelement (33) kraftschlüssig verbunden sind. Nach Ansicht der Klägerin stützen sich diese Einschränkungen in den ursprünglich eingereichten Unterlagen auf die Abs. [0017] und [0018] mit Verweis auf die Figur 8 für das Druckverteilelement als Druckverteilplatte (Merkmal M18.1). Das plattenförmige Druckelement (Merkmal M15 und M17), aussenseitig begrenzt durch die Querkraft übertragenden Elemente (Merkmal M19.1), die Mittel zur Querkraftübertragung als mindestens ein
O2020_017 Paar aus zwei stabförmig ausgebildeten geradlinigen Querkraft übertragenden Elementen (Merkmal M19.2), und deren kraftschlüssige Verbindung (Merkmal M19.3) stützten sich auf Abs. [0047] mit Verweis auf die Figur 8. 18. Bei der Subsubeventualeinschränkung der EP 556 wird dem Anspruch gemäss Subeventualantrag folgendes Merkmal hinzugefügt: M19.4 wobei die kraftschlüssige Verbindung zwischen dem mindestens einen Druckelement (33) mit dem mindestens einen Querkraft übertragenden Element (35) ausgebildet ist als eine Verschweissung. Nach Ansicht der Klägerin stützt sich diese Einschränkung auf den erteilten Anspruch 5. 19. Klagepatent EP 557 wurde am 11. Oktober 2011 angemeldet und beansprucht ebenfalls die Priorität der EP 10191914 vom 19. November 2010, zusätzlich aber auch noch die Priorität der EP 11173639 vom 12. Juli 2011. Der Hinweis auf Erteilung erfolgte am 26. März 2014, ein Einspruch wurde nicht eingelegt. Das Klagepatent EP 557 ist auf die Klägerin eingetragen. Als Merkmalsanalyse von Klagepatent EP 557 in der erteilten Fassung wird in der Folge jene der Klägerin verwendet, der sich die Beklagte anschliesst: M21 Druckkraft übertragendes Anschlusselement (17) M22 zur Druckkraft übertragenden Verbindung eines ersten gegossenen Bauteils (13, 29) mit einem zweiten gegossenen Bauteil (15), mindestens aufweisend: M23 einen durch zwei sich gegenüberliegende, voneinander um die Höhe H des Druckkraft übertragenden Anschlusselements (17) beabstandete Auflageflächen (39, 41) begrenzten Isolationskörper (31)
O2020_017 M23.1 zur thermischen Trennung der ober- und unterhalb des Druckkraft übertragenden Anschlusselements (17) gelegenen ersten und zweiten gegossenen Bauteile (13, 15, 29), M23.2 wobei die erste den Isolationskörper (31) begrenzende Auflagefläche (39) dem ersten gegossenen Bauteil (13, 29) zugewandt ist und dabei eine Länge L1 und eine Breite B1 aufweist, und M23.3 wobei die zweite den Isolationskörper (31) begrenzende Auflagefläche (41) dem zweiten gegossenen Bauteil (15) zugewandt ist und dabei eine Länge L2 und eine Breite B2 aufweist, M24 eine den Isolationskörper (31) mittig zwischen den sich gegenüberliegenden Auflageflächen (39, 41) durchlaufende Längsmittelachse (A), M25 mindestens ein den Isolationskörper (31) von dessen erster Auflagefläche (39) zu dessen zweiter Auflagefläche (41) durchdringendes Druckelement (33) M25.1 mit einerseits dem ersten gegossenen Bauteil (13, 29) und/oder andererseits dem zweiten gegossenen Bauteil (15) zugewandten horizontalen Pressungsflächen, M26 Mittel zur Querkraftübertragung, dadurch gekennzeichnet, dass M26.1 die Mittel zur Querkraftübertragung, einerseits das Druckkraft übertragende Anschlusselement (17) in Richtung des ersten gegossenen Bauteils (13, 29) überragen und M26.2 andererseits das Druckkraft übertragende Anschlusselement (17) in Richtung des zweiten gegossenen Bauteils (15) überragen, M27 das Verhältnis zwischen übertragbarer Druck- und Querkraft, gemessen in übertragbaren Krafteinheiten, in einem Bereich zwischen 1,5 : 1 und 15 : 1 liegt, M28 zwischen der Druckkraftresultierenden als Kraftresultierende (K) der übertragbaren Druckkräfte und der Längsmittelachse (A) ein Abstand LK definiert ist mit: Klagepatent EP 557 stellt sich selber nach Schilderung des Standes der Technik in Abs. [0002]-[0011] die gleiche Aufgabe wie das Klagepatent EP 556.
O2020_017 Eine Ausführungsform der Erfindung gemäss EP 557 mit den Längen L und Breiten B nach den Merkmalen M23.2 und M23.3, der horizontalen Achse A gemäss Merkmal M24, und dem Abstand LK sowie der Bedingung nach Merkmal M28 wird in den Fig. 8 und 9 dargestellt (nachstehende Abbildungen 2 und 3). Abbildung 2: Fig. 8 von EP 557
O2020_017 Abbildung 3: Fig. 9 von EP 557 20. In der Replik stützt sich die Klägerin bei der EP 557 eventualiter auf inter partes eingeschränkte Anspruchsfassungen, auf eine Eventualeinschränkung und auf eine Subeventualeinschränkung. 21. Bei der Eventualeinschränkung der EP 557 werden dem erteilten Anspruch folgende hervorgehobenen Merkmale hinzugefügt: M21a Betonkonstruktion mit einem ersten gegossenen Bauteil und einem zweiten gegossenen Bauteil und mit einem M21 Druckkraft übertragendes Anschlusselement (17) M22 zur Druckkraft übertragenden Verbindung eines ersten gegossenen Bauteils (13, 29) mit einem zweiten gegossenen Bauteil (15), mindestens aufweisend: M22a wobei das erste gegossene Bauteil ausgesucht ist aus der Liste umfassend eine Betonbodenplatte und eine Betondeckenplatte, M22b wobei das zweite gegossene Bauteil eine Betonwand ist, wobei das Anschlusselement mindestens aufweist M23 einen durch zwei sich gegenüberliegende, voneinander um die Höhe H des Druckkraft übertragenden Anschlusselements (17) beabstandete Auflageflächen (39, 41) begrenzten Isolationskörper (31) M23.1 zur thermischen Trennung der ober- und unterhalb des Druckkraft übertragenden Anschlusselements (17) gelegenen ersten und zweiten gegossenen Bauteile (13, 15, 29), M23.2 wobei die erste den Isolationskörper (31) begrenzende Auflagefläche (39) dem ersten gegossenen Bauteil (13, 29) zugewandt ist und dabei eine Länge L1 und eine Breite B1 aufweist, und M23.3 wobei die zweite den Isolationskörper (31) begrenzende Auflagefläche (41) dem zweiten gegossenen Bauteil (15) zugewandt ist und dabei eine Länge L2 und eine Breite B2 aufweist, M24 eine den Isolationskörper (31) mittig zwischen den sich gegenüberliegenden Auflageflächen (39, 41) durchlaufende Längsmittelachse (A),
O2020_017 M25 mindestens ein den Isolationskörper (31) von dessen erster Auflagefläche (39) zu dessen zweiter Auflagefläche (41) durchdringendes Druckelement (33) M25.1 mit einerseits dem ersten gegossenen Bauteil (13, 29) und/oder andererseits dem zweiten gegossenen Bauteil (15) zugewandten horizontalen Pressungsflächen, M26 Mittel zur Querkraftübertragung, dadurch gekennzeichnet, dass M26.1 die Mittel zur Querkraftübertragung, einerseits das Druckkraft übertragende Anschlusselement (17) in Richtung des ersten gegossenen Bauteils (13, 29) überragen und M26.2 andererseits das Druckkraft übertragende Anschlusselement (17) in Richtung des zweiten gegossenen Bauteils (15) überragen, M27 das Verhältnis zwischen übertragbarer Druck- und Querkraft, gemessen in übertragbaren Krafteinheiten, in einem Bereich zwischen 1,5 : 1 und 15 : 1 liegt, M28 zwischen der Druckkraftresultierenden als Kraftresultierende (K) der übertragbaren Druckkräfte und der Längsmittelachse (A) ein Abstand LK definiert ist mit: 22. Bei der Subeventualeinschränkung der EP 557 wird dem erteilten Anspruch folgendes Merkmal hinzugefügt: M29 und wobei an mindestens einem stirnflächigen Ende des mindestens einen Druckelements mindestens ein Druckverteilelement als horizontale Pressungsfläche ausgebildet ist. Massgeblicher Fachmann 23. Die Kenntnisse und Fähigkeiten des massgeblichen Fachmannes sind in zwei Schritten zu bestimmen: Zuerst ist das für die zu beurteilende Erfindung massgebliche Fachgebiet, anschliessend Niveau und Umfang der Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes des entsprechenden Fachgebiets zu bestimmen. Das massgebliche Fachgebiet bestimmt sich nach
O2020_017 dem technischen Gebiet, auf dem das von der Erfindung gelöste Problem liegt.8 Die Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes umschreibt das Bundesgericht mit der Formulierung, der durchschnittlich gut ausgebildete Fachmann, auf den bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit abgestellt werde, sei «weder ein Experte des betreffenden technischen Sachgebiets noch ein Spezialist mit hervorragenden Kenntnissen. Er muss nicht den gesamten Stand der Technik überblicken, jedoch über fundierte Kenntnisse und Fähigkeiten, über eine gute Ausbildung sowie ausreichende Erfahrung verfügen und so für den in Frage stehenden Fachbereich gut gerüstet sein».9 Was dem fiktiven Fachmann fehlt, ist jede Fähigkeit des assoziativen oder intuitiven Denkens.10 Wo ein Problem mehrere technische Gebiete beschlägt, kann der fiktive Fachmann aus einem Team von Fachleuten aus unterschiedlichen Fachgebieten gebildet werden.11 24. Die Beklagte äussert sich weitschweifig zum Fachgebiet und dem Fachmann. Für beide Klagepatente wird das gleiche Fachgebiet und der gleiche Fachmann vorgeschlagen. Konkret schlägt die Beklagte als Fachmann einen Bauingenieur ETH mit Vertiefung in den Bereichen Stahlbeton und Stahlbau vor. Dieser Fachmann verfüge über mehrjährige Erfahrung bei der Dimensionierung und der Statik-Kontrolle von Bauten, die aus Stahlbetonbauteilen bestünden, die über Anschlusselemente verbunden seien, und über mehrjährige Erfahrung bei der Entwicklung solcher Anschlusselemente. In der Replik führt die Klägerin aus, der Fachmann sei tatsächlich ein Bauingenieur, dieser müsse aber nicht notwendigerweise einen ETH- Abschluss haben, es genüge auch ein Fachhochschulabschluss, und es genügten ein bis zwei Jahre Erfahrung im Stahlbetonbau. Darauf reagiert die Beklagte in der Duplik und führt aus, der einschlägige Fachmann sei ein Bauingenieur, beispielsweise mit einem Abschluss der
8 BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.4. 9 BGE 120 II 71 E. 2. 10 BGE 120 II 312 E. 4b – «cigarette d‘un diamètre inférieur»; CR-PI-LBI- SCHEUCHZER, Art. 1 N 122. 11 BGE 120 II 71 E. 2 – «Wegwerfwindel»; BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.4.
O2020_017 ETH, mit vertieftem Wissen in den Bereichen Stahlbeton und Stahlbau und mit mehrjähriger Erfahrung in der Entwicklung und der Dimensionierung von Anschlusselementen für Stahlbetonbauteile. Die Grundausbildung eines solchen Fachmanns umfasse die Kenntnis der typischen Wärmebrücken, die ein Gebäude aufweisen könne, sowie das Wissen, welche Vorkehrungen er zu treffen habe, um diese zu vermeiden. Ein blosser Fachhochschulabschluss genüge nicht, um jenes Wissen zu erlangen, das beim massgeblichen Fachmann vorausgesetzt werden müsse. 25. Ausgehend von der Problemstellung ist der fiktive Fachmann vorliegend als Bauingenieur zu definieren, der mindestens einen Fachhochschulabschluss besitzt, der mehrere Jahre Erfahrung im Stahlbetonbau und insbesondere in der Vermeidung von Wärmebrücken beim Stahlbetonbau hat. Nicht verlangt wird notwendigerweise ein Hochschulabschluss. Allgemeines Fachwissen 26. Wissen aus Lehrbüchern des technischen Gebiets des einschlägigen Fachmanns gehört normalerweise zum allgemeinen Fachwissen.12 Wissenschaftliche Publikationen oder der Offenbarungsgehalt von Patentanmeldungen oder Patentschriften gehören dagegen normalweise nicht zum allgemeinen Fachwissen.13 Erst wenn eine technische Lehre Eingang in Lehrbücher oder allgemeine Nachschlagewerke gefunden hat, kann davon ausgegangen werden, dass sie Teil des allgemeinen Fachwissens ist. Wissenschaftliche Veröffentlichungen oder der Offenbarungsgehalt von Patentanmeldungen oder Patentschriften können ausnahmsweise dem allgemeinen Fachwissen zugerechnet werden, wenn ein technisches Gebiet so neu ist, dass es noch keinen Eingang in Lehrbücher gefunden hat oder wenn eine Serie von Veröffentlichungen übereinstimmend zeigt, dass eine Technologie allgemein bekannt war.14
12 BPatGer, Urteil O2018_008 vom 2. Februar 2021, E. 17 – «Tiotropium COPD Inhalationskapseln». 13 BPatGer, Urteil O2019_007 vom 19. November 2021, E. 34 – «sequence by synthesis». 14 BPatGer, Urteil O2019_007 vom 19. November 2021, E. 34, unter Hinweis auf T 772/89 vom 18 Oktober 1991, E. 3.3; T 1347/11 vom 29. Oktober 2013, E. 4; T
O2020_017 Das allgemeine Fachwissen ist substanziiert zu behaupten und im Bestreitungsfall zu beweisen.15 27. Insbesondere im Zusammenhang mit der Auslegung des in den Ansprüchen verwendeten Begriffs «kraftschlüssig» verweist die Klägerin auf mehrere Quellen, namentlich – auf Aicher et al., Entwicklung leistungsfähiger, geklebter Verbindungen für Rahmenecken und Stützenanschlüsse unter Verwendung hochfester Anschlusselemente, Deutsche Gesellschaft für Holzforschung e. V., München 1997 (in der Folge Aicher et al. 1997), – auf Wagner, Verbindungstechnik und Fügeweisen im Bauwesen, Fraunhofer-Informationszentrum Raum und Bau, Stuttgart 1981 (in der Folge Wagner 1981), – auf Basler/Witta, Verbindungen in der Vorfabrikation, Technische Forschungs- und Beratungsstelle der Schweizerischen Zementindustrie, Wildegg (in der Folge Basler/Witta, ohne Datum), – auf die Dokumentation 612, Stahlgeschossbau Grundlagen; Bauen mit Stahl e.V., Düsseldorf 2007 (in der Folge Dokumentation 612), sowie – auf «Forscher der TU Darmstadt entwickeln Schalentragwerke aus Ziegelfertigteilen», Der Bausachverständige, Ausgabe vom 26. Juni 2019 (in der Folge Der Bausachverständige 2019). Keine dieser Quellen ist aber ein Lehrbuch, das bei der Ausbildung eines Fachmanns, wie er vorstehend definiert wurde, verwendet würde und dessen Kenntnis als allgemeines Fachwissen vorausgesetzt werden kann. Spezifisch handelt es sich bei Aicher et al. 1997 um einen Forschungsbericht, bei Wagner 1981 um den Bericht zu einer Forschungsarbeit, bei Basler/Witta um eine nicht datierte und nicht als Lehrbuch erkennbare Publikation der technischen Forschungs- und Beratungsstelle der
151/05 vom 22. November 2007, E. 3.4.1; T 412/09 vom 9. Mai 2012, E. 2.1.3; BPatGer, Urteil S2021_005 vom 15. Dezember 2021, E. 16 – «Deferasirox». 15 BPatGer, Urteil O2013_033 vom 30. Januar 2014, E. 31; BGer, Urteil 4A_142/2014 vom 2. Oktober 2014, E. 5 – «couronne dentée II».
O2020_017 schweizerischen Zementindustrie, bei der Dokumentation 612 um eine Dokumentation eines deutschen Vereins, und beim Artikel Der Bausachverständige 2019 um Fachliteratur aus einer Fachzeitschrift, die von nach dem Prioritätszeitpunkt der Klagepatente stammt. Der technische Inhalt dieser Dokumente kann nicht umfassend dem allgemeinen Fachwissen zugerechnet werden. Das schliesst nicht aus, dass der Inhalt der nachweislich zum Stand der Technik gehörenden Dokumente aus der vorstehenden Liste gewürdigt wird und als Indiz dafür gewertet werden kann, welches Verständnis der massgebliche Fachmann einem bestimmten Begriff zuweist. Die Beklagte verweist für das allgemeine Fachwissen unter anderem auf das «Archiv der Professur für Bauphysik der ETH Zürich», eine Website, auf der eine Animation zu Wärmebrücken in Häusern gezeigt werde, die Lehrmaterial sei.16 Bei dem «Archiv» handelt es sich um alte Webseiten der Professur für Bauphysik, die unter der Subdomain «archive» weiterhin zugänglich sind. Ob die entsprechenden Inhalte für die allgemeine Lehre tatsächlich eingesetzt wurden, sowie zum Prioritätszeitpunkt in dieser Form der Öffentlichkeit verfügbar waren, ergibt sich aus den eingereichten Urkunden nicht. Weiter verweist die Beklagte auf die SIA Normen 180 «Wärme- und Feuchteschutz im Hochbau» und SIA 380/1 «Thermische Energie im Hochbau», auf die das Bundesamt für Energie (BFE) in seinem «Wärmebrückenkatalog» von 2002 verweise. Der Wärmebrückenkatalog «richtet sich an Architekten, Fachleute der Bau- und Haustechnikbranche sowie an die kantonalen Vollzugsorgane, die sich mit der Kontrolle von energietechnischen Massnahmennachweisen und von Baustellen befassen». Der Katalog soll es dem Nutzer erlauben, die Wärmebrückenkoeffizienten anhand von Tabellen und Zuschlägen zu bestimmen. Die Berücksichtigung von Wärmebrücken wird für den Wärmedämmnachweis in den einschlägigen Normen verbindlich verlangt. Die Kenntnis einschlägiger Normen kann zum allgemeinen Fachwissen eines Fachmanns des entsprechenden Gebiets gezählt werden, insofern darf der Inhalt des «Wärmebrückenkatalogs» dem allgemeinen Fachwissen eines Bauingenieurs, der Erfahrung in der Vermeidung von Wärmebrücken beim Stahlbetonbau hat, zugerechnet werden. Ob dies auch für
16 Zugänglich unter https://archive.arch.ethz.ch/bph/Filep/Energie/ Energie_Bauwerk/ Waermebruecken.html (zuletzt besucht am 17. Mai 2022).
O2020_017 ausländische Normen gilt – die Beklagte verweist auch auf DIN 4108 Beiblatt 2 «Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden – Wärmebrücken – PIanungs- und Ausführungsbeispiele» – kann offenbleiben. Es wäre zumindest zu begründen, weshalb in einem technischen Gebiet ausländische Normen beigezogen werden, insbesondere im Baubereich, der besonders stark durch nationale Vorgaben geprägt ist. In der Tabelle 1.3-A9 des «Wärmebrückenkatalogs» wird der Ψ-Wert für ein Flachdach mit Brüstung, wobei die Brüstung durch einen Stahlkorb von der Decke getrennt wird, angegeben (siehe nachstehende Abbildung 4).17 Abbildung 4: Tabelle 1.3-A9 aus dem «Wärmebrückenkatalog» des BFE, Ausgabe 2002 Die Beklagte argumentiert, aus der Abbildung in Tabelle 1.3-A9 könne ein Fachmann erkennen, dass die Brüstung, die funktionell einer Wand gleichgesetzt werden könne, von der Deckenplatte eines Flachdachs durch einen wärmedämmenden Brüstungsanschluss, umfassend einen Stahlkorb mit in beiden Gebäudeteilen hineinragenden geradlinigen Stäben, die auf einer Seite miteinander verbunden sind, wärmetechnisch getrennt werden könne. Die Klägerin entgegnet, an Brüstungsanschlüsse würden ganz andere Anforderungen gestellt als an Wandanschlüsse, weshalb eine Brüstung funktional nicht einer Wand gleichgestellt werden könne. Zudem zeige die Abbildung aus Tabelle 1.3-A9 bloss ein schematisches U-förmiges Bauteil, ein anspruchsgemässes Anschluss-element werde dadurch nicht offenbart.
17 Der Ψ-Wert ist eine Korrekturgrösse bei der Berechnung des Transmissionsverlustes von Gebäudehüllen. Der Ψ-Wert quantifiziert den zusätzlichen Energieverlust pro Grad Celsius und Laufmeter, der bei einer vereinfachten Betrachtungsweise des Energieverlustes mit U-Werten und Flächen nicht berücksichtigt wurde.
O2020_017 Für den Fachmann ist aus der Abbildung zumindest erkennbar, dass das nicht näher spezifizierte U-förmige Bauteil die Brüstung und das Flachdach beabstandet und aus Stahl besteht («Stahlkorb»). Dem Fachmann erschliesst sich auch, dass Brüstung und Flachdach bei dem Beispiel gemäss Tabelle 1.3-A9 aus (Stahl-)beton bestehen, denn in eine Backsteinmauer liesse sich ein Stahlkorb nicht in der gezeigten Art einfügen. Inwiefern der Fachmann aus der Verwendung eines derartigen Stahlkorbes zur Beabstandung von Brüstung und Flachdach etwas für die Beabstandung von Wand und Betonboden oder –decke ableiten kann, ist bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit zu erörtern. Auslegung 28. Patentansprüche sind nach den Grundsätzen von Treu und Glauben,18 d.h. der Bereitschaft, den Anspruch zu verstehen und ihm einen vernünftigen technischen Sinn zu geben, zu lesen.19 Dabei ist grundsätzlich vom Patentanspruch als Ganzes auszugehen.20 Wo sich einem Anspruch auch nach Auslegung unter Berücksichtigung von Beschreibung und Zeichnungen keine glaubhafte technische Lehre entnehmen lässt, trägt der Patentinhaber die Folgen der unrichtigen, unvollständigen oder widersprüchlichen Definition des beanspruchten Gegenstandes.21 Patentansprüche sind aus der Sicht des massgebenden Fachmanns im Lichte der Beschreibung und der Zeichnungen auszulegen (Art. 51 Abs. 3 PatG). Das allgemeine Fachwissen ist als sogenannter liquider Stand der Technik ebenfalls Auslegungsmittel.22 Definiert die Patentschrift einen Begriff nicht abweichend, so ist vom üblichen Verständnis im betreffenden technischen Gebiet auszugehen. Patentansprüche sind funktional auszulegen, d.h. ein Merkmal soll so verstanden werden, dass es den vorgesehenen Zweck erfüllen kann.23
18 BGE 107 II 366 E. 2 – «Liegemöbel-Gestell». 19 Die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, verwendet den Ausdruck «with a mind willing to understand», z.B. T 190/99 vom 6. März 2001, E. 2.4. 20 BGE 107 II 366 E. 2 – «Liegemöbel-Gestell». 21 Vgl. T 1018/02 vom 9. Dezember 2003, E. 3.8; BGE 147 III 337 E. 6.1 – «Lumenspitze»; Urteil 4A_581/2020 vom 26. März 2021, E. 3 – «Peer-to-Peer Protokoll». 22 BGer, Urteil 4A_541/2013 vom 2. Juni 2014, E. 4.2.1 – «Fugenband». 23 BRUNNER, Der Schutzbereich europäisch erteilter Patente aus schweizerischer Sicht – eine Spätlese, sic! 1998, 348 ff., 354.
O2020_017 Der Anspruch soll so gelesen werden, dass die im Patent genannten Ausführungsbeispiele wortsinngemäss erfasst werden; andererseits ist der Anspruchswortlaut nicht auf die Ausführungsbeispiele einzuschränken, wenn er weitere Ausführungsformen erfasst.24 Wenn in der Rechtsprechung von einer «breitesten Auslegung» von Anspruchsmerkmalen gesprochen wird,25 so muss das derart verstandene Merkmal immer in der Lage sein, seinen Zweck im Rahmen der Erfindung zu erfüllen. D.h. der Anspruch ist grundsätzlich nicht unter seinem Wortlaut auszulegen, aber auch nicht so, dass Ausführungsformen erfasst werden, die die erfindungsgemässe Wirkung nicht erzielen.26 Die Entstehungsgeschichte bzw. das Erteilungsverfahren ist für die Auslegung der Patentansprüche nicht massgebend.27 Auslegung der geltend gemachten Ansprüche des Klagepatents EP 556 29. Im Zusammenhang mit dem Klagepatent EP 556 ist die Bedeutung der Merkmalsgruppe M11/M12/M13 umstritten, gemäss der ein Druckkraft übertragendes Anschlusselement (M11) zur Druckkraft übertragenden Verbindung eines ersten gegossenen Bauteils mit einem zweiten gegossenen Bauteil (M12), wobei das zweite gegossene Bauteil eine Betonwand ist (M13), vorhanden sein muss. Die Beklagte vertritt im Wesentlichen, dass Merkmale M11 und M12 nur verlangten, dass das Anschlusselement zur Übertragung von Druckkraft geeignet ist, während gemäss der Klägerin verlangt wird, dass tatsächlich Druckkraft übertragen wird. Vorab ist festzuhalten, dass der Anspruch keine minimale Druckkraft verlangt, die das Anschlusselement übertragen (können) muss. Damit definiert der Anspruch auch keine Druckkraft, die dazu dienen könnte, die Ausrichtung des Anschlusselements im eingebauten Zustand oder die daran grenzenden Bauteile einzuschränken, z.B. in dem Sinne, dass das Anschlusselement geeignet sein muss, eine schwere Betonwand mit einem Betonboden zu verbinden.
24 BPatGer, Urteil O2013_008 vom 25. August 2015, E. 4.2 – «elektrostatische Pulversprühpistole». 25 BPatGer, Urteil O2013_008 vom 25. August 2015, E. 4.2 – «elektrostatische Pulversprühpistole». 26 BPatGer, Urteil O2016_009 vom 18. Dezember 2018, E. 25 – «Durchflussmessfühler»; BPatGer, Urteil S2018_007 vom 2. Mai 2019, E. 14 – «Werkzeugeinrichtung». 27 BGE 143 III 666 E. 4.3 – «Pemetrexed II».
O2020_017 Der ursprünglich erteilte Anspruch richtet sich auf ein Anschlusselement an sich, und nicht auf eine übergeordnete Struktur, die das Anschlusselement und die beiden gegossenen Bauteile umfasst. Die Merkmale M11 und M12 können daher nur als Zweckangaben verstanden werden, denn das Anschlusselement als solches, vor dem Einbau, überträgt keine Druckkräfte. Es kann nur so ausgestaltet sein, dass es im eingebauten Zustand Druckkräfte übertragen kann. Die Klägerin argumentiert, im Obersatz des erteilten Anspruchs 1 werde «Druckkraft übertragend» zwei Mal verwendet. Das mache keinen Sinn, wenn dies beides Mal eine blosse Zweckangabe sei, vielmehr verlange die zweite Erwähnung von «Druckkraft übertragend» eine tatsächliche Übertragung. Dieses Argument überzeugt nicht, weil «Druckkraft übertragend» im Obersatz bei der ersten Erwähnung das Anschlusselement beschreibt, bei der zweiten die Verbindung zwischen den Bauteilen. Beide müssen geeignet sein, aber eben auch nicht mehr als geeignet, um Druckkräfte zu übertragen. 30. Weiter ist das Merkmal M15.1 auszulegen. Insbesondere ist dabei festzulegen, was es konkret bedeutet, wenn gefordert wird, dass das Druckelement den Isolationskörper von dessen erster Auflagefläche bis zu dessen zweiter Auflagefläche durchdringt. Die Beklagte argumentiert, daraus folge zwingend, dass das Druckelement das Druckverteilelement als integralen Bestandteil umfassen müsse. Würde das Druckverteilelement nicht als Teil des Druckelements verstanden, durchdringe das Druckelement den Isolationsköper nicht von Auflagefläche zu Auflagefläche (vgl. nachstehend Zeichnung A). Die Klägerin kontert, der erteilte Anspruch verlange nicht, dass sich das Druckelement genau zwischen den Auflageflächen befinde und nicht darüber hinaus rage. Sie verweist dazu auf den abhängigen Anspruch 3, der beide Varianten umfasse.
O2020_017 Abbildung 5: rechts (B) Ausführungsform gemäss Fig. 10a aus EP 556; links (A) eine Ausführungsform, die gemäss der Beklagten ein Druckverteilelement zeigt, das i.S.v. ursprünglichem Anspruch 4 aussenflächig bündig zu den Auflageflächen des Isolationskörpers ist (Abbildungen durch die Beklagte erstellt) Unter anderem ist es Aufgabe des Druckelements, die auftretenden Kräfte einerseits über die Verbindung mit den Anschlusselementen (M16.1 und M17) als auch über die an wenigstens einem stirnflächigen Ende angeordneten Druckverteilelemente aufzufangen beziehungsweise zu verteilen (M18, vergleiche Abs. [0014] sowie [0022] und [0023]). Mit anderen Worten stellt das Druckelement eine Verbindung einerseits zu den Anschlusselementen und andererseits zu den stirnflächigen Druckverteilelementen her. In Bezug auf die Ausdehnung zwischen der ersten Auflagefläche und der zweiten Auflagefläche des Isolationskörpers sind dabei die stirnseitigen Druckverteilelemente entscheidend. Gemäss einer bevorzugten Ausführungsform (Abs. [0015]) sind diese Druckverteilelemente entweder aussenflächig bündig mit den den Isolationskörper begrenzenden Auflageflächen angeordnet, oder überstehend bezogen auf die den Isolationskörper begrenzenden Auflageflächen. Für ersteren Fall durchdringt, da man davon ausgehen muss, dass die Druckverteilelemente selber eine gewisse Dicke aufweisen, das Druckelement den Isolationskörper nicht ganz bis zur jeweiligen Auflagefläche, die die Aussenfläche bildet. Im Anspruch wird nicht festgelegt, wo das Druckverteilelement relativ zur Auflagefläche angeordnet sein muss. Erst im Rahmen einer bevorzugten Ausführungsform (Abs. [0015], Anspruch 3) wird festgelegt, dass das Druckverteilelement aussenflächig bündig oder überstehend angeordnet sein kann. Soll der unabhängige Anspruch die im Klagepatent aufgeführten Ausführungsformen und die Gegenstände der abhängigen Ansprüche erfassen, so muss entsprechend auch ein Druckverteilelement anspruchsgemäss
O2020_017 angeordnet sein, das oberhalb der entsprechenden Auflagefläche und sogar mit einem gewissen Abstand zu dieser angeordnet ist. Auch dann ist das Druckverteilelement gemäss Anspruch immer noch am stirnflächigen Ende des Druckelements angeordnet und die Aufgabe des Druckelements im Zusammenspiel mit dem Druckverteilelement wird erfüllt. In einer Gesamtschau bedeutet dies, dass das Merkmal M15.1 so auszulegen ist, dass sich das Druckelement von der ersten Auflagefläche zur zweiten Auflagefläche erstreckt. Dabei muss es sich nicht ganz bis zur jeweiligen Auflagefläche erstrecken, beispielsweise, wenn eben das Druckverteilelement mit der Auflagefläche bündig vorgesehen ist (Zeichnung A vorstehend). Das Druckelement kann aber auch etwas über die jeweilige Auflagefläche hinausragen, solange auch dann noch ein Druckverteilelement am stirnflächigen Ende angeordnet ist, das die Kraftverteilung übernehmen kann. Mit anderen Worten erstreckt sich das Druckelement im Wesentlichen von der einen Auflagefläche zur anderen Auflagefläche, kann aber auch etwas länger und über die jeweilige Auflagefläche hinausragend oder etwas kürzer und sich nicht ganz bis zur Auflagefläche erstreckend ausgebildet sein. 31. Im Rahmen des Merkmals M17 wird gefordert, dass das mindestens eine Druckelement mit dem mindestens einen Querkraft übertragenden Element kraftschlüssig verbunden ist. Die Klägerin argumentiert, der Fachmann verstehe kraftschlüssig i.S.d. Anspruchs als «Kraft übertragend», unabhängig davon, ob es sich bei der Verbindung um einen Kraft-, Form- oder Stoffschluss handle. Die Beklagte behauptet, kraftschlüssig habe eine bestimmte technische Bedeutung und werde unterschieden von stoffschlüssig; wenn der Anspruch eine kraftschlüssige Verbindung verlange, sei eine stoffschlüssige Verbindung nicht im wortsinngemässen Schutzbereich. In der Verbindungstechnik wird zwischen Formschluss, Kraftschluss (Reibschluss) und Stoffschluss unterschieden. Formschlüssige Verbindungen entstehen durch das Ineinandergreifen von mindestens zwei Verbindungspartnern. Ein typisches Beispiel sind die Zähne eines Reissverschlusses. Kraftschlüssige Verbindungen setzen eine Normal-Kraft auf die miteinander zu verbindenden Flächen voraus. Ihre gegenseitige Verschiebung ist verhindert, solange die durch die Haftreibung bewirkte Gegen-Kraft nicht überschritten wird. Typisches Beispiel ist eine Wäscheklammer. Stoffschlüssig werden schliesslich alle Verbindungen genannt,
O2020_017 bei denen die Verbindungspartner durch atomare oder molekulare Kräfte zusammengehalten werden. Typisches Beispiel ist das Kleben oder das Verschweissen. Die Klägerin argumentiert, auf dem technischen Gebiet des Hochbaus werde «kraftschlüssig» nicht in dem engen Sinne der Verbindungstechnik verwendet, sondern breiter im Sinne von «Kraft übertragend» verstanden. Sie verweist dazu auf verschiedene Dokumente des Standes der Technik, in denen der Begriff «kraftschlüssig» tatsächlich für jede kraftübertragende Verbindung verwendet wird und insbesondere Verbindungen durch Schweissen umfasst (die Dokumente sind vorne, unter E. 27 beim allgemeinen Fachwissen aufgeführt). Auch wenn es sich bei den Dokumenten, wie in E. 27 ausgeführt, nicht um allgemeines Fachwissen handelt, können sie doch ein Indiz dafür bilden, dass kraftschlüssig im Bereich des Hochbaus breiter verstanden wird als seiner eigentlichen technischen Definition entsprechend. Entscheidend ist aber, dass das Klagepatent EP 556 selbst offenbart, dass die «kraftschlüssige Verbindung» bevorzugt ausgebildet ist als eine Verklebung, Verschweissen, Hartverlötung, ein Anguss oder eine zumindest teilumfangliche Umschliessung (Abs. [0029], siehe auch Anspruch 5). Verklebung, Verschweissen und Hartverlötung sind typische Beispiele stoffschlüssiger Verbindungstechniken, diese werden als besonders bevorzugt offenbart (Abs. [0029]). Das Klagepatent verwendet den Begriff «kraftschlüssig» unmittelbar erkennbar breiter als gemäss seiner Definition in der Verbindungstechnik, und zwar so, dass eine kraftschlüssige Verbindung dann gegeben ist, wenn die einzelnen Bauteile derart miteinander verbunden sind, dass die auftretenden Kräfte zwischen den Elementen aufgenommen werden können, respektive vom einen Element auf das andere Element übertragen werden können, unabhängig davon, ob es sich dabei um eine kraft- oder formschlüssige Verbindung i.S. der Verbindungstechnik handelt (siehe auch Abs. [0014], [0028] sowie [0036] von EP 556). Unter einer kraftschlüssigen Verbindung im Sinne von Merkmal M17 ist deshalb im Sinne der EP 556 eine Verbindung zu verstehen, die die beiden Elemente so miteinander verbindet, dass die im eingebauten Zustand auf ein Element einwirkenden Kräfte auf das andere Element übertragen werden und vice versa. Es kann sich dabei um eine beliebige Form der Verbindung handeln, insbesondere aber auch um eine Schweissverbindung. Sie muss aber in der Lage sein, die bei derartigen Anschlussele-
O2020_017 menten im eingebauten Zustand auftretenden Kräfte zu übertragen. Die mittelbare Verbindung über den vergleichsweise weichen Isolationskörper ist daher keine kraftschlüssige Verbindung im Sinne des ausgelegten Merkmals M17, da sie nicht in der Lage ist, die auftretenden Kräfte tatsächlich zu übertragen. 32. Unter den Parteien ist unter anderem auch strittig, was unter einem Druckverteilelement im Sinne von Merkmal M18 zu verstehen ist. Insbesondere behauptet die Beklagte im Zusammenhang mit gewissen Entgegenhaltungen, die Stirnfläche des Druckelements könne ebenfalls als Druckverteilelement betrachtet werden. Die Frage kann offengelassen werden, da sie nicht ausgangsrelevant ist. Auslegung des Anspruchs 1 des Klagepatents EP 557 33. Soweit sich in Anspruch 1 des Klagepatents EP 557 die gleichen Merkmale finden wie in den geltend gemachten Ansprüchen des Klagepatents EP 556, ist diesen die gleiche Bedeutung zuzumessen. Es ist kein Grund ersichtlich, der für eine abweichende Auslegung sprechen würde, da die Beschreibungen der Klagepatente der gleichen Patentfamilie über weite Strecken gleich oder analog sind und keine Hinweise zu erkennen oder von den Parteien vorgetragen wurden, die eine Differenzierung rechtfertigen würden. 34. Merkmal M27 des Anspruchs 1 von EP 557 verlangt, dass das Verhältnis zwischen übertragbarer Druck- und Querkraft, gemessen in übertragbaren Krafteinheiten, in einem Bereich zwischen 1,5 : 1 und 15 : 1 liegt. In der Klage vertritt die Klägerin, das Merkmal M27 bedeute, dass das Anschlusselement mehr Druckkraft als Querkraft übertragen könne, und zwar in dem angegebenen Verhältnis. Eine übertragbare Kraft gemäss Merkmal M27 sei gemäss Abs. [0017] als die maximale Kraft zu verstehen, die übertragen werden kann, ohne dass es zu einem Materialversagen (Bruch) komme. Die durch ein Element übertragbaren Krafteinheiten können bestimmt werden, indem die Elemente jeweils bis zum Bruch belastet würden (Abs. [0017]).
O2020_017 Die Beklagte widersetzt sich dieser Auslegung nicht direkt, meint aber, die Ausrichtung der Querkraft sei nicht definiert, weshalb unbestimmt sei, wie Bruchtests durchgeführt werden müssten. Wie die Klägerin zu Recht ausführt und auch die Beklagte nicht zu bestreiten scheint, versteht der Fachmann, dass die Querkraft orthogonal (senkrecht) zur Druckkraft verläuft. Damit ist die Ausrichtung von Druckund Querkraft zueinander hinreichend bestimmt. Weiter divergieren die Meinungen der Parteien dazu, was bei den Bruchversuchen gemäss Abs. [0017] versagen muss. Gemäss Abs. [0017] können die übertragbaren Krafteinheiten bestimmt werden, indem die Elemente jeweils bis zum Bruch belastet werden. Gemäss der Klägerin ist es nicht notwendigerweise das Anschlusselement, das versagen muss. Sei das Anschlusselement in eine Betonkonstruktion eingebaut, so müsse nur «irgendetwas» versagen, nicht zwangsläufig das Anschlusselement selbst. Entsprechend genügt es nach der Klägerin, wenn der Beton bricht, in den das Element eingebaut ist. Für die Beklagte ist hingegen klar, dass es das Anschlusselement selbst ist, das bei den Belastungsversuchen brechen muss. Dies ergebe sich aus dem eindeutigen Wortlaut von Abs. [0017]. Der erteilte Anspruch 1 von Klagepatent EP 557 bezieht sich auf das Anschlusselement als solches, ohne dass dieses in eine Betonkonstruktion eingebaut wäre. Entsprechend kann sich das Verhältnis der übertragbaren Kräfte gemäss Merkmal M27 beim erteilten Anspruch 1 auch nur auf die durch das Anschlusselement übertragbaren Kräfte beziehen, und diese Kräfte sind durch Belastungsversuche bis zum Bruch des Anschlusselements zu bestimmen. Die Ansprüche gemäss Eventualantrag und Subeventualantrag beziehen sich hingegen auf eine Betonkonstruktion mit Anschlusselement. Es ist aber nicht ersichtlich, weshalb Merkmal M27 deshalb eine andere Bedeutung erhalten sollte. Zudem wird, wie die Beklagte zu Recht bemerkt, in Abs. [0017] davon gesprochen, dass die Elemente bis zum Bruch belastet werden, wobei sich «Elemente» auf die Anschlusselemente bezieht, wie aus dem Gesamtzusammenhang von Abs. [0017], in dem das «Anschlusselement 17» näher beschrieben wird, hervorgeht. Das Argument der Klägerin, der letzte Satz von Abs. [0017] verwende einmal «Element» im Singular und meine damit das Anschlusselement und einmal «Elemen-
O2020_017 te» im Plural und meine damit das Anschlusselement inklusive angrenzende Bauteile überzeugt weder sprachlich noch logisch. Das «Element» im letzten Satz meint immer dasselbe, einmal in der Einzahl und einmal in der Mehrzahl. Entsprechend sind die durch das Anschlusselement übertragbaren Kräfte gemäss Merkmal M27 zu bestimmen, indem das Anschlusselement bis zum Bruch belastet wird. Ob und unter welcher Last die Betonkonstruktion bricht, in die das Anschlusselement eingebaut ist, mag praktisch wichtig sein, ist aber nicht massgeblich dafür, ob Merkmal M27 verwirklicht wird. Unzulässige Änderungen 35. Nach Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG stellt das Gericht auf Klage hin die Nichtigkeit des Patents fest, wenn der Gegenstand des Patents über den Inhalt des Patentgesuchs in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung hinausgeht. Damit wurde der Nichtigkeitsgrund gemäss Art. 138 Abs. 1 lit. c EPÜ 2000 in das nationale Recht überführt.28 Diese beiden Bestimmungen knüpfen ihrerseits – soweit es um das europäische Erteilungsverfahren geht – an Art. 123 (2) EPÜ an, wo die Zulässigkeit von Änderungen im Anmeldeverfahren eingeschränkt wird. Demgemäss dürfen die europäische Patentanmeldung und das europäische Patent nicht in der Weise geändert werden, dass ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht (vgl. auch Art. 58 Abs. 2 PatG). Mit dieser Regelung soll ausgeschlossen werden, dass der Patentinhaber seine Position verbessert, indem er für Gegenstände Schutz beansprucht, die in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbart worden sind. Dem Anmelder soll es verwehrt sein, nachträgliche Änderungen oder Weiterentwicklungen in das Anmeldeverfahren einzubringen und damit ein Schutzrecht zu erlangen, das am Stand der Technik zur Zeit der Anmeldung gemessen wird. Auch wird darauf hingewiesen, dass dieses Änderungsverbot im Dienst der Rechtssicherheit stehe: Die Öffentlichkeit soll nicht durch Patentansprüche überrascht werden, die aufgrund der ursprünglich eingereichten Fassung nicht zu erwarten waren.29
28 BGE 146 III 177 E. 2.1.1. 29 BGE 146 III 177 E. 2.1.1 und 2.1.2.
O2020_017 Dabei ist unter dem «Gegenstand des Patents» nicht der «Schutzbereich» nach Art. 69 EPÜ zu verstehen, wie er durch die Patentansprüche bestimmt wird. Vielmehr geht es um den «Gegenstand» im Sinne von Art. 123 (2) EPÜ, also einschliesslich der gesamten Offenbarung in der Beschreibung und in den Zeichnungen. Gemäss der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts (EPA) erlaubt diese Bestimmung eine Änderung nach der Anmeldung nur im Rahmen dessen, was der Fachmann der Gesamtheit der Anmeldeunterlagen in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens – objektiv und bezogen auf den Anmeldetag – unmittelbar und eindeutig entnehmen kann. Dieser Prüfmassstab wird als «Goldstandard» bezeichnet.30 Das unzulässige Hinausgehen über den Offenbarungsgehalt kann sowohl im Hinzufügen als auch im Weglassen von Informationen bestehen.31 Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA ist es nicht zulässig, bei der Änderung eines Anspruchs ein isoliertes Merkmal aus einer Reihe von Merkmalen herauszugreifen, die ursprünglich nur in Kombination miteinander (z.B. in einer bestimmten Ausführungsform in der Beschreibung) offenbart wurden. Eine derartige Änderung stellt eine sogenannte Zwischenverallgemeinerung dar, indem sie zwar den beanspruchten Gegenstand an sich weiter einschränkt, aber dennoch auf eine nicht offenbarte Kombination von Merkmalen gerichtet ist, die breiter ist als der ursprünglich offenbarte Kontext.32 Eine solche Zwischenverallgemeinerung ist nur zu rechtfertigen, wenn keinerlei eindeutig erkennbare funktionale oder strukturelle Verbindung zwischen den Merkmalen der spezifischen Kombination besteht bzw. das herausgegriffene Merkmal nicht untrennbar mit diesen Merkmalen verknüpft ist.33 Sie ist mithin nur zulässig, wenn der Fachmann aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung zweifelsfrei erkennen kann, dass das herausgegriffene Merkmal keinen engen Zusammenhang
30 BGE 146 III 177 E. 2.1.3 mit Hinweisen. 31 BGE 146 III 177 E. 2.1.3. 32 BGer, Urteil 4A_490/2020 vom 25. Mai 2021, E. 7.1.2, unter Hinweis auf T 219/09 vom 27. September 2010 E. 3.1. 33 BGer, Urteil 4A_490/2020 vom 25. Mai 2021, E. 7.1, unter Hinweis auf T 2489/13 vom 18. April 2018 E. 2.3; T 1944/10 vom 14. März 2014 E. 3.2; T 219/09 vom 27. September 2010 E. 3.1.
O2020_017 mit den übrigen Merkmalen des Ausführungsbeispiels aufweist, sondern sich unmittelbar und eindeutig auf den allgemeineren Kontext bezieht.34 Klagepatent EP 556 – Änderungen im Erteilungsverfahren 36. Die Beklagte macht geltend, der erteilte Anspruch 1 der EP 556 sei im Prüfungsverfahren unzulässig geändert worden, weil gemäss ursprünglicher Fassung das Druckelement den Isolationskörper von dessen erster Auflagefläche bis zu dessen zweiter Auflagefläche zu durchdringen hatte, was bedeute, dass das Druckelement gemäss der ursprünglich eingereichten Fassung sich auch über die Auflageflächen des Isolationskörpers hinaus erstrecken konnte. Die Hinzufügung des bis führe nun dazu, dass sich das Druckelement genau zwischen den Auflageflächen des Isolationskörpers befinden müsse und nicht darüber hinausragen dürfe. Diese Situation sei den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht zu entnehmen gewesen. In der Stellungnahme darauf führt die Klägerin aus, durch die Einfügung des bis habe sich am Sinngehalt dieses Merkmals M15.1 nichts geändert, das zeige auch der erteilte Anspruch 3, der auf den ursprünglich eingereichten Anspruch 4 zurückgehe. Auch die erteilte Fassung schliesse nicht aus, dass das Druckelement etwas kürzer sei oder über die Auflagefläche hinausrage. Die vorgenommene Änderung sei eine reine Klarstellung. Gemäss der Auslegung von Merkmal 15.1 in E. 30 ist dieses Merkmal so zu verstehen, dass das Druckelement etwas weniger weit als bis zur Auflagefläche gehen kann (wenn das Druckverteilelement oberflächenbündig angeordnet ist), bis genau zur Auflagefläche gehen kann, aber auch sogar noch etwas länger sein kann. Dies ist auch das, was gemäss der Beklagten die Bedeutung dieses Merkmals in der ursprünglich eingereichten Fassung ist. Entsprechend liegt keine unzulässige Änderung vor.
34 BGer, Urteil 4A_490/2020 vom 25. Mai 2021, E. 7.1, unter Hinweis auf T 2489/13 vom 18. April 2018 E. 2.3; T 2185/10 vom 21. Oktober 2014 E. 4.3; T 962/98 vom 15. Januar 2004 E. 2.5.
O2020_017 Klagepatent EP 556 – Inter Partes Änderungen im Verletzungsverfahren 37. In der Duplik macht die Beklagte geltend, Anspruch 1 der EP 556 gemäss Eventualantrag sei unzulässig geändert worden. In der ursprünglichen Fassung werde eine Betonkonstruktion ausschliesslich im Rahmen der Figuren 1-7 offenbart und in den Abs. [0008]-[0012] im Zusammenhang mit dem Stand der Technik und in Abs. [0041]-[0044] im Zusammenhang mit dem erfindungsgemässen Gegenstand beschrieben. Dort werde aber immer als Betonwand eine Aussenwand der Betonkonstruktion dargestellt, auf der Aussenseite sei eine Aussendämmung angebracht, und oberhalb oder unterhalb des ersten Bauteils sei eine Innendämmung vorgesehen. Aus den ursprünglich eingereichten Unterlagen gehe keine Betonkonstruktion hervor, bei der der beanspruchte Gegenstand nicht mit diesen weiteren Elementen offenbart sei. Darauf antwortet die Klägerin, die Aussendämmung und die Innendämmung seien nur zur Illustration dargestellt, und insbesondere aus Abs. [0012], in dem eine Betonkonstruktion ohne eine bestimmte Art der Dämmung offenbart werde, gehe für den Fachmann hervor, dass auch eine Betonkonstruktion mit einem Anschlusselement ohne diese Dämmschichten Gegenstand der ursprünglich offenbarten technischen Unterlagen bilde. 38. Die ursprünglich eingereichten Ansprüche und die ursprünglich eingereichte allgemeine Beschreibung (Abs. [0013]-[0039] der ursprünglichen Fassung von EP 556) richten sich auf ein Anschlusselement und nicht auf eine Betonkonstruktion mit einem derartigen Anschlusselement. Im Sinne einer Zweckangabe ist aber angegeben, dass das Anschlusselement für eine Betonkonstruktion vorgesehen ist. Schon im ursprünglich eingereichten Anspruch 2 wird weiter spezifiziert, dass das erste gegossene Bauteil ein spezifisches Betonelement sein kann, und im ursprünglich eingereichten Anspruch 3 wird spezifiziert, dass das zweite gegossene Bauteil eine Betonwand sein kann. In den Figuren 1-7 wird tatsächlich eine Aussendämmung und eine Innendämmung dargestellt. Auf der anderen Seite wird aber bei der Aufgabenstellung in Abs. [0012] nicht darauf hingewiesen, dass die Bauteile, für die das Anschlusselement vorgesehen ist, bestimmte Isolationsschichten
O2020_017 aufweisen müssen, und das ist auch für den Fachmann erkennbar für das Anschlusselement und seine Funktion nicht zwingend. Damit offenbart die Gesamtheit der ursprünglich eingereichten Unterlagen dem Fachmann auch eine Betonkonstruktion ohne die in den Figuren dargestellten Aussendämmungen und Innendämmungen, und dass das zweite gegossene Bauteil eine Aussenwand sein muss, wird dadurch ebenfalls nicht festgelegt. Weiter ist es richtig, wie die Klägerin darlegt, dass die Dämmwirkung durch den Isolationskörper im Anschlusselement unabhängig von der Anwesenheit der Aussendämmung und der Innendämmung respektive der Gestaltung des zweiten gegossenen Bauteils als Aussenwand eintritt. Entsprechend entnimmt der Fachmann dem Eventualantrag keine technischen Informationen, die nicht bereits in den ursprünglich eingereichten Unterlagen offenbart wurden. Klagepatent EP 557 – Inter Partes Änderungen im Verletzungsverfahren 39. Wie beim Eventualantrag zu Anspruch 1 von EP 556 macht die Beklagte auch beim Eventualantrag zu Anspruch 1 von EP 557 geltend, der Gegenstand sei unzulässig geändert worden, weil der Anspruch neu auf eine Betonkonstruktion gerichtet sei. Sie führt dabei ausdrücklich aus, das seien die genau gleichen Argumente wie im Zusammenhang mit dem Eventualantrag zu Anspruch 1 von EP 556. Entsprechend kann diesbezüglich mutatis mutandis verwiesen werden auf die Ausführungen zu diesem (vorne, E. 37). Auch diese Änderung ist entsprechend zulässig. 40. Weiter macht die Beklagte in diesem Zusammenhang geltend, der Anspruch könne nun so verstanden werden, dass das Merkmal M27, gemäss dem das Verhältnis zwischen übertragbarer Druck- und Querkraft, gemessen in übertragbaren Krafteinheiten, in einem Bereich zwischen 1,5 : 1 und 15 : 1 liegt, und das Merkmal M28 bezüglich des Abstands der Kraftresultierenden und der Längsmittelachse nicht mehr auf das Anschlusselement, sondern auf die Betonkonstruktion als Ganzes bezogen sei. Das sei in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbart. Dieser Sichtweise kann nicht gefolgt werden (E. 34). Der Anspruch wird vom Fachmann aus sich heraus, aber unter Berücksichtigung der Be-
O2020_017 schreibung und mit dem Willen, ihn zu verstehen, gelesen. Vorliegend erkennt der Fachmann ohne weiteres – siehe Abs. [0013], [0017], [0021] der EP 557 und den Anspruchswortlaut –, dass sich die Kräfte gemäss den Merkmalen M27 und M28 auf das Anschlusselement und nicht auf die Betonkonstruktion beziehen. Bei dieser Auslegung liegt auch nach Argumentation der Beklagten keine unzulässige Änderung vor. Die Beklagte macht in diesem Zusammenhang auch geltend, die Änderung habe eine Erweiterung des Schutzbereichs zur Folge (Verletzung der Anforderungen von Art. 123(3) EPÜ), ohne dies aber nachvollziehbar zu begründen. Bei richtiger Auslegung, gemäss der sich die Merkmale M27 und M28 auf das Anschlusselement beziehen, wird der Schutzbereich durch die Änderung auf jeden Fall nicht erweitert. Mangelnde Offenbarung 41. Die Erfindung ist in der Patentschrift so darzulegen, dass der Fachmann sie ausführen kann (Art. 50 Abs. 1 PatG/Art. 83 EPÜ). Die Patentschrift muss die Informationen liefern, die es dem Fachmann ermöglichen, die Erfindung aufgrund seines allgemeinen Fachwissens praktisch auszuführen. Fachtechnisch selbstverständliche Elemente müssen nicht offenbart werden.35 Fehler und Lücken in der Patentschrift beeinträchtigen die Ausführung nicht, soweit sie der Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens ohne unzumutbaren Aufwand erkennen und beheben kann. Die Ausführbarkeit für den Fachmann ist erst zu verneinen, wenn der Aufwand für die Nacharbeit das Zumutbare sprengt oder der nacharbeitende Fachmann erfinderisch tätig werden muss. Die Offenbarung mindestens eines Weges zur Ausführung ist im Einzelnen