Bundespatentgericht 14.12.2020 O2018_004

Bundespatentgericht Tribunal fédéral d e s brevets Tribunale federale d e i brevetti Tribunal federal d a patentas Federal Patent Court O2018_004 Urteil v o m 1 4 . Dezember 2020 Besetzung Instruktionsrichter Dr. iur. Andri Hess, Richter Dr. sc. nat. ETH Tobias Bremi (Referent), Richterin lic. iur. Lara Dorigo, Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden Verfahrensbeteiligte Synova AG, Route de Genolier, 13, 1266 Duillier, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Michael Ritscher und Rechtsanwältin M.A. HSG Louisa Galbraith, Meyerlustenberger Lachenal AG, Schiffbaustrasse 2, Postfach 1765, 8031 Zürich, patentanwaltlich beraten durch Werner Roshardt und Stephan Kessler, Keller Schneider Patent- und Markenanwälte AG (Bern), Bahnhofplatz 18, Postfach 2005, 8401 Winterthur Klägerin und Widerbeklagte gegen 1. Avonisys AG, General-Guisan-Strasse 6, 6303 Zug, 2. Stephan Mohren, c/o Avonisys AG, General-Guisan-Strasse 6, 6303 Zug, 3. Jens Gäbelein, c/o Avonisys AG, General-Guisan-Strasse 6, 6303 Zug, 4. Jeroen Hribar, c/o Avonisys AG, General-Guisan-Strasse 6, 6303 Zug, alle vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Ralph Schlosser, Kasser Schlosser avocats, av. de la Gare 5, case postale 251, 1001 Lausanne, alle patentanwaltlich beraten durch Dr. Regula Rüedi, Dr. Christoph Engelbrecht und Dr. Zacharias Stelzer, E. Blum & Co. AG, Vorderberg 11, 8044 Zürich Beklagte und Widerklägerin

Gegenstand Klage auf Patentverletzung / Widerklage auf Patentnichtigkeit und unlauteren Wettbewerb; Laserflüssigkeitsstrahllenkungsverfahren

O2018_004 Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung: Prozessgeschichte 1. Mit Klage vom 15. Februar 2018 stellte die Klägerin und Widerbeklagte (nachfolgend «Klägerin») folgende Rechtsbegehren: «1.1. Den Beklagten sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1’000.für jeden Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, aber mindestens CHF 5’000.- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung der Beklagten 2-4 nach Art. 292 StGB mit Busse und unter Androhung der kostenpflichtigen Ersatzvornahme im Widerhandlungsfall zu verbieten, Laserköpfe zur Bearbeitung von Werkstücken in der Schweiz oder von der Schweiz aus herzustellen, anzubieten, zu lagern, zu verkaufen oder sonst wie in Verkehr zu bringen oder bei solchen Handlungen mitzuwirken und/oder zu diesen Zwecken zu besitzen, die folgende Merkmale aufweisen: 1.1.1. eine Flüssigkeitsdüse zur Erzeugung eines Flüssigkeitsstrahls, der zur Führung einer in ihn eingekoppelten Laserstrahlung in der Art eines Wellenleiters geeignet ist; 1.1.2. ein optisches Element zur Einkoppelung eines Laserstrahls in den Flüssigkeitsstrahl; 1.1.3. ein mit der Flüssigkeitsdüse verbundenes Gasstrahlmodul, insbesondere zum mantelseitigen Umgeben des Flüssigkeitsstrahls mit einem Gasstrom, mit folgenden Elementen a. eine innere Wand, i. die eine erste Leitung zum Durchlass des Flüssigkeitsstrahls in Form eines Zwischenraums zwischen der Flüssigkeitsdüse und einer Gasauslassdüse formt, ii. wobei der Zwischenraum trichterförmig, mit einer nach unten zusammenlaufenden Wandung ausgebildet ist, iii. und der Zwischenraum mindestens eine Öffnung für den Einlass eines Gasstroms hat; b. eine äussere Wand, i. wobei die innere und die äussere Wand gemeinsam eine zweite Leitung bilden, welche die erste Leitung umgibt, ii. und die äussere Wand einen Gaseinlass aufweist, um einen Gasfluss durch die zweite Leitung zu schaffen;

O2018_004 c. und eine Gasauslassdüse, die entfernt von der Flüssigkeitsdüse angeordnet ist, so dass der Flüssigkeitsstrahl durch sie hindurchgeführt werden kann; insbesondere Laserköpfe gemäss einer der beiden folgenden Abbildungen: 1.2. Eventualiter zu vorstehender Ziff. 1 sei den Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1000.- für jeden Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, aber mindestens CHF 5000.- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung der Beklagten 2-4 nach Art. 292 StGB mit Busse und unter Androhung der kostenpflichtigen Ersatzvornahme im Widerhandlungsfall zu verbieten, Laserköpfe zur Bearbeitung von Werkstücken in der Schweiz oder von der Schweiz aus herzustellen, anzubieten, zu lagern, zu verkaufen oder sonst wie in Verkehr zu bringen oder bei solchen Handlungen mitzuwirken und/oder zu diesen Zwecken zu besitzen, die folgende Merkmale aufweisen: 1.2.1. eine Flüssigkeitsdüse zur Erzeugung eines Flüssigkeitsstrahls, der zur Führung einer in ihn eingekoppelten Laserstrahlung in der Art eines Wellenleiters geeignet ist; 1.2.2. ein optisches Element zur Einkoppelung eines Laserstrahls in den Flüssigkeitsstrahl;

O2018_004 1.2.3. ein mit der Flüssigkeitsdüse verbundenes Gasstrahlmodul, insbesondere zum mantelseitigen Umgeben des Flüssigkeitsstrahls mit einem Gasstrom, mit folgenden Elementen a. eine Wand, i. die eine Leitung zum Durchlass des Flüssigkeitsstrahls in Form eines Zwischenraums zwischen der Flüssigkeitsdüse und einer Gasauslassdüse formt, ii. wobei der Zwischenraum trichterförmig, mit einer nach unten zusammenlaufenden Wandung ausgebildet ist, iii. und der Zwischenraum mindestens eine Öffnung für den Einlass eines Gasstroms hat; b. und eine Gasauslassdüse, die entfernt von der Flüssigkeitsdüse angeordnet ist, so dass der Flüssigkeitsstrahl durch sie hindurchgeführt werden kann. 2. Die Beklagten seien unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1‘000.für jeden Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, aber mindestens CHF 5‘000.- gemäss Art. 343 Abs. 1 lii. b ZPO, sowie der Bestrafung der Beklagten 2-4 nach Art. 292 StGB mit Busse und unter Androhung der kostenpflichtigen Ersatzvornahme im Widerhandlungsfall zu verpflichten, innerhalb von 40 Tagen ab Rechtskraft des Urteils Auskunft zu erteilen und nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung Rechnung zu legen über die Anzahl und den Nettogewinn bezüglich der Laserköpfe gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1.1, eventualiter Ziff. 1.2, unter Angabe insbesondere der folgenden Informationen (unter Vorlage der einschlägigen Auszüge aus der Finanz- und Betriebsbuchhaltung sowie der Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung): 2.1. den mit Laserköpfen gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1.1, eventualiter Ziff. 1.2, erzielten Bruttoumsatz, unter Angabe des Verkaufspreises, aufgeschlüsselt nach einzelnen Lieferungen, sowie Verkaufs- und Lieferdatum, 2.2. den mit diesen Laserköpfen gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1.1, eventualiter Ziff. 1.2, erzielten Nettogewinn, unter Angabe der den einzelnen Laserköpfen unmittelbar zuzuordnenden Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten, 2.3. die Namen und Anschriften aller Käufer von Laserköpfen gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1.1, eventualiter Ziff. 1.2. 3. Die Beklagten seien solidarisch zu verpflichten, der Klägerin gemäss deren Wahl nacherfolgter Rechnungslegung:

O2018_004 3.1. den Schaden aus erlittener Umsatzeinbusse oder entgangenem Gewinn zu ersetzen, zuzüglich Zins zu 5% seit dem jeweiligen Schadensdatum, oder 3.2. den mit Laserköpfen gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1.1, eventualiter Ziff. 1.2, erzielten Nettogewinn herauszugeben, zuzüglich Zins zu 5% seit dem jeweiligen Datum des erzielten Gewinns, spätestens aber seit der Klageeinleitung, oder 3.3. eine angemessene Lizenzgebühr für die unberechtigte Nutzung des Schweizer Teils von EP 1 833 636 B1 zuzüglich Zins zu 5% seit dem jeweiligen Nutzungsdatum, spätestens aber seit der Klageeinleitung; 3.4. mindestens aber CHF 1‘000‘000 zuzüglich 5% Zins seit dem Datum der Klageeinleitung. 4. Die Beklagten seien unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1‘000.für jeden Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, aber mindestens CHF 5‘000.- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung der Beklagten 2-4 nach Art. 292 StGB mit Busse und unter Androhung der kostenpflichtigen Ersatzvornahme im Widerhandlungsfall zu verpflichten, die von ihr in Verkehr gebrachten Laserköpfe gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1.1, eventualiter Ziff. 1.2, innert 5 Kalendertagen zurückzurufen, d.h. alle Kunden innert einer Frist von maximal 5 Kalendertagen unter Bezugnahme auf das Urteil des Bundespatentgerichts zu informieren, dass den Beklagten das lnverkehrbringen der Laserköpfe gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1.1,eventualiter Ziff. 1.2, gerichtlich verboten wurde und sie deshalb die betreffenden Produkte gegen Rückerstattung des Kaufpreises und der übrigen Auslagen (Verpackungs-, Montage-, und Transportkosten) zurücknehmen. 5. Die Beklagten seien unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1‘000 für jeden Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, aber mindestens CHF 5‘000.- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung der Beklagten 2-4 nach Art. 292 StGB mit Busse und unter Androhung der kostenpflichtigen Ersatzvornahme im Widerhandlungsfall zu verpflichten, innert 10 Tagen ab Rechtskraft des Urteils über die in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder in ihrem Eigentum befindlichen, unter Rechtsbegehren Ziff. 1.1, eventualiter Ziff. 1.2, bezeichneten Laserköpfe Auskunft zu erteilen und innert 30 weiteren Tagen diese Laserköpfe auf eigene Kosten vernichten zu lassen und dem Gericht und der Klägerin ein Vernichtungsprotokoll, das die Vernichtung der betreffenden Waren unter Angabe von Ort, Datum und Menge der vernichteten Waren bestätigt, zukommen zu lassen. 6. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (unter Einschluss der Kosten des beigezogenen Patentanwalts) solidarisch zulasten der Beklagten.»

O2018_004 2. Mit Klageantwort und Widerklage vom 5. Juni 2018 stellten die Beklagten und Widerkläger (nachfolgend «Beklagte») folgende Rechtsbegehren: «I. Die Klage sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. II. Es sei festzustellen, dass der schweizerische Teil des europäischen Patents EP 1 833 636 B1 nichtig ist. III. Es sei festzustellen, dass das Schreiben der Klägerin an Willemin-Macodel SA vom 27. Februar 2018, sowie ähnliche Schreiben an andere Geschäftsbeziehungen der Beklagten 1, insbesondere Chiron Werke GmbH & Co. KG, wonach die Klägerin der Meinung sei, die Technologie «Avonisys Laser Micro Milling» verletze deren Patent EP 1 833 636 B1, weshalb die Klägerin am 15. Februar 2018 beim Bundespatentgericht eine Patentverletzungsklage gegen die Beklagte 1 und deren Verwaltungsräte eingeleitet habe, gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb verstösst und somit rechtswidrig ist. IV. Eventualiter zur vorstehenden Ziffer III sei die Klägerin unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5'000, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, gegenüber Dritten insbesondere aktuellen oder früheren Geschäftsbeziehungen der Beklagten 1, insbesondere Willemin-Macodel SA und/oder Chiron Werke GmbH & Co. KG - zu behaupten, die von der Beklagten 1 hergestellten und/oder gelieferten Maschinen und/oder die Technologie «Avonisys Laser Micro Milling» würde das Patent EP 1 833 636 B1 verletzen. V. Die Klägerin sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5'000, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall dazu zu verpflichten, allen Adressaten von Schreiben, in denen behauptet wurde, dass die Klägerin der Meinung sei, die Technologie «Avonisys Laser Micro Milling» verletze deren Patent EP 1 833 636 B1, weshalb die Klägerin am 15. Februar 2018 beim Bundespatentgericht eine Patentverletzungsklage gegen die Beklagte 1 und deren Verwaltungsräte eingereicht habe, ein Berichtigungsschreiben zukommen zu lassen, mit Kopie an die Beklagten, in dem die Klägerin das Dispositiv des Urteils des Bundespatentgerichts im vorliegenden Verfahren O2018_004 wiedergibt, insbesondere die Nichtigkeit des schweizerischen Teils des europäischen Patents EP 1 833 636 B1 sowie die Feststellung der Rechtswidrigkeit solcher Schreiben bzw. die gerichtliche Anordnung, der Klägerin sei untersagt, weitere solche Schreiben zu verschicken.

O2018_004 VI. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (unter Einschluss der Kosten der beigezogenen Patentanwälte) zu Lasten der Klägerin.» 3. Die Widerklageantwort erfolgte am 8. Oktober 2018, womit die Klägerin beantragte, die Widerklage sei abzuweisen soweit darauf einzutreten sei. In Reaktion auf das Widerklagebegehren II (Feststellung Nichtigkeit) stellte die Klägerin zudem fünf Eventualbegehren. Die Klägerin schränkte damit eventualiter das Klagepatent in der ursprünglich vom Europäischen Patentamt (EPA) erteilten B1-Fassung verbal ein. Da die Klägerin später das Klagepatent mittels Teilverzicht nach Art. 24 PatG durch Antrag beim Institut für Geistiges Eigentum (IGE) einschränkte (s. nachfolgend E. 20), woraus die am Ende entscheidungsrelevante H1-Fassung resultierte, sind sämtliche Eventualbegehren, die sich auf die nicht mehr existierende B1-Fassung beziehen, nicht mehr zu behandeln. Es kann daher darauf verzichtet werden, diese Rechtsbegehren im Einzelnen aufzuführen. 4. Am 7. November 2018 fand eine Instruktions-/Vergleichsverhandlung statt, die jedoch zu keiner vergleichsweisen Einigung führte. 5. Die Replik der Klägerin erfolgte am 21. Januar 2019 mit den folgenden geänderten Rechtsbegehren in Bezug auf die Hauptklage: «1. Den Beklagten sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.für jeden Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, aber mindestens CHF 5'000.- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung der Beklagten 2-4 nach Art. 292 StGB mit Busse und unter Androhung der kostenpflichtigen Ersatzvornahme im Widerhandlungsfall zu verbieten, Laserköpfe zur Bearbeitung von Werkstücken in der Schweiz oder von der Schweiz aus herzustellen, anzubieten, zu lagern, zu verkaufen oder sonst wie in Verkehr zu bringen oder bei solchen Handlungen mitzuwirken und/oder zu diesen Zwecken zu besitzen, die folgende Merkmale aufweisen: 1.1 eine Flüssigkeitsdüse zur Erzeugung eines Flüssigkeitsstrahls, der zur Führung einer in ihn eingekoppelten Laserstrahlung in der Art eines Wellenleiters geeignet ist; 1.2 ein optisches Element zur Einkoppelung eines Laserstrahls in den Flüssigkeitsstrahl;

O2018_004 1.3 ein mit der Flüssigkeitsdüse verbundenes Gasstrahlmodul, insbesondere zum mantelseitigen Umgeben des Flüssigkeitsstrahls mit einem Gasstrom, mit folgenden Elementen a. eine innere Wand, i. die eine erste Leitung zum Durchlass des Flüssigkeitsstrahls in Form eines Zwischenraums zwischen der Flüssigkeitsdüse und einer Gasauslassdüse formt, ii. wobei der Zwischenraum mindestens eine Öffnung für den Einlass eines Gasstroms hat, iii. und ein unterer Teilraum des Zwischenraums im Bereich zwischen der mindestens einen Öffnung und der Gasauslassdüse eine konisch nach unten zusammenlaufenden Wandung aufweist; b. eine äussere Wand, i. wobei die innere und die äussere Wand gemeinsam eine zweite Leitung bilden, welche die erste Leitung umgibt, ii. und die äussere Wand einen Gaseinlass aufweist, um einen Gasfluss durch die zweite Leitung zu schaffen, c. und eine Gasauslassdüse, die entfernt von der Flüssigkeitsdüse angeordnet ist, so dass der Flüssigkeitsstrahl durch sie hindurchgeführt werden kann; insbesondere Laserköpfe gemäss nachfolgend abgebildeter Konstruktion:

O2018_004 2. Eventualiter zu Rechtsbegehren 1 sei den Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.- für jeden Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, aber mindestens CHF 5'000.- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung der Beklagten 2-4 nach Art. 292 StGB mit Busse und unter Androhung der kostenpflichtigen Ersatzvornahme im Widerhandlungsfall zu verbieten, Laserköpfe zur Bearbeitung von Werkstücken in der Schweiz oder von der Schweiz aus herzustellen, anzubieten, zu lagern, zu verkaufen oder sonst wie in Verkehr zu bringen oder bei solchen Handlungen mitzuwirken und/oder zu diesen Zwecken zu besitzen, die folgende Merkmale aufweisen: 2.1 eine Flüssigkeitsdüse zur Erzeugung eines Flüssigkeitsstrahls, der zur Führung einer in ihn eingekoppelten Laserstrahlung in der Art eines Wellenleiters geeignet ist; 2.2 ein optisches Element zur Einkoppelung eines Laserstrahls in den Flüssigkeitsstrahl; 2.3 ein mit der Flüssigkeitsdüse verbundenes Gasstrahlmodul, insbesondere zum mantelseitigen Umgeben des Flüssigkeitsstrahls mit einem Gasstrom, mit folgenden Elementen

O2018_004 a. eine innere Wand, i. die eine erste Leitung zum Durchlass des Flüssigkeitsstrahls in Form eines Zwischenraums zwischen der Flüssigkeitsdüse und einer Gasauslassdüse formt, ii. wobei der Zwischenraum mindestens eine Öffnung für den Einlass eines Gasstroms hat, iii. wobei diese mindestens eine Öffnung nicht auf den Flüssigkeitsstrahl, sondern insbesondere parallel zur Achse des Flüssigkeitsstrahls gerichtet ist, iv. ein oberer Teilraum des Zwischenraums sich von der Flüssigkeitsdüse zu der mindestens einen Öffnung für den Einlass des Gasstroms nach unten konisch erweitert, v. und ein unterer Teilraum des Zwischenraums im Bereich zwischen der mindestens einen Öffnung und der Gasauslassdüse eine konisch nach unten zusammenlaufenden Wandung aufweist; b. eine äussere Wand, i. wobei die innere und die äussere Wand gemeinsam eine zweite Leitung bilden, welche die erste Leitung umgibt, ii. und die äussere Wand einen Gaseinlass aufweist, um einen Gasfluss durch die zweite Leitung zu schaffen, c. und eine Gasauslassdüse, die entfernt von der Flüssigkeitsdüse angeordnet ist, so dass der Flüssigkeitsstrahl durch sie hindurchgeführt werden kann; insbesondere Laserköpfe gemäss nachfolgend abgebildeter Konstruktion:

O2018_004 3. Den Beklagten sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.für jeden Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, aber mindestens CHF 5'000.- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung der Beklagten 2-4 nach Art. 292 StGB mit Busse und unter Androhung der kostenpflichtigen Ersatzvornahme im Widerhandlungsfall zu verbieten, Laserköpfe zur Bearbeitung von Werkstücken in der Schweiz oder von der Schweiz aus herzustellen, anzubieten, zu lagern, zu verkaufen oder sonst wie in Verkehr zu bringen oder bei solchen Handlungen mitzuwirken und/oder zu diesen Zwecken zu besitzen, die folgende Merkmale aufweisen: 3.1 eine Flüssigkeitsdüse zur Erzeugung eines Flüssigkeitsstrahls, der zur Führung einer in ihn eingekoppelten Laserstrahlung in der Art eines Wellenleiters geeignet ist; 3.2 ein optisches Element zur Einkoppelung eines Laserstrahls in den Flüssigkeitsstrahl; 3.3 ein mit der Flüssigkeitsdüse verbundenes Gasstrahlmodul, insbesondere zum mantelseitigen Umgeben des Flüssigkeitsstrahls mit einem Gasstrom, mit folgenden Elementen

O2018_004 a. eine Wand, i. die eine Leitung zum Durchlass des Flüssigkeitsstrahls in Form eines Zwischenraums zwischen der Flüssigkeitsdüse und einer Gasauslassdüse formt, ii. wobei der Zwischenraum mindestens eine Öffnung für den Einlass eines Gasstroms hat; iii. und ein unterer Teilraum des Zwischenraums im Bereich zwischen der mindestens einen Öffnung und der Gasauslassdüse eine konisch nach unten zusammenlaufenden Wandung aufweist, iv. und der Zwischenraum mindestens eine Öffnung für den Einlass eines Gasstroms hat; b. und eine Gasauslassdüse, die entfernt von der Flüssigkeitsdüse angeordnet ist, so dass der Flüssigkeitsstrahl durch sie hindurchgeführt werden kann. insbesondere Laserköpfe gemäss nachfolgend abgebildeter Konstruktion:

O2018_004 4. Eventualiter zu Rechtsbegehren 3 sei den Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.- für jeden Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, aber mindestens CHF 5'000.- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung der Beklagten 2-4 nach Art. 292 StGB mit Busse und unter Androhung der kostenpflichtigen Ersatzvornahme im Widerhandlungsfall zu verbieten, Laserköpfe zur Bearbeitung von Werkstücken in der Schweiz oder von der Schweiz aus herzustellen, anzubieten, zu lagern, zu verkaufen oder sonst wie in Verkehr zu bringen oder bei solchen Handlungen mitzuwirken und/oder zu diesen Zwecken zu besitzen, die folgende Merkmale aufweisen: 4.1 eine Flüssigkeitsdüse zur Erzeugung eines Flüssigkeitsstrahls, der zur Führung einer in ihn eingekoppelten Laserstrahlung in der Art eines Wellenleiters geeignet ist; 4.2 ein optisches Element zur Einkoppelung eines Laserstrahls in den Flüssigkeitsstrahl; 4.3 ein mit der Flüssigkeitsdüse verbundenes Gasstrahlmodul, insbesondere zum mantelseitigen Umgeben des Flüssigkeitsstrahls mit einem Gasstrom, mit folgenden Elementen a. eine Wand, i. die eine Leitung zum Durchlass des Flüssigkeitsstrahls in Form eines Zwischenraums zwischen der Flüssigkeitsdüse und einer Gasauslassdüse formt, ii. wobei der Zwischenraum mindestens eine Öffnung für den Einlass eines Gasstroms hat;

O2018_004 iii. wobei diese mindestens eine Öffnung nicht auf den Flüssigkeitsstrahl, sondern insbesondere parallel zur Achse des Flüssigkeitsstrahls gerichtet ist, iv. ein oberer Teilraum des Zwischenraums sich von der Flüssigkeitsdüse zu der mindestens einen Öffnung für den Einlass des Gasstroms nach unten konisch erweitert, v. und ein unterer Teilraum des Zwischenraums im Bereich zwischen der mindestens einen Öffnung und der Gasauslassdüse eine konisch nach unten zusammenlaufenden Wandung aufweist, b. und eine Gasauslassdüse, die entfernt von der Flüssigkeitsdüse angeordnet ist, so dass der Flüssigkeitsstrahl durch sie hindurchgeführt werden kann. insbesondere Laserköpfe gemäss nachfolgend abgebildeter Konstruktion:

O2018_004 5. Den Beklagten sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.für jeden Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, aber mindestens CHF 5'000.- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung der Beklagten 2-4 nach Art. 292 StGB mit Busse und unter Androhung der kostenpflichtigen Ersatzvornahme im Widerhandlungsfall zu verbieten, Laserköpfe zur Bearbeitung von Werkstücken in der Schweiz oder von der Schweiz aus herzustellen, anzubieten, zu lagern, zu verkaufen oder sonst wie in Verkehr zu bringen oder bei solchen Handlungen mitzuwirken und/oder zu diesen Zwecken zu besitzen, die folgende Merkmale aufweisen: 5.1 eine Flüssigkeitsdüse zur Erzeugung eines Flüssigkeitsstrahls, der zur Führung einer in ihn eingekoppelten Laserstrahlung in der Art eines Wellenleiters geeignet ist; 5.2 ein optisches Element zur Einkoppelung eines Laserstrahls in den Flüssigkeitsstrahl; 5.3 ein mit der Flüssigkeitsdüse verbundenes Gasstrahlmodul, insbesondere zum mantelseitigen Umgeben des Flüssigkeitsstrahls mit einem Gasstrom, mit folgenden Elementen a. eine innere Wand, i. die eine erste Leitung zum Durchlass des Flüssigkeitsstrahls in Form eines Zwischenraums zwischen der Flüssigkeitsdüse und einer Gasauslassdüse formt, ii. wobei der Zwischenraum mindestens eine Öffnung für den Einlass eines Gasstroms hat; iii. und ein unterer Teilraum des Zwischenraums im Bereich zwischen der mindestens einen Öffnung und der Gasauslassdüse eine zylindrische Wandung mit einem grösseren Durchmesser als jener der Gasauslassdüse aufweist; b. eine äussere Wand, i. wobei die innere und die äussere Wand gemeinsam eine zweite Leitung bilden, welche die erste Leitung umgibt, ii. und die äussere Wand einen Gaseinlass aufweist, um einen Gasfluss durch die zweite Leitung zu schaffen; c. und eine Gasauslassdüse, die entfernt von der Flüssigkeitsdüse angeordnet ist, so dass der Flüssigkeitsstrahl durch sie hindurchgeführt werden kann;

O2018_004 insbesondere Laserköpfe gemäss nachfolgend abgebildeter Konstruktion: 6. Eventualiter zu Rechtsbegehren 5 sei den Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.- für jeden Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, aber mindestens CHF 5'000.- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung der Beklagten 2-4 nach Art. 292 StGB mit Busse und unter Androhung der kostenpflichtigen Ersatzvornahme im Widerhandlungsfall zu verbieten, Laserköpfe zur Bearbeitung von Werkstücken in der Schweiz oder von der Schweiz aus herzustellen, anzubieten, zu lagern, zu verkaufen oder sonst wie in Verkehr zu bringen oder bei solchen Handlungen mitzuwirken und/oder zu diesen Zwecken zu besitzen, die folgende Merkmale aufweisen: 6.1 eine Flüssigkeitsdüse zur Erzeugung eines Flüssigkeitsstrahls, der zur Führung einer in ihn eingekoppelten Laserstrahlung in der Art eines Wellenleiters geeignet ist; 6.2 ein optisches Element zur Einkoppelung eines Laserstrahls in den Flüssigkeitsstrahl; 6.3 ein mit der Flüssigkeitsdüse verbundenes Gasstrahlmodul, insbesondere zum mantelseitigen Umgeben des Flüssigkeitsstrahls mit einem Gasstrom, mit folgenden Elementen a. eine innere Wand, i. die eine erste Leitung zum Durchlass des Flüssigkeitsstrahls in Form eines Zwischenraums zwischen der Flüssigkeitsdüse und einer Gasauslassdüse formt, ii. wobei der Zwischenraum mindestens eine Öffnung für den Einlass eines Gasstroms hat;

O2018_004 iii. wobei diese mindestens eine Öffnung nicht auf den Flüssigkeitsstrahl, sondern insbesondere parallel zur Achse des Flüssigkeitsstrahls gerichtet ist, iv. ein oberer Teilraum des Zwischenraums sich von der Flüssigkeitsdüse zu der mindestens einen Öffnung für den Einlass des Gasstroms nach unten konisch erweitert, v. und ein unterer Teilraum des Zwischenraums im Bereich zwischen der mindestens einen Öffnung und der Gasauslassdüse eine zylindrische Wandung mit einem grösseren Durchmesser als jener der Gasauslassdüse aufweist; b. eine äussere Wand, iii. wobei die innere und die äussere Wand gemeinsam eine zweite Leitung bilden, welche die erste Leitung umgibt, iv. und die äussere Wand einen Gaseinlass aufweist, um einen Gasfluss durch die zweite Leitung zu schaffen; c. und eine Gasauslassdüse, die entfernt von der Flüssigkeitsdüse angeordnet ist, so dass der Flüssigkeitsstrahl durch sie hindurchgeführt werden kann; insbesondere Laserköpfe gemäss nachfolgend abgebildeter Konstruktion: 7. Die Beklagten seien unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.- für jeden Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, aber mindestens CHF 5'000.- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung der Beklagten 2-4 nach Art. 292 StGB mit Busse und unter Androhung der kostenpflichtigen Ersatzvornahme im Widerhandlungsfall

O2018_004 zu verpflichten, innerhalb von 40 Tagen ab Rechtskraft des Urteils Auskunft zu erteilen und nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung Rechnung zu legen über die Anzahl und den Nettogewinn bezüglich der Laserköpfe gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 bis Ziff. 6, unter Angabe insbesondere der folgenden Informationen (unter Vorlage der einschlägigen Auszüge aus der Finanz- und Betriebsbuchhaltung sowie der Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung): 7.1 den mit Laserköpfen gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 bis Ziff. 6, erzielten Bruttoumsatz, unter Angabe des Verkaufspreises, aufgeschlüsselt nach einzelnen Lieferungen, sowie Verkaufs- und Lieferdatum, 7.2 den mit Laserköpfen gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 bis Ziff. 6, erzielten Nettogewinn, unter Angabe der den einzelnen Laserköpfen unmittelbar zuzuordnenden Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten, 7.3 die Namen und Anschriften aller Käufer von Laserköpfen gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 bis Ziff. 6. 8. Die Beklagten seien solidarisch zu verpflichten, der Klägerin gemäss deren Wahl nach erfolgter Rechnungslegung: a. den Schaden aus erlittener Umsatzeinbusse oder entgangenem Gewinn zu ersetzen, zuzüglich Zins zu 5% seit dem jeweiligen Schadensdatum, oder b. den mit Laserköpfen gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 bis Ziff. 6 erzielten Nettogewinn herauszugeben, zuzüglich Zins zu 5% seit dem jeweiligen Datum des erzielten Gewinns, spätestens aber seit der Klageeinleitung, oder c. eine angemessene Lizenzgebühr für die unberechtigte Nutzung des Schweizer Teils von EP 1 833 636 B1 zuzüglich Zins zu 5% seit dem jeweiligen Nutzungsdatum, spätestens aber seit der Klageeinleitung, zu bezahlen; d. mindestens aber CHF 1'000'000 zuzüglich 5% Zins seit dem Datum der Klageeinleitung. 9. Die Beklagten seien unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.- für jeden Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, aber mindestens CHF 5'000.- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung der Beklagten 2-4 nach Art. 292 StGB mit Busse und unter Androhung der kostenpflichtigen Ersatzvornahme im Widerhandlungsfall zu verpflichten, die von ihr in Verkehr gebrachten Laserköpfe gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 bis Ziff. 6 , innert 5 Kalendertagen zurückzurufen, d.h. alle Kunden innert einer Frist von maximal 5 Kalendertagen unter Be-

O2018_004 zugnahme auf das Urteil des Bundespatentgerichts zu informieren, dass den Beklagten das Inverkehrbringen der Laserköpfe gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 bis Ziff. 6 gerichtlich verboten wurde und sie deshalb die betreffenden Produkte gegen Rückerstattung des Kaufpreises und der übrigen Auslagen (Verpackungs-, Montage-, und Transportkosten) zurücknehmen. 10. Die Beklagten seien unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.- für jeden Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, aber mindestens CHF 5'000.- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung der Beklagten 2-4 nach Art. 292 StGB mit Busse und unter Androhung der kostenpflichtigen Ersatzvornahme im Widerhandlungsfall zu verpflichten, innert 10 Tagen ab Rechtskraft des Urteils über die in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder in ihrem Eigentum befindlichen, unter Rechtsbegehren Ziff. 1 bis Ziff. 6 bezeichneten Laserköpfe Auskunft zu erteilen und innert 30 weiteren Tagen diese Laserköpfe auf eigene Kosten vernichten zu lassen und dem Gericht und der Klägerin ein Vernichtungsprotokoll, das die Vernichtung der betreffenden Waren unter Angabe von Ort, Datum und Menge der vernichteten Waren bestätigt, zukommen zu lassen. 11. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (unter Einschluss der Kosten des beigezogenen Patentanwalts) solidarisch zulasten der Beklagten.» 6. Die Duplik und Widerklagereplik der Beklagten erfolgte mit Eingabe vom 21. März 2019 mit unveränderten Rechtsbegehren in Bezug auf die Widerklage. Im Übrigen beantragten die Beklagten die Abweisung der neuen klägerischen Rechtsbegehren der Widerklageantwort vom 8. Oktober 2018 sowie der Replik vom 21. Januar 2019, soweit darauf einzutreten sei. 7. Am 3. Mai 2019 erfolgte eine Noveneingabe der Beklagten, wobei ein Manual zu einer bereits zuvor als offenkundige Vorbenutzung behaupteten Maschine, «LDS 200M Operation and Maintenance Manual, Copyright 2002 Synova SA/The Gern City Engineering Co», eingereicht wurde. Die Stellungnahme der Klägerin dazu erfolgte am 16. Mai 2019. 8. Am 11. Juni 2019 erfolgte die Widerklageduplik der Klägerin, womit sie erneut geänderte Eventualbegehren in Form von verbalen Einschränkungen des Klagepatents stellte. Aus den vorne dargelegten Gründen (E. 3),

O2018_004 kann darauf verzichtet werden, diese Rechtsbegehren im Einzelnen aufzuführen. Gleichzeitig zog die Klägerin ihre Hauptklage im Umfang der Rechtsbegehren Ziff. 1-5 gemäss Replik zurück und hielt entsprechend nur noch das Rechtsbegehren Ziff. 6 gemäss Replik aufrecht, das sich auf die Ausführungsform III richtet. Damit ist die Hauptklage (Patentverletzung) im entsprechenden Umfang als durch Rückzug erledigt abzuschreiben. 9. Mit Schreiben vom 3. Juli 2019 reichten die Beklagten Beilage act. 37_58 nach, die versehentlich unvollständig gewesen war. Zudem reichten sie eine neue Beilage ein, da zuvor ebenfalls versehentlich eine falsche Fassung eingereicht worden war. 10. Mit Schreiben vom 17. Juli 2019 beantragte die Klägerin, dass die Eingabe der Beklagten vom 3. Juli 2019 samt Beilagen aus dem Recht zu weisen sei. Dazu nahmen die Beklagten am 24. Juli 2019 Stellung. 11. Mit Verfügung vom 9. August 2019 wurde den Parteien mitgeteilt, dass – vorbehältlich einer anderslautenden Entscheidung des Spruchkörpers im Endentscheid – die von den Beklagten nachgereichten Beilagen in dem Umfang beachtlich seien, in dem sich die Beklagten in act. 37 spezifisch auf sie beriefen. 12. Am 26. August 2019 erfolgte die Stellungnahme der Beklagten zur Widerklageduplik. Die Beklagten hielten an ihren bisherigen Rechtsbegehren fest und beantragten, die Rechtsbegehren der Widerklageduplik vom 11. Juni 2019 seien unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Klägerin abzuweisen. 13. Am 4. Oktober 2019 nahm die Klägerin Stellung dazu. 14. Am 10. Oktober 2019 erfolgte eine Stellungnahme der Beklagten zur vorgenannten Eingabe.

O2018_004 15. Am 27. November 2019 erfolgte eine weitere Noveneingabe der Beklagten mit einer Pressemitteilung der Klägerin vom 21. November 2019 mit dem Titel «Patent infringement proceedings of Synova against Avonisys at the Swiss Federal Patent Court». 16. Am 5. Dezember 2019 nahm die Klägerin Stellung zur Noveneingabe der Beklagten. 17. Am 6. Mai 2020 wurden die Parteien auf den 3. September 2020 zur Hauptverhandlung vorgeladen. 18. Am 7. Mai 2020 erstattete Richter Tobias Bremi sein Fachrichtervotum. 19. Die Stellungnahmen der Parteien zum Fachrichtervotum erfolgten jeweils mit Eingabe vom 19. Juni 2020. 20. Ebenfalls mit Eingabe vom 19. Juni 2020 teilte die Klägerin mit, dass sie am gleichen Datum beim IGE einen Antrag auf Teilverzicht des Schweizer Teils des Klagepatents im Sinne von Art. 24 PatG gestellt habe. Weiter stellte die Klägerin die folgenden prozessualen Anträge: «1. Das Verfahren O2018_004 sei mindestens bis zur Entscheidung des IGE über die Erteilung des mittels Antrag vom 19. Juni 2020 eingeschränkten Schweizer Teils des EP 1 833 636 zu sistieren. 2. Die für den 3. September 2020 angesetzte Hauptverhandlung sei abzusetzen.»

O2018_004 21. Am 6. Juli 2020 erfolgte eine weitere Noveneingabe der Beklagten mit einer E-Mail der Klägerin vom 8. Juni 2020 an die SITEC, von der die Beklagten am 2. Juli 2020 Kenntnis erhalten hatten. 22. Zu den prozessualen Anträgen der Klägerin nahmen die Beklagten am 8. Juli 2020 Stellung und beantragten deren Abweisung. 23. Am 13. Juli 2020 wurden die prozessualen Anträge der Klägerin vom 19. Juni 2020 abgewiesen. 24. Am 17. August 2020 teilte die Klägerin mit, dass der Antrag auf Teilverzicht vom IGE gutgeheissen und das eingeschränkte Patent EP 1 833 636 H1 am 14. August 2020 publiziert worden sei. 25. Diese Eingabe wurde den Beklagten mit Schreiben vom 19. August 2020 zugestellt mit dem Hinweis, dass allfällige Bemerkungen in prozessualer Hinsicht bis 27. August 2020 zu erfolgen hätten. Gleichzeitig wurden die Parteien darauf hingewiesen, dass diese Eingabe nichts daran ändere, dass keine Gründe für eine Sistierung des Verfahrens vorlägen. 26. Am 27. August 2020 leitete der Instruktionsrichter den Parteien ein zu diesem Zeitpunkt noch nicht publiziertes, aber als relevant erachtetes Urteil des Bundesgerichts vom 19. August 20201 vorab per E-Mail weiter. Er orientierte die Parteien darüber, dass der Spruchkörper im Lichte der Erwägungen des Bundesgerichts der vorläufigen Auffassung sei, dass die Hauptklage auf Verletzung und die Widerklage im Umfang des Rechtsbegehrens II als gegenstandslos abzuschreiben seien, jedenfalls sofern sich die Beklagten nicht ihrerseits noch auf das Klagepatent in der eingeschränkten Fassung berufen sollten. 27. Am 27. August 2020 nahmen die Beklagten Stellung zur Eingabe der Klägerin vom 17. August 2020.

1 BGE 146 III 416 – «Einschlagbarer Hüftgelenkprothesengrundkörper».

O2018_004 28. Ebenfalls mit Eingabe vom 27. August 2020 reichte die Klägerin den genannten Bundesgerichtsentscheid vom 19. August 2020 ein und stellte den folgenden prozessualen Antrag: «Anlässlich der Hauptverhandlung vom 3. September 2020 sei vorfrageweise über die Zulässigkeit der Einreichung des mittels Teilverzichts eingeschränkten Klagepatents (EP 1 833 636 H1) in das Verfahren zu entscheiden.» 29. Mit Eingabe vom 28. August 2020 erfolgte eine Noveneingabe der Beklagten mit folgenden infolge des Teilverzichts geänderten bzw. zusätzlichen Rechtsbegehren: «[I.-VI.] VII. Es sei festzustellen, dass der eingeschränkte Schweizer Teil CH/EP 1 833 636 H1 des europäischen Patents EP 1 833 636 B1 nichtig ist. VIII. Es sei festzustellen, dass die Beklagten und Widerkläger keinen der Ansprüche des Schweizer Teils CH/EP 1 833 636 H1 des europäischen Patents EP 1 833 636 B1 verletzen, indem sie Laserköpfe zur Bearbeitung in der Schweiz oder von der Schweiz aus herstellen, anbieten, lagern, verkaufen oder sonst wie in den Verkehr bringen und/oder bei solchen Handlungen mitwirken oder zu diesem Zweck besitzen, die folgende Merkmale aufweisen: 1. eine Flüssigkeitsdüse zur Erzeugung eines Flüssigkeitsstrahls, der zur Führung einer in ihn eingekoppelten Laserstrahlung in der Art eines Wellenleiters geeignet ist; 2. ein optisches Element zur Einkoppelung eines Laserstrahls in den Flüssigkeitsstrahl; 3. ein mit der Flüssigkeitsdüse verbundenes Gasstrahlmodul, mit folgenden Elementen: a. eine innere Wand, i. die eine erste Leitung zum Durchlass des Flüssigkeitsstrahls in Form eines Zwischenraums zwischen der Flüssigkeitsdüse und einer Auslassöffnung formt, ii. wobei der Zwischenraum mindestens eine Öffnung für den Einlass eines Gases hat,

O2018_004 iii. wobei diese mindestens eine Öffnung nicht auf den Flüssigkeitsstrahl, sondern insbesondere parallel zur Achse des Flüssigkeitsstrahls gerichtet ist, iv. ein oberer Teilraum des Zwischenraums sich von der Flüssigkeitsdüse zu der mindestens einen Öffnung für den Einlass eines Gases nach unten konisch erweitert, v. und ein unterer Teilraum des Zwischenraums im Bereich zwischen der mindestens einen Öffnung für den Einlass eines Gases und der Auslassöffnung eine zylindrische Wandung mit einem grösseren Durchmesser als jener der Auslassöffnung aufweist; b. eine äussere Wand, i. wobei die innere und die äussere Wand gemeinsam eine zweite Leitung bilden, welche die erste Leitung umgibt, ii. und die äussere Wand einen Gaseinlass aufweist, um einen Gasfluss durch die zweite Leitung zu schaffen; c. und eine Auslassöffnung, die entfernt von der Flüssigkeitsdüse angeordnet ist, so dass der Flüssigkeitsstrahl durch sie hindurchgeführt werden kann; insbesondere Laserköpfe gemäss nachfolgend abgebildeter Konstruktion: IX. Es sei die Klägerin unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5'000, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, gegenüber Dritten – insbesondere aktuellen, früheren oder potentiellen Geschäftsbeziehungen der Beklagten 1 – zu behaupten, die von der Beklagten 1 hergestellten und/oder gelieferten Maschinen und/oder deren «Avonisys Laser Micro Milling» oder «Avonisys Air-Jet» Technologie

O2018_004 würde das das eingeschränkte Schweizer Teil CH/EP 1 833 636 H1 des europäischen Patents EP 1 833 636 81 verletzen. X. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (unter Einschluss der Kosten der beigezogenen Patentanwälte- und Ingenieure) zu Lasten der Klägerin.» 30. Am 3. September 2020 fand die Hauptverhandlung statt. Anlässlich dieser beantragte die Klägerin die Abweisung der Widerklage- Rechtsbegehren VII und VIII der Beklagten vom 28. August 2020 und aller weiteren Rechtsbegehren der Beklagten, die jetzt noch Gegenstand des Prozesses seien. Die Klägerin änderte zudem ihre Rechtsbegehren je nachdem, ob die Hauptklage zufolge Gegenstandslosigkeit abgeschrieben würde oder nicht (vgl. dazu hinten E. 55). 31. Am 24. September 2020 erging eine Beweisverfügung. Am 14. Dezember 2020 erfolgten die Zeugeneinvernahme von Herrn Franz Hatebur sowie die Stellungnahmen dazu bzw. die Schlussvorträge der Parteien. 32. Nachfolgend ist auf die Parteivorbringen nur insoweit einzugehen, als dies für die Entscheidfindung notwendig ist. Zuständigkeit 33. Die Klägerin ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in der Schweiz. Die Beklagte 1, ebenfalls eine Aktiengesellschaft, und die Beklagten 2-4, natürliche Personen, haben ihren Sitz bzw. Wohnsitz ebenfalls in der Schweiz. Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts ist somit sowohl für die Haupt- als auch für die Widerklage gegeben (Art. 10 Abs. 1 lit. a und b ZPO, Art. 15 Abs. 1 ZPO, Art. 14 Abs. 1 ZPO, Art. 224 Abs. 1 ZPO, Art. 26 Abs. 1 lit. a PatGG, Art. 26 Abs. 2 PatGG). Passivlegitimation der Beklagten 2 bis 4 34. Die Beklagten bestreiten die Passivlegitimation der Beklagten 2 bis 4, der Verwaltungsräte der Beklagten 1. Sie machen geltend, eine persönliche Haftung könne nur dann bestehen, wenn die Organperson durch ihr eigenes und unmittelbares Verhalten eine Schädigung bewirkt habe; dies habe die Klägerin nicht substantiiert vorgetragen.

O2018_004 35. Dem hält die Klägerin entgegen, die Passivlegitimation liege sowohl bei der juristischen Person, als auch bei ihren Organen vor und die Ansprüche aus Art. 66 PatG könnten auch gegen die Organe geltend gemacht werden. 36. Wegen Patentverletzung zivilrechtlich zur Verantwortung gezogen werden kann jede Person, welche die patentierte Erfindung widerrechtlich benützt oder zu einer solchen Benützung anstiftet, bei ihr mitwirkt, ihre Begehung begünstigt oder erleichtert (Art. 66 lit. a und d PatG). Dies kann auch ein Organ oder ein Arbeitnehmer einer juristischen Person sein. Die Beklagten 2-4 sind deshalb grundsätzlich passivlegitimiert. Ob und inwiefern ihnen gegenüber Ansprüche bestehen, hängt u.a. davon ab, ob ihnen zuzurechnende patentverletzende Handlungen substantiiert und bewiesen sind. Dies kann vorliegend offengelassen werden, da die Hauptklage – wie nachfolgend zu zeigen ist – ohnehin abzuweisen ist. Rechtsschutzinteresse 37. Die Beklagten bestreiten ein genügendes Rechtsschutzinteresse der Klägerin an ihrer Verletzungsklage, weshalb auf die Klage nicht einzutreten sei. Zur Begründung machen sie geltend, die Klage bezüglich der angeblichen Verletzungsformen stütze sich ausschliesslich auf Mutmassungen. 38. Die Klägerin war bzw. ist Inhaberin des in der Schweiz in Kraft stehenden Klagepatents EP 1 833 636 B1 (ursprüngliche Fassung) bzw. nach dem Teilverzicht EP 1 833 636 H1 (neue Fassung) und wirft den Beklagten dessen Verletzung vor. Ein Rechtsschutzinteresse der Klägerin an der Durchsetzung ihres Klagepatents ist daher grundsätzlich gegeben. Dass die Klägerin ihre Klage angeblich auf blosse Mutmassungen stützt, kann gegebenenfalls zu Beweisschwierigkeiten und damit zur Abweisung der Klage führen. Die Patentverletzung wurde von der Klägerin aber genügend konkret behauptet, um ein Urteil in der Sache fällen zu können. Auf die Klage ist daher im Grundsatz einzutreten. 39. Die Klägerin hat allerdings das Klagepatent EP 1 833 636 B1 nach abgeschlossenem Schriftenwechsel durch Teilverzicht gemäss Art. 24 PatG beim IGE eingeschränkt. Der Antrag auf Teilverzicht wurde vom IGE gut-

O2018_004 geheissen, und die eingeschränkte Fassung des Patents mit der Nummer EP 1 833 636 H1 wurde am 14. August 2020 publiziert. Es stellt sich einerseits die Frage, ob und von welcher Partei mit welcher Wirkung der Teilverzicht bzw. die eingeschränkte Patentfassung EP 1 833 636 H1 nach abgeschlossenem Schriftenwechsel als Novum ins Verfahren eingebracht werden kann und anderseits, wie sich dieser Sachverhalt auf das Rechtsschutzinteresse der Klägerin auswirkt. 40. Mit der Frage der Zulässigkeit des prozessualen Einbringens eines Teilverzichts gemäss Art. 229 Abs. 1 ZPO nach abgeschlossenem Schriftenwechsel bzw. nach dem Fachrichtervotum hat sich das Bundesgericht in dem genannten Entscheid vom 19. August 2020 vertieft auseinandergesetzt.2 Das Bundesgericht hat festgehalten, dass die Zulässigkeit von Noven, deren Entstehung vom Willen einer Partei abhängt, sich danach entscheidet, ob diese Noven trotz zumutbarer Sorgfalt im Sinn von Art. 229 Abs. 1 lit. b ZPO nicht vorher vorgebracht werden konnten (E. 5). Werde die Patenteinschränkung durch Vorbringen in der Duplik verursacht, müsse die Patenteinschränkung als Reaktion darauf erfolgen. Das Vorbringen einer Patenteinschränkung erst nach dem Fachrichtervotum sei verspätet (E. 6). Dies bedeute, dass es der klagenden Patentinhaberin aus prozessrechtlichen Gründen untersagt sei, sich auf den Teilverzicht zu berufen. Gegenstand des Urteils könnte somit nur das Patent in seiner ursprünglichen Fassung sein. Das Patent in der ursprünglichen Fassung existiere aber nicht mehr. Es bestehe kein Rechtsschutzinteresse (mehr), etwas beurteilen zu lassen, das nicht mehr existiere. Ob ein genügendes Rechtsschutzinteresse bestehe, müsse das Gericht von Amtes wegen prüfen (Art. 60 i.V.m. Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO). Falle das Rechtsschutzinteresse im Laufe des Verfahrens dahin, sei die Klage als gegenstandslos abzuschreiben (E. 7.4). 41. Angewendet auf den hier zu beurteilenden Fall bedeutet dies, dass sich die Klägerin nicht von sich aus auf den von ihr veranlassten Teilverzicht berufen kann. Da das Patent in der ursprünglichen Fassung nicht mehr existiert, wäre folglich die Hauptklage auf Patentverletzung wegen entfallenen Rechtsschutzinteresses als gegenstandslos abzuschreiben. Im Unterschied zur Konstellation, die dem genannten Bundesgerichtsentscheid zugrunde liegt – dort hatte sich nur die Klägerin auf das Patent

2 BGE 146 III 416 – «Einschlagbarer Hüftgelenkprothesengrundkörper».

O2018_004 nach Teilverzicht berufen, und die Beklagte beantragte, den Teilverzicht nicht zuzulassen –, haben sich vorliegend die Beklagten in ihrer Eingabe vom 28. August 2020 auf den von der Klägerin veranlassten Teilverzicht als neue Tatsache im Sinne von Art. 229 Abs. 1 ZPO berufen. 42. Die Beklagten machen geltend, sie hätten am 20. August 2020 infolge gerichtlicher Zustellung der klägerischen Noveneingabe vom 17. August 2020 Kenntnis von der Veröffentlichung des eingeschränkten Schweizer Teils des Klagepatents erhalten. Die Einschränkung des Klagepatents stelle ein Novum dar, denn es handle sich um einen neuen Sachverhalt, der nach Aktenschluss entstanden sei. Das Bundesgericht habe in seinem Urteil vom 19. August 2020 festgehalten, dass die von einer Partei geschaffenen Noven (sog. Potestativ-Noven) nicht als echte Noven qualifiziert werden könnten.3 Die Qualifikation als unechtes Novum gelte naturgemäss nur für die Partei, die für das Schaffen des neuen Sachverhalts verantwortlich sei, also im vorliegenden Fall für die Klägerin, die das Klagepatent nach Aktenschluss eingeschränkt habe. Für die Beklagten stelle das eingeschränkte Patent selbstverständlich kein Potestativ- Novum dar, da die Einschränkung nicht in ihrer Verantwortung gelegen habe. Für sie handle es sich somit um ein echtes Novum i.S.v. Art. 229 Abs. 1 lit. a ZPO. Ferner seien auch die neuen Rechtsbegehren aufgrund von Art. 230 ZPO zulässig. Ein Rechtsschutzinteresse an den neuen Rechtsbegehren liege zweifelsfrei vor. Solange die Klägerin den Beklagten weiterhin eine Verletzung ihres Patents vorwerfe, sei das Interesse an der negativen Feststellungsklage gegeben. Da die Verletzung auch den Beklagten 2 bis 4 vorgeworfen werde, bestehe das Rechtsschutzinteresse nicht nur für die Beklagte 1, sondern für sämtliche Beklagten. Es bestehe offensichtlich auch ein Interesse an der Nichtigkeitsklage. Schliesslich sei auch das Rechtsschutzinteresse an einem neuen Rechtsbegehren in Bezug auf die strittigen Mahnschreiben gegeben, denn die Beklagten müssten aufgrund der Vorgeschichte befürchten, dass die Klägerin sie gestützt auf das eingeschränkte Klagepatent weiterhin bei Geschäftsbeziehungen der Verletzung bezichtige und dadurch anschwärze und im Wettbewerb behindere.

3 BGE 146 III 416 E 5.3 – «Einschlagbarer Hüftgelenkprothesengrundkörper».

O2018_004 43. Die Klägerin hält dem entgegen, die Noveneingabe der Beklagten sei nicht «ohne Verzug», d.h. zu spät erfolgt, weshalb sich auch die Beklagten nicht auf den Teilverzicht als neue Tatsache berufen könnten. 44. Gemäss Art. 229 Abs. 1 ZPO werden in der Hauptverhandlung neue Tatsachen und Beweismittel nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und  erst nach Abschluss des Schriftenwechsels oder nach der letzten Instruktionsverhandlung entstanden sind (lit. a, echte Noven) oder  bereits vor Abschluss des Schriftenwechsels oder vor der letzten Instruktionsverhandlung vorhanden waren, aber trotz zumutbarer Sorgfalt nicht vorher vorgebracht werden konnten (lit. b, unechte Noven). Bei dem von der Klägerin veranlassten Teilverzicht des Klagepatents handelt es sich um ein Novum im Sinn von Art. 229 Abs. 1 ZPO. Bezüglich der Klägerin handelt es sich dabei um ein unechtes Novum.4 Weil dieses Novum nicht durch den Willen respektive eine Handlung der Beklagten geschaffen wurde, ist es mit Bezug auf sie als echtes Novum im Sinne von Art. 229 Abs. 1 lit. a ZPO zu qualifizieren. Ob das Novum vorliegend beachtlich ist, entscheidet sich mithin danach, ob es die Beklagten ohne Verzug vorgebracht haben. Ein Teil der Lehre argumentiert unter Hinweis auf den Wortlaut von Art. 229 Abs. 1 ZPO, dass ein Novum ungeachtet des Zeitpunkts seiner Entstehung oder Entdeckung «ohne Verzug» vorgebracht werde, wenn es spätestens zu Beginn der Hauptverhandlung vorgebracht werde.5 Nach einem anderen Teil der Lehre und der Rechtsprechung der Handelsgerichte Aargau, St. Gallen und Zürich bedeutet «ohne Verzug» demgegenüber «unverzüglich nach Entdeckung» in dem Sinne, dass die Noven binnen einer Frist von rund 10 Arbeitstagen seit ihrer Entstehung oder Entdeckung eingebracht werden müssen.6 Diese Frist gilt nach die-

4 BGE 146 III 416 E. 5.3. – «Einschlagbarer Hüftgelenkprothesengrundkörper». 5 BSK ZPO-WILLISEGGER, Art. 229 N 9, 34; DIKE-Komm ZPO-PAHUD, Art. 229 N 16; KuKo-ZPO NAEGELI/MAYHALL, Art. 229 N 10; SCHMID/HOFER, Bestreitung von neuen Tatsachenbehauptungen in der schriftlichen Duplik, ZZZ 2016, S. 282 ff., 293. 6 LEUENBERGER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., Art. 229 N 9; BAERISWYL, Replikrecht, Novenrecht und Aktenschluss – endloser

O2018_004 ser Auffassung auch, wenn die Klägerin auf neue Vorbringen in der Duplik ihrerseits mit Noven reagieren will.7 Die Auffassung, dass Noven unverzüglich, d.h. innert rund 10 Arbeitstagen seit ihrer Entstehung oder Entdeckung, in das Verfahren eingebracht werden müssen, verdient den Vorzug, weil ein Zurückbehalten eines Novums während Wochen oder Monaten bis zur Hauptverhandlung gegen den Grundsatz von Treu und Glauben im Prozess (Art. 52 ZPO) verstösst und dem Prinzip der zügigen Prozessführung (Art. 124 Abs. 1 ZPO) widerspricht.8 Die Partei, die sich vor der Hauptverhandlung bereits mehr als rund 10 Tage im Besitz des Novums befindet, hätte es sonst in der Hand, durch das Vorbringen erst zu Beginn der mündlichen Verhandlung eine Vertagung der Hauptverhandlung zu erzwingen, wenn es der Gegenpartei nicht zuzumuten ist, sofort auf neue tatsächliche Behauptungen – zu denen auch neu formulierte Patentansprüche gehören – zu reagieren. Die Frist von rund 10 Tagen kann allerdings nicht unbesehen angewendet werden, wenn der Partei noch eine Frist zur Stellungnahme in der Sache läuft.9 Läuft der Partei eine Frist zu einer Eingabe in der Sache, bedeutet «ohne Verzug» i.S.v. Art. 229 Abs. 1 ZPO, dass die Noven innerhalb der Frist, aber nicht notwendigerweise innerhalb von 10 Tagen seit Entstehung oder Entdeckung, eingereicht werden müssen. Anders wäre zu entscheiden, wenn der Partei eine Frist für eine Eingabe läuft, die mit den Noven in keinem Zusammenhang steht.10 Eine Frist von rund 10 Tagen bezweckt zudem den Schutz der Gegenpartei, der im Sinne der Waffengleichheit in jedem Prozessstadium eine angemessene Zeit zum Studium der Noven und zur Vorbereitung ihrer diesbezüglichen Argumentation einzuräumen ist. Vorliegend war der Klägerin

Weg zur Spruchreife?, SJZ 2015, S. 513 ff., 520; STAEHELIN/STAEHELIN/ GROLIMUND, Zivilprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 2019, § 10 RZ 49; Entscheid des Handelsgerichts Zürich vom 13. Mai 2013, E. III.3, in: ZR 2013 Nr. 35; Entscheid HOR.2012.23 des Handelsgerichts Aargau vom 5. März 2014, E. 2.2, in: sic! 2014, S. 545 ff; Entscheid BO.2017.4 des Kantonsgerichts St. Gallen vom 16. November 2017, E. 3b. 7 Entscheid des Handelsgerichts Zürich vom 13. Mai 2013, E. III.3, in: ZR 2013 Nr. 35; Entscheid HOR.2012.23 des Handelsgerichts Aargau vom 5. März 2014, E. 2.2, in: sic! 2014, S. 545 ff. 8 Entscheid HOR.2012.23 des Handelsgerichts Aargau vom 5. März 2014, E. 2.2, in: sic! 2014, S. 545 ff. 9 Vgl. zu Art. 317 ZPO REETZ/HILBER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., Art. 317 N 47; DIKE-Komm ZPO-STEINIGER, Art. 317 N 5; BGer, Urteil 5A_790/2016 vom 9. August 2018, E 3.5. 10 BPatGer, Urteil O2019_008 vom 17. Dezember 2019, E. 18.

O2018_004 das von ihr selbst geschaffene Novum aber bestens bekannt und sie hatte sogar selbst versucht, dieses ins Verfahren einzubringen. Unter diesen Umständen fällt der Schutzgedanke weniger ins Gewicht und eine strikte Anwendung einer Frist von 10 Tagen erschiene daher auch aus diesem Grund nicht als angemessen. Letztlich spielt dies vorliegend aber keine Rolle, weil die Beklagten das Novum jedenfalls ohne Verzug eingereicht haben, wie sogleich erläutert wird. 45. Vorliegend trifft es zu, dass die Klägerin bereits mit Schreiben vom 19. Juni 2020 mitteilte, dass sie beim IGE einen Teilverzicht beantragt habe, dass es erfahrungsgemäss etwa vier Wochen dauere, bis das IGE darüber entscheide und sie davon ausgehe, dass der Schweizer Teil des Klagepatents in seiner eingeschränkten Form innerhalb der nächsten vier Wochen vorliegen werde. Weiter teilte die Klägerin mit, dass sie beabsichtige, auch die eingeschränkte Form des Klagepatents im Sinn eines echten Novums in das vorliegende Verfahren einzubringen. In der Folge teilte die Klägerin mit Schreiben vom 17. August 2020 mit, dass ihr Antrag auf Teilverzicht vom IGE gutgeheissen und das eingeschränkte Patent EP 1 833 636 H1 am 14. August 2020 veröffentlicht worden sei. Diese Eingabe wurde den Beklagten am 19. August 2020 weitergeleitet und ging bei den Beklagten unbestritten am 20. August 2020 ein. Am 27. August 2020 stellte das Gericht den Parteien das Urteil des Bundesgerichts vom 19. August 2020 zu. Die Beklagten erhielten somit am 20. August 2020 formell Kenntnis von der Publikation der eingeschränkten Fassung des Klagepatents. Es konnte von den Beklagten nicht erwartet werden, über fast zwei Monate hinweg täglich das Patentregister zu kontrollieren, um die effektive Publikation am 14. August 2020 nicht zu verpassen. Dies umso weniger, als die Klägerin selber mit ihrer Mitteilung, dass sie beim IGE einen Antrag auf Teilverzicht gestellt habe, betont hatte, dass sie beabsichtige, auch die eingeschränkte Form des Klagepatents im Sinn eines echten Novums in das vorliegende Verfahren einzubringen. Indem die Beklagten acht Tage nach Erhalt der Mitteilung ihre Noveneingabe am 28. August 2020 einreichten, handelten sie ohne Verzug im Sinn von Art. 229 Abs. 1 ZPO.

O2018_004 46. Demnach wurde das Novum des Teilverzichts bzw. der neuen Fassung des Klagepatents in zulässiger Weise von den Beklagten in das Verfahren eingeführt. Zu beurteilen ist somit der Sachverhalt, wie er nun vorliegt und damit die eingeschränkte Fassung des Klagepatents (EP 1 833 636 H1). Dieser Sachverhalt ist damit massgeblich sowohl für die Hauptklage als auch für die Widerklage, weshalb sich die Klägerin auch für ihre Verletzungsklage auf diesen von den Beklagten rechtmässig eingeführten Sachverhalt berufen kann. Die Hauptklage auf Patentverletzung wird im vorliegenden Fall daher anders als im Urteil des Bundesgerichts vom 19. August 2020 nicht gegenstandslos. 47. Es bleibt die Frage zu prüfen, ob die Beklagten ein rechtlich schützenswertes Interesse daran haben, mit der Einreichung der eingeschränkten Fassung des Klagepatents als Novum einen Entscheid in der Sache herbeizuführen. Im Urteil 4P.91/1998 vom 18. Dezember 1998 – «Erythropoietin V» hatte das Bundesgericht folgendes erwogen (Hervorhebung hinzugefügt): «Nach Treu und Glauben hätte aber die beklagte Partei davon ausgehen dürfen, dass mit dem Urteil die Vereinbarkeit ihres «identischen» Verhaltens mit dem Schutzbereich des Patents abschliessend beurteilt wurde; der Klagepartei ist im Sinne des Rechtsfriedens zuzumuten, sämtliche vom fraglichen Patent geschützten Ansprüche im selben Prozess geltend zu machen. Eine erneute Klageeinreichung gestützt auf weitere, demselben Patent entfliessende Ansprüche wäre treuwidrig. Umgekehrt muss aber die beklagte Partei damit rechnen, dass die Klagepartei sämtliche verletzten Ansprüche anrufen will, in welchem Stadium des Prozesses sie dies zu tun hat, bestimmt sich nach dem anwendbaren Prozessrecht, …».11 Diese Erwägungen können zusammengefasst so verstanden werden, dass eine Patentinhaberin gegen denselben Verletzungsgegenstand nach Treu und Glauben demselben Patent entfliessende Ansprüche nur in einem Prozess geltend machen kann. Im Lichte dieser Rechtsprechung hätten die Beklagten eine gegen denselben Verletzungsgegenstand gerichtete zweite Klage der Klägerin gestützt auf die eingeschränkten An-

11 BGer, Urteil 4P.91/1998 vom 18. Dezember 1998 – «Erythropoietin V», E. 6d), sic! 1999, 444 ff., 448.

O2018_004 sprüche der H1-Version des EP 1 833 636 nicht zu befürchten. Dies spräche an sich gegen ein Rechtsschutzinteresse der Beklagten. Im zitierten, sich spezifisch mit den novenrechtlichen Aspekten einer Patenteinschränkung durch Teilverzicht nach Art. 24 befassenden BGE 146 III 416 E. 5.3 hält das Bundesgericht jedoch fest: «Es trifft zu, dass die Beschwerdegegnerin bei Nichtberücksichtigung des Verzichts eine neue Klage gestützt auf das eingeschränkte Patent einreichen kann.»12 Diese Aussage ist in keiner Weise einschränkend formuliert. Aufgrund der Aussage des Bundesgerichts im jüngeren Entscheid kann die Möglichkeit einer erneuten Klage aus dem gleichen, nunmehr durch Teilverzicht eingeschränkten Patent gegen die Beklagten nicht ausgeschlossen werden. Die Beklagten verfügen damit über das erforderliche Rechtsschutzinteresse, in diesem Verfahren zeitnah und ohne erneuten Prozess aus einem Patent gleichen Ursprungs eine gerichtliche Klärung der Rechtslage zu erhalten. Äusserungsrecht, Zulässigkeit neuer Behauptungen 48. Die Beklagten machen geltend, die Tatsachenbehauptungen und Beweismittel zur Verletzung in der Replik müssten unberücksichtigt bleiben. Die Parteien hätten nur zweimal das Recht, unbeschränkt Tatsachen und Beweismittel vorzutragen. Die Klägerin habe zur Frage der Verletzung aber dreimal vorgetragen: In der Klage, in der Widerklageantwort und in der Replik. 49. Die Parteien haben im ordentlichen Verfahren zweimal unbeschränkt die Möglichkeit, sich zur Sache zu äussern und neue Tatsachen in den Prozess einzuführen. Danach haben sie nur noch unter den eingeschränkten Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO das Recht, neue Tatsachen und Beweismittel vorzubringen.13 Das zweimalige unbeschränkte Äusserungsrecht gilt für die (Haupt-)Klage wie auch für die Widerklage. Im Rahmen der Hauptklage betreffend Patentverletzung konnte sich die Klägerin somit ein erstes Mal in der Klagebegründung und ein zweites Mal in der Replik unbeschränkt zur Frage

12 BGE 146 III 416 E. 5.3. – «Einschlagbarer Hüftgelenkprothesengrundkörper». 13 BGE 146 III 55 E. 2.3.1. – «Durchflussmessfühler».

O2018_004 der Verletzung äussern. Ebenso durfte sich die Klägerin im Rahmen der Widerklage betreffend Patentnichtigkeit und Verletzung von UWG ein erstes Mal in der Widerklageantwort und ein zweites Mal in der Widerklageduplik unbeschränkt zur Frage der Rechtsbeständigkeit und zur Verletzung von UWG äussern.14 Die Ausführungen der Klägerin zur Patentverletzung im Rahmen ihrer Widerklageantwort, die – wie die Klägerin geltend macht – lediglich vorfrageweise erfolgten, bleiben im Rahmen der Hauptklage auf Patentverletzung daher unbeachtlich, soweit die Klägerin in ihrer Replik nicht ausdrücklich darauf verweist. Damit konnte sich die Klägerin zur Patentverletzung ein erstes Mal unbeschränkt im Rahmen der Klagebegründung und ein zweites Mal unbeschränkt im Rahmen der (Hauptklage-)Replik äussern. 50. Die Klägerin beantragt mit Eingabe vom 17. Juli 2019, die Eingabe der Beklagten vom 3. Juli 2019 samt Beilagen seien aus dem Recht zu weisen. Zur Begründung macht sie geltend, dass es sich bei der neuen Beilage act. 48_58 gemäss Aussage der Beklagten um die angeblich vollständige Version des LCS 300 Manual aus dem Jahr 2002 handle, welches bereits als act. 37_58 mit der Widerklagereplik am 21. März 2019 eingereicht worden sei. Die neue Beilage act. 48_89 enthalte einen Screenshot der Website der Klägerin am 5. Februar 2005 aus der Anwendung «Wayback Machine» und solle Beilage act. 37_89 ersetzen, mit der ein anders datierter Screenshot eingereicht worden sei. Das LCS 300 Manual sei bereits im Jahr 2002 entstanden. Der Screenshot bilde die klägerische Website im Jahr 2005 ab. Diese Beilagen seien nicht erst nach Aktenschluss entstanden und somit unechte Noven gemäss Art. 229 Abs. 1 lit. b ZPO. Solche dürften nur unter der Voraussetzung eingereicht werden, dass sie trotz zumutbarer Sorgfalt nicht früher hätten eingebracht werden können. Zur Zulässigkeit würden sich die Beklagten nur ungenügend äussern. Ohnehin sei es einer anwaltlich vertretenen Partei zumutbar, ihre Beilagen vor deren Einreichung auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu überprüfen.

14 Vgl. auch BGE 146 III 55 E. 2.3 und 2.4 – «Durchflussmessfühler».

O2018_004 51. Es handelt sich offensichtlich um ein Versehen, dass die Beklagten ein bezüglich der von ihnen referenzierten Seiten unvollständiges Manual sowie vom Screenshot eine Version mit falschem Datum einreichten. In sinngemässer Anwendung von Art. 56 und Art. 132 ZPO sind die nachgereichten Beilagen folglich in dem Umfang beachtlich, in welchem sich die Beklagten in act. 37 spezifisch auf sie berufen.15 Dabei handelt es sich um – act. 48_58 (LCS 300 Manual): Seiten 6-82 (bereits als act. 37_58 eingereicht; act. 37 RZ 196, 209, 222), Seite 6-78 (bereits als act. 37_58 eingereicht; act. 37 RZ 197, 208, 376,1125), Seite iv (act. 37 RZ 214), Seite 5-10 (act. 37 RZ 216, 218, 224, 558, 602, 656, 670, 681, 692, 715, 734, 750, 777), Seite 2-1 (act. 37 RZ 220), Seite 2-4 (act. 37 RZ 220), Seite 6-79 (bereits als act. 37_58 eingereicht; act. 37 RZ 357), Seiten 6-54 und 6-73 (act. 37 RZ 222), Seite 5-18 (act. 37 RZ 557, 777, 778), Seite 2-10 (act. 37 RZ 557) – act. 48_89 (act. 37 RZ 364). Beschränkung des Verfahrens auf die Frage der Rechtsbeständigkeit 52. Die Beklagten machen geltend, die Klägerin beantrage in Bezug auf die Verletzungsproblematik mehrmals eine Beweisaufnahme im Ausland, namentlich die Anhörung von Zeugen in Deutschland und in Italien sowie die Edition von Urkunden durch Drittunternehmen, die in Deutschland bzw. Italien ansässig seien. Da die Beweisaufnahme in Drittstaaten über ein Rechtshilfeersuchen erfolgen müsse, beanspruche sie sehr viel Zeit. Sollte das Gericht eine Beweisaufnahme im Ausland für notwendig erachten, so müsse das Verfahren auf die Frage der Rechtsbeständigkeit beschränkt werden, um eine unverhältnismässige Verzögerung des Verfahrens zu vermeiden. Mit der Stellungnahme zur Widerklageduplik wiederholten die Beklagten diesen Antrag.

15 BK ZPO-HURNI, Art. 56 N 21; BK ZPO-FREI, Art. 132 N 16, 18.

O2018_004 53. Nach Abschluss des Schriftenwechsels wurde den Parteien am 16. September 2019 mitgeteilt, dass sich jedenfalls bis zum Vorliegen des Fachrichtervotums ein Entscheid über diese Frage unter prozessökonomischen Gründen nicht aufdränge. Mit vorliegendem Urteil ergeht ein Endentscheid in der Sache. Damit erübrigt sich der prozessuale Antrag der Beklagten auf Beschränkung des Verfahrens auf die Frage der Rechtsbeständigkeit. Für die Beurteilung relevante Rechtsbegehren 54. Nachdem die Rechtsbegehren sowohl der Haupt- als auch der Widerklage mehrfach geändert wurden, nicht zuletzt aufgrund des Teilverzichts, werden die für die Beurteilung relevanten Rechtsbegehren der Parteien zur besseren Übersicht an dieser Stelle aufgeführt. 55. Die vorliegend relevanten Rechtsbegehren der Klägerin in Bezug auf die Hauptklage (Patentverletzung) lauten wie folgt, wobei bezüglich Nummerierung Folgendes gilt: Nachdem die Rechtsbegehren Ziff. 1 bis 5 gemäss Replik zurückgezogen wurden, entspricht – das nachfolgende neue Rechtsbegehren Ziff. 1 dem Rechtsbegehren Ziff. 6 der Replik, – Rechtsbegehren Ziff. 2 dem Rechtsbegehren Ziff. 7 der Replik, – Rechtsbegehren Ziff. 3 dem Rechtsbegehren Ziff. 8 der Replik, – Rechtsbegehren Ziff. 4 dem Rechtsbegehren Ziff. 9 der Replik, – Rechtsbegehren Ziff. 5 dem Rechtsbegehren Ziff. 10 der Replik; wobei weitere Änderungen durch die Klägerin gegenüber der Fassung gemäss Replik fett und durch- bzw. unterstrichen hervorgehoben sind: «1. Es sei den Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.- für jeden Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, aber mindestens CHF 5'000.- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung der Beklagten 2-4 nach Art. 292 StGB mit Busse und unter Androhung der kostenpflichtigen Ersatzvornahme im Widerhandlungsfall

O2018_004 zu verbieten, Laserköpfe zur Bearbeitung von Werkstücken in der Schweiz oder von der Schweiz aus herzustellen, anzubieten, zu lagern, zu verkaufen oder sonst wie in Verkehr zu bringen oder bei solchen Handlungen mitzuwirken und/oder zu diesen Zwecken zu besitzen, die folgende Merkmale aufweisen: 1.1 eine Flüssigkeitsdüse zur Erzeugung eines Flüssigkeitsstrahls, der zur Führung einer in ihn eingekoppelten Laserstrahlung in der Art eines Wellenleiters geeignet ist; 1.2 ein optisches Element zur Einkoppelung eines Laserstrahls in den Flüssigkeitsstrahl; 1.3 ein mit der Flüssigkeitsdüse verbundenes Gasstrahlmodul, insbesondere zum mantelseitigen Umgeben des Flüssigkeitsstrahls mit einem Gasstrom, mit folgenden Elementen a. eine innere Wand, i. die eine erste Leitung zum Durchlass des Flüssigkeitsstrahls in Form eines Zwischenraums zwischen der Flüssigkeitsdüse und einer Gasauslassdüse formt, ii. wobei der Zwischenraum mindestens eine Öffnung für den Einlass eines Gasstroms hat; iii. wobei diese mindestens eine Öffnung nicht auf den Flüssigkeitsstrahl, sondern insbesondere parallel zur Achse des Flüssigkeitsstrahls gerichtet ist, iv. ein oberer Teilraum des Zwischenraums sich von der Flüssigkeitsdüse zu der mindestens einen Öffnung für den Einlass des Gasstroms nach unten konisch erweitert, v. und ein unterer Teilraum des Zwischenraums im Bereich zwischen der mindestens einen Öffnung und der Gasauslassdüse eine zylindrische stufenförmige Wandung mit einem grösseren Durchmesser als jener der Gasauslassdüse aufweist; b. eine äussere Wand, iii. wobei die innere und die äussere Wand gemeinsam eine zweite Leitung bilden, welche die erste Leitung umgibt, iv. und die äussere Wand einen Gaseinlass aufweist, um einen Gasfluss durch die zweite Leitung zu schaffen;

O2018_004 c. und eine Gasauslassdüse, die entfernt von der Flüssigkeitsdüse angeordnet ist, so dass der Flüssigkeitsstrahl durch sie hindurchgeführt werden kann; insbesondere Laserköpfe gemäss nachfolgend abgebildeter Konstruktion: 2. Die Beklagten seien unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.- für jeden Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, aber mindestens CHF 5'000.- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung der Beklagten 2-4 nach Art. 292 StGB mit Busse und unter Androhung der kostenpflichtigen Ersatzvornahme im Widerhandlungsfall zu verpflichten, innerhalb von 40 Tagen ab Rechtskraft des Urteils Auskunft zu erteilen und nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung Rechnung zu legen über die Anzahl und den Nettogewinn bezüglich der Laserköpfe gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 bis Ziff. 6 unter Angabe insbesondere der folgenden Informationen (unter Vorlage der einschlägigen Auszüge aus der Finanz- und Betriebsbuchhaltung sowie der Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung): 2.1 den mit Laserköpfen gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 bis Ziff. 6, erzielten Bruttoumsatz, unter Angabe des Verkaufspreises, aufgeschlüsselt nach einzelnen Lieferungen, sowie Verkaufs- und Lieferdatum, 2.2 den mit Laserköpfen gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 bis Ziff. 6, erzielten Nettogewinn, unter Angabe der den einzelnen Laserköpfen unmittelbar zuzuordnenden Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten, 2.3 die Namen und Anschriften aller Käufer von Laserköpfen gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 bis Ziff. 6.

O2018_004 3. Die Beklagten seien solidarisch zu verpflichten, der Klägerin gemäss deren Wahl nach erfolgter Rechnungslegung: a. den Schaden aus erlittener Umsatzeinbusse oder entgangenem Gewinn zu ersetzen, zuzüglich Zins zu 5% seit dem jeweiligen Schadensdatum, oder b. den mit Laserköpfen gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 bis Ziff. 6 erzielten Nettogewinn herauszugeben, zuzüglich Zins zu 5% seit dem jeweiligen Datum des erzielten Gewinns, spätestens aber seit der Klageeinleitung, oder c. eine angemessene Lizenzgebühr für die unberechtigte Nutzung des Schweizer Teils von EP 1 833 636 B1 zuzüglich Zins zu 5% seit dem jeweiligen Nutzungsdatum, spätestens aber seit der Klageeinleitung, zu bezahlen; d. mindestens aber CHF 1'000'000 zuzüglich 5% Zins seit dem Datum der Klageeinleitung. 4. Die Beklagten seien unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.- für jeden Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, aber mindestens CHF 5'000.- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung der Beklagten 2-4 nach Art. 292 StGB mit Busse und unter Androhung der kostenpflichtigen Ersatzvornahme im Widerhandlungsfall zu verpflichten, die von ihr in Verkehr gebrachten Laserköpfe gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 bis Ziff. 6, innert 5 Kalendertagen zurückzurufen, d.h. alle Kunden innert einer Frist von maximal 5 Kalendertagen unter Bezugnahme auf das Urteil des Bundespatentgerichts zu informieren, dass den Beklagten das Inverkehrbringen der Laserköpfe gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 bis Ziff. 6 gerichtlich verboten wurde und sie deshalb die betreffenden Produkte gegen Rückerstattung des Kaufpreises und der übrigen Auslagen (Verpackungs-, Montage-, und Transportkosten) zurücknehmen. 5. Die Beklagten seien unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.- für jeden Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, aber mindestens CHF 5'000.- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung der Beklagten 2-4 nach Art. 292 StGB mit Busse und unter Androhung der kostenpflichtigen Ersatzvornahme im Widerhandlungsfall zu verpflichten, innert 10 Tagen ab Rechtskraft des Urteils über die in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder in ihrem Eigentum befindlichen, unter Rechtsbegehren Ziff. 1 bis Ziff. 6 bezeichneten Laserköpfe Auskunft zu erteilen und innert 30 weiteren Tagen diese Laserköpfe auf eigene Kosten vernichten zu lassen und dem Gericht und der Klägerin ein Vernichtungsprotokoll, das die Vernichtung der betreffenden Waren unter Angabe

O2018_004 von Ort, Datum und Menge der vernichteten Waren bestätigt, zukommen zu lassen. 6. Die Widerklage sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. 7. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (unter Einschluss der Kosten des beigezogenen Patentanwalts) solidarisch zulasten der Beklagten.» 56. Die Beklagten haben in Reaktion auf die neue Tatsache des Teilverzichts bzw. der neuen Fassung des Klagepatents ihre Rechtsbegehren geändert bzw. zusätzliche Rechtsbegehren gestellt. Die nachfolgend neuen Rechtsbegehren VI-VIII ersetzen bzw. ergänzen die ursprünglichen Rechtsbegehren VII und VIII. Die vorliegend relevanten Rechtsbegehren der Beklagten lauten wie folgt (Änderungen durch- bzw. unterstrichen hervorgehoben): «I. Die Klage sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. II. Es sei festzustellen, dass der schweizerische Teil des europäischen Patents EP1 833 636 B1 nichtig ist. III. Es sei festzustellen, dass das Schreiben der Klägerin an Willemin-Macodel SA vom 27. Februar 2018, sowie ähnliche Schreiben an andere Geschäftsbeziehungen der Beklagten 1, insbesondere Chiron Werke GmbH & Co. KG, wonach die Klägerin der Meinung sei, die Technologie «Avonisys Laser Micro Milling» verletze deren Patent EP 1 833 636 B1, weshalb die Klägerin am 15. Februar 2018 beim Bundespatentgericht eine Patentverletzungsklage gegen die Beklagte 1 und deren Verwaltungsräte eingeleitet habe, gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb verstösst und somit rechtswidrig ist. IV. Eventualiter zur vorstehenden Ziffer III sei die Klägerin unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5'000, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, gegenüber Dritten insbesondere aktuellen oder früheren Geschäftsbeziehungen der Beklagten 1, insbesondere Willemin-Macodel SA und/oder Chiron Werke GmbH & Co. KG - zu behaupten, die von der Beklagten 1 hergestellten und/oder gelieferten Maschinen und/oder die Technologie «Avonisys Laser Micro Milling» würde das Patent EP 1 833 636 B1 verletzen. V. Die Klägerin sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5'000, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall

O2018_004 dazu zu verpflichten, allen Adressaten von Schreiben, in denen behauptet wurde, dass die Klägerin der Meinung sei, die Technologie «Avonisys Laser Micro Milling» verletze deren Patent EP 1 833 636 B1, weshalb die Klägerin am 15. Februar 2018 beim Bundespatentgericht eine Patentverletzungsklage gegen die Beklagte 1 und deren Verwaltungsräte eingereicht habe, ein Berichtigungsschreiben zukommen zu lassen, mit Kopie an die Beklagten, in dem die Klägerin das Dispositiv des Urteils des Bundespatentgerichts im vorliegenden Verfahren O2018_004 wiedergibt, insbesondere die Nichtigkeit des schweizerischen Teils des europäischen Patents EP 1 833 636 B1 sowie die Feststellung der Rechtswidrigkeit solcher Schreiben bzw. die gerichtliche Anordnung, der Klägerin sei untersagt, weitere solche Schreiben zu verschicken. VI. Die Rechtsbegehren der Widerklageantwort vom 8. Oktober 2018 seien abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. VII. Die Rechtsbegehren der Replik vom 21. Januar 2019 seien abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. VIII. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (unter Einschluss der Kosten der beigezogenen Patentanwälte) zu Lasten der Klägerin. VI. Es sei festzustellen, dass der eingeschränkte Schweizer Teil CH/EP 1 833 636 H1 des europäischen Patents EP 1 833 636 B1 nichtig ist. VII. Es sei festzustellen, dass die Beklagten und Widerkläger keinen der Ansprüche des Schweizer Teils CH/EP 1 833 636 H1 des europäischen Patents EP 1 833 636 B1 verletzen, indem sie Laserköpfe zur Bearbeitung in der Schweiz oder von der Schweiz aus herstellen, anbieten, lagern, verkaufen oder sonst wie in den Verkehr bringen und/oder bei solchen Handlungen mitwirken oder zu diesem Zweck besitzen, die folgende Merkmale aufweisen: 1. eine Flüssigkeitsdüse zur Erzeugung eines Flüssigkeitsstrahls, der zur Führung einer in ihn eingekoppelten Laserstrahlung in der Art eines Wellenleiters geeignet ist; 2. ein optisches Element zur Einkoppelung eines Laserstrahls in den Flüssigkeitsstrahl; 3. ein mit der Flüssigkeitsdüse verbundenes Gasstrahlmodul, mit folgenden Elementen: a. eine innere Wand,

O2018_004 i. die eine erste Leitung zum Durchlass des Flüssigkeitsstrahls in Form eines Zwischenraums zwischen der Flüssigkeitsdüse und einer Auslassöffnung formt, ii. wobei der Zwischenraum mindestens eine Öffnung für den Einlass eines Gases hat, iii. wobei diese mindestens eine Öffnung nicht auf den Flüssigkeitsstrahl, sondern insbesondere parallel zur Achse des Flüssigkeitsstrahls gerichtet ist, iv. ein oberer Teilraum des Zwischenraums sich von der Flüssigkeitsdüse zu der mindestens einen Öffnung für den Einlass eines Gases nach unten konisch erweitert, v. und ein unterer Teilraum des Zwischenraums im Bereich zwischen der mindestens einen Öffnung für den Einlass eines Gases und der Auslassöffnung eine zylindrische Wandung mit einem grösseren Durchmesser als jener der Auslassöffnung aufweist; b. eine äussere Wand, i. wobei die innere und die äussere Wand gemeinsam eine zweite Leitung bilden, welche die erste Leitung umgibt, ii. und die äussere Wand einen Gaseinlass aufweist, um einen Gasfluss durch die zweite Leitung zu schaffen; c. und eine Auslassöffnung, die entfernt von der Flüssigkeitsdüse angeordnet ist, so dass der Flüssigkeitsstrahl durch sie hindurchgeführt werden kann; insbesondere Laserköpfe gemäss nachfolgend abgebildeter Konstruktion:

O2018_004 VIII. Es sei die Klägerin unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5'000, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, gegenüber Dritten – insbesondere aktuellen, früheren oder potentiellen Geschäftsbeziehungen der Beklagten 1 – zu behaupten, die von der Beklagten 1 hergestellten und/oder gelieferten Maschinen und/oder deren «Avonisys Laser Micro Milling» oder «Avonisys Air-Jet» Technologie würde das das eingeschränkte Schweizer Teil CH/EP 1 833 636 H1 des europäischen Patents EP 1 833 636 B1 verletzen. IX. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (unter Einschluss der Kosten der beigezogenen Patentanwälte- und Ingenieure) zu Lasten der Klägerin.» Bestimmtheit des klägerischen Rechtsbegehrens Ziff. 1 57. Die Beklagten machen geltend, mehrere der in der Replik abgeänderten Unterlassungsbegehren der Klägerin genügten den Anforderungen der Rechtsprechung nicht. Die Rechtsbegehren Ziff. 1 bis 6 (damalige Fassung) seien unklar und gingen über den Schutzbereich des Klagepatents hinaus. Die Klägerin zog ihre Hauptklage im Umfang der Rechtsbegehren Ziff. 1-5 gemäss Replik zurück und hielt nur noch das damalige Rechtsbegehren Ziff. 6 aufrecht (vgl. vorne E. 8). Zudem änderte sie ihre Rechtsbegehren aufgrund des Teilverzichts erneut (vgl. vorne E. 55). Das nun relevante klägerische Rechtsbegehren Ziff. 1 entspricht dem Rechtsbegehren Ziff. 6 der Replik. Es ist somit nur noch zu prüfen, ob das Rechtsbegehren Ziff. 1 unklar ist und über den Schutzbereich des Klagepatents hinausgeht. Eine ungenügende Bestimmtheit kann nicht erkannt werden: – Die Verwendung des Begriffs «Gasstrahlmodul» in Ziff. 1.3 ist unproblematisch, da dieses in den weiteren Merkmalen des Rechtsbegehrens in Ziff. 1.3 a. – 1.3 c. genügend präzisiert wird; – Der Zwischenraum und seine Anordnung als Leitung zwischen Flüssigkeitsdüse und Gasauslassdüse wie definiert in Ziff. 1.3 a.i sind ohne weitere Auslegung technisch bestimmt; – Wie die Öffnung gemäss Ziff.1.3 a.ii dimensioniert sein muss, muss im Lichte der weiteren Merkmale des Rechtsbegehrens, insbesondere Ziff. 1.3 a.iii, nicht weiter spezifiziert werden, damit diese Öffnung genügend bestimmt ist;

O2018_004 – Die Verwendung des Begriffs «insbesondere» gemäss Ziff. 1.3 a.iii macht dieses nicht unbestimmt, sondern zeigt beispielhaft auf, wie das Merkmal realisiert sein kann; – Aus Ziff. 1.3 a.iv ergibt sich nicht, dass der Gaseinlass zwingend an der breitesten Stelle angeordnet sein muss, und ein Mangel an Bestimmtheit ergibt sich dadurch nicht; – Aus Ziff. 1.3 a.v ergibt sich kein Mangel an Bestimmtheit wegen des dort geführten unteren Teilraums, da dieser u.a. vom oberen Teilraum gemäss Ziff. 1.3 a.iv abgegrenzt verstanden wird; – In Ziff. 1.3 b.i liegt kein Mangel an Bestimmtheit vor, da die figürliche Darstellung nur beispielhaft zu verstehen ist und bei diesem Beispiel gilt die Massgabe des Begehrens, nämlich das vollständige Umgeben; – In Ziff. 1.3 b.ii ergibt sich durch die fehlende Definition des Auslasses kein Mangel an Bestimmtheit, dass ein solcher vorhanden sein muss, ist für den Fachmann offensichtlich, und wo er angeordnet ist, nicht erheblich, soweit die anderen Merkmale des Begehrens erfüllt werden; und – Bei Ziff. 1.3 c gilt das gleiche wie zu Ziff. 1.3 a.i, die Definition der Gasauslassdüse ist genügend bestimmt. Damit ist das klägerische Rechtsbegehren Ziff. 1 klar bzw. genügend bestimmt. Inwiefern das Rechtsbegehren Ziff. 1 über den Schutzbereich des Klagepatents hinausgehen soll, begründen die Beklagten nicht näher und ein Überschiessen ist auch nicht ersichtlich. Zulässigkeit Klageänderung, Prozessvoraussetzungen 58. Die Klägerin macht geltend, weil sich die Beklagten für ihre Noveneingabe, d.h. um das durch Teilverzicht eingeschränkte Patent einzureichen, mehr als 10 Tage Zeit gelassen hätten, und diese Noveneingabe der Beklagten somit verspätet erfolgt sei, sei auf die von den Beklagten neu gestellten Rechtsbegehren VII (Nichtigkeit) und VIII (Nicht-Verletzung) nicht einzutreten.

O2018_004 59. Aufgrund der vorstehenden Erwägungen (vgl. vorne E. 46) erfolgte die Noveneingabe der Beklagten betreffend Teilverzicht nicht verspätet. Demzufolge ist das neue Widerklage-Rechtsbegehren VI (Nichtigkeit des Klagepatents in der eingeschränkten Fassung) als Reaktion auf den Teilverzicht zulässig. Da, wie erwähnt (vgl. vorne E. 46), die Hauptklage auf Patentverletzung nicht gegenstandslos wird, fehlt es allerdings bezüglich der Widerklage auf Feststellung der Nichtverletzung des Klagepatents (geändertes Rechtsbegehren VII) an der Prozessvoraussetzung gemäss Art. 59 Abs. 1 lit. d ZPO, da die Frage der Patentverletzung bereits rechtshängig war und nach Einführung des Teilverzichts durch die Beklagten in den Prozess auch nach wie vor rechtshängig ist (vgl. vorne E. 39-47).16 Auf die Widerklage im Umfang von Rechtsbegehren VII ist daher nicht einzutreten. Ebenfalls zulässig ist das neue Widerklage-Rechtsbegehren VIII, das sich auf die durch Teilverzicht eingeschränkte Fassung des Patents bezieht. Klagepatent 60. Die Klägerin macht eine Verletzung des schweizerischen Teils von EP 1 833 636 H1 (ursprünglich EP 1 833 636 B1; nachfolgend «Klagepatent») geltend. Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des Klagepatents, das die Priorität der EP 04405689 vom 10. November 2004 beansprucht. Das Klagepatent wurde am 1. November 2005 angemeldet und dessen Erteilung am 21. Juli 2010 veröffentlicht. Am 14. August 2020 wurde die eingeschränkte Fassung des Patents unter der neuen Nummer EP 833 636 H1 nach durch die Klägerin beim IGE beantragtem Teilverzicht veröffentlicht. 61. Das Klagepatent betrifft ein Verfahren zur Erzeugung eines Flüssigkeitsstrahls, der zur Führung einer in ihn eingekoppelten Laserstrahlung in der Art eines Wellenleiters geeignet ist, zwecks Bearbeitung eines Werkstücks. Der Flüssigkeitsstrahl wird mit einer Flüssigkeitsdüse erzeugt und mantelseitig mit einem Gasstrom umgeben (vgl. Abs. [0001] sowie Patentanspruch 1).

16 BK ZPO-ZINGG, Art. 59 N 81.

O2018_004 Weiter betrifft das Klagepatent eine Vorrichtung zur Erzeugung eines derartigen Flüssigkeitsstrahls gemäss Patentanspruch 6, wobei bezüglich des Oberbegriffs dieses Anspruchs ausdrücklich als Stand der Technik auf die WO 99/56907 verwiesen wird (vgl. Klagepatent Abs. [0001]). Bei der Beschreibung des Standes der Technik wird ausgeführt, dass die Materialbearbeitung durch Laserstrahlung weiterentwickelt wurde, und zwar durch die Technik des Schneidens mit einem wasserstrahlgeführten Laser. Dabei wird der Laserstrahl in einen dünnen Wasserstrahl eingekoppelt, um so zur Materialbearbeitungsstelle geführt zu werden. Der Wasserstrahl dient dabei quasi als optischer Wellenleiter, und die Strahlenergie wird über eine relativ grosse Länge auf den durch den Wasserstrahl vorgegebenen Querschnitt konzentriert (vgl. Klagepatent Abs. [0002]). Entscheidend sei damit die Kohärenzlänge des Wasserstrahls, und als Problem wird dargelegt, dass die bisher bekannten Methoden zur Verlängerung der Kohärenzlänge eines solchen Wasserstrahls sich entweder nicht für die wasserstrahl-geführte Lasertechnologie eigneten, oder bei dünnen Flüssigkeitsstrahlen keine brauchbaren Ergebnisse lieferten (vgl. Klagepatent Abs. [0002] sowie Abs. [0006]). Die Aufgabe der Erfindung sei es, ein derartiges Verfahren bereitzustellen, das auch bei sehr dünnen Flüssigkeitsstrahlen eine ausreichend grosse, insbesondere eine gegenüber dem Stand der Technik verbesserte, Kohärenz der Strahlenlänge des Flüssigkeitsstrahls ermögliche. Weiter sei es Aufgabe, eine entsprechende Vorrichtung bereitzustellen (vgl. Klagepatent Abs. [0007]). Diese Aufgabe wird nach dem Klagepatent durch die Merkmale des kennzeichnenden Teils gelöst, indem der Flüssigkeitsstrahl durch eine entfernt von der Flüssigkeitsdüse angeordnete, den Gasstrom formende Gasauslassdüse hindurchgeführt wird, und indem zwischen der Flüssigkeitsdüse und der Gasauslassdüse ein Zwischenraum mit einer trichterförmigen, nach unten zusammenlaufenden Wandung ausgebildet ist. Für die weitere Beurteilung ist in diesem Zusammenhang hervorzuheben, dass im Rahmen von bevorzugten Ausführungsformen in der allgemeinen Beschreibung folgende Möglichkeiten angegeben werden: Gemäss Abs. [0018] kann Beaufschlagungsgas derart eingebracht werden, dass der eingebrachte Gasstrom den Flüssigkeitsstrahl nicht direkt trifft, sondern dass der gesamte Hohlraum mit dem Beaufschlagungsgas

O2018_004 füllbar ist und dass das Beaufschlagungsgas den Flüssigkeitsstrahl umhüllend das Gehäuse verlässt. Gemäss Abs. [0023] kann nach einer weiteren bevorzugten Ausführungsform die Einbringung des Gases so erfolgen, dass das Beaufschlagungsgas tangential zugeführt wird, wie das auch im erteilten Patentanspruch 13 vorgegeben und im Zusammenhang mit den spezifischen Ausführungsbeispielen beschrieben wird. Auch hier handelt es sich aber ausdrücklich um eine Option, denn gemäss Abs. [0026] kann die Gaszufuhr auch radial erfolgen. Da diese Ausführungsformen als bevorzugt beschrieben werden, muss davon ausgegangen werden, dass diese Merkmale im jeweils breit formulierten Patentanspruch 1 bzw. 6 offengelassen werden, mithin das Beaufschlagungsgas gemäss erteiltem Anspruch durchaus auch so zugeführt werden kann, dass es den Flüssigkeitsstrahl zwar nicht direkt trifft, aber auch nicht tangential zugeführt wird, solange laut Abs. [0017] dies so erfolgt, dass am Ort der Gaseinströmung möglichst keine Störung des Flüssigkeitsstrahls resultiert. 62. Die unabhängigen Patentansprüche 1 und 6 des Klagepatents nach dem Teilverzicht lauten wie folgt (Anlehnung an die Merkmalsanalysen der Ansprüche 1 und 6 der Beklagten, wobei die Änderungen gegenüber der ursprünglich erteilten Fassung hervorgehoben sind): Anspruch 1: 1A Verfahren zur Erzeugung eines Flüssigkeitsstrahls (5), der als Strahlleiter für eine Laserstrahlung (10) dient, wobei der zur Führung einer in ihn eingekoppelte Laserstrahlung (10) in der Art eines Wellenleiters geführt ist zwecks Bearbeitung eines Werkstücks (3), 1B wobei der Flüssigkeitsstrahl (5) mit einer Flüssigkeitsdüse (1) erzeugt wird und 1C wobei der Flüssigkeitsstrahl (5) mantelseitig mit einem Gasstrom (35) umgeben wird, dadurch gekennzeichnet, dass 1D zur Verlängerung des stabilen Bereichs der Strahllänge der Flüssigkeitsstrahl (5) durch eine, 1D1 entfernt von der Flüssigkeitsdüse (1) angeordnete,

O2018_004 1D2 den Gasstrom (35) formende 1D Gasauslassdüse (23, 79) hindurchgeführt wird, 1E wobei zwischen der Flüssigkeitsdüse und der Gasauslassdüse (23, 79) 1E1 ein Zwischenraum mit einer trichterförmigen, nach unten zusammenlaufenden Wandung als vertikal stehender Doppelkegel mit einander gegenüberliegenden Kegelspitzen ausgebildet ist, 1E2 wobei in der einen oberen Kegelspitze die Flüssigkeitsdüse und in der gegenüberliegenden unteren Kegelspitze die Gasauslassdüse angeordnet ist, 1E3 wobei das Beaufschlagungsgas in einen Hohlraum des Gehäuses derart eingebracht wird, dass der eingebrachte Gasstrom den Flüssigkeitsstrahl nicht direkt trifft, sondern dass der gesamte Hohlraum mit dem Beaufschlagungsgas füllbar ist und dass das Beaufschlagungsgas als den Flüssigkeitsstrahl umhüllender Gasstrom das Gehäuse verlässt. Anspruch 6: 6A Vorrichtung zur Erzeugung eines Flüssigkeitsstrahls (5), der zur Führung als Strahlleiter für eine Laserstrahlung (10) dient, wobei einer in ihn eingekoppelte Laserstrahlung (10) in der Art eines Wellenleiters geeignet geführt ist zwecks Bearbeitung eines Werkstücks (3), 6B mit einer Flüssigkeitsdüse (1) zum Erzeugen des Flüssigkeitsstrahls (5) und 6C mit Mitteln zum mantelseitigen Umgeben des Flüssigkeitsstrahls (5) mit einem Gasstrom (35), dadurch gekennzeichnet, dass 6D zur Verlängerung des stabilen Bereichs der Strahllänge die Mittel zum mantelseitigen Umgeben des Flüssigkeitsstrahls (5) mit einem Gasstrom (35) 6D1 eine entfernt von der Flüssigkeitsdüse (1) angeordnete, 6D2 den Gasstrom (35) formende 6D3 Gasauslassdüse (23, 79) umfassen, durch welche der Flüssigkeitsstrahl (5) hindurchgeführt werden kann,

O2018_004 6E wobei zwischen der Flüssigkeitsdüse und der Gasauslassdüse (23, 79) 6E1 ein Zwischenraum mit einer trichterförmigen, nach unten zusammenlaufenden Wandung ausgebildet ist, 6E2 wobei ein Gehäuse (7) mit einer umlaufenden, die Flüssigkeitsdüse aufnehmenden Wandung (20, 24) und mit wenigstens einem Gaseinlass (25a-d) für ein Beaufschlagungsgas vorgesehen ist, wobei der wenigstens eine Gaseinlass (25a-d) der Flüssigkeitsdüse (1) strömungsmässig nachgeordnet ist, und wobei das Gehäuse (7) als Doppelkegel ausgebildet ist, wobei in der einen Kegelspitze die Flüssigkeitsdüse (1) angeordnet ist, und die andere Kegelspitze die Gasauslassdüse (23) hat, 6E3 wobei das Beaufschlagungsgas in eine[n m] Hohlraum eines Gehäuses derart eingebracht wird, dass der eingebrachte Gasstrom den Flüssigkeitsstrahl nicht direkt trifft, sondern dass der gesamte Hohlraum mit dem Beaufschlagungsgas füllbar ist und dass das Beaufschlagungsgas als den Flüssigkeitsstrahl umhüllender Gasstrom das Gehäuse verlässt. Fachmann 63. Die Klägerin definiert den Fachmann wie folgt: «Die Erfindung liegt also auf dem technischen Gebiet der Erzeugung eines Flüssigkeitsstrahls zur Führung von Laserstrahlen und richtet sich an eine Fachperson mit Hochschulstudium im Bereich Physik/Fluiddynamik und mit mehrjähriger Erfahrung in der Entwicklung von Maschinen mit wasserstrahlgeführten Lasern.» 64. Die Beklagten definieren den Fachmann wie folgt: «Die im Klagepatent offenbarten Gegenstände richten sich an eine Fachperson mit vertieftem Fachwissen im Bereich der Physik/Fluiddynamik (vgl. bereits oben, N 25). Dieses Fachwissen umfasst dabei auch Kenntnisse über die Laminarität von Flüssigkeitsstrahlen sowie deren Anwendung im Bereich der Materialbearbeitung. Weiterhin ist sich diese Fachperson auch darüber im Klaren, dass in einen Flüssigkeitsstrahl eingekoppelte Laserstrahlung zur Materialbearbeitung

O2018_004 verwendet werden kann und dass hierbei eine möglichst grosse stabile laminare Länge des Flüssigkeitsstrahls erstrebenswert ist (vgl. z.B. WO 99/56907, S. 7, Zeilen 21 ff.; JP 2000-334590, Absatz [0024]; WO 00/56466, S. 1, Zeilen 23 ff.).» 65. Die Kenntnisse und Fähigkeiten des massgeblichen Fachmannes sind in zwei Schritten zu bestimmen: Zuerst ist das für die zu beurteilende Erfindung massgebliche Fachgebiet, anschliessend sind Niveau und Umfang der Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes des entsprechenden Fachgebiets zu bestimmen. Das massgebliche Fachgebiet bestimmt sich nach dem technischen Gebiet, auf dem das von der Erfindung gelöste Problem liegt.17 Die Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes umschreibt das Bundesgericht mit der Formulierung, der durchschnittlich gut ausgebildete Fachmann, auf den bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit abgestellt werde, sei «weder ein Experte des betreffenden technischen Sachgebiets noch ein Spezialist mit hervorragenden Kenntnissen. Er muss nicht den gesamten Stand der Technik überblicken, jedoch über fundierte Kenntnisse und Fähigkeiten, über eine gute Ausbildung sowie ausreichende Erfahrung verfügen und so für den in Frage stehenden Fachbereich gut gerüstet sein».18 Was dem fiktiven Fachmann fehlt, ist jede Fähigkeit des assoziativen oder intuitiven Denkens.19 Das allgemeine Fachwissen ist substantiiert zu behaupten und im Bestreitungsfall zu beweisen.20 66. Die Definitionen der Parteien unterscheiden sich nicht grundsätzlich, sondern primär in ihrem Detaillierungsgrad. Es ist daher von folgendem Fachmann auszugehen: Der einschlägige Fachmann verfügt über ein Hochschulstudium im Bereich Physik/Fluiddynamik und mehrjährige Erfahrung in der Entwicklung von Maschinen mit wasserstrahlgeführten Lasern. Dieses Fachwissen umfasst Kenntnisse über die Laminarität von Flüssigkeitsstrahlen sowie deren Anwendung im Bereich der Materialbearbeitung. Damit ist sich die-

17 BPatGer, Urteil S2019_003 vom 15. August 2019, E. 21. 18 BGE 120 II 71 E. 2. 19 BGE 120 II 312 E. 4b – „cigarette d‘un diamètre inférieur“; CR-PI-LBI- Scheuchzer, Art. 1 N 122. 20 Urteil O2013_033 vom 30. Januar 2014, E. 31; BGer, Urteil 4A_142/2014 vom 2. Oktober 2014, E. 5 – «couronne dentée II».

O2018_004 ser Fachmann darüber im Klaren, dass in einen Flüssigkeitsstrahl eingekoppelte Laserstrahlung zur Materialbearbeitung verwendet werden kann und dass hierbei eine möglichst grosse stabile laminare Länge des Flüssigkeitsstrahls erstrebenswert ist. Auslegung 67. Beim Klagepatent wird gestützt auf Seite 6:13-17 der ursprünglich eingereichten Unterlagen bei Anspruch 1 folgendes Merkmal hinzugefügt: «wobei das Beaufschlagungsgas in einen Hohlraum des Gehäuses derart eingebracht wird, dass der eingebrachte Gasstrom den Flüssigkeitsstrahl nicht direkt trifft, sondern dass der gesamte Hohlraum mit dem Beaufschlagungsgas füllbar ist und dass das Beaufschlagungsgas als den Flüssigkeitsstrahl umgebender Gasstrom das Gehäuse verlässt» Beim Vorrichtungsanspruch 6 wird folgende Merkmalskombination hinzugefügt: «wobei ein Gehäuse (7) mit einer umlaufenden, die Flüssigkeitsdüse aufnehmenden Wandung (20, 24) und mit wenigstens einem Gaseinlass (25a-d) für ein Beaufschlagungsgas vorgesehen ist, wobei der wenigstens eine Gaseinlass (25a-d) der Flüssigkeitsdüse (1) strömungsmässig nachgeordnet ist, und wobei das Gehäuse (7) als Doppelkegel ausgebildet ist, wobei in der einen Kegelspitze die Flüssigkeitsdüse (1) angeordnet ist, und die andere Kegelspitze die Gasauslassdüse (23) hat, wobei das Beaufschlagungsgas in einem Hohlraum des Gehäuses derart eingebracht wird, dass der eingebrachte Gasstrom den Flüssigkeitsstrahl nicht direkt trifft, sondern dass der gesamte Hohlraum mit dem Beaufschlagungsgas füllbar ist und dass das Beaufschlagungsgas als den Flüssigkeitsstrahl umgebender Gasstrom das Gehäuse verlässt» Für die folgende Diskussion der Rechtsbeständigkeit relevant ist dabei die Frage, was genau unter dem in diesem Merkmal genannten Hohlraum des Gehäuses zu verstehen ist.

O2018_004 68. Patentansprüche sind aus der Sicht des massgebenden Fachmanns im Lichte der Beschreibung und der Zeichnungen auszulegen (Art. 51 Abs. 3 PatG/Art. 69 EPÜ). Das allgemeine Fachwissen ist als sogenannter liquider Stand der Technik ebenfalls Auslegungsmittel.21 Definiert die Patentschrift einen Begriff nicht abweichend, so ist vom üblichen Verständnis im betreffenden technischen Gebiet auszugehen.22 Patentansprüche sind funktional auszulegen, d.h. ein Merkmal soll so verstanden werden, dass es den vorgesehenen Zweck erfüllen kann.23 Der Anspruch soll im Zweifelsfall so gelesen werden, dass die im Patent genannten Ausführungsbeispiele wortsinngemä