Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour II B-8468/2010
Arrêt d u 6 juillet 2012 Composition
Bernard Maitre (président du collège), David Aschmann, Maria Amgwerd, juges, Olivier Veluz, greffier.
Parties
Gruppo Italiano Vini SpA, représentée par E. Blum & Co. AG, recourante,
contre
Miguel Torres SA, représentée par Micheli & Cie SA, intimée,
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Procédure d'opposition n° 7054 IR 756'841 TORRES / IR 819'850 TORRE SARACENA.
B-8468/2010 Page 2 Faits : A. L'enregistrement de la marque internationale n o 819'850 TORRE SARACENA (ci-après : la marque attaquée), déposée par Gruppo Italiano Vini SpA, a été publié dans la Gazette OMPI des marques internationales n o 5/2004 du 15 avril 2004. Le déposant revendiqua la protection de ladite marque en Suisse pour les produits suivants de la classe 33 : vins, spiritueux et liqueurs. Le 19 juillet 2004, Miguel Torres SA a formé opposition totale contre la protection en Suisse de la marque attaquée auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI). Cette opposition se fondait sur la marque internationale n o 756'841 TORRES (ci-après : la marque opposante), protégée en Suisse pour les produits suivants de la classe 33 : vins et vermouths de toutes sortes ; apéritifs ; produits de distillerie, alcools, eaux-de-vie, brandies et liqueurs. B. Par décision du 16 octobre 2008, l'Institut fédéral a admis, avec suite de frais et de dépens, l'opposition formée contre l'enregistrement de la marque "TORRE SARACENA". Le 18 novembre 2008, Gruppo Italiano Vini SpA a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Par arrêt du 17 juin 2009, le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis le recours formé par la société prénommée, a annulé la décision de l'Institut fédéral du 16 octobre 2008 et a renvoyé la cause à cette autorité pour qu'elle prenne une nouvelle décision avec l'instruction de statuer à nouveau sur la question du champ de protection de la marque opposante de manière circonstanciée en tenant compte du fait que "Torres" est une indication géographique protégée. C. Par pli du 7 août 2009, Miguel Torres SA a spontanément porté à la connaissance de l'Institut fédéral un document cosigné par les autorités
B-8468/2010 Page 3 portugaises, espagnoles et communautaires ainsi que par Miguel Torres SA faisant état qu'il existe un risque de confusion entre les vins provenant de l'appellation d'origine "Torres Vedras" et les vins commercialisés sous la marque "TORRES". Ce document prévoit ainsi des modalités pour éviter tout risque de confusion entre ces vins. Miguel Torres SA en a conclu que l'existence du Traité bilatéral entre la Suisse et le Portugal (cité ci-après au consid. 3) ne doit pas conduire à diminuer le champ de protection de la marque opposante. L'opposante a enfin ajouté que, par son long usage, le signe "TORRES" s'est imposé dans le commerce et a indéniablement acquis un caractère distinctif important. Par courriers des 5, 20 et 27 novembre 2009, Miguel Torres SA a précisé qu'au Portugal, il n'existe plus d'appellation géographique "Torres", cette dernière ayant été remplacée par l'appellation "Torres Vedras" par le décret-loi n o 375/93 du 5 novembre 1993 du Ministère portugais de l'agriculture, afin d'éviter toute confusion avec la marque "TORRES". Par écritures spontanées du 4 janvier 2010, Gruppo Italiano Vini SpA a conclu au rejet de l'opposition formée par Miguel Torres SA, avec suite de frais et de dépens. Gruppo Italiano Vini SpA a notamment soutenu que les documents produits par l'opposante ne sont pas pertinents au contraire du Traité bilatéral entre la Suisse et le Portugal. Selon cet accord, la dénomination "Torres" est protégée. Elle a par ailleurs relevé que l'opposante n'a pas expliqué en quoi l'existence d'un risque de confusion entre la marque opposante et l'indication de provenance "Torres Vedras" peut être écartée alors que les marques "TORRES" et "TORRE SARACENA" seraient de nature à être confondues. S'agissant de la similarité des marques en présence et de l'existence d'un danger de confusion, elle a repris l'essentiel des arguments développés dans ses précédentes écritures. D. Par décision du 15 novembre 2010, l'Institut fédéral a admis, avec suite de frais et de dépens, l'opposition formée par Miguel Torres SA contre l'enregistrement international "TORRE SARACENA". Pour motifs, l'autorité inférieure a retenu que la marque attaquée "TORRE SARACENA" reprenait presqu'à l'identique la marque opposante "TORRES" à l'exception du "s" final. Cette différence aurait un impact minimal sur les effets visuels et auditifs. L'adjonction du seul terme "saracena" ne suffirait pas à conférer à la marque attaquée une impression d'ensemble si différente qu'elle permet au consommateur de
B-8468/2010 Page 4 distinguer clairement les signes en cause. Au contraire, selon l'Institut, le fait que "saracena" débute par la lettre "s" renforce la similarité phonétique. Sous l'angle sémantique, dite autorité a retenu que "saracena" avait un sens indéterminé. Quant aux termes "torre" ou "torres", ils ne pourraient pas être qualifiés comme appartenant au domaine public ; par ailleurs, Gruppo Italiano Vini SpA n'aurait pas démontré que le terme "Torre" se serait dilué. S'agissant de la force distinctive de la marque opposante, l'Institut fédéral a constaté qu'elle était constituée du terme "Torres". Il s'agirait soit d'un patronyme connu en Suisse, soit d'une indication de provenance géographique réservée à des vins portugais. La liste des produits de la marque opposante n'étant pas limitée à la provenance portugaise désignée par l'indication "Torres", la marque opposante devrait normalement se voir attribuer une force distinctive limitée, voire faible. L'institut fédéral a cependant relevé que, selon le Traité bilatéral entre la Suisse et le Portugal, une dénomination géographique portugaise pouvait être valablement utilisée à deux conditions cumulatives, en l'espèce réunies. Dans ces circonstances, l'autorité inférieure a jugé que la marque opposante ne saurait être vidée de sa force distinctive. Bien au contraire, dès lors que ce terme n'aurait pas de signification descriptive, qu'il ferait l'objet d'un usage intensif depuis de longues années et qu'il aurait été qualifié de connu, il disposerait d'un champ de protection qualifié d'accru en rapport avec les produits revendiqués en classe 33. Compte tenu de l'identité des produits et de la similarité des marques en présence, l'Institut fédéral a estimé que la marque attaquée portait atteinte à la fonction distinctive de la marque opposante. L'Institut fédéral a enfin estimé que les documents produits par l'opposante suite à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2009 ne peuvent pas être pris en compte. Le Portugal n'aurait en effet pas demandé de radier ou de modifier l'indication "Torres" dans le Traité bilatéral entre la Suisse et le Portugal. Seul cet accord serait contraignant, au contraire des documents produits par l'opposante. E. Par écritures du 8 décembre 2010, mises à la poste le même jour, Gruppo Italiano Vini SpA (ci-après : la recourante) recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, avec suite de frais et de dépens, à son annulation et à la protection en Suisse de la marque internationale "TORRE SARACENA".
B-8468/2010 Page 5 A l'appui de ses conclusions, la recourante fait d'abord valoir que "Torres" est une indication géographique protégée et, par conséquent, un signe collectif et non un signe exclusif. Contrairement à ce qu'a estimé l'Institut fédéral, le Traité bilatéral entre la Suisse et le Portugal légitimerait l'utilisation de l'indication géographique, mais ne permettrait pas de créer un droit exclusif sur le signe "TORRES". Cette indication devant rester à la libre disposition des producteurs de vin, son imposition dans le commerce ne serait pas possible et ne pourrait pas être démontrée. Dans ces conditions, le terme "Torres" appartiendrait au domaine public. La recourante en conclut que la marque opposante ne bénéficie que d'une faible force distinctive. Par ailleurs, la recourante relève que, selon les documents produits par Miguel Torres SA (ci-après : l'intimée), "TORRES" n'est pas susceptible d'être confondue avec l'indication géographique "Torres Vedras". Elle en déduit que la coexistence, dans l'Union européenne (UE), de la marque "TORRES" et de l'indication "Torres Vedras" parle en faveur de l'absence de risque de confusion entre les marques opposées, ce d'autant plus que l'élément "saracena", considéré comme fantaisiste par l'autorité inférieure, est davantage distinctif que l'indication géographique "Vedras". Bien que ces arguments aient été développés par la recourante dans ses observations du 4 janvier 2010, l'Institut fédéral ne les auraient pas examinés. En outre, la recourante soutient qu'elle a mentionné plusieurs décisions européennes dans lesquels un risque de confusion entre des marques "TORRES" opposées à des marques comprenant le mot "Torre" a été nié, motif pris que "Torre" serait faiblement distinctif. Et d'ajouter à cet égard que l'Institut fédéral avait admis, dans sa décision sur opposition du 12 août 2006 en l'affaire "TORRES, LAS TORRES/BARON DE LA TORRE" que "torre" signifiait "tour" et que ce terme était couramment utilisé en tant qu'élément de marques enregistrées pour des produits de la classe 33. Or, dans la décision attaquée, l'Institut fédéral aurait simplement affirmé le contraire sans tenir compte des arguments de la recourante. Dite autorité serait libre de changer sa pratique. La recourante fait cependant valoir que ce changement doit être motivé, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce. Pour toutes ces raisons, la décision attaquée violerait le droit d'être entendu. La recourante soutient que la décision attaquée, qui se fonde sur la décision de l'ancienne Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle (CREPI) du 19 décembre 1997 "TORRES, LAS TORRES/BARON DE LA TORE", est fausse. Cette décision ne prendrait en effet pas en considération le fait que "TORRES" est une indication
B-8468/2010 Page 6 géographique protégée en Suisse. Cette décision ne serait de plus pas comparable au cas d'espèce. En effet, la recourante affirme que "LAS TORRES" et "BARON DE LA TORRE" sont davantage similaires que les marques opposées. De surcroît, le signe "(TORRE) SARACENA" serait bien plus distinctif que "BARON DE LA (TORRE)". Enfin, la recourante fait valoir que les marques en présence sont distinctes sous les angles visuels, phonétiques et sémantiques, de sorte que tout risque de confusion peut être exclu. S'agissant en particulier du contenu sémantique, elle relève que, selon l'autorité inférieure, la marque opposante serait perçue par le consommateur moyen comme un patronyme ou un renvoi à l'intimée. Or, un tel contenu ne se retrouverait pas dans la marque attaquée. Par ailleurs, cette dernière aurait un sens clair ("tour"). Dans ces circonstances, la question de savoir si la combinaison "TORRE SARACENA" est compréhensible par les consommateurs pourrait rester ouverte. F. Dans sa réponse du 17 février 2011, Miguel Torres SA conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision de l'Institut fédéral du 15 novembre 2010, sous suite de frais et de dépens. A l'appui de ses conclusions, l'intimée renvoie pour l'essentiel aux considérants de la décision attaquée. Elle ajoute que la dénomination protégée "TORRES" n'existe plus en tant que tel au Portugal et a été remplacée par "TORRES VEDRAS". Il serait dès lors choquant et contraire au principe d'équité que la Suisse considère le signe "TORRES" comme une appellation géographique protégée alors qu'elle ne l'est plus dans son pays d'origine. En outre, la marque opposante ne serait pas considérée en Suisse comme une indication de provenance. Le consommateur y verrait sans doute un renvoi à un patronyme et, pour les amateurs de vins, à l'intimée ou à son fondateur. S'agissant de la prétendue dilution du mot "torre", l'intimée prétend que la recourante n'a présenté aucun élément probant ni rendu ce fait vraisemblable. Seule cinq marques comprenant ce terme seraient enregistrées en Suisse en lien avec des produits de la classe 33. G. Dans ses écritures du 21 février 2011, l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle propose le rejet du recours, avec suite de frais. Il renvoie pour l'essentiel aux arguments développés dans les considérants de la
B-8468/2010 Page 7 décision attaquée. Au surplus, il conteste en particulier le grief de la recourante concernant la violation du droit d'être entendu. A cet égard, il soutient qu'il n'avait pas l'obligation d'examiner toutes les allégations de la recourante. Il se serait du reste prononcé sur la faiblesse et la dilution prétendues de l'élément "torre", argumentées au demeurant sommairement par la recourante dans ses observations du 4 janvier 2010. H. Les parties n'ayant pas présenté de demande pour des débats publics, il est admis qu'elles y ont renoncé tacitement.
Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont respectées (art. 11, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). 2. A teneur de l'art. 3 al. 1 de la loi sur la protection des marques du 28 août 1992 (LPM, RS 232.11), sont exclus de la protection les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques (let. a), les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion (let. b) et les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion (let. c). 2.1 Selon le Tribunal fédéral, la fonction principale et le but de la marque sont de distinguer une marchandise particulière de marchandises identiques ou similaires, de manière à ce qu'une individualisation de cette marchandise et même de son fabricant soit rendue possible (ATF 119 II 473 consid. 2c Radion). Il y a risque de confusion lorsqu'un signe plus récent porte atteinte à la fonction distinctive d'une marque antérieure. Telle atteinte existe lorsqu'il faut craindre que les milieux intéressés seront induits en erreur par la ressemblance des signes et que les
B-8468/2010 Page 8 marchandises portant l'un ou l'autre signe seront associées au faux détenteur de la marque (risque de confusion direct). Une atteinte existe aussi lorsque le public distingue les deux signes mais présume, en raison de leur ressemblance, de l'existence de rapports qui n'existent pas, notamment en pensant à des marques de série qui désignent différentes lignes de produits provenant de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées entre elles (risque de confusion indirect) (ATF 128 III 441 consid. 3.1 Appenzeller, ATF 122 III 382 consid. 1 Kamillosan). Que deux marques se distinguent suffisamment ou qu'on risque de les confondre ne se détermine pas en comparant abstraitement les signes. Il s'agit au contraire de prendre en considération toutes les circonstances du cas concret (ATF 122 III 382 consid. 1 Kamillosan). 2.2 Pour l'appréciation du risque de confusion, il convient de prendre en compte la similarité aussi bien des signes que des produits ou des services pour lesquels ils sont enregistrés. Indépendamment du fait que ces deux éléments s'influencent réciproquement, en ce sens que les produits ou les services doivent d'autant plus se différencier que les signes sont similaires et vice versa, la pratique constante admet que lorsqu'une similarité entre les signes ou les produits peut être exclue, il n'est plus nécessaire d'examiner la similarité entre les produits, respectivement les signes. Dans ces cas, un risque de confusion est a priori exclu (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3030/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3 et 6 ETI/E.B.I.). Des produits ou des services sont similaires lorsque les cercles des consommateurs concernés peuvent être amenés à penser que les produits vendus ou les services offerts sous des marques identiques ou similaires proviennent, au regard de leurs lieux de production et de distribution usuels, de la même entreprise ou seraient, du moins, produits ou offerts sous le contrôle du titulaire par des enteprises liées (Lucas David, in : Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Bâle 1999, n o 8 ad art. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3268/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3.1 MBR/MR [fig.]). Il s'agit également d'examiner l'attention dont les consommateurs font ordinairement preuve. A cet égard, il faut, selon la doctrine et la jurisprudence, prendre en considération toutes les circonstances, en particulier la capacité de perception des destinataires et leur comportement effectif lorsqu'ils sont mis en situation concrète de se
B-8468/2010 Page 9 procurer le produit ou le service sur un certain marché. S'il s'agit de produits de consommation courante, on se fondera sur la capacité de souvenir du consommateur moyen. Si l'on est en présence de produits ou de services pour lesquels il est d'usage de faire preuve d'une attention accrue lors de leur acquisition, on devra en tenir compte et admettre moins facilement l'existence d'un risque de confusion. Et si le public est composé de spécialistes dont on peut attendre une attention particulière lors de l'achat, on devrait faire preuve de retenue avant d'admettre le risque de confusion (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6770/2007 du 9 juin 2008 consid. 7.2 Nasacort/Vasocor ; sic! 2002 163 consid. 6f Audi ; IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, p. 110 ; EUGEN MARBACH, in : Roland von Büren/Lucas David [éd.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III/1, Markenrecht, 2 e éd., Bâle 2009, n os 995 ss). 2.3 La similarité entre deux signes est déterminée par l'impression d'ensemble laissée au public (ATF 128 III 441 consid. 3.1 Appenzeller). Dès lors que le consommateur, en général, ne verra ni n'entendra les deux signes simultanément et que celui des deux qu'il voit ou entend s'oppose dans sa mémoire à l'image plus ou moins effacée de l'autre vu auparavant, il convient d'examiner les caractéristiques susceptibles de subsister dans sa mémoire moyennement fidèle ou moyennement défaillante (ATF 121 III 377 consid. 2a Boss ; MARBACH, op. cit., n o 864). Pour déterminer si deux marques verbales se ressemblent au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, il y a lieu de prendre en compte leur effet auditif, leur représentation graphique et leur contenu sémantique (ATF 127 III 160 consid. 2b/cc Securitas, ATF 121 III 377 consid. 2b Boss). La similarité des marques doit en principe déjà être admise lorsque des similitudes se manifestent sur la base de l'un de ces trois critères (MARBACH, op. cit., n o 875 ; DAVID, op. cit. n o 17 ad art. 3). La sonorité découle en particulier du nombre de syllabes ainsi que de la cadence et de la succession des voyelles, tandis que l'image de la marque dépend de la longueur du mot et des particularités des lettres employées. Le début du mot et sa racine, de même que sa terminaison, surtout lorsqu'elle reçoit une accentuation, suscitent plus l'attention que les syllabes intermédiaires non accentuées (ATF 127 III 160 consid. 2b/cc Securitas, ATF 122 III 382 consid. 5a Kamillosan). Enfin, les éléments d'une marque qui sont faibles ou qui appartiennent au domaine public ne doivent pas être purement et simplement exclus de l'examen de la similarité des signes. En effet, de tels éléments peuvent,
B-8468/2010 Page 10 eux aussi, influencer l'impression d'ensemble d'une marque (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-38/2011 du 29 avril 2011 consid. 7.1.2 IKB/ICB [fig.], IKB/ICB et IKB/ICB BANKING GROUP). 2.4 L'examen de l'existence d'un risque de confusion suppose également de s'interroger sur l'étendue de protection de la marque opposante (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7352/2008 du 17 juin 2009 consid. 7 Torres/Torre Saracena). L'aire de protection d'une marque dépend de sa force distinctive. Elle est plus restreinte pour les marques faibles que pour les marques fortes et des différences plus modestes suffiront à créer une distinction suffisante. Sont en particulier faibles les marques dont les éléments essentiels dérivent des notions descriptives utilisées dans le langage courant. Sont en revanche fortes les marques imaginatives ou ayant acquis une notoriété dans le commerce. Les marques fortes, résultant d'un acte créatif ou d'un patient travail pour s'imposer sur le marché, doivent bénéficier d'une protection élargie et accrue contre les signes similaires, car elles sont spécialement exposées à des essais de rapprochement (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1077/2008 du 3 mars 2009 consid. 6 Sky/SkySIM ; ATF 122 III 382 consid. 2a Kamillosan). 3. Saisi d'un premier recours contre la décision de l'Institut fédéral du 16 octobre 2008 dans le cadre de la présente procédure d'opposition, le Tribunal administratif fédéral a notamment constaté, dans son arrêt du 17 juin 2009 (arrêt B-7352/2008), que l'usage de la marque opposante n'était plus contesté par la recourante, que les produits pour lesquels les marques en présence sont enregistrées étaient identiques et que lesdites marques s'adressaient au consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif. L'IPI n'ayant pas tenu compte du fait, lors de l'examen de la force distinctive de la marque opposante, que "Torres" était une indication de provenance géographique réservée à des vins portugais protégée en Suisse par l’intermédiaire du Traité du 16 septembre 1977 entre la Confédération suisse et la République portugaise sur la protection des indications de provenance, des appellations d'origine et des dénominations similaires (RS 0.232.111.196.54 ; ci-après : le Traité bilatéral), le Tribunal administratif fédéral a annulé la première décision relative à cette opposition. L'Institut fédéral a ainsi été invité à prendre une nouvelle décision en statuant de manière circonstanciée sur la force distinctive de la marque opposante et en examinant l'ensemble des questions qui s'y rattache – à savoir si "Torres" appartient au domaine public et, le cas
B-8468/2010 Page 11 échéant, s'il s'est imposé comme marque dans le commerce, ainsi que, compte tenu du résultat, s'il existe un risque de confusion entre les marques en présence. La présente procédure de recours a pour objet la nouvelle décision de l'Institut fédéral relative à l'opposition entre les marques "TORRES" et "TORRE SARACENA". La question de l'identité des produits des marques en présence ayant déjà été traitée dans l'arrêt du 17 juin 2009, de même que celle relative à l'attention des consommateurs, point n'est besoin de les réexaminer. 4. La recourante se plaint tout d'abord d'une violation du droit d'être entendu, en ce sens que l'Institut fédéral n'aurait pas motivé sa décision en tant qu'elle modifie sa pratique quant à l'appartenance au domaine public du terme "torre". En outre, dite autorité aurait affirmé que ce terme bénéficie d'une force distinctive normale et qu'il ne s'est pas dilué sans examiner ses allégations. La recourante ajoute enfin que l'autorité inférieure n'a pas tenu compte de son argument tenant au fait que, si la marque opposante peut coexister avec l'indication "Torres Vedras" dans l'Union européenne, tout risque de confusion entre les marques en présence peut être exclu. L'Institut fédéral conteste toute violation du droit d'être entendu. Il fait valoir que sa décision répond aux exigences posées par la jurisprudence en matière de motivation. 4.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. Elle tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence ; elle contribue, par là, à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas. Néanmoins, il suffit, en règle générale, que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée (arrêt du TF 1C_171/2008 du 20 juin 2008 consid. 2.1 ; voir également : ATF 126 I 97 consid. 2b, 125 II 369 consid. 2c, 124 II 146 consid. 2a, 112 1a 107 consid. 2b). Elle n'a pas l'obligation de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter
B-8468/2010 Page 12 à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2). 4.2 En l'espèce, on ne voit pas en quoi la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée. L'Institut fédéral a en effet exposé à satisfaction de droit les motifs qui l'ont conduit à admettre l'existence d'un danger de confusion entre les marques en présence. En particulier, il a statué à nouveau sur l'opposition formée par l'intimée en tenant compte des instructions du Tribunal administratif fédéral figurant dans son arrêt du 17 juin 2009, à savoir sur le champ de protection de la marque opposante en prenant en considération le fait que "Torres" était une indication de provenance géographique protégée en Suisse par l'intermédiaire du Traité bilatéral. S'agissant de l'appartenance au domaine public du terme "torre", l'autorité inférieure a exposé qu'elle n'excluait pas que plusieurs marques sur le marché puissent comporter les éléments "torre" ou "tour" pour du vin, mais que ces termes ne pouvaient pas être qualifiés d'appartenant au domaine public et que la recourante n'avait pas démontré sa dilution. La décision de l'IPI du 12 août 1996 n'avait quant à elle pas à être prise en considération, dès lors qu'elle avait été annulée par l'ancienne CREPI. Ainsi donc, elle ne reflétait pas une quelconque pratique de l'Institut à l'égard du terme "torre". Enfin, l'argument de la recourante concernant la coexistence de la marque opposante et de l'indication de provenance "Torres Vedras" et son incidence sur le conflit entre les marques en présence est dénué de pertinence. D'une part, l'IPI a indiqué à bon droit que la Suisse n'était pas liée par la modification de l'indication de provenance dans le droit interne portugais et que seul le Traité bilatéral entre la Suisse et le Portugal était contraignant. D'autre part, il ressort clairement des documents produits par l'intimée que, si la marque "TORRES" et l'indication de provenance "Torres Vedras" coexistent, les autorités européennes n'excluent pas d'emblée qu'ils puissent être confondus, raison pour laquelle elles ont soumis la commercialisation des vins qui ont pour origine la région de Torres Vedras à l'approbation des étiquettes par une commission viticole. Tout bien considéré, il ressort de ce qui précède que la recourante reproche à l'Institut fédéral non pas tant un défaut de motivation ou l'ignorance de ses arguments qu'une appréciation erronée du caractère distinctif du terme "torre" et du risque de confusion entre les marques opposées. Au demeurant, la recourante perd de vue que, conformément à la volonté du législateur, la procédure d'opposition doit être une procédure sommaire limitée à certains griefs uniquement (MARBACH, op. cit.,
B-8468/2010 Page 13 n os 1158 ss). Dans ces conditions, les exigences en matière de précision de la motivation peuvent être quelque peu réduites. Le recours est donc mal fondé sur ce point. 5. Les marques en présence sont, d'une part, "TORRES" (marque opposante) et, d'autre part, "TORRE SARACENA" (marque attaquée). Il sied de reconnaître que la marque opposante "TORRES" se retrouve presque à l'identique dans la marque attaquée "TORRE SARACENA". Selon la doctrine et la jurisprudence, une marque qui reprend les éléments caractéristiques principaux d'une marque antérieure est similaire à cette dernière (CHERPILLOD, op. cit., p. 112 ; MARBACH, op. cit., n. marg. 961 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-4151/2009 du 7 décembre 2009 consid. 8.3 et les réf. cit. Golay/Golay Spierer [fig.]). En conséquence, les marques en présence sont similaires au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPM. 6. Reste à examiner si, dans leur ensemble, les marques en présence risquent d'être confondues. Il s'agit d'abord de déterminer la force distinctive de la marque opposante (consid. 6.1) avant d'examiner la question de l'existence ou non d'un risque de confusion (consid. 6.2). 6.1 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a retenu que "Torres" étant notamment une indication de provenance géographique réservée à des vins portugais et que la liste des produits de la marque opposante n'étant pas limitée à la provenance portugaise, ladite marque devrait normalement se voir attribuer une force distinctive limitée, voire faible. L'IPI a toutefois relevé que le Traité bilatéral réservait expressément la possibilité qu'une dénomination protégée puisse être utilisée en tant que marque lorsqu'elle coïncide avec le nom d'une personne physique ou avec une raison de commerce comprenant le nom d'une personne physique, lorsqu'un intérêt légitime justifie cette utilisation et lorsqu'un risque de tromperie est exclu. In casu, ces conditions seraient réunies, "Torres" étant le nom de famille de l'intimée et cette dernière utilisant de longue date son patronyme à titre de marque pour les produits de la classe 33. S'agissant du risque de tromperie, l'autorité inférieure l'a exclu. En effet, le terme seul "Torres" ne serait pas perçu en Suisse comme une indication de provenance, dès lors que "Torres" serait le nom porté par
B-8468/2010 Page 14 deux villages portugais éloignés, de faible taille donc inconnu du public suisse. Ainsi donc, le renvoi à une entreprise déterminée serait marqué. L'Institut fédéral a en conséquence conclu que "dès lors que « Torres » n'a pas de signification descriptive, qu'il fait l'objet d'un usage intensif depuis de longues années et qu'il a été qualifié de connu, ce terme dispose d'un champ de protection qualifié d'accru en rapport avec les produits revendiqués en classe 33". La recourante conteste l'appréciation de l'autorité inférieure. Elle fait valoir que, si le Traité bilatéral permet d'utiliser l'indication de provenance protégée "Torres" pour des vins non portugais, il ne permet en revanche pas de créer un droit individuel et exclusif sur ce signe. "Torres" serait un signe collectif qui doit rester à la libre disposition des producteurs de vins. Son imposition à titre de marque ne pourrait pas être établie. En conséquence, la marque opposante devrait être considérée comme faiblement distinctive. L'intimée renvoie pour l'essentiel aux arguments développés par l'autorité inférieure dans la décision attaquée. Elle ajoute que la dénomination "Torres" n'existe plus en tant que telle au Portugal, en ce sens qu'elle a été remplacée par la dénomination "Torres Vedras". Même si la dénomination "Torres" n'a pas fait explicitement l'objet d'une demande de radiation dans le Traité bilatéral entre la Suisse et le Portugal, il serait "choquant et contraire au principe d'équité que la Suisse considère le signe "TORRES" comme une appellation géographique protégée alors qu'elle ne l'est plus dans son pays d'origine". 6.1.1 6.1.1.1 Sont des signes qui appartiennent au domaine public et, donc, dépourvus de caractère distinctif : les signes banals ou communs, soit les chiffres ou lettres isolés, les couleurs ou formes géométriques simples ; les signes descriptifs et les désignations génériques, soit les références à la nature, aux propriétés, à la composition ou à l'emploi d'un produit ; les signes libres, qui ont perdu leur caractère distinctif en raison d'un usage généralisé ; les indications géographiques (arrêt du TF 4A_434/2009 du 30 novembre 2009 consid. 3.1 et les réf. cit. Radio Suisse Romande ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-4151/2009 du 7 décembre 2009 consid. 7.1 et les réf. cit. Golay/Golay Spierer [fig.]). Lorsqu'un signe peut à la fois constituer une dénomination géographique et avoir une autre signification, il faut examiner laquelle de ces
B-8468/2010 Page 15 significations prédomine (ATF 135 III 416 consid. 2.3 Calvi ; CHERPILLOD, op. cit., p. 100). N'est pas considéré comme une indication de provenance le signe dont le contenu géographique n'est pas reconnaissable parce qu'une autre signification s'y rattache de manière plus étroite et, partant, modifie l'impression d'ensemble d'une manière telle que l'indication de provenance s'efface devant l'autre signification (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6562/2008 du 16 mars 2009 consid. 6.1 et les réf. cit. Victoria). 6.1.1.2 En l'espèce, la marque opposante est constituée, comme on l'a déjà vu, du seul élément verbal "Torres". Il est établi qu'il s'agit non seulement d'un patronyme, mais également d'une indication de provenance géographique. Le Tribunal administratif fédéral a d'ores et déjà pu relever, dans son arrêt du 17 juin 2009, que le mot "Torres" est un patronyme connu en Suisse, en particulier en raison de la notoriété du footballeur espagnol Fernando Torres. En outre, "Torres" est l'un des éléments qui constituent la raison sociale patronymique de l’intimée (Miguel Torres SA) (arrêt B-7352/2008 consid. 7.2). A cela s'ajoute que ce patronyme est porté par un nombre non négligeable de personnes en Suisse (429 inscriptions dans l'annuaire Swisscom Directories [www.search.ch]). Sous l'angle géographique, "Torres" fait référence à la ville portugaise de Torres Vedras, située à une cinquantaine de kilomètres au nord de Lisbonne (cf. Google Maps [maps.google.ch]). Selon les données figurant sur son site officiel (www.cm-tvedras.pt), Torres Vedras comptait, en 2001, environ 72'000 habitants (selon Wikipedia, qui n'en indique pas la source, elle comptait 77'556 habitants en 2008 [fr.wikipedia.org/wiki/Torres_Vedras]). Et son économie est basée sur l'agriculture, la vini-viticulture, l'industrie agro-alimentaire, la céramique, le commerce et la banque-assurance. Si on utilise le moteur de recherche le plus fréquemment employé (i.e. Google), on constate que le mot "Torres" fait pour l'essentiel apparaître des sites consacrés au football, plus spécifiquement à Fernando Torres. S'il est vrai que la deuxième occurrence est la page Wikipedia consacrée à la ville de Torres Vedras, c'est la seule référence à cette dernière qui apparaît sur les premières pages des résultats de recherche. Il ressort de ce qui précède que Torres Vedras n'est pas une ville touristique. Il s'agit certes d'une grande ville. Elle est toutefois distante de
B-8468/2010 Page 16 la Suisse et est inconnue de la plupart des consommateurs, hormis ceux de la communauté portugaise. En conséquence, eu égard à la notoriété de Fernando Torres, il faut en déduire que le terme "Torres" évoque le plus naturellement un patronyme. Il résulte de ce qui précède que la marque opposante est un signe patronymique et, partant, dispose, en principe, d'un champ de protection normal (voir en ce sens : arrêt du Tribunal administratif fédéral B-4151/2009 du 7 décembre 2009 consid. 7.2 et les réf. cit. Golay/Golay Spierer [fig.]). 6.1.2 Un affaiblissement de la force distinctive de la marque opposante en raison d'un caractère trompeur n'entre, in casu, pas en considération, dès lors que, comme nous venons de le voir (cf. supra consid. 6.1.1.2), le signe "Torres" n'évoque pas une indication géographique. 6.1.3 Dans le cadre d'une procédure d'opposition, on ne saurait faire valoir qu'une marque aurait dû être refusée à l'enregistrement en application des motifs absolus d'exclusion de l'art. 2 LPM. Conformément à l'art. 31 LPM, la procédure d'opposition n'a en effet pour seul objet que l'examen des motifs relatifs d'exclusion prévus à l'art. 3 al. 1 LPM, les motifs absolus d'exclusion n'étant examinés que dans le cadre de l'enregistrement d'une marque ou dans celui d'une procédure civile ultérieure (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7352/2008 du 17 juin 2009 consid. 3.2.2 et les réf. cit. Torres/Torre Saracena). Dans l'arrêt Galileo (arrêt B-3766/2007 du 30 janvier 2009 consid. 8), le Tribunal administratif fédéral a toutefois défini la force distinctive du signe verbal "GALILEO" en examinant sa conformité à la loi fédérale du 15 décembre 1961 concernant la protection des noms et emblèmes de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales (RS 232.23). Il a en effet estimé ce qui suit : Unbehelflich ist in diesem Zusammenhang der Hinweis der Vorinstanz, dass im Widerspruchsverfahren von der Gültigkeit der konfligierenden Zeichen auszugehen sei, da auch dies sie nicht davon entbindet, die Schutzvoraussetzungen der Widerspruchsmarke im Zeitpunkt ihres Entscheids zu prüfen, die von den Verhältnissen im Zeitpunkt der Eintragung der Marke – wie im vorliegenden Fall – manchmal abweichen können. Dies gilt nach oben Gesagtem ebenfalls dann, wenn das Hoheitszeichen jünger als die Widerspruchsmarke ist. Selbst wenn das hoheitliche Kennzeichen – wie in casu – nur einen Bestandteil der neueren Marke bildet, vermag es darum allein keine Verwechslungsgefahr zu begründen.
B-8468/2010 Page 17 Sans remettre en cause la possibilité pour son titulaire de l'utiliser, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le signe opposant "GALILEO" ne remplissait plus les conditions de protection, de sorte que son titulaire ne pouvait pas s'opposer à l'enregistrement d'un signe similaire conforme au droit. 6.1.3.1 A teneur de l'art. 2 al. 1 du Traité bilatéral, le nom "Portugal", les dénominations "Portugalia" et "Lusitania", et les noms des provinces et d’autres régions naturelles portugaises, ainsi que les dénominations figurant dans l’annexe A du présent traité, lorsque les alinéas 2 à 4 n’en disposent pas autrement, sont exclusivement réservés, sur le territoire de la Confédération suisse, aux produits ou marchandises portugais et ne peuvent y être utilisés que dans les conditions prévues par la législation portugaise. L'art. 2 al. 4 du Traité bilatéral dispose que les dispositions du premier alinéa n’empêchent pas, de plus, quiconque d’indiquer son nom, sa raison de commerce dans la mesure où elle comprend le nom d’une personne physique, et son domicile ou son siège, sur des produits ou marchandises, sur leur emballage, sur des étiquettes, sur des papiers de commerce ou dans la publicité, en tant que ces indications ne servent pas à distinguer les produits ou marchandises. L’utilisation de ce nom et de cette raison de commerce comme signe distinctif est cependant licite si un intérêt légitime la justifie. 6.1.3.2 En l'espèce, la dénomination "Torres (ou Torres Vedras)" figure à l'annexe A let. B ch. 2 dudit traité (Dénominations des vins produits en d'autres régions déterminées). Or, il ne ressort pas du dossier que la marque opposante est utilisée pour désigner des vins portugais produits dans la région en question. Au contraire, l'intimée produit pour l'essentiel des vins espagnols. La marque opposante est donc en principe contraire au Traité bilatéral, de sorte qu'elle ne remplit plus les conditions de protection. Par conséquent, l'intimée ne pourrait pas s'opposer à l'enregistrement de la marque attaquée (voir dans le même sens : arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3766/2007 du 30 janvier 2009 consid. 8 Galileo). A cet égard, l'autorité inférieure a toutefois retenu, d'une part, que le terme "Torres" est le patronyme qui figure dans la raison de commerce de l'intimée. D'autre part, elle a tenu pour établi que l'intimée utilisait de longue date à titre de marque son patronyme pour désigner des produits de la classe 33, même avant la conclusion du Traité bilatéral. Elle en a
B-8468/2010 Page 18 déduit que l'intimée pouvait se prévaloir d'un droit à poursuivre l'usage légitime du terme "Torres" à titre de marque. Un intérêt légitime au sens de l'art. 2 al. 4 du Traité bilatéral a ainsi été admis par l'Institut fédéral. Le Tribunal administratif fédéral estime qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de la décision attaquée sur ce point. L'argumentation développée par la recourante, à savoir, pour l'essentiel, que le terme "Torres" est un signe collectif qui doit rester à la libre disposition de tous les producteurs de vin, revient à procéder à l'examen de motifs absolus d'exclusion et ne saurait par conséquent pas être suivie. 6.1.4 Sous l'angle de la force distinctive de la marque opposante, l'Institut fédéral a encore retenu que, eu égard à son usage intensif et à la notoriété du nom "Torres" pour des vins admise par l'ancienne Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle (CREPI) (cf. sic! 1998 197 consid. 2d Torres, Las Torres/Baron de la Torre), elle disposait d'un champ de protection accru. La recourante conteste cette appréciation. Cette question peut demeurer in casu ouverte, dans la mesure où elle ne portera pas à conséquence sur la question du risque de confusion (cf. infra consid. 6.2). 6.1.5 A l'aune de tout ce qui précède, il y a lieu de retenir que la marque opposante dispose d'un champ de protection normal. 6.2 Selon la doctrine et la jurisprudence, la reprise d'éléments caractéristiques principaux d'une marque antérieure est en général de nature à créer un danger de confusion (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-4161/2009 du 7 décembre 2009 consid. 8.3 et les réf. cit. Golay/Golay Spierer [fig.]). Un tel risque peut exceptionnellement être exclu. Cela suppose que le sens du signe soit modifié par l'élément ajouté (sic! 2000 303 Esprit/L'esprit du dragon, sic! 1999 418 Koenig/Sonnekönig ; Revue suisse de la propriété intellectuelle [RSPI] 1996 338 Gold/Goldsound) ou que l'élément repris constitue un signe faible auquel un autre élément est ajouté, des différences plus modestes étant dans ce cas suffisantes à créer une distinction entre les marques en présence (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5440/2008 du 24 juillet 2009 consid. 7.4.2 Jump/Jumpman [fig.] ; sic! 2000 194 Campus/Liberty Campus).
B-8468/2010 Page 19 En l'espèce, la marque attaquée reprend presque à l'identique la marque opposante, à l'exception de son "s" final. La marque opposante jouit, comme nous venons de le voir, d'une force distinctive normale. Dans ces conditions, la seule présence de l'élément "Saracena" dans la marque attaquée ne suffit pas à la distinguer de la marque opposante pour qu'un risque de confusion soit évité. Au demeurant, il est vrai qu'en langue italienne, "torre" et "saracena", "saraceno" au masculin, signifie "tour" et "sarasine" de sorte que la marque attaquée aura un sens clairement distinct de la marque opposante pour les consommateurs italophones. Toutefois, tel n'est pas le cas en langues allemande et française. La seule présence du terme "saracena" ne permet pas, dans ces deux langues, de diluer "torre" dans l'impression d'ensemble du signe "Torre Saracena" et ne lui confère pas un sens clairement distinct. Ainsi donc, des risques d'association d'idées entre les marques en présence sont indéniables, à savoir que, malgré leurs différences, les consommateurs déduiront, des ressemblances entre les signes en présence, des rapports qui n'existent pas. 7. Il ressort de ce qui précède que, mal fondé, le recours formé par Gruppo Italiano Vini SpA doit être rejeté. 7.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF). Dans les procédures de recours en matière d'opposition, il y a lieu d'évaluer l'intérêt de l'opposant à la radiation de la marque attaquée, respectivement l'intérêt du défendeur au maintien de cette marque. Toutefois, le fait d'exiger dans chaque cas les preuves concrètes de ces dépenses irait trop loin et pourrait avoir un effet dissuasif par rapport aux frais relativement peu élevés de la procédure de première instance. Faute d'autres pièces quant à la valeur litigieuse, l'ampleur du litige doit être fixée selon les valeurs empiriques, soit entre Fr. 50'000.- et Fr. 100'000.- (ATF 133 III 490 consid. 3.3).
B-8468/2010 Page 20 En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 4'000.- et mis à la charge de la recourante qui succombe. Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 4'000.- déjà versée par la recourante. 7.2 L’intimée, qui obtient gain de cause et qui est représentée par dans le cadre de la présente procédure de recours, a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8 FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les honoraires d'avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF), lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF). En l'espèce, l'intimée conclut à l'octroi d'une indemnité de Fr. 1'800.- à titre de dépens. Elle ne présente toutefois aucune note de frais à l'appui de ses prétentions. Dans ces conditions, dite indemnité doit être fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). La présente procédure de recours n'a nécessité qu'un seul échange d'écritures. En outre, le mandataire de l'intimée n'a pas été confronté à des questions de fait ou de droit inhabituelles ou exceptionnellement ardues, celles-ci étant au demeurant identiques à celles examinées par l'autorité inférieure. Par conséquent, il se justifie d'allouer à l'intimée une indemnité de Fr. 1'800.- (TVA noncomprise ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3064/2008 du 13 septembre 2010 consid. 10) à titre de dépens. 8. Le présent arrêt est définitif (art. 73 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 4'000.- sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 4'000.- déjà versée. 3. Des dépens, d'un montant de Fr. 1'800.- (TVA non comprise), sont alloués à l'intimée et mis à la charge de la recourante.
B-8468/2010 Page 21 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (recommandé ; annexes en retour) – à l'intimée (recommandé ; annexes en retour) – à l'autorité inférieure (n° de réf. ; recommandé ; annexe : dossier en retour)
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Maitre Olivier Veluz
Expédition : 9 juillet 2012