Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Abteilung II B-6307/2019
Urteil v o m 1 7 . April 2020 Besetzung Richter Daniel Willisegger (Vorsitz), Richter David Aschmann, Richter Martin Kayser, Gerichtsschreiber Pascal Waldvogel.
Parteien Oerlikon Surface Solutions AG, Churerstrasse 120, 8808 Pfäffikon SZ, vertreten durch Frei Patentanwaltsbüro AG, Postfach, 8032 Zürich, Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz.
Gegenstand Markeneintragungsgesuch Nr. 81986/2018 primeGear.
B-6307/2019 Sachverhalt: A. Am 22. November 2018 meldete die Beschwerdeführerin die Wortmarke "primeGear" (Gesuchs-Nr. 81986/2018) bei der Vorinstanz zur Eintragung in das schweizerische Markenregister an. Die Marke beansprucht folgende Dienstleistungen: Klasse 40: Dienstleistungen für die thermische Oberflächenbearbeitung von Werkzeugen und Maschinenbauteilen insbesondere von Verzahnungswerkzeugen mittels verschleisshemmenden Materialien; Oberflächenbeschichtung und -bearbeitung insbesondere mittels Laser Optimierung der Vor- und Nachbehandlung von Werkzeugen und Maschinenbauteilen, insbesondere von Verzahnungswerkzeugen. B. Mit Verfügung vom 1. November 2019 verweigerte die Vorinstanz dem Markeneintragungsgesuch den Schutz für alle beanspruchten Dienstleistungen. Zur Begründung führte sie aus, das englische Wort "prime" werde mit "erstklassig" übersetzt und sei grundsätzlich als Qualitätshinweis zu betrachten. "Gear" sei ebenfalls Englisch und bedeute "Zahnrad", "Gang", "Getriebe" oder "Ausrüstung". Die relevanten Abnehmerkreise würden das Zeichen somit als "erstklassiges Zahnrad", "erstklassiges Getriebe" oder "erstklassige Ausrüstung" verstehen. Das Zeichen beschreibe in Verbindung mit den in Klasse 40 beanspruchten Dienstleistungen somit das Mittel sowie deren Objekt und Zweckbestimmung. Damit sei das Zeichen für die in Frage stehenden Dienstleistungen beschreibend und anpreisend und könne nicht zum Markenschutz zugelassen werden. C. Mit Eingabe vom 29. November 2019 erhob die Beschwerdeführerin beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde. Sie beantragte, die Zurückweisung des Markeneintragungsgesuchs Nr. 81986/2018 "primeGear" sei aufzuheben und die Vorinstanz sei anzuweisen, das Gesuch für alle beanspruchten Dienstleistungen im Register einzutragen. Sie machte im Wesentlichen geltend, das Zeichen sei im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen mehrdeutig und schon allein deshalb unterscheidungskräftig. Darüber hinaus sei ein gedanklicher Schritt
B-6307/2019 nötig, um vom Zeichen auf die beanspruchten Dienstleistungen zu kommen. Das Zeichen gehöre demnach nicht dem Gemeingut an, weshalb es auch ohne Verkehrsdurchsetzung für einen Markenschutz zugänglich sei. D. Mit Eingabe vom 12. Februar 2020 reichte die Vorinstanz die Vernehmlassung ein und beantragte die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerdeführerin ist als Verfügungsadressatin zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG) und hat den eingeforderten Kostenvorschuss fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG) ist einzutreten. 2. 2.1 Gemäss Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) sind Zeichen, die zum Gemeingut gehören, vom Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben. Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, und andererseits Zeichen, die sich mangels Unterscheidungskraft nicht zur Identifikation von Waren oder Dienstleistungen eignen und damit nicht als Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft verstanden werden (MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 2 N. 34). 2.2 Die Unterscheidungskraft fehlt Sachbezeichnungen sowie Zeichen, die beschreibend sind. Beschreibende Zeichen sind Angaben, die sich in einem direkten Bezug zum gekennzeichneten Gegenstand erschöpfen, also von den massgeblichen Verkehrskreisen unmittelbar und ausschliesslich als Aussage über bestimmte Eigenschaften der zu kennzeichnenden Waren oder Dienstleistungen verstanden werden. Hierunter fallen namentlich
B-6307/2019 Wörter, die geeignet sind, im Verkehr als Hinweis auf Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, Verwendungszweck, Wert, Wirkungsweise, Inhalt, Form, Verpackung oder Ausstattung der beanspruchten Ware oder Dienstleistung aufgefasst zu werden (BGE 128 III 447 E. 1.5 "Première"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 2 N. 84; EUGEN MARBACH, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüterund Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, N. 247, 313 f.). Der Umstand, dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf die Waren oder Dienstleistungen hindeuten, macht ein Zeichen noch nicht zum Gemeingut. Der gedankliche Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen muss vielmehr derart sein, dass der beschreibende Charakter der Marke für einen erheblichen Teil der schweizerischen Markenadressaten ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Aufwand an Fantasie zu erkennen ist (BGE 128 III 447 E. 1.5 "Première"; BGE 127 III 160 E. 2b/aa "Securitas"; Urteil des BVGer B-4697/2014 vom 16. Dezember 2016 E. 4.2 "Apotheken Cockpit"). Zum Gemeingut zählen ferner Zeichen, die sich in allgemeinen Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen erschöpfen (BGE 128 III 447 E. 1.6 "Premiere"; BGE 129 III 225 E. 5.2 "Masterpiece"; Urteil des BVGer B-2999/2011 vom 22. Februar 2013 E. 3.1 "Die Post"). 2.3 Eine allfällige Mehrfachbedeutung des Zeichens führt nicht zu dessen Schutzfähigkeit, sofern mindestens eine der Bedeutungen eine unmittelbare Aussage über die betreffende Ware oder Dienstleistung darstellt. Liegt der beschreibende Sinn eines Zeichens offen auf der Hand, kann die Möglichkeit weiterer, weniger naheliegender Deutungen den Gemeingutcharakter nicht aufheben (BGE 116 II 609 E. 2a "Fioretto"; Urteil des BGer 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 3.4 "Gipfeltreffen"; Urteil des BVGer B-4848/2013 vom 15. August 2014 E. 4.3 "Couronné"). 2.4 Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen. Dabei kommt jeder Sprache der gleiche Stellenwert zu. Ist die Marke aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise auch nur nach einer Landessprache schutzunfähig, so ist die Eintragung zu verweigern (BGE 131 III 495 E. 5 "Felsenkeller"; MARBACH, a.a.O., N. 214). Auch englischsprachige Ausdrücke werden im Rahmen der schweizerischen Markenprüfung berücksichtigt, sofern sie für einen erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise verständlich sind (BGE 129 III 225 E. 5.1 "Masterpiece").
B-6307/2019 3. Mit Blick auf die Eintragungs- und Schutzfähigkeit der streitigen Marke sind vorab die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Bei den Dienstleistungen der Klasse 40 handelt es sich um Oberflächenbearbeitung und -beschichtung insbesondere von Verzahnungswerkzeugen. Die Dienstleistungen dieser Klasse richten sich an die Fachkreise der entsprechenden Branche. 4. 4.1 Die Vorinstanz führt aus, das Wort "prime" heisse unter anderem "first in rank, authority or significance" und "having the highest quality or value" und werde mit "wesentlich", "erstklassig" und "Haupt-" übersetzt. "Prime" werde grundsätzlich als Qualitätshinweis verstanden. Das Wort "Gear" heisse unter anderem "mechanism that performs a specific fonction in a complete machine", "equipement" und "toothed wheel" und werde mit "Zahnrad", "Gang", "Getriebe" oder "Ausrüstung" übersetzt. Die relevanten Abnehmerkreise würden das Zeichen ohne Weiteres als "erstklassiges Zahnrad", "erstklassiges Getriebe" oder "erstklassige Ausrüstung" verstehen. Das Zeichen beschreibe somit in Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen das Mittel sowie deren Objekt und Zweckbestimmung. Eine allfällige Doppel- oder Mehrfachbedeutung führe nicht zur Schutzfähigkeit des Zeichens. Das Zeichen sei somit für die in Frage stehenden Dienstleistungen beschreibend und anpreisend und werde damit nicht als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen. Bezüglich der von der Beschwerdeführerin beantragten Gleichbehandlung seien beide von ihr zitierten Eintragungen nicht mit dem vorliegenden Zeichen vergleichbar. 4.2 Die Beschwerdeführerin entgegnet, das Wort "prime" habe zwei nebeneinanderliegende Bedeutungsfelder, von denen keines klar dominiere. Neben "wesentlich/erstklassig/stärken" bedeute es "vorbereiten/grundieren". Diese Bedeutung sei im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen sinnvoll. Für die Verkehrskreise ergebe sich so eine Mehrdeutigkeit. Es sei unklar, ob mit "primeGear" eine Dienstleistung, in welcher ein Getriebe/Zahnrad bzw. seine Oberfläche vorbereitet werde, oder ein "erstklassiges Getriebe/ein wesentlicher Gang" gemeint sei. Schon allein diese Mehrdeutigkeit im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen verleihe dem Zeichen die nötige Unterscheidungskraft. Abgesehen davon habe "prime" in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen keinen beschreibenden Sinngehalt, da ein gedanklicher Zwischenschritt nötig sei.
B-6307/2019 Zum Bedeutungsfeld "vorbereiten/grundieren" gelte: Ein Oberflächenvorbereitungsschritt führe nicht zu einem der Produkte, welche mit "Gear" gemeint sein könnten. Dazu seien weitere Schritte notwendig. Auch in Bezug auf das nicht-technische Bedeutungsfeld ("erstklassig, wesentlich") sei kein unmittelbar beschreibender Sinngehalt erkennbar. Schliesslich habe sich die Vorinstanz inhaltlich nicht mit der Eintragung "Prime Speed", welche unter dem Gebot der Gleichbehandlung zu beachten sei, auseinandergesetzt. 5. 5.1 Das Wort "primeGear" ist weder fester Bestandteil des deutschen, französischen, italienischen noch des englischen Wortschatzes. Der Verkehrsteilnehmer wird daher versucht sein, das Zeichen gedanklich in allfällige inhaltlich sinngebende Bestandteile zu zergliedern (Urteil des BVGer B-7395/2006 vom 16. Juli 2007 E. 6 "projob"). Aus diesem Grund liegt eine Trennung der Marke in "prime" und "Gear" nahe. 5.2 "Prime" bedeutet auf Englisch "erstklassig", hat jedoch noch weitere Bedeutungen wie beispielsweise "wesentlich". Wie die Beschwerdeführerin zutreffend vorbringt, wird "prime" mit der Bedeutung "etwas grundieren" auch als Verb verwendet (PONS Online Wörterbuch Englisch-Deutsch, http://de.pons.com/, abgerufen am 09.04.2020). Das Wort "prime" gehört zum englischen Grundwortschatz und wird hauptsächlich in der Bedeutung "erstklassig" verstanden (vgl. Urteile des BVGer B-3119/2013 vom 12. Juni 2014 E. 6.1 "Swissprimbeef/Appenzeller Prim(e) Beef [fig.]" und B-3555/2019 vom 24. Oktober 2019 E. 5.3 "Novaprime"). Die vorliegend massgeblichen Verkehrskreise bestehen aus Fachleuten, welche auch mit Oberflächenbeschichtung und -bearbeitung zu tun haben, weshalb gewisse von ihnen auch die Bedeutung "etwas grundieren" kennen dürften. Auch das Wort "Gear" kommt aus der englischen Sprache und hat diverse Bedeutungen. Wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, kann es unter anderem "Zahnrad", "Getriebe", "Gang" und auch "Ausrüstung" bedeuten (PONS Online Wörterbuch Englisch-Deutsch, http://de.pons.com/, abgerufen am 09.04.2020). Insbesondere die Bedeutungen "Ausrüstung" wie auch "Getriebe" und "Gang" (vom Autofahren) dürften in der Schweiz bekannt sein. Da es sich bei den vorliegend massgeblichen Verkehrskreisen um Fachleute handelt, welche mit Dienstleistungen insbesondere mit Bezug zu Verzahnungswerkzeugen vertraut sind, dürfte auch die Bedeutung "Zahnrad" geläufig sein.
B-6307/2019 5.3 Entscheidend ist vorliegend, ob sich aus der Verbindung der beiden Wörter im Gesamteindruck ein die Dienstleistung beschreibender, unmittelbar verständlicher Sinn ergibt. Gemäss der Vorinstanz würden die relevanten Abnehmerkreise das Zeichen als "erstklassiges Zahnrad", "erstklassiges Getriebe" oder "erstklassige Ausrüstung" verstehen. Die Beschwerdeführerin führt einerseits aus, das Zeichen sei mehrdeutig und es verfüge bereits deshalb über die nötige Unterscheidungskraft. Andererseits macht sie geltend, es liege keine direkt beschreibende Bedeutung vor. In Kombination mit dem Substantiv "gear" wird "prime" vorliegend als Adjektiv im Sinne von "erstklassig" verstanden. Dies ergibt sich aus der Stellung der beiden Wörter. Auf das Adjektiv "prime" folgt korrekterweise ein Substantiv, auf welches es sich bezieht (vgl. auch Entscheid der RKGE vom 23. Dezember 2003 E. 5 ff. "PrimePower", in: sic! 2004 S. 668 ff.). Das Verb "to prime" wird vorwiegend passiv verwendet (bspw. "The gear had been primed."; vgl. https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/prime_2, abgerufen am 09.04.2020) und macht in der vorliegenden Stellung vor einem Substantiv wenig Sinn. Darüber hinaus ist "prime" als Adjektiv weitaus geläufiger als das Substantiv (vgl. https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/prime_1 und https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/prime_2, beide abgerufen am 09.04.2020). Die Beschwerdeführerin möchte das vorliegende Zeichen für zwei Dienstleistungen eintragen lassen. Die Vorinstanz geht zwar von Übersetzungen aus, die nicht die Art oder den Inhalt der Dienstleistungen bezeichnen, sondern einen Gegenstand bzw. eine Ware (z.B. eine Ausrüstung oder ein Zahnrad). Sie führt aber zu Recht aus, dass Zeichen, welche sich in einer Beschreibung des Hilfsmittels, der Erbringungsweise oder des Objekts der Dienstleistung erschöpfen, nicht unterscheidungskräftig sind (Urteil des BVGer B-3920/2011 vom 29. Januar 2013 E. 10.2 "Glass Fiber Net"; Urteil des BGer 4A.6/2003 vom 14. Januar 2004 E. 2.3 f. "BahnCard"). Sinnstiftend erscheint im Zusammenhang mit den vorliegenden Dienstleistungen die Bedeutung "erstklassige Ausrüstung". Das Zeichen beschreibt somit das Hilfsmittel, mit welchem die Dienstleistung ausgeführt wird. Konkret wird die Oberflächenbeschichtung oder -bearbeitung mit einer erstklassigen Ausrüstung, also zum Beispiel hochwertigem Werkzeug, durchgeführt. So erfolgt die Beschichtung oder Bearbeitung der Oberflächen vorliegend gemäss Dienstleistungsverzeichnis mittels Laser oder eines thermischen Verfahrens. Dass das Zeichen "primeGear" in der Bedeutung
B-6307/2019 "erstklassige Ausrüstung" für die bei der Ausführung der Dienstleistung verwendeten Laser und Hilfsmittel für das thermische Verfahren sowohl beschreibend als auch anpreisend ist, liegt auf der Hand. Die Verkehrskreise werden bei dieser Bedeutung des Zeichens unmittelbar darauf schliessen, dass der Einsatz der Hilfsmittel zu einem erstklassigen Ergebnis führt, was das Zeichen anpreist. Ebenfalls sinnstiftend sind die Bedeutungen "erstklassiges Getriebe" und "erstklassiges Zahnrad". Bei Getrieben und Zahnrädern handelt es sich um Maschinenbauteile oder Werkzeuge, wozu auch Verzahnungswerkzeuge gehören. Deren Oberfläche lässt sich behandeln oder beschichten. So kann beispielsweise ein Getriebe oder ein Zahnrad durch Oberflächenbearbeitung vor Korrosion oder Abnützung geschützt werden. Das Zeichen in dieser Bedeutung beschreibt somit die Dienstleistungen der Behandlung, da es das Objekt bezeichnet, am welchem die Dienstleistung ausgeführt wird. Ausserdem ist es wiederum anpreisend. Es vermittelt den Verkehrsteilnehmern den Eindruck, dass die Dienstleistung unmittelbar dazu führt, dass das Objekt dadurch zum erstklassigen Getriebe oder Zahnrad wird. Zwischen Sinngehalt und den beanspruchten Dienstleistungen besteht somit ein unmittelbarer Bezug. Ein gedanklicher Zwischenschritt für die Erkennung des Zusammenhangs ist entgegen der Beschwerdeführerin nicht nötig. Dass die Verkehrskreise das Zeichen im Sinne einer Dienstleistung verstehen, mit welcher ein Getriebe oder Zahnrad (bzw. deren Oberfläche) vorbereitet/grundiert wird, lässt sich nicht annehmen. Die Annahme ist zum einen aufgrund der syntaktischen Stellung der beiden Wörter ausgeschlossen; zum anderen steht ihr die Seltenheit der diesbezüglichen englischen Bedeutung von "prime" entgegen. 5.4 Zusammenfassend wird das Zeichen "primeGear" von den massgebenden Verkehrskreisen ohne Gedankenaufwand als Hinweis auf das Hilfsmittel, mit welchem die Dienstleistungen erbracht werden, oder als Hinweis auf das Objekt der Dienstleistungen verstanden. Das Zeichen ist daher nicht unterscheidungskräftig. 6. Die Beschwerdeführerin beruft sich auf den Grundsatz der Gleichbehandlung (Art. 8 Abs. 1 BV) und stützt sich auf die Eintragung "Prime Speed" (Marken Nr. 693183). Wie die Vorinstanz diesbezüglich zutreffend ausführt, können bereits geringfügige Unterschiede für die Beurteilung der Schutzfähigkeit ins Gewicht fallen (vgl. hierzu BVGE 2016/21 E. 6.2 "Goldbären").
B-6307/2019 Anders als die vorliegende Marke ist die Marke "Prime Speed" für Fahrräder, Fahrradrahmen und Komponenten in Klasse 12 eingetragen. Sie sind nicht vergleichbar. Aus dem Grundsatz der Gleichbehandlung kann die Beschwerdeführerin daher nichts zu ihren Gunsten ableiten. 7. Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass das Zeichen "primeGear" für die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 40 von den relevanten Verkehrskreisen als beschreibend wahrgenommen wird. Daraus folgt, dass das Zeichen unter den Begriff des Gemeinguts fällt und vom Markenschutz ausgeschlossen ist (Art. 2 Bst. a MSchG). Die Beschwerde ist abzuweisen. 8. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 73.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich in erster Linie nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwerts hat sich an den Erfahrungswerten der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.− und Fr. 100'000.− angenommen werden darf (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Die Kosten des Verfahrens sind in Anwendung der gesetzlichen Bemessungskriterien mit Fr. 3'000.− zu beziffern. Der unterliegenden Beschwerdeführerin ist keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1 VGKE).
B-6307/2019 Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen. 2. Der Beschwerdeführerin werden Verfahrenskosten von Fr. 3'000.– auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss von Fr. 3'000.– wird nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet. 3. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. 4. Dieses Urteil geht an: – die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde) – die Vorinstanz (Ref-Nr. 81986/2018; Gerichtsurkunde) – das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Daniel Willisegger Pascal Waldvogel
B-6307/2019 Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 BGG). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).
Versand: 23. April 2020