Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Abteilung II B-5697/2016
Urteil v o m 2 7 . Juni 2018 Besetzung Richterin Vera Marantelli (Vorsitz), Richter Francesco Brentani, Richterin Maria Amgwerd, Gerichtsschreiberin Julia Haas.
Parteien Moritz Güttinger, Grüngasse 10, 8004 Zürich, vertreten durch Dextra Rechtsschutz AG, Hohlstrasse 556, 8048 Zürich, Beschwerdeführer,
gegen
Manufactum GmbH & Co. KG, Hiberniastrasse 5, DE-45731 Waltrop, vertreten durch Keller & Partner Patentanwälte AG, Eigerstrasse 2, Postfach, 3000 Bern 14, Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz.
Gegenstand Widerspruchsverfahren Nr. 14792-14793, IR 1'055'920 Manufactum und IR 1'049'489 MANUFACTUM / CH 682'236 espresso manufactum.
B-5697/2016 Sachverhalt: A. Der Beschwerdeführer ist Inhaber der Schweizer Marke Nr. 682 236 „espresso manufactum“, welche am 29. Dezember 2015 in Swissreg veröffentlicht wurde. Sie ist für folgende Waren eingetragen: Klasse 11: Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen; Klasse 21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Kämme und Schwämme; Bürsten und Pinsel (ausgenommen für Malzwecke); Bürstenmachermaterial; Putzzeug; Stahlwolle; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas); Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Klasse 30: Kaffee, Tee, Kakao und Kaffee-Ersatzmittel; Reis; Tapioka und Sago; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Speiseeis; Zucker, Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis. Am 21. März 2016 erhob die Beschwerdegegnerin gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf. Sie stützte sich dabei auf ihre internationalen Registrierungen Nr. 1 055 920 „Manufactum“ (W1) und Nr. 1 049 489 „MANUFACTUM“ (W2), welche am 18. November 2010 (W1) bzw. 30. September 2010 (W2) mit Prioritätsdatum 1. Juni 2010 (W1) bzw. 6. November 2008 (W2) notifiziert wurden und unter anderem für folgende Waren hinterlegt sind: W1: Klasse 11: Appareils d‘éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d‘eau et installations sanitaires. Klasse 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses l‘exception des pinceaux; matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré à l‘exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d‘autres classes. W2: Klasse 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
B-5697/2016 Die Beschwerdegegnerin richtet den auf W1 gestützten Widerspruch gegen die Waren der Klassen 11 und 21, den auf W2 gestützten Widerspruch gegen die Waren der Klasse 30 der angefochtenen Marke. B. Mit Verfügung vom 5. September 2016 hiess die Vorinstanz die Widersprüche der Beschwerdegegnerin gut und widerrief die Eintragung der Marke des Beschwerdeführers unter Kosten- und Entschädigungsfolgen. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, die von den zu vergleichenden Marken beanspruchten Waren der Klassen 11, 21 und 30 seien gleich respektive stark gleichartig. Der Beschwerdeführer habe die Widerspruchsmarken W1 resp. W2 in unveränderter Form übernommen. Eine solche vollständige Übernahme einer Marke oder die Übernahme eines für deren Gesamteindruck massgebenden kennzeichnungskräftigen Bestandteils vermöge in der Regel eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Die jüngere Marke unterscheide sich vorliegend lediglich durch das am Wortanfang zusätzlich vorhandene Element “espresso“. Dieses sei gemäss Praxis für gewisse Waren eine beschreibende Angabe und deshalb in Bezug auf die in Frage stehenden Waren im Gesamteindruck teilweise als untergeordnet einzustufen. Das blosse Hinzufügen des Elementes „espresso“ am Wortanfang der angefochtenen Marke und die damit einhergehenden Unterschiede im Schriftbild und in der Phonetik seien nicht derart, dass sie zu einem unterschiedlichen Gesamtbild führen und die Widerspruchsmarken im jüngeren Zeichen nicht mehr als eigenständiges Element wahrgenommen würden. Selbst wenn das Publikum aufgrund des in der angefochtenen Marke beigefügten Elements „espresso“ Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkenne, bestehe die Gefahr, dass es aufgrund der identischen Wortelemente und in Anbetracht der gleichen respektive stark gleichartigen Waren falsche Zusammen hänge vermute. Eine Verwechslungsgefahr sei daher zu bejahen. C. Gegen diesen Entscheid erhob der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 15. September 2016 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Er beantragt die Aufhebung des angefochtenen Entscheids und die Abweisung des Widerspruchs sowie die definitive Eintragung seiner Marke, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegegnerin.
B-5697/2016 Der Beschwerdeführer anerkennt zwar die von der Vorinstanz festgestellte Gleichartigkeit respektive starke Gleichartigkeit sämtlicher Vergleichswaren, bestreitet jedoch das Vorliegen einer Zeichenähnlichkeit und einer Verwechslungsgefahr. Er führt im Wesentlichen aus, die Marke müsse als Ganzes gewürdigt werden und dürfe nicht in Einzelteile zergliedert werden. Sowohl das Klangbild als auch das Schriftbild der beiden Marken würden sich durch den zusätzlich vorne angestellten Begriff „espresso“ voneinander unterscheiden. Mit dem Zusatz in Form von „espresso“ sei zudem ein rechtsgenüglicher Unterschied im Sinngehalt geschaffen worden. Eine Zeichenähnlichkeit sei daher zu verneinen. Sowohl „manufactum“ als auch der Zusatz „espresso“ hätten beschreibenden Charakter. Durch die Voranstellung von „espresso“ liege die Betonung aber klar auf diesem Begriff, welcher als Substantiv, also als ein „sehr starker Kaffee“, wahrgenommen werde. Der Zusatz „manufactum“ werde dabei als Adjektiv verstanden, womit die Bedeutung der Marke des Beschwerdeführers bei „von Hand gemachter starker Kaffee“ liege. Durch die Aufteilung in Substantiv und Adjektiv sei das insgesamt schwächere Element im beschreibenden „manufactum“ zu sehen und nicht in „espresso“. Damit stünden sich „espresso“ und „manufactum“ gegenüber, welche in keiner Art und Weise verwechselt werden könnten. Die Übereinstimmung allein in gemeinfreien Elementen könne grundsätzlich nicht zu einer Verwechslungsgefahr führen. Unter Berücksichtigung des reduzierten Schutzumfanges der beiden Widerspruchsmarken „Manufactum“, des unterschiedlichen Schrift- und Klangbildes und der unterschiedlichen Wortbedeutung sei eine Verwechslungsgefahr zu verneinen sei. Dies gelte noch umso mehr, als die Beschwerdegegnerin ihre Marke nicht markenmässig sondern nur als unternehmensbezogene Herkunftsbezeichnung gebrauche, und dies hauptsächlich in Deutschland, nicht aber in der Schweiz. D. Mit Eingabe vom 14. Oktober 2016 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Vernehmlassung und beantragt, unter Hinweis auf die Begründung der angefochtenen Verfügung, die Beschwerde sei unter Kostenfolge abzuweisen. E. Mit Beschwerdeantwort vom 20. Oktober 2016 beantragt die Beschwerdegegnerin, die Beschwerde sei abzuweisen und die ihr entstandenen Kosten, auch im erstinstanzlichen Verfahren, seien dem Beschwerdeführer aufzuerlegen.
B-5697/2016 Sie führt im Wesentlichen aus, die Gleichartigkeit bzw. starke Gleichartigkeit der Waren sei vorliegend unbestritten und die Vorinstanz habe zu Recht eine Ähnlichkeit der Zeichen festgestellt und eine Verwechslungsgefahr angenommen. Die geschützte Marke werde vorliegend integral übernommen und lediglich mit einem beschreibenden bzw. untergeordneten Zusatz ergänzt. Das übernommene kennzeichnungskräftige Element “manufactum“ verliere dabei weder seine Individualität, noch sei es im Gesamteindruck nicht mehr klar erkennbar. Eine Verwechslungsgefahr lasse sich somit gemäss ständiger Rechtsprechung durch die Voranstellung von “espresso“ nicht beseitigen. Der tatsächliche Gebrauch der Widerspruchsmarke sei im Widerspruchsverfahren – was die Beurteilung der Verwechslungsgefahr betreffe – nur dann von Belang, wenn der Nichtgebrauch der Marke behauptet werde, was vorliegend jedoch nicht der Fall sei. F. Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt. Auf die weiteren Vorbringen der Parteien wird, soweit rechtserheblich, im Folgenden eingegangen. Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31 und Art. 33 Bst. e VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG, SR 172.021) eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist der Beschwerdeführer zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten. 2. Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c in Verbindung mit Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992, MSchG, SR 232.11). An die Unterschiedlichkeit der beanspruchten
B-5697/2016 Waren und Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Zeichen sind und umgekehrt (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller Switzerland [fig.]/Appenzeller Natural [fig.]", BGE 128 III 99 E. 2c "Orfina", BGE 126 III 320 E. 6b/bb "Apiella"). Dabei sind die Aufmerksamkeit der massgebenden Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen (BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks"; Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.1 "Gallo/Gallay [fig.]"). 2.1 Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich aufgrund der Registereinträge (Urteil des BVGer B-4772/2012 vom 12. August 2013 E. 2.2 "Mc [fig.]/MC2 [fig.]", m.H.). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen u.a. eine einheitliche Wertschöpfungskette, ein sinnvolles Leistungspaket der zu vergleichenden Waren, deren marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonewelding [fig.]", B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 "G-mode/Gmode; GALLUS JOLLER, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 Rz. 306). 2.2 Für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit wird auf den Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen, abgestellt (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller"; 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks"). Dabei kommt dem Zeichenanfang in der Regel eine höhere Bedeutung zu, da er besser im Gedächtnis haften bleibt (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas"; Urteile des BVGer B-3325/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.5 "Bally/Tally"; B-6012/2008 vom 25. November 2009 E. 4.9 "Stenflex/Star Flex [fig.]"). Bei reinen Wortmarken sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas"; Urteil des BVGer B-2354/2016 E. 3.4 "ALLIANZ/ALLIANZ TGA Technische Gebäudeausrüstung [fig.]"). Die Übereinstimmung auf einer Ebene genügt in der Regel zur Annahme einer Zeichenähnlichkeit (Urteil des BVGer B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 2.3 "Calida/Calyana"). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die Anordnung und optische Wirkung der Buchstaben sowie die Wortlänge (BGE 122 III 382 E. 5a "Kamillosan"; 119 II 473 E. 2.c "Radion/Radiomat").
B-5697/2016 2.3 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt auch vom Schutzumfang der Widerspruchsmarke ab (Urteil des BVGer B-7017/2008 vom 11. Februar 2012 E. 2.4 "Plus/PlusPlus [fig.]" m.H.). Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken ist dabei kleiner als jener für starke Marken (BGE 122 II 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"; GALLUS JOLLER, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 Rz. 78, m.H.). Zeichen sind insbesondere dann schwach oder gehören gar zum Gemeingut, wenn sie für die hinterlegten Waren und/oder Dienstleistungen direkt beschreibend sind, wobei der beschreibende Charakter als solcher vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand unmittelbar erkennbar sein muss (BGE 128 III 454 E. 2.1 "Yukon" m.w.H.; Urteil des BVGer B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 "Aromata/Aromathera"). Stark sind hingegen jene Marken, welche das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langer Aufbauarbeit sind (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan", m.H.; Urteil des BVGer B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 7 "Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]"; EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2017, Rz. 979 m.w.H.). 2.4 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen die Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt ist. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, sobald zu befürchten ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Zeichen irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller Switzerland [fig.]/Appenzeller Natural [fig.]"). Die Rechtsprechung nimmt eine Verwechslungsgefahr aber auch dann an, wenn das Publikum die Marken zwar durchaus auseinanderzuhalten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet, insbesondere an Serienmarken denkt, die verschiedene Produktelinien des gleichen Unternehmens oder von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen kennzeichnen oder bei Marken mit dem gleichen Stammelement ebendieser irrigen Auffassung erliegen (BGE 102 II 122 E. 2 "Annabelle/Annette"; BGE 96 II 243 E. 2 "Blauer Bock/Bockstein bzw. Springbock", m.w.H.; vgl. ferner auch BGE 87 II 35 E. 2c "BIC/BIG PEN").
B-5697/2016 3. In einem ersten Schritt sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch stehenden Waren zu bestimmen. Ausgangspunkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Warenverzeichnis der älteren Marke (vgl. GALLUS JOLLER, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 Rz. 51, m.w.H.). Die vorliegend beanspruchten Waren der Klasse 30 richten sich an breite Verkehrskreise und werden regelmässig als Waren des täglichen Bedarfs eingestuft (vgl. GALLUS JOLLER, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 Rz. 55 f., m.w.H.). Die beanspruchten Waren der Klassen 11 und 21 hingegen werden sowohl von Fachleuten als auch vom allgemeinen Publikum nachgefragt (vgl. Urteil des BVGer B-5641/2012 vom 16. August 2013 E. 6.2 „Nobis/Novis Energy [fig.]“). Bei den beanspruchten Waren der Klassen 11 und 21 handelt es sich somit zwar – im Gegensatz zu den Waren der Klasse 30 – um keine Massenartikel des täglichen Gebrauchs. Es ist indessen auch bei diesen Waren davon auszugehen, dass der Abnehmer immerhin mit einer gewissen Regelmässigkeit danach fragt und dabei eine durchschnittliche Aufmerksamkeit aufwendet. Für die vorliegend relevanten Waren ist somit insgesamt vom allgemeinen Publikum als Massstab für den Grad der Aufmerksamkeit auszugehen. 4. In einem nächsten Schritt gilt es zu prüfen, ob die beanspruchten Waren der sich gegenüberstehenden Marken aus Sicht der Abnehmerkreise gleichartig sind. Die Vorinstanz hält diesbezüglich fest, dass zwischen den Waren der Klassen 11 und 21 der Vergleichszeichen (W1) – mit Ausnahme der in der Klasse 21 angefochtenen Waren “Pinsel (ausgenommen für Malzwecke)“, welche indessen stark gleichartig seien mit den „brosses“ (Klasse 21) – offensichtliche Gleichheit bestünde, da diese zu ähnlichen Zwecken eingesetzt werden könnten, auf gleichem herstellungstechnischen Knowhow beruhen und auch oft über dieselben Vertriebswege abgesetzt würden. Die streitverfangenen Marken in der Klasse 30 (W2) würden sodann offensichtlich für gleiche Waren beansprucht. Die Gleichheit respektive die starke Gleichartigkeit sämtlicher Vergleichswaren sei somit zu bejahen. Diese Einschätzung wird weder vom Beschwerdeführer bestritten noch drängt sich eine andere Beurteilung auf. Entsprechend kann mit der Vorinstanz von Gleichheit respektive von starker Gleichartigkeit sämtli-
B-5697/2016 cher Vergleichswaren ausgegangen werden. Es ist daher ein strenger Massstab an die Verwechselbarkeit der Zeichen anzulegen (vgl. oben E. 2). 5. Weiter muss eine Ähnlichkeit der Zeichen vorliegen, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen. 5.1 Die Widerspruchsmarke besteht einzig aus dem Wort „Manufactum“ (W1) bzw. „MANUFACTUM“ (W2), wohingegen die angegriffene Marke aus zwei Wörtern besteht, nämlich „espresso manufactum“. Das Widerspruchszeichen ist somit vollständig im angegriffenen Zeichen enthalten. Die vollständige Übernahme der Widerspruchsmarke in die angefochtene Marke bringt grundsätzlich bereits eine starke Zeichenähnlichkeit mit sich (vgl. GALLUS JOLLER, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 Rz. 134). Gemäss ständiger Rechtsprechung ist die unveränderte Übernahme einer älteren Marke in eine jüngere Marke unter dem Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr unzulässig, wenn das ältere Zeichen nicht wesentlich verändert wird (Urteile des BVGer B-3328/2015 vom 18. Oktober 2017 E. 8.1 „Stingray/Roamer Stingray“, B-433/2013 vom 18. Februar 2014 E. 5.1 „Metro/Metropool“, B-4772/2012 vom 12. August 2013 E. 5.2 „Mc [fig.]/MC2 [fig.]“ und B-3118/2008 vom 1. November 2007 E. 2 und E. 6.1 „Swing/Swing Relaxx, Swing & Swing Relaxx [fig.]”, je m.w.H.). 5.2 Die Übernahme einer Marke kann allerdings dann zulässig sein, wenn der übernommene Bestandteil derart mit der neuen Marke verschmolzen wird, dass er seine Individualität verliert und nur noch als untergeordneter Teil des jüngeren Zeichens erscheint (Urteile des BVGer B-3328/2015 vom 18. Oktober 2017 E. 8.2 „Stingray/Roamer Stingray“, B-5616/2012 vom 28. November 2013 E. 4.2 „VZ VermögensZentrum/SVZ Schweizer VorsorgeZentrum“ und B-4772/2012 vom 12. August 2012 E. 5.2 „Mc [fig.]/ MC2 [fig.]“, GALLUS JOLLER, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 Rz. 134). So wurde beispielsweise eine selbständige kennzeichnende Stellung der älteren Marke „SKY“ im Zeichen „SKYPE IN, SKYPE OUT“ verneint (Urteil des BVGer B-386/2007 vom 4. Dezember 2009 E. 7.6). Vorliegend besteht das jüngere Zeichen aus dem älteren Zeichen mit dem Zusatz „espresso“ vorangestellt. Eine Verschmelzung der beiden Zeichen liegt nicht vor. Sowohl im Schrift- wie auch im Klangbild bleibt das Wort „Manufactum“ dabei klar individualisierbar und als prägender Bestandteil erkennbar. An diesem Befund ändert auch der
B-5697/2016 Einwand des Beschwerdeführers nichts, wonach die Marke als Ganzes zu würdigen sei und nicht in Einzelteile zergliedert werden dürfe. 5.3 5.3.1 Indes kann auch ein veränderter Sinngehalt eine bestehende Zeichenähnlichkeit unter Umständen aufheben (BGE 112 II 362 E. 2 „Escolino/Seccolina“, BGE 121 III 377 E. 2b „Boss/Boks“; EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 886 f.). Dies setzt aber voraus, dass die konfligierenden Marken je einen für die massgebenden Verkehrskreise auch tatsächlich erkennbaren Sinngehalt aufweisen und dieser Sinngehalt zudem spontan erkannt und verstanden wird (vgl. Urteile des BVGer B-433/2013 vom 18. Februar 2014 E. 5.3 „Metro/Metropool“, m.w.H.). Dass die massgeblichen Verkehrskreise den Sinngehalt einer Marke erkennen, setzt sodann voraus, dass dieser Sinngehalt in einer schweizerischen Amtssprache oder einer Sprache ausgedrückt ist, welche die massgeblichen Verkehrskreise auch tatsächlich verstehen (vgl. Urteil des BVGer B-6099/2013 vom 28. Mai 2015 E. 5.2.1. „CARPE DIEM/carpe noctem"). 5.3.2 Die vorliegend im Streit liegenden Worte sind „Manufactum“ und „espresso“. Das Wort „Manufactum“ ist als Neutrum des lateinischen Adjektivs „manufactus“ zu qualifizieren und mit “von Menschenhänden gemacht, künstlich, selbstverfertigt“ zu übersetzen (vgl. < www.navigium.de > latein-woerterbuch > Manufactum, abgerufen am 9. Mai 2018). Die angefochtene Marke weist neben dem Bestandteil „Manufactum“ sodann das weitere Element „espresso“ auf, das als Substantiv entweder einen “sehr dunkel gerösteten Kaffee“ oder einen “in einer Spezialmaschine aus Espresso zubereiteten, sehr starken Kaffee“ bezeichnet (vgl. < www.duden.de > espresso, abgerufen am 9. Mai 2018). Weiter wird “espresso“ als italienisches Adjektiv mit “express“ übersetzt (vgl. < www.pons.de > espresso, abgerufen am 9. Mai 2018) und gemäss Markenprüfungspraxis des Instituts für Waren teilweise als beschreibende Angabe z.B. im Sinne von “schnell zubereitet“ oder “schnell hergestellt“ eingestuft (vgl. < www.ige.ch > Marken > Prüfungshilfe > espresso, abgerufen am 9. Mai 2018). Wie bereits ausgeführt, bestehen die vorliegend relevanten Verkehrskreise primär aus dem breiten Publikum (vgl. oben E. 3.). Von diesem kann grundsätzlich nicht angenommen werden, dass es der lateinischen Sprache mächtig ist. Gleichwohl können vereinzelte Ausdrücke und Wörter
B-5697/2016 aus der lateinischen Sprache auch der breiten Bevölkerung bekannt sein (vgl. Urteil des BVGer B-6099/2013 vom 28. Mai 2015 E. 5.2.1. „CARPE DIEM/carpe noctem"). Es ist daher zumindest nicht ausgeschlossen, dass sich der Bedeutungsinhalt des Wortes „Manufactum“ auch der breiten Bevölkerung erschliesst, insbesondere weil es eine deutliche Nähe zu den entsprechenden Begriffen im Deutschen (Manufakt, Manufaktur), im Französischen (manufacture, fait main), im Italienischen (manifattura, fatto à mano) oder im Rätoromanischen (manufactura, manufactur) aufweist. Ein eigentliches – auch spontanes – Erkennen und Verstehen der Widerspruchsmarke im Sinne von „von Hand gemacht“ sowie der angegriffenen Marke im Sinne von „von Hand gemachter starker Kaffee“ durch das breite Publikum ist indessen unwahrscheinlich. Selbst wenn die Zeichen von den relevanten Verkehrskreisen jedoch entsprechend verstanden würden, so würde dies vorliegend nicht zu einer relevanten Unterscheidung der Zeichen führen, da das in beiden Zeichen klar erkennbare Element „Manufactum“ vielmehr auf ein Zusammengehören der beiden Marken zum selben Hersteller im Sinne einer indirekten Verwechslungsgefahr hinweist. Die Feststellung der Vorinstanz, wonach vorliegend keine rechtsgenüglichen Unterschiede in den Sinngehalten auszumachen seien, welche geeignet wären, die festgestellten Zeichenähnlichkeiten auf klanglicher und schriftbildlicher Ebene zu kompensieren, ist daher – entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers – nicht zu beanstanden. Die Zeichenähnlichkeit ist somit gegeben. 6. Weiter ist der Schutzumfang der Widerspruchsmarke zu bestimmen. 6.1 Die Vorinstanz führt diesbezüglich aus, dass beim Element „Manufactum“ eine genügende Mutilation resp. Modifikation der entsprechenden Begriffe in den Landessprachen vorliege. Aufgrund der Nähe von “MANUFACTUM“ zum deutschen “Manufakt“ enthielten die Widerspruchsmarken jedoch eine entsprechende Anspielung und verfügten daher über eine dementsprechend reduzierte Kennzeichnungskraft. Der Beschwerdeführer seinerseits stellt sich auf den Standpunkt, sowohl das Element „manufactum“ als auch der Zusatz „espresso“ hätten beschreibenden Charakter. Durch die Aufteilung in Substantiv und Adjektiv sei jedoch das insgesamt schwächere Element im beschreibenden „manufactum“ zu sehen und nicht in „espresso“. Die Übereinstimmung allein in gemeinfreien Elementen könne grundsätzlich nicht zu einer Verwechslungsgefahr führen.
B-5697/2016 Die Beschwerdegegnerin ihrerseits bestreitet, dass die Kennzeichnungskraft von „Manufactum“ reduziert sei. Sie führt aus, es handle sich beim deutschen Wort “Manufakt“ um einen veralteten Begriff und es sei davon auszugehen, dass eine Mehrheit der angesprochenen Konsumenten das Wort gar nicht kenne. 6.2 Zeichen sind u.a. dann kennzeichnungsschwach oder gehören gar zum Gemeingut, wenn sie für die hinterlegten Waren und/oder Dienstleistungen direkt beschreibend sind, wobei der beschreibende Charakter als solcher vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand unmittelbar erkennbar sein muss (BGE 128 III 454 E. 2.1 „Yukon“ m.w.H.; Urteil des BVGer B-5389/2014 vom 1. Dezember 2015 E. 2.7 und E. 6 "Street-One/Streetbelt.ch", vgl. oben E. 2.3). Damit ein Zeichen überhaupt beschreibend sein kann, muss es von den relevanten Verkehrskreisen auch tatsächlich verstanden werden, was insbesondere bei Zeichen in einer anderen als den schweizerischen Amtssprachen nicht per se gegeben ist (vgl. Urteile des BVGer B-1615/2014 vom 23. März 2016 E. 6.2 „Gridstream AIM/aim [fig.]“ sowie B-804/2007 vom 4. Dezember 2007 E. 3 „Delight Aromas [fig.]“). 6.3 Wie bereits ausgeführt, handelt es sich beim Wort „Manufactum“ primär um einen Begriff aus der lateinischen Sprache, welche im vorliegend relevanten Warenbereich bei der Prüfung der Unterscheidungskraft eines Zeichens grundsätzlich nicht zu berücksichtigen ist (vgl. oben E. 5.3.2.). Aufgrund seiner deutlichen Nähe insbesondere zum deutschen „Manufakt“ mag der Begriff im Zusammenhang mit den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren zwar möglicherweise eine Andeutung auf von Hand gefertigte Waren darstellen. Eine direkt beschreibende Aussage vermittelt das Wort „Manufactum“ trotz seiner Nähe zum deutschen „Manufakt“ mit Blick auf die beanspruchten Waren indes nicht. Zudem ist mit der Beschwerdegegnerin festzuhalten, dass es sich selbst beim deutschen “Manufakt“ um ein veraltetes Wort handelt, welches selten oder gar nicht im Dudenkorpus belegt ist und daher auch nicht zu einem geläufigen Wort der Alltagssprache gezählt werden kann. Vor diesem Hintergrund kann das Widerspruchszeichen für die beanspruchten Waren zumindest nicht als rein beschreibend oder gar als zum Gemeingut gehörend qualifiziert werden. Gleichwohl ist aufgrund des Ausgeführten von einer leicht reduzierten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken auszugehen.
B-5697/2016 7. In einer Gesamtbetrachtung muss nun eine Beurteilung der Verwechslungsgefahr vorgenommen werden. 7.1 Die relevanten Verkehrskreise bestehen vorliegend aus dem allgemeinen Publikum, welches eine durchschnittliche – mit Bezug auf die Waren der Klasse 30 gar eine geringe – Aufmerksamkeit beim Kauf der beanspruchten Waren aufwendet. Sodann handelt es sich in den Klassen 11, 21 und 30 der Vergleichszeichen mehrheitlich um gleiche und im Übrigen um stark gleichartige Waren, womit ein strenger Massstab an die Verwechselbarkeit der Zeichen anzulegen ist. Weiter ist vorliegend auch die Zeichenähnlichkeit gegeben, da beide Marken das Wort „Manufactum“ in Alleinstellung verwenden. Dies stellt eine vollständige Übernahme der Widerspruchsmarke in die angegriffene Marke dar, ohne dass dabei das übernommene Zeichen mit der angegriffenen Marke vollständig verschmelzen würde und damit nicht mehr erkennbar wäre. Auch wenn vorliegend von einem (leicht) reduzierten Schutzumfang der Widerspruchsmarken in Bezug auf die beanspruchten Waren ausgegangen werden muss, so sind das blosse Hinzufügen des Elementes „espresso“ am Wortanfang der angefochtenen Marke und die damit einhergehenden Unterschiede im Schriftbild und in der Phonetik nicht derart, dass sie zu einem unterschiedlichen Gesamtbild führen und die Widerspruchsmarken im jüngeren Zeichen nicht mehr als eigenständiges Element wahrgenommen werden. Insbesondere kann der Argumentation des Beschwerdeführers nicht gefolgt werden, wonach „Manufactum“ neben „espresso“ das schwächere Element darstelle, womit sich letztlich „espresso“ und „manufactum“ gegenüberstünden, welche ihrerseits in keiner Art und Weise verwechselt werden könnten. Wie bereits ausgeführt verfügt das Element „Manufactum“ durchaus über eine gewisse – wenn auch reduzierte – Kennzeichnungskraft, während „espresso“ mit Bezug auf einzelne der in Frage stehenden Waren klar beschreibend ist. In der Rechtsprechung wurde die integrale Übernahme einer älteren Marke zwar dort ausnahmsweise zugelassen und eine Verwechslungsgefahr entsprechend verneint, wo einem schwachen Element ein starkes Element hinzugefügt wurde (vgl. BGer in sic! 2000, S. 196 CAM- PUS/LIBERTY CAMPUS), was aber teilweise auch auf Kritik gestossen ist (vgl. J. Müller, Anmerkungen, sic! 2000, S. 196 f.). Vorliegend wird der – wenn auch reduziert – kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke hingegen lediglich ein teilweise beschreibendes Element hinzugefügt. Dies reicht vor dem Hintergrund der einschlägigen Rechtsprechung
B-5697/2016 (vgl. oben E. 5.1.; Urteile des BVGer B-3328/2015 vom 18. Oktober 2017 E. 8.1 „Stingray/Roamer Stingray“, B-6137/2013 vom 18. Juni 2015 E. 7 „TERRA/VETIA TERRA“, B-433/2013 vom 18. Februar 2014 E. 7 „MET- RO/METRO-POOL“, B-1077/2008 vom 3. März 2009 „SKY/SkySIM“ E. 7.3) jedoch gerade nicht aus, um die Verwechslungsgefahr zu beseitigen. Weitere Argumente, welche die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke derart einschränken und eine integrale Übernahme rechtfertigen könnten, liegen nicht vor. Insbesondere bleibt mit Blick auf die Ausführungen des Beschwerdeführers betreffend den tatsächlichen bzw. zukünftigen Gebrauch der Widerspruchsmarke durch die Beschwerdegegnerin festzuhalten, dass die Beurteilung einer Verwechslungsgefahr im Widerspruchsverfahren einzig anhand des Registereintrags vorgenommen wird (vgl. GALLUS JOLLER, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 Rz. 120), solange nicht der Nichtgebrauch einer Marke geltend gemacht wird. Da dies vorliegend nicht der Fall ist, sind die diesbezüglichen Ausführungen des Beschwerdeführers entsprechend auch nicht rechtserheblich. Insgesamt ist somit eine Verwechslungsgefahr zwischen den strittigen Zeichen zu bejahen. 8. Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde als unbegründet und ist abzuweisen. 9. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdeführer kostenund entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG; Art. 64 Abs. 1 VwVG). 9.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG; Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht, VGKE, SR 173.320.2). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an der Löschung beziehungsweise jenes der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss").Von diesem Erfahrungswert ist
B-5697/2016 auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Aufgrund des vorliegend anzunehmenden Streitwerts werden die Verfahrenskosten auf Fr. 4'500.– festgelegt. Der von dem Beschwerdeführer geleistete Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet. 9.2 Die erstinstanzlichen Verfahrenskosten wurden auf Fr. 1'600.– festgelegt und von der Beschwerdegegnerin vorgeleistet. Der Kostenvorschuss verbleibt bei der Vorinstanz. Entsprechend dem vorliegenden Verfahrensausgang bleibt es dabei, dass der Beschwerdeführer der Beschwerdegegnerin die vorinstanzlichen Verfahrenskosten vollumfänglich zurückzuerstatten hat. Dispositiv-Ziff. 3 und 4 des angefochtenen Entscheids ist diesbezüglich zu bestätigen. 9.3 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote oder, wird keine Kostennote eingereicht, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). 9.3.1 Die Beschwerdegegnerin hat eine Kostennote in der Höhe von total Fr. 6'730.– (inkl. Widerspruchsgebühren, exkl. Mehrwertsteuern) eingereicht, wovon Fr. 5'215.– (inkl. Widerspruchsgebühren, exkl. Mehrwertsteuern) für das erstinstanzliche Verfahren und Fr. 1'515.– (exkl. Mehrwertsteuern) für das vorliegende Beschwerdeverfahren geltend gemacht werden. Die Parteientschädigung ist zwar grundsätzlich aufgrund der eingereichten Kostennote festzusetzen. Dies heisst allerdings nicht, dass diese unbesehen übernommen werden muss, vielmehr sind nur die insgesamt notwendigen Kosten bzw. der notwendige Zeitaufwand zu ersetzen (Urteil des BVGer D-2572/2007 vom 4. Oktober 2007 E. 4), wobei dem Bundesverwaltungsgericht ein erheblicher Ermessensspielraum zusteht (Urteil des BGer 8C_329/2011 vom 29. Juli 2011 E. 6.2). 9.3.2 In Würdigung der massgeblichen Faktoren scheinen die von der Beschwerdegegnerin geltend gemachten Kosten von Fr. 1'515.– für das vorliegende Beschwerdeverfahren als angemessen. Soweit die Beschwerdegegnerin jedoch zusätzlich noch Mehrwertsteuern geltend macht, ist festzuhalten, dass der Mehrwertsteuer einzig die im Inland
B-5697/2016 durch steuerpflichtige Personen gegen Entgelt erbrachten Leistungen unterliegen. Als Ort der Dienstleistung gilt der Ort, an dem die Empfängerin der Dienstleistung den Sitz ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit hat (Art. 8 Abs. 1 MWSTG i.V.m. Art. 18 Abs. 1 MWSTG). Die Beschwerdegegnerin hat ihren Sitz in Deutschland. Eine Ausnahme im Sinne von Art. 8 Abs. 2 MWSTG liegt nicht vor. Sie ist somit für die Parteientschädigung nicht MWST-pflichtig, weshalb die Parteientschädigung exklusive MWST zu verstehen ist. 9.3.3 Die Beschwerdegegnerin beantragt darüber hinaus, es seien vorliegend auch die ihr im erstinstanzlichen Verfahren entstandenen Kosten von Fr. 5'215.– dem Beschwerdeführer aufzuerlegen. Sie hat selber jedoch keine Beschwerde gegen den Entscheid der Vorinstanz erhoben, mit welchem ihr zu Lasten des Beschwerdeführers für das vorinstanzliche Verfahren eine Parteientschädigung von Fr. 4'600.– (inkl. Widerspruchsgebühren) zugesprochen wurde (Dispositiv-Ziff. 4 des angefochtenen Entscheids). Entsprechend bilden die von ihr geltend gemachten Kosten im Umfang von Fr. 5'215.– auch nicht Streitgegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens. 9.3.4 Zusammenfassend ergibt sich, dass der Beschwerdeführer die Beschwerdegegnerin für das vorliegende Beschwerdeverfahren mit Fr. 1'515.– (exkl. MWST) zu entschädigen hat. 10. Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht [Bundesgerichtsgesetz, BGG, SR 173.110]). Es wird daher mit Eröffnung rechtskräftig.
B-5697/2016 Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen. 2. Die Kosten des vorliegenden Beschwerdeverfahrens von Fr. 4'500.– werden dem Beschwerdeführer auferlegt und dem von ihm geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– entnommen. 3. Der Beschwerdeführer hat der Beschwerdegegnerin für das vorliegende Beschwerdeverfahren eine Parteientschädigung von Fr. 1'515.– zu entrichten. 4. Dieses Urteil geht an: – den Beschwerdeführer (Einschreiben; Beilagen: Verfahrensakten zurück) – die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen: Verfahrensakten zurück) – die Vorinstanz (Ref-Nr. 14792 und 14793; Einschreiben; Beilagen: Vorakten zurück)
Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:
Vera Marantelli Julia Haas
Versand: 10. Juli 2018
B-5697/2016 Seite 18