Appellationsgericht
des Kantons Basel-Stadt
Einzelgericht
ZK.2023.10
ENTSCHEID
vom 4. September 2023
Mitwirkende
Dr. Claudius Gelzer
und Gerichtsschreiber PD Dr. Benedikt Seiler
Parteien
Forza Electric Motors AG Gesuchstellerin
[…]
vertreten durch […], Advokat,
[…]
gegen
A____ GmbH Gesuchsgegnerin
[…]
Gegenstand
Vorsorgliche Massnahmen betreffend UWG
Sachverhalt
Die Forza Electric Motors AG (Gesuchstellerin) ist eine Gesellschaft mit Sitz in Basel. Sie bezweckt gemäss Handelsregistereintrag den Handel mit Fahrzeugen, insbesondere mit Elektrofahrzeugen und mit Waren aller Art, die Vermietung von Fahrzeugen und die Ausführung von Reinigungs- und Unterhaltsarbeiten daran. Die A____ GmbH (Gesuchsgegnerin) ist eine Gesellschaft mit Sitz in Reinach, Basel-Landschaft. Sie bezweckt gemäss Handelsregistereintrag den Handel mit Elektrofahrzeugen aller Art und entsprechendem Zubehör sowie die Erbringung sämtlicher damit zusammenhängender Dienstleistungen, insbesondere Reparatur und Unterhalt.
Am 4. August 2023 reichte die Gesuchstellerin beim Appellationsgericht ein Gesuch um Anordnung von vorsorglichen Massnahmen ein. Darin stellte sie die folgenden Rechtsbegehren:
1. Es sei der Gesuchsgegnerin unter Androhung von Strafe im Widerhandlungsfall von mindestens CHF 5'000.00 / Tag gemäss Art. 292 StGB vorsorglich zu verbieten, das Kennzeichen
resp. farblich oder grafisch abgeänderte Versionen davon sowie die Wortbezeichnungen «Forza» oder «Forza Electronic Motors» oder «FEM», alleine oder im Zusammenhang mit weiteren grafischen Elementen oder Worten ergänzt, zur verwenden oder Dritten (Vertriebspartnern) zur Verwendung zu überlassen, insbesondere auf von ihr selbst oder durch Dritte (Vertriebspartner) betriebenen Social Media Kanälen, Webseiten, Verkaufsläden und auf Elektro-Rollern.
2. Es sei die Gesuchsgegnerin unter Androhung von Strafe im Widerhandlungsfall von mindestens CHF 5'000.00 / Tag gemäss Art. 292 StGB vorsorglich anzuweisen, sämtliche bereits erfolgte Verwendungen des Kennzeichens
resp. farblich oder grafisch abgeänderte Versionen davon sowie die Wortbezeichnungen «Forza» oder «Forza Electronic Motors» oder «FEM», alleine oder im Zusammenhang mit weiteren grafischen Elementen oder Worten ergänzt, zu entfernen resp. löschen, insbesondere in von ihr selbst oder durch Dritte (Vertriebspartner) ausgeführten Social Media Posts, auf Webseiten, in Verkaufsläden und auf Elektro-Rollern.
3. Die Verbote gemäss Ziff. 1 und 2 seien unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 10'000.00 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5’000.00 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO anzuordnen.
4. Unter o/e-Kostenfolge zzgl. MWST zu Lasten der Gesuchsgegnerin.»
Die Gesuchstellerin stellte zudem den Antrag, es seien die Verbote gemäss Ziff. 1 und 2 der Rechtsbegehren superprovisorisch, d.h. ohne vorgängige Anhörung der Gesuchsgegnerin, anzuordnen.
Mit Verfügung vom 4. August 2023 wurde das Gesuch um superprovisorische Anordnung vorsorglicher Massnahmen unter Hinweis auf die fehlende Glaubhaftmachung einer besonderen Dringlichkeit abgewiesen. Das Gesuch um Anordnung von vorsorglichen Massnahmen wurde der Gesuchsgegnerin zugestellt unter Ansetzung einer Frist zur Einreichung einer Stellungnahme. Innert der ihr gesetzten Frist reichte die Gesuchsgegnerin keine Stellungnahme ein.
Erwägungen
1.
1.1. Zur Anordnung vorsorglicher Massnahmen ist das Gericht am Ort zuständig, an dem die Zuständigkeit für die Hauptsache gegeben ist (Art. 13 lit. a der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO, SR 272]). Örtlich zuständig für Klagen wegen unerlaubter Handlung, wozu auch Verletzungen des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG, SR 241) gehören, ist das Gericht unter anderem am Wohnsitz oder Sitz der geschädigten Person oder der beklagten Partei (Art. 36 ZPO). Die Gesuchstellerin macht im vorliegenden Gesuch geltend, dass die Gesuchsgegnerin im Zusammenhang mit dem von der Gesuchstellerin entwickelten und verwendeten Kennzeichen (vgl. dazu die Rechtsbegehren) unrichtige und irreführende Angaben über ihre Waren mache und mit ihrem unlauteren Verhalten die Gesuchstellerin schädige. Im Rahmen der Zuständigkeitsprüfung kann auf diese Ausführungen der Gesuchstellerin abgestellt werden (vgl. BGE 137 III 32 E. 2.3 S. 34 f.). Nicht zu prüfen ist an dieser Stelle, ob materiell tatsächlich eine unlautere Handlung zum Nachtteil der Gesuchstellerin vorliegt (vgl. Umbricht/Rodriguez/Krüsi, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2021, Art. 129 IPRG N 33; AGE ZK.2016.2 vom 1. Juni 2016 E. 1.1). Die zuständigkeitsbegründenden Tatsachen sind zudem lediglich glaubhaft zu machen. Die Behauptungen der Gesuchstellerin – Schädigung der Gesuchstellerin durch unlauteres Verhalten der Gesuchsgegnerin erscheinen als glaubhaft und sind deshalb für die Beurteilung der Zuständigkeit als wahr zu unterstellen. Im vorliegenden Fall hat die Gesuchstellerin als geschädigte Person ihren Sitz in Basel-Stadt, womit das Gericht örtlich zuständig ist.
1.2 Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bildet ein Antrag auf Erlass einer vorsorglichen Massnahme, lautend auf eine Unterlassung bzw. Beseitigung, gerichtet gegen die Gesuchsgegnerin gestützt auf Art. 9 UWG. Für Streitigkeiten aus dem UWG ist, sofern der Streitwert mehr als CHF 30‘000.– beträgt, die einzige kantonale Instanz zuständig. Die Gesuchstellerin beziffert in ihrem Gesuch den potentiellen Schaden (entgangener Gewinn) mit CHF 100'000.–. Gestützt auf diese nicht bestrittene und nicht offensichtlich unrichtige Angabe ist davon auszugehen, dass die Streitwertgrenze von CHF 30‘000.– erreicht ist (vgl. Art. 91 Abs. 2 ZPO). Funktionell zuständig zum Erlass vorsorglicher Massnahmen ist eine Präsidentin oder ein Präsident des Appellationsgerichts (§ 41, § 88 Abs. 1 und § 91 Abs. 1 Ziffer 7 des Gesetzes betreffend die Organisation der Gerichte und der Staatsanwaltschaft [GOG, SG 154.100]).
2.
2.1 Der Erlass einer vorsorglichen Massnahme setzt voraus, (1) dass dem Gesuchsteller gegenüber dem Gesuchsgegner ein materieller zivilrechtlicher Anspruch (Verfügungsanspruch) zusteht (vgl. Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO), (2) dass der Gesuchsgegner diesen Anspruch verletzt oder zu verletzen droht (vgl. Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO), (3) dass dem Gesuchsteller aus der Verletzung des Anspruchs ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (vgl. Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO), (4) dass die Anordnung einer vorsorglichen Massnahme zeitlich dringlich ist und (5) dass die vorsorgliche Massnahme verhältnismässig ist. Dabei bilden die Voraussetzungen 2 und 3 den Verfügungsgrund (AGE ZK.2020.6 vom 9. Dezember 2020 E. 2.1; ZB.2017.29 vom 14. September 2017 E. 4.1 mit Nachweisen, ZB.2017.27 vom 21. August 2017 E. 5.2.1 mit Nachweisen).
Die Gesuchstellerin muss das Vorliegen dieser Voraussetzungen glaubhaft machen, was das Gericht summarisch zu prüfen hat. Für die Glaubhaftmachung genügt es, wenn aufgrund objektiver Kriterien eine gewisse Wahrscheinlichkeit für die behaupteten Tatsachen bzw. den behaupteten Sachverhalt spricht (Huber, in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 261 ZPO N 25). Reicht die beklagte Partei im ordentlichen Verfahren keine Klageantwort ein, setzt ihr das Gericht eine Nachfrist an. Im summarischen Verfahren dagegen ist ihr keine Nachfrist zu setzen, da dies dem mit dem summarischen Verfahren verfolgten Zweck der Prozessbeschleunigung widersprechen würde (vgl. BGE 138 III 483 E. 3.2.4 S. 488). Nach unbenutztem Ablauf der Frist für die Gesuchsantwort hat das Gericht demgemäss gestützt auf die Tatsachenvorbringen der Gesuchstellerin zu entscheiden (AGE ZK.2016.2 vom 1. Juni 2016, E. 2.1; ZK.2016.2 vom 1. Juni 2016 E. 21.; Klingler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 252 ZPO N 23; Leuenberger, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 223 ZPO N 5).
2.2 Die Gesuchstellerin macht in ihrem Gesuch geltend, sie bzw. ihre Vorgängerin, die […] GmbH, verkaufe seit dem Jahre 2019 über www.forzaelectricmotorsschweiz.ch und […] sowie in ihrem Ladenlokal an der […] in Basel Elektro-Roller unter der Bezeichnung «Forza Electric Motors FEM». Sie lasse die Elektro-Roller in China für sich herstellen und importiere diese in die Schweiz für den Verkauf an Endkunden. Sie sei seit Jahren im Markt etabliert und Marktführerin in der Schweiz. Die Gesuchstellerin lasse ihre Elektro-Roller in spezifisch für sie angefertigen Ausführungen bei Lieferanten in China für sich bauen und verwende für diese Elektro-Roller das in den Rechtsbegehren aufgeführte grafische Kennzeichen «Forza Electric Motors FEM» (nachfolgend: «Kennzeichen FEM»). Das Kennzeichen werde in China vom Produzenten gut sichtbar auf der Front und den Seiten der Elektro-Roller angebracht. Teilweise würden auch gut sichtbare Teile direkt mit dem Kennzeichen FEM bedruckt. Das Kennzeichen FEM, welches auch die Firma beinhalte, werde von der Gesuchstellerin auch als Insigne des Ladenlokals und auf Werbeträgern und Fahrzeugen verwendet. Die Gesuchstellerin habe versucht, das Kennzeichen FEM als Marke zu registrieren, was aber aufgrund der gewählten Farbkombination, welche italienische Produkte suggerierte, vorerst gescheitert sei. Die Gesuchstellerin habe das Markeneintragungsgesuch daraufhin zurückgezogen mit dem Ziel, dieses neu und angepasst wieder einzureichen (Gesuch Rz. 7–13).
B____, der ein ehemaliger Vertriebspartner der Gesuchstellerin sei und als solcher vor zwei Jahren noch bei der Gesuchstellerin einen Kurs absolviert habe, habe im Jahre 2021 mit seiner Frau ein eigenes Unternehmen für den Verkauf von Elektro-Rollern aus China gegründet, welche er vermutungsweise in Standardausführungen bei Zwischenhändlern beziehe. Am 27. Juli 2023 habe B____ das Kennzeichen der Gesuchstellerin in schwarz-weiss als Marke eintragen lassen. In den nachfolgenden Tagen habe die A____ GmbH einerseits über ihren Instagram-Account verlauten lassen, dass sie als Markeninhaber der Premium Marke Forza Electric Motors das Neuste habe, was der Elektro Roller Markt hergebe, exklusiv bei A____. In einem weiteren Post habe sie geschrieben, dass […] und A____ die Marke Forza Electric Motors gekauft hätten und dass sie stolz seien, der Kundschaft den Forza City Go S Elektro-Scooter anbieten zu können. Auf Facebook habe sie geschrieben, dass sie als Markeninhaber von Premium Marken wie Forza Electric Motors, […] die neusten und innovativsten Produkte habe, die es in der Elektromobilität gebe. Ihre blockbuster Produkte im Jahr 2023 seien exklusiv bei ihr erhältlich. Es könne von einem Preisnachlass bis Ende August auf alle Forza Electric Produkte profitiert werden. In einem weiteren Facebook Post habe sie geschrieben, dass alle Forza Fahrzeuge ab jetzt nur noch bei ihr erhältlich seien. Die Gesuchstellerin (richtig: Gesuchsgegnerin) bringe nun auf ihren Standardausführungen das Kennzeichen FEM, vermutlich mit einem billigen Kleber, an, und biete diese als Premium Produkte Forza Electro Motors auf der Webseite an. Die Gesuchstellerin beliefere die Gesuchsgegnerin aber nicht mit Elektro-Rollern. Es sei ausgeschlossen, dass es sich dabei um die Elektro-Roller der Gesuchstellerin handelt. Mit ihrem Vorgehen würde die Gesuchsgegnerin in mehrfacher Weise unlauter gegen einen Mitbewerber im Sinne des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb handeln. Sie mache unrichtige und irreführende Angaben über ihre Waren (Verstoss gegen Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG). Sie suggeriere ihren Kunden mit der Anbringung des Kennzeichens FEM auf ihren Elektro-Rollern, dass diese Fahrzeuge Elektro-Roller der «Premium Marke» Forza Electric Motors wären. Es handle sich aber um Standardausführungen von Elektro-Rollern, welche die Gesuchsgegnerin einfach mit dem Kennzeichen FEM beklebe. Zweitens teile sie Ihren Kunden mit, dass Elektro-Roller der «Premium Marke» Forza Electric Motors nun nur noch und exklusiv bei ihr erhältlich seien, was nicht stimme. Erstens handle es sich nicht um Elektro-Roller der «Premium Marke» Forza Electric Motors. Zweitens seien diese eben nicht bei der Gesuchsgegnerin, schon gar nicht exklusiv, sondern bei der Gesuchstellerin erhältlich. Das Verhalten der Gesuchsgegnerin sei weiter geeignet, Verwechslungen mit den Waren und/oder dem Geschäftsbetrieb der Gesuchstellerin herbeizuführen (Verstoss gegen Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG). Die Gesuchstellerin führe ihre Elektro-Roller bereits seit über 4 Jahren unter der Bezeichnung Forza Electro Motors und dem Kennzeichen FEM. Dass diese im Markt bekannt und von hoher Qualität seien, bezeuge die Gesuchsgegnerin selbst, in dem sie die Elektro-Rollet von Forza Electronic Motors als «Premium Marke» bezeichne. Wenn Sie nun selbst ihre Elektro-Roller mit diesem Kennzeichen FEM versehe, erwecke sie (bewusst) den Eindruck, dass es sich um Produkte der Gesuchstellerin handelt. Mit der Mitteilung der Beschwerdegegnerin per Instagram, wonach sie die «Marke Forza Electric Motors» gekauft habe, suggeriere sie im Markt, dass sie diese von der Gesuchstellerin abgekauft hätte und nun die richtigen Forza Modelle anbiete, und zwar exklusiv, was nicht der Fall sei. Die Gesuchsgegnerin nehme das Kennzeichen FEM der Gesuchstellerin, welches sie über Jahre sorgsam aufgebaut und im Markt etabliert habe, registriere dieses als Marke, und verwendet es nachher als Bezeichnung der eigenen Produkte mit dem Hinweis, dass die Forza Produkte nun bei ihr (exklusiv) erhältlich seien. Damit wolle sie nichts anderes, als unlauter vom Arbeitsergebnis der Gesuchstellerin profitieren und wenn möglich die Gesuchstellerin vom Markt verdrängen. Dies sei ein offensichtlich gegen Treu und Glauben und damit ein auch gegen Art. 2 UWG verstossendes Verhalten bzw. Geschäftsgebaren (Gesuch Rz. 14–29).
Die Gesuchstellerin könne sich nicht auf Markenschutz berufen, da gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung Marken, welche mit der Absicht registriert werden, um vom Ruf eines Dritten zu profitieren, nicht geschützt seien (BGer 4A_100/2013 vom 13. Juli 2016). Solche Marken würden gegen geltendes Recht (UWG) verstossen und seien vom Markenschutz ausgeschlossen (Art. 2 lit. d des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [MSchG, SR 232.11]). Die Gesuchstellerin werde in einem weiteren Verfahren die Nichtigkeit der Markenregistrierung aus diesem Grund feststellen lassen (Art. 52 MSchG) (Gesuch Rz. 30 f.).
Sodann führt die Gesuchstellerin aus, dass dringliche Gründe für den beantragten vorsorglichen Rechtsschutz vorliegen würden. Ohne solchen könne die Gesuchsgegnerin während unter Umständen mehreren Jahren (bei einem Prozess über alle Rechtsmittelinstanzen) mit dem Kennzeichen FEM einen substantiellen Kundenstamm für sich dazugewinnen und könnte diesen auch, wenn sie das Kennzeichen FEM nicht mehr verwenden dürfte, unter Umständen behalten. Potentielle Käufer von Forza Elektro-Rollern, welche ohne das unlautere Verhalten der Gesuchsgegnerin bei der Gesuchstellerin eingekauft hätten, würden unter Umständen bei der Gesuchsgegnerin einkaufen. Damit drohe der Gesuchstellerin ein Umsatz- und Gewinnverlust und damit ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil. Jeder Tag, an welchem die Gesuchsgegnerin ihre Elektro-Roller mit dem von der Gesuchstellerin seit Jahren verwendeten Kennzeichen FEM anbiete, bedeute ein drohender Umsatzverlust der Gesuchstellerin. Da im vorliegenden Fall zu erkennen sei, dass das unlautere Verhalten der Gesuchsgegnerin andauern werde, sofern nicht rechtliche Schritte ergriffen würden, sei die Dringlichkeit gegeben. Die Gesuchsgegnerin biete ihre Modelle mit dem Kennzeichen FEM erst seit ein paar Tagen an. Sie habe offenbar auch ohne dieses Kennzeichen ein funktionierendes Geschäft mit unzählige Filialen in der Schweiz geschaffen. Mit dem Vollzug der vorsorglich begehrten Massnahmen werde damit nicht ein bestehender Umsatz korrumpiert, sondern lediglich eine beabsichtigte Strategie vorsorglich unterbunden. Die Massnahmen müssen darum, auch in Anbetracht dessen, dass die unlautere Strategie zu einem herben Umsatzverlust für die Gesuchstellerin führen könnte, als verhältnismässig bezeichnet werden (Gesuch Rz.32–35).
2.3
2.3.1 Die Gesuchstellerin muss das Vorliegen der Voraussetzungen für den Erlass der vorsorglichen Massnahmen glaubhaft machen, was das Gericht summarisch zu prüfen hat. Für die Glaubhaftmachung genügt es, wenn aufgrund objektiver Kriterien eine gewisse Wahrscheinlichkeit für die behaupteten Tatsachen bzw. den behaupteten Sachverhalt spricht (Huber, a.a.O., Art. 261 ZPO N 25).
Die Gesuchsgegnerin hat innert der ihr gesetzten Frist nicht zum Gesuch Stellung genommen. Sie hat somit weder den Vorwurf des Verstosses gegen das UWG sowie den daraus drohenden nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteil bestritten noch eine freiwillige Einstellung der beanstandeten Handlungen zugesagt oder den Nachweis der Einmaligkeit derselben erbracht. Es ist somit bei der Beurteilung des Gesuches um Erlass von vorsorglichen Massnahmen auf die Tatsachenvorbringen der Gesuchstellerin abzustellen (vgl. Leuenberger, a.a.O., Art. 223 N 5).
2.3.2 Die Gesuchstellerin konnte mit ihrem Gesuch glaubhaft machen, dass sie das Kennzeichen FEM seit längerem für die von ihr bestellten und von ihr verwendeten Elektro-Roller verwendet und dass dieses Kennzeichen als solches im Markt etabliert ist. Die Gesuchstellerin hat ebenso aufgezeigt, dass die Gesuchsgegnerin mit der Bewerbung und dem Vertrieb von Produkten mit dem gleichen Kennzeichen von dieser Marktetablierung des Kennzeichens und dessen Wahrnehmung als Qualitätssiegel in unlauterer Manier profitieren möchte und insbesondere unrichtige und/oder irreführende Angaben macht und Massnahmen ergreift, welche geeignet sind, Verwechslungen mit Produkten bzw. dem Geschäftsbetrieb der Gesuchstellerin zu erwecken. Aufgrund des glaubhaft gemachten Sachverhalts ist von einer Verletzung von Art. 3 Abs. 1 lit. b und d UWG auszugehen. Ebenso wurde glaubhaft gemacht, dass die Gesuchstellerin durch dieses unlautere Verhalten der Gesuchsgegnerin in ihrem Geschäftsbetrieb und ihren wirtschaftlichen Interessen verletzt wird und dass die Weiterführung dieses Verhaltens zu erwarten ist. Damit sind die Voraussetzungen erfüllt, unter welchen gemäss Art. 9 Abs. 1 UWG beim Gericht beantragt werden kann, eine drohende Verletzung zu verbieten und/oder eine bestehende Verletzung zu beseitigen. Es wurde somit glaubhaft gemacht, dass der Gesuchstellerin gegenüber der Gesuchsgegnerin ein materieller zivilrechtlicher Anspruch (Verfügungsanspruch) zusteht und dass die Gesuchsgegnerin diesen Anspruch verletzt und weiter zu verletzen droht.
2.3.3 Neben der (drohenden) Verletzung eines zivilrechtlichen Anspruchs setzt der Erlass von vorsorglichen Massnahmen voraus, dass ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht und die vorsorglichen Massnahmen zeitlich dringlich und verhältnismässig sind. Die Gesuchstellerin macht in ihrem Gesuch glaubhaft, dass die Gesuchsgegnerin mit den unzutreffenden und irreführenden Angaben und damit in unlauterer Weise Kunden dazu verleitet, Produkte mit dem Kennzeichen FEM bei der Gesuchsgegnerin und nicht der Gesuchstellerin zu kaufen, womit der Gesuchstellerin ein Schaden in Form einer Reduktion des Absatzmarktes droht. Es wurde auch glaubhaft gemacht, dass Kunden, die nun einmalig bei der Gesuchsgegnerin solche Produkte kaufen, bei dieser neuen Kundenbeziehung verbleiben können und damit für die Gesuchstellerin nicht mehr wieder zurückgewonnen werden könnten. Es ist damit ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil glaubhaft gemacht. Dasselbe gilt für das Erfordernis der Dringlichkeit. Die Gesuchstellerin konnte glaubhaft machen, dass die Gesuchsgegnerin auf verschiedenen Social Media Kanälen die Produkte mit dem Kennzeichen FEM aktiv und intensiv bewirbt und mit Rabattaktionen die Kundschaft zu einem raschen Kauf auffordert. Es ist nachvollziehbar, dass der drohende Verlust der Gesuchstellerin mit jedem Tag, an welchem dieses Verhalten der Gesuchsgegnerin andauert, zunehmen wird. Es ist daher auch von der Dringlichkeit der beantragten vorsorglichen Massnahme auszugehen.
Die Gesuchstellerin konnte im Weiteren glaubhaft machen, dass die Gesuchsgegnerin für die Weiterführung ihres Geschäfts nicht auf die Verwendung des Kennzeichens FEM angewiesen ist und dass es sich hier um den Aufbau eines neuen Geschäftsfeldes mit der unlauteren Verwendung der von der Gesuchstellerin aufgebauten Markteinführung dieses Kennzeichens geht. Es sind keine überwiegenden Interessen der Gesuchsgegnerin erkennbar, welche gegen die Verhältnismässigkeit der beantragten Massnahmen sprechen würden. Die Verhältnismässigkeit der Massnahme spielt nicht nur bei der Frage eine Rolle, ob eine vorsorgliche Massnahme zu erlassen ist, sondern betrifft auch unmittelbar den Inhalt einer Massnahme. Die Massnahme soll im Rahmen dieser Abwägung nicht weitergehen, als es zum vorläufigen Schutz des glaubhaft gemachten Anspruchs notwendig ist (Huber, a.a.O., Art. 261 ZPO N 23; David et al., in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band I/2, 3. Auflage, Bern 2012 N 624–626). Im Rahmen der Verhältnismässigkeit ist sodann zu beachten, dass die vorsorgliche Massnahme den Hauptprozess nicht präjudizieren soll. Es sind deshalb grundsätzlich nur solche Massnahmen anzuordnen, die reversibel sind. Es ist nicht ersichtlich, inwiefern die von der Gesuchstellerin beantragte Verpflichtung zur Unterlassung der Verwendung des Kennzeichen FEM bzw. der Worte «Forza Electronic Motors» oder «FEM» unverhältnismässig sein sollte, zumal die enge Verknüpfung zwischen diesen Wortbezeichnungen und dem Betrieb bzw. der Produkte der Gesuchstellerin glaubhaft gemacht worden ist. Dies gilt allerdings entgegen dem entsprechenden Rechtsbegehren der Gesuchstellerin nicht für die Verwendung des Wortes «Forza» selbst bzw. alleine, zumal ein Anspruch auf exklusive Verwendung dieses Begriffes für ein Produkt bzw. eines Betriebes auch aus den Bestimmungen des UWG nicht abgeleitet werden kann. Neben dem Anspruch auf Unterlassung der Verwendung des Kennzeichen FEM bzw. der Worte «Forza Electronic Motors» oder «FEM» ergibt sich aus Art. 9 UWG auch ein Anspruch auf Beseitigung einer bestehenden Verletzung. Es ist nicht erkennbar, weshalb die Anordnung der Entfernung solcher Zeichen und/oder Beschriftungen auf Produkten oder in den Publikationen der Gesuchsgegnerin inklusive derjenigen im Internet nicht verhältnismässig sein sollte. Allerdings kann sich dieses Entfernungsgebot nur auf Produkte beziehen, auf welche die Gesuchsgegnerin Zugriff hat.
3.
3.1 Auf Antrag der obsiegenden Partei ordnet das Gericht Vollstreckungsmassnahmen an (Art. 236 Abs. 3 ZPO). Lautet der Entscheid wie vorliegend auf eine Verpflichtung zu einem Tun, Unterlassen oder Dulden kommen als Vollstreckungsmassnahmen die Strafandrohung nach Art. 292 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs (StGB, SR 311.0), die Ordnungsbusse bis CHF 5'000.– und die Tagesbusse bis zu CHF 1'000.– für jeden Tag der Nichterfüllung (als Variante der Ordnungsbusse) in Frage (Art. 343 Abs. 1 ZPO). Über die Anordnung der Vollstreckungsmassnahmen entscheidet das Gericht nach seinem eigenen Ermessen, wobei es den Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu beachten hat (Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasen-böhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, Art. 236 N 25 sowie Art. 343 N 11 und 14). Eine Kombination der verschiedenen Massnahmen ist denkbar (Staehelin, a.a.O., Art. 343 N 15; Jenny, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl., Zürich 2016, Art. 343 N 6; HGer ZH HG160205 vom 21. Januar 2019 E. 8.3, HG190019 vom 21. Juni 2019 E. 5; kritisch hierzu Kellerhals, Berner Kommentar, 2012, Art. 343 ZPO N 10). Die Androhung kann bereits in das zu vollstreckende Urteil aufgenommen werden. Die Höhe der Busse kann, muss aber nicht beziffert werden (Staehelin, a.a.O., Art. 343 N 22).
Vorliegend wurde ein forsches Vorgehen der Gesuchsgegnerin bei der unlauteren Bewerbung der Produkte mit dem FEM Kennzeichen und der eigenen Positionierung im entsprechenden Markt glaubhaft gemacht. Es ist daher die Anordnung einer an die Gesuchsgegnerin gerichtete Tagesbusse nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO (gemäss Gesetz bis zu CHF 1'000.– für jeden Tag der Nichterfüllung) angebracht. Auf eine Bezifferung der allenfalls auszufällenden Tagesbusse ist im jetzigen Zeitpunkt zu verzichten. Weiter ist die Androhung der Tagesbusse mit einer an die Organe der Gesuchsgegnerin gerichteten Strafandrohung nach Art. 292 StGB zu verbinden. Unter Berücksichtigung des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes erscheint eine zusätzliche Androhung einer Ordnungsbusse bis CHF 5'000.– (Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO) hingegen nicht als angezeigt, weshalb hierauf entgegen dem Antrag der Gesuchstellerin verzichtet wird.
Der Gesuchstellerin ist eine angemessene Frist zur Einreichung der Prosekutionsklage zu setzen mit der Androhung, dass die angeordneten Massnahmen bei ungenutztem Ablauf der Frist ohne Weiteres dahinfallen (vgl. Art. 263 ZPO; Huber, a.a.O., Art. 263 ZPO N 22 f.). Es ist von einer angemessenen Prosekutionsfrist von 60 Tagen auszugehen.
3.2 Über die endgültige Verteilung der Prozesskosten vorsorglicher Massnahmen kann grundsätzlich im Endentscheid in der Hauptsache oder mit der vorsorglichen Massnahme entschieden werden (vgl. Art. 104 Abs. 3 ZPO; Jenny, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 104 N 9). Fallen die Prozesskosten im Zusammenhang mit vorsorglichen Massnahmen an, die – wie im vorliegenden Fall – vor Rechtshängigkeit der Hauptsache angeordnet werden, sind sie regelmässig im Entscheid über die vorsorglichen Massnahmen selbst zu verteilen (Sterchi, in: Berner Kommentar, Art. 104 ZPO N 11 und 12). Gemäss der Praxis des Appellationsgerichts (vgl. AGE ZK.2020.6 vom 9. Dezember 2020 E 8.2, ZB.2017.12 vom 23. Juni 2017 E. 2.4.4 mit weiteren Hinweisen; ebenso OGer GL OG.2019.00092 vom 20. Januar 2020 E. 2.2.2; HGer ZH HE160142 vom 1. September 2016 E. 6.1) werden die Gerichtskosten einem solchen Fall unter Vorbehalt eines abweichenden Entscheids im Hauptverfahren vorläufig den Gesuchstellern auferlegt. Dementsprechend trägt die Gesuchsteller die Gerichtskosten von CHF 4'000.– (§ 11 Abs. 1 in Verbindung mit § 10 des Reglements über die Gerichtsgebühren [GGR, SG 154.810]). Eine abweichende Kostenverteilung im allfälligen Hauptprozess bleibt vorbehalten.
Demgemäss erkennt das Appellationsgericht:
://: Der Gesuchsgegnerin wird unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse wegen Verstoss gegen Art. 292 StGB im Fall der Zuwiderhandlung sowie zusätzlich unter Androhung einer Ordnungsbusse von bis zu CHF 1'000.– für jeden Tag der Zuwiderhandlung vorsorglich verboten, das Kennzeichen
bzw. farblich oder grafisch abgeänderte Versionen davon sowie die Wortbezeichnungen «Forza Electronic Motors» oder «FEM», alleine oder im Zusammenhang mit weiteren grafischen Elementen oder Worten ergänzt, zu verwenden oder Dritten (Vertriebspartnern) zur Verwendung zu überlassen, insbesondere auf von ihr selbst oder durch Dritte (Vertriebspartner) betriebenen Social Media Kanälen, Webseiten, Verkaufsläden und auf Elektro-Rollern.
2. Die Gesuchsgegnerin wird unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse wegen Verstoss gegen Art. 292 StGB im Fall der Zuwiderhandlung sowie zusätzlich unter Androhung einer Ordnungsbusse von bis zu CHF 1'000.– für jeden Tag der Nichterfüllung vorsorglich verpflichtet, sämtliche bereits erfolgten Verwendungen des Kennzeichens
bzw. farblich oder grafisch abgeänderte Versionen davon sowie die Wortbezeichnungen «Forza Electronic Motors» oder «FEM», alleine oder im Zusammenhang mit weiteren grafischen Elementen oder Worten ergänzt, zu entfernen bzw. löschen, insbesondere in von ihr selbst oder durch Dritte (Vertriebspartner) im Auftrag der Gesuchstellerin ausgeführten Social Media Posts, auf Webseiten, in Verkaufsläden und auf den sich Besitz der Gesuchstellerin befindlichen Elektro-Rollern.
3. Es wird der Gesuchstellerin eine (erstreckbare) Frist von 60 Tagen nach unbenutztem Ablauf der Frist für ein Rechtsmittel an das Bundesgericht gesetzt zur Einreichung der Klage mit der Androhung, dass die angeordneten Massnahmen bei unbenutztem Ablauf ohne Weiteres dahinfallen. Der Zeitpunkt der Eröffnung dieses Entscheids an die Gesuchsgegnerin wird der Gesuchstellerin mitgeteilt.
4. Für das vorliegende Verfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen trägt die Gesuchstellerin vorläufig die Gerichtskosten von CHF 4'000.–.
Mitteilung an:
- Gesuchstellerin
- Gesuchsgegnerin
APPELLATIONSGERICHT BASEL-STADT
Der Gerichtsschreiber
PD Dr. Benedikt Seiler
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Entscheid kann unter den Voraussetzungen von Art. 72 ff. des Bundesgerichtsgesetzes (BGG) innert 30 Tagen seit schriftlicher Eröffnung Beschwerde in Zivilsachen erhoben werden. Die Beschwerdeschrift ist fristgerecht dem Bundesgericht (1000 Lausanne 14) einzureichen. Für die Anforderungen an deren Inhalt wird auf Art. 42 BGG verwiesen. Über die Zulässigkeit des Rechtsmittels entscheidet das Bundesgericht.
Ob an Stelle der Beschwerde in Zivilsachen ein anderes Rechtsmittel in Frage kommt (z.B. die subsidiäre Verfassungsbeschwerde an das Bundesgericht gemäss Art. 113 BGG), ergibt sich aus den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen. Wird sowohl Beschwerde in Zivilsachen als auch Verfassungsbeschwerde erhoben, sind beide Rechtsmittel in der gleichen Rechtsschrift einzureichen.