Incarto n. 10.2002.24
Lugano 14 settembre 2005/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Chiesa
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 5 settembre 2002 da
IS 1 rappr. da RA 1
contro
CV 1 rappr. dagli RA 2 , e dr. Peter Heinrich, Zurigo
chiedente –così come alla modifica apportata dall’attrice in sede di conclusioni- diversi ordini e divieti a carico della società convenuta relativamente all’uso di determinati marchi rivendicati dall’attrice, la condanna della convenuta al pagamento della somma di fr. 15'000.- a titolo di risarcimento danni, nonché l’autorizzazione a pubblicare il dispositivo della sentenza;
domande cui la convenuta si oppone;
richiamato il decreto superprovvisionale 7 maggio 2002 ottenuto dalle allora istanti IS 1 e __________ Ltd., __________, nei confronti di CV 1 con cui veniva ordinato il sequestro presso il negozio di quest’ultima __________”), sito in Piazza Grande a Locarno, di tutta la merce recante il marchio __________ e/o il marchio “L” e figura di l__________, nonché di tutta la documentazione connessa con l’uso degli stessi marchi (inc. 10.2002.09);
richiamata pure la sentenza provvisionale 2 luglio 2002 con cui, confermando le misure superprovvisionali, veniva fatto ordine alla convenuta –e per essa al presidente del Consiglio d’amministrazione- di cessare con effetto immediato la vendita in qualsiasi forma di prodotti recanti il marchio __________ (nella grafia cosiddetta “Cinemascope”);
congiunta per l’istruttoria questa causa con la causa parallela e analoga nel contenuto, proposta da IS 1 nei confronti di __________, Lugano (inc. 10.2002.25);
svolta l’istruttoria nella causa di merito, presentata dalla sola qui attrice come licenziataria esclusiva di __________ Ltd.;
ammesse con decreto 18 settembre 2003 le istanze (di restituzione in intero per addurre fatti nuovi e per produrre nuove prove, relativamente a entrambi gli incarti) 20 giugno 2003 dell’attrice, rispettivamente 12 giugno, 3 luglio e 31 luglio 2003 la convenuta, in seguito alle quali sono stati assunti all’incarto i documenti AA, BB, nonché 13, 14 e 15 (inc. 10.2002.24);
ammesse con decisione 5 dicembre 2003, rispettivamente 28 gennaio 2004, le istanze di restituzione in intero 9 ottobre e 24 dicembre 2003 della parte convenuta in esito alle quali sono stati ammessi a questo stesso incarto anche i documenti 20, 21 e 22, rispettivamente 26;
preso atto dello svolgimento di un unico dibattimento finale in relazione alle cause congiunte (verbale 24 marzo 2004);
lette le osservazioni conclusive delle parti, rispettivamente 16 marzo 2004 dell’attrice e 24 marzo 2004 della convenuta;
decaduta la possibilità di una transazione extragiudiziale della vertenza con la comunicazione telefonica 19 maggio 2004 del patrocinatore della convenuta, RA 2;
esaminati gli atti e i documenti dell’incarto;
considera
in fatto e in diritto:
1. La menzionata decisione provvisionale 2 luglio 2002 (inc. 10.2002.09), ha riconosciuto la verosimile validità del marchio __________ (nella grafia “Cinemascope”) e il diritto sul medesimo da parte delle istanti, ossia: __________ __________ Ltd. quale titolare di quel marchio svizzero (no. 496056) depositato in data 18 giugno 2001, anche per la classe merceologica 25 (abbigliamento), e IS 1 quale unica licenziataria per i prodotti e il marchio della liteconsorte. Allo stesso marchio, parte convenuta contrapponeva il marchio svizzero no. 458834, ossia il marchio solo verbale “__________”, depositato già il 6 febbraio 1998 dalla società inglese __________) Ltd. e anch’esso relativo alla classe di prodotti 25, di cui licenziataria era la ditta tedesca __________. Distributrice per la Svizzera dei prodotti contestati era la __________, fornitrice di parte convenuta.
Tra l’altro, in merito alla priorità di cui all’art. 6 LPM, il giudice delegato aveva concluso, con esplicito riferimento ai limiti che connotano un giudizio cautelare, per la mancanza di similitudine fra i due marchi, ritenendo determinante, rispetto al marchio verbale, la particolare presentazione grafica del marchio __________. Considerava in conclusione: E’ pertanto sostenibile che la grafia del marchio in questione –tenuto conto dello scopo riservatogli dalla legge di distinguere prodotti o servizi di un’azienda da quelli di un’altra- appaia di importanza determinante e addirittura prevalente sull’indicazione verbale (tanto più con l’aggiunta del nome “__________”), rivestendo innegabile carattere distintivo dei prodotti e non rappresentando una semplice presentazione decorativa del nome Lonsdale (cons. 5).
2. La causa di merito è stata presentata dalla sola IS 1 nella sua veste di licenziataria esclusiva per la Svizzera del marchio contestato, come risulta dall’ addendum no. 1 di data 19 ottobre 2001 al contratto di licenza sul marchio 11 giugno 2001 (doc. I) e dalla dichiarazione 19 luglio 2001 di __________ Ltd. in base alla quale l’attrice è la sola ed esclusiva licenziataria del diritto al marchio __________ per il territorio svizzero (doc. H).
3. Affermando che la ditta inglese __________ (UK) Ltd. aveva acquistato i marchi __________ nel 1997, nei propri allegati introduttivi parte convenuta ricorda come la società tedesca __________ sia stata dapprima licenziataria di __________ __________ Ltd. con la quale avrebbe poi interrotto il rapporto contrattuale in seguito a una procedura giudiziaria estera, vinta –almeno in prima istanza- da __________. La ditta tedesca avrebbe pertanto venduto anche nel nostro Paese merce con il marchio controverso, dapprima in virtù del contratto con __________. e, in un secondo tempo, ossia da novembre 2000, come licenziataria di __________. Rilevata l’anteriorità del deposito del marchio di quest’ultima, sostiene la non validità del marchio usato dall’attrice che pertanto non può essere violato. Si oppone inoltre puntualmente alle domande dell’attrice con argomenti che, se del caso, verranno considerati nel seguito.
4.Al di fuori della presente vertenza, il 17 maggio 2002, __________ (__________. si è opposta ai sensi dell’art. 31 LPM alla registrazione del marchio __________. La decisione dell’IPI –di data 9 aprile 2003- ha giudicato simili i marchi in esame, deducendone l’esistenza di un rischio di confusione: ha pertanto revocato la registrazione del marchio svizzero no. 496 056 a dipendenza della priorità del marchio verbale dell’opponente. In sostanza, è stato considerato che nel marchio combinato in esame (verbale e figurato) l’elemento grafico non appare dominante sulla componente verbale, considerata altresì l’irrilevanza sia dell’aggiunta __________ al nome principale “__________”, sia della grafia (Cinemascope), definita nicht ausnehmend originell (cons. V/4). A titolo abbondanziale può essere ancora osservato che, con decisione 22 aprile 2004 (quindi successiva all’istruttoria di questa causa), la Commissione federale di ricorso in materia di proprietà intellettuale ha confermato la descritta decisione dell’IPI.
5.Inoltre, le parti (parte convenuta nell’allegato di conclusioni e anche in atti precedenti; parte attrice, nelle proprie conclusioni sub 1 e nell’ambito dell’arringa finale) danno atto delle seguenti modifiche intervenute nei loro rapporti, segnatamente quanto al diritto ai marchi. In data 11 giugno 2002 entrambi i marchi sono stati ceduti da __________., rispettivamente da __________. alla società inglese __________ Ltd. che li ha poi concessi in licenza alla __________ Ltd. Questa società ha infine concesso una sublicenza globale –concernente diversi Paesi europei- alla qui attrice IS 1 con contratto 21 novembre 2002 (doc. S). D’altra parte, quest’ultima ha autorizzato __________, nell’ambito di un’ulteriore sublicenza che in sé non interessa la Svizzera, a effettuare consegne di prodotti recanti in particolare il marchio controverso comunque anche nel territorio della Confederazione, ancorché limitatamente agli ordini ricevuti prima del 17 giugno 2003 (doc. 20). Parte convenuta, nella propria memoria conclusiva, afferma pertanto che tutti i marchi “__________” si trovano presso il medesimo detentore del diritto, così che verrebbe a mancare l’attualità dell’interesse giuridico che costituisce un presupposto per un giudizio di proibizione (punto 1.1. in fine). Inoltre, sostiene che nemmeno precedentemente a questa nuova situazione di fatto e di diritto non è mai esistita una violazione del marchio rivendicato dall’attrice poiché la merce da lei venduta le era stata fornita da __________, allora regolare licenziataria di __________., ditta straniera che deteneva un marchio prioritario rispetto all’attrice. Infine, parte convenuta rileva che l’attrice ha concluso con __________ __________ il contratto di licenza di cui già s’è detto, permettendole di accedere al mercato svizzero relativamente alle consegne di ordinazioni ricevute prima del luglio 2003, ciò che concernerebbe quelle vendite al dettaglio su cui è nata la presente vertenza.
6.L’attrice, nelle conclusioni, ribadisce la propria tesi sulla mancanza di similitudine fra il marchio verbale, già di __________ __________. (no. 458834), e il marchio misto -figurativo e verbale- (no. 496056), di guisa che parte convenuta non possa appellarsi alla priorità del primo sul secondo (art. 6 LPM). Inoltre, afferma di aver utilizzato il marchio sul mercato svizzero ben prima della registrazione, segnatamente fin dal 1989, dovendosi pertanto applicare alla fattispecie l’art. 14 LPM. Nella sostanza, mantiene tutte le domande di petizione di cui si dirà nel seguito.
7. Con riferimento a quanto già esposto sub 4, va ricordato che le decisioni –di natura amministrativa- prese nell’ambito della procedura di opposizione, non hanno forza di cosa giudicata in una controversia giudiziaria parallela, ossia avente per oggetto lo stesso marchio, e ciò a dipendenza della cognizione limitata di quelle autorità (Willi, Komm. zum MSchG, 2002, art. 33 LPM, N. 7). In altre parole, nella procedura di opposizione è determinante solo una parte degli elementi che possono invece venir considerati nel procedimento civile (David, Comm. di Basilea alla LPM, 1999, art. 31, N. 5).
Ne consegue, nel solco di questa considerazione, che –non essendo stati proposti in causa altri elementi di giudizio oltre il richiamo all’art. 14 LPM (di cui si dirà nel seguito)- la questione della similitudine dei due marchi appare risolta anche in questa sede giudiziaria, ancorché in senso contrario a quello della decisione cautelare; non vi sono peraltro motivi per scardinare il giudizio dell’IPI, almeno alla luce dei criteri ivi adottati (cfr. il precedente cons. 4) che conclude –come accennato sopra e data l’identità dei prodotti cui sono riferiti i marchi contrapposti- per l’applicazione degli art. 3 cpv. 1 lett. c, 6 e 33 LPM. D’altra parte, l’impressione generale (Erinnerungsbild) che l’attrice attribuisce al proprio segno è un elemento per giudicarne la forza distintiva che tuttavia è stata ritenuta per nulla rilevante dall’autorità amministrativa. Infine, il sillogismo di IS 1 secondo cui, essendo la stessa divenuta in corso di causa licenziataria anche del marchio verbale “______” (già di __________ __________ dovrebbe indurre a considerare superata la questione della similitudine dei due segni, non può essere seguita. Infatti, la petizione è improntata sulla lesione del marchio composto (con grafia Cinemascope) e non del marchio verbale sul quale –semmai- è stata costituita la difesa di parte convenuta. Comunque, al momento in cui l’attrice ha denunciato l’attività commerciale di controparte, asseritamente lesiva del proprio marchio, la vantata licenza in suo favore non esisteva sicuramente ancora.
8.L’attrice –come già ricordato- sembra fondare (almeno subordinatamente) il suo miglior diritto sull’art. 14 LPM in base al quale il titolare di un marchio non può vietare a un terzo di continuare a usare, nella stessa misura, un segno che questi aveva già usato prima del deposito (cfr. comunque replica, pag. 6), con riferimento alle fatture emesse da __________ __________. tra il 1989 e il 2000, ossia in parte anche prima della registrazione del marchio svizzero di __________., direttamente a commercianti svizzeri, per forniture di articoli sportivi, verosimilmente muniti del marchio __________ (doc. V). Sennonché, lo scopo della norma in esame è quello di proteggere l’inesperienza di chi, omettendone la registrazione come marchio, fa uso nella sua attività di un segno distintivo, di fronte ai diritti di una parte che –in un tempo successivo- procede alla regolare registrazione di un marchio simile per il medesimo territorio (David, op. cit., art. 14, N. 1). Il preuso di un segno non può tuttavia essere contrapposto alla forza di un marchio registrato: infatti, la norma permette soltanto la continuazione dell’uso nel senso di un diritto “passivo”; non conferisce invece al terzo nessuna protezione di diritto (Rechtsschutz), ossia nessun diritto di procedere contro il titolare del marchio successivamente registrato (David, op. cit., ibidem, N. 4). Con riferimento al caso concreto, è vero che l’attrice non avrebbe potuto contrapporre il preteso preuso nella procedura di opposizione (Willi, op. cit., art. 31 LPM, N. 16; sic ! 1999, 418), ma è malvenuta a prevalersene anche in questa sede, tenuto conto del suo ruolo nella causa civile e della sua richiesta di vietare alla controparte l’uso del marchio. Non torna conto pertanto di verificare se gli atti istruttori invocati sorreggano il vantato uso da parte dell’attrice nel senso dell’art. 14 LPM.
9.L’attrice si prevale anche delle norme contro la concorrenza sleale, segnatamente dell’art. 3 lett. d LCSl, affermando nelle conclusioni che l’agire della parte convenuta è atto a creare confusione con i prodotti commercializzati dalla parte attrice. E’ ciò che letteralmente aveva affermato nella petizione (pag. 6), non invece in replica. Questo generico richiamo non è stato contestato dalla parte convenuta, se non con un riferimento altrettanto generico e in relazione a una questione del tutto marginale (risposta, pag. 10). Se ne deve concludere, al di là di ogni considerazione sul merito, che la problematica –oltre l’invocazione formale della norma- è rimasta estranea alla vertenza, già per non avere l’attrice in alcun modo sostanziato la sua tesi, in urto con i propri incombenti processuali (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI App., art. 78, N. 120 e 121; CCC 12 luglio 2002 in re P. e P./ C., pag. 5). In concreto, l’enunciazione pura e semplice del rischio di confusione fra prodotti –peraltro in consonanza quasi letterale con l’ipotesi della norma- non rappresenta motivazione sufficiente di una domanda di giudizio indipendente, dal momento che una stessa fattispecie –come quella in esame- può sì essere valutata nell’ottica di normative diverse, ma a condizione che chi sopporta l’onere della prova esponga i diversi presupposti sostanziali di ognuna di esse. D’altra parte, il disinteresse dell’attrice per una soluzione della vertenza fondata sulla LCSl appare confermato dal fatto che essa ha omesso di richiamare le norme della stessa legge che ne configurano la protezione di diritto civile (art. 9 e segg. LCSl).
10. Per quanto attiene alla pretesa lesione di marchi, l’attrice ha esteso le proprie domande anche ai seguenti: “L.” e figura l__________ o qualsiasi altro marchio contenente la parola “__________” e/o la figura l____. Orbene, anche tenuto conto del fatto che il dibattito sul merito della causa non ha coinvolto questi altri marchi i cui diritti sono rivendicati da IS 1, non v’è motivo per non confermare quanto esposto nella sentenza cautelare 2 luglio 2002 sub 8 e 9, ricordando come quella decisione abbia escluso dal divieto imposto alla parte convenuta tutti i marchi in esame all’infuori del marchio __________ (nella grafia “Cinemascope”). In particolare, si era considerato -e si ritiene corretto osservare anche in questa sede- che il solo disegno di una sagoma di l___ in rappresentazioni grafiche di foggia e stile diverso (come indicato nel plico doc. 8 dell’inc. 10.2002.13) non rivela sufficiente carattere distintivo e non solo nel campo specifico dell’abbigliamento, ma in generale: infatti, l’abuso di un segno ne riduce automaticamente la forza distintiva agli occhi del consumatore medio (Willi, op. cit., art. 2 LPM, N. 39 – 41). Per questo motivo la figura in questione può venir considerata alla stregua di un segno di dominio pubblico, ciò che configura un motivo assoluto d’esclusione dalla protezione come marchio (art. 2 lett. a LPM). Inoltre, se un segno è usato come aggiunta a un marchio –com’è per lo più il caso in concreto- è vero che esso può determinarne l’impressione d’assieme a seconda tuttavia dell’apporto al carattere distintivo del medesimo (David, op. cit., art. 3 LPM, N. 11): ma tale qualità viene a mancare –come nei marchi in esame- se il segno aggiuntivo in sé e per sé non presenta tale caratteristica.
Anche per quanto riguarda il marchio L. –con l’aggiunta grafica già descrittaappare corretto riprendere almeno in parte quanto esposto nella sentenza cautelare: in particolare che l’attrice non ne ha rimproverato l’uso alla parte convenuta e che la piccola L. posta sotto la figura del l____ (cfr. doc. F dell’inc. 10.2002.09) rappresenta un elemento grafico certamente di scarso rilievo, tanto più a fronte di quanto già detto a proposito della figura felina.
Concludendo, non v’è motivo, nemmeno in questa sede, per ritenere un’eventuale lesione ad opera di parte convenuta di questi ulteriori segni, fatti registrare dall’attrice.
11. Con la petizione, l’attrice chiede che venga fatto divieto a parte convenuta (con la comminatoria dell’art. 292 CP) di mettere in commercio capi d’abbigliamento e articoli sportivi recanti i marchi da lei rivendicati. La domanda, considerata per quanto fin qui esposto limitatamente al marchio __________, dev’essere respinta. E ciò per due motivi: anzitutto a causa dell’assenza del diritto proprio dell’attrice al marchio controverso in relazione all’applicazione dell’art. 13 LPM (cfr. i precedenti considerandi 7 e 8); in secondo luogo, poiché un divieto come quello qui postulato dovrebbe essere giustificato dalla situazione di fatto al momento della sentenza, dal momento che il giudice deve operare una valutazione prospettata nel futuro (Willi, op. cit., art. 55 LPM, N. 18 e 20). Ciò che in concreto non sarebbe dato, in particolare a dipendenza dei mutamenti intervenuti fra le parti, rispettivamente tra l’attrice e gli altri partners contrattuali della vicenda (in particolare __________), segnatamente dal momento dell’introduzione della causa a quello del giudizio. Infatti, se ora le vendite di parte convenuta fossero lesive di diritti dell’attrice, le ragioni di quest’ultima si fonderebbero su una fattispecie diversa da quella esposta con gli allegati introduttivi della causa presente. E’ ciò che d’altra parte l’attrice ammette esplicitamente (cfr. Conclusioni ad 12), collocandosi però in tal modo al di fuori della “litis contestatio”, definita una volta per tutte nell’ambito dello scambio degli allegati introduttivi (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 78, m. 22).
12. In secondo luogo, l’attrice vuole che alla controparte sia fatto obbligo di indicare la provenienza dei capi d’abbigliamento recanti i marchi contestati. Respingendo la domanda di divieto di commercializzazione, non v’è motivo di disamina di questa ulteriore richiesta; l’origine dei capi messi in vendita a suo tempo dalla parte convenuta è tuttavia (ve ne fosse un interesse) almeno in parte pacifica (cfr. Conclusioni dell’attrice, sub 13.3).
13. Assente qualsiasi lesione di marchio ad opera della parte convenuta, non v’è nemmeno motivo per affrontare la problematica di un eventuale risarcimento, rispettivamente della pubblicazione della presente decisione (petita 1.3 e 1.4).
Motivi per i quali,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia:
1.La petizione 5 settembre 2002 di IS 1 nei confronti di CV 1 è respinta.
2. Le spese fr. 100.e la tassa di giustizia fr. 2'500.totale fr. 2'600.anticipati dall’attrice in misura di fr. 1'000.-, sono posti a suo carico.
Essa verserà inoltre a parte convenuta la somma di fr. 5'000.a titolo di indennità ripetibili.
3. Intimazione a:
- ; - RA 2, Lugano (2 espl.), per sé e per avv. __________, Zurigo.
terzi implicati
TE 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario