Bundespatentgericht 04.02.2015 S2014_008

Bundespatentgericht Tribunal fédéral d e s b r ev e t s Tribunale federale d e i brevetti Tribunal federal d a p a t en t a s Federal Patent Court S2014_008 Urteil v o m 4 . Februar 2015 Besetzung Präsident Dr. iur. Dieter Brändle als Einzelrichter, Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden Verfahrensbeteiligte A LLC, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Christoph Willi und patent-anwaltlich beraten durch Dr. Michael Alt, Klägerin gegen B Inc., vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Georg Rauber und Rechtsanwalt Kaspar Ulmann und patentanwaltlich beraten durch Dr. Michael Kaufmann, Beklagte Gegenstand Vorsorgliche Massnahme

S2014_008 Der Präsident zieht in Erwägung: 1. Mit Eingabe vom 25. September 2014 reichte die Klägerin gegen die Beklagte ein Gesuch um Erlass vorsorglicher/superprovisorischer Mass-nahmen mit folgenden Rechtsbegehren ein: "1. Es sei der Beklagten zu verbieten, die Rechte an folgenden schweizeri-schen Patentanmeldungen oder aus diesen Anmeldungen allenfalls zur Re-gistrierung gelangenden schweizerischen Patenten ganz oder teilweise auf Dritte zu übertragen, insbesondere zu Eigentum oder durch Einräumung von Lizenzen oder Belastungen, oder inhaltliche Änderungen daran vorzuneh-men, bis über die mit gleichem Tag beim Bundespatentgericht anhängig gemachte Abtretungsklage rechtskräftig entschieden ist: - Patentanmeldung CH-Nr. 111, angemeldet am 19. Oktober 2012 und als WO 333 international veröffentlicht am 25. April 2013; - Patentanmeldung CH-Nr. 222 angemeldet am 19. Oktober 2012 und als WO 444 international veröffentlicht am 25. April 2013. 2. Das Institut für Geistiges Eigentum sei anzuweisen, die Verfügungsbe-schränkung gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 in Bezug auf die dort genannten Patentanmeldungen oder aus diesen Anmeldungen allenfalls zur Registrie-rung gelangenden schweizerischen Patenten vorzumerken und das Prüf- und Erteilungsverfahren auszusetzen bis über die mit gleichem Tag einge-reichte Abtretungsklage rechtskräftig entschieden ist. 3. Die Anordnungen gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 seien mit Androhung von Ordnungsbusse von CHF 1000 für jeden Tag der Nichterfüllung und der Be-strafung ihrer Organe wegen Ungehorsam gegen eine amtliche Verfügung nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall zu verbinden. 4. Die Anordnungen gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 bis 3 seien superproviso-risch und ohne vorgängige Anhörung der Beklagten vorzunehmen. 5. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten, zzgl. MwSt, unter Einschluss der Kosten für die notwendigerweise beigezogenen Patentanwälte." 2. Die Klägerin hatte von ihrem Begehren im Hinblick auf die rechtshil-feweise Zustellung an die Beklagte eine englische Übersetzung einge-reicht. Diese erwies sich als offensichtlich nicht mit der gebotenen Sorg-falt vorgenommen, weshalb die Klägerin zu einer Verbesserung angehal-ten wurde. Die verbesserte Übersetzung ging am 28. Oktober 2014 hier ein.

S2014_008 3. Mit Verfügung vom gleichen Tag wurde der Beklagten superproviso-risch verboten, die Rechte an den schweizerischen Patentanmeldungen CH Nr. 111 und CH Nr. 222 oder aus diesen Anmeldungen allenfalls zur Registrierung gelangenden schweizerischen Patenten ganz oder teilwei-se auf Dritte zu übertragen, insbesondere zu Eigentum oder durch Ein-räumung von Lizenzen oder Belastungen, oder inhaltliche Änderungen daran vorzunehmen. Gleichzeitig wurde das Institut für Geistiges Eigen-tum (nachstehend "IGE") angewiesen, in Bezug auf die genannten Pa-tentanmeldungen oder aus diesen Anmeldungen allenfalls zur Registrie-rung gelangenden schweizerischen Patenten eine Verfügungsbeschrän-kung im Patentregister vorzumerken und das Prüf- und Erteilungsverfah-ren einstweilen auszusetzen. Sodann wurde der Beklagten Frist zur Massnahmeantwort angesetzt. 4. Innert erstreckter Frist reichte die Beklagte am 17. Dezember 2014 ih-re Massnahmeantwort ein, mit welcher sie um Aufhebung der superprovi-sorischen Anordnung und Abweisung des Massnahmebegehrens ersuch-te. 5. Mit Schreiben vom 22. Dezember 2014 wurde die Massnahmeantwort der Klägerin zugestellt und ihr mitgeteilt, dass ein weiterer Schriftenwech-sel nicht angeordnet werde; allfällige Bemerkungen zur Massnahmeant-wort hätten bis 7. Januar 2015 zu erfolgen. Darauf ersuchte die Klägerin mit Eingabe vom 7. Januar 2015 darum, die Frist bis 19. Januar 2015 zu erstrecken oder allenfalls zu bestätigen, dass eine Vernehmlassung bis zum entsprechenden Zeitpunkt als rechtzeitig erachtet würde. Daraufhin wurde der Klägerin mit Schreiben vom 8. Januar 2015 bestätigt, dass ei-ne Vernehmlassung bis zum 19. Januar 2015 als rechtzeitig angesehen würde. 7. Mit Eingabe vom 19. Januar 2015 nahm die Klägerin zur Massnahme-antwort Stellung. 8. Die Beklagte ihrerseits verzichtete mit Eingabe vom 27. Januar 2015 – gestützt auf diverse angeführte rechtliche Erwägungen, auf welche noch zurückzukommen sein wird (unten Ziff. 11) - auf weitere Äusserung zur klägerischen Stellungnahme und ersuchte um umgehende Entschei-dung und Zustellung des Massnahmenentscheids. 9. Mit Eingabe vom 29. Januar 2015 nahm die Klägerin zu den angespro-chenen rechtlichen Ausführungen der Beklagten Stellung.

S2014_008 10. Die Parteien, beides amerikanische Gesellschaften, haben ihren Sitz in den USA, weshalb ein internationaler Sachverhalt zu behandeln ist. Gemäss Art. 10 IPRG sind die schweizerischen Gerichte zur Anordnung vorsorglicher Massnahmen zuständig, wenn die schweizerischen Gerich-te oder Behörden in der Hauptsache zuständig sind oder wenn die Mass-nahme am Ort der schweizerischen Gerichte und Behörden vollstreckt werden soll. In der Hauptsache geht es um eine ebenfalls am 25. September 2014 am Bundespatentgericht anhängig gemachte Abtretungsklage im Sinne von Art. 29 PatG betreffend die beiden schweizerischen Patentanmeldungen CH Nr. 111 sowie CH Nr. 222 vom 19. Oktober 2012 (separates Verfah-ren O2014_013). Gemäss Art. 109 Abs. 1 IPRG sind für Klagen betreffend die Gültigkeit oder die Eintragung von Immaterialgüterrechten in der Schweiz die schweizerischen Gerichte am Wohnsitz des Beklagten zuständig. Hat der Beklagte keinen Wohnsitz in der Schweiz, so sind die schweizerischen Gerichte am Geschäftssitz des im Register eingetragenen Vertreters oder, wenn ein solcher fehlt, diejenigen am Sitz der schweizerischen Re-gisterbehörde zuständig. Die Abtretungsklage gemäss Art. 29 PatG gehört neben der Gültigkeits- sowie der Eintragungsklage (vgl. Art. 109 Abs. 1 IPRG) zu den sogenann-ten Bestandesklagen, welche die Frage nach dem Bestand des Immate-rialgüterrechts und nach dessen Rechtsträger zum Inhalt haben.1 Ferner soll die Massnahme in der Schweiz vollstreckt werden, indem die schweizerische Registerbehörde, das IGE, angewiesen werden soll, eine entsprechende Verfügungsbeschränkung vorzumerken. Somit ist die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Bundespatentge-richts für das vorliegende Massnahmebegehren gestützt auf Art. 1 i.V.m. Art. 10 IPRG und Art. 109 Abs. 1 IPRG sowie Art. 26 PatGG gegeben. Gemäss Art. 110 Abs. 1 IPRG ist schweizerisches Recht anwendbar. 11. In prozessualer Hinsicht sind vorweg zwei Bemerkungen anzubrin-gen: 1 Vischer, in: Girsberger/Heini/Keller/Kren Kostkiewicz/Siehr/Vischer (Hrsg.), Kommentar zum IPRG, Zürich 2004, N 4 zu Art. 109 IPRG

S2014_008 Die Klägerin hat, wie oben Ziff. 10 erwähnt, gleichzeitig das vorliegende Massnahmebegehren und eine Klage im ordentlichen Verfahren auf Ab-tretung der streitgegenständlichen Anmeldungen eingereicht. Im Mass-nahmebegehren verweist die Klägerin in Bezug auf den Sachverhalt auf die Ausführungen in der Abtretungsklage und erklärt diese zur Vermei-dung von Wiederholungen zum integralen Bestandteil des Massnahme-begehrens. Die Beklagte erachtet diesen pauschalen Verweis, wie auch die im Massnahmebegehren folgenden Verweise auf Randziffern der Kla-gebegründung, für unzulässig. Dem kann nicht gefolgt werden. Behaup-tungen müssen, wie die Beklagte richtig festhält, so konkret formuliert sein, dass der Gegenseite eine substantiierte Bestreitung möglich ist. Das schliesst pauschale Verweise auf andere Aktenstücke in der Regel aus, aber hier, wo der das Massnahmebegehren begründende Sachverhalt mit dem der Klagebegründung identisch ist, sind die Behauptungen klar er-sichtlich, und es wäre überspitzter Formalismus, diesbezüglich eine Wie-derholung im Massnahmebegehren zu verlangen. Sodann nimmt die Beklagte ihren Verzicht auf weitere Ausführungen zur Stellungnahme der Klägerin vor in der Erwägung, dass "- der Präsident den Schriftenwechsel mit Schreiben vom 22. Dezember 2014 abgeschlossen hat; - die Gesuchsgegnerin mit ihrer Stellungnahme eine umfassende Massnahmen-replik mit zwei Bundesordnern Beilagen eingereicht hat; - eine solche Nachbesserung des Massnahmengesuchs ausgeschlossen ist (siehe u.a. publizierte Erwägungen 3.1 und 3.2 des Entscheids des Obergerichts Zürich vom 30. Mai 2014 in ZR 2014, No. 56; Entscheid des Obergerichts Bern vom 21. September 2012, ZK 12217, Rz. 22 ff.); - die Gesuchstellerin keine Gründe gemäss Art. 229 ZPO für die Beanspruchung eines Novenrechts geltend macht; - der Präsident der Gesuchsgegnerin auch keine Frist angesetzt hat, um sich all-gemein oder zu bestimmten neuen Behauptungen der Gesuchstellerin in ihrer Stellungnahme zu äussern, - weshalb auf solche neue Behauptungen im Massnahmenentscheid selbst dann nicht abzustellen wäre, wenn sie relevant wären (siehe dazu jüngstes Urteil des Bundesgerichts vom 12. Dezember 2014 in der Rechtssache 5A_815/2014, Erw. 3.2; publizierte Erwägung 3.2 des Entscheids des Zürcher Obergerichts vom 30.

S2014_008 Mai 2014, ZR 2014 No. 56, S.182 linke Spalte oben; ERNST F. SCHMID, Ent-wicklungen in Zivilprozessrecht- und Schiedsgerichtsbarkeit, SJZ 111 [2015] 37ff., Ziff. 9 mit dortigen weiteren Verweisen); - es daher unnötig ist und aus Sicht der mit dem Superprovisorium belasteten Gesuchsgegnerin auch unvernünftig wäre, die Behauptungen und Argumente in der Stellungnahme nunmehr ihrerseits im Einzelnen zu diskutieren; - was allerdings nicht heisst und nicht heissen kann, dass die Gesuchsgegnerin diese Behauptungen oder Argumente anerkennt". Mit der Klägerin kann dieser Auffassung der Beklagten nicht gefolgt wer-den. Weder geht es um einen weiteren Schriftenwechsel, noch um eine Massnahmereplik, noch um eine Nachbesserung des Massnahmebegeh-rens, noch um ein Novum im Sinne von Art. 229 ZPO, sondern vielmehr um eine Stellungnahme der Klägerin zur Massnahmeantwort im Rahmen der Wahrung ihres sogenannten unbedingten Replikrechts (vergl. BGE 138 I 154 E. 2.3.3 S. 157, 137 I 195 E. 2.3.1 S. 197, 133 I 100 E. 4.3-4.7 S. 102 ff.). Dieses Replikrecht hat das Bundesgericht – entgegen der Darstellung der Beklagten – im von ihr angeführten Entscheid 5A_815/2014 (recte 5A_814/2014) für das Massnahmeverfahren auch keineswegs ausgeschlossen, sondern lediglich relativiert. Die Stellung-nahme der Klägerin ist deshalb zu berücksichtigen, allerdings nur inso-weit als die Ausführungen der Beklagten in der Massnahmeantwort dazu Anlass gegeben haben. Soweit die Darlegungen der Klägerin darüber hinausgehen, sind sie nicht zu berücksichtigen (analog BGE 4A_487/2014 E. 1.2.4.). Mit der Beklagten und entgegen der Klägerin ist selbstverständlich davon auszugehen, dass der Umstand, dass sich die Beklagte nicht mehr zu diesen Darlegungen der Klägerin äussert, kei-neswegs deren Anerkennung beinhaltet. Es verhält sich vielmehr so, dass dort, wo Ausführungen in der Massnahmeantwort und in der Stellung-nahme der Klägerin dazu sich widersprechen, von diesen widersprüchli-chen Darstellungen der Parteien auszugehen ist. 12. Die Klägerin beantragt mit der (ordentlichen) Abtretungsklage die Übertragung der Inhaberschaft an den beiden schweizerischen Patent-anmeldungen CH Nr. 111, angemeldet am 19. Oktober 2012 und als WO 333 international veröffentlicht am 25. April 2013 sowie CH Nr. 222, angemeldet am 19. Oktober 2012 und als WO 444 international veröffent-licht am 25. April 2013.

S2014_008 13. Zur Begründung ihres Anspruchs macht die Klägerin geltend, diese beiden Anmeldungen würden eine Kombinationstherapie aus mindestens den beiden direkt wirkenden antiviralen Wirkstoffen Sofosbuvir und Ledi-pasvir mit und ohne Ribavirin betreffen, jedenfalls aber ohne Interferon, zur Behandlung eines mit dem Hepatitis-C Virus (HCV), Genotyp 1, infi-zierten Patienten über einen kurzen Zeitraum von bevorzugt 12 Wochen. Diese von der Beklagten in ihren Anmeldungen beanspruchte Erfindung beruhe allein auf der schöpferischen Leistung der Klägerin bzw. ihrer Rechtsvorgängerin. Es liege kein Fall von Doppelerfindung vor. Den von den Anmeldungen als Erfindung beanspruchten Gegenstand habe die Beklagte nicht aufgrund eigener Forschungs- oder Entwicklungstätigkeit konzipiert und entwickelt. Dieser beruhe allein auf Informationen der Klä-gerin, welche die Beklagte unberechtigt entnommen habe. Die Beklagte habe keinen eigenen schöpferischen Beitrag erbracht. Tatsächlich Berechtigte sowie ursprüngliche Erfindungsbesitzerin der den beiden Anmeldungen zugrunde liegenden Erfindung sei die Klägerin. Sie sei deshalb berechtigt, die Abtretung der Ansprüche auf Erteilung der Pa-tente aus den Anmeldungen zu verlangen. Sie sei die Rechtsnachfolgerin der C Inc., eines forschendes Arzneimit-telunternehmens mit Sitz in den USA. Mit Vereinbarung vom 24. Oktober 2012 habe C Inc. alle Rechte und rechtlichen Interessen an den Erfin-dungen auf die Klägerin übertragen, die Gegenstand der Anmeldung PCT/US660 seien. Diese Anmeldung mit dem Titel "Methods for treating HCV" entspreche der veröffentlichten internationalen Patentschrift WO 555 und beanspruche die Priorität US 661 vom 16. September 2011 und US 662 vom 18. November 2011. Anspruch 3 betreffe die Kombinati-on von PSI-7977 (entspreche Wirkstoff 10 = Sofosbuvir) und GS-5885 (entspreche Wirkstoff 6 = Ledipasvir). Die Verabreichung einer Kombination aus den beiden eigenen, proprietä-ren Wirkstoffen Sofosbuvir und Ledipasvir zur Behandlung von HCV hät-ten sie und die mit ihr verbundenen Unternehmen lange Zeit vor der Be-klagten entwickelt und erfunden. Während es sich bei GS-5885 um eine Eigenentwicklung von C Inc. handle, sei PSI-7977 von D, Inc., USA, ent-wickelt worden. Im Januar 2012 habe C Inc. die Rechte an PSI-7977 zu-sammen mit der Akquisition des gesamten Unternehmens erworben. Am 16. September 2011, nachdem C Inc. der D bereits ein Übernahme-angebot unterbreitet gehabt habe, habe C Inc. ihre erste Prioritätsanmel-dung US 661 gemacht. Die Anmeldung offenbare eine Therapie zur Be-

S2014_008 handlung von HCV, insbesondere des Genotyps 1, durch Verabreichung der Kombination des Wirkstoffs 6 mit dem Wirkstoff 10 über einen Zeit-raum von 12 Wochen. Dabei entspreche Wirkstoff 6 der Struktur von GS-5885 (Ledipasvir) und Wirkstoff 10 der Struktur von PSI-7977 (Sofosbu-vir). Bis zu diesem Zeitpunkt sei die Struktur von GS-5885 (Ledipasvir) nur als unbenannter Wirkstoff veröffentlicht gewesen, u.a. als "Wirkstoff 6". Die Patentanmeldung US 661 offenbare alle wesentlichen Merkmale der durch die streitigen Anmeldungen beanspruchten Erfindung. In der An-meldung der Klägerin werde eine Therapie durch die Kombination von mindestens zwei direkt wirkenden antiviralen Mitteln offenbart, mit und ohne Ribavirin, jedenfalls aber ohne Interferon, wobei die negativen As-pekte der Verabreichung von Interferon hervorgehoben und die Vorteile der Verwendung von Kombinationen mindestens zweier Wirkstoffe ohne Interferon offenbart würden. Insbesondere werde die für die technische Lehre der streitigen Anmeldungen entscheidende Kombination von Ledi-pasvir (GS-5885) und Sofosbuvir (PSI-7977) offenbart, so namentlich die Kombination der direkt wirkenden, antiviralen Wirkstoffe 6 (=GS-5885) und 10 (=PSI-7977) zur Behandlung des HCV. Darüber hinaus seien ver-schiedene Behandlungsdauern offenbart worden, insbesondere auch die in den streitigen Anmeldungen bevorzugt genannte Behandlungsdauer von 12 Wochen. Die beanspruchte Kombination sei auch für die Behand-lung des HCV Genotyps 1 offenbart worden, dessen Behandlung bei der Suche nach neuen Therapiemöglichkeiten im Vordergrund gestanden sei. Zusammenfassend sei daher festzuhalten, dass die Klägerin bzw. ihre Rechtvorgänger bereits am 16. September 2011 im Besitz der durch die beanstandeten Streitpatentanmeldungen beanspruchten Erfindung gewe-sen seien. Gegenüber ihrem Abtretungsanspruch könne sich die Beklagte auch nicht mit der Behauptung verteidigen, den von den streitigen Anmeldungen be-anspruchten Gegenstand selber erfunden zu haben. Das Gegenteil sei der Fall: Nachdem die Klägerin bereits Erfindungsbesitz gehabt habe, habe die Beklagte in den USA insgesamt sechs sukzessive Patentanmel-dungen vorgenommen, die sich mit der oralen Therapie des HCV Virus befasst hätten und diese schrittweise auf die klägerische Erfindung weiter angepasst, jedes Mal nachdem sie Kenntnis über weitere Einzelheiten der klägerischen Erfindung erlangt habe.

S2014_008 Die ersten Prioritätsanmeldungen der Beklagten datierten vom 21. Okto-ber 2011 (US 663 ohne Ribavirin bzw. US 664 mit Ribavirin) und damit später als diejenigen der Klägerin vom 16. September 2011. In diesen ersten Prioritätsanmeldungen führe die Beklagte Kombinationen von ei-genen Wirkstoffen zur HCV-Behandlung auf, die optional auch mit einer grossen Zahl von in allgemeiner Weise genannten Wirkstoffen der Kon-kurrenz kombiniert werden könnten. In den Prioritätsanmeldungen vom 21. Oktober 2011 werde die besondere Kombination von Ledipasvir (GS-5885) und Sofosbuvir (PSI-7977) nicht offenbart. Den klägerischen Wirk-stoff Ledipasvir nenne die Beklagte nur durch Bezugnahme auf die Num-mer GS-5885, ohne dessen chemische Struktur zu offenbaren. Die feh-lende Offenbarung sowie die nur ganz allgemeine Nennung von GS-5885 sei kein Zufall gewesen; im Zeitpunkt der Prioritätsanmeldungen der Be-klagten sei dessen chemische Struktur nicht öffentlich bekannt gewesen. Die Beklagte habe diesen Wirkstoff weder selber entwickelt noch sonst in irgendeiner Weise davon Kenntnis erlangt. Die Beklagte habe deshalb über keine Informationen über die chemische Struktur von GS-5885 und deren Kombination mit PSI-7977 verfügt. Im Jahr 2009 habe die Beklagte Interesse am Erwerb von D gezeigt, um ihrerseits die Rechte am Wirkstoff PSI-7977 zu erlangen. Im Verlauf die-ser Gespräche habe die Beklagte Zugang zu einem Datenraum gehabt, der Dokumente zu den Wirkstoffen PSI-7851 und PSI-7977 enthalten ha-be. Diese Dokumente unterlägen der Geheimhaltung. Während diesen Gesprächen über eine mögliche Übernahme habe D der Beklagten Zu-gang zum Datenraum gestützt auf eine Vertraulichkeitsvereinbarung ge-währt, welche u.a. die Weitergabe von vertraulichen Informationen im Zu-sammenhang mit der Entdeckung und Entwicklung von Wirkstoffen zur Behandlung von Hepatitis-C untersagt habe. Im Oktober und November 2009 und gestützt auf die von der Beklagten unterzeichnete Vertraulich-keitsvereinbarung habe D u.a. folgenden Mitarbeitern der Beklagten Ein-blick in umfangreiche Dokumente zum Wirkstoff PSI-7977 gewährt: V, W, X, Y und Z. Dabei handle es sich um dieselben Personen, welche in den Prioritätsanmeldungen der Beklagten vom 21. Oktober 2011 als angebli-che Erfinder benannt worden seien. Zur angeblichen Akquisition von D bzw. der Rechte an PSI-7977 durch die Beklagte sei es nie gekommen. Nach den Prioritätsanmeldungen vom 21. Oktober 2011 habe die Beklag-te zwei weitere Prioritätsanmeldungen vorgenommen (am 21. November 2011 und am 17. Januar 2012). Erst in den vierten Anmeldungen vom

S2014_008 17. Februar 2012 habe die Beklagte die mögliche Kombination von PSI-7977 und GS-5885 offenbart. Die Einreichung der vierten Prioritätsanmeldungen sei 14 Tage nachdem die Klägerin an einer Telefonkonferenz mit Investoren die streitgemässe Kombination erstmals vorgestellt hätte, erfolgt. Diese Telefonkonferenz habe am 2. Februar 2012 stattgefunden. Im Laufe dieser Gespräche hät-te die Klägerin die Absicht geäussert, mit PSI-7977 und GS-5885 klini-sche Versuche der Phasen II und III über einen Zeitraum von 12 Wochen durchzuführen. Die chemische Struktur von GS-5885 habe die Klägerin nicht öffentlich gemacht. Auch in diesen vierten Prioritätsanmeldungen – wie auch in den folgenden fünften Prioritätsanmeldungen (US Nr. 665 vom 3. April 2012 mit Ribavirin bzw. US 666 vom 2. April 2012 ohne Ribavirin) habe die Beklagte die chemische Struktur des Wirkstoffs GS-5885 nicht aufzuzeigen vermocht. Um eine rechtsgenügende Offenba-rung vorzunehmen, aber in Ermangelung eigener Informationen, habe die Beklagte auf Quellen Dritter zur Bestimmung der chemischen Struktur verwiesen. Indessen hätten die von der Beklagten angegebenen Links die chemische Struktur von GS-5885 nicht offenbart. Am 18. April 2012 habe die International Conference on Antiviral Rese-arch in Sapporo, Japan, stattgefunden. Diese Konferenz stelle Forschern ein interdisziplinäres Forum zur Diskussion jüngster Entwicklungen im Bereich der antiviralen Forschung zur Verfügung. An dieser Konferenz habe die Klägerin erstmals die Struktur des Wirkstoffs GS-5885 offenbart. Sechs Wochen später sei die Reaktion der Beklagten in der Form erneu-ter Prioritätsanmeldungen erfolgt: Am 6. Juni 2012 habe die Beklagte ihre sechsten Patentanmeldungen (vgl. US Nr. 667 ohne Ribavirin bzw. US 668 mit Ribavirin) gemacht. In diesen Prioritätsanmeldungen habe sie erstmals die chemische Struktur des Wirkstoffs GS-5885 offenbart. Die Anmeldungen der Beklagten beinhalteten keine klinischen Daten zur Kombination von PSI-7977 und GS-5885. Die Abwesenheit klinischer Da-ten sei darauf zurückzuführen, dass die Beklagte klinische Versuche mit der Kombination von PSI-7977 und GS-5885 nie durchgeführt habe. Stattdessen beschränke sie sich darauf, mittels eines Computermodells die Wirksamkeit einer Kombination zu berechnen. Indessen gebe die Be-klagte keine Erklärung ab, woher die Daten stammten, auf deren Grund-lage die Berechnungen angeblich erfolgt seien. Dies lasse keinen ande-ren Schluss zu, als dass die Daten zu den Wirkstoffen und der Gedanke zur Kombination von der Klägerin bzw. D stammten.

S2014_008 Die Tatsache, dass die Beklagte auch im Zeitpunkt der sechsten Priori-tätsanmeldung (6. Juni 2012) keine eigenen klinischen Daten über die Kombination von PSI-7977 und GS-5885 zur Behandlung von HCV ge-habt habe, werde durch eine andere Patentanmeldung der Beklagten be-stätigt. So habe die Beklagte im Erteilungsverfahren für das Patent US 669 (angemeldet am 4. September 2012) auf die klinischen Studien der Klägerin verweisen müssen, um die erfindungsgemässe Lehre der Kombination von PSI-7977 und GS-5885 zur Behandlung des HCV Ge-notyps 1 über einen Zeitraum von 12 Wochen ohne die Verabreichung von Interferon aber mit Ribavirin darzulegen. Nur durch Rückgriff auf Da-ten der Klägerin sei es der Beklagten gelungen, den Behandlungserfolg dieser Kombination gegenüber dem amerikanischen Patentamt darzule-gen. Dabei habe die Beklagte in ihrer Eingabe vom 6. März 2013 auf Da-ten einer Studie verwiesen, welche die Rechtsvorgängerin der Klägerin im Mai 2012 durchgeführt habe. Die Bezugnahme auf die klägerischen Daten beweise, dass die Beklagte bis zum heutigen Tag keine eigenen klinischen Studien über den Gegenstand der Streitpatentanmeldungen durchgeführt habe. Die Beklagte habe keine Rechte an den Wirkstoffen Sofosbuvir und Ledipasvir. An diesen Einzelwirkstoffen als auch an deren Kombination sei die Klägerin allein berechtigt. Einzig die Klägerin habe die Wirksamkeit dieser beiden Arzneistoffe allein und in Kombination kli-nisch erforscht und zur Zulassungsreife entwickelt. Mangels entspre-chender Daten habe die Beklagte keine Aussicht, dass ihr je die Marktzu-lassung für ein Arzneimittel mit einer Kombination aus diesen beiden Arz-neistoffen erteilt werde. Die nun beantragten Massnahmen dienten dazu, den Status quo aufrecht zu erhalten, solange über die Abtretungsklage noch nicht rechtskräftig entschieden sei. Ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil liege darin, dass die Be-klagte durch Übertragung der beiden genannten Anmeldungen auf einen Dritten die Durchsetzung der Abtretungsklage erschweren, wenn nicht ganz verunmöglichen würde. Mit der Übertragung der Rechte an einen Dritten würde die Passivlegitimation der Beklagten entfallen und sie wäre gezwungen, die Abtretungsklage gegenüber dem Erwerber anzustrengen. Dadurch würde eine Rechtsverfolgung massiv verzögert und verteuert. Die zeitliche Dringlichkeit bestehe deshalb, weil die Beklagte über dieses Gesuch zusammen mit der Abtretungsklage in Kenntnis gesetzt werde und es bestehe ernstliche Gefahr, dass die Beklagte Massnahmen treffen werde, um die Rechtsdurchsetzung zu erschweren oder zu verunmögli-

S2014_008 chen. Die Gefahr der Vereitelung könne nur durch den Erlass superprovi-sorischer Massnahmen abgewendet werden. 14. Bevor auf die Massnahmeantwort einzugehen ist, scheint es ange-zeigt, zur Fokussierung der Beurteilung zuerst zu behandeln, welche Massnahme gestützt auf das Massnahmebegehren überhaupt angeord-net werden könnte (vergl. Ziff. 16), weil dann die Massnahmeantwort an-schliessend nur noch in Bezug darauf zu behandeln wäre. 15. Das Gericht trifft gemäss Art. 261 Abs. 1 ZPO die notwendigen vor-sorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verlet-zung zu befürchten ist (lit. a) und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (lit. b). Glaubhaft gemacht ist eine Behauptung, wenn der Richter sie überwiegend für wahr hält, d.h. selbst wenn nicht alle Zweifel beseitigt sind. Die Gegenpartei hat ihre Einreden oder Einwendungen ebenfalls nur glaubhaft zu machen.2 Ferner muss ei-ne gewisse zeitliche Dringlichkeit gegeben sein und die anzuordnende Massnahme muss zudem verhältnismässig sein.3 Eine vorsorgliche Massnahme kann jede gerichtliche Anordnung sein, die geeignet ist, den drohenden Nachteil abzuwenden, insbesondere u.a. ein Verbot oder eine Anweisung an eine Registerbehörde (vgl. Art. 262 lit. a und c ZPO). 16. Die Massnahme kann nur angeordnet werden, soweit sie zur Vereite-lung eines nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils erforderlich ist. Diesbezüglich hat die Klägerin in ihrer Massnahmebegründung ausge-führt: "III. Nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil 16. Der nicht leicht wieder gutzumachende Nachteil liegt darin begründet, dass die Beklagte durch Übertragung der Streitpatentanmeldungen auf einen Dritten, und sei es auch nur an eine nahestehende Person im Ausland, die Durchsetzung der Abtretungsklage erschweren, wenn nicht ganz verunmöglichen kann. Die Passivlegitimation der Abtretungsklage ist auf die Beklagte beschränkt, welche die im Patentregister eingetragene Inhaberin der Streitpatentanmeldungen ist. Mit der Übertragung der Rechte an den Streitpatentanmeldungen entfällt die 2 BGE 132 III 83 E. 3.2; BGE 103 II 287 E. 2; Leuenberger/Uffer-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Bern 2010, RZ 11.193 f. 3 BSK ZPO-Sprecher, N 10 zu Art. 261 ZPO

S2014_008 Passivlegitimation der Beklagten in Bezug auf die hängige Abtretungsklage. Das Verfahren wird gegenstandslos. Ob die Klägerin ihren Abtretungsanspruch ge-genüber dem Erwerber dann noch durchsetzen kann, ist ungewiss. Jedenfalls muss dadurch eine neue Klage erhoben werden, was die Rechtsverfolgung mas-siv verzögert. Der damit drohende Nachteil lässt sich finanziell nicht quantifizie-ren und damit nachträglich auch nicht mehr wiedergutmachen. 17. Ähnlich verhält es sich mit der Einräumung von Rechten (Lizenzen oder Ver-pfändungen). Sind die Dritten gutgläubig, so muss sich die Klägerin der Rechts-erwerb entgegenhalten lassen. Gemäss Art. 29 Abs. 3 PatG haben Dritte An-spruch auf eine nicht ausschliessliche Lizenz gegenüber dem besser berechtig-ten Abtretungskläger, wenn sie die Erfindung im Inland bereits benützt oder be-sondere Veranstaltungen dazu getroffen haben. Der durch eine derartige Lizen-zerteilung drohende Nachteil lässt sich finanziell nicht quantifizieren und deshalb nachträglich auch nicht mehr wiedergutmachen. 18. Durch die Sistierung des Patenterteilungsverfahrens soll verhindert werden, dass die Beklagte inhaltliche Änderungen an den Streitpatentanmeldungen vor-nimmt, um den Ausgang des Prozesses zu beeinflussen oder der Klägerin die Rechtsdurchsetzung zu erschweren. Die Einschränkungen für die Änderung er-teilter Patente gelten für Patentanmeldungen nicht, vgl. Art. 24 PatG. Entspre-chend kann die Beklagte weitere Änderungen an den hängigen Streitpatentan-meldungen vornehmen, unter Einschluss der technischen Unterlagen, allenfalls unter Vorbehalt der Zustimmung des IGE, vgl. Art. 51 und 64 PatV. Durch die in-haltliche Änderung der Streitpatentanmeldungen kann die Beklagte der Klägerin die Durchsetzung ihres Abtretungsanspruches massiv erschweren, wenn nicht vollständig verunmöglichen. Der durch Änderungen der Streitpatentanmeldungen drohende Nachteil lässt sich finanziell nicht quantifizieren, weshalb er nachträg-lich auch nicht mehr wiedergutgemacht werden kann." Die Klägerin begründet demnach einen nicht leicht wiedergutzumachen-den Nachteil bezüglich dreier möglicher Handlungen der Beklagten, die es mit der beantragten Massnahme zu verhindern gelte, nämlich 1. die Übertragung der Streitpatentanmeldungen auf einen Dritten (RZ 16), 2. die Einräumung von Rechten (Lizenzen oder Verpfändungen) gegen-über Dritten (RZ 17) und 3. inhaltliche Änderungen an den Streitpatent-anmeldungen (RZ 18). Diese drei zu verbietenden Handlungen werden erfasst vom Rechtsbe-gehren 1. Darauf wird gleich zurückzukommen sein (unten Ziff. 17.)

S2014_008 Mit keinem Wort begründet die Klägerin indes, wie die Beklagte richtig feststellt, welchen Nachteil die Fortführung des Prüf- und Erteilungsver-fahrens am IGE, welche mit Rechtsbegehren 2 unterbunden werden soll, für die Klägerin mit sich bringen würde. Damit fehlt es diesbezüglich an einer der Voraussetzungen zur Verhängung einer vorsorglichen Mass-nahme, weshalb das Rechtsbegehren 2 abzuweisen ist, soweit es das Prüf- und Erteilungsverfahren betrifft. Entsprechend ist die diesbezügliche superprovisorische Anordnung aufzuheben, womit der Fortsetzung des Prüf- und Erteilungsverfahren durch das IGE nichts im Wege steht. Einer ausdrücklichen Anweisung an das IGE bedarf es nicht. Anzufügen bleibt, dass die Klägerin den Nachteil, der ihr aus der Patenterteilung erwachsen würde, in ihrer Stellungnahme zur Massnahmeantwort behandelt. Das ist aber als verspätet nicht zu hören. Die Darlegung des spezifischen, nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils, dessen Eintritt mit einer be-stimmten beantragten Massnahme (hier gemäss Rechtsbegehren 2) ver-hindert werden soll, gehört zum Fundament eines Massnahmebegehrens. Diesbezügliche Ausführungen sind deshalb in der Massnahmebegrün-dung vorzubringen und können nicht in einer Stellungnahme zur Mass-nahmeantwort nachgeliefert werden. 17. Die Beklagte beantragt mit der Massnahmeantwort im Hauptbegehren die Aufhebung der superprovisorischen Anordnung und die Abweisung des Massnahmebegehrens (Antrag 1). Eventualiter beantragt sie die Auf-hebung lediglich der superprovisorischen Anweisung an das IGE, das Prüf- und Erteilungsverfahren auszusetzen, und weiter, die superproviso-rischen Anordnungen im Übrigen und unter Vorbehalt einer späteren Auf-hebung bis zum Entscheid über die Abtretungsklage aufrecht zu erhalten (Antrag 2). In der Begründung der Massnahmeantwort hat die Beklagte das Rechtsbegehren 1 aber sinngemäss anerkannt, indem sie erklärte, sie könne auch gegenüber dem Gericht ausdrücklich bestätigen, dass sie nicht einmal in Betracht ziehe, die befürchteten Handlungen vorzuneh-men. Damit ist diesbezüglich die superprovisorische Anordnung aufrecht zu erhalten. Entsprechend erübrigt sich eine weitere Auseinandersetzung mit der Klageantwort. 18. Die Kosten dieses Verfahrens sind von der Klägerin zu beziehen. Die endgültige interne Verteilung der Gerichtskosten unter den Parteien sowie die Regelung der Entschädigungsfolgen bleiben dem Entscheid im or-dentlichen Verfahren vorbehalten. Die Höhe der Gerichtsgebühr bemisst sich nach dem Streitwert. Entge-gen Art. 221 Abs. 1 Bst. c in Verbindung mit Art. 219 ZPO hat die Klägerin

S2014_008 keinen Streitwert des Massnahmeverfahrens benannt. Im ordentlichen Verfahren hat sie den Streitwert mit CHF 1 Mio. übersteigend, will heis-sen, nach oben offen, beziffert. Die Beklagte ihrerseits sagt in der Mass-nahmeantwort, auf den Streitwert werde in der Hauptsache zurückzu-kommen sein; er sei substantiell und übersteige jedenfalls den Betrag von CHF 10 Mio. Für die Bestimmung des Streitwertes im Massnahmeverfah-ren sind diese Angaben der Parteien nicht zielführend. Hingegen verlangt die Beklagte für den Fall der Aufrechterhaltung der superprovisorischen Anordnung der Aussetzung des Prüf- und Erteilungsverfahrens eine Si-cherheit von CHF 5 Mio. Damit liegt zwar nur eine Angabe bezüglich des Interesses der Beklagten am Ausgang des vorliegenden Verfahrens vor, während eine entsprechende Angabe der Klägerin fehlt. Nachdem aber für die Bemessung des Streitwertes das Interesse des Beklagten mitzu-berücksichtigen ist (BGE 92 II 62 E. 3), kann, ausgehend von dieser An-gabe der Beklagten, von einem Streitwert des Massnahmeverfahrens von CHF 5 Mio. ausgegangen werden. Der Präsident erkennt: 1. In Bestätigung der superprovisorischen Anordnung vom 28. Oktober 2014 wird der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse bis zu CHF 5'000.– im Widerhandlungsfall einstweilen, bis zum Entscheid im ordentlichen Verfahren, verboten, die Rechte an folgenden schweizeri-schen Patentanmeldungen oder aus diesen Anmeldungen allenfalls zur Registrierung gelangenden schweizerischen Patenten ganz oder teilweise auf Dritte zu übertragen, insbesondere zu Eigentum oder durch Einräumung von Lizenzen oder Belastungen, oder inhaltliche Änderungen daran vorzunehmen: - Patentanmeldung CH Nr. 111, angemeldet am 19. Oktober 2012, nationale Phase zu WO 333, international veröffentlicht am 25. April 2013; - Patentanmeldung CH Nr. 222 angemeldet am 19. Oktober 2012, nationale Phase zu WO 444, international veröffentlicht am 25. April 2013. 2. Das Institut für Geistiges Eigentum wird angewiesen, in Bezug auf die in Dispositiv-Ziff. 1 genannten Patentanmeldungen oder aus diesen Anmeldungen allenfalls zur Registrierung gelangenden schweizeri-

S2014_008 schen Patenten die im Patentregister eingetragene Verfügungsbe-schränkung beizubehalten. 3. In teilweiser Aufhebung von Dispositiv-Ziff. 2 der superprovisorischen Anordnung wird die Anweisung an das Institut für Geistiges Eigentum, das Prüf- und Erteilungsverfahren einstweilen auszusetzen, aufgeho-ben. 4. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 30'000.00. 5. Die Gerichtsgebühr wird der Klägerin auferlegt und aus der von ihr ge-leisteten Kaution bezogen. Die endgültige interne Verteilung der Ge-richtskosten unter den Parteien sowie die Regelung der Entschädi-gungsfolgen bleiben dem Entscheid im ordentlichen Verfahren vorbe-halten. Dieser Entscheid geht an: – die Klägerin (mit Gerichtsurkunde) – die Beklagte (mit Gerichtsurkunde) – das Institut für Geistiges Eigentum (mit Gerichtsurkunde) Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt wer-den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache ab-zufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Be-weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG). St. Gallen, 4. Februar 2015 Im Namen des Bundespatentgerichts Präsident Erste Gerichtsschreiberin

S2014_008 Dr. iur. Dieter Brändle lic. iur. Susanne Anderhalden Versand am: 04.02.2015