Bundespatentgericht Trib un a l fédéral d e s b r ev e t s Trib un a l e federale d e i brevetti Trib un a l federal d a p a t en t a s Federal Patent Court
O2023_012
Urteil v o m 1 2 . Februar 2025 Besetzung Präsident Dr. iur. Mark Schweizer (Vorsitz), Richter Dipl. Ing. Phys. EPFL Christoph Müller (Referent), Richterin Dr. phil. nat. Susanne Finklenburg Gerichtsschreiber Dr. iur. Lukas Abegg
Verfahrensbeteiligte Mammut Sports Group AG, Birren 5, 5703 Seon, vertreten durch Rechtsanwältin MLaw Claudia Erbsmehl und patentanwaltlich beraten durch Dr. Dr. Fabian Leimgruber, beide bei ThomannFischer, Elisabethenstrasse 30, Postfach 632, 4010 Basel, Klägerin
gegen
ORTOVOX Sportartikel GmbH, Rotwandweg 5, DE-82024 Taufkirchen, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Markus Frick und/oder Rechtsanwalt MLaw Manuel Bigler, beide bei Walder Wyss AG, Seefeldstrasse 123, Postfach 1236, 8034 Zürich, patentanwaltlich beraten durch Dr. Peter Walser, Frei Patentanwaltsbüro, Postfach 1771, 8032 Zürich, Beklagte
Gegenstand Nichtigkeit des Schweizer Teils von EP 3 466 498 B1; Lawinen-Verschütteten-Suchgerät
O2023_012 Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung, 1. Am 11. Juli 2023 reichte die Klägerin die Klageschrift ein mit folgenden Rechtsbegehren: «1. Es sei festzustellen, dass der schweizerische Teil des europäischen Patents EP 3 466 498, angemeldet am 9. Oktober 2017 mit der europäischen Anmeldenummer 17195429.0 und erteilt am 4. Dezember 2019 mit Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung im Patentblatt 2019/49, betreffend ‹Lawinen-Verschütteten-Suchgerät und Verfahren zum Betreiben eines Lawinen-Verschütteten-Suchgeräts› nichtig ist und das Patent entsprechend ex tunc zu widerrufen ist. 2. Eventualiter sei festzustellen, dass der schweizerische Teil des europäischen Patents EP 3 466 498, angemeldet am 9. Oktober 2017 mit der europäischen Anmeldenummer 17195429.0 und erteilt am 4. Dezember 2019 mit Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung im Patentblatt 2019/49, betreffend ‹Lawinen-Verschütteten-Suchgerät und Verfahren zum Betreiben eines Lawinen-Verschütteten-Suchgeräts›, hinsichtlich der Patentansprüche 1 und 13 sowie der davon abhängigen Ansprüche 2–12 in der Anspruchsvariante der Ansprüche 1 und 13 mit dem Merkmal ‹dass das wenigstens eine Tonsignal während des Ausgebens der zumindest einen Sprachnachricht unterdrückt wird› nichtig ist und das Patent entsprechend ex tunc zu widerrufen ist. 3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zzgl. Eines allfälligen Mehrwertsteuerzuschlags in Höhe von 7,7% zu Lasten der Beklagten, unter Mitberücksichtigung des patentanwaltlichen Aufwands.» 2. Am 7. November 2023 erstattete die Beklagte die Klageantwort mit dem Antrag, die Klage sei unter Kostenfolgen zulasten der Klägerin abzuweisen. 3. Am 13. März 2024 fand eine Instruktionsverhandlung statt, an der die Parteien sowie ihre Vertreter teilnahmen. 4. Mit der Replik vom 13. Mai 2024 änderte die Klägerin ihre Rechtsbegehren wie folgt: «1. Es sei festzustellen, dass der schweizerische Teil des europäischen Patents EP 3 466 498, angemeldet am 9. Oktober 2017 mit der europäischen Anmeldenummer 17195429.0 und erteilt am 4. Dezember 2019 mit Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung im Patentblatt 2019/49, be-
O2023_012 treffend ‹Lawinen-Verschütteten-Suchgerät und Verfahren zum Betreiben eines Lawinen-Verschütteten-Suchgeräts› nichtig ist und das Patent entsprechend ex tunc zu widerrufen ist. 2. Eventualiter sei festzustellen, dass die Prototypen des ‹Barryvox S2› bzw. ein Lawinen-Verschütteten-Suchgerät und Verfahren zum Betreiben eines Lawinen-Verschütteten-Suchgeräts, mit Empfangseinheit zum Bestimmen einer Empfangsrichtung eines Sendesignals, einer Verarbeitungseinheit sowie mindestens zweier voneinander unabhängiger, isolierter Signalgeneratoren, unter Verwendung proprietärer, diskreter tonaler Signalmuster (Tonmuster in Kombination mit Sprachmustern), sowie das Herstellen, Lagern, Anbieten, Inverkehrbringen, Ein-, Aus- und Durchführen sowie das Besitzen zu diesen Zwecken eines solchen Lawinen-Verschütteten-Suchgeräts und Verfahren zum Betreiben eines Lawinen-Verschütteten-Suchgeräts die Ansprüche des schweizerischen Teils des europäischen Patentes EP 3 466 498, angemeldet am 9. Oktober 2017 mit der europäischen Anmeldenummer 17195429.0 und erteilt am 4. Dezember 2019 mit Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung im Patentblatt 2019/49, betreffend ‹Lawinen-Verschütteten-Suchgerät und Verfahren zum Betreiben eines Lawinen- Verschütteten-Suchgeräts›, nicht verletzen. 3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zzgl. Eines allfälligen Mehrwertsteuerzuschlags in Höhe von 7,7% bzw. 8,1% zu Lasten der Beklagten, unter Mitberücksichtigung des patentanwaltlichen Aufwands.» 5. Am 26. Juni 2024 reichte die Beklagte ihre Duplik ein mit folgenden Rechtsbegehren «1. Das Rechtsbegehren-Ziff. 1 der Klägerin sei abzuweisen. 1.1 Eventualiter zu Rechtsbegehren-Ziff. 1 sei der schweizerische/liechtensteinische Teil des EP 3 466 498 B1 mit den eingeschränkten Ansprüchen gemäss Anhang H1, Hilfsantrag 1, aufrechtzuerhalten. 1.2 Eventualiter zu Rechtsbegehren-Ziff. 1.1 sei der schweizerische/liechtensteinische Teil des EP 3 466 498 B1 mit den eingeschränkten Ansprüchen gemäss Anhang H2, Hilfsantrag 2, aufrechtzuerhalten. 1.3 Eventualiter zu Rechtsbegehren-Ziff. 1.2 sei der schweizerische/liechtensteinische Teil des EP 3 466 498 B1 mit den eingeschränkten Ansprüchen gemäss Anhang H3, Hilfsantrag 3, aufrechtzuerhalten. 1.4 Eventualiter zu Rechtsbegehren-Ziff. 1.3 sei der schweizerische/liechtensteinische Teil des EP 3 466 498 B1 mit den eingeschränkten Ansprüchen gemäss Anhang H4, Hilfsantrag 4, aufrechtzuerhalten. 1.5 Eventualiter zu Rechtsbegehren-Ziff. 1.4 sei der schweizerische/liechtensteinische Teil des EP 3 466 498 B1 mit den eingeschränkten Ansprüchen gemäss Anhang H5, Hilfsantrag 5, aufrechtzuerhalten.
O2023_012 1.6 Eventualiter zu Rechtsbegehren-Ziff. 1.5 sei der schweizerische/liechtensteinische Teil des EP 3 466 498 B1 mit den eingeschränkten Ansprüchen gemäss Anhang H6, Hilfsantrag 6, aufrechtzuerhalten. 1.7 Eventualiter zu Rechtsbegehren-Ziff. 1.6 sei der schweizerische/liechtensteinische Teil des EP 3 466 498 B1 mit den eingeschränkten Ansprüchen gemäss Anhang H7, Hilfsantrag 7, aufrechtzuerhalten. 1.8 Eventualiter zu Rechtsbegehren-Ziff. 1.7 sei der schweizerische/liechtensteinische Teil des EP 3 466 498 B1 mit den eingeschränkten Ansprüchen gemäss Anhang H8, Hilfsantrag 8, aufrechtzuerhalten. 1.9 Eventualiter zu Rechtsbegehren-Ziff. 1.8 sei der schweizerische/liechtensteinische Teil des EP 3 466 498 B1 mit den eingeschränkten Ansprüchen gemäss Anhang H9, Hilfsantrag 9, aufrechtzuerhalten. 1.10 Eventualiter zu Rechtsbegehren-Ziff. 1.9 sei der schweizerische/liechtensteinische Teil des EP 3 466 498 B1 mit den eingeschränkten Ansprüchen gemäss Anhang H10, Hilfsantrag 10, aufrechtzuerhalten. 1.11 Eventualiter zu Rechtsbegehren-Ziff. 1.10 sei der schweizerische/liechtensteinische Teil des EP 3 466 498 B1 mit den eingeschränkten Ansprüchen gemäss Anhang H11, Hilfsantrag 11, aufrechtzuerhalten. 2. Auf das Rechtsbegehren-Ziff. 2 der Klägerin sei nicht einzutreten. 2.1 Eventualiter zu Rechtsbegehren-Ziff. 2 sei das Rechtsbegehren-Ziff. 2 der Klägerin abzuweisen. 3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Klägerin, unter Einschluss der Auslagen für die patentanwaltliche Beratung.» Die Fassungen der Patentansprüche gemäss den Hilfsanträgen finden sich im Anhang zu diesem Urteil. 6. Am 27. August 2024 reichte die Klägerin ihre Stellungnahme zu den Noven in der Duplik ein mit folgenden Rechtsbegehren «1. Es sei festzustellen, dass der schweizerische Teil des europäischen Patentes EP 3 466 498, angemeldet am 9. Oktober 2017 mit der europäischen Anmeldenummer 17195429.0 und erteilt am 4. Dezember 2019 mit Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung im Patentblatt 2019/ 49, betreffend «Lawinen-Verschütteten-Suchgerät und Verfahren zum Betreiben eines Lawinen-Verschütteten-Suchgeräts» nichtig ist und das Patent entsprechend ex tune zu widerrufen ist. 2. Eventualiter zu Rechtsbegehren Ziff. 1 sei festzustellen, dass die Prototypen des «Barryvox S2» der Klägerin bzw. ein Lawinen-Verschütteten-Suchgerät und Verfahren zum Betreiben eines Lawinen-Verschütteten-Suchgeräts, mit Empfangseinheit zum Bestimmen einer Empfangsrichtung eines Sendesignals, einer Verarbeitungseinheit sowie mindestens zweier voneinander unabhängiger, isolierter Signalgeneratoren, unter Verwendung
O2023_012 proprietärer, diskreter tonaler Signalmuster (Tonmuster in Kombination mit Sprachmustern), sowie das Herstellen, Lagern, Anbieten, Inverkehrbringen, Ein-, Aus- und Durchführen sowie das Besitzen zu diesen Zwecken eines solchen Lawinen-Verschütteten-Suchgeräts und Verfahrens zum Betreiben eines Lawinen-Verschütteten-Suchgeräts die Ansprüche des schweizerischen Teils des europäischen Patentes EP 3 466 498, angemeldet am 9. Oktober 2017 mit der europäischen Anmeldenummer 17195429.0 und erteilt am 4. Dezember 2019 mit Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung im Patentblatt 2019/ 49, betreffend «Lawinen-Verschütteten-Suchgerät und Verfahren zum Betreiben eines Lawinen-Verschütteten-Suchgeräts», nicht verletzen. 3. Auf die Rechtsbegehren Ziff. 1.1-1.11 der Beklagten sei nicht einzutreten. 4. Eventualiter zu Rechtsbegehren Ziff. 3 seien die Rechtsbegehren Ziff. 1.1- 1.11 der Beklagten abzuweisen und es sei festzustellen, dass der schweizerische/liechtensteinische Teil des europäischen Patentes EP 3 466 498 B1 auch mit eingeschränkten Ansprüchen gemäss den Anhängen H1- H11 (Hilfsanträge 1-11) gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1.1-1.11 der Beklagten nichtig ist und das Patent entsprechend auch in der eingeschränkten Form ex tune zu widerrufen ist. 5. Subeventualiter zu Rechtsbegehren Ziff. 4 sei für den Fall, dass das Gericht die Einschränkung der Ansprüche des schweizerischen/liechtensteinischen Teils des europäischen Patentes EP 3 466 498 B1 gemäss den Anhängen H1-H11 (Hilfsanträge 1-11) gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1.1-1.11 der Beklagten gutheisst und keine Nichtigkeit der eingeschränkten Ansprüche des schweizerischen/liechtensteinischen Teils des europäischen Patentes EP 3 466 498 B1 gemäss den Anhängen H1-H11 (Hilfsanträge 1-11) feststellt bzw. das Patent entsprechend nicht ex tunc widerruft, festzustellen, dass die Prototypen des «Barryvox S2» der Klägerin bzw. ein Lawinen- Verschütteten-Suchgerät und Verfahren zum Betreiben eines Lawinen- Verschütteten-Suchgeräts, mit Empfangseinheit zum Bestimmen einer Empfangsrichtung eines Sendesignals, einer Verarbeitungseinheit sowie mindestens zweier voneinander unabhängiger, isolierter Signalgeneratoren, unter Verwendung proprietärer, diskreter tonaler Signalmuster (Tonmuster in Kombination mit Sprachmustern), sowie das Herstellen, Lagern, Anbieten, Inverkehrbringen, Ein-, Aus- und Durchführen sowie das Besitzen zu diesen Zwecken eines solchen Lawinen-Verschütteten-Suchgeräts und Verfahrens zum Betreiben eines Lawinen- Verschütteten-Suchgeräts die eingeschränkten Ansprüche des schweizerischen/liech-tensteinischen Teils des europäischen Patentes EP 3 466 498 gemäss den Anhängen H1- H11 (Hilfsanträge 1-11) gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1.1-1.11 der Beklagten, nicht verletzen. 6. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zzgl. eines allfälligen Mehrwertsteuer-zuschlags in Höhe von 7,7% bzw. 8,1% zu Lasten der Beklagten, unter Mitberücksichtigung des patentanwaltlichen Aufwands.»
O2023_012 7. Am 9. September 2024 reichte die Beklagte eine Antwort auf die Stellungnahme der Klägerin zu den Noven in der Duplik ein. 8. Am 4. Oktober 2024 reichte die Klägerin im Rahmen einer Noveneingabe eine Anordnung des Berufungsgerichts des einheitlichen Patentgerichts vom 25. September 2024 ein. 9. Das Fachrichtervotum von Richter Christoph Müller vom 4. November 2024 wurde den Parteien am 5. November 2024 zur Stellungnahme zugestellt. Die Stellungnahmen der Parteien erfolgten mit Eingaben vom 18. Dezember 2024. 10. Am 13. Januar 2025 fand die Hauptverhandlung statt. 11. Mit Noveneingabe vom 20. Januar 2025 reichte die Beklagte eine Entscheidung der Landeskammer Düsseldorf des einheitlichen Patentgerichts vom 14. Januar 2025 aus einem Verfahren zwischen den gleichen Parteien ein. Zuständigkeit und anwendbares Recht 12. Die Klägerin hat ihren Sitz in der Schweiz, die Beklagte in Taufkirchen, Deutschland. Die vorliegende Klage betrifft die Feststellung der Nichtigkeit des Schweizer Teils des europäischen Patents EP 3 466 498 B1 (Streitpatent), dessen eingetragene Inhaberin die Beklagte ist. Für Klagen, die die Gültigkeit von Patenten zum Gegenstand haben, sind ohne Rücksicht auf den Wohnsitz die Gerichte jenes Staates ausschliesslich zuständig, in dessen Hoheitsgebiet die Hinterlegung oder Registrierung vorgenommen worden ist (Art. 22 Nr. 4 LugÜ, Art. 109 Abs. 1 IPRG). Nachdem die Beklagte keinen Sitz in der Schweiz hat, sind die Gerichte am Geschäftssitz des im Register eingetragenen Vertreters zuständig (Art. 109 Abs. 1 IPRG); im vorliegenden Fall Lugano. Das Bundespatentgericht ist für Bestandesklagen innerhalb der Schweiz ausschliesslich zuständig (Art. 26 Abs. 1 lit. a PatGG). Das Bundespatentgericht ist mithin sachlich und örtlich zuständig.
O2023_012 Anwendbar ist Schweizer Recht (Art. 110 Abs. 1 IPRG). Verfahrenssprache ist Deutsch (Art. 36 PatGG). Feststellungsinteresse 13. Gemäss Art. 28 PatG steht die Nichtigkeitsklage jedermann zu, der ein Interesse nachweist, wobei die Rechtsprechung geringe Anforderungen an dessen Nachweis stellt.1 Es genügt, wenn die Parteien in einem Wettbewerbsverhältnis stehen und der Schutzbereich des Streitpatents sich auf das Tätigkeitsgebiet der Klägerin erstreckt.2 14. Das Streitpatent betrifft ein Lawinen-Verschütteten-Suchgerät (Titel). Die Klägerin vertreibt unter dem Markennamen «Barryvox» Lawinen- Verschütteten-Suchgeräte (LVS) unter anderem in der Schweiz. Durch das Streitpatent wird die Klägerin potenziell an der Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit gehindert; der Nachweis, dass das Streitpatent durch von der Klägerin vertriebene Ausführungsformen tatsächlich verletzt wird, ist dazu praxisgemäss nicht notwendig. Das Feststellungsinteresse der Klägerin ist daher offensichtlich gegeben, was von der Beklagten auch nicht ausdrücklich bestritten wird. Klageänderung 15. Eine Klageänderung ist zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und mit dem bisherigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht oder die Gegenpartei zustimmt (Art. 227 Abs. 1 ZPO). Ein sachlicher Zusammenhang besteht, wenn die Ansprüche aus dem gleichen oder benachbartem Lebensvorgang stammen.3 Dabei sind das Interesse an einer effizienten und umfassenden Erledigung der Streitsache und die Verteidigungsmöglichkeiten des Beklagten wertend abzuwägen.4
1 BGE 116 II 196 E. 2 – «Doxycyclin III». 2 BPatGer, Urteil O2012_030 vom 7. September 2013, E. 16.3 f. 3 BSK ZPO-WILLISEGGER, Art. 227 N 29. 4 BSK ZPO-WILLISEGGER, Art. 227 N 29.
O2023_012 16. Mit der Replik verlangt die Klägerin zusätzlich zur Feststellung der Nichtigkeit des Streitpatents (Art. 26 Abs. 1 PatG), es sei festzustellen, dass «die Prototypen des ‹Barryvox S2›» das Streitpatent nicht verletzen (Art. 74 Nr. 3 PatG). Die Klagen auf Feststellung der Nichtigkeit eines Patents und der Feststellung der Nichtverletzung eines Patents sind beide im ordentlichen Verfahren zu behandeln, so dass die erste Voraussetzung für die Zulässigkeit der Klageänderung nach Art. 227 Abs. 1 ZPO gegeben ist.5 Eine Zustimmung der Beklagten zur Klageänderung liegt nicht vor, weshalb zu prüfen ist, ob ein sachlicher Zusammenhang zwischen der Klage auf Feststellung der Nichtigkeit des Streitpatents und der Nichtverletzung des Streitpatents besteht. Die Klägerin argumentiert, die Feststellung der Nichtverletzung diene wie die Feststellung der Nichtigkeit des Streitpatents dazu, ihre Investitionen in die Entwicklung des «Barryvox S2» vor ungerechtfertigten Verbotsansprüchen zu schützen. Hauptbegehren wie geändertes Eventualbegehren bezögen sich auf das gleiche Objekt, das Streitpatent. Die Beklagte führt an, das klägerische Nichtigkeitsbegehren und das Begehren auf Feststellung der Nichtverletzung erforderten die Beurteilung zweier völlig unterschiedlicher Lebensvorgänge. Beim Nichtigkeitsbegehren sei insbesondere der Stand der Technik zu würdigen. Beim Nichtverletzungsbegehren hingegen sei zu prüfen, ob ein konkreter Gegenstand die Merkmale der Ansprüche des Streitpatents verwirkliche. Es stehe damit ein gänzlich anderer Sachverhalt zur Beurteilung. Dies gelte erst recht, wenn sich die Klägerin hinsichtlich der angeblichen Nichtverletzung auch noch auf einen Lizenzvertrag berufe. 17. Bei der Feststellung der Nichtigkeit des Streitpatents ist zu prüfen, ob einer der Nichtigkeitsgründe gemäss Art. 26 Abs. 1 PatG vorliegt. Als massgeblicher Sachverhalt ist dabei in erster Linie der Stand der Technik zu würdigen, für den Nichtigkeitsgrund nach Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG die ursprünglich eingereichten Unterlagen. Bei der Feststellung der
5 Die Klägerin äussert sich nicht ausdrücklich zum Streitwert der Feststellung der Nichtverletzung (so richtig die Beklagte), aber bei einem Streitwert von CHF 280’000 für die Nichtigkeitsklage übersteigt der Streitwert der Feststellung der Nichtverletzung CHF 30’000 auf jeden Fall.
O2023_012 Nichtverletzung eines Patents ist der Stand der Technik hingegen weitgehend irrelevant:6 Relevanter Sachverhalt ist die konkrete Ausgestaltung der Ausführungsform, die angeblich nicht verletzt, und relevante Rechtsfrage ist, ob die angeblich nicht verletzende Ausführungsform in den Schutzbereich des Patents fällt. Damit sind für die Feststellung der Nichtigkeit eines Patents gänzlich andere Rechtsfragen zu beantworten als für die Feststellung der Nichtverletzung. Für die Beantwortung der Rechtsfragen ist auch ein anderer Sachverhalt massgeblich. Richtig ist, dass sowohl bei der Feststellung der Nichtigkeit wie bei der Feststellung der Nichtverletzung der Patentanspruch auszulegen ist und die ausgelegten Merkmale zu vergleichen sind (mit der angegriffenen Ausführungsform oder mit dem Stand der Technik). Das alleine genügt aber nicht, damit ein sachlicher Zusammenhang zwischen dem Anspruch auf Feststellung der Nichtigkeit und dem Anspruch auf Feststellung der Nichtverletzung gegeben ist, weil das Tatsachenfundament bei der angegriffenen Ausführungsform von dem des Standes der Technik völlig verschieden ist. Mangels sachlichen Zusammenhangs zwischen dem Anspruch auf Feststellung der Nichtigkeit und dem Anspruch auf Feststellung der Nichtigkeit ist die Klageänderung unzulässig und auf die Eventualbegehren Nr. 2 und 5 gemäss Replik ist nicht einzutreten. Zulässigkeit der Hilfsanträge 18. Trifft ein Nichtigkeitsgrund nur für einen Teil der patentierten Erfindung zu, so ist das Patent durch den Richter entsprechend einzuschränken (Art. 27 Abs. 1 PatG). 19. Die Beklagte stellt mit der Duplik hilfsweise (eventualiter) zahlreiche Anträge, das Streitpatent sei im Falle der Abweisung des jeweils vorangehenden Rechtsbegehrens mit eingeschränkten Ansprüchen aufrechtzuerhalten. Im ersten Rechtsbegehren verlangt die Beklagte die Abweisung der Nichtigkeitsklage, d.h. die Aufrechterhaltung des Streitpatents in der erteilten Fassung.
6 Er kann bei der angeblichen Verletzung durch äquivalente Mittel in Ausnahmefällen eine Rolle spielen.
O2023_012 Die Klägerin argumentiert, diese Hilfsanträge seien unzulässig. Denn wenn das Gericht das erste Rechtsbegehren der Beklagten abgewiesen habe, dann habe es festgestellt, dass das Streitpatent in der erteilten Fassung nicht rechtsbeständig sei. Damit liege eine abgeurteilte Sache hinsichtlich der Frage der Nichtigkeit des Streitpatents vor. Entsprechend bleibe zivilprozessual überhaupt kein Raum für die Rechtsbegehren Nr. 1.1 bis 1.11 der Beklagten, da das Gericht entweder bereits zuungunsten der Klägerin entschieden und die Nichtigkeit des Streitpatents festgestellt oder die Nichtigkeitsklage der Klägerin bereits abgewiesen und damit das Rechtsbegehren Ziff. 1 der Beklagten gutgeheissen habe. 20. Die Argumentation der Klägerin geht fehl. Weist das Gericht das Rechtsbegehren Nr. 1 der Beklagten gemäss Duplik ab, so hat es zwar festgestellt, dass das Patent in der erteilten Fassung nichtig ist. Es liegt aber bereits deshalb keine abgeurteilte Sache vor, weil diese Feststellung nicht rechtskräftig ist. Sie bezieht sich zudem auf das Streitpatent in der erteilten Fassung. Das entbindet das Gericht nicht davon, zu prüfen, ob das Streitpatent in geänderter Fassung rechtsbeständig ist (vgl. Art. 27 PatG), zumal die Beklagte dies in ihren hilfsweise gestellten Rechtsbegehren ausdrücklich verlangt. Die Beklagte hat ein offensichtliches Interesse daran, dass ihr Patent zumindest in eingeschränktem Umfang bestehen bleibt. 21. Das Rechtsbegehren muss so bestimmt formuliert sein, dass es bei Gutheissung der Klage zum Urteil erhoben werden kann.7 22. Die Klägerin bemängelt, die Rechtsgebegehren Nr. 1.1 bis 1.11 der Duplik seien unbestimmt, weil für die neuen Fassungen der Patentansprüche auf Anhänge verwiesen werde, was unzulässig sei. Es gibt kein generelles Verbot, in Rechtsbegehren auf Anhänge zu verweisen, wenn dies nicht dazu führt, dass das Rechtsbegehren unbestimmt wird.8 Der klägerische Hinweis, dass es für substanziiertes Behaupten nicht genüge, in der Rechtsschrift pauschal auf Anlagen zu ver-
7 BGE 148 III 322 E. 3.2. 8 Vgl. nur BPatGer, Urteil 02021_009/010 vom 6. Juni 2023 – «Sonnenschutz»; Urteil O2018_017 vom 31. Januar 2025 – «Bewehrungselement» für Nichtigkeitsklagen und Urteil O2021_018 vom 31. August 2023 – «Mediendecke» für Verletzungsklagen.
O2023_012 weisen, betrifft einen anderen Sachverhalt. Vorliegend ist sowohl für das Gericht wie für die Gegenpartei klar, was die Beklagte mit ihren Rechtsbegehren Nr. 1.1 bis 1.11 der Duplik begehrt: dass das Streitpatent hilfsweise in eingeschränkten Fassungen, wie sie sich aus den Anhängen H1 bis H11 der Duplik ergeben, aufrechtzuerhalten sei. Die Fassungen der eingeschränkten Ansprüche in das Rechtsgebegehren aufzunehmen statt auf die Anhänge zu verweisen würde die Rechtsbegehren nicht bestimmter machen, sondern nur die Lesbarkeit verringern. Die Rechtsbegehren Nr. 1.1 bis 1.11 der Duplik sind entsprechend genügend bestimmt. Berücksichtigung neuer Behauptungen in der Stellungnahme zur Duplik, zum Fachrichtervotum und in der Hauptverhandlung 23. Nach nunmehr gefestigter Rechtsprechung haben die Parteien im ordentlichen Verfahren wie auch im vereinfachten Verfahren zweimal unbeschränkt die Möglichkeit, sich zur Sache zu äussern und namentlich neue Tatsachen in den Prozess einzuführen. Danach haben sie nur noch unter den eingeschränkten Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO das Recht, neue Tatsachen und Beweismittel vorzubringen.9 Die Neuformulierung von Patentansprüchen im Zivilprozess ist dem Vorbringen von Noven gleich zu achten.10 Gemäss Art. 229 Abs. 1 lit. b ZPO werden neue Tatsachen und Beweismittel berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht wurden und bereits vor Abschluss des Schriftenwechsels oder vor der letzten Instruktionsverhandlung vorhanden waren, aber trotz zumutbarer Sorgfalt nicht vorher vorgebracht werden konnten (unechte Noven). Bringt die Beklagte in der Duplik neue Tatsachenbehauptungen und/oder Beweismittel ein, so ist der Sorgfaltsnachweis gemäss Art. 229 Abs. 1 lit. b ZPO erfüllt, wenn «die Dupliknoven für diese Noveneingabe kausal sind (…). Erforderlich ist einerseits, dass (erst) die Dupliknoven das Vorbringen der unechten Noven veranlasst haben, andererseits, dass die
9 BGE 146 III 55 E. 2.3.1 – «Durchflussmessfühler». 10 BGE 146 III 416 E. 4.1 m.w.H – «Gelenkpfanne».
O2023_012 unechten Noven in technischer bzw. thematischer Hinsicht als Reaktion auf die Dupliknoven aufzufassen sind».11 24. Die Beklagte hat mit der Duplik insgesamt elf unterschiedliche Fassungen der Patentansprüche des Streitpatents eingereicht. Nachdem die Neuformulierung von Patentansprüchen im Zivilprozess dem Vorbringen von Noven gleich zu achten ist, kann die Klägerin darauf ihrerseits mit neuen tatsächlichen Behauptungen und Beweismittel reagieren. Das ist aber nicht bei allen Behauptungen in der Stellungnahme zur Duplik der Fall. Mit Verweis auf S. 12 der WO 721 führt die Klägerin in der Stellungnahme zur Duplik aus, das LVS schalte im Falle einer zu schlechten Empfangsqualität des Positionssignals oder dem vollständigen Fehlen der (auf das Ortungssignal modulierten) Positionsinformationen auf eine konventionelle Peilungssuche um. Anstelle der aus dem Positionssignal abgeleiteten Information trete die aus dem Ortungssignal abgeleitete Information. Das in WO 721 offenbarte LVS verwende in einem Betriebsmodus ausdrücklich die konventionelle Peilungssuche des Standes der Technik und funktioniere insoweit identisch zum konventionellen LVS-Gerät des Standes der Technik. Diese Ausführungen werden jedoch im Zusammenhang mit der angeblich fehlenden Neuheit des erteilten Anspruchs 1 des Streitpatents gemacht und sind nicht durch die eingeschränkten Fassungen der Ansprüche gemäss Hilfsanträgen veranlasst. Die Klägerin hatte bereits zwei Mal, in der Klage und in der Replik, Gelegenheit, sich zur fehlenden Neuheit und erfinderischen Tätigkeit der erteilten Ansprüche zu äussern; die Einschränkungen der Ansprüche mit der Duplik bieten keinen Anlass, sich ein drittes Mal dazu zu äussern. Zwar ist es richtig, dass die Klägerin bereits in der Klage auf S. 12 der WO 721 verwiesen hat, aber dort nur pauschal für den angeblichen Nachweis, dass die WO 721 offenbare, dass eine Steuerungseinrichtung vorhanden sei, die dazu ausgebildet sei, in Abhängigkeit von wenigstens einem Ereignis eine Sprachnachricht auszugeben. Das rechtfertigt aber nicht die viel weiter gehenden Ausführungen in der Stellungnahme zur Duplik, die neu sind.
11 BGE 146 III 55 E. 2.5.2 – «Durchflussmessfühler».
O2023_012 Die Klägerin äussert sich in der Stellungnahme zur Duplik detailliert zur Neuheit des Gegenstands von Anspruch 1 des Streitpatents gegenüber DE 217. Im Zusammenhang mit Merkmal 1C/1D führt sie aus, dass daraus, dass der Sprachprozessor erst ausdrücklich im abhängigen Anspruch 7 genannt werde, folge, dass die Ausgabeeinrichtung in der Standardausführungsform Tonsignale und nicht konkrete Sprachnachrichten ausgebe. Auch dies ist keine Reaktion auf Dupliknoven, da es sich auf die angebliche fehlende Neuheit des erteilten Anspruchs 1 bezieht. Nachdem sich die Klägerin in der Replik und die Beklagte in der Duplik nicht mehr zur erfinderischen Tätigkeit ausgehend von WO 721 geäussert haben, diskutiert die Klägerin diese in der Stellungnahme zur Duplik erneut. Sie bezieht sich darauf, dass in WO 721 in zwei verschiedenen Ausführungsformen die Ausgabe von Tonsignalen oder Sprachnachrichten in einem LVS gezeigt sei und es sich nicht erschliesse, wieso die Kombination dieser Ausführungsformen erfinderisch sein solle. Diese Ausführungen sind keine Reaktion auf Dupliknoven, da sie sich auf die angeblich fehlende erfinderische Tätigkeit des erteilten Anspruchs 1 beziehen. 25. Die Klägerin macht in ihrer Stellungnahme zum Fachrichtervotum zahlreiche neue Angriffe auf die erfinderische Tätigkeit geltend: – gegen die Fassungen der Ansprüche gemäss Hilfsanträgen 1, 2 und 4: Kombination von EP 679 mit US 857 oder Fachwissen; – gegen die Fassungen der Ansprüche gemäss Hilfsanträgen 1, 2 und 4: Kombination von EP 679 mit EP 011; – gegen die Fassungen der Ansprüche gemäss Hilfsanträgen 1, 2, 4 und 5: Kombination von EP 679 mit Fachwissen oder WO 721; – gegen die Fassungen der Ansprüche gemäss Hilfsantrag 3: Kombination von EP 679 mit Fachwissen; und – gegen die Fassungen der Ansprüche gemäss Hilfsantrag 6: EP 679 in Kombination mit dem neu eingeführten Stand der Technik EP 0 921 412 A2, mit DE 195 10 875 C1 oder mit EP 0 733 916. Die im Wesentlichen gleichen neuen Nichtigkeitsangriffe gegen die Ansprüche in den Fassungen gemäss den Hilfsanträgen macht die Klägerin ausgehend von der US 423 geltend. Ein Naheliegen der Patentansprüche in den Fassungen der Hilfsanträge ausgehend von der US 423 hatte die
O2023_012 Klägerin in der Stellungnahme zur Duplik zwar behauptet, jedoch mit anderer Begründung. Die Klägerin äussert sich nicht dazu, weshalb diese neuen Nichtigkeitsangriffe in diesem Stadium des Verfahrens noch zulässig sein sollten. Sie verweist einleitend darauf, dass der technisch qualifizierte Richter im Fachrichtervotum die Veränderung der Richtung oder Signalqualität bzw. die Auslösung des Ereignisses basierend auf dem Über- bzw. Unterschreiten eines Schwellwertes bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit der Fassungen der Ansprüche gemäss Hilfsanträgen 2 und 3 (gemeint wohl: bei Aufnahme der Merkmale aus den erteilten abhängigen Ansprüchen 2 und 3 in den unabhängigen Anspruch) als erfindungswesentliches Merkmal ins Zentrum stelle. Sie sehe sich veranlasst, zu diesen Erkenntnissen Stellung zu nehmen. Die Ausgabe einer Sprachnachricht in Abhängigkeit von der Veränderung einer empfangenen Stärke, Qualität oder Richtung des Sendesignals oder in Abhängigkeit vom Unter- oder Überschreiten eines geschätzten Abstands von suchendem und verschüttetem LVS ist genau das, was in den abhängigen Ansprüchen 2 und 3 beansprucht wird, deren Merkmale in der Fassung des unabhängigen Anspruchs 1 gemäss Hilfsantrag 1 als Alternativen in diesen aufgenommen wurden. Die Klägerin hätte darauf in der Stellungnahme zur Duplik reagieren können. Entsprechende Ausführungen wären zweifellos durch die geänderten Ansprüche, d.h. Dupliknoven, verursacht. In der Stellungnahme zum Fachrichtervotum sind die entsprechenden Ausführungen aber verspätet und nicht mehr zu beachten. Ausländische Verfahren 26. Am 11. Dezember 2023 verbot die Lokalkammer Düsseldorf des einheitlichen Patentgerichts (EPG) der hiesigen Klägerin auf Antrag der hiesigen Beklagten den Vertrieb des Lawinen-Verschütteten-Suchgeräts «Barryvox S2» mit Sprachunterstützung gestützt auf die entsprechenden Teile des EP 3 466 498 in Deutschland und Österreich. Nach Anhörung der hiesigen Klägerin wurde die Anordnung am 9. April 2024 bestätigt. Eine dagegen gerichtete Berufung wies das Berufungsgericht des EPG mit Anordnung vom 25. September 2024 ab (Aktenzeichen UPC_CoA_182/2024).
O2023_012 Im ordentlichen Verfahren entschied die Lokalkammer Düsseldorf des EPG mit Entscheidung vom 14. Januar 2025, dass das europäische Patent EP 3 466 498 B1 rechtsbeständig und durch die Lawinen- Verschütteten-Suchgeräte «Barryvox S2» verletzt sei, und zwar auch dann, wenn die Geräte mit deaktivierter Sprachsteuerung ausgeliefert werden, wenn es die «Barryvox App» dem Nutzer erlaubt, die Sprachsteuerung zu aktivieren. Zwar ist das nicht möglich, wenn die App feststellt, dass sich der Nutzer in Deutschland oder Österreich befindet, aber nach einer Aktivierung im Ausland bleibt die Sprachsteuerung auch in den genannten Ländern aktiv (Aktenzeichen UPC_CFI_16/2024). Streitpatent 27. Die Klägerin verlangt die Feststellung der Nichtigkeit des schweizerischen Teils von EP 3 466 498 B1. Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des Streitpatents, das am 9. Oktober 2017 angemeldet und dessen Erteilung am 4. Dezember 2019 veröffentlicht wurde. 28. Die Erfindung betrifft ein Lawinen-Verschütteten-Suchgerät mit einer Sendeeinheit und einer Empfangseinheit zum Empfangen eines Sendesignals von einem weiteren Lawinen-Verschütteten-Suchgerät (Abs. [0001]). Beim erfindungsgemässen Lawinen-Verschütteten- Suchgerät lässt sich die Suche nach dem sendenden Lawinen- Verschütteten-Suchgerät durch das Ausgeben einer Sprachnachricht unterstützen (Abs. [0007]). Das zur Benutzerführung des empfangenden Lawinen-Verschütteten-Suchgerät ausgegebene Tonsignal wird während der Wiedergabe der Sprachnachricht unterdrückt oder mit einer verringerten Lautstärke ausgegeben (Abs. 0011]).
O2023_012 Der erteilte Anspruch 1 des Streitpatents hat in der Gliederung der Klägerin folgende Merkmale: Anspruch 1 1.A. Lawinen-Verschütteten-Suchgerät 1.A.1 mit einer Sendeeinheit zum Senden wenigstens eines Sendesignals, 1.A.2 einer Empfangseinheit zum Empfangen wenigstens eines Sendesignals von wenigstens einem weiteren Lawinen- Verschütteten-Suchgerät, 1.A.3 und mit einer Steuerungseinrichtung zum Ansteuern wenigstens eines Lautsprechers, 1.B. wobei die Steuerungseinrichtung dazu ausgebildet ist, in Abhängigkeit von wenigstens einem Ereignis den wenigstens einen Lautsprecher zum Ausgeben zumindest einer Sprachnachricht anzusteuern, 1.B.1 wobei das wenigstens eine Ereignis mit einer Suche nach dem wenigstens einen weiteren Lawinen-Verschütteten-Suchgerät in Zusammenhang steht, 1.C. wobei das Lawinen-Verschütteten-Suchgerät den wenigstens einen Lautsprecher aufweist und der wenigstens eine Lautsprecher dazu ausgebildet ist, wenigstens ein Tonsignal auszugeben, dadurch gekennzeichnet, dass 1.D. das wenigstens ein Tonsignal mit der Suche nach dem wenigstens einen weiteren Lawinen-Verschütteten-Suchgerät in Zusammenhang steht, 1.E. wobei die Steuerungseinrichtung dazu ausgebildet ist, den wenigstens einen Lautsprecher derart anzusteuern, dass das wenigstens eine Tonsignal während des Ausgebens der zumindest einen Sprachnachricht unterdrückt oder mit einer verringerten Lautstärke ausgegeben wird.
Der erteilte Anspruch 13 des Streitpatents hat in der Gliederung der Klägerin folgende Merkmale: Anspruch 13:
13A Verfahren zum Betreiben eines Lawinen-Verschütteten-Suchgeräts (10), 13A1 welches eine Sendeeinheit (16} zum Senden wenigstens eines Sendesignals {18} aufweist, und 13A2 eine Empfangseinheit {16} zum Empfangen wenigstens eines Sendesignals {30}, welches von wenigstens einem weiteren Lawinen- Verschütteten-Suchgerät (32) ausgegeben wird,
O2023_012 13A3 bei welchem eine Steuerungseinrichtung (24) des Lawinen-Verschütteten- Suchgeräts {10} wenigstens einen Lautsprecher (22} ansteuert, 13B wobei die Steuerungseinrichtung (24} den wenigstens einen Lautsprecher (22) derart ansteuert, dass der wenigstens eine Lautsprecher (22) zumindest eine Sprachnachricht ausgibt, wobei der wenigstens eine Lautsprecher (22) von der Steuerungseinrichtung (24} in Abhängigkeit von wenigstens einem Ereignis angesteuert wird, 13B1 welches mit einer Suche nach dem wenigstens einen weiteren Lawinen- Verschütteten-Suchgerät {32} in Zusammenhang steht, 13C das Lawinen-Verschütteten-Suchgerät {10) den wenigstens einen Lautsprecher (22} aufweist und der wenigstens eine Lautsprecher {22) wenigstens ein Tonsignal ausgibt, dadurch gekennzeichnet, dass 13D das wenigstens ein Tonsignal mit der Suche nach dem wenigstens einen weiteren Lawinen-Verschütteten-Suchgerät (32) in Zusammenhang steht, 13E wobei die Steuerungseinrichtung (24} den wenigstens einen Lautsprecher (22) derart ansteuert, dass das wenigstens eine Tonsignal während des Ausgebens der zumindest einen Sprachnachricht unterdrückt oder mit einer verringerten Lautstärke ausgegeben wird. Die alternativen Merkmale «Unterdrückung» beziehungsweise «verringerte Lautstärke» des Tonsignals in Merkmal 1E und 13E sind hier wie im erteilten Anspruch 1 und 13 mit «oder» verknüpft, abweichend von der Darstellung der Klägerin. Es gibt keinen Grund, den Anspruch gemäss der Merkmalszusammenstellung der Klägerin in zwei Alternativen aufzuteilen. Im Folgenden wird der Einfachheit halber der Ausdruck «unterdrücken» verwendet, womit aber auch die Verringerung der Lautstärke gemeint ist. Technischer Hintergrund 29. Die Parteien äussern sich ausführlich zu den verschiedenen Technologien und Funktionsweisen von LVS und sind sich dabei weitgehend einig, dass es zwei grundlegend verschiedene Ortungstechniken gibt, auch wenn sie unterschiedliche Terminologien dafür verwenden. Herkömmliche LVS senden in regelmässigen Abständen ein Funksignal auf einer international genormten Frequenz von 457 kHz. Wird ein LVS verschüttet, schalten die anderen Träger der LVS ihre LVS in den Empfangsmodus.
O2023_012 Die Suche nach dem verschütteten LVS verläuft typischerweise in drei Phasen: zuerst muss das Signal des verschütteten LVS vom empfangenden LVS empfangen werden (Signalsuche). Der Suchende läuft dazu in einer Zickzacklinie über den Lawinenkegel, bis ihm sein LVS durch ein akustisches und/oder optisches Signal anzeigt, dass es ein Signal eines sendenden LVS empfangen hat.
Abbildung 1:Suchphasen der Peilortung (aus dem Barryvox S Handbuch) Wenn ein Signal geortet wurde, folgt die Grobsuche. Der 457 kHz-Sender des LVS verfügt über eine räumliche, dipolförmige Ausbreitungscharakteristik und wird in der Abbildung 2 mittels Feldlinien visualisiert. Der Empfang des Peilsignals ist am stärksten, wenn die Antenne des empfangenden LVS parallel zu den Feldlinien des Senders ausgerichtet ist. Die Signalstärke wird in herkömmlichen LVS akustisch über ein lautstärkemoduliertes Tonsignal angezeigt. Das suchende LVS führt den Retter mittels akustischen (Piepston) und bei moderneren digitalen Geräten zusätzlich mittels optischen (Pfeil) Signalen den Feldlinien folgend und meist nicht geradlinig zum Ziel.
O2023_012 Abbildung 2: Grobsuche den Feldlinien folgend Ab einer bestimmten Distanz zum sendenden LVS geht die suchende Person in die Feinsuche im so genannten Kreuzlinienverfahren über. Ganz langsam und ohne Position und Bodenabstand des Gerätes zu verändern, fährt man dicht über dem Boden (Kniehöhe) einer imaginären Längsachse entlang. Man sucht dabei den «besten Wert», also das lauteste akustische Signal oder die niedrigste angezeigte Zahl. Nach der Längsachse geht man die Querachse ab; am dortigen Bestpunkt kommt die Sonde zum Einsatz (Punktsuche als vierte Phase, die aber nicht mehr mit dem LVS durchgeführt wird). Die Klägerin bezeichnet diese Art der Suche als «relative Ortsbestimmung», die Beklagte als «Ortung durch Auffinden». In der WO 2006/015721 A1 (WO 721) wird sie als «konventionelle Peilungssuche» bezeichnet. Daneben gibt es, zumindest in der Patentliteratur, eine Verschütteten- Suche mit gemäss klägerischer Terminologie «absoluter Ortsbestimmung». Die Beklagte bezeichnet diese Verfahren als «Ortung mittels eines Positionssignals», d.h. das sendende LVS übermittelt seine Position an das empfangende LVS, wodurch dem empfangenden LVS der direkte Weg zum sendenden LVS bekannt ist. In der Patentliteratur wird vorgeschlagen, dass dazu das satellitenbasierte Global Positioning System (GPS) eingesetzt wird, das es dem verschütteten Gerät erlaubt, seine Position zu bestimmen (z.B. WO 721 und DE 217). In der Praxis scheinen sich diese Verfahren aber nicht durchgesetzt zu haben, zumindest macht
O2023_012 keine Partei geltend, dass LVS mit GPS-Technologie am Markt erhältlich seien. Zu unterscheiden ist die Suche durch Übermittlung des Positionssignals vom verschütteten Gerät an das empfangende Gerät von einer GPSunterstützten Suche, bei der das suchende Gerät nur seine eigenen GPS-Koordinaten kennt und im Rahmen der Suche unterstützend verwendet (offenbart z.B. in EP 679). Massgeblicher Fachmann 30. Die Kenntnisse und Fähigkeiten des massgeblichen Fachmannes sind in zwei Schritten zu bestimmen: Zuerst ist das für die zu beurteilende Erfindung massgebliche Fachgebiet, anschliessend Niveau und Umfang der Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes des entsprechenden Fachgebiets zu bestimmen. Das massgebliche Fachgebiet bestimmt sich nach dem technischen Gebiet, auf dem das von der Erfindung gelöste Problem liegt.12 Die Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes umschreibt das Bundesgericht mit der Formulierung, der durchschnittlich gut ausgebildete Fachmann, auf den bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit abgestellt werde, sei «weder ein Experte des betreffenden technischen Sachgebiets noch ein Spezialist mit hervorragenden Kenntnissen. Er muss nicht den gesamten Stand der Technik überblicken, jedoch über fundierte Kenntnisse und Fähigkeiten, über eine gute Ausbildung sowie ausreichende Erfahrung verfügen und so für den in Frage stehenden Fachbereich gut gerüstet sein».13 Was dem fiktiven Fachmann fehlt, ist jede Fähigkeit des assoziativen oder intuitiven Denkens.14 Wo ein Problem mehrere technische Gebiete beschlägt, kann der fiktive Fachmann aus einem Team von Fachleuten aus unterschiedlichen Fachgebieten gebildet werden.15
12 BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.4. 13 BGE 120 II 71 E. 2. 14 BGE 120 II 312 E. 4b – «cigarette d‘un diamètre inférieur»; CR-PI-LBI- SCHEUCHZER, Art. 1 N 122. 15 BGE 120 II 71 E. 2 – «Wegwerfwindel»; BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.4.
O2023_012 31. Gemäss der Klägerin ist der Fachmann ein ausgebildeter Elektroingenieur oder Elektroniker mit speziellem Fachwissen auf dem Gebiet von mobilen elektronischen Geräten zur ortsabhängigen Benutzerführung. LVS- Geräte gehörten zur Gruppe der mobilen Navigationsgeräte mit Benutzerführung. Der Fachmann kenne zumindest die Funktionen der anderen Bereiche von mobilen Navigationsgeräten sehr genau und Sprachnavigation sei dem Fachmann nicht nur für alle Arten von mobilen Navigationsgeräten mehr als bekannt, sondern darüber hinaus festverankert im Bewusstsein der Bevölkerung. Gemäss der Beklagten hat der Fachmann eine Ausbildung in Elektrotechnik oder Elektronik oder eventuell ein Physikstudium absolviert und verfügt ausserdem über vertiefte Kenntnisse auf dem Gebiet der LVS- Geräte. Die Fachperson müsse nebst dem Grundlagenwissen eines Elektrotechnikers, einer Elektronikerin oder eines Physikers sowie vertieften Kenntnissen über LVS-Geräte der marktüblichen Art verfügen. 32. Die Parteien sind sich im Wesentlichen einig, dass der Fachmann eine Ausbildung in Elektrotechnik, Elektronik oder Physik haben muss und über vertiefte Kenntnisse auf dem Gebiet der LVS-Geräte verfügt. Dem schliesst sich das Gericht an. Allgemeines Fachwissen 33. Wissen aus Lehrbüchern des technischen Gebiets des einschlägigen Fachmanns gehört normalerweise zum allgemeinen Fachwissen.16 Wissenschaftliche Publikationen oder der Offenbarungsgehalt von Patentanmeldungen oder Patentschriften gehören dagegen normalweise nicht zum allgemeinen Fachwissen.17 Erst wenn eine technische Lehre Eingang in Lehrbücher oder allgemeine Nachschlagewerke gefunden hat, kann davon ausgegangen werden, dass sie Teil des allgemeinen Fachwissens ist. Wissenschaftliche Veröffentlichungen oder der Offenbarungsgehalt von Patentanmeldungen oder Patentschriften können ausnahmsweise dem allgemeinen Fachwissen zugerechnet werden, wenn ein technisches Gebiet so neu ist, dass es noch keinen Eingang in Lehr-
16 BPatGer, Urteil O2018_008 vom 2. Februar 2021, E. 17 – «Tiotropium COPD Inhalationskapseln». 17 BPatGer, Urteil O2019_007 vom 19. November 2021, E. 34 – «sequence by synthesis».
O2023_012 bücher gefunden hat oder wenn eine Serie von Veröffentlichungen übereinstimmend zeigt, dass eine Technologie allgemein bekannt war.18 Das allgemeine Fachwissen ist substanziiert zu behaupten und im Bestreitungsfall zu beweisen.19 34. Die Klägerin behauptet, der massgebliche Fachmann verfüge über umfassendes allgemeines Fachwissen auf dem Gebiet der Navigationsgeräte und der relativen Lautstärkenregulierung bei gleichzeitiger Ausgabe von Sprachsignalen und Audio-Signalen, insbesondere bei mobilen Navigationsgeräten. Die Beklagte kritisiert, die von der Klägerin angeführten Belege hätten keinen Zusammenhang mit LVS, und es sei nicht nachvollziehbar, warum die geltend gemachten Zusammenhänge zum Fachwissen des Fachmanns auf dem Gebiet der LVS gehören sollten. Es ist nicht nur dem Fachmann auf dem Gebiet von LVS, sondern der breiten Bevölkerung, bekannt, dass mobile Navigationsgeräte, die den Benutzer mittels GPS zum Ziel führen, dem Benutzer Anweisungen in der Form von Sprachnachrichten geben. Ebenso ist der breiten Bevölkerung bekannt, dass während der Ausgabe der Sprachnachrichten andere Tonsignale, z.B. Musik, verringert oder unterdrückt werden (gerichtsnotorisch). Dieses Wissen gehört auch zum allgemeinen Fachwissen eines Fachmanns auf dem Gebiet der LVS. Ob es die Erfindung nahelegt, ist bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu prüfen. Auslegung der geltend gemachten Patentansprüche 35. Patentansprüche sind nach den Grundsätzen von Treu und Glauben,20 d.h. der Bereitschaft, den Anspruch zu verstehen und ihm einen vernünftigen technischen Sinn zu geben, zu lesen.21 Dabei ist grundsätzlich vom Patentanspruch als Ganzes auszugehen.22 Wo sich einem Anspruch
18 BPatGer, Urteil O2019_007 vom 19. November 2021, E. 34, unter Hinweis auf T 772/89 vom 18 Oktober 1991, E. 3.3; T 1347/11 vom 29. Oktober 2013, E. 4; BPatGer, Urteil S2021_005 vom 15. Dezember 2021, E. 16 – «Deferasirox». 19 BPatGer, Urteil O2013_033 vom 30. Januar 2014, E. 31; BGer, Urteil 4A_142/2014 vom 2. Oktober 2014, E. 5 – «couronne dentée II». 20 BGE 107 II 366 E. 2 – «Liegemöbel-Gestell». 21 Die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, verwendet den Ausdruck «with a mind willing to understand», z.B. T 190/99 vom 6. März 2001, E. 2.4. 22 BGE 107 II 366 E. 2 – «Liegemöbel-Gestell».
O2023_012 auch nach Auslegung unter Berücksichtigung von Beschreibung und Zeichnungen keine glaubhafte technische Lehre entnehmen lässt, trägt der Patentinhaber die Folgen der unrichtigen, unvollständigen oder widersprüchlichen Definition des beanspruchten Gegenstandes.23 Patentansprüche sind aus der Sicht des massgebenden Fachmanns im Lichte der Beschreibung und der Zeichnungen auszulegen (Art. 51 Abs. 3 PatG). Das allgemeine Fachwissen ist als sogenannter liquider Stand der Technik ebenfalls Auslegungsmittel.24 Definiert die Patentschrift einen Begriff nicht abweichend, so ist vom üblichen Verständnis im betreffenden technischen Gebiet auszugehen. Patentansprüche sind funktional auszulegen, d.h. ein Merkmal soll so verstanden werden, dass es den vorgesehenen Zweck erfüllen kann.25 Der Anspruch soll so gelesen werden, dass die im Patent genannten Ausführungsbeispiele wortsinngemäss erfasst werden; andererseits ist der Anspruchswortlaut nicht auf die Ausführungsbeispiele einzuschränken, wenn er weitere Ausführungsformen erfasst.26 Wenn in der Rechtsprechung von einer «breitesten Auslegung» von Anspruchsmerkmalen gesprochen wird,27 so muss das derart verstandene Merkmal immer in der Lage sein, seinen Zweck im Rahmen der Erfindung zu erfüllen. D.h. der Anspruch ist grundsätzlich nicht unter seinem Wortlaut auszulegen, aber auch nicht so, dass Ausführungsformen erfasst werden, die die erfindungsgemässe Wirkung nicht erzielen.28 Die Entstehungsgeschichte bzw. das Erteilungsverfahren ist für die Auslegung der Patentansprüche nicht massgebend.29
23 Vgl. T 1018/02 vom 9. Dezember 2003, E. 3.8; BGE 147 III 337 E. 6.1 – «Lumenspitze»; Urteil 4A_581/2020 vom 26. März 2021, E. 3 – «Peer-to-Peer Protokoll». 24 BGer, Urteil 4A_541/2013 vom 2. Juni 2014, E. 4.2.1 – «Fugenband». 25 BRUNNER, Der Schutzbereich europäisch erteilter Patente aus schweizerischer Sicht – eine Spätlese, sic! 1998, 348 ff., 354. 26 BPatGer, Urteil O2013_008 vom 25. August 2015, E. 4.2 – «elektrostatische Pulversprühpistole». 27 BPatGer, Urteil O2013_008 vom 25. August 2015, E. 4.2 – «elektrostatische Pulversprühpistole». 28 BPatGer, Urteil O2016_009 vom 18. Dezember 2018, E. 25 – «Durchflussmessfühler»; BPatGer, Urteil S2018_007 vom 2. Mai 2019, E. 14 – «Werkzeugeinrichtung». 29 BGE 143 III 666 E. 4.3 – «Pemetrexed II».
O2023_012 36. Die Parteien vertreten unterschiedliche Auffassungen zur Bedeutung des Merkmals «Tonsignal». Für die Beurteilung der Rechtsbeständigkeit zu klären ist ausserdem, wie «ein Ereignis, das mit einer Suche nach einem LVS in Zusammenhang steht» und «Sprachnachricht» zu verstehen sind. Die weiteren Meinungsverschiedenheiten der Parteien bezüglich des korrekten Verständnisses der Patentansprüche sind nur für die Feststellung der Nichtverletzung massgeblich. Nachdem auf das entsprechende Rechtsbegehren nicht eingetreten wird (vorne, E. 17), brauchen sie nicht weiter erörtert zu werden. Tonsignal 37. Die Merkmale 1D und 13D definieren das Tonsignal einzig dahingehend, dass das «Tonsignal mit der Suche nach dem wenigstens einen weiteren Lawinen-Verschütteten-Suchgerät in Zusammenhang steht». Gemäss der Klägerin hat das Tonsignal eine generelle, direkte Abhängigkeit von der Suche, wie dies bei dem auf der gemessenen Feldstärke basierenden Pfeifton herkömmlicher LVS der Fall sei. Bei den beanspruchten Tonsignalen handle es sich zwingend um die herkömmlichen, feldstärkenabhängig modulierten Tonsignale. Das Tonsignal wie im Streitpatent offenbart, kommuniziere auf der semantischen Ebene lediglich «richtig oder falsch» und habe keinen eigenen semantischen Gehalt. Es übersetze lediglich das gemessene Peilsignal analog und kontinuierlich in einen hörbaren Bereich. Laut der Beklagten ist ein «Tonsignal» ein akustisches Signal und jedes akustische Signal sei ein Tonsignal. Das Tonsignal sei im Streitpatent nicht weiter definiert, d.h. die Fachperson beschränke das Tonsignal gemäss Merkmalen 1C, 1D und 1E nicht auf bestimmte akustische Signale, namentlich nicht auf solche herkömmlicher LVS. Es müsse sich aber jedenfalls von der Sprachnachricht gemäss Merkmal 1B/1B1 unterscheiden. Der Patentanspruch spezifiziere weder akustische Eigenschaften des «Tonsignals», noch die Art von dessen Erzeugung, noch dessen «semantischen Gehalt».
O2023_012 38. Die Parteien sind sich einig, dass sich das «Tonsignal» gemäss Merkmal 1C von der Sprachnachricht gemäss Merkmal 1B unterscheiden muss. Weder aus dem Anspruchswortlaut noch aus der Beschreibung des Streitpatents ergibt sich, dass das «Tonsignal» auf ein moduliertes Tonsignal von herkömmlichen LVS-Geräten beschränkt ist. Es trifft zwar zu, dass in Abs. [0010] des Streitpatents ein solches Tonsignal beschrieben wird; der Anspruch ist aber nicht auf ein Ausführungsbeispiel zu beschränken. Entsprechend ist ein «Tonsignal» gemäss Anspruch jedes akustische Signal, das keine Sprachnachricht ist. Sprachnachricht 39. Gemäss der Klägerin seien Sprachnachrichten letztendlich alle Arten akustischer Signale, mit denen ein komplexer semantischer Sinngehalt kommuniziert werde. Die Sprachnachricht habe einen frei bestimmbaren Bedeutungsgehalt und könne daher eine komplexere Anweisung an den Suchenden geben. Sie unterscheidet zwischen den Merkmalen 1B und 1D insoweit, als dass das Tonsignal «mit der Suche nach dem wenigstens einen weiteren LVS in Zusammenhang steht», während 1B eine Sprachnachricht in Abhängigkeit von wenigstens einem «Ereignis ausgebe, das mit einer Suche zusammenhängt». Die Beklagte äussert sich nicht ausdrücklich zur Bedeutung des Merkmals «Sprachnachricht», verweist aber darauf, dass sich eine Sprachnachricht von einem Tonsignal unterscheiden müsse. 40. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird «Sprachnachricht» als «gesprochene Nachricht» verstanden. Wenn Merkmal 1B/1B1 die Ausgabe einer Sprachnachricht verlangt, so ist dies nicht abweichend zu verstehen, d.h. die Ausgabe erfolgt in Form von gesprochener menschlicher Sprache. Dies wird auch durch die Ausführungsbeispiele in Abs. [0042] und auch durch die diversen Beispiele von ausgegebenen Nachrichten in Textform (z.B. Abs. [0016]) gestützt. Ebenso deutet Abs. [0040] darauf hin, dass es sich um gesprochene Sprache handeln soll, da dort beschrieben wird,
O2023_012 dass Audiodateien hinterlegt werden und die Sprache, in der die Sprachnachrichten dem Nutzer übermittelt werden sollen, beim Konfigurieren des Lawinen-Verschütteten-Suchgeräts vorgegeben werden kann. Diese Ausführungen würden keinen Sinn ergeben, wenn unter dem Merkmal «Sprachnachricht» alle Arten akustischer Signale, mit denen ein komplexer semantischer Sinngehalt kommuniziert wird, verstanden würden. Ereignis, das mit einer Suche nach einem LVS in Zusammenhang steht 41. Das Tonsignal gemäss Merkmal 1D sowie das Ereignis, in dessen Abhängigkeit die Sprachnachricht gemäss Merkmal 1B ausgegeben wird, müssen anspruchsgemäss «mit der Suche nach dem wenigstens einen weiteren Lawinen-Verschütteten-Suchgerät in Zusammenhang stehen». Die Formulierung «mit der Suche in Zusammenhang stehen» ist sehr breit. In praktischer Hinsicht dürften die meisten während einer Suche ausgegebenen Signale mit der Suche zusammenhängen. Das Merkmal kann insbesondere nicht so eng verstanden werden, dass das Tonsignal und die Sprachnachricht zwingend mit Eigenschaften des empfangenen Signals im Zusammenhang stehen müssen: So wird die Ausgabe der Sprachnachricht in Abhängigkeit vom Sendesignal des zu suchenden LVS erst in den abhängigen Ansprüchen 2 bis 5 eingeführt. Auch nennt das Streitpatent die Ausgabe der Sprachnachricht in Abhängigkeit von der Signalstärke oder -qualität als bevorzugte Ausführungsform (Abs. [0015]), d.h. es gibt auch Ausführungsformen, bei denen die Sprachnachricht nicht von einer Veränderung der Stärke, Richtung oder Qualität des empfangenen Signals abhängt, sondern beispielsweise gemäss Abs. [0018] von externen Störquellen. Die Lokalkammer Düsseldorf des EPG kommt in ihrer Entscheidung vom 14. Januar 2025 zu einem anderen Schluss. Unter Verweis auf Abs. [0013] und [0014] des Streitpatents argumentiert sie, eine Sprachnachricht werde insbesondere dann ausgelöst, wenn ein Zustandswechsel erfolge oder eine Veränderung eines mit der Suche im Zusammenhang stehenden Parameters erfasst werde. Das Ereignis stehe in einem Wirkzusammenhang mit dem sendenden LVS, nämlich seinem Sendesignal. Nicht ausreichend sei eine beliebige Sprachausgabe, die nicht vom Sendesignal des verschütteten LVS abhänge (Entscheidung vom
O2023_012 14. Januar 2025, S. 20). Nach Auffassung des hiesigen Gerichts wird der Wortlaut des Merkmals 1B1 damit unzulässigerweise auf ein Ausführungsbeispiel reduziert. Aus den im vorangehenden Absatz genannten Gründen ist das Ereignis i.S.v. Merkmal 1B1 breiter zu verstehen. Rechtsbeständigkeit Mangelnde Offenbarung 42. Die Erfindung ist in der Patentschrift so darzulegen, dass der Fachmann sie ausführen kann (Art. 50 Abs. 1 PatG/Art. 83 EPÜ). Die Patentschrift muss die Informationen liefern, die es dem Fachmann ermöglichen, die Erfindung aufgrund seines allgemeinen Fachwissens praktisch auszuführen. Fachtechnisch selbstverständliche Elemente müssen nicht offenbart werden.30 Fehler und Lücken in der Patentschrift beeinträchtigen die Ausführung nicht, soweit sie der Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens ohne unzumutbaren Aufwand erkennen und beheben kann. Die Ausführbarkeit für den Fachmann ist erst zu verneinen, wenn der Aufwand für die Nacharbeit das Zumutbare sprengt oder der nacharbeitende Fachmann erfinderisch tätig werden muss. Die Offenbarung mindestens eines Weges zur Ausführung ist im Einzelnen erforderlich aber auch ausreichend, wenn sie die Ausführung der Erfindung im gesamten beanspruchten Bereich ermöglicht; entscheidend ist, dass der Fachmann in die Lage versetzt wird, im Wesentlichen alle in den Schutzbereich der Ansprüche fallenden Ausführungsarten nachzuarbeiten.31 Die Beweislast für die mangelnde Offenbarung trägt die Partei, die daraus die fehlende Rechtsbeständigkeit des Patents ableitet.32 Der Beweis der mangelnden Offenbarung muss entweder an einem konkreten Beispiel (unter Nachweis von experimentellen Resultaten) oder wenigstens auf Basis von substanziierten und plausiblen Beispielen geführt werden, die zeigen, dass die erfindungsgemässe Aufgabe vom Fachmann mit seinem allgemeinen Fachwissen nicht über den gesamten
30 BGer, Urteil 4C.10/2003 vom 18. März 2003, E. 4 – «Anschlaghalter». 31 BGer, Urteil 4C.10/2003 vom 18. März 2003, E. 4 – «Anschlaghalter». 32 BPatGer, Urteil O2012_033 vom 30. Januar 2014, E. 19 – «couronne dentée».
O2023_012 Anspruchsbereich ohne unzumutbaren Aufwand nachgearbeitet werden kann.33 43. Die Klägerin führt aus, dass das Merkmal 1C nicht so offenbart sei, dass es der Fachmann ausführen könne, weil der Fachmann von der Beschreibung oder den Ansprüchen keine Hinweise erhalte, wie ein Lautsprecher als passives Bauelement sich selbst mit dem Tonsignal ansteuern solle oder welches andere Merkmal den Lautsprecher mit dem Tonsignal ansteuern solle. Gemäss der Beklagten definiere Merkmal 1A3, dass das LVS-Gerät zusätzlich zum Lautsprecher auch eine Steuerungseinrichtung zu dessen Ansteuern aufweise. Daraus folge, dass nicht nur in der Beschreibung, sondern sogar in Anspruch 1 selbst definiert sei, wie der Lautsprecher dazu gebracht werden könne, ein Tonsignal auszugeben, nämlich mittels der Steuerungseinrichtung. Weder Anspruch 1 noch die Beschreibung würden Hinweise darauf enthalten, dass nicht die Steuerungseinrichtung den Lautsprecher mit dem Tonsignal ansteuere. 44. Gemäss dem Merkmal 1C ist der wenigstens eine «Lautsprecher dazu ausgebildet» wenigstens «ein Tonsignal auszugeben». Das Merkmal 1C befasst sich nicht mit dem Erzeugen des Tonsignals, sondern mit dessen Ausgabe. Jeder Lautsprecher ist zum Ausgeben von Signalen geeignet. Das Merkmal ist daher zwar breit und charakterisiert den Lautsprecher nicht zusätzlich. Daraus ergibt sich aber kein Problem der mangelnden Ausführbarkeit. 45. Ausserdem seien gemäss der Klägerin die Merkmale 1B und 1D nicht ausreichend offenbart. Weil Anspruch 1 technisch einen Unterschied verlange zwischen einem Tonsignal, das in Zusammenhang «mit der Suche nach wenigstens einem weiteren LVS» stehe und einer Sprachnachricht, die in Zusammenhang «mit wenigstens einem Ereignis bei der Suche wenigstens einem weiteren LVS steht», sei dem Fachmann nicht offenbart, wie dieser Unterschied technisch zu realisieren sei. Die Beschreibung offenbare sowohl für das Tonsignal als auch für die Sprachnachricht gleichermassen eine Abstandsabhängigkeit.
33 BPatGer Urteil O2014_002 vom 25. Januar 2016, E. 6.4.1 – «Urinalventil».
O2023_012 Die Beklagte verweist auf die Abs. [0010] und [0042] des Streitpatents und führt aus, dass sich dort Beispiele für Tonsignale und Sprachnachrichten finden. 46. Die Merkmale 1C und 1D sind in der Tat breit. Aber gestützt auf die Beschreibung besteht für den Fachmann kein Problem, zumindest eine Ausführungsform mit solchen Tonsignalen (z.B. in Frequenz und/oder in der Wiederholungsrate und/oder in der Lautstärke verändernde Piepstöne als Tonsignale gemäss Abs. [0010]) sowie mit Sprachnachrichten (z.B. mit einer Umwandlungseinrichtung zur Sprachsynthese wie eine Text-to- Speech-Software und/oder eine Text-to-Speech-Firmware gemäss Abs. [0042] und mit Beispielen von Sprachnachrichten gemäss Abs. [0016] ff.) zu realisieren. Daher liegt keine unzureichende Offenbarung vor. Stand der Technik 47. Die Klägerin verweist auf zahlreiche Druckschriften des Standes der Technik. Besonders einschlägig sind die folgenden Druckschriften: - EP 1 577 679 A1 (EP 679) - WO 2006/015721 A1 (WO 721) - DE 299 22 217 U1 (DE 217) - EP 2 527 011 A1 (EP 011) - US 2006/0148423 A1 (US 423) - US 2005/0288857 A1 (US 857)
Neuheit 48. Eine Erfindung muss neu gegenüber dem gesamten Stand der Technik sein (Art. 1 Abs. 1, Art. 7 Abs. 1 PatG). Den Stand der Technik bildet alles, was vor dem Anmelde- oder dem Prioritätsdatum der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benützung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist (Art. 7 Abs. 2 PatG).
O2023_012 Eine Erfindung ist nur dann nicht neu, wenn sämtliche Merkmale der Erfindung vor dem massgeblichen Datum in einer einzigen Entgegenhaltung offenbart wurden.34 Der Offenbarungsgehalt einer Entgegenhaltung ist aus Sicht des massgeblichen Fachmanns zu bestimmen. Dabei ist auf die Kenntnisse und Fähigkeiten des Fachmanns am massgeblichen Datum (Anmelde- oder Prioritätstag) der zu prüfenden Erfindung abzustellen.35 Offenbart ist nur das, was sich für den Fachmann unmittelbar und eindeutig aus der Entgegenhaltung ergibt. Dies schliesst auch Informationen ein, die in der Entgegenhaltung zwar nicht explizit, aber unter Berücksichtigung der Kenntnisse und Fähigkeiten des Fachmannes implizit offenbart sind, nicht aber, was der Fachmann der impliziten Offenbarung naheliegenderweise hinzufügen würde.36 Neuheit gegenüber EP 679 49. EP 679 beschreibt ein herkömmliches LVS zur Suche mittels Feldstärke des Senders (Abs. [0002]), das die Position eines Verschütteten exakt bestimmt, indem es das Magnetfeld der Erde, das mittels eines Magnetfeldsensors gemessen wird, als festes und permanent verfügbares Bezugskoordinatensystem heranzieht (Abs. [0015]), so dass zu jeder Zeit die Zuordnung des gemessenen Sendersignals zu einem festen Suchwinkel möglich ist (Abs. [0033]).
34 BGE 133 III 229 E. 4.1 – «kristalline Citaloprambase»; BPatGer, Urteil O2016_001 vom 4. Juli 2019, E. 30 – «matière à injection céramique». 35 BGE 144 III 337 E. 2.2.2 – «Fulvestrant II». 36 SHK PatG-DETKEN, Art. 7 N 116 f.
O2023_012 Abbildung 3: Fig. 2a aus EP 679 50. Die Klägerin bezieht sich im Zusammenhang mit der Erzeugung einer Sprachnachricht gemäss Merkmal 1B auf Abs. [0097] der EP 679 und im Zusammenhang mit der Erzeugung eines Tonsignals gemäss Merkmal 1C auf die Abs. [0049]/[0065] der EP 679 . Das in den Abs. [0096] und [0097] der EP 679 erwähnte «erfindungsgemässe Suchgerät» entspreche dem in Abs. [0049] und [0065] des Streitpatents offenbarten «erfindungsgemäss ausgebildete[n] Suchgerät». Die GPS-basierte Geländeüberlagerung in Abs. [0096] der EP 679 werde bereits als optionale Ergänzung des erfindungsgemässen Suchgeräts offenbart. Im Zusammenhang mit dem Merkmal 1E führt sie aus, dass die in EP 679 offenbarte alternative oder zusätzliche Kombination der Sprachnavigation mit dem Tonsignal bedeute, dass entweder das Tonsignal oder das Sprachsignal hörbar sei oder das Sprachsignal und das Tonsignal gleichzeitig ausgegeben würden. Um in der lauten Umgebung bei der Verschüttetensuche die Verständlichkeit zu gewährleisten, offenbare EP 679 in Abs. [0097] dem Fachmann eine analoge Realisierung wie bei mobilen Navigationsgeräten in Kraftfahrzeugen, bei denen bekanntlich andere Audioquellen während der Sprachausgabe unterdrückt oder mit verringerter Lautstärke wiedergegeben würden. Eine derartige Regelung der Audi-
O2023_012 oquellen zueinander sei derart bekannt, dass sie als gerichtsnotorisch bezeichnet werden könne, und vom Fachmann selbst ohne direkte Offenbarung in Abs. [0097] von EP 679 mitgelesen werde. Gemäss der Beklagten offenbart EP 679 die Kombination der Merkmale 1C, 1D und 1E nicht. Sie beruft sich primär darauf, dass die EP 679 keine Kombination der Lehre der in Abs. [0097] der EP 679 beschriebenen Sprachausgabe mit dem in Abs. [0065] beschriebenen entfernungsabhängigen Ausgeben eines Suchtons eines angepeilten Verschütteten durch den Lautsprecher offenbare. Die EP 679 lehre nicht, während der Suche nach einem Verschütteten einerseits Sprachnachrichten und andererseits Tonsignale zu nutzen. Die EP 679 offenbare daher auch keine Steuerungseinrichtung, die sowohl ein Tonsignal als auch eine Sprachnachricht ausgeben könne. Ausserdem sei auch das Merkmal 1E nicht offenbart. Die Formulierung «alternativ oder zusätzlich» beziehe sich nicht auf ein Tonsignal, sondern auf den Abs. [0096] betreffend ein GPS-System. In EP 679 stehe daher nichts von einer Sprachausgabe alternativ oder zusätzlich zu einem Tonsignal. Ausserdem sei auch die Folgerung, dass aus der Formulierung «alternativ oder zusätzlich» folge, dass etwas «unterdrückt» werde, logisch falsch: «Alternativ oder zusätzlich» heisse nichts anderes, als dass es das eine anstelle des anderen gebe, oder dass es beide gebe – darüber, wie beide zusammenwirken, wenn es beide gibt, sage «alternativ oder zusätzlich» nichts aus. 51. Abs. [0049] der EP 679 offenbart, dass das erfindungsgemässe Gerät über einen Lautsprecher 14 zur Ausgabe eines synthetisch generierten Suchtons als akustisches Feedback an den Benutzer verfügt, wie dies für herkömmliche Geräte bekannt ist. Gemäss Abs. [0065] gibt der Lautsprecher in entfernungsabhängiger Weise den Suchton eines angepeilten Verschütteten wieder. Damit sind die Merkmale 1C und 1D in EP 679 offenbart. Gemäss Abs. [0097] kann das Suchgerät alternativ oder zusätzlich mit einer Sprachsteuerung kombiniert werden, wie dies etwa bei GPS- Systemen für Kraftfahrzeuge bekannt ist, wobei der Suchende akustische Anweisungen, etwa in Form einer vom Suchgerät erzeugten Stimme, erhält. Dies soll es dem Suchenden ermöglichen, sich auf das Gelände zu konzentrieren.
O2023_012 Eine akustische Anweisung in Form einer Stimme ist eine Sprachnachricht gemäss Merkmal 1B. Damit eine solche Anweisung erzeugt und ausgegeben wird, ist auch ein Ereignis in weitestem Sinne erforderlich. Wie in E. 41 erwähnt, muss dieses Ereignis nicht mit der Signalstärke oder -qualität des Signals des verschütteten LVS zusammenhängen. Damit ist auch das Merkmal 1B vorweggenommen. Abs. [0097] beschreibt die Sprachsteuerung als Alternative oder als Zusatz und bezieht sich auf den vorhergehenden Abs. [0096]. Dort ist ausgeführt, dass ein GPS-System vorgesehen werden kann, um das Gelände darzustellen, damit der Suchende Geländepunkte rasch erfassen kann und den Liegepunkt eines Verschütteten mit geringstmöglicher Verzögerung aufsuchen kann. Diese überlagerte Darstellung des Geländes über den Liegepunkten und die alternative oder zusätzliche Sprachsteuerung stehen mit der Suche nach einem weiteren LVS im Zusammenhang. Das Merkmal 1B1 ist daher ebenfalls vorweggenommen. Die Lokalkammer Düsseldorf des EPG kommt in ihrer Entscheidung vom 14. Januar 2025 zu einem anderen Schluss, weil sie Merkmal 1B1 enger versteht als das hiesige Gericht (S. 23). 52. Bei der Beurteilung der Neuheit genügt es nicht, den Inhalt der Entgegenhaltung pauschal zu berücksichtigen; es muss vielmehr jede in der Entgegenhaltung beschriebene Ausführungsform für sich betrachtet werden. Es ist nicht zulässig, verschiedene Bestandteile jeweils spezifischer Ausführungsarten, die in ein und derselben Entgegenhaltung beschrieben sind, allein deshalb miteinander zu verbinden, weil sie in eben dieser Entgegenhaltung offenbart sind, sofern nicht in der Entgegenhaltung selbst eine solche Verbindung offenbart wird.37 53. Es stellt sich daher vorliegend die Frage, ob die Offenbarung in Abs. [0097] der EP 679 in Zusammenhang mit der Ausführungsform steht, die in den Abs. [0046] und [0065] offenbart wird, oder als eigenständige Ausführungsform zu betrachten ist. Aus Abs. [0096] geht eindeutig hervor, dass das dort beschriebene GPS- System zusätzlich zu einem «erfindungsgemässen Suchgerät» vorgesehen wird. Dies ergibt sich aus der Formulierung «kombinieren» und dar-
37 BPatGer, Urteil O2017_007 vom 1. November 2019, E. 56 a.E. – «animierte Lunge»; aus der Rsp. des EPA z.B. T 0305/87 vom 1. September 1989, E. 5.3.
O2023_012 aus, dass die vermuteten Liegepunkte der verschütteten LVS (die ein wesentliches Merkmal der Erfindung gemäss EP 679 sind) dem GPS- System überlagert werden. Dieses erfindungsgemässe System ist – zumindest in einer konkreten Ausführungsform – unter anderem gemäss Abs. [0049]/[0065] mit einem Lautsprecher zur Ausgabe eines Suchtons versehen, wie dies für herkömmliche Geräte bekannt ist. Daraus ergibt sich zunächst, dass das GPS-System gemäss Offenbarung in Abs. [0096] den Lautsprecher nicht ersetzt, sondern ergänzt. Eine Ersetzung des Suchtons wäre auch technisch nicht einleuchtend, denn das GPS-System gemäss Abs. [0096] dient nicht zum Auffinden der verschütteten Person, sondern zur Überlagerung von Geländeinformationen über die grafisch dargestellten Liegepunkte, die nicht via GPS ermittelt werden. Die Offenbarung in Abs. [0097] bezieht sich als Alternative oder Ergänzung auf den unmittelbar vorangehenden Absatz. Dies bedeutet, dass die Sprachausgabe zusätzlich zu einer grafischen Darstellung von «markanten Geländepunkten» auf der Basis des GPS-Systems oder anstelle einer solchen Darstellung vorgesehen werden kann. In beiden Fällen wird sie aber in Kombination mit dem erfindungsgemässen System vorgesehen, d.h. mit einem System mit einem Lautsprecher zur Ausgabe eines Suchtons gemäss Abs. [0049] und [0065]. Es ist zutreffend, dass EP 679 primär die selbstständige Bestimmung der Position eines Verschütteten offenbart und damit Herausforderungen bei der Suche mit einem klassischen LVS reduzieren will (siehe z.B. Abs. [0004] und [0007]). Eine grafische Ausgabe wird als mögliche Ausführungsform vorgeschlagen (siehe Abs. [0024]). Auch die Ausgabe eines Suchtons erscheint nicht zwingend erforderlich. Die Lehre der EP 679 schliesst aber einen herkömmlichen Suchton nicht aus, sondern offenbart einen solchen in den genannten Textstellen (Abs. [0049] und [0065]) sogar ausdrücklich in der Beschreibung eines konkreten Ausführungsbeispiels. Die Abs. [0094] ff. finden sich in Teilen der Beschreibung, die das beispielhaft beschriebene Suchgerät «abwandeln». Damit ist unmittelbar und eindeutig offenbart, dass das Suchgerät gemäss Abs. [0049]/[0065] mit einem Display zur grafischen Anzeige der Position eines Verschütteten und einem Lautsprecher zur Ausgabe eines Suchtons für eine konventionelle Suche versehen ist, und zusätzlich eine Sprachausgabe aufweisen kann.
O2023_012 Die Merkmale 1B, 1B1, 1C und 1D sind daher auch in Kombination miteinander in EP 679 offenbart. Die Berufungskammer des EPG hatte dies in ihrer Anordnung vom 25. September 2024 anders gesehen. Die Lokalkammer Düsseldorf lässt im ordentlichen Verfahren offen, ob dieses Verständnis der Offenbarung der EP 679 richtig ist, weil es für die Neuheit ohnehin keine Rolle spiele, da EP 679 die Merkmale 1B und 1B1 nicht offenbare (S. 24). 54. Hingegen wird Merkmal 1E durch die in EP 679 offenbarte Ausführungsform nicht unmittelbar und eindeutig offenbart. Es gibt in EP 679 keine Offenbarung, wie sich die Ausgabe der Sprachnachricht im Verhältnis zur Ausgabe des Suchtons verhält. Die Offenbarung «alternativ oder zusätzlich» in Abs. [0097] bezieht sich auf die Ausgestaltung des Suchgeräts mit einer Sprachausgabe zusätzlich zu oder anstelle einer Darstellung des Geländes mittels des GPS-Systems. Daraus lässt sich nicht ableiten, dass der herkömmliche Suchton gemäss Abs. [0049]/[0065] im Betrieb während einer Sprachausgabe unterdrückt wird. Anspruch 1 ist daher neu gegenüber EP 679, weil die Ausführungsform gemäss EP 679 das Merkmal 1E nicht offenbart. Anspruch 13 enthält inhaltlich im Wesentlichen die gleichen Merkmale wie Anspruch 1. Merkmal 13E wird daher nicht durch die Ausführungsform gemäss EP 679 vorweggenommen, die übrigen Merkmale hingegen schon. Neuheit gegenüber WO 721 55. WO 721 betrifft eine Vorrichtung zum Auffinden von Personen, z.B. ein LVS, die ein Positionssignal empfangen kann (z.B. GPS) und basierend auf dem Positionssignal ein Ortungssignal aussendet, das von einer zweiten Vorrichtung empfangen werden und ausgegeben werden kann (S. 1:6-22). Bevorzugt enthält das Ortungssignal wenigstens eine Ortsinformation (S. 11:6-9).
O2023_012 Abbildung 4: Fig. 1 aus WO 721 56. Die Beklagte bestreitet die Vorwegnahme der Merkmale 1C, 1D und 1E durch WO 721. In keiner der von der Klägerin genannten Textstellen werde gelehrt, dass das LVS über die Steuerungseinrichtung den Lautsprecher so ansteuere, dass einerseits eine Sprachnachricht und andererseits ein – von der Sprachnachricht verschiedenes – Tonsignal erzeugt werde. Erst recht werde nicht gelehrt, dass das Tonsignal unterdrückt oder mit verringerter Lautstärke ausgegeben wird, wenn die Sprachnachricht ausgegeben wird. Die WO 721 enthalte keine Hinweise auf die zusätzliche Ausgabe von Tonsignalen, wenn das Gerät eine Sprachausgabeeinrichtung aufweise. Indem die Position des verschütteten Geräts bekannt sei und die entsprechenden Informationen, namentlich Richtungs- und/oder Entfernungsinformationen, über die Sprachausgabeeinrichtung ausgegeben würden, würde die zusätzliche Ausgabe eines Tonsignals auch überhaupt keinen Sinn ergeben. Die Klägerin verweist in der Klageschrift im Zusammenhang mit dem Merkmal 1C auf S. 2 sowie auf S. 5 der WO 721. Die weiteren Ausführungen in der Stellungnahme zu den Noven in der Duplik sind verspätet und nicht zu beachten (vorne, E. 24).
O2023_012 57. Die Merkmale 1C und 1D für sich allein sind in WO 721 gezeigt: Sie beziehen sich nur auf die Eignung eines Lautsprechers zur Ausgabe des mit der Suche in Zusammenhang stehenden Tonsignals. Die Sprachausgabeeinrichtung gemäss S. 11 erfordert einen Lautsprecher, der naturgemäss auch für die Ausgabe von Tonsignalen geeignet ist. Auf S. 2 der WO 721 wird im Rahmen der Beschreibung des Standes der Technik ein herkömmliches akustisches Ausgabesignal offenbart. Diese Offenbarung erfolgt nicht im Zusammenhang mit der in der WO 721 beschriebenen Lösung, und insbesondere nicht mit der auf S. 11 offenbarten Sprachausgabe bei einer «komfortablen Weiterbildung der erfindungsgemässen Vorrichtung». Die Ausführungsform gemäss S. 2 der WO 721 ist daher eine andere als die der S. 5 und 11. Die Offenbarungsstelle auf S. 5 definiert lediglich den Begriff «Ausgabeeinrichtung», nämlich als Einrichtung, die menschliche Sinne wahrnehmbare Reize erzeugt, wie z.B. optische und/oder akustische Reize. In dem zitierten Absatz auf Seite 11 wird die Ausgabeeinrichtung weiter konkretisiert, unter anderem als Sprachausgabeeinrichtung. Die Erzeugung einer Sprachnachricht gemäss Merkmal 1B/1B1 ist dort offenbart. Was die WO 721 auf den S. 5 und S. 11 hingegen nicht offenbart, sind die Merkmale 1C/1D in Kombination mit den weiteren Anspruchsmerkmalen: Aus den Merkmalen 1A3 (Steuerungseinrichtung zum Ansteuern wenigstens eines Lautsprechers) und 1E (Eignung der Steuereinrichtung zum Unterdrücken des Tonsignals während der Sprachnachricht) folgt – neben der grundsätzlichen Eignung des Lautsprechers gemäss Merkmal 1C – auch, dass das Tonsignal im Betrieb zusätzlich zu einer Sprachnachricht ausgegeben werden kann. Diese Eignung zur gemeinsamen Nutzung von Tonsignal und Sprachnachricht während einer Suche ergibt sich aus S. 5 und 11 der WO 721 nicht. Damit sind nicht alle Merkmale von Anspruch 1 durch mindestens eine der Ausführungsformen gemäss WO 721 offenbart. Anspruch 1 ist neu gegenüber WO 721, weil insbesondere Merkmal 1E nicht in Kombination mit den anderen Merkmalen gezeigt ist. Genauso verhält es sich bei Anspruch 13. Hier wird in den Merkmalen 13B und 13C sogar ausdrücklich gefordert, dass die Steuerungseinrichtung den Lautsprecher so ansteuert, dass sowohl eine Sprachnachricht
O2023_012 als auch ein Tonsignal ausgegeben wird. Während Merkmal 13B für sich allein in WO 721 durch die Offenbarung auf S. 11 gezeigt ist, fehlt auf S. 5 und 11 (aber auch auf S. 12) eine Offenbarung der Sprachausgabe in Kombination mit der Ausgabe eines zusätzlichen Tonsignal gemäss Merkmal 13C. Das Merkmal 13E ist aus den gleichen Gründen nicht gezeigt wie 1E. Anspruch 13 ist daher ebenfalls neu, weil die Merkmale 13C, 13D und 13E in den Ausführungsformen gemäss WO 721 nicht in Kombination mit den anderen Merkmalen gezeigt sind. Neuheit gegenüber DE 217 58. DE 217 offenbart ein LVS, bei dem im Gegensatz zu den herkömmlichen LVS nicht die Stärke eines Signals zur Positionsbestimmung herangezogen wird (S. 3:3-6). Vielmehr empfängt das LVS Signale von Navigationssatelliten, berechnet aus den Signalen der Navigationssatelliten Positionswerte und sendet diese an ein zweites LVS. Da dieses ebenfalls Signale von Navigationssatelliten empfängt und daraus die eigene Position berechnet, kann die Entfernung und Richtung, in der sich das erste (verschüttete) LVS vom zweiten (suchenden) LVS befindet, berechnet und auf dem zweiten LVS ausgebeben werden. In einer bevorzugten Ausführungsform sollen Entfernung und Richtung durch einen Sprachprozessor über einen Kopfhörer ausgebeben werden (S. 3:15-18). 59. Gemäss der Beklagten sind die Merkmale 1C, 1D und 1E in DE 217 nicht offenbart. Im Zusammenhang mit dem Merkmal 1B/1B1 sowie den Merkmalen 1C und 1D verweist die Klägerin auf Anspruch 7 der DE 217. Nach Auffassung der Klägerin impliziert der Verweis auf eine «Entfernung» in Anspruch 7 der DE 217 ein weiteres Tonsignal in der Form einer modulierten Lautstärke. Es gehöre zum allgemeinen Fachwissen des Fachmannes, dass die Entfernung mittels Tons (z.B. über die Laustärke) oder sprachbasiert vom Lawinensuchgerät an den Suchenden übermittelt werden könne. In der Replik und in der Duplik verweisen die Parteien nur auf ihren jeweiligen Vortrag.
O2023_012 60. Der Klägerin ist zuzustimmen, dass grundsätzlich bei herkömmlichen LVS die Modulierung der Lautstärke zur Anzeige einer Entfernung bekannt ist. Aber DE 217 verfolgt gerade eine andere Strategie, nämlich die Errechnung von Richtung und Entfernung ausgehend von GPS-Daten. Das Merkmal der Modulation der Lautstärke eines Signals wird daher nicht offenbart. Die Merkmale 1C und 1D für sich allein sind in DE 217 offenbart, weil sie sich nur auf die Eignung eines Lautsprechers zur Ausgabe eines Tonsignals beziehen. Der Lautsprecher gemäss DE 217 ist grundsätzlich geeignet, ein Tonsignal auszugeben. Hingegen wird auch bei DE 217 das Merkmal 1E nicht in Kombination mit 1A3/1C/1D offenbart (analog den vorstehenden Ausführungen zu WO 721 in E. 57). Auch wenn die DE 217 ausdrücklich auf den Einsatz als Navigationsgerät und auf weitere Merkmale von solchen Navigationsgeräten verweist, gibt es keinen konkreten Hinweis darauf, ein Tonsignal (das ebenfalls mit der Suche im Zusammenhang steht) und ergänzend dazu eine Sprachnachricht auszugeben und währenddessen das Tonsignal zu unterdrücken. Anspruch 1 ist daher neu gegenüber der Ausführungsform gemäss DE 217. Entsprechend ist auch der Verfahrensanspruch 13 neu gegenüber der Ausführungsform gemäss DE 217. Neuheit gegenüber EP 011 61. EP 011 will ein LVS zur Verfügung stellen, das die Komplexität der Suche mittels herkömmlichen LVS verringert. Gemäss dem erfindungsgemässen Such- und Sendegerät ist die Empfangsrichtung durch die Verarbeitungseinheit einem von wenigstens zwei Raumwinkelbereichen um das Suchund Sendegerät zuordenbar, wobei durch den akustischen Signalgenerator abhängig von dem der Empfangsrichtung zugeordneten Raumwinkelbereich eines von wenigstens zwei Tonmustern erzeugbar ist (Abs. [0010]). Die Empfangsrichtung kann z.B. durch die Verwendung von zwei oder drei Empfangsantennen bestimmt werden, oder bei nur einer Empfangsantenne, durch Schwenken des Such- und Sendegeräts (Abs. [0011]). Die Erfindung habe den Vorteil, dass dem Suchenden die Empfangsrichtung des Sendesignals mit der Genauigkeit eines Raum-
O2023_012 winkelbereichs akustisch signalisiert werde. Dadurch könne sich der Suchende durch das akustische Signal (Tonmuster) leiten lassen und müsse sich nicht in erster Linie auf eine optische Anzeige konzentrieren. Entsprechend könne er sich auf die Topografie des Lawinenkegels konzentrieren, während er gleichzeitig vom akustischen Signal geleitet werde. Dies vereinfache den Suchvorgang erheblich, da sich der Suchende bei der Suche entsprechend schneller fortbewegen und gleichzeitig eine visuelle Oberflächensuche durchführen könne (Abs. [0014]). Durch eine derartige akustische Benutzerführung sei auch eine Suche gänzlich ohne optische Anzeigemittel möglich, beispielsweise wenn diese gar nicht vorhanden oder defekt sei, oder wenn die Suche im Dunkeln oder bei sonstigen schlechten Sichtverhältnissen durchgeführt werde (Abs. [0015]). 62. Die Beklagte bestreitet die Vorwegnahme der Merkmale 1B, 1B1 und 1E durch die Ausführungsform gemäss EP 011. Insbesondere sei in EP 011 keine unmittelbare und eindeutige Offenbarung einer Ausgabe einer Sprachnachricht enthalten. Ausserdem lehre EP 011 nicht, dass ein Signal unterdrückt oder mit verringerter Lautstärke ausgegeben werde, während ein anderes ausgegeben wird. Die Klägerin beruft sich für Merkmal 1B auf die Erzeugung eines «Tonmusters» in EP 011 auf Sp. 14/15. Das phonologische Inventar natürlicher Sprachen sei extrem breit. Beispielsweise gehörten Klicklaute zum üblichen Inventar von Khoisan-Sprachen und es existierten «Pfeifsprachen», die ohne weiteres auch als Tonmuster beschrieben werden könnten. Weil mehr als ein Tonmuster erzeugbar sei und dazwischenliegende Tonmuster erzeugbar seien, bedeute ein dazwischenliegendes Tonmuster, dass ein erstes Tonmuster unterdrückt werde, wenn das dazwischenliegende Tonmuster ausgegeben wird, und dann wieder weiter ausgegeben werde. 63. Gemäss ständiger Rechtsprechung wird ein spezifisches Merkmal (hier «Sprachnachricht») durch eine generische Offenbarung (hier «Tonmuster») nicht vorweggenommen,38 selbst wenn man möglicherweise unter «Tonmuster» auch eine «Sprachnachricht» subsumieren könnte. Der ge-
38 Vgl. T 88/12 vom 11. August 2016, E. 4, T 60/18 vom 14. Juli 2021, E. 8.2 (st. Rsp.).
O2023_012 nerische Begriff «Tonmuster» nimmt das spezifischere Merkmal «Sprachnachricht» nicht vorweg. Das Merkmal 1B ist daher nicht offenbart. Das Merkmal 1B1 ist in Zusammenhang mit 1B, d.h. einer Sprachnachricht, ebenfalls nicht offenbart. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass die Tonmuster gemäss EP 011 eine diskrete Bedeutung haben mögen, wie dies die Klägerin darlegt. Auch ein Tonmuster mit einer Bedeutung ist nicht zwingend eine Sprachnachricht (siehe E. 40). Wenn die Tonmuster als Sprachnachrichten gemäss Merkmal 1B/1B1 verstanden würden, wären die Merkmale 1C und 1D zwar, analog zu den Ausführungen in E. 57 und E. 60, für sich allein in EP 011 offenbart. Allerdings würde, analog zu E. 57 und E. 60, es auch in diesem Fall keine Offenbarung des Merkmals 1E in Kombination mit 1A3/1C/1D geben. Richtig ist, dass EP 011 verschiedene Tonmuster offenbart. Daraus kann man auch herleiten, dass ein spezifisches Tonmuster teilweise nicht erzeugt wird bzw. durch ein anderes Tonmuster ersetzt wird und im weitesten Sinne daher auch unterdrückt wird. In EP 011 ist aber nicht offenbart, dass ein (von einer Sprachnachricht verschiedenes) Tonsignal gerade dann unterdrückt wird, wenn eine Sprachnachricht ausgegeben wird (wobei sowohl das Tonmuster als auch die Sprachnachricht mit der Suche zusammenhängen). Die Merkmale 1B und 1B1 sowie 1E sind daher in der Ausführungsform gemäss EP 011 nicht offenbart. Basierend auf den gleichen Überlegungen sind auch die Merkmale 13B/13B1 sowie 13E in der Ausführungsform gemäss EP 011 nicht offenbart. Die Ansprüche 1 und 13 sind daher gegenüber der Ausführungsform gemäss EP 011 neu. Erfinderische Tätigkeit 64. Was sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, ist keine patentierbare Erfindung (Art. 1 Abs. 2 PatG). Um «eine unzulässige
O2023_012 ex-post-Betrachtung auszuschliessen», verlangt das Bundesgericht eine nachvollziehbare Methode der Beurteilung.39 Dazu bedarf es mindestens der Feststellung der Erfindung, des Standes der Technik sowie des massgeblichen Fachmannes und seines Wissens und Könnens.40 Das Bundespatentgericht wendet bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit den vom Europäischen Patentamt (EPA) entwickelten Aufgabe- Lösungs-Ansatz an.41 Der Aufgabe-Lösungs-Ansatz gliedert sich in drei Phasen: i) Ermittlung des «nächstliegenden Stands der Technik», ii) Bestimmung der zu lösenden «objektiven technischen Aufgabe» und iii) Prüfung der Frage, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des nächstliegenden Stands der Technik und der objektiven technischen Aufgabe für die Fachperson naheliegend gewesen wäre.42 Der nächstliegende Stand der Technik sollte auf einen ähnlichen Zweck oder eine ähnliche Wirkung wie die Erfindung gerichtet sein.43 In der Praxis ist der nächstliegende Stand der Technik in der Regel der, der einem ähnlichen Verwendungszweck entspricht und die wenigsten strukturellen und funktionellen Änderungen erfordert, um zu der beanspruchten Erfindung zu gelangen.44 Die Wahl des Ausgangspunkts ist zu begründen.45 Trotz des Superlativs «nächstliegend» kann es, auch nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA,46 mehrere «nächstliegende» Entgegenhaltungen geben, die «gleich weit entfernt» sind von der Erfindung.47 Dann muss für die Feststellung, dass die beanspruchte technische Lehre nicht naheliegend ist, der Aufgabe-Lösungs-Ansatz ausgehend von allen Ausgangspunkten durchgeführt werden. Das Bundesge-
39 BGer, Urteil 4C.52/2005 vom 18. Mai 2005, E. 2.3 – «Kunststoffdübel». 40 BGer, a.a.O. 41 BPatGer, Urteil O2013_008 vom 25. August 2015, E. 4.4 – «elektrostatische Pulversprühpistole»; Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.6 – «Valsartan/Amlodipin Kombinationspräparat»; Urteil O2015_011 vom 29. August 2017, E. 4.5.1 – «Fulvestrant». 42 Richtlinien für die Prüfung im EPA, Ausgabe November 2019, G-VII, 5. 43 BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.6. 44 Beschwerdekammer des EPA, Entscheidung T 606/89 vom 18. September 1990. 45 BGer, Urteil 4A_282/2018 vom 4. Oktober 2018, E. 4.3 – «balancier de montre». 46 Vgl. Beschwerdekammer des EPA, Entscheidung T 967/97 vom 25. Oktober 2001. 47 BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.6.
O2023_012 richt hält dabei fest, dass es «nicht wesentlich sein [kann], welches von regelmässig mehreren naheliegenden Elementen im Stande der Technik zum Ausgangspunkt der allein entscheidenden Frage genommen wird, ob die Fachperson schon mit geringer geistiger Anstrengung auf die Lösung des Streitpatents kommen kann».48 65. Im ersten Schritt des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes ist der nächstliegende Stand der Technik im Sinne eines geeigneten Ausgangspunkts für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu bestimmen. Die Klägerin behauptet mangelnde erfinderische Tätigkeit ausgehend von WO 721, EP 011, DE 217 (in der Klageschrift) sowie von EP 679 und US 423 in der Replik. Alle genannten Entgegenhaltungen betreffen unterschiedlich ausgestaltete LVS und sind demnach auf den gleichen Zweck wie die Erfindung gerichtet, d.h. das möglichst rasche Auffinden eines Verschütteten. Die Beklagte bestreitet, dass DE 217 und WO 721 geeignete Ausgangspunkte für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit seien, weil sie auf GPS-Ortung (Ortung durch Positionssignal) beruhten, im Gegensatz zur Erfindung, welche die herkömmliche «Ortung durch Auffinden» weiterentwickle. Ein Fachmann würde als Ausgangspunkt der Entwicklung daher eine Entgegenhaltung wählen, die ebenfalls auf Ortung durch Auffinden beruhe, und nicht eine, die die Ortung durch Positionssignal verwende. Dass die Entgegenhaltungen DE 217 und WO 721 eine andere Ortungstechnik einsetzen, macht sie noch nicht ungeeignet zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit. Sie offenbaren Vorrichtungen zum gleichen Zweck wie die Vorrichtung gemäss Anspruch 1 des Streitpatents. Anspruch 1 des Streitpatents ist nicht auf eine bestimmte Ortungstechnik beschränkt. Seine Merkmale lassen sich sowohl mit Geräten, die auf Ortung durch Positionssignal wie mit Geräten, die auf Ortung durch Auffinden beruhen, verwirklichen. Da alle von der Klägerin angeführten Entgegenhaltungen geeignete Ausgangspunkte für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit sind, ist diese ausgehend von jedem der behaupteten Ausgangspunkte zu prüfen.
48 BGE 138 III 111 E. 2.2 – «Induktionsherd».
O2023_012 66. In der zweiten Phase des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes wird die zu lösende technische Aufgabe objektiv bestimmt. Hierfür werden das Patent, der nächstliegende Stand der Technik und die zwischen der beanspruchten Erfindung und dem nächstliegenden Stand der Technik bestehenden Unterschiede in Bezug auf die (strukturellen oder funktionellen) Merkmale untersucht (die auch als Unterscheidungsmerkmal(e) der beanspruchten Erfindung bezeichnet werden), anschliessend wird die aus diesen Unterscheidungsmerkmalen resultierende technische Wirkung bestimmt und dann die technische Aufgabe formuliert.49 Erfinderische Tätigkeit ausgehend von EP 679 67. Die Klägerin geht bei der Diskussion der erfinderischen Tätigkeit ausgehend von EP 679 davon aus, dass sich der Gegenstand von Anspruch 1 lediglich durch Merkmal 1E von EP 679 unterscheide. Dies habe die technische Wirkung, dass keine Tonsignale die Verständlichkeit der Sprachnachrichten störten (mit Verweis auf Abs. [0011] des Streitpatents). Die objektive technische Aufgabe bestehe demnach darin, die mittels des wenigstens einen Tonsignals unterstützte Suche nach dem sendenden Suchgerät zu erleichtern, indem die Sprachnachrichten nicht durch andere akustische Signale schwerer verständlich werden (mit Verweis auf Abs. [0011] des Streitpatents). Aufgrund des direkten Hinweises auf ein GPS in Abs. [0097] der EP 679 würde der Fachmann laut Klägerin das Dokument US 857 beiziehen, das dem Fachmann in Abs. [0025] genau die Merkmale 1E von Anspruch 1 des Streitpatents als Lösung vorschlage. Anstelle von US 857 könne auch eine Vielzahl von anderen Dokumenten aus dem Stand der Technik mit der identischen Argumentation beigezogen werden. Ausserdem läge das Merkmal 1E im allgemeinen Fachwissen des massgebenden Fachmannes, der eine relative Lautstärkenregulierung bei gleichzeitiger Ausgabe von Sprach- und anderen Audio-Signalen bei mobilen Navigationsgeräten kenne. Dieses allgemeine Fachwissen in der Steuer- und Regeltechnik werde durch ein konsistentes Bild in der Patentliteratur und der technischen Literatur gespiegelt. Die Unterdrückung oder Verringerung der Lautstärke eines Audio-Signals während der gleichzeitigen Ausgabe eines Sprachsignals sei so bekannt, dass sie nicht nur als allgemeines
49 BPatGer, Urteil S2019_007 vom 1. Oktober 2019, E. 32 – «Tadalafil 5 mg».
O2023_012 Fachwissen auf dem Gebiet von mobilen Navigationsgeräten, sondern als gerichtsnotorisch bezeichnet werden könne. Die Klägerin führt ausserdem aus, dass das in Abs. [0096] der EP 679 erwähnte GPS-System der Bestimmung der zu verwendenden Geländeüberlagerung diene, die gemäss Abs. [0096] über die bestehende Anzeige der Position des suchenden LVSs und des georteten LVS gelagert wird. Die Suchmethode bleibe die Peilungssuche, wobei die Position des suchenden LVS und des georteten LVS basierend auf den Messungen der Peilsuche angezeigt würden. Das GPS-System von Abs. [0096] werde nicht dazu verwendet, durch GPS-Koordinaten des verschütteten Suchgeräts einen geradlinigen Weg zu bestimmen und habe mit der Peilsuche von EP 679 nichts zu tun. Selbst wenn man dies anders sehen würde, so wären gemäss Klägerin zumindest in EP 679 in verschiedenen Ausführungsformen allgemein LVS mit Ton- oder mit Sprachführung offenbart und die Kombination dieser Ausführungsformen in einem Gerät sei nicht erfinderisch. Die Beklagte befasst sich zunächst mit der Frage, ob die Kombination von Sprachnachrichten mit einem Suchton naheläge. Der aufzusuchende Zielort in Form des vermuteten Liegepunkts des Verschütteten müsse in dem GPS-System des Suchgeräts vorliegen. Das Suchgerät der EP 679 weise ein GPS-System auf, das die Zielführung auf geradem Weg ermögliche. Das Aufsuchen des angepeilten Verschütteten durch Hören auf den Suchton, also entlang der gekrümmten Bahn, lasse sich nicht in sinnvoller Weise mit einer GPS-gestützten Zielführung kombinieren. Für den Fachmann bestehe deswegen auch keine Veranlassung, die EP 679 mit der US 857 (oder einem anderen der zitierten Dokumente) zu kombinieren, da deren Lehre in Anbetracht der «tatsächlichen Lehre» der EP 679 irrelevant sei. Für den Fachmann stelle sich schon nicht die Problemstellung, wie vorzugehen wäre, wenn während der Suche nach dem Verschütteten einerseits Tonsignale und andererseits akustische Anweisungen in Form einer vom Suchgerät erzeugten Stimme ausgegeben würden. Mit dem Naheliegen des Merkmals 1E – unter der Annahme, dass die übrigen Merkmale in EP 679 gezeigt wären – befasst sich die Beklagte nicht. 68. Anspruch 1 unterscheidet sich von EP 679 nur durch das Merkmal 1E (siehe vorstehend E. 53 f.).
O2023_012 Die durch die Klägerin formulierte objektive Aufgabe («die mittels des wenigstens einen Tonsignals unterstützte Suche nach dem sendenden Suchgerät zu erleichtern, indem die Sprachnachrichten nicht durch andere akustische Signale schwerer verständlich werden») ist vor dem Hintergrund der Offenbarung in Abs. [0011] des Streitpatents zur Wirkung des Merkmals («dadurch stören keine Tonsignale wie beispielsweise Pieptöne die Verständlichkeit der Sprachnachrichten. Dies erleichtert wiederum die mittels des wenigstens einen Tonsignals unterstützte Suche nach dem sendenden Suchgerät») zutreffend. Die Beklagte hat dies auch nicht bestritten. 69. In der dritten Phase des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes gilt es zu klären, ob sich im Stand der Technik insgesamt eine Lehre findet, welche den mit der objektiven technischen Aufgabe befassten Fachmann veranlassen würde (nicht nur könnte, sondern würde), den nächstliegenden Stand der Technik unter Berücksichtigung dieser Lehre zu ändern oder anzupassen und somit zu etwas zu gelangen, was unter den Patentanspruch fällt, und das zu erreichen, was mit der Erfindung erreicht wird.50 70. Zur Lösung der objektiven Aufgabe ist es naheliegend, während der Ausgabe der Sprachnachricht das Tonsignal zu unterdrücken oder mit einer verringerten Lautstärke auszugeben. Eine solche Lösung ist aus US 857 zur Erzielung des gleichen Vorteils bekannt («While the speech navigation instructions are broadcast, the control unit 22 controls the audio output channel 28 of the vehicle stereo 3 to reduce the sound volume or temporarily stop of the multimedia audio output to enable users to clearly hear the navigation instructions»). Diese Lösung gehört auch zum allgemeinen Fachwissen (vorne, E. 34). Das Merkmal 1E ist daher ausgehend von EP 679 naheliegend. Die Beklagte hat das Naheliegen von Merkmal 1E ausgehend von der Annahme, dass alle übrigen Anspruchsmerkmale in EP 679 gezeigt seien, auch nicht bestritten. Die Ausführungen der Beklagten mit Verweis auf eine Kombination eines Suchtons mit einer GPS-gestützten Zielführung sind nicht zutreffend: EP 679 offenbart zwar ein GPS-System. Dieses wird aber nicht zur Zielführung genutzt, sondern nur zur Überlagerung von Geländeinformationen über die grafisch dargestellten Liegepunkte.
50 So genannter «could/would approach», BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.6.
O2023_012 Ein Suchton ist vor diesem Hintergrund nicht nur denkbar, sondern sogar wichtig. Der Gegenstand von Anspruch 1 beruht daher ausgehend von EP 679 nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Das Gleiche gilt basierend auf analogen Überlegungen auch für das Verfahren gemäss Anspruch 13. 71. Die Lokalkammer Düsseldorf des EPG kommt in ihrer Entscheidung vom 14. Januar 2025 zu einem anderen Schluss, weil sie nicht nur vom Unterscheidungsmerkmal 1E ausgeht. Für die Lokalkammer München stellt sich die Frage, ob der Fachmann Anlass hatte, (überhaupt) Tonsignale im Sinne des Merkmals 1D gemeinsam mit Sprachnachrichten zur Anzeige von Suchergebnissen anzuzeigen. Die EP 679 betrachte die Ortung rein nach Gehör als nachteilig (Abs. [0007]) und sehe deshalb eine selbstständige Positionsbestimmung (Abs. [0009]) vor. Der Fachmann, der vor der Aufgabe stehe, die Suche zu vereinfachen, werde in der Entgegenhaltung von der Verwendung von Tonsignalen weggeführt. Da der gleichzeitige Einsatz einer konventionellen Suche und der in der Entgegenhaltung vorgeschlagenen Lösung zu widersprüchlichen Ergebnissen führen könne, bestehe die Gefahr einer Verwirrung des Suchenden. Während die konventionelle Suche den Suchenden auf einer gekrümmten Bahn entlang der durch das LVS des Verschütteten erzeugten Magnetfeldlinien führe, werde der Suchende nach der in der EP 679 vorgeschlagenen Suche in gerader Linie zum Verschütteten hingeführt (S. 29). Hier scheint die Lokalkammer Düsseldorf wie das Berufungsgericht des EPG davon auszugehen, dass die EP 679 die gleichzeitige Ausgabe von Tonsignalen und Sprachnachrichten nicht offenbart. Da das hiesige Gericht anderer Auffassung ist, kommt es auch bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu einem anderen Ergebnis. Erfinderische Tätigkeit ausgehend von einem herkömmlichen LVS 72. Ausgehend von einem herkömmlichen LVS (wie in US 423 gezeigt) unterscheidet sich der Gegenstand gemäss Anspruch 1 des Streitpatents gemäss der Klägerin dadurch, dass
O2023_012 - die Steuerungseinrichtung dazu ausgebildet ist, in Abhängigkeit von wenigstens einem Ereignis den wenigstens einen Lautsprecher zum Ausgeben zumindest einer Sprachnachricht anzusteuern, wobei das wenigstens eine Ereignis mit einer Suche nach dem wenigstens einen weiteren LVS-Gerät in Zusammenhang steht (Merkmal 1B und 1B1); - das wenigstens eine Tonsignal während des Ausgebens der zumindest einen Sprachnachricht unterdrückt oder mit verringerter Lautstärke ausgegeben wird (Merkmal 1E). Anstelle der Ausgabe von Sprachnachrichten offenbare US 423 ein Display, über das z.B. Richtung und/oder Distanz angezeigt