Bundespatentgericht 25.01.2016 O2014_002

O2014_002 1

Urteil des Bundespatentgerichts i.S. Daspaco AG gegen Von Allmen AG vom 25. Januar 2016 Regeste: Art. 109 PatG; Art. 69 EPÜ; Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ vom 5. Oktober 1973 in der Fassung der Akte zur Revision des EPÜ vom 29. November 2000; Art. 66 Abs. 1 lit. a PatG; Nachahmung (Äquivalenz), Auffindbarkeit. Die Beurteilung der Auffindbarkeit ist nicht mit der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu verwechseln. Ausgangspunkt für die Beurteilung, ob Auffindbarkeit gegeben ist, ist nicht der allgemeine Stand der Technik, sondern das Klagepatent. Zu beurteilen ist deshalb nicht, ob das ausgetauschte Merkmal im Lichte des Standes der Technik erfinderisch ist. Zu beurteilen ist vielmehr, ob bei ausgetauschten Merkmalen die Gleichwirkung für den Fachmann bei objektiver Betrachtung ausgehend von der Lehre des Patents offensichtlich ist (E. 6.5.2.4). (Präzisierung der Rechtsprechung gegenüber S2013_001, Urteil vom 21. März 2013)

Art. 109 LBI; Art. 69 CBE; Protocole interprétatif de l'article 69 CBE du 5 octobre 1973 tel que révisé par l'acte portant révision de la CBE en date du 29 novembre 2000; Art. 66 al. 1 lit. a LBI; Imitation (Equivalence), Accessibilité. L’appréciation de l’accessibilité n’est pas à confondre avec l’appréciation de l’activité inventive. Le point de départ pour apprécier si l’accessibilité est réalisée n’est pas l’état général de la technique mais le brevet litigieux. Il ne convient pas d’examiner si la caractéristique substituée est évidente par rapport à l’état de la technique. Il convient au contraire de déterminer en cas de substitution de caractéristiques si, pour l’homme du métier, le même effet est évident d’un point de vue objectif en partant de l’enseignement du brevet litigieux (consid. 6.5.2.4). (Précision de la jurisprudence par rapport au jugement S2013_001 du 21 mars 2013)

Art. 109 LBI; Art. 69 CBE; Protocollo relativo all’interpretazione dell’articolo 69 della CBE del 5 ottobre 1973, nella versione dell’Atto di revisione della CBE del 29 novembre 2000; Art. 66 cpv. 1 let. a LBI; Imitazione (Equivalenza), Accessibilità). Il giudizio sull’accessibilità non va confuso con il giudizio sull’attività inventiva. Il punto di partenza per giudicare se è data accessibilità non è tanto lo stato dell’arte in generale bensì il brevetto in causa. Non bisogna quindi giudicare se la caratteristica sostitutiva sia inventiva alla luce dello stato dell’arte. Piuttosto va giudicato se è ovvio per il tecnico del ramo, partendo dall’insegnamento del brevetto e sulla base di una considerazione obiettiva, che le caratteristiche sostitutive abbiano lo stesso effetto (c. 6.5.2.4). (Puntualizzazione della giurisprudenza rispetto a S2013_001, decisione del 21 marzo 2013)

Art. 109 PatA; Art. 69 EPC; Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC of 5 October 1973 as revised by the Act revising the EPC of 29 November 2000; Art. 66 para. 1 let. a PatA; imitation (equivalence), accessibility. The assessment of accessibility is not to be confused with the assessment of inventiveness. Starting point for the assessment of accessibility is not the general state of the art, but the patent in suit. Therefore it is not to be assessed whether the replaced feature is inventive in view of the state of the art. It is rather to be assessed whether, starting from the teaching of the patent in suit, it is evident for the skilled person that the replaced feature has the same effect. (E. 6.5.2.4). (Clarification of the case law with respect to S2013_001, decision dated 21 March 2013)

Bundespatentgericht Tribunal fédéral d e s b r ev e t s Tribunale federale d e i brevetti Tribunal federal d a p a t en t a s Federal Patent Court

O2014_002 Te ilurteil v o m 2 5 . Januar 2016 Besetzung

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle, Richter Dr. sc. nat. Tobias Bremi (Referent), Richter Dr. iur Christoph Gasser, Richter Dr. iur. Ralph Schlosser, Richter Dipl. phys. ETH Werner A. Roshardt, Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden

Verfahrensbeteiligte

Daspaco AG, c/o Dr. Wolfgang Harder, Mühlebachstrasse 77, 8008 Zürich, vertreten durch Rechtsanwalt Peter Widmer und Rechtsanwalt Dr. iur. Cyrill Rieder, Fuhrer Marbach & Partner, Konsumstrasse 16 A, 3007 Bern, und patentanwaltlich beraten durch Kurt Stocker, PATWIL AG, Bronschhoferstrasse 31, Postfach 907, 9500 Wil,

Klägerin

gegen

Von Allmen AG CAD/CAM-Modell- und Formenbau, Witzbergstrasse 23, 8330 Pfäffikon ZH, vertreten durch Rechtsanwalt Matthias Städeli und Rechtsanwalt Dr. iur. Demian Stauber, Rentsch Partner AG, Fraumünsterstrasse 9, Postfach 2441, 8022 Zürich, patentanwaltlich beraten durch Dr. Jens Ottow und Dr. Alfred Köpf, Rentsch Partner AG, Fraumünsterstrasse 9, Postfach 2441, 8022 Zürich,

Beklagte

Gegenstand

Patentverletzung, Auskunft, Rechnungslegung; Urinalventil

O2014_002 Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung: 1. Prozessgeschichte 1.1 Mit Eingabe vom 21. Januar 2014 machte die Klägerin die vorliegende Klage rechtshängig. Damals richtete sich die Klage nebst der Von Allmen AG CAD/CAM-Modell- und Formenbau (Beklagte 2, nachstehend als "Beklagte" bezeichnet) auch gegen die Enswico AG (Beklagte 1). Die Rechtsbegehren lauteten wie folgt: "1. Den Beklagten sei bis zum Ablauf des Schweizer Teils des Patents EP 1 579 133 unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 500.00 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5000.– gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, Ventile für Urinale, welche Ventile den gravitationsbedingten Abfluss von Urin zulassen und in der Gegenrichtung das Ausströmen von Gerüchen einschränken, welche nach Art der untenstehenden Figur ausgebildet ist, also mit a) einem Einlassabschnitt, der 1. selbsttragend ausgestaltet ist; 2. sich trogförmig gegen sein unteres Ende verengt; b) und einem Auslassabschnitt mit 1. einem flachen, flexiblen, nachgiebigen Streifen, der i. einen hohen inhärenten Grad von Flexibilität aufweist; ii. am oberen Ende mit dem Einlassabschnitt verbunden ist; 2. und einer vom Streifen getrennten Komponente, so angeordnet, dass i. sie eine dem Streifen zugewandte komplementäre Fläche bildet, ii. der sich verengende Innenraum des Einlassabschnitts zwischen der komplementären Fläche und dem Streifen mündet; iii. Flüssigkeit zwischen der komplementären Fläche und dem Streifen durchfliessen kann; iv. das untere Ende des Streifens nach Durchfliessen der Flüssigkeit an der komplementären Fläche anliegt und dabei die Verbindung von unterhalb des Ventils zum Innenraum des Einlassabschnitts abdichtet in der Schweiz und in Liechtenstein herzustellen, herstellen zu lassen, anzubieten, in den Verkehr zu bringen, zu verkaufen

O2014_002 oder zu einem der genannten Zwecke einzuführen oder auszuführen.

2. Die Beklagten seien unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 500.00.- pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5000.- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung Auskunft zu erteilen über die Menge der von ihnen oder in ihrem Auftrag in der Schweiz und in Liechtenstein hergestellten, in den Verkehr gebrachten, verkauften und zu den genannten Zwecken eingeführten oder ausgeführten Erzeugnisse gemäss Ziffer 1 sowie die dadurch erzielten Umsätze und Gewinne, unter Angabe a) der Menge der hergestellten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie die Namen und Anschriften der Hersteller und/oder Lieferanten; b) der Menge und der Preise der verkauften und ausgelieferten Erzeugnisse und des erzielten Gewinns; c) des Verbreitungszeitraums; d) der Kosten für den Erwerb der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse und allfälliger weiterer Gestehungskosten im Zusammenhang mit dem Vertrieb und Verkauf der Erzeugnisse. 3. Die Beklagten seien unter solidarischer Haftung zu verpflichten, der Klägerin einen nach erfolgter Rechnungslegung gemäss Ziffer 2 zu beziffernden Betrag zuzüglich Zinsen von 5% p.a. seit dem 23. Dezember 2009 zu bezahlen (geschätzter Mindestwert im Sinne von Art. 85 Abs. 1 ZPO: CHF 5‘000.00). 4. Es sei die Zerstörung der widerrechtlich hergestellten Erzeugnisse im Sinne von Ziffer 1 sowie der vorwiegend zu ihrer Herstellung dienenden Einrichtungen, Geräte und sonstigen Mittel anzuordnen, soweit sich diese im Eigentum der Beklagten befinden.

O2014_002 5. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen einschliesslich Kosten des Patentanwaltes, zuzüglich Mehrwertsteuerzuschlag gemäss geltenden Mehrwertsteuersatzes, zu Lasten der Beklagten." 1.2 Mit Eingabe vom 18. März 2014 erfolgte die Klageantwort mit folgenden Rechtsbegehren: "1) Die Klage sei vollumfänglich abzuweisen, soweit überhaupt darauf eingetreten werden kann. 2) Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Klägerin, unter Mitberücksichtigung des patentanwaltlichen Aufwands." 1.3 Die Instruktionsverhandlung/Vergleichsverhandlung fand am 3. September 2014 statt und führte zu keiner vergleichsweisen Lösung. 1.4 Mit Eingabe vom 31. Oktober 2014 erfolgte die Replik mit folgenden geänderten Rechtsbegehren: "1. Den Beklagten sei bis zum Ablauf des Schweizer Teils des Patents EP 1 579 133 unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 500.00 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5000.– gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, Ventile für Urinale, welche Ventile den gravitationsbedingten Abfluss von Urin zulassen und in der Gegenrichtung das Ausströmen von Gerüchen einschränken, welche nach Art der untenstehenden Figur ausgebildet ist, also mit a) einem Einlassabschnitt, der 1. selbsttragend ausgestaltet ist; 2. sich trogförmig gegen sein unteres Ende verengt; b) und einem Auslassabschnitt mit 1. einem flachen, flexiblen, nachgiebigen Streifen, der i. einen hohen inhärenten Grad von Flexibilität aufweist; ii. am oberen Ende mit dem Einlassabschnitt verbunden ist; 2. und einer vom Streifen getrennten Komponente, so angeordnet, dass i. sie eine dem Streifen zugewandte komplementäre Fläche bildet, ii. der sich verengende Innenraum des Einlassabschnitts zwischen der komplementären Fläche und dem Streifen mündet;

O2014_002 iii. Flüssigkeit zwischen der komplementären Fläche und dem Streifen durchfliessen kann; iv. das untere Ende des Streifens nach Durchfliessen der Flüssigkeit an der komplementären Fläche anliegt und dabei die Verbindung von unterhalb des Ventils zum Innenraum des Einlassabschnitts abdichtet in der Schweiz und in Liechtenstein herzustellen, herstellen zu lassen, anzubieten, in den Verkehr zu bringen, zu verkaufen oder zu einem der genannten Zwecke einzuführen oder auszuführen.

2. Den Beklagten sei bis zum Ablauf des Schweizer Teils des Patents EP 1 579 133 unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 500.00 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5000.00 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, Ventile für Urinale, welche Ventile den gravitationsbedingten Abfluss von Urin zulassen und in der Gegenrichtung das Ausströmen von Gerüchen einschränken, welche nach Art der untenstehenden Figur ausgebildet sind, also mit a) einem Einlassabschnitt, der 1. selbsttragend ausgestaltet ist; 2. sich trogförmig gegen sein unteres Ende verengt; b) und einem Auslassabschnitt mit 1. einem flachen, flexiblen, nachgiebigen Streifen, der i. einen hohen inhärenten Grad von Flexibilität aufweist; ii. am oberen Ende mit dem Einlassabschnitt verbunden ist; 2. und einer vom Streifen, abgesehen von zwei flexiblen Stegverbindungen, getrennten Komponente, so angeordnet, dass i. sie eine dem Streifen zugewandte komplementäre Fläche bildet,

O2014_002 ii. der sich verengende Innenraum des Einlassabschnitts zwischen der komplementären Fläche und dem Streifen mündet; iii. Flüssigkeit zwischen der komplementären Fläche und dem Streifen durchfliessen kann; iv. der Streifen bei seinem unteren Endbereich nach gravitationsbedingten Abfluss von Flüssigkeit an der komplementären Fläche soweit anliegt, dass die Verbindung von unterhalb des Ventils zum Innenraum des Einlassabschnitts abgedichtet ist; in der Schweiz und in Liechtenstein herzustellen, herstellen zu lassen, anzubieten, in den Verkehr zu bringen, zu verkaufen oder zu einem der genannten Zwecke einzuführen oder auszuführen.

3. Die Beklagten seien unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 500.00 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5000.00 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung Auskunft zu erteilen über die Menge der von ihnen oder in ihrem Auftrag in der Schweiz und in Liechtenstein hergestellten, in den Verkehr gebrachten, verkauften und zu den genannten Zwecken eingeführten oder ausgeführten Erzeugnisse gemäss Ziffer 1 und 2 sowie damit direkt zusammenhängende Produkte (inklusive jeweils identische Produkte, welche allenfalls unter anderen Namen verkauft werden) wie: • das „Key-Ventil“ (Artikel-Nr. 104 000); • der „Key Ring“ (Artikel-Nr. unbekannt) • der „Service-Schlüssel“ (Artikel-Nr. 106 000); • der „Grundadapter“ (Artikel-Nr. 107 000);

O2014_002 • die „Adapter“ für diverse Urinalsysteme (Artikel-Nr. 200 000 bis 206 000)• Produkte betreffend Reinigungsmittel „Evosan“ (Artikel-Nr. 500 000 bis 508 000) sowie die dadurch erzielten Umsätze und Gewinne, unter Angabe: a) der Menge der hergestellten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie die Namen und Anschriften der Hersteller und/oder Lieferanten; b) der Menge und der Preise der verkauften und ausgelieferten Erzeugnisse und des erzielten Gewinns; c) des Verbreitungszeitraums; d) der Kosten für den Erwerb der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse und allfälliger weiterer Gestehungskosten im Zusammenhang mit dem Vertrieb und Verkauf der Erzeugnisse. 4. Die Beklagten seien unter solidarischer Haftung zu verpflichten, der Klägerin einen nach erfolgter Rechnungslegung gemäss Ziffer 3 zu beziffernden Betrag zuzüglich Zinsen von 5% p.a. seit dem 23. Dezember 2009 zu bezahlen (geschätzter Mindestwert im Sinne von Art. 85 Abs. 1 ZPO: CHF 5'000.00). 5. Es sei die Zerstörung der widerrechtlich hergestellten Erzeugnisse gemäss Ziffer 1 und 2 sowie die hierfür benötigten Werkzeugformen und anderen überwiegend zur Herstellung dienenden Einrichtungen, Geräte und sonstigen Mittel anzuordnen, soweit sich diese im Eigentum oder Besitz der Beklagten befinden. 6. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen einschliesslich Kosten des Patentanwaltes, zuzüglich Mehrwertsteuerzuschlag gemäss geltenden Mehrwertsteuersatzes, zu Lasten der Beklagten." 1.5 Mit Eingabe vom 8. Dezember 2014 erfolgte eine Noveneingabe der Klägerin. 1.6 Mit Eingabe vom 17. Dezember 2014 erfolgte die Duplik der Beklagten. 1.7 Mit Eingabe vom 26. Januar 2015 erfolgte eine Stellungnahme der Klägerin zur Duplik und mit Eingabe vom 6. Februar 2015 erfolgte eine Stellungnahme der Beklagten dazu. 1.8 Am 20. Mai 2015 erstattete Richter Dr. sc. nat. Bremi ein Fachrichtervotum, welches den Parteien zur Stellungnahme zugestellt wurde.

O2014_002 1.9 Mit Eingabe vom 5. Juni 2015 teilte die Klägerin mit, dass sie auf eine Stellungnahme zum Fachrichtervotum verzichte. Die Stellungnahme der Beklagten zum Fachrichtervotum erfolgte mit Eingabe vom 19. Juni 2015. 1.10 Mit Schreiben vom 2. Juli 2015 wurde den Parteien im Hinblick auf die Hauptverhandlung der Spruchkörper mitgeteilt. 1.11 Mit Eingabe vom 13. Juli 2015 erfolgte eine Stellungnahme der Klägerin zur Stellungnahme der Beklagten zum Fachrichtervotum. Gleichzeitig stellte sie einen prozessualen Antrag, welcher mit Schreiben vom 15. Juli 2015 abgewiesen wurde. 1.12 Mit Schreiben vom 17. Juli 2015 wurden die Parteien auf den 14. September 2015 zur Hauptverhandlung vorgeladen. 1.13 Mit Urteil des Bezirksgerichts Uster vom 31. August 2015 wurde über die Enswico AG (ursprünglich Beklagte 1) der Konkurs eröffnet und das Konkursamt Uster mit dem Vollzug beauftragt. Aufgrund dessen wurde mit Verfügung vom 2. September 2015 die Klage gegen die ursprünglichen Beklagten 1 und 2 (Enswico AG und Von Allmen AG CAD/CAM- Modell- und Formenbau) getrennt. Das Verfahren gegen die heutige Beklagte wird unter der bisherigen Geschäftsnummer und das Verfahren gegen die Enswico AG in Liquidation neu unter der Geschäftsnummer O2015_013 weitergeführt. 1.14 Mit Eingabe vom 10. September 2015 änderte die Klägerin ihre Rechtsbegehren wie folgt: "1. Der Beklagten sei bis zum Ablauf des Schweizer Teils des Patents EP 1 579 133 unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 500.00 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5000.00 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, Ventile für Urinale, welche Ventile den gravitationsbedingten Abfluss von Urin zulassen und in der Gegenrichtung das Ausströmen von Gerüchen einschränken, welche nach Art der untenstehenden Figur ausgebildet ist, also mit a) einem Einlassabschnitt, der 1. selbsttragend ausgestaltet ist; 2. sich trogförmig gegen sein unteres Ende verengt; b) und einem Auslassabschnitt mit

O2014_002 1. einem flachen, flexiblen, nachgiebigen Streifen, der i. einen hohen inhärenten Grad von Flexibilität aufweist; ii. am oberen Ende mit dem Einlassabschnitt verbunden ist; 2. und einer vom Streifen getrennten Komponente, so angeordnet, dass i. sie eine dem Streiten zugewandte komplementäre Fläche bildet, ii. der sich verengende Innenraum des Einlassabschnitts zwischen der komplementären Fläche und dem Streifen mündet; iii. Flüssigkeit zwischen der komplementären Fläche und dem Streifen durchfliessen kann; iv. das untere Ende des Streifens nach Durchfliessen der Flüssigkeit an der komplementären Fläche anliegt und dabei die Verbindung von unterhalb des Ventils zum Innenraum des Einlassabschnitts abdichtet in der Schweiz und in Liechtenstein herzustellen, herstellen zu lassen, anzubieten, in den Verkehr zu bringen, zu verkaufen oder zu einem der genannten Zwecke einzuführen oder auszuführen.

2. Der Beklagten sei bis zum Ablauf des Schweizer Teils des Patents EP 1 579 133 unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 500.00 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 51000.00 [recte: CHF 5'000.00] gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, Ventile für Urinale, welche Ventile den gravitationsbedingten Abfluss von Urin zulassen und in der Gegenrichtung das Ausströmen von Gerüchen einschränken, welche nach Art der untenstehenden Figur ausgebildet sind, also mit a) einem Einlassabschnitt, der 1. selbsttragend ausgestaltet ist;

O2014_002 2. sich trogförmig gegen sein unteres Ende verengt; b) und einem Auslassabschnitt mit 1. einem flachen, flexiblen, nachgiebigen Streifen, der i. einen hohen inhärenten Grad von Flexibilität aufweist; ii. am oberen Ende mit dem Einlassabschnitt verbunden ist; 2. und einer vom Streifen, abgesehen von zwei flexiblen Stegverbindungen, getrennten Komponente, so angeordnet, dass i. sie eine dem Streifen zugewandte komplementäre Fläche bildet, ii. der sich verengende Innenraum des Einlassabschnitts zwischen der komplementären Fläche und dem Streifen mündet; iii. Flüssigkeit zwischen der komplementären Fläche und dem Streifen durchfliessen kann; iv. der Streifen bei seinem unteren Endbereich nach gravitationsbedingten Abfluss von Flüssigkeit an der komplementären Fläche soweit anliegt, dass die Verbindung von unterhalb des Ventils zum Innenraum des Einlassabschnitts abgedichtet ist; in der Schweiz und in Liechtenstein herzustellen, herstellen zu lassen, anzubieten, in den Verkehr zu bringen, zu verkaufen oder zu einem der genannten Zwecke einzuführen oder auszuführen.

3. Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 500.00 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5000.00 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung Auskunft zu erteilen über die Menge der von ihnen oder in ihrem Auftrag in der Schweiz und in Liechtenstein hergestellten, in den Verkehr gebrachten, verkauften und zu den genannten

O2014_002 Zwecken eingeführten oder ausgeführten Erzeugnisse gemäss Ziffer 1 und 2 sowie damit direkt zusammenhängende Produkte (inklusive jeweils identische Produkte, welche allenfalls unter anderen Namen verkauft werden) wie: • das „Key-Ventil“ (Artikel-Nr. 104 000); • der „Key Ring“ (Artikel-Nr. unbekannt) • der „Service-Schlüssel“ (Artikel-Nr. 106 000); • der „Grundadapter“ (Artikel-Nr. 107 000); • die „Adapter“ für diverse Urinalsysteme (Artikel-Nr. 200 000 bis 206 000) • Produkte betreffend Reinigungsmittel „Evosan“ (Artikel-Nr. 500 000 bis 508 000) sowie die dadurch erzielten Umsätze und Gewinne, unter Angabe: a) der Menge der hergestellten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie die Namen und Anschriften der Hersteller und/oder Lieferanten; b) der Menge und der Preise der verkauften und ausgelieferten Erzeugnisse und des erzielten Gewinns; c) des Verbreitungszeitraums; d) der Kosten für den Erwerb der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse und allfälliger weiterer Gestehungskosten im Zusammenhang mit dem Vertrieb und Verkauf der Erzeugnisse. 4. Die Beklagte sei unter solidarischer Haftung mit Enswico AG, Gewerbestrasse 20, 8132 Egg bei Zürich zu verpflichten, der Klägerin einen nach erfolgter Rechnungslegung gemäss Ziffer 3 zu beziffernden Betrag zuzüglich Zinsen von 5% p.a. seit dem 23. Dezember 2009 zu bezahlen (geschätzter Mindestwert im Sinne von Art. 85 Abs. 1 ZPO: CHF 5'000.00). 5. Es sei die Zerstörung der widerrechtlich hergestellten Erzeugnisse gemäss Ziffer 1 und 2 sowie die hierfür benötigten Werkzeugformen und anderen überwiegend zur Herstellung dienenden Einrichtungen, Geräte und sonstigen Mittel anzuordnen, soweit sich diese im Eigentum oder Besitz der Beklagten befinden. Dies betrifft insbesondere die folgenden beiden Werkzeuge: • „TLS – Stahl-SPGW Key-Membran „Haifisch“ Anpassung (1) 1510, Anschaffung am 1.5.2010, Werkzeugnummer 60.00 K225“ und • „TLS – Stahl-SPGW Key-Membran „Haifisch“ Anpassung (3) 1510, Anschaffung am 7.9.2010, Werkzeugnummer 60.00 K225“

O2014_002 6. Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 500.00 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5000.00 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, Auskunft zu erteilen über: • Menge und Lagerungsort aller sich in ihrem Besitz oder Eigentum befindlichen Erzeugnisse gemäss Ziffer 1 und 2; • Sämtliche sich in ihrem Besitz oder Eigentum befindlichen Werkzeugformen, welche für die Herstellung der Erzeugnisse gemäss Ziffer 1 und 2 verwendet werden können. 7. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen einschliesslich Kosten des Patentanwaltes, zuzüglich Mehrwertsteuerzuschlag gemäss geltenden Mehrwertsteuersatzes, zu Lasten der Beklagten." 1.15 Am 14. September 2015 fand die Hauptverhandlung statt. Die anschliessenden Vergleichsgespräche führten zu keiner Einigung. 1.16 Das Verfahren ist spruchreif. 2. Prozessuales 2.1 Das Bundespatentgericht ist zur Beurteilung der vorliegenden Streitsache zuständig (Art. 26 Abs. 1 lit. a PatGG). 2.2 Bei der vorliegenden Stufenklage tritt neben das Hauptbegehren auf Verurteilung zu einer Geldzahlung ein selbständiges Hilfsbegehren, das auf vorgängige Auskunftserteilung oder Rechnungslegung durch die beklagte Partei geht, wobei das Hauptbegehren erst aufgrund des Ergebnisses des Hilfsbegehrens beziffert wird. In einem ersten Schritt sind Rechtsbeständigkeit und Verletzung des Klagepatents zu prüfen, und wenn beides zu bejahen ist, ist der Rechnungslegungsanspruch zu behandeln. In der Folge ergeht entweder ein Urteil auf Klageabweisung, wenn Rechtsbeständigkeit und/oder Verletzung zu verneinen sind, oder, wenn beides und der Rechnungslegungsanspruch zu bejahen sind, ein Teilurteil auf Unterlassung und Rechnungslegung. Nach erfolgter Rechnungslegung wird dann die Klägerin zur Substantiierung und Bezifferung ihrer Forderung aufgefordert werden. Die unbezifferte Forderungsklage enthebt die Klägerin grundsätzlich nur vermindert ihrer Behauptungs- und Substantiierungslast. Auf die diesbe-

O2014_002 zügliche Behauptungslast der Klägerin kann nur – vorläufig – verzichtet werden, wenn sie sich – wie hier – auf materiell-rechtliche Auskunfts- und Rechnungslegungspflichten stützen kann, d.h. vorliegend auf Art. 66 lit. b PatG.1 Zu begründen und zu beziffern sein wird der von der Klägerin verlangte Schadenersatz oder die Gewinnherausgabe gemäss Rechtsbegehren Ziff. 3 nach erfolgter Auskunft und Rechnungslegung (Art. 85 Abs. 2 ZPO). Somit ist zunächst im Rahmen eines Teilentscheids über das Unterlassungsbegehren sowie die Auskunfts- und Rechnungslegungspflicht zu befinden. 2.3 Aufgrund der vorstehenden Erwägungen zielen die Ausführungen der Beklagten, wonach es die Klägerin unterlassen habe, substantiierte Behauptungen zum entstandenen Schaden zu machen, ins Leere. Wie erwähnt, wird die Klägerin erst nach allenfalls zu erfolgender Rechnungslegung zur Substantiierung und Bezifferung ihrer Forderung aufgefordert werden. 2.4 Die Beklagte bestreitet ein bestehendes Rechtsschutzinteresse am Verbot betreffend die Ventile der 1. Generation, weil diese nicht mehr hergestellt würden. Dazu ist festzuhalten, dass selbst wenn der Patentverletzer sein Verhalten eingestellt hat, eine Wiederholungsgefahr vermutet wird, solange er sein Verhalten als rechtmässig verteidigt.2 Da vorliegend eine Patentverletzung betreffend Ventile der 1. Generation bestritten ist, ist das Rechtsschutzinteresse gegeben. 3. Die Parteien 3.1 Die Klägerin ist eine schweizerische Aktiengesellschaft und bezweckt den Handel und Vertrieb von Dienstleistungen und Waren auf dem Gebiet

1 BK ZPO-Markus, Art. 85 N 14 und N 18; Calame/Hess-Blumer/Stieger-Hess- Blumer, Vorbemerkungen zum 6. und 7. Abschnitt: Beweisrecht N 83; Leumann Liebster, Die Stufenklage im schweizerischen Zivilprozessrecht, Diss., Basel/Genf/München 2005, S. 7 f.; Heinrich, PatG/EPÜ, 2. Aufl., Rz 7 zu Art. 66 PatG und Rz 5 zu Art. 76 PatG; David, in: Müller/Oertli (Hrsg.), Urheberrechtsgesetz (URG), 2. Aufl., Art. 67 URG N 28 f.; BBl 2006 119 f. 2 BGer 4A_45/2012 E. 5.2.2 "Keytrade"; BGE 124 III 72 E. 2a "Contra-Schmerz".

O2014_002 von Umwelt-, Wasser- und Sanitärtechnologie im In- und Ausland. 3.2 Die Beklagte ist eine schweizerische Aktiengesellschaft, welche die Herstellung von und den Handel mit CAD/CAM-Modellen und Formen aus Holz und Kunststoff aller Art bezweckt. 4. Das Klagepatent EP 1 579 133 B1 Vorliegend geht es um den Schweizer Teil des europäischen Patents EP 1 579 133 B1 (Klagepatent), welches am 19. Dezember 2003 unter Beanspruchung der Priorität der südafrikanischen Patentanmeldung ZA 200208635 vom 23. Dezember 2002 und der PCT-Anmeldung PCT/IB2003/006080 vom 19. Dezember 2003 angemeldet und am 30. März 2011 erteilt wurde. Als Erfinder ist Peter Dahm genannt. Das Klagepatent betrifft ein Fluidsteuerventil, insbesondere ein Ventil, das nur einen gravitationsbedingten Flüssigkeitsdurchfluss zulässt. Solche Ventile werden vorzugsweise bei Urinalen ohne Wasserspülung eingesetzt, um in einer Richtung einen Flüssigkeitsdurchfluss (Urin) zu erlauben und in der entgegengesetzten Richtung einen Gasdurchfluss (Uringeruch) zu verhindern. Aus dem Stand der Technik waren zum Zeitpunkt der Erfindung Kontrollventile für Urinale bekannt, bei denen sich an Krümmungen des Auslassabschnitts Ablagerungen (Rückstände im Urin) gebildet haben. Das Patent stellt sich die Aufgabe, den Nachteil der Bildung von Ablagerungen zu überwinden. 5. Parteivorbringen 5.1 Die Klägerin macht geltend, die Enswico AG vertreibe bzw. verkaufe unter der Bezeichnung "Key-System" ein Urinalventil mit Adapter für die Montage in wasserlosen Urinalen. Es handle sich um eine identische Umsetzung der erfindungsgemässen Anordnung gemäss Klagepatent und mithin um eine Nachmachung. Die Enswico AG lasse die patentverletzenden Ventile durch die Beklagte herstellen.

O2014_002 Die Enswico AG habe seit Beginn der Verletzungshandlungen vier Generationen des Verletzungsgegenstandes vertrieben, wobei sämtliche Versionen in den Schutzbereich des Klagepatents fielen. Die verschiedenen Generationen würden sich im Wesentlichen nur durch eine minimale Verbindung der beiden Streifen des Auslassbereichs an deren unterem Ende unterscheiden, welche ab der 2. Generation eingeführt worden seien. Diese Verbindungen sollten verhindern, dass sich die Streifen am unteren Ende in unerwünschter Weise verformten. Die Enswico AG erkläre in ihrer Patentanmeldung CH 702 893 A2, dass die Verbindungen die Funktionsweise gemäss dem Klagepatent nicht beeinträchtigen würden. Die 3. und 4. Generation umfassten kleine Änderungen, welche die erfindungsrelevante Funktionsweise des Verletzungsgegenstandes nicht berührten (nach einem diesbezüglichen Vorbringen der Beklagten gab die Klägerin die Differenzierung zwischen einer 2., 3. und 4. Generation auf, womit diese zunächst angeblich drei Generationen nachfolgend gemeinsam als "2. Generation" bezeichnet werden). Peter Dahm sei der Erfinder der patentgemässen Vorrichtung und habe am 23. Dezember 2002 in Südafrika die betreffende Erstanmeldung eingereicht. Auf Grundlage der am 19. Dezember 2003 erfolgten PCT- Patentanmeldung "Fluid Control Valve" PCT IB2003/006080 sei per 30. März 2011 das Klagepatent EP 1 579 133 B1 mit Schutzanteil Schweiz erteilt worden. Am 29. Juli 2006 hätten Hans Keller und Peter Dahm einen Lizenzvertrag in Bezug auf die Verwertung der Patentanmeldung "Fluid Control Valve" PCT lB2003/006080 geschlossen. Die patentgemässen Ventile seien bereits damals von der Beklagten hergestellt und von der inzwischen aus dem Handelsregister gelöschten Firma Kellerinvent AG vertrieben worden. Der exklusive Lizenzvertrag habe eine Stücklizenz von CHF 1.85 pro verkauftes Ventil und eine Finanzierung der gesamten weltweiten Schutzrechtskosten durch den Lizenznehmer vorgesehen. Die Beklagte habe unbestrittenermassen Urinalventile der 1. Generation hergestellt, welche schliesslich von der Enswico AG weiterverkauft worden seien. Die Enswico AG behaupte zwar, sie habe sämtliche von ihr vertriebenen Urinalventile der 1. Generation mit Kaufvertrag vom 4. Mai 2010 von der CoOpera Leasing AG erworben, wobei die angeblich gekauften 52'192 Ventile ursprünglich für die am Klagepatent lizenzberechtigte Kellerinvent AG produziert worden seien. Diese Behauptungen seien jedoch in mehrerer Hinsicht unrichtig: Die Enswico AG habe bereits vor dem Kauf von Urinalventilen von der CoOpera Leasing AG Urinalventile

O2014_002 der 1. Generation verkauft. Die betreffenden Ventile müsse die Enswico AG direkt von der Beklagten bezogen haben. Die von der CoOpera Leasing AG gekauften Urinalventile seien nicht für den lizenzberechtigten Hans Keller, sondern für die CoOpera Leasing AG hergestellt worden. Auch habe die Enswico AG viel weniger Ventile von der CoOpera Leasing AG gekauft als sie behaupte. Schliesslich habe die Enswico AG aber auch nach dem Ankauf der Urinalventile von der CoOpera Leasing AG mit Kaufvertrag vom 4. Mai 2010 weitere Urinalventile der 1. Generation von der Beklagten bezogen. Die Enswico AG habe bereits im Dezember 2009 mit dem Verkauf von Urinalventilen der 1. Generation begonnen. In diesem Zeitpunkt sei die Enswico AG gar noch nicht im Besitz der von der CoOpera Leasing AG erworbenen Urinalventile gewesen, zumal das Konkursamt die Aussonderung der Ventile aus der Konkursmasse erst am 28. April 2010 verfügt habe. Bis zu diesem Zeitpunkt hätten sich die Ventile unter Konkursbeschlag befunden. Sie gehe davon aus, dass die Enswico AG die von ihr zwischen Dezember 2009 und Mai 2010 verkauften Urinalventile direkt von der Beklagten bezogen habe. Bereits am 18. Februar 2010 habe die Enswico AG der Bright Water Environmental Ltd eine Rechnung für 250 Urinalventile gestellt und am gleichen Tag versandt. Am 31. März 2010 habe die Enswico AG gegenüber der Bright Water Environmental Ltd nochmals Rechnung für eine weitere Bestellung von 100 Ventilen gestellt. Diese Lieferungen seien auf der Grundlage eines Distributionsvertrags zwischen der Enswico AG und Bright Water Environmental Ltd erfolgt, der gemäss expliziter Regelung im Vertrag per 1. Januar 2010 in Kraft getreten sei und demnach vor dem 1. Januar 2010 geschlossen worden sei. Die Rechnung für die Lieferung vom 18. Februar 2010 habe die Nummer 600'035 aufgewiesen, während die Rechnung für die Lieferung vom 31. März 2010 bereits die Nummer 800'010 erhalten habe. Zwischen diesen beiden Rechnungsnummern dürfte eine erhebliche Anzahl von Bestellungen liegen. Die Enswico AG habe demnach unmittelbar nach ihrer Gründung am 23. Dezember 2009 mit dem Vertrieb von Urinalventilen begonnen und bereits fünf Monate vor dem Erwerb von Urinalventilen von der CoOpera Leasing AG Urinalventile an Dritte versandt. Die Beklagte habe eine anonymisierte Beschwerde eines ihrer Kunden, das mexikanische Unternehmen Helvex SA, ins Recht gelegt. Offenbar habe die Helvex SA die von der Enswico AG gelieferten Urinalventile der 1. Generation getestet. Aus den eingereichten Unterlagen gehe hervor,

O2014_002 dass die betreffenden Tests bereits anfangs Februar 2010 begonnen worden seien. Demnach habe die Enswico AG bereits vor Februar 2010 Urinalventile an die Helvex SA geliefert. Auch diese Urinalventile könne die Enswico AG nicht von der CoOpera Leasing AG erworben haben, zumal diese erst im Mai 2010 in den Besitz der Enswico AG hätten gelangen können. Am 25. Februar 2010 habe die Enswico AG zudem 1'800 Urinalventile der 1. Generation an das mexikanische Unternehmen Urimex Mexico geliefert. Die Produktion von Urinalventilen der 1. Generation erfordere teure Werkzeugformen, die nicht kurzfristig hergestellt werden könnten. Vor diesem Hintergrund sei davon auszugehen, dass die von der Enswico AG zwischen Dezember 2009 und Mai 2010 verkauften Urinalventile von der Beklagten hergestellt und direkt der Enswico AG geliefert worden seien. Es handle sich um Urinalventile der 1. Generation, zumal die Beklagte selbst behaupte, sie habe angebliche Werkzeugänderungen erst später vorgenommen. Hätte es sich um Ventile der 2. Generation gehandelt, so würden diese für die Schweizer Erstanmeldung der Enswico AG (CH 702 893 vom 30.03.2010) eine patentrechtlich relevante Vorveröffentlichung darstellen. Die Enswico AG habe mit Kaufvertrag vom 4. Mai 2010 eine unbekannte Menge von Urinalventilen von der CoOpera Leasing AG erworben. Bereits aus den von der Beklagten eingereichten Unterlagen gehe hervor, dass sie die betreffenden Urinalventile direkt im Auftrag von der CoOpera Leasing AG produziert habe. Weder die Beklagte noch die CoOpera Leasing AG hätten jedoch über eine Berechtigung zur Herstellung von patentverletzenden Urinalventilen verfügt. Der frühere Patentinhaber, Peter Dahm, habe mit Hans Keller am 29. Juli 2006 einen Lizenzvertrag in Bezug auf die Produktion und den Vertrieb von patentgemässen Urinalventilen abgeschlossen. Gemäss Ziffer 1 des Vertrags sei Hans Keller weder zur Vergabe von Sublizenzen noch zur Übertragung seiner Lizenz auf einen Dritten berechtigt gewesen. Die Beklagte würde denn auch nicht darlegen, inwiefern sie auf der Grundlage des Vertrages zwischen Peter Dahm und Hans Keller zur Produktion von patentgemässen Urinalventilen berechtigt gewesen sein solle. Sie bestreite entsprechend die Berechtigung der Beklagten zur Produktion von patentgemässen Urinalventilen. Die Beklagte habe aber ohnehin seit langem keine Urinalventile mehr für Hans Keller produziert, falls sie dies überhaupt jemals getan habe. Die Beklagte lege selbst eine Rechnung vom 27. Oktober 2009 ins Recht, welche eine Lieferung von Urinalventi-

O2014_002 len vom 30. November 2009 betreffe. Als Rechnungsempfänger sei auf diesem Dokument die CoOpera Leasing AG aufgeführt. Folglich habe die Beklagte bereits damals nicht mehr für Hans Keller produziert. Die Produktion für die CoOpera Leasing AG sei auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen der Beklagten, der Kellerinvent AG und der CoOpera Leasing AG erfolgt, die am 27. Februar 2009 schriftlich festgehalten worden sei. Die Vereinbarung habe vorgesehen, dass die CoOpera Leasing AG die Urinalventile in eigenem Namen und auf eigenes Risiko bei der Beklagten herstellen lasse. Die Parteien seien sich weiter einig gewesen, dass die Urinalventile im ausschliesslichen Eigentum der CoOpera Leasing AG stünden. Hans Keller sei vor diesem Hintergrund klar nicht Eigentümer der von der Beklagten produzierten Urinalventile gewesen. Dies gehe auch aus den rechtskräftigen Verfügungen des Konkursamtes Höfe vom 28. April 2010 hervor. Am 19. Februar 2010 sei über die Kellerinvent AG der Konkurs eröffnet worden. Die CoOpera Leasing AG habe daraufhin auf der Grundlage des Vertrages vom 27. Februar 2009 das Eigentum am gesamten Warenlager von Kellerinvent AG beansprucht. Das Warenlager habe sich teilweise in Egg und teilweise in Deutschland bei Kemmler Baustoffe GmbH befunden. Vor diesem Hintergrund habe das Konkursamt Höfe am 28. April 2010 die Aussonderung der beiden Warenlager an die CoOpera Leasing AG verfügt. Das Konkursamt habe dabei festgehalten, dass die betreffenden Urinalventile sich im Eigentum von der CoOpera Leasing AG befänden und diese der Kellerinvent AG nur zu unselbständigem Besitz übertragen worden seien, um diese auf fremde Rechnung weiterzuverkaufen. Diese Verfügung sei in Rechtskraft erwachsen. Gemäss dem am 31. Dezember 2009 erstellten Inventar, welches dem Konkursamt als Grundlage gedient habe, hätten sich im Warenlager bei Kemmler Baustoffe GmbH noch 10'800 Urinalventile befunden, wobei anzunehmen sei, dass bis zum Konkurs der Kellerinvent AG noch einige Ventile verkauft worden seien. Im Warenlager in Egg hätten sich gemäss Konkursinventar lediglich noch 300 Urinalventile befunden. Die Enswico AG könne also gar nicht 52'192 Urinalventile von der CoOpera Leasing AG erworben haben. Mit Kaufvertrag vom 4. Mai 2010 habe die CoOpera Leasing AG das in ihrem Eigentum stehende Warenlager an die Enswico AG verkauft. Es sei unklar, wie viele Urinalventile die Enswico AG dabei erworbenen habe. Es dürften jedoch nicht wesentlich mehr als 11'000 Urinalventile gewesen sein. Jedenfalls habe die Enswico AG die betreffenden Urinalventile anschliessend an Zwischenhändler und Endkunden weiter verkauft. Weder

O2014_002 die Beklagte noch die CoOpera Leasing AG hätten dem damaligen Patentinhaber Lizenzgebühren für die betreffenden Urinalventile bezahlt. Die Beklagte behaupte, sie habe bereits im April 2010 die erforderlichen Anpassungen vorgenommen, um fortan Urinalventile der 2. Generation herstellen zu können. Die Enswico AG habe jedoch frühestens am 4. Mai 2010 über die sich im Eigentum der CoOpera Leasing AG befindliche Werkzeuge verfügen können. Zudem hätte sie ja wohl kaum tausende von Urinalventilen der 1. Generation von der CoOpera Leasing AG gekauft, wenn diese angeblich von schlechter Qualität gewesen wären und die Beklagte dank teuren Anpassungen nun jederzeit angeblich bessere Urinalventile der 2. Generation hätte herstellen können. Die Beklagte habe noch mindestens bis ins Jahr 2012 Urinalventile der 1. Generation hergestellt und verkauft. Die Beklagte mache geltend, sie habe im April 2010, also vor dem Ankauf der Ventile von der CoOpera Leasing AG, die sog. "Haifisch-Anpassung" an den Urinalventilen vorgenommen und fortan nur noch entsprechende Ventile hergestellt bzw. bestellt. Diese angebliche Haifisch-Anpassung sei im Zusammenhang mit der am 30. März 2010 erfolgten Schweizer Patentanmeldung CH 702 893 A2 zu interpretieren. Es handle sich um die in den beiden Streifen kiemenförmig angebrachten Schlitze, welche sich teilweise überlappen würden. In der Patentanmeldung bezeichne die Enswico AG diese Schlitze denn auch als Kiemen, was als Hinweis auf Fische bzw. Haifische verstanden werden könne. Nach Wissen der Klägerin seien solche Ventile jedoch nie serienmässig produziert worden. Sie funktionierten in der Praxis auch nicht. Am 18. Juli 2010 habe die Enswico AG bei der Beklagten weitere 17'500 Urinalventile bestellt. Dabei habe es sich um Ventile der 1. Generation gehandelt. Der Grund für diese erneute Bestellung sei nicht etwa eine Neuentwicklung gewesen, wie die Beklagte behaupte. Vielmehr habe der betreffende Kunde eine spezielle Schutzhüllenform mit einem sechseckigen Querschnitt bestellt. Die Urinalventile der 1. Generation, welche die Enswico AG von der CoOpera Leasing AG erworben habe, seien jedoch in eine runde Schutzhülle verschweisst gewesen. Entsprechend habe die Enswico AG die von der CoOpera Leasing AG erworbenen Ventile für diesen Auftrag gar nicht verwenden können. Zudem hätten sich im übernommenen Warenlager nur noch etwa 11'000 Urinalventile befunden. Aus diesen Gründen habe die Enswico AG neue Ventile bei der Beklagten bestellen müssen. Weiter

O2014_002 könne sie nachweisen, dass die Beklagte auch im August 2011 noch Urinalventile der 1. Generation hergestellt und verkauft hätte, welche nicht aus dem Ventilankauf von CoOpera Leasing AG stammen könnten. Ferner habe die Enswico AG am 8. Dezember 2011 269 Urinalventile der 1. Generation an die Biorin Ltd gesendet, welche ebenfalls nicht aus dem Ankauf von CoOpera Leasing AG stammen könnten. Vielmehr müssten diese von der Beklagten zu einem späteren Zeitpunkt produziert worden sein. Im Jahr 2012 habe die Enswico AG ein Werbevideo produziert, welches die Funktionsweise des Urinalventils sowie des Key Systems der Enswico AG erkläre. Dabei werde klar ein Urinalventil der 1. Generation beworben. Die Enswico AG bewerbe auch heute noch Urinalventile der 1. Generation. Zudem lege das Video nahe, dass die Enswico AG bis ins Jahr 2012 hauptsächlich Ventile der 1. Generation vertrieben habe bzw. habe herstellen lassen. Ansonsten hätte sie im Werbevideo wohl zweifellos ein Urinalventil der 2. Generation verwendet, zumal man in der Werbung in der Regel über Neuheiten und Innovationen berichte. Zusammenfassend habe die Beklagte spätestens seit November 2007 Urinalventile für die CoOpera Leasing GmbH produziert. Ab Dezember 2009 bis mindestens Anfang 2012 habe die Beklagte Urinalventile der 1. Generation direkt für die Enswico AG produziert, welche diese an Endkunden und Zwischenhändler weiterverkauft habe. Der Klägerin sei unbekannt, wie lange die Beklagte Urinalventile der 1. Generation produziert und vertrieben habe oder dies allenfalls heute noch gelegentlich tue. Im Verlauf der Zeit habe die Beklagte durch Hinzufügen von zwei flexiblen Verbindungsstegen eine Anpassung vornehmen wollen, welche die Funktionsweise des Ventils nicht beeinträchtigen sollte. Die Produktion und der Vertrieb dieser Urinalventile der 2. Generation würden bis heute andauern. Die Beklagte behaupte, das Urinalventil der 2. Generation sei robuster gegen unsachgemässe Reinigung. Zudem würden die beiden Stege aber auch Verformungen nach der Herstellung sowie ein Verkleben der beiden Streifen verhindern. Entgegen den Behauptungen der Beklagten zerstöre der Einsatz von nicht geeigneten Reinigungsmitteln die Ventile unabhängig davon, ob diese Stegverbindungen aufweisen würden. Sogenannte unpolare Reinigungsmittel (z.B. Benzin, Terpentin

O2014_002 usw.) führten nämlich unmittelbar zu starken Ausdehnungen oder Schrumpfungen auf der Innenseite des Streifens. Unabhängig davon, ob Stegverbindungen zwischen den Streifen vorhanden seien, werde das Ventil bei der Verwendung von unpolaren Reinigungsmitteln zerstört, wobei entweder das Ventil nicht mehr schliesse oder das Ventil derart verschlossen werde, dass keine Flüssigkeit mehr hindurchgehe. In beiden Fällen müsse das Ventil ersetzt werden. Die Beklagte zeige in keiner Weise auf, inwiefern die zusätzlichen Stegverbindungen die mit der Verwendung von unpolaren Flüssigkeiten einhergehenden Probleme lösen könnten. Das Ventil der 2. Generation weise keinerlei Vorteile auf. Die Beklagte habe ausgeführt, dass die durch die Verbindungsstege bedingte Vorspannung "normalerweise während den ersten paar Benutzungen abgebaut werde". Nach ein paar Benutzungen entspreche die Funktionsweise des Ventils der 2. Generation also exakt jener der 1. Generation. Auch verhinderten die Stegverbindungen nicht, dass sich das Ventil bei Kontakt zu unpolaren Flüssigkeiten verforme. Die Beklagte bestreite nicht, dass sie Urinalventile der 2. Generation gemäss Rechtsbegehren 2 herstelle bzw. verkaufe. Der guten Ordnung halber belege sie aber dennoch mit einem Schreiben von Vision Verte Sàrl inkl. beigelegtem Urinalventil, dass die Beklagte Urinalventile der 2. Generation auch heute noch herstelle und vertreibe. Die Beklagte habe vermutungsweise im Jahr 2012 erstmalig Urinalventile der 2. Generation produziert und verkaufe diese seither an die Enswico AG, welche die Ventile an Zwischenhändler und Endkunden weiterverkaufe. 5.2 Die Beklagte bestreitet demgegenüber, dass das "Key-System" der Enswico AG ein das Klagepatent verletzendes Ventil enthalte. Die Produkte der 1. Generation seien vor der Erteilung des Klagepatents hergestellt worden und es handle sich zudem um Produkte, die ausschliesslich unter dem Lizenzvertrag zwischen Herrn Keller und Herrn Dahm, also mit Zustimmung des damaligen Inhabers der Klagepatentanmeldung hergestellt worden seien. Die Beklagte habe die Ventile ursprünglich für die Kellerinvent AG hergestellt. Nachdem diese in finanzielle Schwierigkeiten geraten sei, hätte die CoOpera Leasing AG u.a. die Finanzierung der Ventile übernommen und sich dafür die Rechte am Warenlager der Kellerinvent AG gesichert. Die Enswico AG habe nach ihrer Gründung den Lagerbestand von 52'192 Ventilen der 1. Generation von der CoOpera Leasing AG erworben, welche mit Zustimmung von Dahm

O2014_002 hergestellt worden seien. Die Ventile der 1. Generation seien von der Beklagten nie für die Enswico AG hergestellt worden und sie werde auch inskünftig keine solchen Ventile herstellen oder vertreiben. Die Enswico AG habe nämlich umgehend nach ihrer Gründung mit der Neuentwicklung der Ventile ernst gemacht, weil sie bereits zu diesem Zeitpunkt die Unzulänglichkeit der Ventile der 1. Generation erkannt hätte. Vor der Produktionsaufnahme der Beklagten für die Enswico AG hätte die Beklagte die massgeblichen Werkzeuge für das Key-Ventil SE 1 erstellt. Die massgebliche "Haifisch"-Anpassung der Key-Membran sei von der Enswico AG im Mai 2010 bezahlt worden. Die Werkzeugänderung habe demnach einige Wochen vorher stattgefunden. Die erste Bestellung der Enswico AG bei der Beklagten für Key-Ventile SE 1 sei anschliessend am 18. Juli 2010 erfolgt. Bei den Ventilen der 1. Generation, bei denen die Dichtlappen voneinander getrennt seien und somit (bei vertikalem Einbau des Ventils) frei und unabhängig voneinander nach unten herabhängen würden, könne es nämlich im Zeitraum nach der Herstellung der Ventile und vor allem bei ihrem späteren Einsatz in Urinalen zu Veränderungen am Ventil (insbesondere zu Verformungen) kommen, welche die Ventilfunktion beeinträchtigen oder sogar ganz unterbinden würden. Es sei daher zu Beschwerden von Kunden gekommen, die eine Fehlfunktion von Ventilen der 1. Generation bereits nach einigen 1000 Benutzungszyklen oder weniger als 100 Tagen Einsatz bemängelt hätten. Dieses Auseinanderklappen, das sich aus Gestaltung, Material und Geometrie der Dichtlappen ergebe und mit einem vollständigen Aufrollen der Lappen verbunden sein könne, lasse sich am nicht eingebauten Ventil demonstrieren, wenn das Ventil auf den Kopf gestellt werde. Im Einsatz könne es aufgrund des geschilderten Verhaltens der Dichtlappen bei der Anwendung von nicht geeigneten Reinigungsmitteln dazu kommen, dass sich die Dichtlappen komplett aufrollen würden und es somit zu einer ungewollten Öffnung des Ventils komme. Das geschilderte Verhalten der getrennten Dichtlappen habe auch noch andere negative Konsequenzen: Wenn die Membrane bei der Herstellung aus dem Werkzeug ausgestossen würden, fielen sie üblicherweise in einen Sammelbehälter, indem alle Ventile übereinander lägen, bevor sie sortiert und in die Becherhülse eingebaut würden. Durch das Gewicht und die Lage der übereinander liegenden Ventile bestehe die Gefahr, dass sich die Lappen verformen oder sogar umknicken würden und das Ventil somit unbrauchbar werde. Schliesslich bestehe bei der Lagerung und/oder beim Transport der Ventile der 1. Generation die Gefahr, dass durch das Aufeinanderliegen der

O2014_002 Dichtlappen und durch das "Arbeiten" des Kunststoffes im Kontakt eine partielle Verklebung stattfinde. Dies könne dazu führen, dass das Ventil im Einsatz nicht mehr öffne und damit unbrauchbar sei. Alle diese Erscheinungen und Überlegungen hätten dazu geführt, dass ein neues Ventil entwickelt worden sei, das hier als sogenannte 2. Generation bezeichnet werde und sich von der oben geschilderten 1. Generation dadurch unterscheide, dass das Prinzip der getrennten Dichtlappen aufgegeben worden sei und stattdessen und im Gegensatz dazu miteinander verbundene Dichtlappen eingesetzt würden. Von der Enswico AG seien auch umfangreiche Materialuntersuchungen bei einschlägigen externen Unternehmen in Auftrag gegeben worden, um eine optimale Materialwahl für die rauen Einsatzbedingungen des Ventils zu gewährleisten. Man erkenne sofort, dass die endseitigen Verbindungen zwischen den Dichtlappen mittels der beiden Verbindungsstege sicherstellen würden, dass die beiden Dichtlappen auch unter erschwerten Einsatzbedingungen in der für die Ventilfunktion notwendigen Nachbarschaft zueinander bleiben würden. Im Einsatz verhinderten die Verbindungen bei der Anwendung von nicht geeigneten Reinigungsmitteln, dass sich die Dichtlappen komplett aufrollen würden und es somit zu einer ungewollten Öffnung des Ventils komme. Somit würden die Verbindungen das System robuster gegen unsachgemässe Reinigung machen. Die Verbindungen würden bei der Produktion helfen, das Ventil in Form zu halten. Sie würden die Lappen nebeneinander in Position halten und eine Verformung unmittelbar nach der Herstellung verhindern. Damit werde der Ausschuss vermindert und somit die Effizienz der Produktion gesteigert. Die Verbindungen würden aber auch im ungebrauchten und trockenen Zustand, durch die Aufrechterhaltung einer leichten Vorspannung, die Trennung der beiden Dichtlappen unterstützen. Diese Vorspannung werde normalerweise während den ersten paar Benutzungen abgebaut. Damit verwirkliche die 2. Generation der Ventile nicht nur ein der 1. Generation entgegengesetztes Konzept, sondern bringe auch massive Vorteile mit sich, die eine kommerziell erfolgreiche Anwendung überhaupt erst möglich machen würden. Es sei daher auch nicht überraschend, dass die Klägerin Ventile nach Art der 1. Generation nie produziert habe, sondern neuerdings gemäss ihrer Website offenbar auf Klappen-Ventile oder "Flapper Valves" setze, bei denen eine feste Öffnung von einer davor aufschwenkbar angebrachten Klappe abgedeckt werde. Es sei daher auch nur folgerichtig, dass die Enswico AG das neuartige und erfolgreiche Prinzip der Ventile der 2. Generation zum Gegenstand einer

O2014_002 eigenen Patentanmeldung gemacht habe (siehe die CH 702894 A2 und dort insbesondere die Fig. 11 und 14). Nicht nachvollziehbar sei in diesem Zusammenhang die Behauptung der Klägerin, die Enswico AG hätte sich bei ihren eigenen Patentanmeldungen der Figuren aus dem Klagepatent bedient. Vielmehr würden die Ausführungsformen der Ventile dort so dargestellt, wie sie auch tatsächlich in der Realität ausgebildet seien. Zusammengefasst bestehe damit bezüglich der Ventile der 1. Generation keine Erstbegehungsgefahr (und schon gar keine Wiederholungsgefahr). Daher fehle bereits das Rechtsschutzinteresse der Klägerin an einem Verbot, das auf solche Ventile gerichtet sei. Nach den eigenen Behauptungen der Klägerin habe bis zum 29. Oktober 2009 ein Lizenzvertrag zwischen Dahm, dem Patentanmelder, und Keller bestanden. Zu bemerken sei, dass die in diesem Lizenzvertrag vereinbarte Stücklizenzgebühr sehr hoch sei, zumal sich der Lizenzvertrag auf ein noch nicht erteiltes Patent bezogen habe und der Lizenznehmer die Kosten für die Schutzrechtsanmeldungen habe tragen müssen. Der Beklagten seien die Hintergründe für die entsprechenden Abmachungen zwischen den Parteien nicht bekannt. Die Enswico AG habe dagegen zu einem späteren Zeitpunkt mit Dahm einen Lizenzvertrag mit einer angemessenen Stücklizenzgebühr von CHF 0.30 abgeschlossen. Unzutreffend sei die Behauptung der Klägerin, dass der Lizenzvertrag vom 29. Oktober 2009 deshalb eine Stücklizenzgebühr von CHF 0.30 pro verkauftes Ventil vorgesehen habe, weil Dahm unentgeltlich an der Enswico Holding AG beteiligt und zu deren Verwaltungsratspräsidenten hätte ernannt werden sollen. Richtig habe sich der Sachverhalt wie folgt zugetragen: Dahm hätte im Umfang von 5000 Aktien, entsprechend einem Prozent des Stammkapitals, an der Enswico HoIding AG beteiligt und dort auch Mitglied des Verwaltungsrats werden sollen. Die Beteiligung sollte er zum Nominalwert erwerben und dafür unentgeltlich im Verwaltungsrat Einsitz nehmen. Von einem Versprechen, Verwaltungsratspräsident zu werden, könne demnach nicht die Rede sein. Vielmehr hätte es sich um eine Verpflichtung von Dahm gehandelt, als Gegenleistung für den Aktienerwerb zum Nominalwert. Ebenso wenig hätte es sich also um einen unentgeltlichen Erwerb gehandelt, wie die Klägerin meine. Die geringfügige Beteiligung von Dahm an der Enswico Holding AG sei höchstens ein Grund gewesen, dass dieser den Lizenzvertrag mit der Enswico Holding AG (und nicht mit einer anderen Gesellschaft) abgeschlossen habe, aber kein Anlass, die

O2014_002 Lizenzgebühr im Lizenzvertrag zu tief anzusetzen. Die Lizenzgebühr sei angemessen und marktüblich gewesen. Dahm habe den Lizenzvertrag mit der Enswico AG gekündigt, weil er vom Verhalten von Hans Keller enttäuscht gewesen sei, der zusammen mit Peter Späni und einem Herrn Ko eine neue Gesellschaft gründen und dieser unberechtigterweise Sublizenzen am Klagepatent habe vergeben wollen. Das ergebe sich aus dem zusätzlichen Schreiben von Dahm an Keller, das am gleichen Tag wie die Kündigung des Lizenzvertrags versandt worden sei. Wie die Klägerin sei aber auch die Beklagte davon ausgegangen, dass der Lizenzvertrag vom 29. Oktober 2009 nicht mehr bestehe, allerdings nicht aus den von der Klägerin genannten Gründen. Wie die Klägerin zu Recht festhalte, seien diese Gründe für den vorliegenden Prozess irrelevant; die Klägerin versuche mit dieser Geschichte vergeblich, die Enswico AG in ein schlechtes Licht zu rücken. Die Enswico AG habe ihre rechtliche Auffassung gegenüber Dahm, Späni und der Beklagten bereits im Frühjahr/Frühsommer 2010 dargelegt und später wiederholt bekräftigt. Eine substantiierte Reaktion darauf stehe bis heute aus. Anstatt der Enswico AG zu antworten, hätten sich Dahm und anschliessend die Klägerin darauf verlegt, die Beklagte und deren Kunden mit Schreiben einzudecken und eine Verletzung des Klagepatents geltend zu machen. Dabei hätten sie schon vor der Patenterteilung mit gerichtlichen Unterlassungsklagen gedroht. Die Enswico AG habe sich gegen das Vorgehen der Klägerin gewehrt, weil das Klagepatent aufgrund der Einschätzung der fachkundigen Berater der Enswico AG nichtig sei und die von der Beklagten vertriebenen Ventile nicht in den Schutzbereich des Klagepatents fielen. Nicht nur die vormaligen und gegenwärtigen Berater der Enswico AG kämen zu diesem Schluss, sondern auch ein von der Enswico AG eingeholtes Privatgutachten. Mit ihrer Duplik macht die Beklagte sodann geltend, die Enswico AG habe ihre Tätigkeit Ende 2009 unter einem Lizenzvertrag mit dem vormaligen Patentinhaber, Peter Dahm, aufgenommen. Nachdem Dahm diesen Lizenzvertrag im März 2010 gekündigt habe, habe die Enswico AG die patentrechtliche Situation fachkundig analysieren lassen. Gestützt auf diese Analyse sei sie seither davon ausgegangen, dass das Klagepatent nichtig sei, und sie habe ihr Verhalten danach ausgerichtet, insbesondere weil ihr die Nichtigkeit des Klagepatents bereits im Sommer 2010 zusätzlich durch eine formelle Legal Opinion ihres Patentanwalts ausdrücklich bestätigt worden sei. Die Beklagte sei stets Lohnherstellerin gewesen; zuerst für den Lizenznehmer Hans Keller bzw. dessen Kellerinvent AG und

O2014_002 anschliessend für die Enswico AG. Die Beklagte gehe ebenfalls davon aus, keine Rechte Dritter zu verletzen. Die Handlungen der Beklagten seien entsprechend weder heimlich noch hinter dem Rücken des Patentinhabers, Peter Dahm, erfolgt. Im Gegenteil seien Dahm und die Klägerin über die Aktivitäten der Beklagten stets gut informiert gewesen. Bereits in den Jahren 2005 und 2006 hätten Peter Dahm, der ehemalige Patentinhaber, Hans Keller und Albert von AlImen von der Beklagten an einem Produkt "getüftelt" (sog. EcoSmellstop, ESS). Gestützt auf einen Lizenzvertrag zwischen Dahm und Keller habe die Beklagte während Jahren Ventil-Membrane der 1. Generation hergestellt. Dies mit Wissen und Willen von Dahm, der selber die Beklagte mehrfach besucht und entsprechende Ventil-Membrane bei der Kellerinvent AG bestellt habe. Dahm habe gewusst und sei damit einverstanden gewesen, dass Hans Keller die Ventile der 1. Generation unter dem Lizenzvertrag nicht alleine herstellen und vertreiben würde, sondern bezüglich der Herstellung auf die Dienste der Beklagten gezählt habe. Die Parteien hätten sich so gut gekannt, dass allen Beteiligten klar gewesen sei, dass dies so ablaufen würde. Dahm habe auch gewusst und sei damit einverstanden gewesen, dass die Kellerinvent AG den Vertrieb der Ventile der 1. Generation übernommen habe. Nachdem die Kellerinvent AG finanzielle Probleme bekommen habe, hätten sich im Herbst 2009 und im ersten Quartal 2010 alle damaligen Beteiligten, also Hans Keller, Herr Baumann und der ehemalige Patentinhaber, Peter Dahm, zusammen getan, um mit der Enswico AG die Vermarktung und den Vertrieb von Urinalventilen mit den streitgegenständlichen Membranen der 1. Generation zu fördern. Die Beklagte, welche wie erwähnt schon vorher für Dahm und Keller bzw. deren jeweilige Unternehmen, Kellerinvent AG und Addicom Ltd., in der Entwicklung und Herstellung solcher Ventile tätig gewesen sei, habe diese Aufgabe auch weiterhin wahrgenommen. Im Übrigen zeige auch Ziffer 3.5 des Lizenzvertrags, wonach die Lizenzgebühren abhängig vom EBIT (earnings before interest and taxes, eine betriebswirtschaftliche Kennzahl) geschuldet gewesen seien, dass die Parteien davon ausgegangen seien, dass Keller die Ventile nicht selber als Privatperson herstellen und vertreiben würde, sondern dass dafür eine Unternehmung besorgt sein würde. Die Klägerin anerkenne, dass die Herstellung der Ventile der 1. Generation durch die Beklagte und der Vertrieb durch die Kellerinvent AG Herrn Dahm bekannt und von diesem akzeptiert gewesen seien. Bezeich-

O2014_002 nenderweise enthalte auch die von der Klägerin eingereichte Erklärung von Peter Dahm zu den vorstehenden Ausführungen keine widersprechenden Aussagen. Dahm mache einzig geltend, er sei nicht über das Finanzierungsverhältnis der Kellerinvent AG mit der CoOpera Leasing AG informiert gewesen und er habe der Beklagten keine Vertriebslizenz erteilt (was die Beklagte auch nicht behaupte). Ersteres werde mit Nichtwissen bestritten, Zweites treffe zu. Zusammenfassend sei also festzuhalten, dass die Beklagte mit Wissen und Einverständnis von Peter Dahm für die Kellerinvent AG Ventil- Membrane der 1. Generation hergestellt habe. Gemäss der Abrechnung zwischen Keller und Dahm hätte die Beklagte bis September 2009 104'684 Ventil-Membrane der 1. Generation hergestellt. Diese Zahl habe auch die Grundlage für die Rechnung von Herrn Dahms Addicom Ltd. an die Kellerinvent AG für die Lizenzgebühren von CHF 30'000.00 für 100'000 Ventil-Membrane der 1. Generation gebildet (also eine Stücklizenz von rund CHF 0.30). Da die Kellerinvent AG finanziell nicht mehr sehr gesund gewesen sei, habe sie bereits Anfang 2009 den Leasingvertrag mit der CoOpera Leasing AG abgeschlossen. Vor diesem Hintergrund sei die Enswico Holding AG gegründet worden, welche die Geschäfte mit den Ventilen unter Beteiligung von Hans Keller und auch Peter Dahm von der Kellerinvent AG hätte übernehmen sollen. In diesem Zusammenhang sei auch der Lizenzvertrag mit Dahm im Oktober 2009 abgeschlossen worden. Der exklusive Lizenzvertrag habe ausdrücklich vorgesehen, dass die Enswico Holding AG diesen auch auf eine Tochtergesellschaft übertragen könne, weil die Parteien bereits bei Abschluss des Lizenzvertrags davon ausgegangen seien, dass nicht die Holdinggesellschaft herstellen und vertreiben werde. Die Enswico AG habe nun während des gültigen Lizenzvertrags und zusätzlich mit Zustimmung der Kellerinvent AG im Dezember 2009 25'000 Ventile der 1. Generation von der Beklagten erworben. Diese seien von der Beklagten bereits vor der Gründung der Enswico AG für die Kellerinvent AG hergestellt worden. Die Beklagte habe die Ventile aber der Kellerinvent AG nicht ausgeliefert, weil diese die Ventile nicht habe bezahlen können oder wollen. Für diese Ventile habe die Kellerinvent AG Peter Dahm vereinbarungsgemäss eine Lizenzgebühr von CHF 0.30 pro Stück bezahlt. Peter Dahm und die Kellerinvent AG seien nämlich übereingekommen, dass Dahm für die 104'684 Ventil-Membrane der 1. Generation eine Pauschallizenzgebühr von CHF 30'000.– zustehe.

O2014_002 Diese Pauschallizenzgebühr sei Dahm auch bezahlt bzw. teilweise mit Forderungen gegen ihn verrechnet worden. Die Herstellung und der Verkauf dieser Ventile durch die Beklagte und der Erwerb und Verkauf durch die Enswico AG sei somit erlaubterweise und mit Zustimmung von Dahm erfolgt, der dafür auch vertragsgemäss entschädigt worden sei. Damit liege hinsichtlich dieser 25'000 Ventil- Membrane keine Patentverletzung vor (unabhängig davon, ob das Patent überhaupt rechtsbeständig und verletzt sei und selbst unabhängig vom Lizenzvertrag zwischen Dahm und der Enswico AG). Obwohl die Enswico AG schon kurz nach Beginn ihrer Tätigkeit erkannt habe, dass die Ventil-Membrane der 1. Generation qualitativ nicht ihren Anforderungen und Vorstellungen entsprochen hätten, hätte sie mit den bereits hergestellten Ventilen der 1. Generation ihre Tätigkeit aufnehmen müssen, um die Kunden der konkursiten Kellerinvent AG nicht zu verlieren. Gleichzeitig habe sie mit der Entwicklung der Ventil-Membrane der 2. Generation ernst gemacht, was bereits im März 2010 zu einer Änderung einer Werkzeugkavität und zur ersten Herstellung von Ventil- Membranen der 2. Generation geführt habe. Die von der Beklagten seit diesem Datum [März 2010] hergestellten Ventil-Membrane der 2. Generation überzeugten in qualitativer Hinsicht und würden von den Kunden der Beklagten sehr geschätzt. Kundenreklamationen seien bei den neuen Ventil-Membranen ausgeblieben. Der Versuch der Klägerin, die Beklagte als schmarotzerische Patentverletzerin abzustempeln, sei unbegründet. Im Gegenteil, die Beklagte habe ein gut funktionierendes und neuartiges wasserloses Urinalventil (mit Membran der 2. Generation) entwickelt und sei daran, dieses erfolgreich auf verschiedenen Märkten weltweit einzuführen. Seit der Gründung der Enswico AG im Dezember 2009 habe die Beklagte erhebliche Summen in Entwicklung, Verbesserung ihres Ventils und den Aufbau einer Vertriebsorganisation investiert, um neue Märkte zu erschliessen. Die Klägerin ihrerseits habe vor gut eineinhalb Jahren ein Patent erworben und verkauft – nach eigenen Angaben – ein "patentiertes Ventil", das konstruktiv und qualitativ weit vom Produkt der Beklagten entfernt sei. Nicht nur handle es sich beim angeblichen Produkt der Klägerin um eine andere Art von Ventil, sondern dieses sei auch aus bekannten Materialien gefertigt und einfach herzustellen. Weder der ehemalige Patentinhaber,

O2014_002 Peter Dahm, noch die heutige Klägerin hätten in die Entwicklung der Produkte der Beklagten investiert. Die Beklagte habe auch nicht etwa Produkte der Klägerin kopiert, sondern würde eigenständige Ventile guter Qualität vermarkten, deren Herstellung komplex und entscheidend vom Material abhängig sei. Es handle sich bei der Beklagten also mitnichten um eine schmarotzerische Kopistin, sondern um eine traditionsreiche Schweizer Herstellerin, welche mit einem erheblichen finanziellen und technologischen Einsatz ein von ihr entwickeltes Produkt vermarkte. Die Ventile der 2. Generation würden keine Nachmachungen und keine Nachahmungen darstellen und das Klagepatent nicht verletzen. Am 9. Februar 2010 habe die Kellerinvent AG ihre Bilanz wegen Überschuldung deponiert; die Konkurseröffnung sei am 10. Februar 2010 erfolgt. Am 8. März 2010 habe Peter Dahm die beiden Lizenzverträge mit Hans Keller und der Enswico Holding AG zu Unrecht unter Berufung auf einen Irrtum gekündigt. Aus Sicht der Enswico AG sei die Kündigung des Lizenzvertrags unbegründet und somit unwirksam gewesen, bzw. frühestens als ordentliche Kündigung auf Ende 2010 wirksam geworden. Gleichwohl habe diese Kündigung Anlass gegeben, dass sich die Enswico AG näher mit dem Klagepatent habe befassen müssen, weil sie realisiert habe, dass sie ab Ende 2010 nicht mehr über einen Lizenzvertrag verfügen würde. Aufgrund der Einschätzung von Patentanwalt Gachnang sei die Enswico AG der vollen Überzeugung gewesen, dass das Klagepatent nichtig sei. Mit Schreiben vom 1. Juni 2010 habe deshalb die Enswico AG bestätigt, dass der Lizenzvertrag aus ihrer Sicht ebenfalls nicht bestehe, weil die Nichtigkeit des Klagepatents rechtlich bekanntlich zur Nichtigkeit des Lizenzvertrags führe. Patentanwalt Gachnang habe seine Auffassung gegenüber der Beklagten in einer formellen Legal Opinion vom 30. Juni 2010 niedergelegt. Sollte sich nun wider Erwarten herausstellen, dass das Klagepatent doch rechtsbeständig sei, so wäre die Kündigung des Lizenzvertrags durch Dahm erst auf Ende des Jahres 2010 wirksam geworden. Für eine vorzeitige Kündigung aus wichtigem Grund oder gar eine rückwirkende Auflösung gestützt auf einen angeblichen Irrtum hätten keinerlei Gründe bestanden. Entweder sei das Klagepatent nichtig, oder es habe von Oktober 2009 bis Ende 2010 ein gültiger Lizenzvertrag zwischen Dahm und der

O2014_002 Muttergesellschaft der Enswico AG bzw. der Enswico AG, bestanden, was bedeute, dass sämtliche Handlungen der Beklagten bis Ende 2010 in jedem Fall keine Patentverletzungen darstellen könnten. Am 25. März 2010 hätte die Beklagte eine Kavität am Werkzeug so geändert, dass Ventil-Membrane der 2. Generation testweise hätten hergestellt werden können. Wie die Klägerin richtig ausführe, habe die Enswico AG sodann mit dem bereits in der Klageantwort dargelegten Vertrag weitere Ventile der 1. Generation von der CoOpera Leasing AG erworben. Auch hierbei habe es sich um Ventile aus der bereits erläuterten Produktionsmenge von 104'684 Ventil-Membranen gehandelt, die mit Zustimmung des Patentinhabers hergestellt worden und in Verkauf gelangt seien. Dahm sei für diese Ventile vereinbarungsgemäss entschädigt worden. Es sei richtig, aber irrelevant, dass diese Ventile von der CoOpera Leasing AG aus dem Konkurs der Kellerinvent AG ausgesondert worden seien. Zu präzisieren sei, dass zwar die Enswico AG den Preis für 52'192 Ventile an die CoOpera Leasing AG habe bezahlen müssen. Die CoOpera Leasing AG habe der Enswico AG ein "alles oder-nichts"-Geschäft vorgeschlagen. Effektiv erhalten habe die Enswico AG aber nur 15'200 Stück. Davon hätten sich 5'600 Key-Ventile im Lager der Kellerinvent AG und 9'600 Key-Ventile im Lager Fellbach befunden. Insgesamt habe die Enswico AG somit 40'200 Ventil-Membrane der 1. Generation erworben, für die Herr Dahm Lizenzgebühren erhalten habe. Eine Patentverletzung liege nicht vor, und weder Herrn Dahm noch der Klägerin stünden hieraus zusätzlich Wiedergutmachungsansprüche zu. Die erste Bestellung der Enswico AG bei der Beklagten sei eine Testbestellung über 1000 Ventile zum Testen der Ventil-Membranen der 2. Generation auf dem geänderten Werkzeug gewesen. Am 7. September 2010 sei das betreffende Werkzeug definitiv und vollständig umgerüstet worden. Seit diesem Zeitpunkt habe die Beklagte keine Ventil-Membrane der 1. Generation mehr hergestellt. Sie habe gar kein entsprechendes Werkzeug hierfür gehabt. Die Enswico AG habe in der Zeit bis zum vollständigen und irreversiblen Umbau des Werkzeugs am 7. September 2010 zwei Bestellungen über Ventile der 2. Generation bei der Beklagten getätigt, welche aufgrund des noch nicht vollständig umge-

O2014_002 bauten Werkzeugs auch zur Produktion von Ventilen der 1. Generation geführt hätten. Insofern müsse die Beklagte ihre Behauptung in der Klageantwort nach nochmaliger Prüfung richtig stellen. Ein Teil dieser Ventil- Membrane sei in Ventile für Kunden verbaut und verkauft worden, obwohl die Beklagte aufgrund der Qualität der Ventile der 1. Generation soweit möglich nur Ventile mit Membranen der 2. Generation verkauft habe und habe verkaufen wollen. Dafür sei Dahm mit CHF 0.30 pro Ventil zu entschädigen, sofern das Patent rechtsbeständig sein sollte. Für diese Forderung sei die Klägerin jedoch nicht aktivlegitimiert, da die eingereichte Abtretungserklärung keine lizenzvertraglichen Ansprüche erfasse. Zusammenfassend sei also Folgendes festzuhalten: Die Enswico AG habe Ventile der 1. Generation verkauft, die sie von der Kellerinvent AG bzw. der CoOpera Leasing AG erworben habe und die von der Beklagten ohne Auftrag der Enswico AG bereits hergestellt worden seien. Die Beklagte habe diese Ventile der 1. Generation für Hans Keller, bzw. später im Auftrag der Kellerinvent AG bzw. der CoOpera Leasing AG für die Kellerinvent AG hergestellt. Peter Dahm sei für die Herstellung und den Verkauf dieser Ventile vereinbarungsgemäss entschädigt worden. Zusätzlich habe die Enswico AG Ventile der 1. Generation ausgeliefert, die im Zeitraum vom April bis September 2010 bei der Produktion von Ventilen der 2. Generation angefallen seien. Sollte das Klagepatent rechtsbeständig sein, dürfte Dahm hieraus ein lizenzvertraglicher Anspruch von CHF 0.30 pro Ventil zustehen. Eine solche Forderung wäre allerdings von ihm selber geltend zu machen. Die von der Klägerin eingereichte Abtretungserklärung umfasse nach dem Verständnis der Beklagten keine lizenzvertraglichen Ansprüche. Ferner treffe es zu, dass die Beklagte im Frühjahr 2014 aufgrund eines Produktionsfehlers vor die Wahl gestellt gewesen seien, Kunden nicht oder mit einem Produkt der "Generation 4(–)", ein zwar schlechteres, aber immerhin funktionstüchtiges Produkt zu beliefern, das jenem der 1. Generation auf den ersten Blick ähnle. Wie eine Reklamation eines Kunden zeige, werde dieses Produkt auch von Kunden der Beklagten als qualitativ schlechter beurteilt, so dass die Enswico AG gezwungen gewesen sei, diesem Kunden einen Preisnachlass von 25% zu gewähren. Es handle sich dabei nach dem Verständnis der Beklagten aber nicht um Produkte der 1. Generation, da sich die heutigen Produkte der Beklagten in mehreren Merkmalen wesentlich von der 1. Generation unterscheiden würden. So hätte die Beklagte neben den Verbindungsstegen auch hin-

O2014_002 sichtlich des verwendeten Materials erhebliche Verbesserungen eingeführt, wodurch der Urin durch die Materialanpassungen und die veränderte Oberflächenstruktur (Verbesserung des Produktionsprozesses) des Kunststoffes besser abfliesse. Sodann seien an der Membran im Einlassbereich dreieckige Fliesshilfen eingebaut. Schliesslich seien an der Art und Menge der Farbe Anpassungen und Optimierungen vorgenommen worden, weil diese einen Einfluss auf die Performance der Membran habe, da sie mit dem Kunststoff interagiere und die Materialeigenschaften beeinflusse (Steifheit, Flexibilität und chemische Beständigkeit). Zum anderen berufe sich die Klägerin auf ein Werbevideo der Enswico AG. Es sei richtig, dass im Werbevideo kurz ein Ventil der 1. Generation gezeigt werde. Wie mehrfach dargelegt, sehe die Beklagte keine Notwendigkeit, dieses illustrative Video von der Website zu entfernen. Die Beklagte habe aber aus Qualitätsgründen kein Interesse, tatsächlich Ventile der 1. Generation zu verkaufen (und überdies lasse das Werkzeug der Beklagten seit vier Jahren keine Herstellung von Ventil-Membranen der 1. Generation mehr zu). 5.3 Die Klägerin hält den Ausführungen in der Duplik entgegen, dass Peter Dahm weder von der Enswico AG noch von Hans Keller je Lizenzgebühren erhalten habe. Im Übrigen sei in Art. 2.1 des Lizenzvertrags zwischen Hans Keller und Peter Dahm vorgesehen gewesen, dass Hans Keller lediglich eine Lizenzzahlung für bereits verkaufte Urinalventile zu leisten hätte. Die bestrittene Zahlung von CHF 30'000.00 hätte also von Beginn weg nur Urinalventile betreffen können, welche Hans Keller bereits verkauft hätte. Urinalventile, welche die Beklagte produziert und anschliessend an unbeteiligte Dritte wie die CoOpera Leasing AG oder die Enswico AG verkauft habe, hätten also von diesen bestrittenen Lizenzzahlungen ohnehin nicht erfasst sein können. Die Beklagte suggeriere fälschlicherweise, dass Hans Keller und Albert von AlImen 2005 und 2006 zusammen mit Peter Dahm an einem Vorläufermodell des Urinalventils der 1. Generation getüftelt hätten. Weder Hans Keller noch Albert von AlImen seien an der Schaffung der patentgemässen Erfindung beteiligt gewesen. Dies belege denn auch bereits das Anmeldedatum des Klagepatents, welches bekanntlich bereits am 19.12.2003 eingereicht worden sei und zudem eine Priorität vom 23.12.2002 beanspruche. Aus den eingereichten Belegen gehe denn auch in keiner Weise hervor, dass die obengenannten Herren "getüftelt" hätten. Vielmehr sei es alleine Peter Dahm gewesen, der 2005 weitere

O2014_002 Versuche unternommen habe, was das von der Beklagten ins Recht gelegte E-Mail auch bestätige. Albert von Allmen sei lediglich als Produzent und Hans Keller als Verkäufer beteiligt gewesen. Entgegen den Ausführungen der Beklagten sei nie ein gültiger Lizenzvertrag zwischen Peter Dahm und der Enswico AG zustande gekommen. Entsprechend habe die Enswico AG denn auch nie irgendwelche Pflichten aus diesem Vertrag erfüllt. Zudem hätten die Parteien im Frühjahr 2010 über den Abschluss eines neuen Lizenzvertrages verhandelt. Bereits aus dem Verhalten der Enswico AG gehe also klar hervor, dass sie den ursprünglichen Vertrag von Beginn weg für nichtig erachtet habe. Der frühere Rechtsvertreter der Enswico AG habe denn auch mit Schreiben vom 1. Juni 2010 die Nichtigkeit dieses Vertrags bestätigt und ausgeführt: "Dies ist ein Irrtum; die Enswico geht im Gegenteil davon aus, dass keine solchen Verträge bestehen". Die Enswico AG sei also ebenfalls von der Nichtigkeit des betreffenden Lizenzvertrages ausgegangen und könne sich nun nicht wieder auf diesen berufen. Die Beklagte behaupte noch in der Klageantwort, die Enswico AG habe 52'192 Ventile von der CoOpera Leasing AG erworben. Die Klägerin habe daraufhin nachgewiesen, dass die Enswico AG bereits vor diesem Zeitpunkt Urinalventile vertrieben habe. Nachdem die Beklagte dies nicht mehr bestreiten könne, gebe sie nun also zu, dass die Enswico AG von der Beklagten bereits im Dezember 2009 Urinalventile der 1. Generation bezogen habe. Die Beklagte behaupte jedoch, dass Hans Keller – der sich notabene in massiven finanziellen Schwierigkeiten befunden habe – die hierfür geschuldeten Lizenzgebühren bereits im Voraus bezahlt hätte. Dies gehe an der Sache vorbei: Wie bereits erwähnt, habe der Lizenzvertrag zwischen Peter Dahm und Hans Keller lediglich eine Lizenz pro verkauftes Urinalventil vorgesehen. Sämtliche bestrittenen Lizenzgebühren, welche Peter Dahm aus dem Vertrieb der Urinalventile angeblich erhalten haben solle, würden demnach von Beginn weg nur Ventile betreffen, welche bereits von Hans Keller verkauft worden seien. Die Beklagte führe jedoch selbst aus, dass sie die betreffenden 25'000 Urinalventile der 1. Generation direkt an die Enswico AG geliefert habe. Entsprechend hätten sie auch nicht von Hans Keller verkauft worden sein können. Damit sei festzuhalten, dass die Beklagte im Dezember 2009 der Enswico AG mindestens 25'000 Urinalventile geliefert habe, welche vom Lizenzvertrag zwischen Peter Dahm und Hans Keller nicht gedeckt seien.

O2014_002 Zudem sei der Lizenzvertrag zwischen Peter Dahm und der Enswico AG nachweislich nichtig und sei entsprechend von der Enswico AG auch nie erfüllt worden. Wäre die Enswico AG damals anderer Ansicht gewesen, hätte sie diese Lieferung dem Patentinhaber sicherlich gemeldet und hierfür auch Lizenzgebühren bezahlt oder zumindest angeboten. Beides sei jedoch nie geschehen. Die Beklagte könne sich demnach für diese Lieferung auf keine Berechtigung stützen. Die Behauptung, der Lizenzvertrag sei nun doch gültig, stelle ein klares venire contra factum proprium i.S.v. Art. 2 ZGB dar. Die Beklagte könne sich sicherlich nicht im Nachhinein auf diesen Vertrag berufen. Ansonsten könnte sich ja jeder Lizenznehmer jeweils auf die Nichtigkeit des Patents berufen und sich dadurch bis zu einem rechtskräftigen Gerichtsentscheid der Bezahlung von Lizenzgebühren entziehen. Betreffend Umstellung der Werkzeuge sei festzuhalten, dass – wenn überhaupt – nur eine Kavität geändert worden sei. Die Beklagte habe also ohne weiteres noch Urinalventile der 1. Generation herstellen können. Die Beklagte habe die betreffenden Ventile unmittelbar an die CoOpera Leasing AG verkauft, welche diese an die Enswico AG weiterverkauft habe. Der Lizenzvertrag zwischen Peter Dahm und Hans Keller habe eine Stücklizenz pro verkauftes Urinalventil vorgesehen, wobei Peter Dahm nie eine Lizenzzahlung erhalten habe. Selbst wenn aber Hans Keller effektiv Lizenzgebühren bezahlt hätte, so könnten sich diese nur auf Urinalventile beziehen, welche er bereits verkauft hätte. Die von der Beklagten direkt an CoOpera Leasing AG verkauften Urinalventile seien demnach vom Lizenzvertrag zwischen Peter Dahm und Hans Keller nicht erfasst. Der Verkauf der Beklagten an die CoOpera Leasing AG als auch der Weiterverkauf an die Enswico AG stellten demnach klare Patentverletzungen dar. Es werde bestritten, dass mit diesen Werkzeugen aufgrund der angeblich vorgenommenen Änderungen ausschliesslich Urinalventile der 2. (bzw. 4.) Generation hergestellt werden könnten, zumal die Beklagte bis heute noch Urinalventile der 1. Generation herstelle und anbiete. Zudem könnten die betreffenden Verbindungsstege ohne weiteres nachträglich wieder entfernt werden, was die Beklagte nachweislich schon gemacht habe. Sie bestreite, dass es sich nur um zwei Bestellungen und um angeblich ungewollte Produktionsfehler gehandelt habe. Tatsache sei vielmehr, dass die Beklagte auch 2010 in erheblichem Umfang Urinalven-

O2014_002 tile der 1. Generation hergestellt und vertrieben habe. Im Übrigen führten weder die Farbe des Urinalventils noch eine veränderte Oberflächenstruktur aus dem Schutzbereich des Klagepatents heraus, denn für die Verletzungsfrage seien Merkmale, welche über jene des Anspruchs 1 hinausgingen (wie z.B. verbessertes Material, Fliesshilfen und spezielle Farbe), ohne Bedeutung. Die Beklagte gebe folglich implizit zu, dass sie auch heute noch Urinalventile der 1. Generation herstelle und vertreibe. Wie bereits ausgeführt, könne sich die Beklagte hierfür auf keine Lizenz stützen, zumal sie selbst den Lizenzvertrag mit Peter Dahm für nichtig erklärt habe. Auch derjenige verletze das Patent, der das patentierte Erzeugnis in einem Prospekt oder einem Werbevideo mit allen patentgemässen Merkmalen anbiete. Dies gelte unabhängig davon, ob er auf eine allfällige Bestellung hin eine solche Sache liefere. Sie bestreite, dass die Enswico AG eine Berechtigung zum Anbieten von Urinalventilen der 1. Generation zukomme. Es liege eine offensichtliche und im Prinzip auch eingestandene Patentverletzung vor. 5.4 Auf diese und weitere Parteivorbringen ist nachfolgend nur insoweit einzugehen, als dies für die Entscheidfindung notwendig ist. 6. Beurteilung 6.1 Nachfolgend ist zunächst zu prüfen, ob das Klagepatent rechtsbeständig ist und – vorerst ohne auf die Lizenzverträge einzugehen – patentverletzende Handlungen der Beklagten vorliegen. Erst wenn beides zu bejahen ist, ist zu prüfen, ob die entsprechenden Handlungen allenfalls von den Lizenzverträgen gedeckt sind (s. unten Ziff. 6.6). Zur Frage der Rechtsbeständigkeit und der Patentverletzung erstattete Richter Dr. sc. nat. Tobias Bremi ein Fachrichtervotum. Der Spruchkörper folgt, wie nachfolgend zu zeigen sein wird, dem Fachrichtervotum in allen Punkten, ausser bei der Frage der Verletzung durch die 2. Generation (unten Ziff. 6.5.2). 6.2 Bestimmtheit der auf Unterlassung gerichteten Rechtsbegehren Die Beklagte macht wegen der Formulierung "Streifen, der einen hohen inhärenten Grad von Flexibilität aufweist" geltend, dass die Rechtsbegehren 1 und 2 unbestimmt seien.

O2014_002 Rechtsbegehren 1 und 2 geben unter a) und b) im Wesentlichen die Anspruchsmerkmale wieder, ergänzen diese aber durch die Merkmale 2ii. und iii. Des Weiteren werden Rechtsbegehren 1 und 2 jeweils ergänzt durch eine grafische Darstellung, auf welche Bezug genommen wird durch Verwendung der Formulierung "welche nach Art der unten stehenden Figur ausgebildet ist". Zudem vermitteln in beiden Rechtsbegehren 1 und 2 die Merkmale der Gruppe 2, die eine funktionelle Definition des Streifens geben, eine genügend bestimmte und konkrete Vorstellung des hohen inhärenten Grades von Flexibilität, den die Streifen aufweisen müssen. Dass im konkreten vorliegenden Fall die Bestimmtheit genügend ist, zeigt sich im Übrigen auch daran, dass die Auslegung dieses Begriffes aus Patentanspruch 1 weder im Zusammenhang mit der Abgrenzung vom Stand der Technik noch im Zusammenhang mit der Frage, ob die Verletzungsform dieses Merkmal verwirklicht, strittig ist. Insbesondere die Beklagte, die im Rahmen des Prozesses die mangelnde Bestimmtheit der Rechtsbegehren geltend macht, hat offenbar kein Problem, dieses Merkmal 1.2.2 (siehe unten) den angeblich neuheitsschädlichen Dokumenten, in welchen auch keine weitergehende Konkretisierung offenbart ist, zu entnehmen, und bei der Diskussion des Eingriffs in den Schutzbereich wird dieses Merkmal von der Beklagten noch nicht einmal angesprochen, und scheint also ebenfalls unproblematisch zu sein, was dessen effektive Verwirklichung in einer konkreten angegriffenen Ausführungsform angeht. Damit sind die Rechtsbegehren 1 und 2 genügend konkret und genügend bestimmt, und auf die Klage kann diesbezüglich eingetreten werden. 6.3 Auslegung von Anspruch 1 Die Parteien stützen sich bei der Diskussion der Rechtsbeständigkeit und der Verletzung jeweils auf eine deutsche Übersetzung, wie sie beispielsweise in der Klage in RZ 28 wiedergegeben ist. Es handelt sich beim Klagepatent um den Schweizer Teil eines europäischen Patents. Das Klagepatent ist in englischer Sprache abgefasst, Verfahrenssprache vor dem europäischen Patentamt war Englisch. Gemäss Art. 70 (1) EPÜ ist die verbindliche Fassung eines europäischen Patents die Fassung in der Sprache, das heisst die englische Fassung. Die Schweiz hat keinen Vorbehalt nach Art. 70 (3) EPÜ im Patentgesetz ver-

O2014_002 ankert, d.h. die verbindliche Fassung für das Verfahren vor dem Bundespatentgericht ist die englische Fassung, wobei die Nummerierung der Klägerin verwendet wird: 1. A non-return valve (3), 1.1 comprising an inlet section (5) 1.1.1 in the form of a self-supporting trough-shaped section 1.2 and an outlet section, 1.2.1 the outlet section being made of a flexible resilient material connected to the inlet section (5), 1.2.2 whereby the outlet section comprises a flat flexible resilient strip (6) with a high inherent degree of flexibility, 1.2.3 the strip (6) being connected with the inlet section (5) at its upper edge; 1.3 and further comprising a component that is separate from the strip (6) 1.3.1 providing a complementary surface against which the lower end of the flexible strip (6) may seal. Im Lichte des Schriftenwechsels sind die Merkmale 1, 1.1.1, die Kombination von 1.2.1 und 1.2.2 sowie 1.3 inklusive 1.3.1 auslegungsbedürftig. Zur Auslegung ist der Fachmann hinzuzuziehen. Die Klägerin äussert sich in der Klage und auch in der auf die Frage der Rechtsbeständigkeit beschränkten Antwort vor der Instruktionsverhandlung zunächst nicht zum zuständigen Fachmann. Die Beklagte definiert in der Klageantwort den Fachmann wie folgt: "Konstrukteur auf dem Gebiet der Sanitärtechnik, der einschlägige und spezielle Erfahrungen auf dem Gebiet der Eigenschaften von Kunststoffen und deren Verarbeitung haben muss." In der Replik bestätigt die Klägerin den Fachmann gemäss Definition der Beklagten und ergänzt wie folgt: "Dies trifft zu, sofern dieser Fachmann aufgrund seiner Ausbildung und Tätigkeit als Konstrukteur von flüssigkeitsführenden Anlagen auch spezielles Wissen sowie Erfahrungen in den Gebieten der Fluiddynamik, Konstruktion, Herstellung und Montage von Kunststoffteilen hat."

O2014_002 Diese Ergänzungen wurden von der Beklagten in der Folge nicht wesentlich infrage gestellt, entsprechend ist für die weitergehende Diskussion der Auslegung, der Rechtsbeständigkeit sowie der Verletzung vom folgenden Fachmann auszugehen: Der Fachmann ist ein Konstrukteur auf dem Gebiet der Sanitärtechnik, der einschlägige und spezielle Erfahrungen auf dem Gebiet der Eigenschaften von Kunststoffen und deren Verarbeitung haben muss, wobei dieser Fachmann aufgrund seiner Ausbildung und Tätigkeit als Konstrukteur von flüssigkeitsführenden Anlagen auch spezielles Wissen sowie Erfahrungen in den Gebieten der Fluiddynamik, Konstruktion, Herstellung und Montage von Kunststoffteilen hat. Die im Anspruch genannten Begriffe sind mit dem Verständnis des Fachmanns unter Berücksichtigung der Beschreibung auszulegen. In einer Gesamtschau muss dabei diesen im Anspruch verwendeten Begriffen jeweils ein Sinngehalt gegeben werden, der im Lichte der jeweils in der Beschreibung genannten Funktion zweckmässig ist und diese Funktion ermöglicht. In diesem Sinne sind die genannten Merkmale wie folgt auszulegen: Merkmal 1 (a non return valve): Gemäss [0001] betrifft die Erfindung ein Ventil für Flüssigkeiten namentlich eines, welches nur gravitationsinduzierten Fluss erlaubt. Dies bedeutet (vgl. [0002]), dass Flüssigkeit nur in einer Richtung fliessen kann (wegen der Gravitationsinduktion von oben nach unten), und insbesondere Gas in der Gegenrichtung nicht ausströmen kann. In der detaillierten Beschreibung wird dies mit einer Konstruktion gewährleistet, welche im Gebrauchszustand (will heissen spätestens nach genügender Anfeuchtung durch erstmaliges Hindurchfliessen von Flüssigkeit), das heisst ohne erheblichen Gegendruck durch Gas, diese Funktion der Abdichtung erfüllen kann, und welche auf der anderen Seite ohne weiteres den Fluss von Flüssigkeit von oben nach unten allein auf Basis der Gravitationskraft erlaubt. Entsprechend ist der Begriff non-return valve im Gesamtkontext aller Merkmale auszulegen als ein Ventil, welches bei entsprechender Orientierung im Raum im Gebrauchszustand und ohne spezielle äussere Einwirkung Flüssigkeit von oben nach unten ohne weiteres hindurch treten lässt und in der Gegenrichtung das Austreten von Gas verhindert.

O2014_002 Kombination der Merkmale 1.2.1 und 1.2.2 (the outlet section being made of a flexible resilient material connected to the inlet section (5), whereby the outlet section comprises a flat flexible resilient strip (6) with a high inherent degree of flexibility): In der Beschreibung wird hinsichtlich Flexibilität keine konkrete Angabe gemacht, es wird nur von einem geeigneten Plastikmaterial oder einem Elastomermaterial gesprochen, welches im trogförmigen Bereich eine Dicke im Bereich von 0.8 mm aufweist, die dann im Bereich der Streifen auf eine Dicke von 0.2 mm reduziert wird (vgl. [0016]-[0017]), was an sich noch keinen Rückschluss auf die Flexibilität erlaubt. Die Flexibilität wird nicht zahlenmässig charakterisiert. Damit aber die beanspruchte Funktion gemäss Merkmal 1 überhaupt wahrgenommen werden kann (vgl. insbesondere auch [0028]), müssen die Streifen wirklich sehr flexibel sein, namentlich so flexibel und nachgiebig, dass sie durch den nur ganz geringen gravitationsbedingten Druck von wenig hindurchtretendem Urin bereits genügend beiseitegeschoben werden können, dass der Urin hindurch treten kann. Und sie müssen auch so flexibel und leicht sein, dass sie durch Adhäsionskräfte und ggf. den sehr geringen Druckunterschied dichtend an die komplementäre Fläche anliegen. Damit dieses Merkmal der outlet section überhaupt in der Lage ist, die Ventil-Funktion gemäss Merkmal 1 wahrzunehmen, muss es eine inlet section oder trough section geben (Merkmal 1.1.1), die selbsttragend ist, und einen im Gegensatz dazu nicht selbsttragenden Streifen der outlet section, der in Biegerichtung hoch flexibel ist. Merkmale 1.3 inklusive 1.3.1 (and further comprising a component that is separate from the strip (6) providing a complementary surface against which the lower end of the flexible strip (6) may seal): Hier gibt es zwei Aspekte, die beurteilt werden müssen. Einerseits den Aspekt, dass es heisst, dass es eine vom Streifen separate Komponente gibt, welche die komplementäre Fläche stellt, und andererseits, dass das untere Ende des flexiblen Streifens gegen die komplementäre Fläche abdichtet. Zur separaten Ausbildung: der Begriff separate kommt im Klagepatent genau nur im Anspruch 1 des Klagepatents vor. In der Einleitung und in der allgemeinen Beschreibung wird dieser Aspekt nicht erwähnt. In der

O2014_002 detaillierten Beschreibung wird ein Ausführungsbeispiel offenbart, bei welchem ein Streifen 6 (vgl. Figur 1) der Vorrichtung gegen einen analogen Streifen einer spiegelsymmetrisch dazu angeordneten und identischen Vorrichtung, deren Streifen dann die komplementäre Fläche im Anspruch stellt, anliegt. Die beiden Hälften der beispielsweise in Figur 2 des Klagepatents dargestellten Vorrichtung sind getrennt und insbesondere sind die beiden Streifen 6 vollständig, das heisst über deren gesamte Länge, an den vertikal verlaufenden Kanten voneinander getrennt. In einer weiteren Darstellung gemäss Figur 3B ist die gesamte Vorrichtung einstückig ausgebildet, d.h. es gibt einen einzigen gemeinsamen trogförmigen umlaufenden Bereich 5 und nur die Streifen 6 sind getrennt. Auch hier sind aber die beiden Streifen 6 unterhalb des trogförmigen Bereichs 5 vollständig, das heisst über deren gesamte Länge, an den vertikal verlaufenden Kanten voneinander getrennt. Dies in Abgrenzung zum in der Einleitung genannten Stand der Technik (vgl. [0004]), wo darauf hingewiesen wird, dass flach gedrückte Schläuche aus einem flexiblen Material bereits bekannt waren, d.h. Konstruktionen, bei welchen eben nicht individuelle und voneinander getrennte Streifen vorhanden sind, sondern wo gewissermassen Streifen über die gesamte Länge an den Kanten miteinander verbunden sind (flachgepresster Schlauch). Im Lichte dessen ist das Merkmal der zum Streifen separaten Komponente so auszulegen, dass der Streifen über die gesamte Länge der vertikal verlaufenden Kanten getrennt ist von der Komponente. Zur Abdichtung am unteren Ende des flexiblen Streifens: auch die Dichtung am unteren Ende der Streifen wird weder in der allgemeinen Beschreibung noch bei der Beschreibung der Ausführungsbeispiele ausdrücklich diskutiert. Betrachtet man die Ausführungsbeispiele, so stellt man fest, dass bei allen Ausführungsbeispielen die unteren Enden der Streifen aufgrund der separaten Ausbildung als freie Enden mit einer unteren Kante ausgebildet sind (vgl. insbesondere Figuren 1 und 4). die Streifen liegen aber stets über ihre ganze Länge aneinander, wenn abgedichtet ist, das heisst nicht nur am untersten Ende an der Kante, sondern auch oberhalb davon, also über die gesamte Länge des Schlitzes und damit generell unterhalb des trogförmigen Bereiches. Wenn der Streifen nicht zumindest in der an den trogförmigen Bereich angrenzenden Sektion, in der er (in Fliessrichtung betrachtet) erstmals "separat" ist (d.h. seitlich getrennt), an die Kompo-

O2014_002 nente anliegen würde, dann könnte das Ventil nicht dichten, das erkennt der Fachmann. Für die Auslegung zudem wichtig ist, dass hinsichtlich Streifen einerseits im Anspruch davon gesprochen wird, dass dieser an der oberen Kante mit dem trogförmigen Bereich verbunden ist, und andererseits definiert wird, dass der Streifen am unteren Ende abdichtet. Diese terminologische Unterscheidung muss berücksichtigt werden. Mit der Kante wird ausdrücklich die Oberkante des Streifens bezeichnet, und wenn im Patentanspruch kein Bezug genommen wird auf die "untere Kante", sondern auf das "untere Ende" im Anspruch, so kann damit nicht streng die Unterkante gemeint sein, sondern vielmehr ein Bereich am unteren Ende des Streifens. Im Lichte dessen wird das Merkmal der Abdichtung am unteren Ende so ausgelegt, dass im nicht verbundenen Bereich der Streifen im Bereich des unteren Endes (nicht notwendigerweise an deren Unterkante) eine Abdichtung durch Anlage des Streifens an die komplementäre Fläche erfolgt. 6.4 Rechtsbeständigkeit 6.4.1 Ausführbarkeit Die Beklagte stellt zum ersten Mal in der Duplik die Ausführbarkeit der beanspruchten Erfindung infrage, wobei sie geltend macht, dass für den Fachmann unklar sei, was unter dem im Anspruch genannten "hohen inhärenten Grad von Flexibilität" zu verstehen sei. Es sei für den Fachmann vollkommen unklar, welche Materialeigenschaften benötigt werden, um das Ventil gemäss Klagepatent zu verwirklichen. Die Klägerin hält in der diesbezüglichen Stellungnahme dagegen, es gebe im Klagepatent ausdrückliche Hinweise, wie das Material ausgelegt werden muss, insbesondere der Hinweis, dass es sich um einen Kunststoff oder Elastomer handeln muss und zudem die Dickenangaben für den Trog und den Streifen. Damit liege genügend Information vor, dass der Fachmann die Erfindung ausführen kann. Die Beklagte meint dazu, dass das nicht genügen könne, da weder ein konkretes Material genannt noch ein numerischer Bereich der "inhärenten Flexibilität" im Klagepatent offenbart sei.

O2014_002 Wie die Beklagte selber ausführt, wird aus dem Klagepatent klar, dass die Materialeigenschaften, um erfindungsgemäss zu sein, so gewählt werden müssen, dass die Flüssigkeit (insbesondere Urin) allein aufgrund der Schwerkraft das Ventil sicher öffnen kann, und andererseits sichergestellt sein muss, dass sich der Streifen zuverlässig dichtend an die komplementäre Dichtfläche anlegt. Die Beklagte behauptet im Wesentlichen nur, dass der Fachmann hier ein Problem haben soll, zeigt aber weder argumentativ spezifisch und substantiiert auf, inwiefern konkret der Fachmann vor effektiv unlösbare Probleme gestellt wird, wenn er ein entsprechendes Material und seine Dicke auswählen muss, noch zeigt sie beispielsweise unter Verwendung von experimentellen Nachweisen auf, dass der Fachmann bei der Auswahl des Materials vor unlösbare Probleme gestellt wird. Ausführbarkeit ist dann gegeben, wenn die im Klagepatent gegebenen In-