Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Abteilung II B7256/2010 Urteil v om 1 2 . Juli 2011 Besetzung Richter Hans Urech (Vorsitz), Richter David Aschmann, Richterin Maria Amgwerd, Gerichtsschreiberin Beatrice Brügger. Parteien G._______,, vertreten durch Fürsprecher Franz Probst, Bahnhofstrasse 18, 8401 Winterthur, Beschwerdeführerin, gegen Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern, Vorinstanz. Gegenstand Internationale Registrierung Nr. 886285 − GERRESHEIMER.
B7256/2010 Sachverhalt: A. Die internationale Registrierung IR 886 285 GERRESHEIMER wurde, gestützt auf eine europäische Gemeinschaftsmarke, mit Schutzausdehnung für das Gebiet der Schweiz und Bulgarien ins internationale Markenregister eingetragen. Die Eintragung wurde der Vorinstanz am 20. März 2008 notifiziert. Die Marke ist eingetragen für: "09: Systèmes de dosage; matériel de laboratoire; doseurs; appareils utilisés en laboratoire permettant l'application de produits (principalement liquides) à un autre corps; tous les objets précités (compris dans cette classe) étant en verre, ainsi que leurs parties et accessoires, notamment pour les industries du parfum, cosmétiques et pharmaceutiques, utilisés pour la technologie médicale, les laboratoires et pour les industries de produits alimentaires et de boissons. 10: Appareils et instruments médicaux, notamment seringues, systèmes de perfusion et de transfusion; systèmes de dosage et appareils d'administration à usage médical. 20: Récipients et récipients d'emballage en matières plastiques, notamment pour les industries du parfum, cosmétiques et pharmaceutiques, pour la technologie médicale, les laboratoires et pour les industries de l'alimentation et des boissons; boîtes et tubes en plastique pour les produits précités; fermetures, non en métal. 21: Récipients; récipients pour l'emballage; tous les objets précités (compris dans cette classe) étant en verre, leurs parties et accessoires, notamment pour les industries du parfum, cosmétiques et pharmaceutiques, utilisés pour la technologie médicale, les laboratoires et pour les industries de produits alimentaires et de boissons; bouteilles, verres, bidons, boîtes, tubes, cuvettes, verres de laboratoires. 42: Consultation technique, notamment en rapport avec le développement des produits précités et conception et développement en matière de dispositifs, récipients, emballages, systèmes de dosage et systèmes d'application." B. Am 5. Januar 2009 beanstandete die Vorinstanz die Marke mit einem "refus provisoire (sur motifs absolus)", da sie beschreibend und freihaltebedürftig sei und deshalb Gemeingut darstelle. Zudem sei sie für die Produkte der Klassen 9, 10, 20 und 21 irreführend. Gerresheim sei ein Stadtteil von Düsseldorf (Deutschland) und GERRESHEIMER bedeute "aus Gerresheim". Die Beschwerdeführerin wurde aufgefordert, ihre Rechte innert einer Frist von 5 Monaten durch einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter geltend zu machen.
B7256/2010 C. Mit Schreiben vom 29. Juli 2009 entgegnete die Beschwerdeführerin, Gerresheim sei ein Stadtteil Düsseldorfs wie auch – mit Hinweis auf Beispiele − ein Familien und ein Firmenname. Der Stadtteil Gerresheim sei eine unbekannte geografische Bezeichnung. Eine Internetrecherche zeige, dass GERRESHEIMER − allgemein und auf die Schweiz beschränkt − fast ausschliesslich als Firmenkennzeichen der Gerresheimer Gruppe verstanden werde. Bei den massgeblichen Verkehrskreisen handle es sich in erster Linie um Geschäftskunden und somit um spezialisierte Fachleute, bei denen eine erhöhte Aufmerksamkeit vorausgesetzt werden könne. Sie würden das Zeichen GERRESHEIMER nicht als Stadtteil von Düsseldorf verstehen. Es sei somit keine Herkunftsangabe, nicht freihaltebedürftig und auch nicht irreführend. D. Die Vorinstanz teilte am 26. Oktober 2009 der Beschwerdeführerin mit, sie halte an der Schutzverweigerung für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 10, 20, 21 und 42 fest. Zur Begründung verwies sie darauf, dass das Zeichen GERRESHEIMER aus dem zum Substantiv Gerresheim üblich gebildeten Adjektiv bestehe. Gerresheim sei 1909 Düsseldorf eingemeindet worden. Der Stadtteil habe in Teilen den Charakter einer eigenständigen Kleinstadt bewahrt und Ende 2007 28'213 Einwohner gehabt. "Gerresheimer" sei auch ein Nachname, aber in der Schweiz kaum verbreitet. Der Ort Gerresheim sei während mehr als einem Jahrhundert Standort einer der grössten Glashütten der Welt gewesen und geniesse somit mindestens für Glaswaren einen bestimmten Ruf. Zudem würden heute viele Arbeitsplätze in Gerresheim zum produzierenden Gewerbe gehören und es gäbe dort auch weitere Glas und Kunststoffhersteller. Zumindest Zwischenhändler, die über ein vertieftes Wissen in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen verfügten und sich der vorgenannten Tatsachen bewusst seien, würden Gerresheim mit einer Herkunftsangabe in Verbindung bringen. Das Zeichen sei ferner freihaltebedürftig, da weiteren Produzenten und Anbietern die Möglichkeit offen gelassen werden solle, auf die Herkunft ihrer Waren hinzuweisen. Nicht von Bedeutung sei hierbei, ob der Ort den Schweizer Abnehmern bekannt sei, denn diese Frage werde aus der Sicht der Konkurrenten beurteilt. Das Zeichen sei zudem für Waren, die nicht aus Deutschland stammten, irreführend. Da es aber auch zum Gemeingut gehöre, könnte selbst eine Beschränkung auf Waren aus Deutschland der Rückweisung des
B7256/2010 Zeichens nicht entgegenstehen. Dasselbe gelte bei Dienstleistungen, die zwar aufgrund des Geschäftssitzes der Markenanmelderin in Deutschland nicht irreführend seien. Nicht nachgewiesen werde eine "secondary meaning" des Zeichens. E. Die Beschwerdeführerin führte in einer Stellungnahme vom 26. April 2010 aus, Gerresheim sei in der Schweiz nicht bekannt. Der Stadtteil habe seine Bedeutung nicht für Glaswaren allgemein, sondern einzig durch die Gerresheimer Glashütte erhalten. Abnehmer der beanspruchten Waren und Dienstleistungen seien in erster Linie Fachleute, teilweise aber auch Durchschnittskonsumenten. Für Fachleute stelle GERRESHEIMER aufgrund der Bedeutung und Grösse des heutigen Unternehmens in erster Linie einen Hinweis auf eine betriebliche Herkunft dar. Das Zeichen sei weder beschreibend noch irreführend. Auch ein Freihaltebedürfnis bestehe nicht. Den Konkurrenten bleibe die Benutzung des Zeichens im Übrigen durch die folgenden Marken verwehrt: DE 960492 GERRESHEIMER GLAS (Wortmarke), EU 3883981 GERRESHEIMER (Wort/Bildmarke), EU 3883964 GERRESHEIMER (Wortmarke), IR 886285 GERRESHEIMER (Wortmarke, auf der Basis der vorgenannten EUMarke). Aufgrund der Rechtsprechung (BGE 117 II 327 Montparnasse) sei es jedem Land überlassen, das Freihaltebedürfnis seiner geografischen Namen zu beurteilen. F. Die Vorinstanz hielt mit Schreiben vom 28. Juni 2010 an der Zurückweisung fest. Sie verwies darauf, dass bei spezialisierten Abnehmerkreisen von einem vertieften Kenntnisstand bezüglich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen auszugehen sei. Wenn sich ein Markeninhaber implizit auf eine Verkehrsdurchsetzung berufe, habe er diese nachzuweisen. Auch der Nachweis einer "secondary meaning" müsse nachgewiesen werden. Beide Nachweise seien nicht erbracht worden. Der Beschwerdeführerin wurde eine Frist zur Stellungnahme gesetzt und darauf verwiesen, dass, ohne neue stichhaltige Argumente ihrerseits, eine beschwerdefähige endgültige Entscheidung ergehe. G. Am 8. September 2010 verfügte die Vorinstanz für das Gebiet der Schweiz die definitive Schutzverweigerung der Marke IR 886 285 GERRESHEIMER für alle beanspruchen Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 10, 20, 21 und 42.
B7256/2010 H. Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 7. Oktober 2010 Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht mit den Anträgen, es sei die Verfügung vom 8. September 2010 aufzuheben und der Marke IR 886 285 GERRESHEIMER Schutz für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu gewähren. Eventuell, falls diesem Hauptantrag nicht ohne weiteres entsprochen werden könne, sei eine mündliche Verhandlung durchzuführen. Das Zeichen GERRESHEIMER spreche verschiedene Abnehmerkreise an. Abnehmer der Waren der Klassen 9 und 10 seien primär Fachpersonen aus Laboratorien, der Medizin und der chemischen und pharmazeutischen Industrie. Die Waren der Klassen 20 und 21 könnten sich an dieselben Kreise, aber auch an ein Durchschnittspublikum richten. Die Dienstleistungen der Klasse 42 würden von industriellen Abnehmern, die Produkte im Bereich Verpackung, Dosierung und Applikation entwickelten, beansprucht. Gerresheim sei ein Stadtteil Düsseldorfs. Die Einwohnerzahl entspreche 4,8 % der Stadtbevölkerung. Das Zeichen laute GERRESHEIMER und nicht Gerresheim. Es könne rein grammatikalisch verstanden werden als Adjektiv, welches eine Herkunft aus Gerresheim bezeichne. Es sei aber auch bekannt, dass Nachnamen auf "heimer" enden würden (z.B. Oppenheimer, Wertheimer, Tannheimer). Zudem seien Nachnamen, die aus Adjektiven von Herkunftsbezeichnungen gebildet würden, auch in der Schweiz sehr häufig (z.B. Zürcher, Berner, Basler, Leuenberger, Balmer, Bieler, Kradolfer). Hingegen sei es vergleichsweise unüblich, Namen von Ortsteilen oder Quartieren adjektivisch zu benutzen. Das fragliche Zeichen könne somit von Konsumenten durchaus als Name aufgefasst werden, selbst wenn der Konsument nicht wisse, ob es einen solchen Namen gebe. In Unkenntnis des Orts Gerresheim werde ein Konsument nicht versuchen, GERRESHEIMER zwingend einen geografischen Gehalt zuzuordnen. Ortsteile von ausländischen Städten seien dem Durchschnittskonsumenten in der Regel nur bekannt, wenn diese aus touristischen oder andern Gründen eine international ausstrahlende Wirkung hätten (z.B. Soho in London oder New York, Manhattan in New York, St. Germain in Paris, Travestere in Rom oder Kreuzberg in Berlin). Düsseldorf habe für das Schweizer Publikum keine herausragende Wirkung. Noch viel weniger bekannt – selbst wenn jemand Düsseldorf schon besucht habe – sei der Stadtteil Gerresheim. Der Auffassung der Vorinstanz, Gerresheim sei während mehr als einem Jahrhundert Standort einer der grössten Glashütten der Welt gewesen und habe somit für Glaswaren einen Ruf, könne
B7256/2010 nicht gefolgt werden. Dass sich die Markeninhaberin durch fast 150 jährige Tätigkeit einen hervorragenden Ruf aufgebaut habe und ihre Firmenbezeichnung dadurch bekannt geworden sei, könne nicht dazu führen, dass Abnehmer nun GERRESHEIMER als Herkunftshinweis auf einen sonst unbekannten Stadtteil verstehen würden. GERRESHEIMER sei somit sowohl für Fachleute wie auch für Durchschnittskonsumenten eine unbekannte geografische Angabe und stelle keinen Hinweis auf eine geografische Herkunft der Waren dar. Weiter wurde das Freihaltebedürfnis verneint und insbesondere auf die bereits in Deutschland geschützten Marken verwiesen. Da das Zeichen nicht als geografische Herkunftsangabe aufgefasst werden könne, sei es auch nicht irreführend. Im Weiteren stellte die Beschwerdeführerin klar, sie berufe sich nicht auf eine Verkehrsdurchsetzung oder eine "secondary meaning". I. Mit Vernehmlassung vom 18. November 2010 beantragte die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde. Sie verwies darauf, dass die beanspruchten Waren und Dienstleistungen auch von Zwischenhändlern erworben würden und diese über vertiefte Kenntnisse auf dem Gebiet der Waren und Dienstleistungen, deren Historie wie auch deren Produktions und Erbringungsstandorte verfügen würden. Gerresheim sei während mehr als einem Jahrhundert Standort einer der grössten Glashütten der Welt gewesen. Es handle sich um einen Stadtteil Düsseldorfs mit industriellem Charakter. Zumindest die Zwischenhändler wüssten, dass es sich bei GERRESHEIMER um eine Firmenbezeichnung und eine Herkunftsbezeichnung handle und die Firmenbezeichnung ursprünglich aus einer Herkunftsangabe hervorgegangen sei. Folglich werde das Zeichen als Herkunftsangabe erkannt. Zudem bestehe eine Täuschungsgefahr bezüglich der Herkunft der beanspruchten Waren, nicht aber der Dienstleistungen. Der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung oder einer "secondary meaning" sei nicht erbracht worden. Bezüglich des Freihaltebedürfnisses sei festzustellen, dass die Marke EU 3883981 GERRESHEIMER (fig.) eine grafische Ausgestaltung aufweise. Aus der Marke EU 3883964 GERRESHEIMER und der Tatsache, dass diese in Deutschland Schutz geniesse, könne nicht ohne weiteres auf ein durch die nationale Behörde geprüftes Freihaltebedürfnis geschlossen werden. Die Rechtsprechung des Bundesgerichts (BGE 117 II 327 Montparnasse) gelte nur für Herkunftsangaben in Alleinstellung. Aus der Marke DE 960492 GERRESHEIMER GLAS, die die geografische Herkunftsangabe mit einer Sachbezeichnung kombiniere und zudem für weniger Waren
B7256/2010 eingetragen sei als das zur Diskussion stehende Zeichen, könne deshalb nichts zu Gunsten der zur Diskussion stehenden Marke abgeleitet werden. Auch sei die Marke 1972 hinterlegt worden und der Vorinstanz sei nicht bekannt, ob damals eine Überprüfung des Freihaltbedürfnisses stattgefunden habe. Aufgrund der zukünftigen Entwicklung des Stadtteils könne davon ausgegangen werden, dass zukünftige Konkurrenten auf die Bezeichnung "Gerresheimer" zur Angabe der geografischen Herkunft ebenfalls angewiesen seien. J. Auf die dargelegten und weiteren Vorbringen der Parteien wird, soweit sie rechtserheblich sind, in den Erwägungen eingegangen. K. Eine öffentliche Verhandlung fand nicht statt. Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), der Vertreter hat sich rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten 2. Zwischen der Europäischen Union und der Schweiz ist am 1. September 2008 eine neue Fassung von Art. 9sexies des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMP, SR 0.232.112.4; die genannte Änderung wurde in AS
B7256/2010 2009, 287 publiziert) in Kraft getreten. Gegenüber der Europäischen Union sind damit die Bestimmungen des MMP anstelle jener des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (MMA, SR 0.232.112.3) anzuwenden (JULIE POUPINET, Madrider System: Aufhebung der "Sicherungsklausel" und weitere Änderungen, in sic! 2008, S. 571 ff.). Gemäss Art. 5 Abs. 1 MMP in Verbindung mit Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 2 und 3 der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04), darf einer Marke der Schutz namentlich verweigert werden, wenn sie jeder Unterscheidungskraft entbehrt, ausschliesslich aus beschreibenden Angaben besteht oder wenn sie gegen die guten Sitten oder öffentliche Ordnung verstösst, was insbesondere durch eine Täuschung des Publikums der Fall sein kann. Dieser zwischenstaatlichen Regelung entsprechen die Art. 2 Bst. a und c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11), wonach eine Marke vom Schutz ausgeschlossen ist, wenn sie zum Gemeingut gehört oder es sich um ein irreführendes Zeichen handelt. Lehre und Praxis zu diesen Bestimmungen können damit vorliegend herangezogen werden (BGE 128 III 454 E. 2 Yukon, BGE 114 II 371 E. 1 Alta tensione). 3. 3.1. Die Marke besteht aus dem Wort GERRESHEIMER. Es handelt sich um eine Wortmarke. 3.2. Die Vorinstanz stützt ihren Entscheid auf die Tatsache, dass Gerresheim ein Stadtteil von Düsseldorf, einer Stadt in Deutschland, ist. Das Zeichen GERRESHEIMER, als Adjektiv von Gerresheim verstanden, stelle deshalb eine Herkunftsangabe dar. Als solche sei die Marke beschreibend und freihaltebedürftig nach Art. 2 Bst. a MSchG und bezüglich der beanspruchten Waren − nicht aber der Dienstleistungen − irreführend gemäss Art. 2 Bst. c MSchG. 4. 4.1. Der Begriff "Zeichen, die Gemeingut sind" in Art. 2 Bst. a MSchG ist ein Sammelbegriff für Sachbezeichnungen, beschreibende Angaben, geografische Herkunftsangaben, Freizeichen sowie für elementare Zeichen. Der Schutzausschluss ist im Freihaltebedürfnis oder in der fehlenden Unterscheidungskraft des Zeichens begründet (BGE 118 II 181
B7256/2010 E. 3 Duo; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B1580/2008 vom 19. Mai 2009 E. 2.1 A−Z, mit Hinweisen; DAVID ASCHMANN, in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 2 lit. a, N. 1 ff.). 4.2. Als Gemeingut nach Art. 2 Bst a MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen − wegen der fehlenden Unterscheidungskraft − sind auch geografische Herkunftsangaben (BGE 128 III 454 E. 2.1 Yukon, mit Hinweisen; ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a, N. 116, EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 388 f.). 4.3. Unter den Begriff der geografischen Herkunftsangaben fallen nach Art. 47 Abs. 1 MSchG direkte oder indirekte Hinweise auf die geografische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen, einschliesslich Hinweise auf die Beschaffenheit oder auf Eigenschaften, die mit der Herkunft zusammenhängen. 4.4. Ein Zeichen ist im Sinne von Art. 2 Bst. c MSchG irreführend, wenn es geeignet ist, falsche Erwartungen bei den angesprochenen Abnehmerinnen und Abnehmern zu wecken (BGE 125 III 204 E. 1e Budweiser, BGE 93 I 575 E. 2 Diamalt; JÜRG MÜLLER, Zum Begriff der täuschenden Marke, Schweizerische Mitteilungen über Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 1981, S. 8, IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, S. 94). Von Registerzeichen geweckte Erwartungen sind nicht erst falsch, wenn das gekennzeichnete Angebot gänzlich von ihnen abweicht. Es genügt, dass die Waren und Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist, in einem für den Kaufentscheid wesentlichen Punkt hinter den geweckten Erwartungen zurückbleiben, also nur eine Irreführungsgefahr oder Verwirrung und weder eine manifeste Täuschung noch einen Vermögensschaden bewirken (MÜLLER, a.a.O., S. 9, LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster und Modellgesetz, Basel 1999, MSchG Art. 2, N. 51, CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2, N. 216, 218). 4.5. Geografisch irreführend ist ein Zeichen, das eine geografische Angabe enthält und den Adressaten zur Annahme verleitet, die Ware
B7256/2010 stamme aus dem Land oder dem Ort, auf den die geografische Angabe hinweist, obschon dies in Wirklichkeit nicht zutrifft (BGE 135 III 416 E. 2.1 Calvi, BGE 132 III 770 E. 2.1 Colorado, BGE 128 III 454 E. 2.2 Yukon). Es gilt als Erfahrungssatz, der jedoch im Einzelfall widerlegt werden kann, dass die massgeblichen Abnehmerkreise einen geografischen Namen in einer Marke als Angabe für die Herkunft der damit bezeichneten Waren auffassen, falls sie ihn kennen (BGE 135 III 416 E. 2.2 Calvi, BGE 97 I 79 E. 1 Cusco, BGE 93 I 570 E. 3 Trafalgar, Urteil des Bundesgerichts 4A.324/2009 vom 8. Oktober 2009 E. 3 Gotthard; SIMON HOLZER in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 47, N. 28 ff., vgl. hierzu auch FRANZISKA GLOOR GUGGISBERG, Die Beurteilung der Gefahr der Irreführung über die geografische Herkunft auf der Grundlage eines Erfahrungssatzes − Bemerkungen einer Mitarbeiterin des IGE zur Rechtsprechung des Bundesgerichts, in: sic! 2011 S. 4 ff.). 4.6. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts genügt es im Fall von geographischen Bezeichnungen, die auf eine bestimmte Stadt oder Gegend hinweisen, dass die Waren im entsprechenden Land hergestellt werden (BGE 135 III 416 E. 2.4 Calvi, mit Verweis auf BGE 117 II 327 Montparnasse, mit zahlreichen Hinweisen). 4.7. Keine Herkunftserwartung ist anzunehmen, wenn die Marke von den massgeblichen Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden wird, namentlich zu einer der in BGE 128 III 454 E. 2.1 Yukon definierten Fallgruppen zählt. Nach diesem Urteil ist eine Herkunftserwartung zu verneinen, wenn (1) der Ort, auf den das Zeichen hinweist, den hiesigen Abnehmerkreisen unbekannt ist, (2) das Zeichen wegen seines Symbolgehalts als Fantasiezeichen aufgefasst wird, (3) der bezeichnete Ort sich nicht als Produktions, Farbrikations oder Handelsort eignet oder (4) das Zeichen eine Typenbezeichnung darstellt, (5) sich für ein Unternehmen im Verkehr durchgesetzt hat oder (6) zu einer Gattungsbezeichnung geworden ist (vgl. auch BGE 135 III 416 E. 2.6 Calvi). 5. 5.1. Als relevanter Tatbestand zu prüfen sind im vorliegenden Fall die Bekanntheit des geografischen Sinngehalts des Wortes "Gerresheimer" beim angesprochenen schweizerischen Publikum sowie eine tatsächliche
B7256/2010 oder erwartete Beziehung zwischen diesem Wort und den beanspruchten Waren und Dienstleistungen. 5.2. Wie die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerde ausführlich darlegt, richten sich die beanspruchten Waren und Dienstleistungen in erster Linie an Fachleute, teilweise und in geringerem Masse aber auch an Durchschnittskonsumenten. Es besteht kein Grund, von dieser Umschreibung der relevanten Verkehrskreise abzuweichen. 6. 6.1. "Gerresheimer" kann als Adjektiv von "Gerresheim" verstanden werden, mit dem Sinngehalt "aus Gerresheim". Wie die Beschwerdeführerin allerdings zu Recht feststellt, ist es nicht ausgeschlossen, dass das Zeichen auch als Name verstanden wird. 6.2. Der Ort Gerresheim wurde 1909 in die Stadt Düsseldorf eingemeindet (www.düsseldorf.de > Düsseldorf entdecken > Historisches > Wo alles begann, Stadtgeschichte > Stadtarchiv > Kleine Stadtgeschichte Düsseldorf > Phasen der Stadtentwickung 1854 – 1914). 6.3. Der Name eines Stadtteils kann eine geografische Herkunftsbezeichnung darstellen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B3259, 3261, 3262, 3270/2007 E. 7 ff. Oerlikon). Gerresheim ist kein berühmter Stadtteil. Es ist deshalb fraglich, wie weit Gerresheim ausserhalb der Stadt Düsseldorf – selbst in Deutschland – bekannt ist. In der Schweiz dürfte zwar die Stadt Düsseldorf, nicht aber deren unbekannte Stadtteile bekannt sein. Hinzu kommt, dass das Zeichen GERRESHEIMER lautet und dies nicht der Stadtteil, sondern das auf den Stadtteil bezogene Adjektiv ist. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird aber eher auf die Zugehörigkeit zu einer Stadt – hier Düsseldorf – als zum Stadtteil verwiesen, und dies selbst wenn es sich um berühmte Stadtteile handelt. 6.4. In Zusammenhang mit den hier zur Diskussion stehenden Waren ist jedoch auch die Rolle Gerresheims im Bereich der Glasherstellung zu berücksichtigen. 1864 wurde die Ferd. Heye, GlasFabrik, Gerresheim bei Düsseldorf gegründet. Die Glashütte in Gerresheim war einst von grosser Bedeutung für die Glasproduktion. 1959 übernahm eine amerikanische Firma eine knappe Mehrheit der Aktien der Firma, später einen grösseren Anteil. 1977 bis 1979 erlitt das Unternehmen einen wirtschaftlichen Niedergang, bei dem es um das Überleben ging. Im Zusammenhang mit
B7256/2010 Übernahmen und dem Verkauf von Unternehmensteilen wurde die Firma 1999 quasi aufgespalten. Nichts mehr mit der Glashütte zu tun hatte die aus dem 1864 gegründeten Unternehmen hervorgegangene Gerresheimer AG mit Sitz in Düsseldorf. Die Gerresheimer Gruppe verfügt heute über weltweite Produktionsstätten und ist spezialisiert auf anspruchsvolle Glas und Kunststoffprodukte für die Pharma und HealthcareIndustrie. Das Werk in Gerresheim wurde 2005 geschlossen (vgl. hierzu: www.düsseldorf.de, Suchfunktion; Gerresheimer Glas > Stadtarchiv, Landeshauptstadt Düsseldorf, Nachlässe Sammlungen, 4 57, Firmenarchiv Gerresheimer Glas AG: II Einleitung, Historischer Hintergrund, www.gerresheimer.de, http://de.wikipedia.org > Gerresheimer Glashütte). 6.5. Anders als zum Beispiel die für die Glasherstellung berühmte Insel Murano, die auf eine lange Geschichte zurückblicken kann und die nach wie vor − unabhängig von einzelnen Firmen − für ihre Glasherstellung berühmt ist (vgl. hierzu: Consorzio promovetro Murano, Il portale de vetro di Murano: www.promovetro.com > artistic glass, www.glassonline.com > History of Glass), ist Gerresheim nicht durch eine Vielzahl von Glas herstellenden Betrieben oder eine bestimmte Art von Glas bekannt, sondern war es dies einzig aufgrund der dortigen Glashütte. Wie die obigen Ausführungen zeigen, ist der Ort Gerresheim seit dem Niedergang der Glashütte, d.h. schon seit längerer Zeit, nicht mehr ein wichtiger Standort für die Glasproduktion. Aufgrund dieser zeitlichen Distanz dürften aber heute selbst Fachleute "Gerresheimer" nicht mehr mit einem Ort − dem Stadtteil Gerresheim − und dessen Vergangenheit als Ort der Glasproduktion, sondern eher mit dem Namen eines Unternehmens in Verbindung bringen. 6.6. Der Meinung der Vorinstanz, wonach Fachhändler die Geschichte Gerresheims und der Gerresheimer Glashütte kennen, ist hier entgegenzuhalten, dass es für die Arbeit der Fachleute zwar nützlich oder sogar unentbehrlich sein kann, bedeutende Unternehmen einer Branche und deren angebotene Produkte zu kennen. Gefragt vom Käufer sind seine Kenntnisse der aktuellen Angebotssituation. Nicht nötig auch für die Arbeit eines Fachhändlers sind hingegen Kenntnisse der historischen Entwicklung eines Unternehmens oder eines Produkts. So wird z.B. heute ein Fachhändler kaum gefragt, wie die ersten Computer aussahen und wo sie standen, sondern er sollte informiert sein über die verfügbaren und neuen Modelle. Die Geschichte der Glasherstellung und der Standort Gerresheim sind heute nur noch für wenige Personen − wie Historiker
B7256/2010 oder Antiquitätenhändler und sammler − interessant. Diese dürften aber, wenn überhaupt, einen sehr kleinen Teil der hier massgeblichen Verkehrskreise darstellen. 6.7. Es ist deshalb davon auszugehen, dass der Stadtteil Gerresheim den massgeblichen Verkehrskreisen nicht bekannt ist und diese deshalb das Zeichen GERRESHEIMER auch nicht mit einem Ort assoziieren. 6.8. Das Zeichen ist deshalb für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 10, 20, 21 und 42 nicht beschreibend und gehört somit nicht dem Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG an. Da das Zeichen nicht als geografische Herkunftsbezeichnung wahrgenommen wird, ist es auch nicht irreführend im Sinne von Art. 2 Bst. c MSchG. 7. 7.1. Weiter ist zu prüfen, ob am Zeichen GERRESHEIMER allenfalls ein Freihaltebedürfnis zugunsten ortsansässiger Unternehmen besteht. Wie oben dargelegt, ist der Stadtteil Gerresheim nicht (mehr) für die beanspruchten Produkte bekannt. Im Weiteren besteht, wenn das Zeichen selbst im Heimatstaat aufgrund der Markeneintragung einem einzigen Anbieter zusteht, kein Grund der ausländischen Herkunftsangabe ausgehend von einem Freihaltebedürfnis den Markenschutz in der Schweiz zu versagen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B2642/2008 vom 30. September 2009 E. 6.2 Park Avenue, mit Hinweisen; MARBACH, a.a.O., N. 394, mit Hinweis auf BGE 97 I 79 Cusco, BGE 100 Ib 351 Haacht, BGE 117 II 327 Montparnasse). "Gerresheimer" findet sich bereits in der deutschen Marke DE 960492 GERRESHEIMER GLAS (Wortmarke) und der Wort /Bildmarke EU 3883981 GERRESHEIMER. Zwar beschränken sich diese Marken nicht auf das Wort "Gerresheimer". Der internationalen Registrierung IR 886 285, um deren Schutzausweitung es hier geht, liegt jedoch die europäische Marke EU 3883964 GERRESHEIMER zugrunde. Bei deren Eintragung musste bereits die Frage eines absoluten Eintragungshindernisses aufgrund einer geografischen Herkunftsangabe geprüft werden (vgl. Art. 7 Abs. 1 Bst. c der Verordnung [EG] Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke [kodifizierte Fassung], veröffentlich u.a. auf der Internetseite des HABM: http://oami.europa.eu > Deutsch > Rechtstexte, Marken > Verordnungen
B7256/2010 und damit zusammenhängende Texte). Von Bedeutung ist hier aber, dass aufgrund dieser Eintragung das Zeichen GERRESHEIMER in Deutschland nur noch einem Anbieter zusteht. Es ist deshalb kein Grund ersichtlich, die Eintragungsfähigkeit des Zeichens in der Schweiz aufgrund eines Freihaltebedürfnisses zu verneinen. Das Zeichen ist deshalb nicht als freihaltebedürftig zu betrachten. 8. Die Beschwerde ist deshalb gutzuheissen und die Vorinstanz anzuweisen, der Marke GERRESHEIMER für die in den Klassen 9, 10, 20, 21 und 42 beanspruchen Waren und Dienstleistungen Schutz zu gewähren. 9. 9.1. Bei diesem Ausgang des Verfahrens werden keine Kosten erhoben (Art. 63 Abs. 1 und 2 VwVG). Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 3'500.− ist der Beschwerdeführerin zurückzuerstatten, und es ist ihr eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 7 ff. des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008 [VGKE, SR 173.320.2]). Wurde, wie im vorliegenden Fall, keine Kostennote eingereicht, setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 VGKE). Dabei erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.− (exkl. MWST) als angemessen. Die Mehrwertsteuer ist nur für Dienstleistungen geschuldet, die im Inland gegen Entgelt erbracht werden, nicht jedoch im vorliegenden Fall, in dem die Dienstleistung des Rechtsvertreters der Beschwerdegegnerin mit Sitz im Ausland erbracht worden ist (Art. 8 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer [Mehrwertsteuergesetz, MWSTG, SR 641.20] i.V.m. Art. 18 Abs. 1 MWSTG und Art. 9 Abs. 1 Bst. c VKGE). 9.2. Fehlt es in einem Verfahren an einer unterliegenden Partei, ist die Parteientschädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Nach Art. 1 des Bundesgesetzes über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGEG, SR 172.010.31) handelt die Vorinstanz als autonome Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie ist in eigenem Namen mit dem Vollzug des Markenschutzgesetzes namentlich der Führung des Markenregisters
B7256/2010 beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf erliess sie die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und kassierte auch in eigenem Namen die dafür vorgesehene Gebühr. Die Vorinstanz ist daher zur Zahlung der Parteientschädigung zu verpflichten. Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird gutgeheissen. Die Verfügung der Vorinstanz vom 8. September 2010 wird aufgehoben. Die Vorinstanz wird angewiesen, der Marke IR 866 285 GERRESHEIMER den Schutz für die beantragten Waren und Dienstleistungen in den Klassen 9, 10, 20, 21 und 42 zu gewähren. 2. Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 3'500.− wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet. 3. Der Beschwerdeführerin wird zulasten des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.− zugesprochen. 4. Dieses Urteil geht an: – die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular) – die Vorinstanz (RefNr. IR 886285; Gerichtsurkunde) – Das Eidg. Justiz und Polizeidepartement EJPD (Gerichtsurkunde) Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin: Hans Urech Beatrice Brügger Rechtsmittelbelehrung:
B7256/2010 Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG). Versand: 14. Juli 2011