Appellationsgericht
des Kantons Basel-Stadt
Einzelgericht
ZK.2017.12
ENTSCHEID
vom 14. Dezember 2017
Mitwirkende
Dr. Olivier Steiner
und Gerichtsschreiber PD Dr. Benedikt Seiler
Parteien
A____ Gesuchstellerin 1
[...]
B____ Gesuchstellerin 2
[...]
C____ Gesuchstellerin 3
[...]
alle vertreten durch D____, Rechtsanwalt,
[...]
gegen
E____ Gesuchsgegner 1
[…]
F____ Gesuchsgegnerin 2
[…]
G____ Gesuchsgegnerin 3
[…]
H____ Gesuchsgegnerin 4
[…]
alle vertreten durch lic. iur. I____, Advokatin,
und/oder Dr. iur. J____, Advokat,
[...]
Gegenstand
Vorsorgliche Massnahme betreffend Markenrecht, Urheberrecht und Lauterkeitsrecht
Sachverhalt
Über die K____ (mit Sitz in Zürich) betrieben die A____ (mit Sitz in Frankreich, Gesuchstellerin 1), E____ (Gesuchgegner 1) und F____ (Gesuchsgegnerin 2) bis Anfang 2017 im Rahmen einer geschäftlichen Partnerschaft verschiedene Modeboutiquen in der Schweiz. Am 3. Mai 2016 wurde zum Aufbau des Geschäfts mit Accessoires die [...] gegründet, welche heute unter H____ (mit Sitz in Basel, Gesuchsgegnerin 4) firmiert. In der Folge wurde die Design-Agentur L____ (mit Sitz in Frankreich) beauftragt, ein Monogramm zu erstellen. Am 10. Mai 2016 präsentierte die L____ mehrere Monogramme, unter anderem die „PROPOSITION 003" (Abbildung A und Abbildung B) sowie die „PROPOSITION 005“ (Abbildung C):
Abbildung A Abbildung B Abbildung C
Am 15. November 2016 gründeten der Gesuchsgegner 1 und die Gesuchsgegnerin 2 die G____ (mit Sitz in Basel, Gesuchsgegnerin 3). Die Gesuchstellerin 1 bzw. die von ihr zu 100 % gehaltene K____ auf der einen Seite und der Gesuchsgegner 1 (allein oder mit der Gesuchsgegnerin 2 zusammen) auf der anderen Seite hielten gemeinsam die B____ (Gesuchstellerin 2) und die Gesuchsgegnerin 4. Mit Abtretungsvertrag vom 19. Januar 2017 übernahm die K____ die Anteile des Gesuchsgegners 1 und der Gesuchsgegnerin 2 an der Gesuchstellerin 2. Mit Abtretungsvertrag vom 30. Januar 2017 übertrug die K____ ihren Aktienanteil an der Gesuchsgegnerin 4 auf den Gesuchsgegner 1.
Bereits am 7. Juni 2016 liess der Gesuchsgegner 1 die Abbildung A in der Schweiz als nationale Marke Nr. 688870 für Waren der Klassen 9, 14, 18 und 25 registrieren. Es wurde kein Widerspruchsverfahren gegen diese nationale Markenanmeldung eingeleitet. Gestützt auf diese nationale Marke hinterlegte der Gesuchsgegner 1 am 24. Oktober 2016 (unter Wahrung der Priorität der Ersthinterlegung) bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) eine internationale Marke Nr. 1324621 für die Europäische Union für Waren der Klassen 9, 14, 18 und 25. Auch gegen diese Markenanmeldung wurde kein Widerspruchsverfahren eingeleitet. Seither wird diese Marke zur Kennzeichnung und Bewerbung von Waren der Gesuchsgegnerin 4 und zudem als Enseigne im Schweizer Markt verwendet, anfänglich zur Bezeichnung diverser Geschäftslokale der Gesuchstellerin 2, insbesondere der Geschäftslokale in Lausanne (seit August 2016) und Gstaad (seit Dezember 2016). Diese beiden Geschäftslokale wurden jedoch später im Zuge der Auflösung der partnerschaftlichen Anteilhabe an der Gesuchstellerin 2 von dieser an die Gesuchsgegnerin 3 verkauft. Seit ihrer Gründung im November 2016 hat die Gesuchsgegnerin 3 unter der vorgenannten Enseigne weitere Geschäftslokale in Basel und seit Herbst 2017 auch in Genf eröffnet und gedenkt dies auch inskünftig (ab Herbst 2018) in Zürich zu tun. Am 20. April 2017 liess der Gesuchsgegner 1 die Abbildung A mit dem Wortzusatz „La Suite“ in der Schweiz als kombinierte Wort-/Bildmarke Nr. 703008 für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 14, 18, 25 und 44 hinterlegen, wobei diesbezüglich ein Widerspruchsverfahren hängig ist.
Die Gesuchstellerin 1 ist Inhaberin der IR-Marke Nr. 1342303 „MAX & MOI PARIS“ (Wortmarke) sowie der IR-Marke Nr. 1349056 „MAX & MOI PARIS“ (Wort-/Bild-marke), welche wie folgt gestaltet ist:
Abbildung D
Am 19. Dezember 2016 hinterlegte die Gesuchstellerin 1 die Abbildung A mit dem geografischen Herkunftshinweis „Paris“ in Frankreich als nationale Marke Nr. 4323459 und veranlasste am 20. März 2017 eine internationale Schutzausdehnung der Marke auf die Schweiz und Italien für die Warenklassen 14, 18 und 25 (IR-Marke Nr. 1349057). Gegen diese internationale Markenanmeldung hat der Gesuchsgegner 1 Widerspruch in der Schweiz und in Italien erhoben.
Im Mai 2017 forderte die Gesuchstellerin 1 die Gesuchsgegner auf, die Nutzung der Abbildung A zu unterlassen und verlangte die Übertragung der auf den Namen des Gesuchsgegners 1 eingetragenen Marken. Dieser Forderung kamen die Gesuchsgegner nicht nach. Mit Gesuch vom 19. Juli 2017 beantragen die Gesuchstellerinnen, es sei den Gesuchsgegnern sowie deren Organen jegliche Verfügung, Nutzung und Verwendung über die graphischen Werke gemäss Abbildungen A, B und C vorsorglich mit sofortiger Wirkung zu verbieten. Die Gesuchsgegner seien anzuweisen, sämtliche durch sie, ihre Angestellten oder Beauftragten in physischer Form für Dritte sichtbar gemachte Abbildungen und Wiedergaben der graphischen Werke gemäss Abbildungen A, B und C unverzüglich zu entfernen bzw. zu löschen. Weiter sei den Gesuchsgegnern vorsorglich jegliche Verfügung, Nutzung und Verwendung der Schweizer Marken Nr. 688870 und Nr. 703008 sowie der IR-Marke Nr. 1324621 mit sofortiger Wirkung zu verbieten. Die beantragten Verbote und Anordnungen seien superprovisorisch anzuordnen.
Mit Entscheid vom 21. Juli 2017 wies das Appellationsgericht das Gesuch vom 19. Juli 2017 um superprovisorische Anordnung der beantragten Verbote und Anordnungen ab und setzte den Gesuchsgegner eine Frist an, um zum Gesuch vom 19. Juli 2017 Stellung zu nehmen. Mit Gesuchsantwort vom 15. August 2017 beantragen die Gesuchsgegner, es sei auf das Gesuch vom 19. Juli 2017 nicht einzutreten, eventualiter sei das Gesuch vollumfänglich abzuweisen, subeventualiter seien die Gesuchsteller in solidarischer Verbindung zur Leistung einer Sicherheit von mindestens CHF 1,5 Millionen zu verpflichten. Mit Replik vom 8. September 2017 halten die Gesuchstellerinnen unter Präzisierung ihrer Anträge an ihrem Gesuch fest. Mit Duplik vom 5. Oktober 2017 halten die Gesuchsgegner an ihren in der Gesuchsantwort gestellten Anträgen fest. Am 27. Oktober 2017 reichten die Gesuchstellerinnen unaufgefordert eine weitere schriftliche Stellungnahme ein, in welcher sie an ihren (präzisierten) Anträgen festhalten. Der vorliegende Entscheid ist auf dem Zirkulationsweg ergangen.
Erwägungen
1. Zuständigkeit
1.1 Die örtliche Zuständigkeit für die Beurteilung des vorliegenden Gesuchs richtet sich nach dem Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht (IPRG, SR 291), falls der Kläger oder der Beklagte Wohnsitz im Ausland hat, der Handlungs- oder Erfolgsort im Ausland liegt oder die Verletzung und/oder der Bestand (auch) ausländischer Immaterialgüterrechte geltend gemacht wird (Jegher/Vasella, in: Honsell et al. [Hrsg.], Basler Kommentar, 3. Auflage 2013, Art. 109 IPRG N 7). Die Gesuchstellerinnen, wovon die Gesuchstellerin 1 ihren statutarischen Sitz in Frankreich hat, machen unter anderem die Verletzung ausländischer Immaterialgüterrechte geltend (Gesuch Rz. 15 ff.). Damit liegt ein internationaler Sachverhalt vor. Die internationale Zuständigkeit bestimmt sich nach dem Lugano-Übereinkommen vom 30. Oktober 2007 (LugÜ, SR 0.275.12). Gemäss Art. 2 Ziffer 1 LugÜ ist die beklagte Partei im Staat zu verklagen, in dem sie ihren Sitz hat bzw. bei Rechtshängigkeit hatte, vorliegend also in der Schweiz. Überdies haben sich die Gesuchsgegner auf das Verfahren eingelassen (Art. 24 LugÜ). In Verbindung mit Art. 2 sowie Art. 109 Abs. 2 IPRG ist die internationale und örtliche Zuständigkeit der Gerichte in Basel-Stadt gegeben.
1.2 Für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen vor Eintritt der Rechtshängigkeit einer Klage betreffend Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum, einschliesslich der Streitigkeiten betreffend Nichtigkeit, Inhaberschaft, Lizenzierung, Übertragung und Verletzung solcher Rechte, ist das Appellationsgericht als einzige kantonale Instanz zuständig (Art. 5 Abs. 1 lit. a und Art. 5 Abs. 2 der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO, SR 272] in Verbindung mit § 88 Abs. 1 des Gerichtsorganisationsgesetzes [GOG, SG 154.100]). Im Bereich des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG, SR 241) ergibt sich dieselbe Zuständigkeit aus den erwähnten Bestimmungen in Verbindung mit Art. 5 Abs. 1 lit. d ZPO, sofern der Streitwert mindestens CHF 30'000.− beträgt. Die Gesuchstellerinnen beziffern den Streitwert mit mindestens CHF 100'000.– (vgl. Gesuch Rz. 8). Die Gesuchsgegner bestreiten dies nicht. Ausgegangen wird im Folgenden von einem Streitwert von mindestens CHF 100'000.–.
2. Bestimmtheit der Rechtsbegehren
Nach einem allgemeinen Rechtsgrundsatz sind Rechtsbegehren so bestimmt zu formulieren, dass sie bei Gutheissung zum Urteil erhoben werden können (BGer 4A_686/2014 vom 3. Juni 2015 E. 4.3.1). Dieselben Anforderungen an die Bestimmtheit der Rechtsbegehren gelten auch im Rahmen eines vorsorglichen Massnahmeverfahrens. In BGE 131 III 70 E. 3.3 S. 73 hat das Bundesgericht bezogen auf Unterlassungsbegehren klargestellt, dass diese auf das Verbot eines genau umschriebenen Verhaltens gerichtet sein müssen. Die verpflichtete Partei soll erfahren, was sie nicht mehr tun darf, und die Vollstreckungsoder Strafbehörden müssen wissen, welche Handlungen sie zu verhindern oder mit Strafe zu belegen haben. Im vorliegenden Fall bestreiten die Gesuchsgegner, dass die von den Gesuchstellerinnen im Massnahmegesuch ursprünglich beantragten Unterlassungs- und Beseitigungsbegehren ausreichend bestimmt seien (Gesuchsantwort Rz. 147 ff.). Mit Hilfe der nachträglich im Rahmen der Replik erfolgten „Präzisierungen“ der ursprünglich gestellten Rechtsbegehren ändern die Gesuchstellerinnen ihre Rechtsbegehren inhaltlich ab und versuchen damit, den gegnerischen Einwänden der Unbestimmtheit der Rechtsbegehren entgegen zu wirken (vgl. Replik Rz. 104). Eine derartige Änderung der Rechtsbegehren in der Replik ist in analoger Anwendung von Art. 230 Abs. 1 ZPO nur zulässig, wenn die Voraussetzungen von Art. 227 Abs. 1 ZPO erfüllt sind und die Klageänderung auf (zulässigen) Noven beruht (Klingler, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 252 N 34). Die Frage der hinreichenden Bestimmtheit unter Einschluss der Frage der Zulässigkeit der nachträglichen Änderung der Rechtsbegehren kann vorliegend jedoch offen bleiben, da das Gesuch, wie nachfolgend darzulegen ist, ohnehin abzuweisen ist.
3. Voraussetzungen für den Erlass vorsorglicher Massnahmen
3.1 Im internationalen Verhältnis untersteht der von der gesuchstellenden Partei behauptete zivilrechtliche Anspruch, dessen drohende oder bereits erfolgte Verletzung geltend gemacht wird, dem gemäss IPRG bzw. diesem vorgehenden völkerrechtlichen Verträgen (vgl. Art. 1 Abs. 2 IPRG) anwendbaren Recht. Dabei hat die gesuchstellende Partei den Inhalt des ausländischen Rechts glaubhaft zu machen (Mächler-Erne/Wolf-Mettier, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2013, Art. 16 IPRG N 20; Staehelin/ Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, Zürich 2013, § 22 Rz. 46; Sprecher, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 261 ZPO N 85; Güngerich, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 261 ZPO N 23; vgl. BGer 5A_60/2013 vom 27. Mai 2013 E. 3.2.1.2). Art. 16 Abs. 1 IPRG, wonach das anwendbare Recht von Amtes wegen festzustellen ist, findet im summarischen Verfahren nur eingeschränkt Anwendung (vgl. Sprecher, a.a.O., Art. 261 ZPO N 85 und Staehelin/Staehelin/ Gro-limund, a.a.O., § 22 Rz. 46). Insbesondere ist das Gericht nicht gehalten, von allen zur Verfügung stehenden Mitteln zur Feststellung des ausländischen Rechts Gebrauch zu machen, wie es der Sachrichter im Hauptverfahren tun würde (BGer 4A_336/2008 vom 2. September 2008 E. 5.2 mit weiteren Hinweisen).
Die übrigen (prozessualen) Voraussetzungen für den Erlass vorsorglicher Massnahmen werden aufgrund der schweizerischen lex fori geprüft (Huber, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage 2016, Art. 261 N 47; Güngerich, a.a.O., Art. 261 ZPO N 26). Demnach trifft das Gericht die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr (nach Massgabe der anwendbaren Rechtsordnung) zustehender zivilrechtlicher Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist, und dass aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Ob diese Voraussetzungen erfüllt sind, prüft das Gericht summarisch. Eine vorsorgliche Massnahme kann jede gerichtliche Anordnung sein, die geeignet ist, den drohenden Nachteil abzuwenden, so insbesondere ein Verbot (Art. 262 lit. a ZPO). Die angeordnete Massnahme muss verhältnismässig sein (Huber, a.a.O., Art. 261 ZPO N 23).
3.2 Eine umfassende Interessenabwägung ist bei allen vorsorglichen Massnahmen unabdingbar. Je einschneidender die vorsorgliche Massnahme die eingeklagte Partei treffen kann, desto höhere Anforderungen sind an die Begründetheit des Begehrens in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht zu stellen (BGE 131 III 473 S. 478). Nach der neuesten bundesgerichtlichen Rechtsprechung kann das Gericht keine vorsorgliche Massnahme anordnen, die ihrer Natur nach einen definitiven Entscheid über den zu schützenden Anspruch beinhaltet (BGE 141 III 564 E. 4.2.2 S. 568; vgl. AGE ZB.2017.1 vom 29. März 2017 E. 3.2.3; AGE ZB.2017.29 vom 14. Sep-tember 2017 E. 4.7). Leistungsmassnahmen auf vorzeitige vorläufige Vollstreckung, die praktisch eine definitive Wirkung haben, sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zwar nicht ausgeschlossen. Da sie die Rechtsstellung des Gesuchsgegners besonders stark beeinträchtigen, gelten für solche Massnahmen bezüglich aller Voraussetzungen erheblich höhere Anforderungen als im Allgemeinen und sind solche Massnahmen nur restriktiv anzuordnen (BGE 138 III 378 E. 6.4 S. 381; BGE 131 III 473 E. 2.3 S. 476 f. und E. 3.2 S. 478 f.). Hinsichtlich der Vor-aussetzung des bestehenden zivilrechtlichen Anspruchs ist bei vorsorglichen Massnahmen, welche die Vollstreckung des Hauptanspruchs vorwegnehmen, zu verlangen, dass der Anspruch aussichtsreich erscheint (HGer BE, in: CAN 2013 Nr. 80 S. 214; Huber, a.a.O. Art. 261 N 25c; vgl. auch KGer GR ZK2 16 26 vom 3. November 2016 E. 5.b). Hinsichtlich der Voraussetzung der Gefährdung oder Verletzung dieses aussichtsreichen zivilrechtlichen Anspruchs ist in derartigen Fällen sodann eine offensichtliche Verletzung vorauszusetzen (Entscheid des Zivilgerichts Basel-Stadt vom 2. März 2005, in: sic! 2005, S. 816 ff. E. 3.a und 4.a; Altenpohl, Basler Kommentar OR II, 5. Auflage 2016, Art. 956 OR N 14 mit weiteren Hinweisen).
Diese erhöhten Anforderungen wurden im Zusammenhang mit einem Verbot der Führung der im Handelsregister eingetragenen Firma angewendet, und zwar mit der Begründung, dass das Unternehmen, welchem der Gebrauch seiner Firma vorsorglich verboten würde, gezwungen wäre, diese Firma aufzugeben und eine neue anzunehmen, was praktisch nicht mehr rückgängig zu machen wäre. Stehen lauterkeitsrechtliche Unterlassungsansprüche zur Diskussion, ist dieselbe hohe Messlatte anzulegen (vgl. Entscheid des Zivilgerichts Basel-Stadt vom 2. März 2005, in: sic! 2005, S. 816 ff. E. 3.a und 4.a; Altenpohl, Basler Kommentar OR II, 5. Auflage 2016, Art. 956 OR N 14 mit weiteren Hinweisen). Dasselbe hat zu gelten, wenn einer Partei die Verwendung einer Marke verboten werden soll und sie damit gezwungen werden soll, eine neue Marke aufzubauen. Im vorliegenden Fall verwenden die Gesuchsgegner die in den streitgegenständlichen Marken verwendeten Zeichen „M&“ als Bestandteil der Firma, wobei diesem Bestandteil eine erhöhte Kennzeichnungskraft zukommt (vgl. hierzu BGer 4A_123/2015 vom 25. August 2015). Somit käme die vorsorglich beantragte Unterlassung des Gebrauchs der streitgegenständlichen Marken einem Wechsel des Firmennamens gleich (vgl. auch Entscheid des Appellationshofs Freiburg vom 31. August 2001, in: FRZ 2002, S. 60). Daraus ergibt sich, dass die Anordnung der vorliegend beantragten vorsorglichen Massnahmen das Vorliegen eines aussichtsreichen zivilrechtlichen Anspruchs sowie eine offensichtliche Verletzung desselben voraussetzt.
4. Standpunkt der Gesuchstellerinnen im Überblick
Die Gesuchstellerinnen machen in ihrem Gesuch Verletzungen von angeblich ihnen zustehenden Immaterialgüterrechten geltend, insbesondere von Urheberrechten und Markenrechten, sowie gestützt auf Art. 136 Abs. 1 IPRG Verstösse gegen den lauteren Wettbewerb nach Massgabe der schweizerischen Rechtsordnung. Der Gesuchsgegner 1 habe die streitgegenständliche Abbildung A auf dem Gebiet der Schweiz und der Europäischen Union ohne ihre Zustimmung als Marke am 7. Juni 2016 hinterlegt und verwende seither diese Marke zusammen mit den übrigen streitgegenständlichen Abbildungen B und C als solche kommerziell auf dem Schweizer Markt zur Kennzeichnung und Bewerbung der Produkte und Dienstleistungen der Gesuchsgegnerinnen 3 und 4 sowie seit August 2016 als Enseigne zur Bezeichnung der aktuellen und künftigen Geschäfts- bzw. Ladenlokale der Gesuchsgegnerin 3, deren Verwaltungsräte der Gesuchsgegner 1 und die Gesuchsgegnerin 2 seien. Nachfolgend (E. 5-9) wird auf diese geltend gemachten Ansprüche im Einzelnen eingegangen.
5. Urheberrecht
5.1 Soweit die Gesuchstellerinnen ihre Aktivlegitimation zur Geltendmachung eines urheberrechtlichen Anspruchs an den streitgegenständlichen Abbildungen behaupten, ist zu beachten, dass nur der rechtmässige Inhaber von ausländischen Urheberrechten sich auf den staatsvertraglich zugesicherten Gleichbehandlungsgrundsatz (vgl. Art. 5 Abs. 1 der Berner Übereinkunft zum Schutze von Werken der Literatur und Kunst [SR 0.231.12, RBÜ]) stützen und sich nach Massgabe von Art. 110 Abs. 1 IPRG im von ihm auf dem Gebiet der Schweiz behaupteten Verletzungsfall seiner Rechte auf urheberrechtlichen Schutz gemäss der schweizerischen Urheberrechtsordnung berufen kann. Dabei bestimmen sich sowohl der Bestand als auch die Wirkungen (d. h. Inhalt, Schranken und Schutz) des jeweils angerufenen Schutzrechts nach Massgabe der Rechtsordnung jenes Landes, auf dessen Territorium Rechtsschutz beansprucht wird (Jegher/Vasella, a.a.O., Art. 110 IPRG N 10 ff.), vorliegend also im Licht des schweizerischen Urheberrechts.
5.2 Die Gesuchsgegner bestreiten die urheberrechtliche Werkqualität, insbesondere die erforderliche Individualität der streitgegenständlichen Abbildungen als solche gemäss schweizerischem Urheberrecht (Gesuchsantwort Rz. 102 ff.). Entgegen der Ansicht der Gesuchsgegner handelt es sich bei den vorliegend zu beurteilenden Abbildungen jedoch nicht um Werke der „angewandten“ Kunst (wie dies etwa bei Möbeln der Fall ist, vgl. hierzu BGE 143 III 373 E. 2.1 S. 377), bei denen die Praxis vergleichsweise hohe Anforderungen an den individuellen Charakter stellt. Vielmehr sind diese als Werke der „bildenden“ Kunst im Sinn von Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 lit. c des Bundesgesetzes über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (URG, SR 231.1) zu qualifizieren, womit vorliegend keine erhöhten Anforderungen an die Werkindividualität zu stellen sind (vgl. hierzu BGer 4C.86/2000 vom 13. Juni 2000 E. 3.c.bb). Das zu beurteilende grafische Zeichen ist in seiner Gesamterscheinung ungeachtet seiner allfälligen Entstehungsgeschichte, die zur Beurteilung der Werkqualität irrelevant ist, als stilisierte Verformung und (formschöne) gestalterische Verschmelzung und damit als schützenswerte Verfremdung zweier an sich gemeinfreier Elemente, insbesondere des Buchstabens „M“ und des geläufigen Ersatzzeichens „&“ für das Verknüpfungswort „und“, anzusehen. Die Gestaltung erschöpft sich weder in Banalität noch ist sie als rein routinemässige Fleissarbeit zu würdigen. Angesichts des bei Piktogrammen und Logos zur Verfügung stehenden offenen Gestaltungsspielraums drängt sich die Gestaltung auch nicht als handwerkliches Erzeugnis automatisch auf bzw. erscheint diese als zwingend durch die Sachlogik vorgegeben. Die Gesuchstellerinnen verneinen insofern zu Recht, dass ein Dritter bei gleicher Aufgabenstellung diese konkret zu beurteilende gestalterische Kombination der beiden für sich genommenen gemeinfreien Elemente identisch oder im Wesentlichen gleich erschaffen würde (Replik Rz. 82). Damit sind die streitgegenständlichen Abbildungen A und B als individuelles Endprodukt der geistigen, schöpferischen Tätigkeit der L____ im Sinn von Art. 2 Abs. 1 URG in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 lit. c URG zu betrachten.
Gleiches gilt für die streitgegenständliche Abbildung C. Selbst wenn der Ansicht der Gesuchsgegner gefolgt würde, dass es sich bei der prägenden grafischen Gestaltungsform der Abbildung C um eine schwarz ausgefüllte Blume handle (Gesuchsantwort Rz. 105), was keineswegs als selbstverständlich erscheint, ist zu beachten, dass im Hinblick auf die grafische Gestaltung einer „Blume“ ein grosser Gestaltungsspielraum besteht, etwa was die Anzahl, Anordnung und Form- sowie Farbgestaltung der jeweiligen Blütenblätter anbelangt. Entsprechend scheint es daher ausgeschlossen, dass ein Dritter bei gleicher Aufgabenstellung dieselbe stilistische, minimalistische und keineswegs naturgetreue Blume, wie sie sich in Abbildung C manifestiert, erschaffen hätte. Somit ist von der urheberrechtlichen Schutzwürdigkeit der streitgegenständlichen Abbildungen A, B und C nach Massgabe von Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 lit. c URG auszugehen.
5.3 Zu prüfen ist sodann, ob die Gesuchstellerin 1 und daraus abgeleitet auch die Gesuchstellerinnen 2 und 3 rechtmässige Inhaberinnen bzw. rechtmässige Lizenznehmerinnen der in Frankreich geschaffenen und gemäss schweizerischem Urheberrecht als schützenswert zu qualifizierenden (vgl. E. 5.2) streitgegenständlichen Abbildungen A, B und C sind.
Zwischen den Parteien ist umstritten, wer den Auftrag zur Erstellung der streitgegenständlichen Abbildungen an die L____ erteilt hat (vgl. insbesondere Gesuch Rz. 17 ff.; Gesuchsantwort Rz. 16 ff.; Replik Rz. 16 ff.; Duplik Rz. 12 ff.). Die Gesuchstellerin 1 begründet ihre Aktivlegitimation zur Geltendmachung der von ihr behaupteten Ansprüche im Licht der schweizerischen Rechtsordnung jedoch damit, dass sie aufgrund der von ihr eingereichten Abtretungserklärungen vom 10. Mai 2016 und vom 19. April 2016 (Gesuchsbeilagen 11 und 12) durch die L____, der originären Schöpferin der streitgegenständlichen Abbildungen, die entsprechenden umfassenden und exklusive urheberrechtlichen Nutzungsrechten derivativ erworben habe, womit die diesbezüglichen Urheberrechte nach Massgabe des gemäss IPRG anwendbaren französischen Rechts rechtmässig auf sie übergangen sein sollen (Gesuch Rz. 19 ff.). Entsprechend ihrer Pflicht zur Glaubhaftmachung des Inhalts des kollisionsrechtlich anwendbaren französischen Rechts (vgl. E. 3.1) reichen die Gesuchstellerinnen ein Parteigutachten (Gesuchsbeilage 13) ein. Die darin geschilderte ausländische Rechtslage haben die Gesuchstellerinnen jedoch nicht substantiiert in ihr Gesuch einfliessen lassen, vielmehr begnügen sie sich mit pauschalen Verweisen hierauf (Gesuch Rz. 20).
Der von den Gesuchstellerinnen behauptete Rechtsübergang nach Massgabe des französischen Rechts wird von den Gesuchsgegnern – ebenfalls mit Hilfe eines Parteigutachtens (Gesuchsantwortbeilage 30) – bestritten (Gesuchsantwort Rz. 32 ff. und 110 ff.). Die Gesuchsgegner kommen mit Verweis auf Art. 131-3 der Code de la propriété intellectuelle français und den dazu ergangenen Entscheid des Cour de Cassation vom 7. Januar 2015 (N° de pourvoi: 13-20224) zum Schluss, dass die Übertragung von Urheberrechten voraussetzt, dass jedes abgetretene Recht separat in der Zessionserklärung aufgeführt und der Verwendungsbereich der abgetretenen Rechte hinsichtlich Umfang und Bestimmung sowie Ort und Dauer begrenzt sein müsse, andernfalls die Abtretung nichtig sei. Da die von den Gesuchstellerinnen eingereichten Abtretungserklärungen diese Voraussetzungen nicht erfüllten, erscheine die behauptete Abtretung nach französischem Recht als höchst zweifelhaft (Gesuchsantwort Rz. 114). Damit haben die Gesuchsgegner die von den Gesuchstellerinnen dargestellte französische Rechtslage substantiiert bestritten und glaubhaft gemacht, dass die Abtretungserklärungen nichtig sind. Die Rechtsprechung, auf die sich die Gesuchsgegner berufen, wurde denn auch vom Tribunal de Grande Instance de Paris am 19. Juni 2015 in Sachen R. (Emmauell) c. Coty (N° de pourvoi: 2012/08938) bestätigt, indem es ausführt:
„(...) Cependant, en application des dispositions de l’article I, 131-3 alinéa 1er du code de la propriété intellecuelle, la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. Les conventions de cession de droits d’auteur doivent être interprétées strictement, le contrat doit énumérer les modes d’exploitation compris dans la cession et tout mode non expressément visé est réputé non cédé ou concédé par l’auteur“.
Somit gelingt es den Gesuchstellerinnen nicht, auf Grundlage der eingereichten Abtretungserklärungen (Gesuchsbeilagen 11 und 12) die bessere urheberrechtliche Berechtigung der Gesuchstellerin 1 an den streitgegenständlichen Abbildungen im Zeitpunkt der Markenhinterlegungen der Abbildung A durch den Gesuchsgegner 1 glaubhaft zu machen. Damit ist ein aussichtsreicher urheberrechtlicher Anspruch und damit einhergehend auch eine offensichtliche Verletzung desselben (vgl. E. 3.2) nicht glaubhaft gemacht. Damit erübrigt es sich, auf die zwischen den Parteien umstrittene Frage der Echtheit der Abtretungserklärungen, namentlich auf die widersprüchlichen Aussagen von M____, CEO der L____, in diesem Zusammenhang (vgl. Gesuchsantwortbeilage 11 und Replikbeilage 44) einzugehen.
6. Markenrecht
6.1 Die Gesuchstellerinnen machen weiter Ansprüche gestützt auf das Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SG 232.11) geltend. Nach Art. 5 MSchG entsteht das Markenrecht mit der Eintragung der Marke im Schweizer Markenregister und verleiht dem Inhaber gemäss Art. 13 Abs. 1 MSchG auf dem Gebiet der Schweiz das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen. Der in Art. 6 MSchG statuierte Grundsatz der Hinterlegungspriorität sieht zudem vor, dass das Markenrecht demjenigen zusteht, der die Marke zuerst hinterlegt hat.
6.2 Es steht fest, dass der Gesuchsgegner 1 zufolge nationaler Markenhinterlegung am 7. Juni 2016 in der Schweiz (Marke Nr. 688870, Gesuchsbeilage 31) und anschliessender internationaler Markenhinterlegung am 24. Oktober 2016 (unter Wahrung der Priorität der Ersthinterlegung in der Schweiz [Marke Nr.1324621, Gesuchsbeilage 32]) als Gemeinschaftsmarke in der Europäischen Union im Vergleich zu den Gesuchstellerinnen über prioritätsältere Markenrechte an der streitgegenständlichen Abbildung A für Waren der Klassen 9, 14, 18 und 25 verfügt. Die Gesuchstellerin 1 hat erst am 19. Dezember 2016 die Abbildung A mit dem geografischen Herkunftshinweis „Paris“ in Frankreich als nationale Marke (Marke Nr. 4323459, Gesuchsbeilage 15) jeweils für Waren der Klassen 14, 18 und 25 und am 20. März 2017 (unter Wahrung der Priorität der Ersthinterlegung in Frankreich) zudem auch als internationale Marke (IR-Marke Nr. 1349057) mit Schutzausdehnung auf die Schweiz und Italien für die Warenklassen 14, 18 und 25 (Gesuchsbeilage 16) hinterlegt. Der Gesuchsgegner 1 hat offenbar bis anhin nur gegen die international hinterlegte IR-Marke Nr. 1349057 der Gesuchstellerin 1 mit Hinterlegungsdatum vom 20. März 2017 für Waren der Klassen 14, 18 und 25, welche Schutz in der Schweiz und in Italien beansprucht, Widerspruch erhoben (Gesuchsantwort Rz. 77; Duplik Rz. 149; Duplikbeilage 36), nicht dagegen in Frankreich gegen die französische Marke Nr. 4323459, obschon er dies angesichts seiner prioritätsälteren, in den wesentlichen Elementen identischen Gemeinschaftsmarke mit Schutzanspruch für die gleichen Wareklassen 14, 18 und 25 ebenso hätte tun können. Prioritätsjünger zur internationalen Marke Nr. 1349057 der Gesuchstellerin 1 mit Hinterlegungsdatum vom 20. März 2017 wäre damit einzig die in der Schweiz jüngst hinterlegte nationale Marke Nr. 703008 des Gesuchsgegners 1 mit Hinterlegungsdatum vom 20. April 2017 für Waren der Klassen 14, 18, 25 und 44, gegen welche derzeit ein Widerspruchsverfahren läuft und welche sich im Wesentlichen durch den Zusatz „La Suite“ und der zusätzlich beanspruchten Warenklasse 44 von der vorgenannten internationalen Marke der Gesuchstellerin 1 für Waren der Klassen 14, 18 und 25 und der noch prioritätsälteren Marke Nr. 688870 des Gesuchsgegners 1 mit Hinterlegungsdatum vom 7. Juni 2016 für Waren der Klassen 9, 14, 18 und 25 unterscheidet, ansonsten aber mit diesen übereinstimmt.
6.3 Im vorliegenden Fall bleibt zum einen unklar, ob den Gesuchstellerinnen überhaupt eine bessere urheberrechtliche Berechtigung an den streitgegenständlichen Abbildungen im Zeitpunkt der erfolgten gesuchsgegnerischen Markenhinterlegung der Abbildung A tatsächlich zustand (vgl. E. 5.3). Zum anderen bleibt auch unklar, ob die Gesuchstellerinnen bereits vor der erfolgten gesuchsgegnerischen Markenhinterlegung der Abbildung A überhaupt im In- oder Ausland diese Abbildungen tatsächlich im Wesentlich identisch benutzt haben (vgl. E. 8.3). Damit entfällt auch die rechtliche Grundlage, die Übertragung der streitgegenständlichen prioritätsälteren Marken des Gesuchsgegners 1 gestützt auf einer von den Gesuchstellerinnen bloss behaupteten und nicht weiter glaubhaft gemachten Markenanmassung nach Massgabe von Art. 53 in Verbindung mit Art. 4 MSchG geltend zu machen bzw. zur Sicherung der Durchsetzung dieses markenrechtlichen Anspruchs im Hauptverfahren anhand des vorliegenden vorsorglichen Massnahmegesuchs den Gebrauch der streitgegenständlichen Abbildungen als Marke zu verbieten sowie diesbezügliche Verfügungsverbote und Löschungsanweisungen anzuordnen.
Überdies sind die auf dem Gebiet der Schweiz Schutz beanspruchenden internationalen Marken der Gesuchstellerin 1, insbesondere die Wortmarke „Max & Moi Paris“, IR Nr. 1342303, mit Hinterlegungsdatum vom 19. Dezember 2016 (Gesuchsbeilage 7) sowie die Wort-/Bildmarke IR Nr. 1349056 mit Hinterlegungsdatum vom 20. März 2017 (Gesuchsbeilage 8), gegenüber den erwähnten gesuchsgegnerischen Marken als prioritätsjüngere Marken einzustufen. Damit können die Gesuchstellerinnen gestützt auf diesen Marken ebenso wenig gegen die prioritätsälteren Marken des Gesuchsgegners vorgehen. Die Gesuchstellerin 1 verfügt lediglich über eine prioritätsältere nationale Wortmarke in Frankreich lautend auf „Max et Moi Paris“ für Waren der Klassen 14, 18, 25 (franz. Marke Nr. 3945392) mit Hinterlegungsdatum vom 12. September 2012, wobei die Registrierung letzterer Marke erst per 3. Juni 2016 beim französischen Markenamt erfolgt ist (vgl. Gesuchsbeilage 7), da das französische Markenamt die ursprünglich eingereichte Waren- und Dienstleistungsliste angesichts des in der Marke enthaltenen geografischen Herkunftshinweises „Paris“ auf Produkte französischer Herkunft sowie auf solche, die in Frankreich fabriziert wurden, eingeschränkt hat. Mangels Schutzwirkung dieser prioritätsälteren französischen Wortmarke auf dem Gebiet der Schweiz kann keine Markenkollision mit den streitgegenständlichen, prioritätsjüngeren schweizerischen Marken des Gesuchsgegners 1 nach Massgabe des schweizerischen Markenrechts vorliegen, womit sich auch eine entsprechende Prüfung einer allfälligen Markenverletzung und der damit einhergehenden Prüfung der Markenähnlichkeit und des Vorliegens einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr im Sinn von Art. 13 Abs. 2 MSchG in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG erübrigt.
7. Lauterkeitsrecht: Verwertung fremder Leistung
Die Gesuchstellerinnen machen sodann eine Verletzung von lauterkeitsrechtlichen Ansprüchen geltend. Sie behaupten, die Registrierung der Abbildung A als Marke durch den Gesuchsgegner 1 sowie die kommerzielle Nutzung der streitgegenständlichen Abbildungen im Schweizer Markt stellten jeweils eine unbefugte Verwertung fremder Leistungen im Sinn von Art. 5 UWG dar (Gesuch Rz. 58).
Bei der Verwertung fremder Leistungen sind nach Art. 5 UWG einzig die Betroffenen, wie etwa der originäre Inhaber der streitgegenständlichen Abbildungen selbst oder allfällige rechtmässige Lizenzträger zur Klageerhebung nach Art. 9 UWG aktivlegitimiert, nicht dagegen alle Branchenmitglieder (Brauchbar Birkhäuser, in: Jung/Spitz [Hrsg.], Handkommentar UWG, 2. Auflage, Bern 2016, Art. 5 N 38; David/Jacobs, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 5. Auflage, Bern 2012, Rz. 723). Angesichts der Tatsache, dass die bessere Berechtigung an den streitgegenständlichen Abbildungen von den Gesuchstellerinnen nicht glaubhaft gemacht werden konnte (vgl. E. 5.3), vermögen die Gesuchstellerinnen im vorliegenden Verfahren weder einen aussichtsreichen lauterkeitsrechtlichen Anspruch gemäss Art. 5 UWG noch ihre Aktivlegitimation gemäss Art. 9 UWG glaubhaft zu machen.
8. Lauterkeitsrecht: Verwechslungsgefahr
8.1 Die Gesuchstellerinnen behaupten sodann, die gesuchsgegnerischen Markenregistrierungen der Abbildung A und die kommerzielle Verwendung und Nutzung der streitgegenständlichen Abbildungen A, B und C durch die Gesuchsgegner auf dem Schweizer Markt würden je eine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr im Sinn von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG mit den Marken der Gesuchstellerin 1 lautend auf „Max et Moi Paris“ sowie den „Max & Moi Boutiquen“ der Gesuchstellerinnen 2 und 3 schaffen (Gesuch Rz. 58).
8.2 Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung gilt ein Verhalten als unlauter im Sinn von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG, wenn eine Partei nach dem Auseinanderbrechen einer partnerschaftlichen Kooperation ein von der anderen Partei zuerst verwendetes, jedoch nicht registriertes Zeichen hinterlegt und gebraucht und damit die Gefahr der Verwechslung mit den Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb der Partei schafft, welche das Zeichen zuerst benutzte (BGE 129 III 353 E. 3.3 S. 359). Bei der Beurteilung einer angeblichen Verwechslungsgefahr über die betriebliche Herkunft von Waren und über die betriebliche Identität nach Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG zufolge Verwendung identischer Zeichen ist somit entscheidend, welche Partei die streitgegenständlichen Abbildungen erstmalig nach aussen wahrnehmbar im Geschäftsverkehr in der Schweiz gebraucht hat (sog. Grundsatz der Gebrauchspriorität; vgl. BGer 4C.240/2006 vom 13. Oktober 2006 E. 2.3.1; von Büren, in: von Büren/Marbach/ Ducrey, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Auflage, Bern 2008, Rz. 1137 ff.; Spitz/Brauchbar Birkhäuser, in: Jung/Spitz [Hrsg.], Handkommentar UWG, 2. Auf-lage, Bern 2016, Art. 3 Abs. 1 lit. d N 21) und ob diese Partei seither eine schützenswerte Marktposition aufgebaut hat. Eine schützenswerte Marktposition liegt nicht vor, wenn ein Ansprecher eine Verwechslungsgefahr mit Bezug auf Kennzeichen geltend macht, die in der Schweiz von ihm (noch) gar nicht benutzt wurden. Dementsprechend ist die blosse Absicht der Benutzung nicht ausreichend, um eine Gebrauchs-priorität zu begründen (Spitz/Brauchbar Birkhäuser, a.a.O., Art. 3 Abs. 1 lit. d N 21 und N 24).
8.3 Die Gesuchsgegner bestreiten die von den Gesuchstellerinnen behauptete Gebrauchspriorität an der streitgegenständlichen Abbildung A auf dem Schweizer Markt zu Recht (Gesuchsantwort Rz. 63, 133 und 183). Die Gesuchstellerinnen legen mit ihrem Gesuch als Gebrauchsnachweis lediglich ein undatiertes Dokument mit dem Titel „Collection Printemps/Été 2017“ (Gesuch Rz. 24; Gesuchsbeilage 14) ins Recht, welches jedoch keinen Zeitpunkt eines angeblich nach aussen wahrnehmbaren Gebrauchs im Geschäftsverkehr darzulegen vermag. Darüber hinaus zeigen die Gesuchstellerinnen auch nicht auf, ob und inwiefern sie überhaupt eine schützenswerte Marktposition in der Schweiz in Bezug auf die streitgegenständliche Abbildung A seit ihrer behaupteten erstmaligen Gebrauchsaufnahme aufgebaut haben. Demgegenüber steht fest, dass die streitgegenständlichen Abbildungen auf Geschäftspapier der Gesuchsgegnerin 4 figurieren (Gesuchsantwort Rz. 27; Gesuchsantwortbeilage 9), zudem markenmässig zur Kennzeichnung von Waren verwendet werden, die von der Gesuchsgegnerin 4 hergestellt und anschliessend in den Verkaufsstellen der Gesuchstellerin 2 und Gesuchsgegnerin 3 den Endkunden angeboten wurden (Gesuchsantwort Rz. 51 ff.; Gesuchsantwortbeilagen 18, 19, 22–24), sowie auch als Enseigne zur Bezeichnung diverser gesuchsgegnerischer Verkaufslokale in Gstaad und Lausanne (Gesuchsantwort Rz. 46, Gesuchsantwortbeilagen 14 und 15) verwendet werden.
Im Markenrecht gilt der Grundsatz der internationalen Erschöpfung (BGE 122 III 469, E. 5e S. 478). Danach ist das Markenrecht erschöpft, wenn die Ware vom Markeninhaber selbst oder mit seiner Zustimmung erstmals in Verkehr gebracht wurde. Damit kann die Originalware weiterverbreitet werden und die zur Ankurbelung des Verkaufs damit einhergehende Werbung ebenso getätigt werden, ohne dass der Markeninhaber sich gegen diesen kennzeichenmässigen Gebrauch seiner Marke durch einen Dritten zur Wehr setzen kann. Folglich stellt der Weiterverkauf einer mit Einwilligung des Gesuchsgegners 1 durch die Gesuchsgegnerin 4 ursprünglich in den Verkehr gebrachte Ware allenfalls eine „markenmässige Nutzung“ der gesuchsgegnerischen Marke dar, die der Gesuchsgegner 1 aufgrund der internationalen Erschöpfung seiner Markenrechte hinzunehmen hat. Dass die Gesuchstellerinnen die Ware als Rechtsinhaberinnen bei der Gesuchsbeklaten 4 unter Lizenz herstellen liessen (vgl. Replik Rz. 61), ist vorliegend – mangels Glaubhaftmachung der Rechtsinhaberschaft (vgl. E. 5.3) – ebenfalls nicht glaubhaft dargetan. Vor diesem Hintergrund können die Gesuchstellerinnen aus dem blossen Weiterverkauf von durch die Gesuchsgegnerin 4 hergestellten Originalwaren auch keinen Gebrauchsnachweis für die von ihnen behauptete Nutzung der eigenen, zur damaligen Zeit von ihnen noch nicht eingetragenen Marke ableiten. Insofern stellen sich die Gesuchsgegner zu Recht auf den Standpunkt, dass der Kauf von Ware mit dem Logo gemäss Abbildung A von den Gesuchsgegnern und die Werbung zum Verkauf dieser Ware keine Verwendung der Abbildung A als Marke der Gesuchstellerin 1 sei (Gesuchsantwort Rz. 63).
Vor diesem Hintergrund vermögen die Gesuchstellerinnen keine Gebrauchspriorität an den streitgegenständlichen Abbildungen auf dem Schweizer Markt vor der Markenregistrierung der Abbildung A durch den Gesuchsgegner 1 am 7. Juni 2016 und vor der seither durch die Gesuchsgegner getätigten kommerziellen Nutzungen der streitgegenständlichen Abbildungen A, B und C im Geschäftsverkehr glaubhaft zu machen. Somit erscheint weder die offensichtliche Verletzung eines aussichtsreichen lauterkeitsrechtlichen Anspruchs nach Massgabe von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG noch die Aktivlegitimation der Gesuchstellerinnen gestützt auf Art. 9 UWG als glaubhaft gemacht.
8.4
8.4.1 Abzuklären bleibt, ob die Verwendung der nationalen Marken des Gesuchsgegners 1 Nr. 688870 und Nr. 703008 auf dem Schweizer Markt eine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG mit den im Schweizer Markt schon länger verwendeten, jedoch in der Schweiz nicht als Marke registrierten französischen Wortmarken der Gesuchstellerin 1 lautend auf „Max et Moi“ bzw. „Max et Moi Paris“, sowie der kombinierten Wort-/Bildmarke gemäss Abbildung D und den „Max et Moi Boutiquen“ hervorzurufen vermag.
8.4.2 Im Unterschied zum Markenrecht reicht es beim lauterkeitsrechtlichen Kennzeichenschutz gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG nicht aus, dass bloss eine Zeichenverwechselbarkeit – verstanden als Identität oder Ähnlichkeit der Zeichen hinsichtlich Wortlaut, Form oder Bild – vorliegt. Vielmehr ist notwendig, dass aufgrund einer solchen Zeichenähnlichkeit bei gleichzeitiger Warenidentität oder ‑gleichartigkeit betriebliche Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche die besser berechtigten Zeichen in ihrer Individualisierungsfunktion gefährden. Dabei hängt die Gefahr von Fehlzurechnungen von den jeweiligen Umständen ab, unter denen die Adressaten die Zeichen wahrnehmen, und von der Art, wie sie die Zeichen verstehen und in Erinnerung behalten (BGE 127 III 160 E. 2a S. 166). Mangelt es indes an der Zeichenähnlichkeit zwischen den sich gegenüberstehenden Kennzeichen des Gesuchsgegners 1 und jenen der Gesuchstellerin 1, so verschafft weder die Registrierung noch die anschliessende kommerzielle Nutzung der streitgegenständlichen Marken Nr. 688870 und Nr. 703008 des Gesuchsgegners 1 eine rechtsrelevante Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG. Nach der Praxis des Bundesgerichts ist der Begriff der Verwechslungsgefahr für den ganzen Bereich des Kennzeichnungsrechts ein einheitlicher (BGE 126 III 239 E. 3a S. 245 mit weiteren Hinweisen), womit auch die entsprechende markenrechtliche Rechtsprechung zur Beurteilung dieses Falls, insbesondere zur Beurteilung einer allfälligen Zeichenähnlichkeit herangezogen werden kann. Eine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr kann sich jedoch im Unterschied zur markenrechtlichen Verwechslungsgefahr auch aus den Begleitumständen ergeben. Vor diesem Hintergrund ist zunächst der massgebliche Verkehrskreis, die Warengleichartigkeit/-identität und die Zeichenähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen zu prüfen, um danach bei gegebener Zeichenähnlichkeit die allfällig dadurch verursachte Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG beurteilen zu können.
Die sich gegenüberstehenden Marken des Gesuchsgegners 1 und jene der Gesuchstellerin 1 weisen die Gemeinsamkeit auf, dass sie für dieselben Warenklassen 14, 18 und 25 Markenschutz beanspruchen, wobei bezogen auf die in diesen Warenklassen konkret beanspruchten Waren wohl Warenidentität, jedoch mindestens Warengleichartigkeit vorliegt. Da das Risiko einer Verwechslung umso grösser ist, je ähnlicher sich die Waren sind, ist bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit und der allfällig darauffolgenden Prüfung der dadurch verursachten Verwechslungsgefahr über die betriebliche Herkunft von Waren und/oder über die betriebliche Identität ein strenger Massstab anzulegen. Ob eine Zeichenähnlichkeit und gestützt darauf eine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr zwischen den Marken des Gesuchsgegners 1 und jenen der Gesuchstellerin 1 besteht, beurteilt sich stets aus der Sicht des massgeblichen Verkehrskreises, wobei nach gängiger Rechtsprechung bei Endverbrauchern von Modeartikeln der oberen Preisklasse ein leicht höherer Aufmerksamkeitsgrad und damit ein grösseres Unterscheidungsvermögen als beim Endverbraucher von Massenartikeln des täglichen Konsums vorausgesetzt werden darf, zumal der Endkunde von luxuriösen Modewaren diese vor dem Kauf in aller Regel genauer prüft und meist auch anprobiert (vgl. etwa BGE 121 III 377 E. 3b S. 381; BVGer B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 3.1 und E. 5.2).
Bei der Beurteilung, ob sich die gegenüberstehenden Marken hinreichend deutlich voneinander unterscheiden oder angesichts deren Übereinstimmungen als zeichenähnlich zu qualifizieren sind, ist stets der Gesamteindruck, wie er im Erinnerungsbild des massgeblichen Verkehrskreises haften bleibt, entscheidend (BGE 128 III 441 E. 3.1 S. 446; 127 III 160 E. 2.b.cc S. 168; 116 II 365 E. 4a S. 370). Entsprechend ist jede Marke als Ganzes zu würdigen und darf nicht in ihre Einzelelemente zergliedert werden. Der Gesamteindruck einer Wortmarke bestimmt sich praxisgemäss durch den Wortklang, den Wortsinn und das Schriftbild (BGE 121 III 377 E. 2b S. 379 mit weiteren Hinweisen). Den Klang prägen insbesondere das Silbenmass, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale, während das Schriftbild vor allem durch die Wortlänge und durch die Eigenheiten der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird (BGE 127 III 160 E. 2b.cc S. 168; 119 II 473 E. 2c S. 475 f.). Dabei kommt dem Wortanfang bzw. dem Wortstamm und der Endung in der Regel eine grössere Bedeutung als dazwischen geschobenen, unbetonten weiteren Silben zu, da diese besser im Gedächtnis haften bleiben (BGE 127 III 160 E. 2b.cc S. 168).
8.4.3 Die zu beurteilenden Marken des Gesuchsgegners 1 gemäss Abbildung A und mit dem Zusatz „La Suite“ stimmen mit den Marken der Gesuchstellerin 1 lautend auf „Max & Moi“, „Max & Moi Paris“ sowie gemäss Abbildung D einzig in dem für sich alleine genommenen freihaltebedürftigen Anfangsbuchstaben „M“ und in dem für sich genommen gemeinfreien Ersatzzeichen „&“, welches für das Verbindungswort „und“ steht, überein. Im Übrigen unterscheiden sich die zu vergleichenden Zeichen in ihrer Gesamterscheinung sowohl in phonetischer und visueller Hinsicht wie auch ihrer Bedeutung nach. Die konkrete grafische Ausgestaltung der Marke des Gesuchsgegners 1 gemäss Abbildung A bewirkt trotz grundsätzlicher Banalität der einzelnen Gestaltungselemente, dass die stilisierte Verschmelzung des an sich freihaltebedürftigen Einzelbuchstabens „M“ mit dem an sich gemeinfreien Ersatzzeichen „&“ für das Verbindungswort „und“ (lateinisch „et“) in Blockschrift als prägende und damit schutzwürdige Zeicheneinheit durch den massgebenden Verkehrskreis wahrgenommen wird. Dies ergibt einen von den Marken „Max & Moi“, „Max & Moi Paris“ sowie gemäss Abbildung D abweichenden Gesamteindruck in Bezug auf den Wortklang („M et“ bzw. „M und“ zu „Max et Moi“ bzw. „Max et Moi Paris“), Wortsinn (das Zeichen „M&“ verfügt als Fantasiezeichen über keinen Sinngehalt im Vergleich zum Wortspiel „Max et Moi Paris“, was bezogen auf die markenrechtlich beanspruchten Modewaren als „Max und ich in der Modemetropole Paris“ verstanden werden kann) und das Schriftbild (die Zeichenlänge des Akronyms „M&“ ist äusserst kurz und besteht zwar aus zwei miteinander kombinierten Elementen, wird jedoch als Zeicheneinheit wahrgenommen; dagegen besteht die Marke „Max & Moi Paris“ insgesamt aus drei Wörtern und einem Ersatzzeichen für das Verbindungswort „und“; somit führt die konkret zu vergleichende Wörter- bzw. Zeichenabfolge zu einer unterschiedlichen optischen Wahrnehmung). Die konkrete grafische Ausgestaltung der Marke gemäss Abbildung D der Gesuchstellerin 1 weist zudem deutlich darauf hin, dass der hervorgehobene Vorname „Max“ und das ebenso hervorgehobene französische Pronomen „Moi“ die prägenden, kennzeichnungskräftigen Elemente dieser Marke darstellen. Diese Wörter finden sich jedoch weder in Alleinstellung noch in Kombination in den streitgegenständlichen Marken des Gesuchsgegners 1 wieder, wodurch der Abstand zwischen den Vergleichszeichen noch verstärkt wird. Darüber hinaus verschafft der Zusatz „La Suite“, welcher vom Sinngehalt her vom massgeblichen Verkehrskreis als „die Fortsetzung“ verstanden werden kann, noch einen grösseren Zeichenabstand zu den Marken der Gesuchstellerin 1. Insgesamt ist eine Zeichenähnlichkeit zwischen den Marken des Gesuchsgegners 1 gemäss Abbildung A und B und den Marken der Gesuchstellerin 1 „Max & Moi“, „Max & Moi Paris“ sowie gemäss Abbildung D aus diesen Gründen abzulehnen, womit auch die Grundlage zur Geltendmachung einer lauterkeitsrechtlichen Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG fehlt. Da die zu vergleichenden Zeichen lediglich eine Übereinstimmung im für sich freihaltebedürftigen Anfangsbuchstaben „M“ und im ebenso gemeinfreien Ersatzzeichen „&“ für das Verbindungswort „und“ (lateinisch „et“) aufweisen, ansonsten sich gestalterisch, visuell, phonetisch und vom Sinngehalt her deutlich voneinander unterscheiden, wird der massgebliche Verkehrskreis bei den streitgegenständlichen Marken des Gesuchsgegners 1 auch nicht auf das Vorliegen eines Serienzeichens der Gesuchstellerinnen schliessen können.
8.4.4 Die Gesuchstellerinnen behaupten weiter eine Verwechslungsgefahr mit den „Max et Moi Boutiquen“ (Gesuch Rz. 58 und 65). Auch bei unterschiedlichem Gesamteindruck der zu vergleichenden Marken (vgl. E. 8.4.3) ist eine (mittelbare) Verwechslungsgefahr nicht generell ausgeschlossen (vgl. BGer 4A_565/2016 vom 2. Mai 2017 E. 5.1). Die Gesuchstellerinnen begnügen sich damit, eine mittelbare Verwechslungsgefahr zu behaupten, legen diese aber in keiner Weise konkret dar (vgl. Gesuch, Rz. 58 und 65). Damit ergibt sich, dass die Gesuchstellerinnen einen aussichtsreichen lauterkeitsrechtlichen Anspruch nach Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG einschliesslich der Aktivlegitimation nach Art. 9 UWG nicht glaubhaft darzulegen vermögen.
9. Lauterkeitsrecht: Generalklausel
Die Gesuchstellerinnen behaupten schliesslich eine Verletzung der lauterkeitsrechtlichen Generalklausel nach Art. 2 UWG. Dabei begnügen sie sich mit dem Hinweis, die „unberechtigten Markeneintragungen“ und die „unberechtigte kommerzielle Nutzung“ der streitgegenständlichen Abbildungen sowie die Verwendung des Elements „M&“ in den Firmen der Gesuchsgegnerinnen 3 und 4 seien insgesamt als täuschendes oder zumindest in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossendes Geschäftsgebaren im Sinn von Art. 2 UWG zu qualifizieren (Gesuch Rz. 58).
Angesichts der Tatsache, dass die Gesuchstellerinnen zu ihren Gunsten keine bessere urheberrechtliche Berechtigung an den streitgegenständlichen Abbildungen A, B und C glaubhaft machen können (vgl. E. 5.3), und angesichts der Tatsache, dass der Gesuchsgegner 1 über ältere Markenrechte in der Schweiz an der Abbildung A verfügt (vgl. E. 6.2), kann ihm auch nicht gestützt auf Art. 2 UWG verboten werden, seine Marke als solche oder zusammen mit dem Piktogramm im Geschäftsverkehr und im Schweizer Markt zu gebrauchen.
Insgesamt ergibt sich somit, dass die Gesuchstellerinnen keinen aussichtsreichen lauterkeitsrechtlichen Anspruch bzw. die offensichtliche Verletzung eines solchen Anspruchs glaubhaft machen konnten
10. Entscheid und Prozesskosten
10.1 Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen mangels Glaubhaftmachung eines aussichtsreichen zivilrechtlichen An-spruchs bzw. mangels Vorliegens einer offensichtlichen Verletzung der angeblichen Rechte der Gesuchstellerinnen abzuweisen ist.
10.2 Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens werden die Prozesskosten den unterliegenden Gesuchstellerinnen in solidarischer Verbindung auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Unter Berücksichtigung des Streitwerts von mindestens CHF 100‘000.− (vgl. E. 1.2) werden die Gerichtskosten mit CHF 12‘000.− festgesetzt (§ 11 Abs. 1 Ziffer 3 und § 8 Abs. 1 Ziff. 1.1 der Verordnung über die Gerichtsgebühren [GebV, SG 154.810]).
Bei einem Streitwert von über CHF 100‘000.− bis CHF 200‘000.− beträgt das Grundhonorar höchstens CHF 15‘000.− (vgl. § 11, § 4 Abs. 1 lit. b der Honorarordnung für die Anwältinnen und Anwälte des Kantons Basel-Stadt [HO, SG 291.400]). Aufgrund des Komplexitätszuschlags von 100 % (§ 5 Abs. 1 lit. a HO) und der Reduktion von einem Drittel für das summarische Verfahren (§ 11 Abs. 2 HO) ergibt sich eine Parteientschädigung von CHF 20‘000.−. Diese wird ohne Mehrwertsteuer zugesprochen, da die Gesuchsgegnerinnen 3 und 4 mehrwertsteuerpflichtig sind und die ihnen in Rechnung gestellte Mehrwertsteuer somit von ihrer eigenen Mehrwertsteuerrechnung in Abzug bringen können.
Demgemäss erkennt das Appellationsgericht (Einzelgericht):
://: Das Gesuch vom 19. Juli 2017 um Erlass vorsorglicher Massnahmen wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden kann.
Die Gesuchstellerinnen 1 - 3 tragen die Gerichtskosten von CHF 12‘000.– in solidarischer Verbindung. Überdies tragen sie in solidarischer Verbindung eine Parteientschädigung von CHF 20‘000.– (inklusive Auslagen) an die Gesuchsgegner 1 - 4.
Mitteilung an:
- Gesuchstellerin 1 - 3
- Gesuchsgegner 1 - 4
- Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
APPELLATIONSGERICHT BASEL-STADT
Der Gerichtsschreiber
PD Dr. Benedikt Seiler
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Entscheid kann unter den Voraussetzungen von Art. 72 ff. des Bundesgerichtsgesetzes (BGG) innert 30 Tagen seit schriftlicher Eröffnung Beschwerde in Zivilsachen erhoben werden. In vermögensrechtlichen Angelegenheiten gilt dies nur dann, wenn der Streitwert die Beschwerdesumme gemäss Art. 74 Abs. 1 lit. a oder b BGG erreicht (CHF 15'000.– bei Streitigkeiten aus Miete oder Arbeitsverhältnis bzw. CHF 30'000.– in allen übrigen Fällen) oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. Die Beschwerdeschrift ist fristgerecht dem Bundesgericht (1000 Lausanne 14) einzureichen. Für die Anforderungen an deren Inhalt wird auf Art. 42 BGG verwiesen. Über die Zulässigkeit des Rechtsmittels entscheidet das Bundesgericht.
Ob an Stelle der Beschwerde in Zivilsachen ein anderes Rechtsmittel in Frage kommt (z.B. die subsidiäre Verfassungsbeschwerde an das Bundesgericht gemäss Art. 113 BGG), ergibt sich aus den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen. Wird sowohl Beschwerde in Zivilsachen als auch Verfassungsbeschwerde erhoben, sind beide Rechtsmittel in der gleichen Rechtsschrift einzureichen.